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JURISPRUDENCIA DEL INDECOPI

ANLISIS Y CRTICA JURISPRUDENCIAL ENTRE CORCHETES COMENTARIOS Y ANOTACIONES

Sobre las jergas y/o peruanismos como signos distintivos. Se venden tabas, micas, chelas y puchos Para Indecopi clnicas deben realizar exmenes adicionales ante discrepancias de especialistas mdicos

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Anlisis y crtica
jurisprudencial

SOBRE LAS JERGAS Y/O PERUANISMOS COMO SIGNOS DISTINTIVOS


Se venden tabas, micas, chelas y puchos

Javier Andr MURILLO CHVEZ* / Miryam Stephanie PALACIOS MENDOZA**

TEMA RELEVANTE

El autor analiza la Resolucin N 0322-2013/TPI-INDECOPI, la cual establece importantes reglas sobre la imposibilidad de registrar trminos consistentes exclusivamente en jergas y/o peruanismos como marcas respecto a productos con los que resultaran ser signos usuales o de uso comn. As, en el presente artculo se delimita el concepto de distintividad de los signos distintivos y se explica la razonabilidad de la prohibicin de registro de signos conformados exclusivamente por denominaciones usuales o comunes, como las jergas y peruanismos.

RESOLUCIN
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL INDECOPI SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIN N 0322-2013/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N 455835-2011

Solicitante Opositora Materias

: Julio Csar Irribarren Salas Cornejo : Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C. : Registro de marca de producto / Denominaciones usuales

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Abogado jnior del Departamento de Marcas y Derechos de Autor de la Consultora Especializada en Propiedad Intelectual Clarke, Modet & Co. Per. Adjunto de Ctedra de los Cursos de Derecho de la Competencia 2 y Derecho de Autor con el profesor Ral Solrzano Solrzano, ambos en la Facultad de Derecho de la Ponticia Universidad Catlica del Per. Ex director y miembro de la Comisin de Publicaciones de la Asociacin Civil Foro Acadmico. Asistente legal del Departamento de Marcas y Derechos de Autor de la Consultora Especializada en Propiedad Intelectual Clarke, Modet & Co. Per. Alumna de 11vo ciclo en la Facultad de Derecho de la Ponticia Universidad Catlica del Per. Miembro de la Comisin de Eventos de la Asociacin Civil Foro Acadmico.

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Lima, treinta de enero de dos mil trece


I. ANTECEDENTES

del artculo 135 inciso b) de la Decisin 486 y que la interpretacin que se le ha dado al citado artculo es subjetiva. Con fecha 4 de junio de 2012, Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C. absolvi el traslado de la apelacin reiterando sus argumentos respecto a la falta de distintividad del signo solicitado.
II. CUESTIN EN DISCUSIN

Con fecha 18 de mayo de 2011, Julio Csar Irribarren Salas Cornejo (Per) solicit el registro de la marca de producto CERVEZA LA CHELITA, para distinguir cerveza, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial. Con fecha 22 de julio de 2011, Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C. formul oposicin sealando tiene legtimo inters para formular oposicin toda vez que es titular de varios registros en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial. Asimismo, seal que el signo solicitado carece de distintividad. Con fecha 19 de agosto de 2011, Julio Csar Irribarren Salas Cornejo absolvi el traslado de la oposicin sealando que el signo solicitado si es distintivo. Mediante Resolucin N 1028-2012/CSD-INDECOPI de fecha 21 de marzo de 2012, la Direccin de Signos Distintivos deneg, de oficio, el registro del signo solicitado. Indic lo siguiente: i) La denominacin CERVEZA es utilizada en el sector del mercado para designar a aquella bebida alcohlica de sabor amargo hecha con granos germinados de cebada, siendo que dicha denominacin resulta genrica para los productos que pretende distinguir el signo solicitado, a saber, las cervezas de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial. ii) Si bien el trmino CHELITA que forma parte del signo solicitado, no cuenta con un significado propio reconocido en el diccionario, sin embargo el empleo de dicha palabra se ha generalizado en el argot popular para identificar a las cervezas. Siendo as, se trata de un trmino que con el transcurrir del tiempo ha devenido en comn o usual en relacin con las cervezas. iii) En este sentido, de la evaluacin del signo solicitado tomado en su conjunto, se ha verificado que este carece de aptitud distintiva, en tanto no est dotado, por s sola, de los atributos necesarios para ser el medio por el cual se identifiquen y diferencien los productos que se pretenden distinguir, siendo que dicha frase no presenta caractersticas particulares que permitan relacionarla con un origen empresarial determinado, por lo que no ser percibida por el pblico consumidor como un signo distintivo. iv) En consecuencia, sobre el signo solicitado, no es posible conceder un derecho de exclusiva, en tanto se encuentra incurso en la prohibicin de registro contemplada en el artculo 135 inciso b) de la Decisin 486. Con fecha 2 de abril de 2012, Julio Csar Irribarren Salas Cornejo interpuso recurso de apelacin sealando que el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibicin

La Sala de Propiedad Intelectual deber determinar si el signo solicitado CERVEZA LA CHELITA rene los requisitos de registrabilidad exigidos por ley para acceder a registro.
III. ANLISIS DE LA CUESTIN EN DISCUSIN

1. Anlisis de los elementos contenidos en el signo solicitado 1.1 Distintividad del signo solicitado De conformidad con el artculo 135 inciso b) de la Decisin 486, no podrn registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad. La funcin esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una persona natural o jurdica respecto de los productos o servicios idnticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la eleccin por parte del pblico consumidor. Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 12 de marzo de 1997 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N 22-IP-961 durante la vigencia de la Decisin 3442, en la que se precisa que la marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categora de bienes y productos con un signo determinado, producindose una asociacin directa entre la marca, como un signo externo de diferenciacin, y los productos, como objeto de proteccin marcaria. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N 132-IP-20053, ha sealado que: Con base al concepto del artculo 134 de la Decisin 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinacin de palabras, imgenes, figuras, smbolos, grficos, logotipos,

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Gaceta Ocial del Acuerdo de Cartagena N 256 del 16 de mayo de 1997, p. 17. Lo expresado por el Tribunal en dicha sentencia mantiene su vigencia, por cuanto los artculos 134 y 135 inciso b) de la Decisin 486 concuerdan con lo sealado por los artculos 81 y 82 inciso a) de la Decisin 344. Publicada en la Gaceta Ocial N 1273 del 7 de diciembre de 2005.

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monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, nmeros, color delimitado por la forma o combinacin de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representacin grfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusin o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artculo hace una enumeracin enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que: Esta enumeracin cubre los signos denominativos, grficos y mixtos, pero tambin los tridimensionales, as como los sonoros y olfativos, lo que revela el propsito de extender el alcance de la nocin de marca. (Proceso 92-IP2004, publicado en la G. O.A. C. N 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL). Respecto a la distintividad, en el proceso antes citado, el Tribunal Andino ha sealado que: En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artculo refirindose al artculo 134 de la Decisin 486 con relacin a lo que dispona el artculo 81 de la Decisin 344 no hace expresa mencin a la suficiente distintividad, sin embargo exige que el signo sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, con relacin a productos o servicios producidos o comercializados por otra persona. Prev, asimismo, que la inexistencia de distintividad es causal de irregistrabilidad conforme dispone el literal b) del artculo 135 de la misma Decisin 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva intrnseca como una capacidad distintiva extrnseca, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La capacidad distintiva de un signo se determina con relacin a los productos o servicios que est destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por s mismo productos o servicios segn su origen empresarial, no segn sus caractersticas o destino. En tal sentido, la Sala considera que un signo es distintivo si es capaz de identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurdica con relacin a un origen empresarial determinado. No se puede afirmar que un signo sea distintivo por el solo hecho de que no exista ninguna otra indicacin con la cual se pueda designar el producto o servicio. Por ejemplo, si en una envoltura determinada solo figura un nombre (o un signo cualquiera sin otro tipo de denominacin o figura) que por ser banal4 u otras razones5 tiene una dudosa capacidad distintiva, vindose el pblico obligado a falta de la presencia de un signo distintivo a identificar al producto
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con este nombre o indicacin, ello no significa que este signo tenga capacidad distintiva. Tampoco ser distintivo un signo por el solo hecho de que exprese un nuevo concepto. As, el pblico se ha acostumbrado a que en la publicidad aparezcan constantemente nuevas palabras acuadas que transmiten informacin sobre los correspondientes productos o servicios en forma singular. Estas expresiones transmiten una informacin determinada y son reconocidas como tales, no como indicadores de un origen empresarial, por lo que no son distintivas. Para determinar la distintividad de un signo, debe tomarse en cuenta el modo usual de utilizar los signos distintivos en el correspondiente campo de productos o servicios. El sector pertinente lo conforman los fabricantes y productores de los correspondientes productos o los prestadores de los servicios, as como los consumidores de los productos o servicios. Por lo tanto, la distintividad no se determina igualmente para todos los productos y servicios. As, un signo puede ser distintivo en relacin con determinados productos o servicios y no con relacin a otros. Para este efecto, resulta relevante el pblico consumidor nacional pertinente. 1.2 Denominaciones comunes o usuales De acuerdo con el inciso g) del artculo 135 de la Decisin 486, no podrn registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designacin comn o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pas. Se consideran denominaciones de uso comn a aquellos signos que en los modismos o en la jerga propia de cada pas son usados de manera corriente o coloquial por los consumidores del sector pertinente del mercado para designar directamente cierto tipo de productos o servicios, habindose convertido en el nombre comn o genrico de los mismos aunque su significado gramatical e idiomtico sea diferente. Tal sera el caso de los trminos tabas que es empleado en nuestro medio para designar zapatos o el trmino chela para designar cerveza. Las denominaciones comunes o usuales deben ser libremente utilizables por todos los competidores que actan en un sector del mercado, porque de otorgarse el registro de ellos a favor de una persona exclusivamente, se impedira a los competidores que utilicen esa denominacin o representacin para referirse a productos o servicios que fabrican, comercializan o prestan, segn sea el caso, lo cual

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Un dgito o una letra escritos en forma ordinaria, un punto o una lnea o un color aislado y no delimitado en una forma determinada. Un paquete de galletas en el que gure nicamente la denominacin GALLETAS, la cual resultara genrica en relacin al producto que distingue.

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constituira una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado. En consecuencia, la Sala determina que es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores que actan en un sector del mercado. Debe precisarse que esta prohibicin de registro solo comprende a los signos que exclusivamente estn compuestos por trminos comunes o usuales. En consecuencia, signos que contengan otros elementos suficientemente distintivos s pueden acceder a registro. Conforme concluye el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el citado Proceso N 40-IP-98, los signos usuales deben analizarse no solo con base en su concepto gramatical o etimolgico, sino de conformidad con el significado comn y corriente que se utilice en el pas con respecto a los productos o servicios que se pretende distinguir. 1.3 Denominaciones genricas La Sala, en concordancia con lo establecido por el Tribunal Andino en sus sentencias N 6-IP-956, 27-IP-957, 40-IP988, 49-IP-20009, N 24-IP-200110 y 631P-200111, entiende por denominaciones genricas aquellas que comnmente designan el gnero, categora, especie o naturaleza de los productos o servicios que pretenden diferenciar12. Las prohibiciones de registro de los signos que designan en forma ordinaria y necesaria a los productos y servicios se encuentran incluidas en el artculo 135 incisos f) y g) de la Decisin 486, segn se trate del nombre genrico o tcnico del producto o servicio de que se trate o de la designacin comn o usual del producto o servicio en el lenguaje corriente o en la usanza del pas. La Decisin 486 menciona exclusivamente a las denominaciones que constituyen el nombre genrico o que designan comnmente a los productos o servicios para los cuales han de usarse y no al gnero de los productos o servicios. Sin embargo, tan irregistrable es la palabra silla para distinguir sillas como la palabra mueble para distinguir sillas13. Conviene precisar que los signos genricos o usuales deben analizarse no solo con base en su concepto gramatical o etimolgico, sino de conformidad con el significado comn y corriente que se utilice en el pas con respecto a los productos o servicios que se pretende distinguir. Los signos genricos deben ser libremente utilizables por todos los competidores que actan en un sector del mercado, porque de otorgarse el registro de ellos a favor de una persona exclusivamente se impedira a los competidores utilizar esa denominacin o representacin para referirse a los productos o servicios que fabrican, comercializan o prestan, segn sea el caso, lo cual constituira una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado. En consecuencia, es mejor dejar que estas denominaciones sean

libremente empleadas por todos los competidores que actan en un sector del mercado. Adems, los signos genricos no poseen la distintividad necesaria para diferenciar los productos o servicios de un empresario de los de otros, ya que constituyen el nombre utilizado en forma ordinaria y necesaria para denominarlos o identificarlos. En consecuencia, tambin se encuentran incursos en la prohibicin de registro contenida en el artculo 135 inciso b) de la Decisin 486. Asimismo, conviene precisar que la prohibicin del artculo 135 inciso f) de la Decisin 486 se vera burlada si solo se denegara el registro de denominaciones genricas tal cual y no variaciones fonticas o grficas de las mismas. Por lo tanto, las variaciones de una denominacin genrica en las que se siga percibiendo la denominacin genrica o en las que la nueva denominacin sea sustancialmente igual a la denominacin genrica, tambin estn incursas en la prohibicin en cuestin. Se trata del caso en que las variaciones son mnimas, de modo que si se aprecia el signo rpidamente, el pblico no se va a dar cuenta de dichas variaciones. De lo establecido en los prrafos precedentes no debe inferirse que toda indicacin genrica de por s es irregistrable. Antes bien, el carcter genrico de un signo se determinar en relacin con los productos o servicios a distinguirse. Por ello, puede suceder que un signo, por constituir una indicacin genrica de determinados productos o servicios, no sea registrable con relacin a estos, pero s lo sea con respecto a otros productos o servicios. Finalmente, la norma antes sealada solo comprende a los signos que exclusivamente estn compuestos por indicaciones genricas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos que le otorguen el carcter distintivo s pueden acceder al registro, de conformidad con la ley. Es pertinente indicar que el fundamento para rechazar los signos genricos radica en la necesidad objetiva de que el signo permanezca libre en el trfico econmico.

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Gaceta Ocial del Acuerdo de Cartagena N 215 del 17 de julio de 1996, p. 3 y ss. Gaceta Ocial del Acuerdo de Cartagena N 257 del 14 de abril de 1997, p. 2 y ss. Gaceta Ocial del Acuerdo de Cartagena N 466 del 6 de agosto de 1999, pp. 11 y 12. Gaceta Ocial del Acuerdo de Cartagena N 602 del 21 de setiembre del 2000, pp. 5 y 6. Gaceta Ocial del Acuerdo de Cartagena N 739 del 4 de diciembre del 2001, p. 1 y ss. Gaceta Ocial del Acuerdo de Cartagena N 739 (nota 13), p. 21 y ss. Si bien dichas sentencias fueron emitidas cuando se encontraba vigente la Decisin 344, la Sala precisa que resulta relevante referirse a ellas en virtud de que parte del artculo 82 inciso d) de la Decisin 344, ha sido recogida en el artculo 135 inciso f) de la Decisin 486. PACHN / SNCHEZ VILA. El Rgimen Andino de la Propiedad Industrial. Bogot, 1995, p. 210.

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1.4 Aplicacin al caso concreto En el presente caso, el signo solicitado CERVEZA LA CHELITA pretende distinguir cerveza, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial. El trmino CERVEZA, est referido a una bebida alcohlica hecha con granos germinados de cebada u otros cereales fermentados en agua, y aromatizada con lpulo, boj, casia, etc.14 y, dado que el signo solicitado pretende distinguir cerveza, estara designando directamente al producto que pretende distinguir, resultando en una denominacin genrica. Si bien la palabra CHELITA, diminutivo de CHELA no cuenta con un significado propio reconocido en el diccionario, se advierte que dentro del argot peruano, es un trmino que se utiliza para referirse a la cerveza15. Siendo as, se trata de un trmino que con el tiempo ha devenido en comn o usual en relacin con las cervezas16 por lo que no es susceptible de indicar un origen empresarial determinado. En consecuencia, de otorgarse un derecho de exclusiva sobre tal expresin se estara privando indebidamente a los dems competidores de emplearla en el mercado para la distincin de sus productos, por lo que dicha denominacin debe permanecer libre en el mercado para que otros competidores tengan la posibilidad de utilizar la misma o una expresin parecida a la solicitada. En virtud de lo anterior, la Sala considera que la denominacin CERVEZA LA CHELITA es la unin de una denominacin genrica (CERVEZA) con una denominacin usual para referirse a un tipo de bebida (CHELITA). En tal sentido, la referida denominacin es irreivindicable con

relacin a los productos que se pretende distinguir en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial (cerveza), al encontrarse incursa en la prohibicin de registro contenida en el artculo 135 inciso g) de la Decisin 486.
IV. RESOLUCIN DE LA SALA

CONFIRMAR la Resolucin N 1028-2012/CSD-INDECOPI de fecha 21 de marzo de 2012, que deneg el registro de la marca de producto CERVEZA LA CHELITA, solicitado por Julio Csar Irribarren Salas Cornejo. Con la intervencin de los Vocales: Mara Soledad Ferreyros Castaeda, Nstor Manuel Escobedo Ferradas, Teresa Stella Mera Gmez, Virginia Mara Rosasco Dulanto y Edgardo Enrique Rebagliati Castan
MARA SOLEDAD FERREYROS CASTAEDA Presidenta de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

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Informacin extrada de <www.rae.es>. Artculo publicado en <http://elcomercio.pe/lima/650003/noticia-cual-origen-palabrachela- marthahildebrandt-nos-lo-cuenta> titulado: Cul es el origen de la palabra chela? Martha Hildebrant nos lo cuenta: En el habla familiar peruana es relativamente nuevo el uso de chela por cerveza. Parece tratarse aqu de un moderno mejicanismo, a su vez derivado del maya chel azul. Chela y chelo se aplicaron primero a la persona de ojos azules y tez blanca y lleg a identicarse con el adjetivo rubio. Es conocida la frecuente asociacin que se hace entre cerveza y rubio; de all, por extensin, parece haber salido el uso sustantivo de rubia por cerveza. De chela cerveza se han derivado el verbo chelear y el adjetivo chelero, -a, que calica a quien es acionado a esa bebida. Signicado de Chela en el Per: cerveza. Informacin obtenida en: <http://www.asihablamos.com/word/palabra/Chela.php>. Tal como se estableci en las Resoluciones Ns 1376-2007/TPI-INDECOPI, 18282008/TPI-INDECOPI y 1977-2008/TPI-INDECOPI.

INTRODUCCIN

Existen resoluciones expedidas por la autoridad administrativa que brindan pautas tericas sobre temas concretos que sirven en el trabajo del da a da de los abogados que se encargan del registro de signos distintivos. As tenemos que la Resolucin N 0322-2013/TPI-INDECOPI, adems de resolver el caso concreto sobre la solicitud de registro del signo denominativo CERVEZA LA CHELITA en la clase 33 de la Clasicacin Internacional de Niza para distinguir cerveza, ofrece criterios aplicables a casos similares donde se quiere registrar exclusivamente
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palabras que conforman nuestro tan variado repertorio de jergas y/o peruanismos como marcas, nombres comerciales u otro tipo de signos distintivos. Decisiones como la comentada son relevantes porque brindan importantes mensajes a los agentes del mercado que podran querer registrar signos distintivos utilizando jergas y/o peruanismos. De esta manera, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual (en adelante, Indecopi) ampla el detalle de la normativa aplicable al tema, es decir, la Decisin 486 de

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la Comunidad Andina (en adelante, Decisin 486 CAN) y sus adaptaciones al ordenamiento peruano a travs del Decreto Legislativo N 1075. En efecto, como veremos en las siguientes lneas, podemos observar que el Indecopi ha delimitado una clasicacin sobre los signos no distintivos, donde se ubican los signos usuales o de uso comn. La resolucin comentada tambin sirve para delimitar el concepto de distintividad de los signos distintivos; igualmente, nos brinda la oportunidad de explicar la razonabilidad de la prohibicin de estos signos; nalmente, extraeremos las reglas o pautas sobre signos no distintivos que nos brinda esta decisin de la autoridad administrativa y podremos citar algunos ejemplos de denominaciones exclusivamente consistentes en jergas y/o peruanismos como signos distintivos.
I. LA DISTINTIVIDAD Y SUS PRINCIPIOS: LA UBICACIN Y CLASIFICACIN DE LOS SIGNOS NO DISTINTIVOS CONTRARIOS AL PRINCIPIO DE NO GENERICIDAD 1. La distintividad de los signos distintivos y el sistema normativo andino

Palabras y combinaciones de palabras. Imgenes, guras, smbolos, grcos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos. Sonidos y olores2. Letras y nmeros. Un color delimitado por una forma, o una combinacin de colores3. Forma de los productos, sus envases o envolturas. Cualquier combinacin de los anteriores. () La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningn caso ser obstculo para su registro ().

La distintividad es un concepto esquivo en materia terica sobre signos distintivos que se ubica dentro de los requisitos necesarios para que exista una marca o, analgicamente salvando las diferencias y particularidades1, otro signo distintivo. En este sentido, las marcas tienen como requisitos primordiales, enumerados en el artculo 134 de la Decisin 486 CAN, los siguientes: () sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado (). () signos susceptibles de representacin grca (). En este sentido, se ponen como ejemplos:

Lo sealado entra en concordancia con las prohibiciones o impedimentos de los incisos a) y b) del artculo 135 de la Decisin 486 CAN4. Interpretando el inciso a) del mencionado artculo podemos observar que se reere, en apariencia, a todos los requisitos antes enunciados; sin embargo, si analizamos los artculos 134, 135 y 136 de la norma citada de manera sistemtica5, este inciso solo trata del segundo requisito: la susceptibilidad de representacin grca. Esta interpretacin nace debido a que tanto el primer y tercer requisito tratan la distintividad marcaria, la cual encuentra coherencia sistmica con otras normas como los incisos a), b), c) y h) del artculo 136; incisos j), k) y l) del artculo 135 (la distintividad respecto a otros signos distintivos), as como los incisos c), e), f) y g) del artculo 135 (la distintividad respecto a los productos o servicios a distinguir).

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Por ejemplo, los nombres comerciales requieren distinguir actividades econmicas, empresas o establecimientos mercantiles adems de otros requisitos generales, tambin debe probarse su uso en el mercado lo cual deber determinar la fecha de reconocimiento y el alcance territorial de las mismas. Otro ejemplo son las marcas de certicacin o las marcas colectivas, que adems de otros requisitos, tienen que presentarse junto a Estatutos que demuestren las caractersticas y los procedimientos a utilizar por parte de los titulares o licenciatarios. Es muy controversial el tema de la susceptibilidad grca de estos signos. Para un estudio ms detallado ver: GONZALO RAMREZ, Luis. De Colores: el Derecho ante la proteccin de signos no convencionales [en lnea]. En: Indecopi - Portal Institucional (Web). Consulta: 13 de marzo de 2014. <http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/recompi/castellano/articulos/primavera2008/02DeColores.pdf>. Decisin 486 de la Comunidad Andina Artculo 135.- No podrn registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer prrafo del artculo anterior; b) carezcan de distintividad; (). Como seala Juan Espinoza, dado un enunciado legislativo que regula una categora de sujetos, objetos, hechos, situaciones o relaciones jurdicas, este debe ser interpretado en atencin a los criterios del sistema dentro del cual se encuentra. Ello forzosamente excluye una interpretacin aislada del texto. Se debe entender como sistema al conjunto de conceptos, reglas y principios que rigen un determinado ordenamiento jurdico. ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Los principios contenidos en el Ttulo Preliminar del Cdigo Civil peruano de 1984. Grijley, Lima, 2011, p. 290.

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Para terminar de relacionar estas conexiones sistmicas, debemos internarnos en el concepto de distintividad. Creemos importante y relevante lo sealado por Mara del Carmen Arana respecto a este tan difcil concepto, pues la autora seala que la distintividad marcaria es el acto cognoscitivo del consumidor que establece la diferencia tanto en la relacin marca-producto como en la relacin marca-marca6. La nica precisin que podramos realizar sera que este concepto se puede ampliar analgicamente, respetando algunas diferencias, a los dems signos distintivos regulados en la Decisin 486 CAN y el Decreto Legislativo N 1075. De esta manera, la mencionada autora es una de las pocas acadmicas (y acadmicos) que se han arriesgado a concretizar este concepto esquemticamente tras plantear que: La distintividad es una funcin compleja de la marca, que comporta o articula dos aspectos u operaciones: una, la de identicar, es decir, reconocer la marca como perteneciente a cierto gnero, clase o especie de productos o servicios, pero a su vez reconoce que ella no es el gnero, ni lo representa ni lo designa, sino que es una singularidad dentro de la pluralidad; es individual, no general: es un ejemplar que pertenece a un grupo de productos. La otra operacin es la de diferenciar, es decir, separar por sus caractersticas una marca de las otras marcas del mismo gnero, estableciendo una relacin de alteridad entre ellas gracias a la aparicin o percepcin de sus caractersticas diferentes. As, pues, la distintividad solo puede ser reconocida partiendo de un fondo comn que es el sector al cual se aplican las marcas, estableciendo de un lado una relacin de diferenciacin (la alteridad es la distancia entre las marcas existentes en el mismo sector competitivo) y de otro lado una relacin de identicacin (la identidad es la anidad entre la marca y la categora de los productos o servicios a los que se aplica) o sea, reconocer lo singular dentro de lo plural o general. () A nivel de actualizacin la identicacin es una relacin entre las marcas y los productos o

servicios en tanto gnero o categora que se apoya en el principio de genericidad; y la diferenciacin (alteridad) es otra relacin que se establece entre las marcas, es decir, los productos marcados en el mismo contexto competitivo, y se apoya en el principio de la no confusin7. Es importante sealar que la Interpretacin Prejudicial N 132-IP-2005 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citada por la resolucin comentada, reconoce tanto una capacidad distintiva intrnseca como una capacidad distintiva extrnseca, la primera se reere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se reere a su no confundibilidad con otros signos. En efecto, en trminos de Mara del Carmen Arana, quien plante esta teora mucho antes, la capacidad distintiva intrnseca sera el respeto al Principio de No Genericidad identicando y distinguiendo frente a los productos o servicios, y la capacidad distintiva extrnseca sera el respeto al Principio de No Confusin identicando y distinguiendo frente a los dems signos distintivos. En este contexto, es mucho ms fcil identicar la maraya de normas esparcidas en la Decisin 486 CAN; as, el Principio de No Genericidad aplica la identidad y alteridad de la marca con respecto a la categora, gnero o especie de productos o servicios; y el Principio de No Confusin aplica la identidad y alteridad de la marca con respecto a los otros signos distintivos solicitados o registrados previamente. De esta forma, casi todas las prohibiciones estn relacionadas con la distintividad, salvo las ms particulares o especcas como no infringir derechos de autor de terceros (inciso f) del artculo 136 de la Decisin 486 CAN)8; no usar nombre, apellido, pseudnimo, imagen de terceros y otros (inciso e) del artculo 136 de la Decisin 486 CAN); o signos contrarios a la ley, la moral y las buenas costumbres (inciso p) del artculo 135 de la Decisin 486 CAN)9; entre otras10. Igualmente, los requisitos del artculo 134 de la Decisin 486 CAN estn relacionados con estos dos principios, as como el resto de normas sealadas. De esta manera, la relacin sera la siguiente:

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ARANA COURREJOLES, Mara del Carmen. La no distintividad marcaria. En: Revista Derecho & Sociedad. Ao 22, N 36, Lima, 2011, p. 271. ARANA COURREJOLES, Mara del Carmen. Distintividad marcaria (Parte 1). En: Revista Derecho & Sociedad. Ao 12, N 17, Lima, 2001, p. 181. Para mayor informacin ver: MURILLO CHVEZ, Javier Andr. Conviviendo con el enemigo: Sobre los conictos entre el derecho de autor y el derecho de la propiedad industrial. En: Actualidad Jurdica. N 231, Gaceta Jurdica, Lima, febrero 2013, pp. 321-336. Para mayor detalle ver: LINDLEY-RUSSO, Alfredo. Cuestionando la existencia de la prohibicin absoluta de registro de marcas contrarias a la ley, la moral, el orden pblico o las buenas costumbres, establecida en el artculo 135 inciso p de la Decisin N 486. Tesis correspondiente al ttulo de Magister en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia. Escuela de Posgrado de la Ponticia Universidad Catlica del Per, Lima, 2012. Como por ejemplo la prohibicin respecto a variedades vegetales (inciso o) del artculo 135 de la Decisin 486 CAN) o los Modelos de Utilidad (inciso d) del artculo 135 de la Decisin 486 CAN).

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Organizacin sistmica de la normativa sobre distintividad marcaria Representacin grfica (artculo 134 Decisin 486 CAN) --Confusin con antecedente de marca (inciso a) del artculo 136 Decisin 486 CAN) Confusin con antecedente de nombre comercial (inciso b) del artculo 136 Decisin 486 CAN) Distintividad en relacin marca - signo distintivo (artculo 134 Decisin 486 CAN)Principio de No Confusin (Arana) Capacidad distintiva intrnseca (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina) Confusin con antecedente de lema comercial (inciso c) del artculo 136 Decisin 486 CAN) Confusin con antecedente de signo notoriamente conocido o dilucin (inciso h) del artculo 136 Decisin 486 CAN) Confusin con denominacin de origen (inciso j) del artculo 135 Decisin 486 CAN) Confusin con denominacin de origen de bebidas espirituosas (inciso k) del artculo 135 Decisin 486 CAN) Confusin con indicacin geogrfica o extranjera (inciso l) del artculo 135 Decisin 486 CAN) Distintividad relacin Marca - Producto/Servicio (artculo 134 Decisin 486 CAN)Principio de No Genericidad (Arana) Capacidad Distintiva Extrnseca (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina) Formas usuales de productos o envases, y formas naturales o funcionales de productos o servicios (inciso c) del artculo 135 Decisin 486 CAN) Signos descriptivos (inciso e) del artculo 135 Decisin 486 CAN) Signos genricos o tcnicos (inciso f) del artculo 135 Decisin 486 CAN) Signo usual o de uso comn (inciso g) del artculo 135 Decisin 486 CAN) Fuente: Elaboracin propia, tomando elementos y adaptando de: ARANA COURREJOLLES, Mara del Carmen. La no distintividad marcaria. Loc. Cit.; ARANA COURREJOLLES, Mara del Carmen. Distintividad marcaria (Parte 1). Loc. Cit.; y la Interpretacin Prejudicial N 132-IP-2005 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Requisitos ontolgicos de la marca

Tal como podemos observar, la norma andina en materia de propiedad industrial tiene sistemtica en la conceptualizacin de los signos no distintivos. Sin embargo, en el presente trabajo nos centraremos en ciertos tipos de estos signos como los genricos o tcnicos y los de uso comn o usual, relacionndolos con el uso de jergas y/o peruanismos, dejando el estudio ms detallado de los signos descriptivos o signos de formas usuales o naturales para otros prximos y ms minuciosos trabajos.
2. Clasificacin de los signos no distintivos contrarios al principio de no genericidad

A. Signos descriptivos Segn Vives, el signo descriptivo es aquel que tiene un signicado intrnseco directo en la palabra o smbolo utilizado (remite al producto o servicio en cuestin)11. De igual manera, Fernndez-Novoa establece que: La prohibicin absoluta concerniente a las indicaciones y signos descriptivos se asienta sobre un doble fundamento. Esta prohibicin se apoya, por un lado, en la falta de carcter distintivo de los signos descriptivos: porque lejos de denotar el origen empresarial de los productos o servicios, los signos descriptivos proporcionan al pblico informacin acerca de las propiedades y caractersticas de los pertinentes productos o servicios. La prohibicin analizada se apoya, por otro lado, en la necesidad de mantener libremente disponibles los signos descriptivos a n de que puedan ser utilizados por todos los empresarios que operan en el correspondiente sector del mercado. Este segundo fundamento se entronca con las exigencias del propio sistema competitivo. Pinsese, en efecto, que si a travs

Como hemos observado, conceptualizamos los signos no distintivos contrarios al Principio de No Genericidad como aquellos que no distinguen ni identican productos o servicios al estar relacionados exclusivamente con la categora, gnero, especie, caractersticas o formas usuales o naturales de productos o servicios. Tenemos as: i) los signos descriptivos; ii) los signos de formas usuales de productos o envases, o formas naturales o funcionales de productos o servicios; iii) los signos genricos o tcnicos; y, nalmente, iv) los signos usuales o de uso comn.

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VIBES, Federico. Derechos de propiedad intelectual. ADHOC, Buenos Aires, 2009, p. 104.

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de una marca se otorgase a un determinado empresario un monopolio potencialmente perpetuo sobre el uso de un signo descriptivo, se erigira un obstculo que limitara el libre desarrollo de las actividades empresariales por parte de los competidores del hipottico titular de una marca consistente en un signo descriptivo12. Otamendi apunta la diferencia entre los signos descriptivos, aqu tratados, y los signos evocativos:

Los signos no distintivos contrarios al Principio de No Genericidad son aquellos que no distinguen ni identifican productos o servicios al estar relacionados exclusivamente con la categora, gnero, especie, caractersticas o formas usuales o naturales de productos o servicios.

Cuando se trata de signos descriptivos la cuestin no es de tan fcil solucin. Existe una lnea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cul es el producto o servicio en cuestin o sobre sus componentes o caractersticas. A veces ms que una idea se trata de una certeza, y esto es lgico puesto que, de lo contrario la marca sera engaosa. El signo descriptivo tambin designa estas mismas caractersticas, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etctera. La diferencia est en que la designacin descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe13. Estos signos, entonces, son aquellos que hacen referencia exclusivamente a: La calidad, son ejemplos buensimo, perfecto, excelente, rpido. La cantidad, tales como mucho, un montn, poco. El destino, as como peditrico, funcional, diversin, domstico. El valor, para ejemplicar caro, barato, valioso, premium. La procedencia geogrca, a saber nacional, londinense, puneo, regional. La poca de produccin, a modo de ejemplo moderno, longevo, futurista, nuevo. Expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios, como excelente, el mejor. el perfecto, mayor.

Otros datos, caractersticas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicacin, como su naturaleza (natural, ecolgico), modo de fabricacin o distribucin (artesanal, delivery, areo, al por mayor), aptitud para uso (cmodo, liviano), condiciones de venta o adquisicin (gratis, 2x1, en oferta), benecios o condiciones (incondicional, sin restricciones), entre otros .

En denitiva, se trata de signos que vulneran el Principio de No Genericidad puesto que estas palabras solas son caractersticas que describen los productos o servicios; de esta manera, estas denominaciones exclusivas deben estar libres para el uso comn en el trco econmico del mercado. B. Signos de formas usuales de productos o envases, o formas naturales o funcionales de productos o servicios Esta prohibicin est referida comnmente a signos distintivos consistentes en imgenes, guras, logotipos, sonidos, olores, color delimitado por una forma o una combinacin de colores, y forma de los productos, sus envases o envolturas. Por citar un par de ejemplos, tendramos un pedazo de sanda de color verde y rojo para distinguir fruta en clase 31 de la Clasicacin Internacional; o una caja de televisores de pantalla plana rectangular para distinguir monitores de televisin en la clase 09 de la Clasicacin Internacional. Segn Castro Garca: En razn a que la forma que compone el signo tiene que tener un carcter de fantasa en relacin con el producto o servicio que l designa, la norma legal indica que no pueden ser consideradas como marcas las formas que son impuestas por la naturaleza misma del producto, que afectan su valor esencial o que producen resultados industriales. Con esta prohibicin el legislador ha querido impedir que se busque a travs del derecho de marcas, no la proteccin de un signo distintivo sino la creacin o innovacin industrial que l designa y cuya proteccin corresponde a otros derechos de propiedad industrial, como lo son los diseos industriales y las patentes de invencin. Un ejemplo de esta situacin sera el querer registrar como marca

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FERNNDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. 2 Edicin, Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 186. OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. 8 edicin, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2012, p. 79.

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tridimensional un zapato deportivo cuya forma particular est dada por la intencin de proteger el taln del pie14. A pesar de que coincidimos con este autor en la primera parte de su exposicin (con respecto a la prohibicin), creemos que la segunda parte, correspondiente a su interpretacin de la creacin o innovacin industrial, es errnea ya que existen artculos especcos que protegen cualquier otro derecho de propiedad industrial involucrado, a saber el inciso f) del artculo 13615 y el inciso d) del artculo 13516 de la Decisin 486 de la CAN. En efecto, creemos que esta prohibicin de registro est referida por el contrario a signos consistentes exclusivamente en forma de los productos, sus envases o sus envolturas, o formas de prestar servicios que no cuentan con sucientes caractersticas particulares que los diferencien frente a todo el gnero o formato natural, funcional o usual de los productos o envases normalmente comercializados o necesarios para su comercializacin. Tal sera el caso de solicitudes de registro de marcas de producto consistentes en las botellas simples sin rasgos especiales o las cajas de medicina regulares con forma rectangular; tambin, aunque un poco ms complicado, podra ser el caso de solicitudes de registro de marcas de servicio que consistan en una forma de antena parablica para servicio de telecomunicaciones por satlite, la cual es una forma usual de prestar este servicio. En denitiva, son signos que vulneran tambin el Principio de No Genericidad ya que impediran que otros agentes en el mercado comercialicen formas necesarias para la prestacin del servicio u oferta del producto, como

envases y envolturas; o tambin aspectos funcionales necesarios para que estos productos o prestacin de servicios sirvan para la nalidad que motiva a su compra o contratacin por parte de los consumidores. C. Signos genricos o tcnicos Sobre los signos genricos, Otamendi seala que: se trata, como su nombre lo indica, de designaciones que denen no directamente el objeto en causa, sino la categora, la especie o el gnero, a los que pertenece ese objeto17. En este caso, un signo genrico se identica con los tems de la Clasicacin Internacional de Niza utilizada para respetar el principio de especialidad que rige en los signos distintivos. Esta clasicacin consta de 34 clases de productos (de la 01 a la 34) y 11 clases de servicios (de la 35 a la 45), y permite que existan marcas diversas. Segn Northcote, el registro de una marca solo conere proteccin con relacin a los productos o servicios contenidos en la clase en la que se ha registrado la marca. Para estos efectos, nuestro pas, al igual que la gran mayora de legislaciones en el mundo, ha acogido a la Clasicacin de Niza como la referencia para determinar el contenido de las clases en las que se debe registrar una marca18. En efecto, los signos genricos vulneran el Principio de No Genericidad pues no identican ningn origen empresarial y, por lo tanto, no condensan ningn tipo de reputacin ni goodwill, no pudiendo aplicar ninguna de las dos funciones ms importantes de los signos distintivos19. Tambin estn los ms especcos signos tcnicos, consistentes en designaciones que toman un nombre genrico, pero en trminos tcnicos o profesionales nicamente

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CASTRO GARCA, Luis. La propiedad industrial. Universidad Externado de Colombia, Bogot, 2009, pp. 130-131. Decisin 486 de la Comunidad Andina Artculo 136.- No podrn registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: () f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de este; () Decisin 486 de la Comunidad Andina Artculo 135.- No podrn registrarse como marcas los signos que: () d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o tcnica al producto o al servicio al cual se aplican; () OTAMENDI, Jorge. Loc. cit. NORTHCOTE, Christian. Los principios aplicables a proteccin de marcas [en lnea]. En: Revista Actualidad Empresarial (web). N 190, Lima, 2009, p. X-2. < http://www.aempresarial.com/web/revitem/43_10119_34465.pdf > Para mayor informacin sobre estas funciones, ver: MURILLO CHVEZ, Javier Andr. Sobre las marcas en la actualidad. En: Asociacin Civil Themis - Portal Enfoque Derecho (web). Consulta: 16 de marzo de 2014. <http://enfoquederecho.com/sobre-las-marcas-en-la-actualidad/>

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identicables por expertos en la industria donde se comercializan los productos o se prestan los servicios. Esta prohibicin se puede apreciar mucho ms en la clase 05 de la Clasicacin Internacional de Niza, a donde pertenecen los productos farmacuticos, o a la clase 01 de la misma Clasicacin, donde se ubican los productos qumicos. Como ejemplo de esto tenemos los frmacos Duloxetina, Orfenadrina, Ketorolaco, Paracetamol, Anglodipino, Ciclofosfamida, Dexametasona, Propanolol, Atenolol, Anfotericina B, Rocuronio, entre otros nombres tcnicos. Estos nombres no identican ningn origen empresarial debido a que se trata de los nombres de compuestos farmacuticos utilizados por todos los laboratorios; es decir, conceder registro de marca sobre alguno de estos trminos infringe el Principio de No Genericidad ya que estos nombres son especies dentro del gran genrico productos farmacuticos de la Clasicacin Internacional. D. Signos usuales o de uso comn Como seala Fernndez-Novoa, tomando como referencia la normativa espaola, se () prohbe registrar como marca los signos e indicaciones habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje comn o en las costumbres leales y constantes del comercio, es indudable que caen bajo esta prohibicin las denominaciones genricas de los productos o servicios. En efecto, () una denominacin genrica es la que designa el genero de productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que pretende diferencia a travs de la denominacin20. Discrepamos de la idea del maestro referida a que las denominaciones genricas estn contenidas dentro de la prohibicin de signos usuales o de uso comn. Precisamente, porque creemos que los signos genricos comportan un gnero, categora o especie; por el contrario, los signos usuales o de uso comn son denominaciones que hacen referencia al producto o servicio mismo en un lenguaje coloquial; una jerga o argot; o, en nuestro pas, un peruanismo. Precisamente, Otamendi seala que las designaciones o signos usuales: son las designaciones que habitualmente se utilizan para un producto, adems de las necesarias. Es aqu donde se incorporan las palabras extranjeras, el lunfardo y otras palabras inventadas que adquieren una cierta popularidad en su uso. Son las palabras que no

encontraremos en los diccionarios con las acepciones que estos les atribuyen, pero s, en el lenguaje de todos los das, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos cuando se trata de trminos ms tcnicos21. Sin embargo, nuevamente debemos discrepar y extraer los signos tcnicos mencionados por el profesor argentino. La diferencia radica en que los signos tcnicos son identicados por personas con alto conocimiento en ciertos sectores, como por ejemplo el qumico o el farmacutico, y por eso no podran ser categorizados como usuales, sino ms bien como signos tcnicos stricto sensu, los cuales efectivamente son colocados a la par de los signos genricos. En este caso, entonces, tenemos que los signos usuales o de uso comn son aquellos que hacen referencia a ciertos productos o servicios con un lenguaje especial que adquiere cierta popularidad entre la sociedad. De esta manera, consideramos que dentro de esta categora se ubica el fenmeno de uso de jergas y/o peruanismos como signos distintivos.
i. Qu es la jerga?

La jerga estodo uso lingstico que tiene su origen de formas lingsticas populares que incluso en algunos casos pueden inuir en los estratos superiores de la lengua, siendo su medio ms comn el lenguaje juvenil. En este sentido, muchas palabras generadas en jerga son palabras relacionadas con el mundo del crimen y el hampa, por esto se le conoce como jerga del hampa. Una caracterstica muy importante, al igual que los peruanismos como veremos ms adelante, es que la jerga est excluida del lenguaje espaol general; de esta manera, no se trata de palabras reconocidas dentro del idioma ocial. Precisamente, no se le debe confundir con las jergas profesionales (terminologa y modos de hablar especcos correspondientes a determinadas carreras profesionales, tales como la jerga de los mdicos o incluso la jerga de los abogados), las cuales corresponden netamente a su situacin ocupacional, ya sea ocio, profesional o tcnica22. En este sentido, la jerga es un tipo de lenguaje que viene dado por una sociedad determinada; de esta forma, es un lenguaje completamente variable segn el tiempo y territorio. En efecto, podemos hablar de jerga peruana y, ms en especco, jerga limea; esto es bastante importante para analizar la situacin del uso de la jerga como signo distintivo, ya que la jerga que podra ser un signo no distintivo en un momento dado podra salir de la causal de

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FERNNDEZ-NOVOA, Carlos. Ob. cit., p. 201. OTAMENDI, Jorge. Ob. cit., p. 78. HILDEBRANT PREZ-TREVIO, Martha Luz. Peruanismos. 1 Edicin, Espasa, Lima, 2013, pp. 10-11.

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denegatoria si pierde su uso como signo usual o comn en el mercado en otro momento. Igualmente, observamos que las palabras que forman parte de la jerga estn relacionadas precisamente con elementos del crimen y el hampa (coete, erro, chaveta, entre otros), existiendo ciertas excepciones cuando se utiliza jerga para denominar a elementos que no estn relacionados directamente con la sociedad del mal vivir (chupdromo, chela, huarique, jama, entre otros). Creemos que basta que las jergas sean conocidas por un sector determinado de la sociedad para que efectivamente se prohba el registro de exclusivamente palabras que sean jerga como signos distintivos, situacin anloga a los peruanismos que provienen del quechua y otras lenguas aborgenes; esto debido a que el derecho de uso exclusivo de las marcas permite la comercializacin a nivel nacional, siendo posible su uso expuesto al sector de la sociedad que s conoce dichas jergas. As, la jerga calica como usual o comn porque los agentes en el mercado dentro del territorio nacional tienen conocimiento de estas denominaciones, las cuales hacen referencia a productos y/o servicios, mas no a un origen empresarial determinado. Las jergas utilizadas como signos distintivos encajan en el grupo de partculas que identican ciertos productos o servicios con un lenguaje especial dentro de la sociedad peruana.
ii. Qu es un peruanismo?

legtimas posibilidades del sistema de la lengua, lo que se denomina neologismo; nalmente, podra ser tambin un latinismo que no circula en la Pennsula o, incluso, un prstamo tomado de otra lengua con prescindencia de la norma espaola, tales como los galicismos, italianismos, portuguesismos, anglicismos, entre otros24. Por otro lado, es necesario resaltar que los peruanismos no son de uso exclusivo en Per, sino que tambin encuentran uso en otras regiones de Amrica o de Espaa, por lo que es necesario precisar que si bien los peruanismos pueden ser usados en otras partes del mundo, estos seguirn siendo peruanismos en tanto los sigamos considerando como parte integrante de la totalidad del habla peruana y los estudiemos y documentemos como tales25. Un tema interesante es la interrogante respecto a las palabras provenientes del quechua, el aimara y otras lenguas aborgenes; recordemos que el artculo 48 de la Constitucin Poltica peruana de 1993 las reconoce, adicionalmente al castellano, como lenguas ociales26. Este tpico es bastante interesante porque nos lleva a cuestionar si la palabra debe ser usual o comn en todo el territorio nacional o basta con que sea usual o comn en algn punto o rea del Per. Como seala Martha Hildebrant, para que un uso lingstico merezca la calicacin de peruanismo no es necesario que sea conocido en todo el territorio nacional. Un loretanismo, un huaniqueismo o un arequipeismo pueden ser lcitamente llamados peruanismos aunque no se conozcan en Lima ni en ninguna otra regin hispnica27. En igual sentido, creemos que bastara que un trmino usual o comn en materia marcaria sea conocido en un punto o rea del territorio para congurarse la causal de denegatoria, puesto que estas lenguas son reconocidas como ociales, adems porque es muy probable que la marca llegue a ser utilizada a nivel nacional y, nalmente, porque encajan en la denicin de peruanismos siguiendo la racionalidad de no pertenencia al espaol general. El peruanismo, ya sea utilizado en un rea determinada o a nivel nacional, calica como usual o comn debido a su conocimiento por parte de los agentes del mercado dentro del territorio nacional. En efecto, los peruanismos utilizados como marca entran en el grupo de palabras que

Un peruanismo es denido como todo uso lingstico fontico, morfosintctico, lxico vigente en el Per pero excluido del espaol general (), denominador comn de todas las hablas hispnicas a uno y otro lado del Atlntico23. En este sentido, se trata de palabras comnmente usadas en lugares del territorio nacional; as, seran todas aquellas palabras que no forman parte del conjunto ocial de la lengua espaola. Asimismo, existen diversos tipos de peruanismos, diferencindose entre ellos por sus orgenes. Tenemos varias opciones, puede ser una forma lingstica netamente castellana, incluso dignicada por el uso literario, pero que en la lengua general de la actualidad ha quedado olvidada, lo que se conoce como arcasmo; tambin puede ser una forma hispnica creada en Amrica utilizando las

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HILDEBRANT PREZ-TREVIO, Martha Luz. Peruanismos. Jaime Campodnico, Lima, 1994, p. 13. Ibdem. p. 20. HILDEBRANT PREZ-TREVIO, Martha Luz. Peruanismos. Ob. cit., 2013, pp. 11-12. Constitucin Poltica del Per de 1993 Artculo 48.- Son idiomas ociales el castellano y, en las zonas donde predominen, tambin lo son el quechua, el aimara y las dems lenguas aborgenes, segn la ley. HILDEBRANT PREZ-TREVIO, Martha Luz. Peruanismos. 1994. Ob. cit., p. 20.

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identican ciertos productos o servicios con un lenguaje especial que adquiere cierta popularidad entre la sociedad peruana, regional o local. Ahora que hemos visto qu es un signo usual o de uso comn, relacionndolo con los conceptos de jerga y peruanismo; realicemos un repaso del motivo por el cual se encuentran categorizados, y bajo qu reglas especcas, como signos no distintivos contrarios al Principio de No Genericidad.

Los signos usuales o de uso comn son aquellos que hacen referencia a ciertos productos o servicios con un lenguaje especial que adquiere cierta popularidad entre la sociedad. () dentro de esta categora se ubica el fenmeno de uso de jergas y/o peruanismos como signos distintivos.

II. RAZONABILIDAD DE LA PROHIBICIN DE SIGNOS NO DISTINTIVOS CONTRARIOS AL PRINCIPIO DE NO GENERICIDAD

El telos o razonamiento de esta prohibicin se puede apreciar desde la perspectiva del Anlisis Econmico del Derecho; as, tal como sealan Posner y Landes: Una marca que no distinga el producto de un determinado fabricante de los del resto, probablemente consista en palabras, smbolos, formas o colores empleados por muchos fabricantes; por consiguiente, la proteccin jurdica de la marca impedira a todos los fabricantes, excepto a su titular, el uso de los signos necesarios para competir con ecacia30. En efecto, como apunta Alfredo Bullard, las marcas y signos distintivos en general son una ingeniosa gura legal para conceder una titularidad sobre el prestigio de un producto. Pero, para ser distintiva, el uso del elemento de identicacin (la marca misma) debe ser exclusivo, lo que explica el carcter rival de su uso, a pesar de tener en

para distinguir chocolates en la clase 30. Esto implicara que el agente titular de la marca antes sealada podra iniciar una accin de infraccin de propiedad industrial a cualquiera de los agentes que coloquen la palabra CHOCOLATE en las envolturas de sus productos, tales como SUBLIME, GOLPE, PRINCESA, HERSHEY, entre otros; esto debido a la similitud fontica entre la palabra chocolate y la marca CHOCOLA-T.

Una caracterstica muy importante es que la adquisicin de los derechos sobre una marca se produce con el registro de ese signo distintivo; siendo, por lo tanto, el registro constitutivo de diversos derechos28, los cuales tienen la peculiaridad de ser derechos de naturaleza ius excludendi pues permiten al titular impedir que terceros realicen ciertos actos29 con su marca registrada. As, el Estado concede un derecho de exclusiva sobre el signo que se le otorga para impedir infracciones que terceros pudieran cometer. Esto implica que debe existir un equilibrio sobre lo que el Estado concede como marca y lo que no debe conceder como tal. Imaginemos por un momento que cierto agente en el mercado tiene la marca denominativa CHOCOLA-T

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Decisin 486 de la Comunidad Andina Artculo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirir por el registro de la misma ante la respectiva ocina nacional competente. Decisin 486 de la Comunidad Andina Artculo 155.- El registro de una marca conere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modicar la marca con nes comerciales, despus de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, as como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusin o un riesgo de asociacin con el titular del registro. Tratndose del uso de un signo idntico para productos o servicios idnticos se presumir que existe riesgo de confusin; e) usar en el comercio un signo idntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un dao econmico o comercial injusto por razn de una dilucin de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razn de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar pblicamente un signo idntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para nes no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilucin de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio. POSNER, Richard y LANDES, William. La estructura econmica del Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial. Traduccin de Vctor Manuel Snchez lvarez. Fundacin Cultural del Notariado, Madrid, 2006, p. 246.

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principio altos costos de exclusin31. Complementa esta idea, Posner cuando seala: El gran desafo para la ley de la marca comercial consiste en permitir que cada productor identique su propia marca sin aumentar los costos de identicacin y comercializacin de sus marcas para otros productores. Desde este punto de vista, la mejor marca comercial es la marca imaginativa () que es una palabra inventada, no tomada del idioma. Es innito el nmero de posibles combinaciones de letras para formar palabras nuevas, de modo que no hay peligro de que una marca imaginativa incremente el costo de otro productor para encontrar palabras a n de identicar y comercializar su producto. Mucho ms complicada es una marca descriptiva; cuando se permite que alguien use procesador de palabras como su marca comercial, aumentar el costo de los productores de procesadores de palabras rivales para comercializar sus marcas, porque no podra usar una descripcin compacta. () A menudo, cuando un bien de marca comercial inicia su vida como una patente u otro monopolio, la marca comercial llega a denotar al bien mismo, antes que a la fuente, y cuando eso ocurre se dice que la marca comercial es genrica y se elimina la proteccin de la marca comercial. () Si se permitiera que el propietario de una marca comercial impidiera a los competidores el uso del trmino genrico para describir sus marcas, les estara imponiendo costos. Ello estara bien si la sociedad deseara otorgar a los propietarios de marcas comerciales una forma de poder monoplico para alentar mejor a los individuos a imaginar marcas atractivas, pero los costos de inventar marcas comerciales, por oposicin al costo de inventar productos o procesos tiles o de escribir libros, son demasiado bajos para justicar un derecho de propiedad tan extenso32. Como vemos, en una perspectiva extrema, el incremento de costes de transaccin para los consumidores y para

los competidores, ambos agentes principales del mercado, sera excesivo si no existiera la prohibicin de registro de signos no distintivos contrarios al Principio de No Genericidad. Sin embargo, tambin, desde una perspectiva ms moderada, cada vez que el Indecopi otorga por error de percepcin un signo no distintivo (ya sea exclusivamente genrico, tcnico, usual, descriptivo o de forma usual, natural o funcional) impone, con cada una de estas decisiones, ms altos costos a los consumidores y a los competidores; los primeros quienes se ven perjudicados al no identicar exactamente los productos que distinguen las distintas marcas (volviendo a nuestro ejemplo, pinsese en envolturas de PERUGLIA, IBERICA, SORRENTO, FOCHIS u otras sin referencia a chocolates), los segundos quienes se vern obligados a crear marcas de fantasa33 con mayor distintividad o marcas evocativas34 sin caer en infracciones del signo no distintivo registrado previamente (siguiendo el ejemplo, CHOCOPRINCESA, IBERICALATE, CHOCOPERUGLIATE, o signos totalmente abstractos, ya sean de fantasa o arbitrarios35). En este sentido, tal como se puede inferir, los signos no distintivos contrarios al Principio de No Genericidad deben quedar libres para el uso irrestricto por parte de cualquier agente que quiera identicar junto a una parte distintiva los productos o servicios, gnero, especie, forma usual, jerga, peruanismo u denominacin tcnica. Solo de esta manera, las marcas y otros signos estaran cumpliendo la funcin econmica de condensar reputacin o goodwill respecto al origen empresarial del producto, siempre permitiendo la competencia de otro agente mediante el uso de otro signo que condensar otra reputacin o goodwill que podr intentar sobrepasar o efectivamente superar al otro agente mediante publicidad, marketing y ofertas. Sin embargo, lo ms importante es que ambos pueden usar el gnero, especie, forma usual, denominacin tcnica, jerga o peruanismo que designa a los productos o servicios que comercializan en el mercado.

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BULLARD GONZLEZ, Alfredo. Derecho y Economa: Anlisis Econmico de las Instituciones Legales. 2 edicin, Lima, 2010, p. 211. POSNER, Richard. El Anlisis Econmico del Derecho. FCE, Mxico D.F., 1998, p. 49. Los signos de fantasa son inventados, por lo tanto, no tienen ningn signicado. Por ejemplo, Reebok es una palabra inventada. Las marcas consistentes en signos de fantasa suelen ser fuertes pues, una vez concedidas, hay pocas posibilidades de que se concedan otras marcas muy parecidas. MARAV CONTRERAS, Alfredo. Introduccin al Derecho de las Marcas y otros signos distintivos en el Per. En: Revista Foro Jurdico. N 13, Ao XI, Foro Acadmico, Lima, 2014, p. 60. En los signos evocativos, el signo sugiere o evoca alguna idea relacionada con el producto. Por ejemplo, cardiotina para distinguir medicamentos es un signo evocativo porque la partcula cardio le sugiere al consumidor que el producto est relacionado con el corazn; sin embargo, son signos dbiles en tanto van a soportar otros signos que tambin utilicen una partcula igual o semejante (por ejemplo cardiamut). MARAV CONTRERAS, Alfredo. Introduccin al Derecho de las Marcas y otros signos distintivos en el Per. Ob. cit., p. 60. En el caso de los signos arbitrarios, el signo utilizado s tiene un signicado, pero se est utilizando para productos o servicios que no tienen ninguna relacin con el signicado del signo, por ejemplo, la palabra piano es arbitraria para distinguir relojes. dem.

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III. REGLAS O PAUTAS SOBRE LOS SIGNOS NO DISTINTIVOS CONTRARIOS AL PRINCIPIO DE NO GENERICIDAD 1. Solo los signos exclusivamente conformados por estas denominaciones y que tengan nicamente otras partculas no distintivas sern denegados

consecuencia, signos que contengan otros elementos sucientemente distintivos s pueden acceder a registro. Esta regla es muy importante ya que no se deben denegar registros que pueden ser registrados sin reivindicar los elementos usuales y de uso comn. De esta manera, es interesante la Resolucin N 19772008/TPI-INDECOPI en la que se otorga el registro del siguiente logo con una precisin importante de no reivindicar ni la frase MUCHACHELA, ni PREMIUM36:
REGISTRO DE MARCA OTORGADO

Tal como lo ha sealado la Sala, esta prohibicin de registro solo comprende a los signos que exclusivamente estn compuestos por trminos comunes o usuales. En
REGISTRO DE MARCA SOLICITADO

Fuente: Elaboracin propia.

As, podemos observar que lo nico registrado exclusivamente en esta marca ha sido la forma de la etiqueta y las dos espigas, mas no la parte denominativa. En este sentido, una de las reglas ms importantes respecto a un registro de marca que contiene un signo usual o de uso comn, tal como una jerga o un peruanismo, es que la marca nicamente ser denegada si consiste en elementos usuales o de uso comn. Es decir, existen dos posibilidades ante un registro de este tipo: la primera, es la denegatoria de ocio porque el signo consiste nicamente en signos usuales o de uso comn, as como cualquier otra combinacin de signos no distintivos; tales como GRAN CHELA, MICA VERDE, CHAIRA AFILADA, CERVEZA CHE-LA, entre otras. Sin embargo, existe un segundo caso, en el cual la marca podr ser registrada sin reivindicar el elemento usual o de uso comn, as como otros elementos no distintivos.

2. Es necesario un anlisis con respecto a los productos o servicios

Igualmente, conforme cita la Sala, es importante tener en cuenta lo que seala la Interpretacin Prejudicial N 40IP-1998 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los signos usuales deben analizarse no solo en base de su concepto gramatical o etimolgico, sino de conformidad con el signicado comn y corriente que se utilice en el pas con respecto a los productos o servicios que se pretende distinguir. Debemos recordar, lo cual es muy importante, que los signos usuales o de uso comn estn prohibidos de ser registrados exclusivamente en benecio de algn agente en el mercado precisamente porque no identican ningn origen empresarial; por el contrario, hacen referencia a algn producto o servicio en el mercado. De esta manera, s podra otorgarse el registro de CHELA para distinguir

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En el registro se puede leer la siguiente precisin: El logotipo conformado por la denominacin MUCHA CHELA (sin reivindicar MUCHA CHELA) escrita en letras caractersticas dentro de una gura rectangular, como fondo se aprecia una gura circular que contiene dos espigas, en la parte inferior se aprecia la palabra PREMIUM, sin reivindicar, todo dentro de una gura irregular, en los colores verde en distintas tonalidades, dorado, negro y blanco; conforme al modelo adjunto.

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prendas de vestir en la clase 25, CHAVETA para distinguir fruta en la clase 29, o TELO para distinguir cepillos en la clase 21 de la Clasicacin Internacional. En estos casos, las marcas usuales o de uso comn, en algunas clases, son susceptibles de acceder al registro libremente como marcas arbitrarias.
3. La prohibicin alcanza las variaciones fonticas y grficas

Denegatoria de ocio de la marca BIG CHELA (Resolucin N 1376-2007/TPI-INDECOPI). Denegatoria de ocio de la marca TOP CHELA y logo (Resolucin N 1828-2008/TPI-INDECOPI). Registro de la marca MUCHA CHELA PREMIUM y logo, sin reivindicar la frase MUCHA CHELA ni PREMIUM (Resolucin N 1977-2008/TPI-INDECOPI).

Finalmente, se seala en la resolucin comentada que: la prohibicin del artculo 135 inciso f) de la Decisin 486 se vera burlada si solo se denegara el registro de denominaciones genricas tal cual y no variaciones fonticas o grcas de las mismas. Por lo tanto, las variaciones de una denominacin genrica en las que se siga percibiendo la denominacin genrica o en las que la nueva denominacin sea sustancialmente igual a la denominacin genrica, tambin estn incursas en la prohibicin en cuestin. Se trata del caso en que las variaciones son mnimas, de modo que si se aprecia el signo rpidamente, el pblico no se va a dar cuenta de dichas variaciones. Creemos que la Sala err al consignar esto nicamente para el caso del artculo 135 inciso f) de la Decisin 486 CAN debido a que esto es aplicable a cualquier signo no distintivo. Efectivamente, es aplicable tambin a los signos usuales o de uso comn, como jergas o peruanismos. Esta regla denota una extensin de la prohibicin cuando nos encontramos ante variaciones como diminutivos o aumentativos, variaciones de letras con mismo sonido fontico, aumento de signos de puntuacin, entre otras. Por ejemplo, estaran tambin prohibidos el registro de CHELA para distinguir cerveza en clase 32, MIKA para distinguir camisas y camisetas en clase 25, K-A para distinguir automviles en la clase 12 de la Clasicacin Internacional.
IV. LA JERGA COMO SIGNO NO DISTINTIVO

As, en este caso, el solicitante Julio Csar Irribarren Salas Cornejo intenta registrar la marca denominativa CERVEZA LA CHELITA para distinguir precisamente cerveza en la clase 32 de la Clasicacin Internacional de Niza; sin embargo, la Sala conrma la decisin de la Comisin al denegar el signo sobre la base de que carece de distintividad por la aplicacin del inciso g) del artculo 135 de la Decisin 486 de la CAN. Este razonamiento es fcil de entender si tomamos en cuenta el signicado de Chela. Tal como seala Martha Hildebrant: Chela y chelo se aplicaron primero a las personas de ojos azules y tez blanca y lleg a identicarse con el adjetivo rubio. Es conocida la frecuente asociacin que se hace entre cerveza y rubio, de all, por extensin, parece haber salido el uso sustantivo de rubia por cerveza37. Asimismo, la palabra chela tiene su origen en Mxico pues proviene, segn la Real Academia Espaola de la Lengua38, de chelque signica azul en maya; de esta manera, los adjetivos chelo o chela se aplican a personas rubias de ojos claros. As, el color azul que est presente en los ojos de algunas personas rubias sirvi para designar a los individuos de cabellos blondos y este color, al ser similar al de la cerveza, dio lugar a que se utilice como su designacin. A su vez, en nuestro pas se calica a la cerveza como rubia o negra, dependiendo de si se trata de cerveza de cebada o de malta39. As, tal como hemos sealado lneas atrs, la propia resolucin comentada establece que: () de otorgarse un derecho de exclusiva sobre tal expresin se estara privando indebidamente a los dems competidores de emplearla en el mercado para la distincin de sus productos, por lo que dicha denominacin debe permanecer libre en el mercado para que otros competidores tengan la posibilidad de utilizar la misma o una expresin parecida a la solicitada40.

La resolucin comentada resuelve un caso tpico y de larga data en la historia de los signos distintivos peruanos sobre la clase 32 de la Clasicacin Internacional sobre el trmino chela; tal como la propia Sala seala, existen los siguientes antecedentes:

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HILDEBRANT PREZ-TREVIO, Martha Luz. 1000 palabras y frases peruanas. Peisa, Lima, 2011, p. 77. Real Academia Espaola de la Lengua Entrada chelo, la [en lnea]. En: Diccionario de la Lengua Espaola (web). 22 Edicin. Consulta 7 de abril de 2014. <http://lema.rae.es/drae/?val=chela>. SALAS GARCA, Jos Antonio. Sobre chelas y cholas y cuestiones morfolgicas. En: Revista Escritura y Pensamiento. Ao 13, N 17, Lima, 2010, pp. 75-76. Pgina 9 de la Resolucin N 0322-2013/TPI-INDECOPI.

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Tal como podemos observar, efectivamente la palabra chela o chelita (su diminutivo) coincide conceptualmente con cerveza que es un producto dentro de la clase 32 de la Clasicacin Internacional de Niza. En este sentido, se trata de un signo no distintivo por vulnerar el Principio de No Genericidad.

Igualmente, podemos encontrar ciertas denominaciones que tendran el mismo efecto: Caa para distinguir carros en clase 12; Coeteo Fierro para distinguir pistolas en clase 13; Chaira para distinguir cuchillos en clase 08; Chifa para distinguir restaurantes en clase 43; Chupdromo para distinguir bares en clase 43; Fallo para distinguir cigarrillos y cigarros en clase 34; Huarique para distinguir restaurantes en clase 43; Jama para distinguir diversas comidas en clases 29 y 30, as como restaurantes en clase 43; Joncapara distinguir cervezas en clase 32; Micapara distinguir camisas y camisetas en clase 25; Tabas para distinguir zapatos y zapatillas en clase 25; y Telo para distinguir hoteles en clase 43. En materia de casos prcticos tenemos dos antecedentes bastante contradictorios y uno que no fue analizado como signo usual, sino como signo genrico:

El Indecopi no ha sido uniforme sobre los criterios para resolver los casos de signos no distintivos conformados exclusivamente por jergas o peruanismos. Sin embargo, los criterios esgrimidos en [la resolucin materia de comentario] nos dan una gran pauta para casos futuros.

TABAS es una expresin peruana usada coloquialmente para referirse al calzado.

En ese sentido, la denominacin FULL TABAS hara referencia a un establecimiento comercial el cual nicamente expende zapatos. Es por ello, que sobre dicho signo no puede recaer un derecho de exclusiva con relacin a los productos que se pretende distinguir, sino que por el contrario, debe permanecer en el dominio pblico a n que pueda ser utilizada por cualquier empresario en la comercializacin y promocin de productos similares.

Tercero, la denegatoria de ocio de la marca CARAJAZO en clase 33 (Resolucin N 6651-2012/DSDINDECOPI) para distinguir precisamente bebidas alcohlicas elaboradas con caf y aguardiente de uvas; en este caso, con muy buen criterio, la Comisin deneg el signo como signo genrico pues no se trata de una jerga porque la palabra carajo forma parte del idioma ocial espaol41. La Direccin seal: Se ha vericado que la denominacin CARAJAZO, corresponde al trmino comn con el que se conoce a una bebida o trago elaborado a base de caf y aguardiente de uva (pisco), tal y como se aprecia en diversas pginas en internet, la cual, adems, coincide con los productos que se pretende distinguir (bebidas alcohlicas elaboradas con caf y aguardiente de uvas). As, no es posible en el presente caso otorgar derecho de exclusiva alguno sobre la referida denominacin, en tanto ello implicara el otorgamiento de derechos exclusivos sobre un trmino que se utiliza como indicador de un producto.

Primero, el caso en el cual errneamente, desde nuestra perspectiva, se otorg el registro de la marca MICA KIDS y logotipo en la clase 25 para distinguir Vestido, calzado, pantuas y sombrerera (Resolucin N 10092-2006/OSD-INDECOPI); en este caso, no se tom en consideracin que la denominacin mica hace referencia a ciertos tipos de prendas de vestir que estaran incluidas dentro de los productos a distinguir, tales como las camisetas, camisas y polos. Segundo, la correcta denegatoria de ocio de la marca FULL TABAS en clase 25 (Resolucin N 160532012/DSD-INDECOPI); en este caso, efectivamente, la Direccin seal: En efecto, la denominacin FULL TABAS que conforma al signo solicitado, se encuentra conformado por el trmino del idioma ingls FULL que traducido a nuestro idioma signica lleno, completo, pleno, mximo, ntegro; por otro lado el trmino

Como podemos observar, el Indecopi no ha sido uniforme respecto a los criterios para resolver los casos de signos no distintivos conformados exclusivamente por jergas o peruanismos. Sin embargo, los criterios esgrimidos por la Sala de Propiedad Intelectual en el presente caso analizado en las lneas previas nos dan una gran pauta para casos futuros, en los cuales no debera cambiar el criterio expresado.

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Real Academia Espaola de la Lengua - Entrada carajo [en lnea]. En: Diccionario de la Lengua Espaola (web). 22 Edicin. Consulta 7 de abril de 2014. <http://lema.rae.es/drae/?val=carajo>.

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CONCLUSIN

Como hemos podido observar, la norma andina en materia de propiedad industrial tiene sistemtica en la conceptualizacin de los signos no distintivos; dentro de la misma, encontramos los signos no distintivos contrarios al Principio de No Genericidad donde se enmarcan los signos descriptivos; los signos de formas usuales de productos o envases, o formas naturales o funcionales de productos o servicios; los signos genricos o tcnicos; y, nalmente, los signos usuales o de uso comn. Tanto los peruanismos como las jergas calican como partculas usuales o comunes debido a que son conocidas por parte de los agentes, incluyendo consumidores, del mercado dentro del territorio nacional, donde se comercializa con el derecho de exclusiva otorgado por un registro de marca. En efecto, los peruanismos o jergas utilizados solos para optar por un registro de marca entran en el grupo de palabras que identican ciertos productos o servicios con un lenguaje especial. En este sentido, segn se sigan las reglas analizadas, estas palabras podran ser denegadas por consistir en una solicitud de registro de signos no

distintivos contrarios al Principio de No Genericidad por signos usuales o de uso comn, aplicando conjuntamente el artculo 134, el inciso b) y el inciso g) del artculo 135 de la Decisin 486 de la CAN. En la resolucin comentada, el Indecopi ha dejado claro que en el caso de signos usuales o de uso comn, como jergas y peruanismos, al registro de marca solo podrn acceder cuando estn conformados por ms que exclusivamente tales denominaciones. De igual manera, se estableci que se debe efectuar un anlisis particular con respecto a los productos o servicios solicitados; y, nalmente, se ampli la prohibicin del registro cuando se realizan variaciones fonticas y grcas a estas denominaciones. Decisiones como la comentada brindan gran seguridad frente a posibles registros que busquen bloquear el uso de denominaciones que deben ser de libre utilizacin en el mercado. En el caso concreto, las jergas o peruanismos podrn cambiar a travs del tiempo e ir aumentando en nuestra sociedad. Sin embargo, siguiendo las pautas establecidas, no se podr decir que al Indecopi le falta calle.

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