Anda di halaman 1dari 15

ep

hk
am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

In
do
ne
si
a

P U T U S A N

No. 010 PK/N/HaKI/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

ng

MAHKAMAH AGUNG

gu

memeriksa perkara perdata (Hak Kekayaan Intelektual) dalam permohonan


peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DAMA S.p.A, suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara

Italia, berkedudukan di Via Piemonte 174 - 21100 Varese, Italia, yang


diwakili oleh Dott, Andrea Dini, dan dalam hal ini memberi kuasa

ub
lik

ah

kepada Hendrawati Santoso, SH. dan kawan-kawan, para Advokat,

beralamat di Nilakandi Building Lantai 5, Jalan Roa Malaka Utara No.

am

1-3, PO. Box 4885, Jakarta 10048, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 26 November 2004,

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat;

ep

ah
k

m e l a w a n:

SUTEJO, bertempat tinggal di Jalan Daan Mogot I No. 18, Jakarta

Barat,

In
do
ne
si

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat;

A
gu
ng

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu

sebagai

Penggugat telah mengajukan

permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 035

K/N/HaKI/2005 tanggal 13 September 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap,

dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai

2.

lik

Bahwa Penggugat adalah Pemilik dan Pemakai Pertama atas merek PAUL &
SHARK YACHTING dan Lukisan Ikan Hiu, yang digunakan untuk jenis-jenis
barang yang termasuk dalam kelas 25 ;

Bahwa Penggugat telah mendaftarkan di Indonesia merek PAUL & SHARK

ep

YACHTING dan Lukisan Ikan Hiu dengan nomor-nomor pendaftaran berikut ini:
a. No. 390071 tertanggal 15 Agustus 1996, yang merupakan perpanjangan
dari daftar No. 207284 tertanggal 15 Agustus 1986 untuk melindungi jenis-

b. No. 401797 tertanggal 25 November 1996 untuk melindungi jenis-jenis

on

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.010 PK/N/HaKI/2006

In
d

gu

ng

barang yang termasuk dalam kelas 25 ;

es

jenis barang yang termasuk dalam kelas 25,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

1.

ub

ah

Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

Halaman 1

ep
u

hk
am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In
do
ne
si
a

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001

tentang Merek, Penggugat selaku pemilik merek terdaftar berhak untuk


menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain

ng

untuk menggunakannya ;
4.

Selain itu merek-merek milik Penggugat juga telah terdaftar di negara asalnya

gu

serta di berbagai negara di dunia, sebagai berikut:


a. Italia .

Merek PAUL & SHARK YACHTING dan Lukisan Ikan Hiu, daftar No.

321053, tertanggal 11 Juli 1997, yang merupakan perpanjangan dari daftar


No. 19644 tertanggal 14 Juli 1977, untuk melindungi jenis-jenis barang yang

ub
lik

ah

termasuk dalam kelas 25.

Merek PAUL & SHARK YACHTING dan Lukisan Ikan Hiu, daftar No.

am

363744, tertanggal 2 Desember 1994, yang merupakan perpanjangan dari


daftar No. 44290 tertanggal 19 Desember 1984 untuk melindungi jenis-jenis
barang yang termasuk dalam kelas 3,5,9,14,16,18,21,22,23,24,25,28,30,34

ep

ah
k

dan 35.
b. Australia.

Merek PAUL & SHARK YACHTING dan Lukisan Ikan Hiu, daftar No.

In
do
ne
si

A429329, terdaftar sejak tanggal 3 Juli 1985, dan telah diperpanjang

A
gu
ng

sampai dengan tanggal 3 Juli 2006, untuk melindungi jenis-jenis barang


yang termasuk dalam kelas 25.

c. Argentina.

Merek PAUL & SHARK YACHTING dan Lukisan Ikan Hiu, daftar No.

1.797.226 tertanggal 19 Juni 2001 untuk melindungi jenis-jenis barang yang


termasuk dalam kelas 25.

d. Bolivia.

dengan tanggal 18 Juni 2006 untuk melindungi jenis-jenis barang yang

ub

termasuk dalam kelas 25.


e. Kanada.

ep

Merek PAUL & SHARK YACHTING dan Lukisan Ikan Hiu, daftar No. TMA
494,849 tertanggal 20 Mei 1998 berlaku sampai dengan tanggal 20 Mei

f. Denmark.

Merek PAUL & SHARK YACHTING dan Lukisan Ikan Hiu, daftar No. VR

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 010 PK/N/HaKI/2006

In
d

gu

2009, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 25.

on

ng

1999 01466 tertanggal 6 Mei 1999 berlaku sampai dengan tanggal 6 Mei

es

2013, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 25.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

lik

A, terdaftar sejak tanggal 18 Juni 1986 dan telah diperpanjang sampai

ka

ah

Merek PAUL & SHARK YACHTING dan Lukisan Ikan Hiu, daftar No. 52063-

Halaman 2

ep
u

hk
am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Merek PAUL & SHARK YACHTING dan Lukisan Ikan Hiu, daftar No.
2124593, tertanggal 24 Februari 1997 untuk melindungi jenis-jenis barang

ng

yang termasuk dalam kelas 25.


h. Yunani.

gu

Merek PAUL & SHARK YACHTING dan Lukisan Ikan Hiu, daftar No.

80.269, terdaftar sejak tanggal 30 Agustus 1985, dan telah diperpanjang

sampai dengan 30 Agustus 2005, untuk melindungi jenis-jenis barang yang


termasuk dalam kelas 25.

i. Hongkong.

ub
lik

ah

Merek PAUL & SHARK YACHTING dan Lukisan Ikan Hiu, daftar No. 1721

of 1989, terdaftar sejak tanggal 10 Juli 1985 dan telah diperpanjang sampai

am

dengan 14 Juli 2006, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk


dalam kelas 25.
j. Irlandia.

ah
k

ep

Merek PAUL & SHARK YACHTING dan Lukisan Ikan Hiu, daftar No.
118596, terdaftar sejak tanggal 28 Juni 1985, dan telah diperpanjang

sampai dengan tanggal 28 Juni 2006, untuk melindungi jenis-jenis barang

A
gu
ng

k. Meksiko.

In
do
ne
si

yang termasuk dalam kelas 25.

Merek PAUL & SHARK YACHTING dan Lukian Ikan Hiu, daftar No. 517064,

tanggal 6 Juni 1995, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk


dalam kelas 25.

l. Portugal.

Merek PAUL & SHARK YACHTING dan Lukisan Ikan Hiu, daftar No. 247
889, tanggal 10 April 1992, dan berlaku sampai dengan 10 April 2012, untuk

Merek PAUL & SHARK YACHTING dan Lukisan Ikan Hiu, daftar No. T85/

ub

03134B, tanggal 12 Juli 2002, yang merupakan perpanjangan daftar No.


3134/85 tertanggal 12 Juli 1985, untuk melindungi jenis-jenis barang yang
termasuk dalam kelas 25.

ep

ka

lik

m. Singapura.

ah

melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 25.

n. Turki.

Merek PAUL & SHARK YACHTING dan Lukisan Ikan Hiu, daftar No.

ah

181229, tanggal 5 Februari 2007, dan berlaku sampai dengan 5 Februari

es

1997 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 25.

on

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 010 PK/N/HaKI/2006

In
d

gu

ng

o. Amerika Serikat.

ik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

In
do
ne
si
a

putusan.mahkamahagung.go.id
g. Inggris dan Irlandia Utara.

Halaman 3

ep
u

hk
am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21211, terdaftar sejak tanggal 16 Desember 1986, untuk melindungi jenis-

jenis barang yang termasuk dalam kelas 39 (kelas 25 dalam skala

ng

internasional) ;
5.

Bahwa disamping itu merek PAUL & SHARK YACHTING & Lukisan Ikan Hiu

gu

milik Penggugat telah pula terdaftar pada:

a. Organisasi Hak Milik Intelektual Afrika (African Intellectual Property

Organization) dengan No. 45871 tertanggal 2 Mei 2002, untuk melindungi


jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 25.

b. Organisasi Hak Milik Intelektual Dunia (OMPI) dengan No. 496286 terdaftar

ub
lik

ah

sejak tanggal 2 Agustus 1985 untuk melindungi jenis-jenis barang yang


termasuk dalam kelas 3,5,9,14,16,18,21,22,23,24,25,28,30,34,35 ;
Bahwa dengan terdaftarnya merek Penggugat di lebih dari satu negara, hal itu

membuktikan bahwa merek milik Penggugat merupakan merek terkenal


dengan reputasi Internasional, sesuai dengan dengan penjelasan Pasal 6 ayat
(1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang di

ep

ah
k

am

6.

antaranya menyebutkan bahwa suatu merek dapat dianggap sebagai merek

terkenal jika terdapat bukti pendaftaran merek tersebut di berbagai negara;


Bahwa hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

In
do
ne
si

7.

A
gu
ng

No.1486/K/1991 tanggal 25 November 1995 yang menyatakan bahwa

pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar

dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas transnasional, di mana


telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya
pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara;

8.

Bahwa selain itu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 022 K/N/HAKI/2002

tanggal 17 September 2002 juga menyebutkan bahwa untuk menentukan

lik

Mahkamah Agung yaitu selain didasarkan pada pengetahuan umum


masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang

ub

bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan oleh
pemiliknya, disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa
negara jika hal ini ada, hal-hal tersebut merupakan alat pembuktian yang

ep

ka

ah

kriteria merek terkenal Mahkamah Agung berpedoman pada Yurisprudensi

ampuh;
9.

Bahwa ternyata diketahui oleh Penggugat, telah terdaftar dalam Daftar Umum

nama Tergugat untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25;

ng

10. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dengan terdaftarnya merek PAUL &

on

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 010 PK/N/HaKI/2006

In
d

gu

SHARK atas nama Tergugat tersebut, karena mempunyai persamaan pada

es

Merek, merek PAUL & SHARK daftar No. 562103 tertanggal 5 Maret 1997 atas

ik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

In
do
ne
si
a

putusan.mahkamahagung.go.id
Merek PAUL & SHARK YACHTING dan Lukisan Ikan Hiu, daftar No. 14

Halaman 4

ep
u

hk
am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat yang telah terdaftar, terkenal dan digunakan terlebih dahulu oleh

Penggugat, sehingga perdaftaran merek-merek milik Tergugat tersebut

ng

bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang


No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan :

gu

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek

milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau
jasa yang sejenis.

b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek

ub
lik

ah

yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis ;

11. Persamaan antara merek-merek Penggugat dengan merek Tergugat terlihat

dikarenakan Tergugat menggunakan kata PAUL &SHARK pada mereknya,


yang berarti sama dengan kata yang terdapat pada merek-merek Penggugat
yang telah terdaftar, terkenal dan lebih dulu digunakan;

ep

ah
k

am

dari segi penulisan maupun pengucapan merek-merek tersebut. Hal ini

12. Bahwa persamaan antara merek milik Tergugat dengan merek milik Penggugat

juga terlihat dari jenis barang yang dimintakan perlindungan, yaitu sama-sama

In
do
ne
si

untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 25;

A
gu
ng

Yurisprudensi Mengenai Persamaan Merek.

13. Persamaan antara merek-merek Penggugat dengan merek Tergugat juga se-

suai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2279 PK/Pdt/1992


tanggal 6 Januari 1998 yang menyatakan bahwa merek yang mempunyai

persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dapat dideskripsikan


sebagai berikut: Sama Bentuk (Similarity of Form), Sama Komposisi (Similarity

of Composition), Sama Kombinasi (Similarity of Combination). Sama Unsur

ah

Elemen (Similarity of Elements);

lik

atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek

ub

PAUL & SHARK YACHTING dan Lukisan Ikan Hiu milik Penggugat yang telah
terkenal dan lebih dulu digunakan baik dari segi bentuk, komposisi, kombinasi
unsur elemen, bunyi ucapan dan penampilan;

ep

ka

14. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi tersebut, maka merek PAUL & SHARK

15. Bahwa terdaftarnya merek-merek yang mempunyai persamaan dengan merekmerek pihak lain yang telah terdaftar, terkenal dan lebih dulu digunakan adalah

tentang merek yang selama ini digunakan, di antaranya:

ng

- Yurisprudensi No. 01 K/N/HaKI/2003 tertanggal 24 Februari 2003: GIORGIO

on

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 010 PK/N/HaKI/2006

In
d

gu

ARMANI vs ARMANI;

es

tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi hukum

ik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

In
do
ne
si
a

putusan.mahkamahagung.go.id
pokoknya dengan merek PAUL & SHARK YACHTING & Lukisan Ikan Hiu milik

Halaman 5

ep
u

hk
am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Lukisan Segitiga Emas vs jam Dinding Emas dengan Lukisan


Segitiga Emas ;

ng

- Yurisprudensi No. 019 K/N/HaKI/2003 tertanggal 29 September 2003:


SHIMITSU POWER GLUE vs SIKISEI POWER GLUE ;
No.

039

K/N/HaKI/2003

tertanggal

gu

- Yurisprudensi

CANNONMATE vs CANNONMATE & Gambar Meriam;

15

Januari

2004:

- Yurisprudensi No. 044 K/N/HakI/2003 tertanggal 24 Maret 2004: NOKIA vs

NOK IIA;

- Yurisprudensi No. 036 K/N/HaKI/2004 tertanggal 17 Januari 2004: DAWN,

ub
lik

- Yurisprudensi

berupa

putusan

Pengadilan

Niaga

No.

51/MEREK/2004/PN.Niaga. Jkt.Pst yang berkekuatan hukum tetap: TRIBOL


vs TRIBOL, TRIBOLOGY;

Mengenai Itikad Tidak Baik dari Tergugat;

ep

16. Bahwa ide atau inspirasi Tergugat dalam menggunakan kata PAUL & SHARK

ah
k

am

ah

DAWN dan Lukisan vs DAWN, MORNING DAWN;

pada mereknya pasti diilhami oleh merek Penggugat yang telah terdaftar lebih

dulu di Indonesia. Dengan demikian pendaftaran merek milik Tergugat didasari

tujuan

untuk

memperoleh

keuntungan

besar

A
gu
ng

dengan

In
do
ne
si

oleh itikad tidak baik untuk membonceng keterkenalan merek milik Penggugat

mempromosikan mereknya sendiri;

tanpa

harus

17. Bahwa oleh karena itu pendaftaran merek PAUL & SHARK atas nama Tergugat sudah sepatutnya dibatalkan, karena hak khusus atas suatu merek
hanya diberikan kepada pendaftar yang beritikad baik, sesuai dengan
ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang
menyebutkan:

lik

Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh
Pemohon yang beritikad tidak baik ;

ub

18. Bahwa adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek yaitu dengan meniru
merek terdaftar dan terkenal milik pihak lain juga tidak diperkenankan
berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, di antaranya adalah:

ep

ka

ah

Pasal 4 :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 05/K/N/HaKI/2003 tanggal 13 Februari


2003 (dan dikuatkan dengan putusan pada tingkat PK dengan No. 010

dasar gugatan pembatalan merek Pemohon Kasasi I semula Penggugat,

ng

justru pada itikad tidak baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-

on

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 010 PK/N/HaKI/2006

In
d

gu

Undang No. 15 Tahun 2001, bukan didasarkan pada Pasal 6 ayat (1) huruf a

es

PK/N/HaKI/2003 tanggal 2 Maret 2004) yang menyebutkan bahwa karena

ik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

In
do
ne
si
a

putusan.mahkamahagung.go.id
- Yurisprudensi No. 018 K/N/HaKI/2003 tanggal 9 Juni 2003: Segi Tiga Emas

Halaman 6

ep
u

hk
am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipergunakannya merek Holan Bakeri dan Holland oleh Pemohon Kasasi II,
dapat mengakibatkan terjadinya kekeliruan terhadap masyarakat yang

ng

bermaksud mengkonsumsi produk Holland Bakery milik Pemohon Kasasi I


semula Penggugat;

gu

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 032 K/N/HaKI/2003 tanggal 24 Februari


2004 yang menyebutkan adanya pendaftaran merek PIONEER oleh Tergugat
yang jelas-jelas mempunyai persamaan kata maupun persamaan suara

dengan merek PIONEER milik Penggugat, maka Mahkamah Agung


berpendapat

bahwa

hal

itu

cukup

membuktikan

bahwa

Tergugat

ub
lik

ah

mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur, dengan niat untuk
membonceng/meniru atau menjiplak ketenaran merek PIONEER milik

am

Penggugat demi kepentingan usahanya, yang berakibat kerugian bagi pihak


Penggugat atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau
menyesatkan konsumen (vide penjelasan resmi Pasal 4 Undang-Undang No.

ep

ah
k

15 Tahun 2001);

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No.039 K/N/HaKI/2003 tanggal 15 Januari

2004 yang menyebutkan bahwa pendaftaran merek Canonmate dan gambar

In
do
ne
si

meriam milik Tergugat I tersebut harus dinyatakan sebagai tindakan meniru

A
gu
ng

untuk membonceng ketenaran merek milik Penggugat. Tindakan mana tentu

akan dapat menyesatkan masyarakat yang akan sukar membedakan produk


dari masing-masing Penggugat dan Tergugat. Bahwa atas dasar hal tersebut,

maka cukup beralasan untuk menyatakan bahwa pendaftaran merek milik


Tergugat I tersebut adalah didasarkan pada itikad tidak baik, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001;

18. Bahwa keberadaan produk-produk dengan menggunakan merek PAUL &

lik

merugikan Penggugat pada khususnya, karena konsumen tentunya mengira


merek milik Tergugat tersebut merupakan produk Penggugat yang sudah

ub

terkenal dan terdaftar lebih dulu di Indonesia. Hal ini tentunya merugikan
Penggugat yang telah mengeluarkan biaya investasi dan promosi yang tidak
sedikit untuk memproduksi dan memasarkan produk-produknya;

ep

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada


Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan

sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

ng

2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek

on

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 010 PK/N/HaKI/2006

In
d

gu

PAUL & SHARK YACHTING dan Lukisan Ikan Hiu;

es

ka

ah

SHARK milik Tergugat akan membingungkan konsumen pada umumnya serta

ik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

In
do
ne
si
a

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, yang in casu akibat didaftarkan dan

Halaman 7

ep
u

hk
am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat sebagai merek terkenal;

4. Menyatakan merek PAUL & SHARK daftar No. 562103 tertanggal 5 Maret 1997

ng

atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek


PAUL & SHARK YACHTING dan Lukisan Ikan Hiu milik Penggugat;

gu

5. Menyatakan batal menurut hukum, pendaftaran merek PAUL & SHARK, daftar
No. 562103 tanggal 5 Maret 1997 atas nama Tergugat dengan segala akibat
hukumnya;

6. Memerintahkan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat

ub
lik

pembatalan merek PAUL & SHARK, daftar No. 562103 tanggal 5 Maret 1997

atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat
hukumnya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;


Atau:

Apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain,

ep

ah
k

am

ah

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk mencatatkan

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Pusat

telah

mengambil

putusan,

yaitu

putusan

No.

In
do
ne
si

Jakarta

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

A
gu
ng

14/MEREK/2005/PN.NIAGA JKT.PST tanggal 20 Juni 2005 yang amarnya sebagai


berikut:

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut, tidak hadir;


- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000.000,(lima juta rupiah);

Menimbang,

bahwa

amar

putusan

Mahkamah

Agung

RI

No.

035

ah

K/N/HaKI/2005 tanggal 13 September 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap

lik

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DAMA, S.P.A.

ub

tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat tanggal 20


Juni 2005 Nomor 14/Merek/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst;

ep

ka

tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

ng

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

on

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 010 PK/N/HaKI/2006

In
d

gu

tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung No. 035 K/N/HaKI/2005 tanggal 13

es

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

ik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

In
do
ne
si
a

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Menyatakan merek PAUL & SHARK YACHTING dan Lukisan Ikan Hiu milik

Halaman 8

ep
u

hk
am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13 Februari 2006, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat


(dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26

ng

November 2004) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada

tanggal 2 Agustus 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan

gu

kembali No. 08/PK/HKI/2006/PN.NIAGA.JKT.PST., jo. No. 035 K/N/HaKI/2005 jo.


No. 14/Merek/2005/PN.NIAGA.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Negeri/Niaga Jakarta Pusat,

permohonan mana disertai dengan memori

peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan


Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal 2 Agustus 2006 itu juga;

ub
lik

ah

bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan

kepada pihak lawan (melalui kelurahan Tanjung Duren Utara) pada tanggal 10

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan
dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang,

ep

ah
k

am

Agustus 2006 ;

maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat

bahwa

Pemohon

Peninjauan

Kembali/Penggugat

telah

In
do
ne
si

Menimbang,

diterima ;

A
gu
ng

mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai


berikut:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan putusan

Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi dan menolak putusan tersebut, oleh
karena Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada tingkat kasasi telah salah dan
keliru dalam menerapkan hukum ;

1. Mengenai Sertifikat pendaftaran merek PAUL & SHARK daftar No. 562103

ah

milik Termohon Peninjauan Kembali

lik

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 15 dan 16, Hakim Agung pada

ub

Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam


pertimbangannya tidak cermat mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan
Pemohon Kasasi/Penggugat sebab ternyata dari bukti P-21 yang berupa

ep

ka

pemeriksaan tingkat kasasi berpendapat sebagai berikut :

Sertifikat Pendaftaran Merek Tergugat dengan Nomor 562103 untuk kelas


barang 25 telah ditolak pendaftarannya dengan alasan mempunyai persamaan

Penggugat.

ng

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Agung tersebut adalah keliru sama sekali,

on

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 010 PK/N/HaKI/2006

In
d

gu

karena adanya kata-kata ditolak seperti terdapat pada sertifikat daftar No.

es

pada pokoknya dengan merek daftar No. 390071 untuk barang sejenis milik

ik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

In
do
ne
si
a

putusan.mahkamahagung.go.id
September 2005 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal

Halaman 9

ep
u

hk
am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditolak adalah untuk menjelaskan bahwa pendaftaran merek PAUL & SHARK

daftar No. 562103 atas nama Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat

ng

diterima pendaftarannya untuk jenis barang: pakaian jadi, celana, kemeja, kaos

oblong, kaos singlet, kaos kaki, dasi, topi, jas, jaket, rok, blus, daster, korset,

gu

kutang wanita, piyama, baju hangat, pakaian anak-anak dan bayi, pakaian
olahraga dan renang, pakaian jeans, celana jeans, sepatu, sandal dan selop.

Sedangkan untuk jenis barang ban pinggang, Direktorat Merek mengabulkan

permintaan pendaftaran merek PAUL & SHARK atas nama Termohon

ub
lik

menerbitkan sertifikat pendaftaran merek PAUL & SHARK dengan No. 562103.

Jika merek PAUL & SHARK atas nama Termohon Peninjuauan Kembali ditolak
pendaftarannya, tentunya Direktorat Merek tidak akan mengeluarkan sertifikat
pendaftaran mereknya, serta tidak akan mendapatkan nomor pendaftaran
562103.

Hal ini dikarenakan untuk merek-merek yang terdaftar saja yang akan diterbitkan

ep

ah
k

am

ah

Peninjauan Kembali (vide bukti P-21) dan oleh karena itulah Direktorat Merek

sertifikat serta mendapatkan nomor pendaftaran (vide ketentuan Pasal 27

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek).

In
do
ne
si

Dengan demikian telah terbukti bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung pada

A
gu
ng

saat pemeriksaan tingkat kasasi yang menyatakan bahwa merek PAUL &
SHARK daftar No. 562103 telah ditolak pendaftarannya adalah keliru sama
sekali, sehingga terbukti telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum;

2. Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat tidak hadir


selama pemeriksaan perkara pada tingkat pertama

Bahwa selama pemeriksaan pada tingkat pertama Termohon Peninjauan


Kembali sama sekali tidak pernah hadir di persidangan. Selain itu Termohon

ah

Peninjauan Kembali juga tidak mengajukan kontra memori kasasi pada saat

lik

pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi.

ub

oleh 2 (dua) orang anggota majelis yang memeriksa perkara ini. Hanya Ketua
Majelis Harifin A Tumpa yang mempertimbangkan masalah ketidakhadiran
Termohon Peninjauan Kembali ini. (vide dissenting opinion Ketua Majelis Hakim

ep

ka

Akan tetapi ternyata fakta ini sama sekali tidak dijadikan bahan pertimbangan

Harifin A Tumpa).
Padahal

ketidakhadiran

Termohon

Peninjauan

Kembali

secara

hukum

gugatan Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga selayaknya gugatan Pemohon

on

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 010 PK/N/HaKI/2006

In
d

gu

ng

Peninjauan Kembali dikabulkan untuk seluruhnya;

es

menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali membenarkan seluruh dalil

ik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

In
do
ne
si
a

putusan.mahkamahagung.go.id
562103 tidak berarti pendaftaran merek tersebut telah ditolak. Adanya kata-kata

Halaman 10

ep
u

hk
am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAUL & SHARK Yachting dan Lukisan Ikan Hiu

Dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan, terbukti Pemohon Peninjauan

ng

Kembali sejak tahun 1985 telah mengajukan pendaftaran merek PAUL &

SHARK diberbagai Negara (vide bukti P-5, P-9, P-10, P-12, P-13 dan P-20).

gu

Disamping itu Pemohon Peninjauan Kembali juga telah mengajukan pendaftaran


merek PAUL & SHARK di Indonesia pada tahun 1996 (vide bukti P-1 dan P-2).

Sementara itu berdasarkan bukti P-21, Termohon Peninjauan Kembali baru

mengajukan pendaftaran merek PAUL & SHARK di Indonesia pada tahun 1997.

ub
lik

Kembali adalah pemilik dan pemakai pertama merek PAUL & SHARK Yachting

dan Lukisan Ikan Hiu karena telah terdaftar lebih dulu baik di Indonesia maupun
negara-negara lainnya, dibandingkan dengan pendaftaran merek PAUL &
SHARK milik Termohon Peninjauan Kembali ;

4. Merek PAUL & SHARK Yachting dan Lukisan Ikan Hiu milik Pemohon
Peninjauan Kembali merupakan merek terkenal

ep

ah
k

am

ah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon Peninjauan

Berdasarkan bukti P-3 sampai dengan bukti P-20 berupa sertifikat pendaftaran

merek PAUL & SHARK Yachting dan Lukisan Ikan Hiu milik Pemohon

In
do
ne
si

Peninjauan Kembali di berbagai negara di dunia dan pada Organisasi Hak Milik

A
gu
ng

Intelektual, maka telah terbukti merek milik Pemohon Peninjauan Kembali

tersebut merupakan merek terkenal, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1)

huruf b jo. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2001 tentang Merek;

5. Merek PAUL & SHARK milik Termohon Peninjauan Kembali mempunyai

persamaan pada pokoknya dengan merek PAUL & SHARK Yachting dan
Lukisan Ikan Hiu milik Pemohon Peninjauan Kembali

ah

Jika dibandingkan antara bukti P-1, P-2, berupa sertifikat pendaftaran merek

lik

PAUL & SHARK Yachting dan Lukisan Ikan Hiu milik Pemohon Peninjauan

ub

milik Termohon Peninjauan Kembali, maka dapat dilihat bahwa terdapat


persamaan pada pokoknya antara merek Termohon Peninjauan Kembali
dengan merek Pemohon Peninjauan Kembali, dari segi visualiasi, penulisan dan

ep

ka

Kembali dengan bukti P-21 berupa sertifikat pendaftaran merek PAUL & SHARK

pengucapan.

Hal ini disebabkan Termohon Peninjauan Kembali menggunakan kata PAUL &

bagian esensial (pokok merek) dari merek Pemohon Peninjauan Kembali.

ng

Bagian esensial (pokok merek) dari merek Pemohon Peninjauan Kembali adalah

on

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 010 PK/N/HaKI/2006

In
d

gu

PAUL & SHARK. Sedangkan kata Yachting terdapat pada merek Pemohon

es

SHARK pada mereknya, yang berarti sama dengan kata yang merupakan

ik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

In
do
ne
si
a

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik dan pemakai pertama merek

Halaman 11

ep
u

hk
am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bagian bawah kata PAUL &SHARK.

Sementara itu lukisan Ikan Hiu (Shark dalam bahasa Inggris) yang terdapat

ng

pada merek milik Pemohon Peninjauan Kembali sifatnya untuk menerangkan

kata SHARK, sehingga juga bukan merupakan unsur yang dominan pada merek

gu

Pemohon Kasasi.

Dengan demikian sebenarnya sudah jelas terbukti bahwa

merek PAUL &

SHARK milik Termohon Peninjauan Kembali mempunyai persamaan pada

pokoknya dengan merek PAUL & SHARK Yachting dan Lukisan Ikan Hiu milik

ub
lik

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Penjelasan Pasal 6
ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang
menyatakan :

Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001:

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut


mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek

ep

ah
k

am

ah

Pemohon Peninjauan Kembali.

milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa

yang sejenis .

In
do
ne
si

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 :

A
gu
ng

Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang


disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu

dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik
mengenai bentuk, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun
persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut

Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan yang

lik

ah

mengenai alasan ke 1:

ub

seperti yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun
2004, dengan pertimbangan sebagai berikut:

ep

ka

dimohonkan peninjauan kembali tersebut terdapat kekeliruan yang nyata dari Hakim

a. Bahwa dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung No. 035 K/N/HaKI/ 2005
yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan bahwa oleh karena

untuk kelas barang 25 (bukti P-21) telah ditolak maka gugatan Penggugat

ng

dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan dalam bukti P-21 tersebut jelas

on

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 010 PK/N/HaKI/2006

In
d

gu

tertera bahwa telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan No. 562103

es

pendaftaran merek Tergugat dengan No. 562103 tanggal 5 September 2004

ik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

In
do
ne
si
a

putusan.mahkamahagung.go.id
Peninjauan Kembali bukan merupakan unsur yang dominan karena diletakkan di

Halaman 12

ep
u

hk
am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang: Ban pinggang. Ditolak untuk jenis barang: pakaian jadi, celana, kemeja,
kaos oblong, kaos singlet, kaos kaki, dasi, topi, jas, jaket, rok, blus, daster,

ng

korset, kutang wanita, piyama, baju hangat, pakaian anak-anak dan bayi,

pakaian olahraga dan renang, pakaian jeans, celana jeans, sepatu, sandal,

gu

selop. Karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek daftar No.
390071 untuk barang sejenis.

b. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan Sertifikat Merek daftar No. 562103 (bukti P-

21) tersebut merek PAUL & SHARK untuk kelas barang 25, jenis barang: Ban

Pengadilan

Niaga

pada

ub
lik

Mahkamah Agung No. 035 K/N/HaKI/2005 yang membatalkan putusan


Pengadilan

Negeri

Jakarta

Pusat

No.

14/Merek/2005/PN.Niaga Jkt.Pst. tanggal 20 Juni 2005 dan mengadili sendiri


dengan Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, harus dibatalkan
dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali dengan pertimbangan berikut ini ;
Menimbang,

bahwa

dasar

gugatan

ep

ah
k

am

ah

Pinggang masih terdaftar atas nama Tergugat, dan dengan demikian putusan

Penggugat

adalah

pembatalan

pendaftaran merek Paul & Shark, daftar No. 562103 atas nama Tergugat untuk

kelas barang 25 yang terdaftar pada tanggal 5 Maret 1997 dengan alasan merek

In
do
ne
si

tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Paul & Shark

A
gu
ng

Yachting dan Lukisan Ikan Hiu atas nama Penggugat daftar No. 390071 tertanggal
15 September 1997 yang merupakan perpanjangan dari daftar No. 207284

tertanggal 15 Agustus 1986 (bukti P-1) dan daftar No. 401797 tertanggal 27 Oktober

1997 yang waktu berlakunya terhitung sejak tanggal 25 November 1996 (bukti P-2)
untuk kelas barang 25 ;

Menimbang, bahwa Tergugat ataupun orang yang mewakilinya tidak pernah

hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, maka sesuai dengan

ah

Pasal 125 ayat (1) HIR, tuntutan Penggugat diterima dengan putusan tidak hadir,

lik

Menimbang, bahwa dari bukti P1 dan P2, terlihat bahwa merek Paul & Shark

ub

Yachting dan Lukisan Ikan Hiu telah terdaftar lebih dahulu dari merek Paul & Shark
atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa merek Paul & Shark Yachting dan Lukisan Ikan Hiu telah

ep

ka

kecuali bila tuntutan tersebut melawan hak atau tiada beralasan;

terdaftar di Italia sejak tanggal 14 Juli 1977 (bukti P3), di Australia sejak tanggal 3
Juli 1985 (bukti P5), di Kanada sejak tanggal 20 Juli 1998 (bukti P6), di Inggris dan

Agustus 1985 (bukti P9), di Hongkong sejak tanggal 10 Juli 1985 (bukti P10), juga

on

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 010 PK/N/HaKI/2006

In
d

gu

ng

terdaftar di Portugal (bukti P11), Singapura (bukti P12), Amerika Serikat (bukti P14),

es

Irlandia Utara sejak tanggal 23 Februari 1997 (bukti P8), di Yunani sejak tanggal 30

ik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

In
do
ne
si
a

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 5 September 2004 merek Paul & Shark atas nama Tergugat. Jenis

Halaman 13

ep
u

hk
am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In
do
ne
si
a

putusan.mahkamahagung.go.id
Argentina (bukti P15), Bolivia (bukti P16), Mexico (bukti P17), Turki (bukti P18) dan

African Intellectual Property Organization (bukti P19);

bahwa dengan didaftarkannya merek Paul & Shark Yachting dan Lukisan

ng

Ikan Hiu di berbagai negara di dunia yang sebagian besar terdaftar lebih dahulu dari
pendaftaran merek Paul & Shark Dalam Daftar Umum Merek atas nama Tergugat,

gu

dan merek Paul & Shark atas nama Tergugat tersebut mempunyai persamaan pada

pokoknya dengan merek Paul & Shark Yachting dan Lukisan Ikan Hiu atas nama
Penggugat karena adanya persamaan pada kedua merek yang unsur menonjolnya

adalah Paul & Shark, baik persamaan bunyi ucapan maupun cara penulisan (huruf

besar semua), maka tuntutan Penggugat yang beralasan dan tidak melawan hak

ub
lik

ah

tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

kembali lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk
mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon
Peninjauan Kembali: DAMA S.p.A. dan membatalkan putusan Mahkamah Agung

ep

ah
k

am

atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan permohonan peninjauan

Nomor: 035 K/N/HaKI/2005 tanggal 13 September 2005 serta Mahkamah Agung

ini;

In
do
ne
si

mengadili kembali perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah

A
gu
ng

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat


berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan
dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004,

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah

dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 15 tahun 2001

M E N G A D I L I:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

lik

ah

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

ub

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 035 K/N/HaKI/2005 tanggal 13

September 2005 ;

ep

MENGADILI KEMBALI:

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak hadir ;


Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;

Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek PAUL &

on

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 010 PK/N/HaKI/2006

In
d

gu

ng

es

SHARK YACHTING dan Lukisan Ikan Hiu ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

Kembali: DAMA, S.p.A tersebut ;

Halaman 14

ep
u

hk
am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In
do
ne
si
a

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan merek PAUL & SHARK daftar No. 562103 tertanggal 5 Maret

1997 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek
PAUL & SHARK YACHTING dan Lukisan Ikan Hiu atas nama Penggugat ;

ng

Menyatakan batal pendaftaran merek PAUL & SHARK, daftar No. 562103
tanggal 5 Maret 1997 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

gu

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat untuk

segera menyampaikan salinan putusan ini kepada Direktorat Jenderal Hak


Kekayaan Intelektual yang akan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek

tersebut dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

Menghukum Termohon Peninjauan kembali/Tergugat untuk membayar biaya

ub
lik

ah

perkara ini dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung

pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008 oleh Marianna Sutadi, SH. Hakim Agung
yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr.
Paulus Effendi Lotulung, SH. dan H. Abdul Kadir Mappong, SH. Hakim-Hakim

ep

ah
k

am

kembali ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut

dan

A
gu
ng

oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd/Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH

ttd/Marianna Sutadi, SH

ttd/H. Abdul Kadir Mappong, SH

Panitera Pengganti

Biaya-biaya:

ttd/ Baharuddin Siagian, SH


6.000,1.000,-

3. Administrasi kasasi Rp

9.993.000,-

Jumlah

Rp 10.000.000,-

ub

Rp

lik

ah

1. Meterai .. Rp
2. Redaksi ....

In
do
ne
si

dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri

Untuk Salinan

ep

ka

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

ttd

es

Rahmi Mulyati, SH.,MH

on

Nip: 040 049 629

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 010 PK/N/HaKI/2006

In
d

gu

ng

ah

Panitera Muda Perdata Khusus

ik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15

Anda mungkin juga menyukai