UNIVERSIDAD

NACIONAL PEDRO
Facultad de Derecho y Ciencias Polticas
RUIZ GALLO
Derecho Industrial

PRINCIPIOS GENERALES DE LA
LEGISLACION SOBRE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROFESOR: EDWIN EDUARDO
SIADEN DIAZ.

PADILLA GARCA, Dennis Kleiber.

SEXTO AO A

Lambayeque, enero del 2015

INTRODUCCIN

INTRODUCCION

El presente trabajo se ha realizado con el fin de explicar en trminos claros los

principios en los que se basan los derechos de la propiedad industrial, dichos
principios se debern entender no como los principios del derecho comn, como se
puede advertir del derecho laboral con su tan conocido principio de primaca de la
realidad o el derecho penal con su principio de presuncin de inocencia, si no que
en el presente trabajo se describen, las formas ms comunes que adopta la propiedad
industrial tales como las patentes, los diseos industriales. Las marcas y las
indicaciones geogrficas y se explican los medios que tiene la propiedad industrial a
los creadores para proteger sus creaciones.
En este orden de ideas entenderemos pues, que para comprender el concepto
de propiedad industrial previamente se debe analizar que es la propiedad intelectual
puesto que la legislacin de la propiedad industrial forma parte del cuerpo ms amplio
del Derecho conocido con el nombre de Derecho de la propiedad intelectual.
La amplia aplicacin que tiene el trmino industrial se explica claramente en el
Artculo 1.3 del convenio de Paris para la proteccin de la propiedad industrial donde
se dej claro que la propiedad industrial se debe entender en su acepcin ms amplia
y se aplica no solo a la industrial y al comercio propiamente dicho, sino tambin al
dominio de las industrial agrcolas y extractivas de todos los productos fabricados o
naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales,
aguas minerales, cervezas, flores, harinas etc.

DESARROLLO

DEL
TEMA

1. APUNTES SOBRE LA EVOLUCIN Y EL ESTADO ACTUAL DE LOS

INSTITUTOS QUE CONFORMAN LA PROPIEDAD INDUSTRIAL A LA LUZ DE LA
LEGISLACIN COMUNITARIA Y NACIONAL VIGENTE
Los apuntes que siguen tienen como propsito servir de ilustracin y de gua
introductoria a la lectura comparativa de la legislacin andina y la legislacin pe ruana sobre
Propiedad Industrial. La primera est conformada por las Decisiones, mxima expresin
jurdica del Acuerdo de Cartagena, documento constitutivo de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN), que abarcan un periodo comprendido entre la ltima parte del siglo XX y el
presente. Son Decisiones vinculadas a la Propiedad Industrial la 85 (1974), 311 (1991), 313
(1992), 344 (1994) y 486 (2000), cuya evolucin y conexin con sucesos polticos,
econmicos y tecnolgicos, ocurridos dentro y fuera de la sub-regin andina, es materia de

estudio aparte1, que se publica en este mismo libro. La legislacin peruana a la que se hace
referencia va desde la Ley 13270 de 1959, la primera ley moderna en esta materia, hasta el
vigente Decreto Legislativo N 823 de 1996, comprendiendo dentro de ese perodo al DS.
001-IC/DS de 1971 y al Decreto Ley 26017 de 1992.
Las notas que siguen buscan dar nfasis a las caractersticas y modificaciones
introducidas en los aspectos centrales de la legislacin referida a los institutos de la
Propiedad Industrial; no tienen, por tanto, carcter exhaustivo. No se encuentra entre sus
propsitos el informar sobre el origen de esos institutos, ni tratar sobre su evolucin histrica.
No es este tampoco el lugar para referirse a los debates ideolgicos y de otra naturaleza
sobre la conveniencia, viabilidad econmica, jurdica o tcnica de algunas de sus
disposiciones. Y no incluye estos aspectos porque van ms all de la finalidad perseguida
por este artculo, que no es otra que servir de gua a los ciudadanos y especialistas en lo que
se refiere a los antecedentes, concordancias y jurisprudencia aplicable a la normativa
vigente, ya que -por sorpresivo que parezca- no existe a la fecha publicacin similar en el
Per ni en la sub-regin andina.
II. ALCANCES Y PRINCIPIOS GENERALES DE LA LEGISLACIN SOBRE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL
1.

mbito de aplicacin y autoridades Competentes

El mbito de aplicacin de las Decisiones que compete a la propiedad Industrial

comprende a todos los pases miembros de la CAN, esto es, Bolivia, Colombia, Ecuador,
Per y Venezuela, con un territorio comn de ms de 4500,000 kilmetros cuadrados y una
poblacin mayormente urbana, pobre y alfabeta que supera los 100 millones y que utiliza
para comunicarse, en inmensa mayora, el idioma castellano. El proceso de integracin
andino no ha dado lugar a la creacin de una oficina de competencia sub-regional, razn por

1KRESAI JA, B., La Poltica en Materia de Propiedad Industrial en la

Comunidad Andina, (noviembre, 2002,) publicado originalmente en la
obra Derecho Comunitario Andino, Pontificia Universidad Catlica del
Per, Instituto de Estudios Internaciones (IDEI), Fondo Editorial
2003, Lima, noviembre 2003, pp. 222-297.

la cual las oficinas y los tribunales de justicia nacionales - instancia final en las controversias
que lleguen a ella-, resultan esenciales para la concesin y caducidad de los derechos.
La CAN cuenta, sin embargo, con un Tribunal de Justicia (TJCA) creado en 1979, que
es su rgano jurisdiccional, cuyo propsito es unificar la interpretacin del derecho
comunitario y dar solucin a las controversias que se le someten cuando, por ejemplo, los
gobiernos de los pases miembros invocan a su favor una norma comunitaria. Asimismo, el
TJCA efecta interpretaciones pre-judiciales, siendo las normas andinas sobre Propiedad
Industrial las que han motivado ms intervenciones. Estas acciones tienen como nicos
legitimados para solicitarlas a los jueces nacionales. Los asuntos materia de Propiedad
Industrial pueden dar lugar tambin a una accin de incumplimiento, que es cuando un pas
incumple el ordenamiento jurdico comunitario, por ejemplo, mediante la dacin de un
dispositivo legal que lo desnaturaliza o desconoce, dando lugar a la intervencin de la
Secretara General de la Comunidad Andina y al TJCA.
De otro lado, y como es obvio, la legislacin nacional tiene slo aplicacin en su
mbito territorial respectivo. En el caso del Per la autoridad administrativa forma parte del
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin a la Propiedad Intelectual
(INDECOPI), creado en 1992, y que en materia de Propiedad Industrial est conformado por
la Oficina de Signos Distintivos y por la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologas
(primera instancia administrativa) y por la Sala de la Propiedad Intelectual del Tribunal del
INDECOPI (segunda y ltima instancia administrativa). Entre las facultades de la autoridad
administrativa se encuentran el registro de marcas, patentes y dems elementos de
Propiedad Industrial, resolucin de procesos contenciosos sobre dichos elementos, registro
de contratos de licencia y de transferencia de tecnologa extranjera, entre otros. Final mente,
por encima de las decisiones administrativas estn las que emite el Poder Judicial, cuando
las resoluciones del Tribunal del INDECOPI son impugnadas por los particulares va el
proceso contencioso administrativo. La Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior
correspondiente conoce de la impugnacin en primera instancia judicial, la Sala Civil de la
Corte Suprema resuelve en apelacin y la Sala Constitucional y Social de la misma Corte
Suprema resuelve en casacin, si fuera el caso.
5

2.

Jerarqua normativa

Sin perjuicio de lo que resulta aplicable de la Constitucin Poltica de 1993 y de los

Cdigos Civil, Procesal Civil, Penal y otras leyes de indudable importancia, en lo
especficamente referido a la Propiedad Industrial las normas de mayor jerarqua son los
Tratados internacionales, entre ellos el Acuerdo de Cartagena aprobado 1969, rbol al que
se entronca la vigente Decisin 486. As, sta y cualquier otra Decisin deben coadyuvar a la
finalidad principal del Acuerdo que es la de promover el desarrollo equilibrado y armonioso de
los pases miembros, acelerar su crecimiento, establecer las condiciones para lograr un
mercado comn y procurar un mejoramiento en el nivel de vida de sus habitantes.
En este contexto las normas sobre Propiedad Industrial constituyen un instrumento
muy importante para que los empresarios y las empresas, tanto las sub-regin como las
ubicadas fuera de ella, puedan proteger los resultados c actividad creadora, as como
diferenciar e introducir en el mercado sus productos y servicios, informando a los
consumidores acerca de las bondades de los mismos otro lado, las Decisiones sobre
Propiedad Industrial son importantes en un proceso de integracin porque los derechos
otorgados por cada pas en esta rea pueden actuar como barreras comerciales que es
necesario derribar o disminuir mediante una normativa comn. Desde otra perspectiva, no
puede dejarse de sealar que normas sobre la Propiedad Industrial constituyen una
herramienta para lograr consolidar el tan anhelado desarrollo cientfico, tecnolgico y
econmico.
En la pirmide jerrquica las Decisiones de la CAN se encuentran por encima de la
legislacin interna, y as lo seala en forma unnime la Doctrina 2 y en fe oblicua el artculo
276 de la Decisin 486 cuando dice los asuntos sobre Propiedad Industrial no
comprendidos en la presente Decisin, sern regulados por las ms internas de los pases
miembros. Inmediatamente por debajo de esa Decisin se encuentran el Decreto Legislativo
823 (Ley de Propiedad Industrial), el Decreto-Ley 25868 (Ley de Organizacin y Funciones
del INDECOPI), el Decreto Legislativo 807 (sobre las facultades de este organismo), la Ley
2Vid. PACHN. Proteccin de los Derechos de Propiedad industrial.
Bogot: Temis, 1986; y Propiedad Industrial y Derecho Comunitario
Andino. Bogot. 1990

27444 (Ley Procedimiento Administrativo General) y otras que aparecen citadas en las
concordancias indicadas en el presente trabajo.
3.

Institutos comprendidos

Los principales institutos de la Propiedad Industrial, tales como las patentes de

invencin, los diseos industriales y las marcas han estado siempre presente la legislacin
comunitaria y en la nacional. Los modelos de utilidad siempre lo estado en la legislacin
nacional moderna, esto es, a partir de la Ley 13270, e incorporados a la comunitaria por la
Decisin 311, pero bajo otro nombre (modelo industrial). Los antes llamados secretos de
fbrica y hoy secretos empresariales una cobertura mayor, fueron incorporados a la
legislacin nacional con el D.S. ( IC/DS en 1971 y a la comunitaria por la Decisin 344. Los
lemas comerciales tienen un tratamiento ms reciente, esto es, desde la Decisin 311 y el
Decreto 26017; los nombres comerciales se encuentran regulados en la legislacin peri
desde la Ley 13270 y en el mbito comunitario desde la Decisin 311. El tratamiento
especfico a las denominaciones de origen aparece en la legislacin peruana con el Decreto
Ley 26017 y en el mbito andino con la Decisin 344. La represin de la Competencia
Desleal, vigente en el Per ya en la Ley 13270 y despus incorporada a una ley especfica
sobre la materia, aparece en la Decisin 486 por primera vez. Igual ocurre, pero sin
antecedentes. En la legislacin nacional, con la proteccin que la Decisin 486 otorga a los
esquemas de trazado de circuitos integrados.
As, pues, la legislacin comunitaria y nacional vigente regula las patentes de
invencin, las modelos de utilidad, los diseos industriales, los circuitos integrados, los
secretos empresariales, los diversos tipos de marcas, los lemas comerciales, los nombres
comerciales, las indicaciones geogrficas y las denominaciones de origen. Contiene normas
de procedimiento (plazos, idioma, poderes, etc.), registro, nulidades, cancelaciones,
caducidades, desistimientos, abandonos, acciones administrativas impugnativas y por
infraccin, medidas cautelares y prescripciones. Tambin algunos aspectos de la
competencia desleal y de la publicidad engaosa son contempladas en la legislacin andina.
Hay una referencia precisa en la legislacin peruana a los criterios para determinar el monto
de la indemnizacin por daos y perjuicios causados por la violacin de derechos. La
7

legislacin sobre Propiedad Industrial no contempla las sanciones penales eventualmente

aplicables, por lo que es necesario acudir a las normas especficas sobre la materia
establecida en el Cdigo Penal.
Finalmente, cabe indicar que tanto las Decisiones como las normas internas han
optado el camino de incluir en un slo texto legal a todos los institutos que componen la
Propiedad Industrial, frente a la cada vez ms generalizada prctica en pases de mayor
desarrollo de separar los institutos correspondientes a la creacin, tales como las patentes
de invencin o los modelos de utilidad, de los referentes a signos distintivos.
4.

Principios informadores

Los derechos intelectuales, tanto los que conforman la Propiedad Industrial como los
comprendidos por los Derechos de Autor, tienen reconocimiento constitucional expreso. En
efecto, la Constitucin vigente de 1993 en su artculo 2.8 dispone que toda persona tiene
derecho a la libertad de creacin intelectual, artstica, tcnica y cientfica, as como a la
propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. Pues bien, son denominados derechos
intelectuales los que se originan de esa libertad de creacin. Las leyes que aqu tratamos
dan por sentado ese reconocimiento que tambin lo hacen Tratados y Acuerdos
internacionales; y as lo reconoce expresamente el art. 1 o del Decreto Legislativo 823, Ley de
Propiedad Industrial.
Cabe recordar que los derechos intelectuales de los que venimos hablando adquieren
toda su potencialidad como situaciones de privilegio en el mercado - pues se trata de
monopolios temporales desde el punto de vista econmico- en una economa de mercado,
en la que est reconocida la iniciativa individual y la libertad de empresa, la propiedad
privada y la libertad de contratar. Todos estos derechos fundamentales estn reconocidos en
los arts. 2.15, 2.16, 58, 59, 61, 62, 70 siguientes de la Constitucin, como lo han estado en la
casi totalidad de las Constituciones republicanas.
Ahora bien, otro cuerpo legislativo de singular importancia es el Cdigo Civil, el cual
contiene disposiciones aplicables a la Propiedad Industrial, y no slo desde una perspectiva
de la validez o no de los actos jurdicos (arts. 140 y siguientes) sino desde el punto de vista
de la propiedad y la clasificacin de los bienes. En efecto, en su art. 886 el Cdigo Civil lo:

declara bienes muebles, lo que conlleva una serie de efectos jurdicos, como por ejemplo que
aqullos puedan ser objeto de garanta prendaria. A esto se adiciona el art. 88 que dispone
que las propiedades incorporales (esto es, derechos intelectuales) se regirn por una
legislacin especial, ratificndolo el art. 18 del mismo Cdigo en cuanto a la proteccin
jurdica que deben recibir los autores e inventores.
Conviene poner de relieve la inexistencia en la vigente legislacin andina y nacional de
una norma como la comprendida en el art. 12 del ya derogado Decreto Ley 26017, de
indudable conveniencia para la formulacin de una poltica de atraccin de capitales a largo
plazo y de desarrollo econmico. El citado artculo dispona que no eran susceptibles de
expropiacin los derechos relativos a la Propiedad Industrial, salvo las patentes de invencin,
lo que poda hacerse slo por necesidad y utilidad pblica, y de acuerdo a ley.
5.

Disposiciones generales

Es de inters resaltar algunas disposiciones y declaraciones programticas de la

legislacin sobre Propiedad Industrial. El art. 2 del Decreto Legislativo 823 seala que las
disposiciones del Decreto son de aplicacin a todos los sectores de la actividad econmica y
que pueden acceder a los beneficios de la ley todas las personas naturales y jurdicas,
domiciliadas en el pas o en el extranjero. El art. 5, por su parte, reconoce que el ejercicio
regular de los derechos de Propiedad Industrial no puede ser sancionado como prctica
monoplica o acto restrictivo de la competencia. Esta declaracin es importante puesto que
se trata de derechos que otorgan una posicin de privilegio en el mercado, si bien es cierto
por tiempo limitado, situacin que es de excepcin en un sistema de economa de mercado
que promueve y protege la competencia econmica. 'todo ello sin perjuicio, por cierto, de que
los abusos de derecho en general y los de posicin de dominio en especial sean sancio nados.
La Decisin 486, por su lado, hace una declaracin en su art. 3 que tiene singular
relevancia para un pas como el Per. Es la correspondiente a la proteccin que debe
asegurarse al patrimonio biolgico y gentico, en el que nuestro pas es privilegiado, as
como tambin a los conocimientos tradicionales de la poblacin, supeditando la concesin de
patentes a que el patrimonio biolgico o gentico o el conocimiento tradicional hayan sido
9

adquiridos por los solicitantes de conformidad con el ordenamiento jurdico internacional,

comunitario y nacional. Tambin son importantes los mandatos sobre un sistema informativo
andino (art. 270) y de fortalecimiento de las oficinas nacionales (art. 272), as como el
establecimiento de mecanismos de difusin de la informacin tecnolgica contenida en las
patentes de invencin (art. 271).
De otro lado, resulta penoso comprobar que la legislacin vigente, tanto en el mbito
andino como nacional, no ha incluido un dispositivo similar al contenido en la parte final del
art. 1 del Decreto Ley 26017 ya derogado, en virtud del cual no poda concederse derechos
de Propiedad Industrial contrarios al orden pblico constitucional o a la ley. Esta facultad
general constitua una de las pocas herramientas que poda utilizar un pas en vas de
desarrollo como el nuestro cuando tuviera que enfrentar las conductas agresivas, y a veces
abusivas, de gobiernos y empresas originarias de pases desarrollados, que persiguen
acomodar la amplitud de lo protegible bajo la Propiedad Industrial a sus muy precisos e
inmediatos intereses y apetitos, los que - como es obvio - no siempre coinciden con los de
las masas empobrecidas de los pases andinos.
6.

Convenios y tratados internacionales

Como se sabe, una de las caractersticas de los institutos que conforman la Propiedad
Industrial es su reconocimiento en la prcticamente totalidad de los pases, por encima de
diferencias culturales, geogrficas, econmicas y tecnolgicas. Y es con el propsito de
amenguar la divergente aplicacin cotidiana de normas iguales o similares, por las razones
sealadas y otras ms, que histricamente se ha buscado proteger a los inventores mediante
un buen nmero de convenios, de innegable efecto prctico, por su casi universal
aceptacin.
El ms emblemtico de todos ellos es el Convenio de la Unin de Pars (CUP), cuyo
texto inicial es de 1883 y el final de 1967, adoptado en Estocolmo. El Convenio es
administrado por la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), organismo
perteneciente a las Naciones Unidas que tiene su sede en la ciudad Ginebra. Cuando se
adopt la Decisin 85 en 1979, ninguno de los pases miembros del Acuerdo de Cartagena
era parte del Convenio de Pars, y ello explica en parte el contenido de algunas de las

normas de esa Decisin, de clara voluntad rupturista con las regulaciones prevalecientes en
el mundo capitalista desarrollado en lo que a patentes de invencin se refiere. A la fecha
todos los pases miembros de la CAN son parte del Convenio, Bolivia desde 1993, Per y
Venezuela desde 1995, Colombia desde 1996 y Ecuador desde 1999. Entre sus mltiples
disposiciones, el Convenio de Pars contiene dos de singular importancia, a saber, la del trato
nacional y la correspondiente a la nacin ms favorecida, que han sido incorporadas a la
Decisin 486 en sus arts. 1 y 2.
Otro instrumento de gran importancia es el que da nacimiento a la Organizacin
Mundial de Comercio (OMC) y al Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC), que hace reconocimiento expreso al antes citado
Convenio de Pars, as como al Tratado sobre Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos
Integrados (PICI).
Para el Per tambin es de importancia la Convencin General Interamericana de
Proteccin Marcara y Comercial celebrada en la ciudad de Washington en 1929, conocida
tambin como Convencin de Washington. Adems de ser parte de la misma, pases andinos
como Colombia y Venezuela, lo es los Estados Unidos de Norteamrica, pas que concentra
a travs de sus empresas el mayor nmero di derechos sobre la Propiedad Industrial en todo
el mundo.
7.

Registro, prioridad, idioma y otras normas de procedimiento.

Las oficinas administrativas nacionales de la Propiedad Industrial cuentan con

registros en los que asientan la concesin de los derechos, la numeracin de los ttulos, las
transferencias, licencias, cancelaciones y otros actos que afectan los derechos de Propiedad
Industrial, tal como lo seala el art. 7 del Decreto Legislativo 823. A estos registros les son de
aplicacin supletoria las disposiciones pertinentes del Cdigo Civil (art. 2008 y siguientes).
Cabe recordar, asimismo, que los actos y contratos respecto a los elementos de la Propiedad
Industrial slo surten efectos frente a terceros a partir de su inscripcin y se presume, sin
admitir prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento de las inscripciones
efectuadas.
11

Es consecuencia lgica de un sistema constitutivo de derechos como el nuestro que la

prelacin se determine por el da y la hora de presentacin de las solicitudes, prelacin que
supone la buena fe del solicitante. As lo indica el art. 6 del Decreto Legislativo 823. Esta
disposicin complementa el derecho de prioridad, de tanta importancia en los Derechos
Intelectuales, y que responde a su natural vocacin de internacionalidad. Los art. 9 y 10 de
Decisin 486 tratan de este tema, sealando que el derecho de prioridad debe ser
reivindicado en un plazo de 12 meses para patentes de invencin y modelos de utilidad, y de
6 meses para diseos industriales y marcas. El derecho de prioridad, ciertamente, constituye
un elemento central en el funcionamiento, tanto nacional como internacional, del sistema de
Propiedad Industrial.
Para solicitar el registro basta que conste en instrumento privado con firmas
certificadas por notario pblico o funcionario consular, no siendo necesaria la inscripcin del
representante del solicitante en el Registro de Mandatos o en el Mercantil (arts. 13 y 14 del
Decreto Legislativo 823). Las solicitudes deben estar redactadas en castellano y los
documentos en idioma extranjero deben estar acompaados de una traduccin simple (art. 8
de la Decisin 486 y art. 15 del Decreto Legislativo 823). La forma de computar los plazos
est consignada en los arts. 4 y 5 de la Decisin 486 y en el art. 16 del Decreto Legislativo
823. Por ltimo, el desistimiento y el abandono estn regulados en los arts. 12 y 13 de la
Decisin 486 y en el art. 17 del Decreto Legislativo 823.
8.

Clasificaciones utilizadas

Para su mejor orden y resguardo, las materias contenidas en las solicitudes de los
distintos elementos de la Propiedad Industrial son objeto de clasificaciones que tienen una
aceptacin prcticamente mundial. As, para las patentes se utiliza la Clasificacin
Internacional de Patentes de Invencin establecida en el Arreglo de Estrasburgo de 1971 y
sus actualizaciones (art. 49 de la Decisin 486 y art. 61 del Decreto Legislativo 823). Para los
diseos industriales se utiliza la Clasificacin Internacional establecida en el Arreglo de
Locarno y sus actualizaciones (art. 127 de la Decisin 486 y art. 111 del Decreto Legislativo
823). Finalmente, para las marcas -y por extensin para los nombres comerciales- se utiliza
la Clasificacin Internacional de Productos y Servicios establecida por el Arreglo de Niza de

1957 y sus actualizaciones (art. 151 de la Decisin 486 y art. 156 del Decreto Legislativo
823).
Es de advertir que, segn el art. 63 del Decreto Legislativo 823 puede establecerse un
registro de conocimientos de comunidades nativas indgenas; y segn el art. 239 del mismo
cuerpo legal, uno correspondiente a Denominaciones de Origen.

CASOS
PRCTICOS
13

SOBRE
PROPIEDAD
INDUSTRIAL
PROCESO 206-IP-2005
Interpretacin prejudicial de los artculos 134 y 136 literal a) de la
Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, solicitada por
el Consejo de Estado de la Repblica de Colombia, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Seccin Primera. Marca: RUMATEX
(mixta). Actor: PEGATEX LIMITADA. Proceso interno N. 2003-00056
01.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a
los doce das del mes de enero del ao dos mil seis.
VISTOS:
La solicitud de interpretacin prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de
la Repblica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccin Primera, por
intermedio de su Consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, relativa a los

artculos 134 y 136 literal a) de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina,

dentro del proceso interno N. 2003-00056 01.
El auto de 30 de noviembre de 2005, mediante el cual este Tribunal decidi admitir a trmite
la referida solicitud de interpretacin prejudicial, por cumplir con los requisitos contenidos en
los artculos 32 y 33 del Tratado de Creacin del Tribunal y 125 del Estatuto; y,
Los hechos relevantes sealados por el consultante en la solicitud que se acompaa al oficio
N. 1339 de 05 de agosto de 2005, recibida en este Tribunal el 07 de octubre de 2005,
complementada con los documentos incluidos en anexos.
a) Partes en el proceso interno
Demandante es la sociedad PEGATEX LIMITADA y demandada es la Superintendencia de
Industria y Comercio. Tercero interesado es la sociedad RUMATEX DE COLOMBIA
LIMITADA.
b) Hechos
El 5 de febrero de 2002, la sociedad RUMATEX DE COLOMBIA LIMITADA solicit a la
Divisin de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro
como marca del signo RUMATEX (mixto) para distinguir

15

productos de la Clase 17. (Clasificacin Internacional de Niza. Clase 17:

Caucho, gutapercha, goma, aminiato, mica y productos de estas materias
no comprendidos en otras clases; productos en materias plsticas
semielaboradas; materias que sirven para calefatear, cerrar con estopa y
aislar; tubos flexibles no metlicos). Publicado el extracto de la solicitud
en la Gaceta de la Propiedad Industrial N. 514 de 22 de marzo de 2002,
la sociedad PEGATEX LIMITADA present oposicin con base en el
registro de su marca ATEX registrada para productos de la Clase 16
especialmente papel y artculos de papel; cartn y artculos de cartn;
impresos, diarios y peridicos; artculos de encuadernacin, materias
adhesivas para papelera, goma adhesiva para papelera, materias
pegamentosas para papeleras; cintas adhesivas; goma de almidn (cola);
goma de borrar; goma de pegar; goma de raspar; lpices de goma y
goma para tinta.
Por Resolucin N. 23902 de 26 de julio de 2002, la Jefe de la Divisin de
Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declar
infundada la oposicin interpuesta por PEGATEX LIMITADA y concedi el
registro de la marca RUMATEX (mixta) a favor de RUMATEX DE
COLOMBIA LIMITADA para productos de la clase 17.
La actora interpuso recurso de reposicin y en subsidio de apelacin
contra la referida Resolucin. El primero fue resuelto por Resolucin N.
32077 de 30 de septiembre de 2002, en la que la misma Jefe de la
Divisin de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio, confirm la Resolucin impugnada, concediendo el recurso de
apelacin. El segundo fue resuelto mediante Resolucin N. 33133 de 18
de octubre de 2002 en la que el Superintendente Delegado para la
Propiedad Industrial confirm la decisin contenida en la Resolucin N.
23902.
c) Fundamentos jurdicos de la demanda
La actora inicialmente cita los argumentos con los que realiz las
observaciones y los que present para los recursos de reposicin y
apelacin. Sostiene que, por falta de aplicacin, se viol el literal a) del
artculo 136 de la Decisin 486 toda vez que: las marcas confrontadas
de acuerdo con las reglas de cotejo marcario presentan una clara
confundibilidad indirecta, por lo que las resoluciones atacadas violaron
directamente la prohibicin contenida en la mencionada norma. Sostiene
tambin que existe confundibilidad indirecta, toda vez que: la sociedad
solicitante deliberadamente la reproduce y la acompaa de una expresin
carente de toda distintividad (RUM), aprovechndose con ello del
prestigio que ha obtenido mi representada en el mercado colombiano
.
En cuanto a la relacin de productos dice que ninguna de las tres
resoluciones demandadas realiz un anlisis de ste punto, pues al no
encontrar riesgo de confusin directa entre las marcas ATEX y
RUMATEX, simplemente consideraron que la oposicin presentada por
PEGATEX LTDA. careca de fundamento y por tanto no era necesario un
pronunciamiento sobre el particular. Sostiene que; la marca ATEX es
utilizada en el mercado por PEGATEX LTDA., entre otros, como un

PEGANTE DE CAUCHO, por lo que la relacin de productos en el

mercado resultara evidente.
Al referirse al riesgo de confusin dice que Demostrado que existe
riesgo de confusin entre las marca (sic) ATEX y RUMATEX, la
Superintendencia de Industria y Comercio incurri en una violacin a la
normatividad andina de propiedad industrial al conceder ste ltimo
signo, pues evidentemente no cuenta con la distintividad exigida para ser
considerada como marca.
Finalmente argumenta que: las Resoluciones que se impugnan
omitieron realizar un anlisis que permitiera verificar la existencia de
confundibilidad indirecta entre las marca (sic) ATEX y RUMATEX,
confundibilidad que como ya qued demostrado, efectivamente se
presenta.
d) Fundamentos jurdicos de la contestacin a la demanda
La Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que, con la
emisin de las Resoluciones impugnadas, no se ha incurrido en
violacin de normas contenidas en la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina. Igualmente dice que la Resolucin N. 23902 se
expidi: legal y vlidamente concediendo el registro de la marca
RUMATEX (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 17
solicitada por la sociedad RUMATEX DE COLOMBIA LTDA..
Al referirse al artculo 134 de la Decisin 486 dice que la palabra
RUMATEX (MIXTA), es susceptible de representacin grfica no
carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto
de los signos comparados RUMATEX (MIXTA) (solicitada), y ATEX
(registrada) resulta indudable que no presentan similitudes fonticas, que
claramente le otorgan a la marca solicitada, la distintividad suficiente para
cumplir con su funcin diferenciadora en el mercado.
Sobre el argumento de la actora de que el examen de registrabilidad
se hiciera descomponiendo o fraccionando este signo en dos partes.
RUM + ATEX para que en una de las partes quedara comprendida la
marca registrada ATEX, situacin sobre la cual no es posible acceder, por
cuanto el estudio se debe realizar en conjunto y sobre la totalidad de sus
elementos integrantes, esto es: RUMATEX, contra ATEX, y no RUM
ATEX, contra ATEX, ya que se viola el principio de la unidad fontica de
las estructuras lingsticas.
Con referencia a la relacin de productos dice: los signos en conflicto
pertenecen a clases diferentes como son RUMATEX distingue productos
la (sic) clase 17, y ATEX distingue productos de la clase 16, debindose
analizar la conexidad competitiva entre ambas marcas, y el riesgo de
confusin que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios
identificados por las marcas los productos que distinguen las marcas
en conflicto RUMATEX y ATEX, no tienen la misma finalidad o uso del
producto o servicio, el de su aplicacin normal y su utilizacin prctica,
con lo cual se descarta cualquier posible riesgo de confusin.
CONSIDERANDO:

Que, las normas contenidas en los artculos 134 y 136 literal a) de la

Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, cuya interpretacin
ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurdico de la
Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artculo 1 del
Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que, este Tribunal es competente para interpretar por va prejudicial las
normas que conforman el ordenamiento jurdico comunitario, con el fin de
asegurar su aplicacin uniforme en el territorio de los Pases Miembros,
siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional tambin con
competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este
caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la
resolucin del proceso, conforme a lo establecido por el artculo 32 del
Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
(codificado mediante la Decisin 472), en concordancia con lo previsto en
los artculos 2, 4 y 121 de su Estatuto (codificado mediante la Decisin
500);
Que, teniendo en cuenta que la solicitud como marca del signo
RUMATEX (mixto) se present el 5 de febrero de 2002, es decir en
vigencia de la Decisin 486, los hechos controvertidos y las normas
aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa,
por lo que conforme a lo expresamente solicitado por el consultante se
interpretarn los artculos 134 y 136 literal a) de la Decisin 486.
Decisin 486
Artculo 134.- A efectos de este rgimen constituir marca
cualquier signo que sea apto para distinguir productos o
servicios en el mercado. Podrn registrarse como marcas los
signos susceptibles de representacin grfica. La naturaleza del
producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en
ningn caso ser obstculo para su registro.
Podrn constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

c)
d)
e)
f)

a) las palabras o combinacin de palabras;

b) las
imgenes,
figuras,
smbolos,
grficos,
logotipos,
monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
los sonidos y los olores;
las letras y los nmeros;
un color delimitado por una forma, o una combinacin de colores;
la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinacin de los signos o medios indicados en

los apartados anteriores.
Artculo 136.- No podrn registrarse como marcas aquellos
signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un
derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idnticos o se asemejen, a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un
riesgo de confusin o de asociacin;
()
I.

La marca y los requisitos para su registro

El artculo 134 de la Decisin 486 al referirse a la marca dice:

constituir marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o
servicios en el mercado. Podrn registrarse como marcas los signos
susceptibles de representacin grfica. La naturaleza del producto o
servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningn caso ser obstculo
para su registro . Este artculo tiene un triple contenido, da un
concepto de marca, indica los requisitos de un signo para ser registrado
como tal y hace una enumeracin ejemplificativa de los signos
registrables.
Con base al concepto del artculo 134 de la Decisin 486 se define la
marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por
palabras o combinacin de palabras, imgenes, figuras, smbolos,
grficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos,
sonidos, olores, letras, nmeros, color determinado por su forma o
combinacin de colores, forma de los productos, sus envases o
envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente
estructurados que, susceptibles de representacin grfica, sirvan para
distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor
o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera
sin riesgo de confusin o error acerca del origen o la calidad del producto
o servicio. Este artculo hace una enumeracin enunciativa de los signos
que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que Esta
enumeracin cubre los signos denominativos, grficos y mixtos, pero
tambin los tridimensionales, as como los sonoros y olfativos, lo que
revela el propsito de extender el alcance de la nocin de marca.
(Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N. 1121 del 28 de
setiembre de 2004, marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL).
El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en
la Decisin 344, se encuentra implcitamente contenido en esta definicin
toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es
necesario que pase a ser una impresin material identificable a fin de
que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la
inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre
la perceptibilidad Jos Manuel Otero Lastres dice: es un acierto del

artculo 134 no exigir expresamente el requisito de la perceptibilidad,

porque ya est implcito en el propio concepto de marca como bien
inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva
(Otero Lastres, Jos Manuel, Rgimen de Marcas en la Decisin 486 del
Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurdica del Per. Junio, 2001, p.
132).
En consecuencia, la representacin grfica juntamente con la distintividad
constituyen los requisitos expresamente exigidos.
La susceptibilidad de representacin grfica, es la aptitud que tiene
un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imgenes, frmulas u
otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por
el pblico consumidor. Sobre el tema, Marco Matas Alemn sostiene: La
representacin grfica del signo es una descripcin que permite formarse
la idea del signo objeto de la marca, valindose para ello de palabras,
figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idneo, siempre que tenga
la facultad expresiva de los anteriormente sealados. (Alemn, Marco
Matas, Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y
Servicios, Top Management, Bogot, p. 77).
La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar,
identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo
posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada
como caracterstica esencial que debe reunir todo signo para ser
registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para
que sta cumpla su funcin principal de identificar e indicar el origen
empresarial y en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin
riesgo de confusin o asociacin.
En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artculo con relacin
a lo que dispona el artculo 81 de la Decisin 344 no hace expresa
mencin a la suficiente distintividad, sin embargo exige que el signo sea
apto para distinguir productos o servicios en el mercado, con relacin a
productos o servicios producidos o comercializados por otra persona.
Prev, asimismo, que la inexistencia de distintividad es causal de
irregistrabilidad conforme dispone el literal b) del artculo 135 de la misma
Decisin 486.
Se reconoce tanto una capacidad distintiva intrnseca como una
capacidad distintiva extrnseca, la primera se refiere a la aptitud
individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no
confundibilidad con otros signos.
La marca salvaguarda tanto el inters de su titular al conferirle un
derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como
el inters
general de los consumidores o usuarios, garantizndoles el origen y la
calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusin o de
asociacin, tornando as transparente el mercado.
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso,
si la marca RUMATEX (mixta) cumple con los requisitos del artculo 134,
y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas

en los artculos 135 y 136, de la referida Decisin 486 de la Comisin de

la Comunidad Andina.
II.

Marcas denominativas y marcas mixtas

El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas

denominativas y mixtas, ya que tienen relacin directa con el caso
concreto.
Las marcas denominativas llamadas tambin nominales o verbales,
utilizan expresiones acsticas o fonticas, formadas por una o varias
letras, palabras o nmeros, individual o conjuntamente estructurados, que
integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener
significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas
que son las que tienen una connotacin conceptual que evoca ciertas
cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y
arbitrarias que no manifiestan conexin alguna entre su significado y la
naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o
varias palabras) y un elemento grfico (una o varias imgenes). La
combinacin de estos elementos al ser apreciados en su conjunto
produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite
diferenciarla de las dems existentes en el mercado. Sin embargo al
efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cul de estos
elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor,
si el denominativo o el grfico. A fin de llegar a tal determinacin, en el
anlisis de una marca mixta hay que fijar cul es la dimensin ms
caracterstica que determina la impresin general que suscita en el
consumidor debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa
dimensin, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente
del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresin general que
el signo mixto va a suscitar en los consumidores (Fernndez-Novoa,
Carlos, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S.A.,
Madrid 1984, p. 237 a 239).
Sobre el tema la jurisprudencia dice: La marca mixta es una unidad, en
la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el
grfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se
la protege en su integridad y no a sus elementos por separado. (Proceso
55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N. 821 del 1 de agosto de 2002,
diseo industrial: BURBUJA videos 2000). Tambin dice que: "La doctrina
se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo
de la marca mixta suele ser el ms caracterstico o determinante,
teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que
por definicin son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos
casos se le reconozca prioridad al elemento grfico, teniendo en cuenta
su tamao, color y colocacin, que en un momento dado pueden ser
definitivos. El elemento grfico suele ser de mayor importancia cuando es
figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en
un dibujo abstracto. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N. 410
de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Con base a estos
criterios el Juez Consultante deber identificar cul de estos elementos
prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el

denominativo o el grfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el

riesgo de confusin, conforme a los criterios contenidos en la presente
interpretacin. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el
elemento grfico y en el otro el denominativo o viceversa no habr, en
principio, riesgo de confusin.
III. De la comparacin de los signos. Irregistrabilidad por
identidad o similitud de signos: riesgo de confusin o de
asociacin, similitud grfica, fontica e ideolgica, reglas
para efectuar el cotejo marcario
Las prohibiciones contenidas en el artculo 136 de la Decisin 486
buscan, fundamentalmente, precautelar el inters de terceros al prohibir
que se registren como marcas los signos que sean idnticos o
semejantes a otro ya registrado o ya solicitado para registro,
perteneciente a diferente persona.
Conforme a lo previsto en el literal a) del referido artculo 136 de la
Decisin 486, no son registrables como marcas los signos que, en el uso
comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros,
especialmente cuando sean idnticos o se asemejen a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos
servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales
el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusin o de asociacin.
Es de hacer notar que esta prohibicin es ms amplia que la
contemplada en el literal a) del artculo 83 la Decisin 344, toda vez que
incluye el riesgo de asociacin como una causal de irregistrabilidad.
En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro
induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia
del riesgo de confusin o de asociacin, tanto con relacin al signo como
respecto a los productos que amparan, para que se configure la
irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en
cuestin amparen productos que pertenezcan a diferentes clases, no
garantiza por s la ausencia de riesgo de confusin o asociacin, toda vez
que dentro de los productos contemplados en diferentes clases pueden
darse semejanzas que al producir riesgo de confusin o de asociacin se
constituyan en causal de irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que La confusin en materia marcaria, se
refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que
puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la
capacidad suficiente para ser distintivo. (Proceso 85-IP-2004, publicado
en la G.O.A.C. N. 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED
JEANS).
Hay riesgo de confusin cuando el consumidor o usuario medio no
distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio
identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa
apreciacin de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen
un origen empresarial comn al extremo que, si existe identidad o
semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un
signo previamente solicitado para registro, surgira el riesgo de que el
consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o
con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de confusin ser necesario

verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto
entre s como en relacin con los productos o servicios distinguidos por
ellos, y considerar la situacin de los consumidores o usuarios, la cual
variar en funcin de los productos o servicios de que se trate,
independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o
servicios.
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusin entre varios
signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara,
seran los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y
tambin entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o
identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;
(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y
servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y tambin semejanza entre
stos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N. 891 de 29 de
enero de 2003, marca: CHIPS ).
El Tribunal ha diferenciado entre: la semejanza y la identidad, ya que
la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan
existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente
diferenciadores, producindose por tanto la confundibilidad. En cambio,
entre marcas o signos idnticos, se supone que nos encontramos ante lo
mismo, sin diferencia alguna entre los signos. (Proceso 82-IP-2002, ya
citado).
El Tribunal ha sostenido que: ... la identidad o la semejanza de los
signos puede dar lugar a dos tipos de confusin: la directa, caracterizada
porque el vnculo de identidad o semejanza induce al comprador a
adquirir un producto determinado en la creencia de que est comprando
otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo tambin entre los
productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vnculo hace que
el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos
productos que se le ofrecen, un origen empresarial comn. (Proceso
109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N. 914 de 1 de abril de 2003,
marca: CHILIS y diseo).

Es importante sealar que la comparacin de los signos deber realizarse

en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo
prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno.
Asimismo, el Tribunal observa que la determinacin del riesgo de
confusin corresponde a una decisin unilateral del funcionario
administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta
discrecionalidad pero alejndose de toda arbitrariedad ha de
determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la
jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de
confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.
Tambin es importante tener en cuenta que, adems del riesgo de
confusin, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en
el mercado de marcas idnticas o similares, ahora se ve ampliado con la
vigencia de la Decisin 486, en la que se incluye el denominado riesgo
de asociacin, en particular, los artculos 136 literales a), b), c), d) y h); y
155 literal d). Al respecto el Tribunal dice: En cuanto al riesgo de
asociacin, la doctrina ha precisado que se trata de una modalidad del
riesgo de confusin, y (que) puede considerarse como un riesgo de
confusin indirecta dado que se trata de productos o servicios
similares se suscita en el pblico el riesgo de que asocie la marca
posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios,
aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados
por la misma empresa titular de la marca anterior y otra empresa del
mismo grupo (BERCOVITZ, Alberto: Apuntes de Derecho Mercantil,
Editorial Aranzadi S.A., Navarra-Espaa 2003, p. 478). (Proceso 165-IP2005, aprobada el 19 de octubre de 2005, marca: VIC MATIE).
En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un
producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la
sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se
beneficiaran sobre la base de la actividad ajenas.
Respecto a los mbitos de la confusin el Tribunal, tambin, ha sentado
los siguientes criterios: El primero, la confusin visual, la cual radica en
poner de manifiesto los aspectos ortogrficos, los meramente grficos y
los de forma. El segundo, la confusin auditiva, en donde juega un papel
determinante, la percepcin sonora que pueda tener el consumidor
respecto de la denominacin aunque en algunos casos vistas desde una
perspectiva grfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma
denominacin o marca. El tercer y ltimo criterio, es la confusin
ideolgica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o
denominacin con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en
este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino
que se atiende a la comprensin, o al significado que contiene la
expresin, ya sea denominativa o grfica. (Proceso 76-IP-2004, ya
citado, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C.
N. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).

La jurisprudencia de este rgano Jurisdiccional Comunitario, basndose

en la doctrina, ha sealado que para valorar la similitud marcaria y el
riesgo de confusin es necesario considerar los siguientes tipos de
similitud.
La similitud ortogrfica emerge de la coincidencia de letras entre los
segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la
longitud de la o las palabras, el nmero de slabas, las races, o las
terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la
confusin sea ms palpable u obvia.
La similitud fontica se da, entre signos que al ser pronunciados tienen
un sonido similar. La determinacin de tal similitud depende, entre otros
elementos, de la identidad en la slaba tnica o de la coincidencia en las
races o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse tambin en cuenta
las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la
posibilidad real de confusin entre los signos confrontados.
La similitud ideolgica deriva del mismo contenido o parecido
conceptual de los signos y se produce entre signos que evocan la misma
o similar idea, Por tanto, cuando los signos representan o evocan una
misma cosa, caracterstica o idea, se estara impidiendo al consumidor
distinguir una de otra.
Reglas para efectuar el cotejo marcario
A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre
la supuesta confusin entre los signos en conflicto, es necesario tomar en
cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos FernndezNovoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera
reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son:
1. La confusin resulta de la impresin de conjunto despertada por
los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos
que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos an alterar,
su unidad fontica y grfica, ya que debe evitarse por todos los medios
la diseccin de las denominaciones comparadas, en sus diversos
elementos integrantes (Fernndez-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215).
2. El examen de fondo sobre la registrabilidad debe, as mismo, ser
realizado en forma sucesiva y no simultnea, de tal manera que en la
comparacin de las denominaciones confrontadas debe predominar el
mtodo de cotejo sucesivo, excluyendo el anlisis simultneo, en
atencin a que ste ltimo no lo realiza el consumidor o usuario comn.
3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias
que existan entre los signos, ya que la similitud entre ellos se desprende
de los elementos semejantes o de la semejante disposicin de ellos, y no
de los elementos distintos que en las mismas aparezcan.

4. Quien aprecie la semejanza deber colocarse en el lugar del

consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o
servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro,
Tratado de Marcas de Fbrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos
Aires, pp. 351 y s.s.).
Para el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los
diferentes grados en que pueden asemejarse las marcas RUMATEX
(mixta) y ATEX e identificar la existencia de similitud, entre ambas.
IV.

Conexin competitiva

Adems de los criterios referidos a la comparacin entre signos, es

necesario tener en cuenta los productos y servicios que distinguen dichos
signos a efecto de establecer la posible conexin competitiva y en su
caso aplicar los criterios relacionados con la misma. En el presente caso,
al referirse los signos en cuestin a productos ubicados en diferente
clase, el consultante deber analizar si se trata en efecto de un caso de
conexin competitiva.
Con relacin a las consideraciones relativas a la conexin competitiva
entre productos o servicios, la orientacin jurisprudencial de este Tribunal,
con base en la doctrina, seala algunas pautas o criterios que pueden
conducir a establecer o fijar la similitud o la conexin competitiva entre los
productos o servicios, que se sintetizan: (i) La inclusin de los productos o
servicios en una misma clase del nomencltor; (ii) Canales de
comercializacin; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relacin o
vinculacin entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o
complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii)
Mismo gnero de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix)
Intercambiabilidad de los productos o servicios.
El Tribunal ha sostenido que: en este supuesto, y a fin de verificar la
semejanza entre los productos en comparacin, el consultante habr de
tomar en cuenta, en razn de la regla de la especialidad, la identificacin
de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicacin en
el nomencltor; adems podr hacer uso de los criterios elaborados por
la doctrina para establecer si existe o no conexin competitiva entre el
producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el
amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro. A
objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los
cuales el uso del signo pueda inducir al pblico a error, ser necesario
que los criterios de conexin, de ser aplicables al caso, concurran en
forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastar,
por s solo, para la consecucin del citado propsito. (Proceso 67-IP2002, marca: GOODNITES, publicado en la G.O.A.C. N . 871 del 11 de
diciembre de 2002).
La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el
derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por
virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre nicamente los
productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las
clases de la Clasificacin Internacional de Niza, la pertenencia de dos
productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes,

as como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean

diferentes.
Tambin debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que
los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles
entre s para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al
hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios
deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el
del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Asimismo debe analizar si la conexin competitiva podra surgir en el
mbito de los canales de comercializacin o distribucin de los productos
o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilizacin de
medios de difusin o publicidad. En tal sentido, si ambos productos o
servicios se difunden a travs de los medios generales de publicidad
(radio, televisin o prensa), cabe presumir que la conexin entre ellos
ser mayor, mientras que si la difusin se realiza a travs de revistas
especializadas, comunicacin directa, boletines o mensajes telefnicos,
es de presumir que la conexin ser menor.
Finalmente, deber considerar la clase de consumidor o usuario y su
grado de atencin al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el
producto o servicio. A juicio del Tribunal, el consumidor al que debe
tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusin entre
dos marcas, es el llamado consumidor medio o sea el consumidor
comn y corriente de determinada clase de productos, en quien debe
suponerse un conocimiento y una capacidad de percepcin corrientes...
(Proceso 09-IP-94, publicado en a G.O.A.C. N. 180 de 10 de mayo de
1995, marca: DIDA).
En consecuencia el consultante deber tener en cuenta en el presente
caso que, de acuerdo a lo previsto en el artculo 83 literal a) de la
Decisin 344, tambin se encuentra prohibido el registro del signo cuyo
uso pueda inducir al pblico a error si, adems de ser idntico o
semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada
por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al
amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o
servicios pertenezcan a la misma clase del nomencltor o a clases
distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen
empresarial comn.
En virtud de lo anteriormente expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE:
PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto
para distinguir productos o servicios en el mercado y ser
susceptible de representacin grfica de conformidad con los criterios
sentados en la presente interpretacin prejudicial, adems de no estar
incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artculos
135 y 136 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina. La

distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de

los sentidos.
SEGUNDO: En el anlisis de registrabilidad de un signo se debe tener en
cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un
signo mixto, es necesario conservar la unidad grfica y fontica de los
mismos, sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los
elementos que lo conforman de manera aislada. Sin embargo al efectuar
la comparacin de las marcas, se debe identificar cul de sus elementos
prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el
denominativo o el grfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el
riesgo de confusin, conforme a los criterios contenidos en la presente
interpretacin.
TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relacin
con derechos de terceros, sean idnticos o se asemejen a una marca ya
registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los
mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de
los cuales el uso de la marca pueda inducir al pblico a error, de donde
resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a
confusin o riesgo de asociacin a los consumidores sino que es
suficiente la existencia del riesgo de confusin o de asociacin para que
se configure la prohibicin de irregistrabilidad.
CUARTO: Corresponde a la Administracin y, en su caso, al Juzgador,
con cierta discrecionalidad pero alejado de toda arbitrariedad, determinar
el riesgo de confusin con base a reglas y principios elaborados por la
doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretacin
prejudicial y que se refieren bsicamente a la identidad o a la semejanza
grfica, fontica o ideolgica que pudieran existir entre los signos, donde
debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus
diferencias.
QUINTO: Adems de los criterios referidos a la comparacin entre signos,
es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexin
competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al
referirse los signos en cuestin a productos que pertenecen a distinta
clase, el consultante deber analizar si se trata en efecto de un caso de
conexin competitiva, con base en los criterios expuestos en la presente
interpretacin prejudicial.
El Consejo de Estado de la Repblica de Colombia deber adoptar la
presente interpretacin prejudicial cuando dicte sentencia dentro del
proceso interno N. 2003-00056 01 de conformidad con lo dispuesto por
el artculo 35 del Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, as como dar cumplimiento a lo previsto en el artculo
128, prrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFQUESE y remtase copia de la presente interpretacin a la

Secretara General de la Comunidad Andina para su publicacin en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moiss Troconis Villarreal

PRESIDENTE

Walter Kaune Arteaga

MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo

MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza

MAGISTRADO

Olga Ins Navarrete Barrero

MAGISTRADA

Mnica Rosell
SECRETARIA
Proceso 206-IP-2005

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los trece das del mes de diciembre de mil
novecientos noventisis, reunido el Tribunal Constitucional en
sesin de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los seores
Magistrados:
Nugent,

Presidente,

Acosta Snchez,

Vicepresidente,

Aguirre Roca,
Daz Valverde,
Rey Terry,
Revoredo de Mur,
Garca Marcelo;
Actuando como Secretaria Relatora, la doctora Mara Luz
Vsquez, pronuncia la siguiente sentencia:
ASUNTO:
Recurso Extraordinario interpuesto por la Asociacin de
Proteccin al Consumidor de Arequipa representada por su
Presidente Ricardo Alonso Zavala Toya contra la resolucin de
vista de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Arequipa, de
fecha treinta de julio de mil novecientos noventisis, que
revocando la sentencia de Primera Instancia expedida por el
Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa de fecha
doce de abril del mismo ao y reformndola declar
improcedente la Accin de Amparo interpuesta contra la Oficina
de Signos Distintivos del INDECOPI, por violacin de la garanta
constitucional al debido proceso.
ANTECEDENTES:
En varios peridicos de Lima y en uno de Arequipa, el Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la
Propiedad Intelectual - INDECOPI ha venido editando y
publicando el boletn CON/SUMO CUIDADO donde difunde los
derechos y obligaciones del consumidor. Con el mismo fin, la
Asociacin de Proteccin al Consumidor de Arequipa publica otro
boletn denominado CONSUMO GUSTO, este boletn se difunde
al igual que el boletn CON/SUMO CUIDADO, por medio de un
diario de circulacin local de Arequipa.
Por estos hechos INDECOPI, interpone accin administrativa
ante la Oficina de Signos Distintivos (del INDECOPI) por violacin
contra los derechos de propiedad industrial, y la dirige contra la
mencionada Asociacin de Proteccin al Consumidor de
Arequipa.

Al ser notificada la Asociacin, contesta la demanda por

intermedio de su representante legal Ricardo Alonso Zavala Toya,
solicitando a la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI se
inhiban del conocimiento del proceso administrativo por
considerar que son juez y parte. Este pedido no es aceptado por
la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI.
Por lo que el representante legal de la Asociacin de Proteccin
al Consumidor de Arequipa, a fojas nueve interpone la presente
Accin de Amparo, manifestando que en ese proceso
administrativo se le est violando la garanta constitucional del
debido proceso puesto que siendo el INDECOPI juez y parte
en dicho procedimiento administrativo, no existe la ms mnima
garanta a un debido proceso.
A fojas setentisis, INDECOPI por medio de su representante
legal, contesta la demanda y manifiesta: que el proceso
planteado constituye el ejercicio regular del derecho que le asiste
como titular de una marca, que la nica autoridad competente
para el conocimiento de la denuncia (que motiva esta accin) era
la Oficina de Signos Distintivos como va necesariamente previa a
la intervencin de cualquier autoridad jurisdiccional; que la Oficina
de Signos Distintivos goza de autonoma tcnica, funcional y
administrativa y, por lo tanto, no existe dependencia alguna
respecto del Directorio de INDECOPI; y que no existe acto lesivo
a un derecho constitucional y tampoco existe amenaza cierta e
inminente de su perpetracin.
A fojas ciento setenticinco, corre la sentencia de Primera
Instancia declarando fundada la demanda, considerando, entre
otros fundamentos que el debido proceso es garanta y derecho
fundamental de todo justiciable. Esta sentencia es apelada por la
parte demandada.
A fojas doscientos tres, corre el dictamen del Fiscal Superior en lo
Civil de Arequipa, el cual opina que se revoque la sentencia y se
declare improcedente la demanda por no haberse agotado las
vas previas.
A fojas doscientos ocho, corre la resolucin de vista expedida por
la Primera Sala Civil de Arequipa, que revoca la sentencia de
Primera Instancia, y reformndola la declara improcedente, por lo
que la demandante interpone Recurso de Casacin,
concedindosele como uno Extraordinario.
FUNDAMENTOS:

En los procedimientos administrativos, casi en su totalidad, se

resuelven reclamos en los que una de las partes es el afectado y
la otra es la autoridad administrativa a la cual se le impugna una
resolucin que ella misma expidi.
Es en ese proceso administrativo, que ahora cuestiona el
demandante, en el que se va a acreditar su derecho a usar la
frase que motiv este procedimiento.
Que el rgano al cual ha recurrido la demandada, lo ha hecho en
cumplimiento de la Ley 25868, artculo 16 y conforme a sta,
agotada la va administrativa con la ltima resolucin del Tribunal
de INDECOPI recin se puede acudir a la va judicial.
Por otro lado, las afirmaciones de la parte demandante estn
basadas en suposiciones y no en hechos concretos, reales,
administrativos, que puedan acreditar que se le ha violado el
derecho constitucional a un debido proceso.
El procedimiento administrativo cuestionado por el demandante,
es de cumplimiento obligatorio, pues as lo dispone el artculo 16
del Decreto Ley 25868, en el cual las partes, no slo el
demandante, pueden hacer vales sus derechos, e impugnar sus
resoluciones de ser el caso, y luego recurrir al Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual quien
as lo crea necesario, y luego, recin, acudir al Poder Judicial, si
lo viere por conveniente.
Que tanto en Primera Instancia como en Segunda Instancia, a
pesar que en su parte expositiva la analizan, no se ha resuelto la
excepcin de falta de agotamiento de la va previa deducida por
la demandada, conforme lo dispone el artculo 13 de la Ley
25398, ahora se resuelve conforme a este dispositivo, la misma
que debe ser declarada infundada ya que precisamente es la que
cuestiona el demandante, as lo regula el artculo 24 de la Ley
25398.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, haciendo uso
de las atribuciones que le confiere la Constitucin Poltica del
Estado y su Ley Orgnica le facultan
FALLA:
Declarando infundada la excepcin de falta de agotamiento de la
va previa deducida por la parte demandada; confirmando la
resolucin de vista expedida por la Primera Sala Civil de

Arequipa, de fecha treintiuno de julio de mil novecientos

noventisis, que revocando la sentencia de Primera Instancia, de
fecha doce de abril de mil novecientos noventisis, y
reformndola declara improcedente la Accin de Amparo
interpuesta por la Asociacin de Proteccin al Consumidor de
Arequipa representada por Ricardo Alonso Zavala Toya, dirigida
contra la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI; mandaron
que la presente sentencia se publique en el Diario Oficial El
Peruano, conforme a ley.
S.S.
NUGENT
ACOSTA SANCHEZ
AGUIRRE ROCA
DIAZ VALVERDE
REY TERRY
REVOREDO MARSANO
GARCIA MARCELO
MARIA LUZ VASQUEZ
Secretaria Relatora

INDICE GENERAL
INTRODUCCION
CONTENIDO

I. Apuntes sobre la evolucin y el estado actual de los

institutos que conforman la propiedad industrial a la luz de la
legislacin

comunitaria

nacional

vigente4
II. Alcances y principios generales de la legislacin sobre la
propiedad
industrial
..5
1.mbito

de

aplicacin

autoridades

Competentes..5
2. Jerarqua
normativa..6
3.Institutos
comprendidos.8
4. Principios
informadores.9

5. Disposiciones
generales10
6.Convenios

tratados

internacionales.12
7. Registro, prioridad, idioma y otras normas de procedimiento
..13
8. Clasificaciones
utilizadas.14
9.Casos

prcticos

sobre

propiedad

industrial

. 16
9.1. Proceso

206-IP-2005

. 17
9.2. Sentencia

del

tribunal

constitucional

32
10. ndice
37

general