Property Rights y derecho de marcas

POR

ANTONI FONT

(Separata publicada en la Revista General de Derecho, nms.544-545)

VALENCIA, ENERO-FEBRERO 1990

Property Rights y derecho de marcas

Reflexiones crticas al hilo de la publicacin de la traduccin del artculo de Michael Lehmann La teora de los property rights y la proteccin de la propiedad inteletual e industrial
POR

ANTONI FONT
Catedrtico de Derecho Mercantil Universitat de Barcelona

I. PLANTEAMIENTO GENERAL

La consideracin del derecho de marca como un property right incompleto o subordinado creo que merece algn comentario. Aun compartiendo en lneas generales el planteamiento que Michael Lehmann hace acerca de la construccin de los derechos sobre bienes inmateriales como property rights, me permito realizar algunas puntualizaciones que, sin desmerecer la aportacin del autor, pueden contribuir a aportar alguna luz a la concepcin y desarrollo de nuestro actual derecho de marcas. En mi opinin, el planteamiento de Michael Lehmann peca de un excesivo apego a la letra de los textos legales vigentes en su pas. Es cierto que en Alemania el derecho de marcas, junto al nombre comercial, el rtulo, el derecho al propio ejercicio de la actividad empresarial o la presentacin de productos, ha ocupado siempre una posicin subordinada respecto al tratamiento legal y doctrinal del derecho de patentes. Esta subordinacin o dependencia del derecho de marcas con respecto del derecho de patentes es analizada por Michael Lehmann desde la perspectiva de la teora de los property rights, en la que el derecho de marcas ocupara la posicin de un derecho accesorio en oposicin al derecho de patente, que sera un derecho abstracto, es decir, absoluto, como el derecho de propiedad, aunque con limitaciones, que contribuye directamente a la asignacin eficiente de recursos, mientras que el derecho de marca lo hara slo de un modo indirecto. Los argumentos bsicos de esta construccin consisten en: a) la no negociabilidad independiente del derecho de marca, impuesta por el 8 de la WZG (y por el 23 del HGB, por lo que respecta a la transmisin del rtulo), lo que determina, a su vez, la ausencia de un valor econmico independiente de la marca; b) el carcter solamente indirecto del incentivo que supone el derecho de marca respecto a su funcin en el mercado; y c) la menor restriccin de competencia que representa la marca, como derecho de monopolio de carcter privado en relacin con la patente, lo que se refleja en su duracin, prcticamente ilimitada1. Dudo que estas premisas puedan ser aceptadas con carcter universal. Puede ser cierto, como afirma Lehmann, que el legislador alemn haya querido concebir el derecho de marca como un property right estrictamente accesorio, pero ello no debe ser bice para sostener lo contrario en un planteamiento ms general. El propio Lehmann nos ofrece la clave de interpretacin: la estrecha vinculacin entre la evolucin de la economa de mercado en la moderna sociedad industrial y un sistema operativo de proteccin de la propiedad intelectual e industrial conducen a la consideracin instrumental de los property rights sobre bienes

No estoy muy seguro de que la renovabilidad indefinida de la patente pueda justificarse, como hace LEHMANN, por el hecho de que sta supone una restriccin menor de la competencia que la patente, colocando, adems, en un mismo nivel marca, nombre comercial y rtulo de establecimiento. Creo que es ms fcil justificar en este caso el monopolio como expondr ms adelante- porque su desaparicin no redunda directamente en beneficio de la comunidad y s supone, en cambio, la eliminacin de un incentivo necesario para el correcto funcionamiento del mercado.

inmateriales, cuyo contenido aparece impregnado o condicionado por consideraciones de poltica econmica, que no cabe desconocer. Esta consideracin instrumental del derecho de la propiedad industrial constituye hoy un lugar comn en la doctrina, especialmente en relacin con el derecho de patentes2. Actualmente nadie duda de la contribucin al progreso y desarrollo tcnico e industrial de un eficaz sistema de patentes y aunque est por resolver el dilema de si el grado de investigacin y aplicacin industrial de esa investigacin depende del nivel de desarrollo alcanzado en un determinado mercado, o si es al revs, la estrecha relacin entre derecho de patentes y progreso tcnico e industrial es cuestin unnime y pacficamente aceptada. La deficiente construccin tcnica del derecho de patentes del Estatuto de la Propiedad Industrial poco ha contribuido a ese progreso. Ello ha conducido a un bajo nivel de desarrollo en la investigacin, que resulta acreditado por el reducido nmero de patentes solicitadas en relacin con el de solicitudes y concesiones de modelos de utilidad, y a una absoluta dependencia de la tecnologa extranjera, que ha aprovechado aquellas deficiencias para utilizar en su favor el instrumento tcnico concebido, en principio, para impulsar la investigacin y el desarrollo3. En este sentido puede afirmarse que el Estatuto de la Propiedad Industrial ha generado un sistema poco eficiente, con un alto grado de parasitismo, cuyos resultados en el mercado distan mucho de poder ser calificados de ptimos. En estas circunstancias, no es de extraar que el derecho de marcas, aunque construido tambin con graves imperfecciones tcnicas, haya ocupado una posicin ms central en el desarrollo del Derecho de la propiedad industrial, hasta el punto que muchas de las soluciones adoptadas en materia de derecho de marcas por lo menos en lo que respecta a la construccin tcnica del derecho y a su aparato de proteccin- se han extendido posteriormente al derecho de patentes. En este sentido es especialmente de destacar la simetra existente --cuando no la identidad- entre los artculos 63 de la Ley de Patentes, 36 de la Ley de Marcas y 123 de la Ley de Propiedad Intelectual, al regular las acciones por la violacin del derecho. La construccin terica del derecho de marca se ha llevado a cabo en nuestro ordenamiento sobre el modelo del derecho de patente. El mximo exponente de esta aproximacin entre derecho de marcas y derecho de patentes viene representado por la Disposicin Derogatoria primera de la Ley de Patentes que somete a las normas del derecho de patentes todas las modalidades de propiedad industrial, por lo que a su tratamiento procesal se refiere, lo que ha sido confirmado posteriormente por el artculo 40 de la Ley de Marcas.

II. EL DERECHO DE MARCA COMO DERECHO DE EXCLUSION

El derecho de propiedad constituye ciertamente el derecho de exclusin por excelencia. Con l puede el propietario no slo gozar y disponer de una cosa, como establece el artculo 348 del Cdigo Civil, sino tambin reivindicarla de quin la posea e impedir que un tercero realice actos que perturben su ejercicio, me-

Ver por todos BERCOVITZ, A., Algunas nociones preliminares para el estudio del derecho de patentes, RDM 105106 (1967), pginas 79, 88, 109. Segn este autor el derecho de patentes, en sentido estricto, se define como aquella rama del ordenamiento jurdico que tiene por objeto fomentar el progreso tcnico-industrial, al regular la concesin y el rgimen jurdico de las patentes de invencin o de introduccin. 3 Entre esas deficiencias cabe sealar la ausencia de una proteccin adecuada del derecho . de exclusiva, lo que permite una actuacin tendente a la imitacin; el procedimiento especial para pedir la declaracin de nulidad de la patente, que favorece claramente al usurpador; la ausencia de una previsin normativa eficaz de obligacin de explotacin de la patente, que motiva la utilizacin de patentes de cobertura con el fin de obtener una exclusiva para la importacin de productos; y finalmente, la obsolescencia que supone el sistema de patentes de introduccin, carente de toda justificacin desde la perspectiva del impulso al desarrollo y progreso tcnico y cientfico. Vid. al respecto, BERCOVITZ, A.. Problemtica actual del derecho de patentes espaol, en Problemtica actual y reforma del Derecho de patentes, Montecorvo, Madrid, 1978, pgs. 49-111. En esta misma obra el citado autor aporta interesantes datos estadsticos acerca de las solicitudes y concesiones de patentes y modelos de utilidad por espaoles y extranjeros, que ponen en evidencia las afirmaciones contenidas en el texto. V tambin, GMEZ SEGADE, J. A., Problemas y perspectivas del futuro Derecho espaol de patentes, en Actas de Derecho Industrial, 9 (1983), pginas 79, 80.

diante el empleo de las correspondientes acciones interdictales y negatorias que el Ordenamiento pone a su disposicin4. Esta concepcin patrimonialista del derecho de propiedad, que Lehmann califica de monopolio natural, es bsica para la explotacin econmica de los bienes y la apropiacin de su valor. Con ello se quiere impedir que un tercero explote los bienes atribuidos al propietario. El monopolio concedido al propietario es natural porque se proyecta sobre un bien concreto que slo existe una vez y no tiene limitacin temporal. En sustancia sta es -con los matices y limitaciones que a continuacin observaremos- la concepcin que domina la construccin terica de los property rights sobre derechos inmateriales y, ms concretamente sobre el derecho de marca. Durante la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial se haba construido ya el derecho de marca sobre estas premisas. Pese a las contradicciones e imperfecciones tcnicas de dicho texto normativo, los artculos 1, 13 y 14 del Estatuto ofrecan base suficiente para esa construccin y as ha sido mantenido por numerosos tratadistas5. En la actualidad, nadie puede dudar ya de ese carcter. La nueva Ley de Marcas es taxativa al respecto. Por un lado se define el derecho de marca como el derecho exclusivo de utilizarla en el trfico econmico. Singularmente, el titular podr designar con la marca los correspondientes productos o servicios, introducir en el mercado, debidamente identificados con ella, los productos o servicios para los que hubiera sido concedido el registro y utilizar la marca a efectos publicitarios (artculo 30 LM). Este aspecto positivo de la exclusiva otorgada por el derecho de marca, se complementa con el conjunto de facultades que en su versin negativa o excluyente6 se conceden al titular en el artculo 31. El titular de la marca, en especial podr prohibir a) poner el signo en los productos o en su presentacin; b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con este fin u ofrecer o prestar servicios con el signo; c) importar los productos, exportarlos o someterlos a cualquier otro rgimen aduanero como, por ejemplo, el trnsito o el de depsito; d) utilizar el signo en los documentos de negocios y la publicidad (artculo 31.2 LM). Ahora bien, la construccin del derecho de marca como property right no llega -no puede llegar- a los mismos extremos que alcanza la del derecho de propiedad como monopolio natural. Como acertadamente afirma Lehmann, los derechos sobre bienes inmateriales son derechos de exclusin selectiva y artificialmente creados por el Derecho privado, cuyo carcter monopolstico limitador de la competencia no resulta necesariamente de la naturaleza del bien protegido por medio del property right. Por ello, el monopolio tiene lmites . impuestos por el Ordenamiento. Ya que la naturaleza del bien no exige la explotacin monopolstica, es preciso que sta est justificada y, en cualquier caso, no puede exceder los lmites de lo razonable. De ah que la concesin de una marca est sometida a un completo catlogo de prohibiciones (artculos 11 a 13 , LM) y que pese a su terica duracin ilimitada, el Ordenamiento prevea causas y circunstancia de extincin del monopolio (ver especialmente las causas de caducidad contenidas en el artculo 53 LM). El Ordenamiento no soporta restricciones de competencia ms que en la medida en que stas sean aptas para funcionar como incentivo de la actividad econmica.

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Vid. artculo 1.631 y artculos 1.651 a 1.662 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Respecto al nombre comercial, puede verse la construccin dogmtica de la accin en CARLON, L.: Contribucin al estudio del nombre comercial, en RDM 1964, 7, pg. 279. Con carcter ms general, VICENT, F Compendio crtico de Derecho mercantil, 1. Bosch, Barcelona, 1986, pginas 645, 646, 676, 678. En la jurisprudencia el reconocimiento de esta accin puede encontrarse en las sentencias del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 1945, 27 de enero de 1948, 27 de diciembre de 1954, 26 de mayo de 1956, 21 de noviembre de 1958, 13 de diciembre de 1963, 7 . de julio de 1980 y 16 de julio de 1985, entre otras. No obstante, los intentos de construccin de una accin de cesacin inmediata bajo los esquemas de los interdictos de retener y recobrar, impulsada fundamentalmente por FUENTES CARSI (Problemas del proceso de nulidad del registro en materia de Propiedad industrial, Barcelona, 1956), no prosperaron durante la vigencia del Estatuto. VICENT (ob. cit., pg. 679) sugera -vigente todava el Estatuto de la Propiedad Industrial- la posibilidad de instrumentar por lo menos una paralizacin provisional de la actividad perturbadora del derecho de marca a travs de las medidas cautelares del artculo 1.428 de la LEC en la redaccin otorgada por la Ley 30/1984 de 6 de agosto. Hoy en da el debate carece de sentido, al haber reconocido expresamente esa posibilidad el artculo 36.c) de la Ley de Marcas. 6 A este respecto es preciso sealar que la redaccin del artculo 50 de la Ley de Patentes es mucho ms radical en su forma de exponer el contenido del derecho de patente. Este se define nicamente en su vertiente negativa, como derecho a impedir que un tercero fabrique, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice un producto objeto de la patente o la importacin o posesin del mismo para los fines mencionados.

III. EL DERECHO DE MARCA COMO SISTEMA DE INCENTIVO

La funcin del property right como sistema de incentivo, haba sido ya reconocido por la doctrina en materia de derecho de patentes. La funcin del derecho de patentes como impulsor del progreso tcnico e industrial y medio o instrumento para recompensar el esfuerzo investigador, en la medida en que el inventor contribuye a incrementar los conocimientos de la comunidad en una economa de mercado, constituye hoy una cuestin unnimemente admitida por la doctrina7. No sucede lo mismo con el derecho de marca. A 1o sumo, como hace Lehmann, se llega a reconocerle una funcin incentivadora indirecta, negndole el carcter propio y autnomo, por su ineptitud para ser objeto de trfico independiente. A mi juicio, esta posicin no es aceptable con carcter general. En el derecho espaol la marca es objeto de trfico independiente y en este sentido se pronuncia el artculo 41.1 de la Ley de Marcas que declara que con independencia de la transmisin de la totalidad o de una parte de la empresa, la marca y la solicitud de registro de marca podr ser cedida por todos los medios que el derecho reconoce, admitiendo la posibilidad apuntada por el artculo 6 quater del Convenio de la Unin de Pars8. El planteamiento criticado lo es por excesivamente restrictivo. Aceptarlo significa tanto como limitar las funciones del derecho de marcas. En nuestra doctrina Fernndez Novoa, siguiendo en este punto las orientaciones de la doctrina americana, ha sabido sintetizar magistralmente las funciones que cumple el derecho de marca y que por s mismas son reveladoras del valor econmico y funcin autnoma del property right. funcin indicadora de la procedencia empresarial, funcin indicadora de la calidad del producto, funcin condensadora del goodwill empresarial y funcin publicitaria de la marca9. La funcin directamente incentivadora de la marca y de control de eficiencia en el mercado puede comprenderse fcilmente a la luz de la doctrina de los property rights. El monopolio -limitado- de explotacin de la marca se concede, ciertamente, para servir de instrumento de comunicacin del oferente para la valoracin de las prestaciones empresariales en el mercado, y en este sentido contribuye primariamente a la reduccin de los costes de informacin. Pero la funcin de la marca no se detiene ah. Una vez el producto es lanzado al mercado, ste realiza un juicio de valor sobre el mismo y la aceptacin del mismo por el pblico depende en gran medida del acierto con que el empresario haya sabido utilizar la marca como instrumento de comunicacin. Con esta utilizacin se produce un valor aadido que el mercado acaba por confirmar. De este modo, la calidad del producto, la publicidad y el goodwill empresarial se condensan en un especial selling power, que tiene valor econmico por s mismo. Con su decisin el mercado selecciona las marcas que mejor sirven para acercar la oferta a la demanda y recompensa de este modo al empresario que en torno a ellas ha sabido crear un eficaz sistema de ventas. La estrategia comercial de las empresas en relacin con las marcas discurre entre dos extremos tericos posibles. Una empresa puede optar por una poltica de marca de empresa, con el fin de reforzar la imagen corporativa en el mercado, haciendo saltar a un primer plano la funcin indicadora de la procedencia del producto. Se trata de concentrar todos los esfuerzos en la imagen empresarial y proyectar sta sobre los diversos productos ofertados. El consumidor elegir, fundamentalmente, por la asociacin producto-empresa. La otra opcin tericamente posible es la poltica de marca de producto. En este caso se trata de dotar de un perfil propio a un producto con el objeto de distinguirlo de los similares producidos u ofertados por la competencia. En ambos casos, sin embargo, la marca cumple una funcin que supera la meramente informativa. Su utilizacin como instrumento de la poltica empresarial pone de relieve la condensacin de valores econmicos en s misma. En el plano estrictamente jurdico esa revalorizacin econmica de la marca tiene tambin sus consecuencias. Algunos ejemplos extrados de la praxis actual pueden contribuir a aclarar lo que
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Ver por todos BERCOVITZ, A., ob. cit., pginas 115, 128 y El derecho de patentes como medio para recompensar el esfuerzo investigador: limitaciones y problemas actuales, en Problemtica actual y reforma del Derecho de patentes espaol. Montecorvo, Madrid, 1978, pginas 21, 26, 27. 8 No obstante, este planteamiento no puede extenderse al nombre comercial y al rtulo del establecimiento, respecto de los cuales hay que predicar un marcado carcter limitado y accesorio. As lo confirma expresamente el artculo 79 de la Ley de Marcas para el nombre comercial y debera concluirse igualmente en relacin con el rtulo del establecimiento, aunque de hecho, la Ley guarda silencio al respecto. 9 FERNNDEZ NOVOA, C.: Fundamentos del Derecho de marcas, Montecorvo, Madrid, 1984, pginas 44 y ss.

aqu se expone. El primero de ellos lo constituyen los actuales sistemas de distribucin que se articulan en torno a la marca (franquicia, distribucin selectiva, cadenas de distribucin). El segundo procede de la introduccin de criterios de referencia a los canales de distribucin para enjuiciar la nulidad o anulabilidad de la marca. En el primer caso, la Comisin y el Tribunal de las Comunidades Europeas se han visto obligados a reconocer la bondad de tales sistemas distributivos (va sentencia, decisin o reglamento de exencin) por los efectos positivos que dichos sistemas producen en el sistema competitivo, pese a que se construyen sobre la base de un derecho de monopolio legal que el Tratado de Roma reconoce y ampara, pero cuya ejecucin prctica puede -en va de hiptesis- provocar restricciones de la competencia10. En el segundo, la necesidad, impuesta por el sistema de prohibiciones de la Ley, de que la marca por la que se solicita un registro no sea igual o semejante a otra marca anterior (solicitada o registrada) para designar productos idnticos o similares11, ha movido a la doctrina12 y a la jurisprudencia13 a concluir que no es posible la distincin con una misma marca de productos distintos, cuando se emplean los mismos canales de distribucin. Dicho en otros trminos, la identidad de los canales de comercializacin provoca una identificacin entre productos distintos que genera confusin o error en el consumidor. En ambos casos el objeto de la intervencin jurdica es el mismo. La marca asegura frente al consumidor la procedencia del producto, pero al mismo tiempo supone una proteccin para todo el sistema distributivo, en la medida en que facilita o favorece una poltica empresarial homognea y uniforme. Esta consideracin instrumental de la marca representa la medida o exponente de su valor econmico autnomo, que permite organizar a su entorno un autntico y verdadero mercado de marcas14.

IV. CONSECUENCIAS DEL PLANTEAMIENTO EXPUESTO

La concepcin del derecho de marca como property right abstracto permite explicar mejor el tratamiento otorgado por el Ordenamiento a algunos de los problemas que plantea el uso de un derecho de mo10

Respecto a las Decisiones de la Comisin, pueden verse AEG-Telefunken, JO Ley 117 de 30 de abril de 1982, 15; BMW JO Ley 29 de 3 de febrero de 1975, 1; Campari, JO Ley 70 de 13 de marzo de 1978, 69; Grundig 11 JO Ley de 30 de agosto de 1985, 1; Junghans, JO Ley 30 de 2 de febrero de 1977, 10; SABA 11 JO Ley 376 de 31 de diciembre de 1983, 41; Computerland, DOCE Ley 222 de 10 de agosto de 1987, 12. En relacin con las sentencias del Tribunal de Justicia, pueden verse Distillers, Rec. 1980, 2.229, y muy especialmente las conclusiones del Abogado general; AEG-Telefunken, WuW/E EWG/MUV 600; Metro-SABA, Rec. 1975, 1875; Pronuptia de Pars. sentencia de 28 de enero de 1986, GRUR/Int, 1986, 193. Finalmente, por lo que respecta a los Reglamentos, pueden verse, entre otros, el Reglamento 67/67 CEE (de la Comisin), de 22 de marzo de 1967, sobre la aplicacin del artculo 85, 3 del Tratado a categoras de acuerdos de distribucin exclusiva, JO L 57 de 25 de marzo de 1967, 849, sustituido por los Reglamentos 1.983/83 (de la Comisin), sobre acuerdos de distribucin exclusiva, y 1.984/83 (tambin de la Comisin), sobre acuerdos de adquisicin en exclusiva, de 22 de junio de 1983, JO L 173, de 30 de junio de 1983; Reglamento (CEE) n 2.349/84 de la Comisin de 23 de julio de 1984 (JO L 219, 1984, 15) relativo a la aplicacin del apartado 3 del artculo 85 del Tratado CEE a ciertas categoras de acuerdos de licencia de patentes; Reglamento 123/85 CEE (de la Comisin). de 12 de diciembre de 1984, sobre la aplicacin del artculo 85, 3. del Tratado CEE a ciertas categoras de acuerdos de licencia de patentes; Reglamento 123/85 CEE (de la Comisin), de 12 de diciembre de 1984, sobre la aplicacin del articulo 85,3 del Tratado a categoras de acuerdos sobre distribucin de vehculos automviles y prestacin de servicios a la clientela. JO L 15, de 18 de enero de 1985, 16; Reglamento (CEE) n 4.087/88 de la Comisin de 30 de noviembre de 1988, 9 DOCE Ley 359/46 de 28 de diciembre de 1988), relativo a la aplicacin del apartado 3 del articulo 85 del Tratado a categoras de acuerdos de franquicia. 11 Ver en el sentido indicado, articulo 12.1.a) de la Ley de Marcas. 12 Vase en este sentido, FERNNDEZ-NOVOA, ob. cit.. pginas 242, 249 y ss. 13 Ver entre otras, sentencia del Tribunal Supremo (4) de 23 de febrero de 1973, sentencia del Tribunal Supremo (4) de 5 de abril de 1973, sentencia del Tribunal Supremo (3) de 6 de marzo de 1975, sentencia del Tribunal Supremo (3) de 11 de febrero de 1975, y sentencia del Tribunal Supremo (3) de 16 de diciembre de 1976, citadas y comentadas por FERNNDEZ-NOVOA, con referencias, asimismo a la moderna jurisprudencia norteamericana en materia de marcas. 14 Resulta ocioso recordar aqu las operaciones diseadas y realizadas en los ms distintos sectores para la adquisicin de marcas fuertemente implantadas en un determinado mercado, como medio o instrumento de penetracin por parte de entidades extranjeras o de poltica de expansin de otras empresas que ya operan en el mismo o en otro sector.

nopolio en un orden de libre competencia. Algunos de estos problemas son especficos del derecho de marcas, otros son compartidos con el derecho de patentes. En todo caso -y el1o es comn a todos los derechos sobre bienes inmateriales- el ejercicio de estos derechos esta sometido a limitaciones, dado que han sido creados selectiva y artificialmente por el ordenamiento jurdico privado para satisfacer necesidades de un orden econmico basado en la libre competencia.

a) El uso obligatorio de la marca registrada

El derecho espaol de la propiedad industrial impone la obligacin de explotar el monopolio concedido, obligacin que no existe, sin embargo, con relacin a los bienes corporales y al derecho de autor. En derecho de patentes, el articulo 81 de la Ley de Patentes concede una reduccin del 50% de las correspondientes tasas al oferente de licencias de pleno derecho, mientras que el articulo 83 del mismo texto legal establece la obligacin de explotacin de la patente, sancionando el articulo 86 la falta o insuficiencia de explotacin con la concesin de una licencia obligatoria15. La falta de explotacin ulterior determina la caducidad de la patente (articulo 116 LP). En sus lneas generales, el derecho de marcas sigue el mismo modelo. El artculo 4 de la Ley de Marcas impone la necesidad de un uso efectivo y real de la marca en un plazo de cinco anos a partir de la fecha de publicacin de la concesin. En caso de solicitud de renovacin del registro, el articulo 7 de la Ley obliga al titular de la marca a acompaar una declaracin en documento pblico de su uso. La marca no usada durante este periodo puede ser declarada caducada por los Tribunales, a tenor de lo establecido en el articulo 53.a) de la Ley, incumbiendo al titu1ar de la marca la prueba del uso o de la existencia de causas justificadas que lo hayan impedido16.

b) Temporalidad del derecho de marca

El registro de marca se otorga por un periodo de diez anos (articulo 5 LM). No obstante, y en claro contraste con los artculos 49 de la Ley de Patentes y 26 de la Ley de Propiedad Intelectual, el articulo 5 de la Ley de Marcas permite la renovacin indefinida del registro por periodos ulteriores de diez aos. Ello podra hacer pensar que la naturaleza del property right que se protege con la marca es algo diferente del protegido por la patente o el derecho de autor. No obstante, creo que no hay contradiccin entre lo expuesto mas arriba acerca de esta naturaleza y las consiguientes limitaciones impuestas a su ejercicio y esta supuesta prolongacin intemporal del derecho. Pese a la diccin del articulo 5 de la Ley de Marcas, la marca sigue siendo, sustancialmente, un derecho temporal. No hay que olvidar que, por un lado, la marca es una concesin administrativa, sujeta a un control de la Administracin, y que, por otro, la Ley de Marcas establece en su articulo 53 un catlogo de causas de caducidad, entre las que se encuentran el no uso, la vulgarizacin y la transformacin en un signo engaoso. En todos estos casos decaen los presupuestos por los que se ha otorgado la concesin. Las causas que justifican la limitacin temporal del derecho de marca son las mismas que concurren en el derecho de patentes y que Lehmann pone acertadamente de relieve. Una sociedad -escribe Lehmann en relacin con el derecho de patente- s1o renuncia voluntaria y temporalmente al acceso sin costes a determinados bienes si, con ello, puede estimularse su produccin y distribucin para y en el mercado. El derecho
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Al igual que en la Ley alemana, la Ley de Patentes prev la posibilidad de concesin de una licencia obligatoria por causa de inters pblico (articulo 86.d). 16 El Estatuto de la Propiedad Industrial ya prevea la caducidad de la marca por no uso en el nmero 5 del articulo 158. No obstante, segn FERNNDEZ NOVOA, ob. cit.. pgina 403, no consta que esta norma haya sido aplicada nunca. Sobre la justificacin terica del uso obligatorio de la marca registrada, ver FERNNDEZ NOVOA, C., ob. cit., pginas 385 y ss. Ver tambin del mismo autor El uso obligatorio de marca registrada. ADI 3 (1976), pginas 13 y ss.

monopolstico limitador de la competencia debe conducir a una compensacin, pero no a que la sociedad renuncie totalmente a la propiedad industrial protegida por un property right. Pues bien, lo mismo sucede en derecho de marcas. Como se ha expuesto anteriormente, el registro de marca se concede como un estimulo para mejorar el funcionamiento del mercado, para acercar oferta a demanda, incrementar la transparencia, disminuir los costes de informacin y mejorar la distribucin de bienes, servicios y recursos. Desde esta perspectiva se comprende que el monopolio concedido s1o estar justificado cuando el titular de la marca la utiliza con estos fines. En trminos econmicos, s1o el titular de la marca esta autorizado para internalizar las externalidades que produce el ejercicio de la actividad comercial (publicidad, promocin, y otros esfuerzos de comercializacin que cabe imputar como costes del producto). As se comprende fcilmente que el Ordenamiento haya establecido limitaciones temporales al ejercicio del derecho de marca. Si la Ley prev la renovacin -en principio, indefinida, pero peridica- del registro, ello es debido a la naturaleza del derecho de marca que exige esta continuacin en el tiempo para su correcta explotacin y funcionamiento. Si no fuera as, cualquiera podra aprovecharse del incremento econmico generado por el titular, producindose fenmenos de parasitismo por apropiacin que conduciran a un funcionamiento subptimo del mercado y que el ordenamiento jurdico no desea en modo alguno tutelar17. Tngase en cuenta que, a diferencia de lo que ocurre con las patentes, la caducidad de la marca no redunda -en principio- directamente en favor de la comunidad. Por ello se impone una solucin distinta. Ahora bien, la marca -como la patente- cumple una funcin de control de la eficacia del mercado, por lo que ste no puede admitir la existencia de marcas ineficientes. Es en este contexto, donde hay que situar la discusin sobre las limitaciones temporales a su ejercicio. El control se ejerce mediante una regulacin administrativa con la renovacin peridica y el pago de las tasas correspondientes y mediante una decisin de mercado en aquellos casos en que la marca ha dejado de cumplir la funcin para la que fue concebida (vulgarizacin, conversin en un signo engaoso). Ello permite explicar fcilmente el fenmeno de la vulgarizacin como causa de caducidad de la marca. La vulgarizacin de la marca afecta paradjicamente a las 11amadas marcas de renombre de las que se predica una especial proteccin18 que, excepcionalmente, hace quebrar el principio de especialidad. Cuando la marca se ha convertido en la designacin usual del producto o servicio incurre en la prohibicin del articulo 11.1.a) de la Ley para el registro de marca, lo que, por virtud del mandato del articulo 47.1 de la Ley, determina su nulidad. La ineptitud del signo para diferenciar el producto, por haber adquirido ste un carcter genrico, impide al titular seguir ejerciendo su monopolio. De no ser as, el contenido de este derecho se extendera injustificadamente, puesto que llegara a reconocer que el titular de la marca seria el nico habilitado indefinidamente para la colocacin del producto en el mercado. Las consecuencias serian exorbitantes y la sociedad no puede permitirlo. No es cuestin, pues, de decidir si la sociedad debe a no renunciar al acceso sin costes a determinados bienes, sino cmo y en qu condiciones renuncia a ello.

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Vase al respecto el articulo 13.c} de la Ley de Marcas que niega el acceso al registro de signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputacin de otros signos 0 medios registrados. El argumento expuesto en el texto sirve tambin para explicar la obligacin de uso de la marca registrada. Si la marca no se usa puede fcilmente ocurrir (que su registro sirva para fines distintos a la funcin que cumple ese derecho. Algunos de esos fines pueden ser hasta cierto punto legtimos (como las marcas de defensa o de reserva). pero en otros casos -y la praxis est 1lena de ejemplos que no es preciso ni oportuno recordar- el registro de una marca no usada . puede dar lugar al ejercicio de coacciones para obtener sumas de dinero que no se justifican por la existencia de un intercambio. 18 Ver en este sentido FERNNDEZ NOVOA. C.. ob. cit.. pg. 305 y ss.. para quien la proteccin de la marca renombrada ms al1 de la regla de la especialidad constituye una pieza bsica de un Sistema de Marcas actual y progresivo. Ver tambin del mismo autor El relieve jurdico de la notoriedad de la marca, RDM 112 (1969). pginas 169 y ss. Igualmente aqu, como en caso de uso obligatorio de marca registrada. se puede utilizar el mismo argumento del parasitismo para explicar la especial proteccin reclamada para la marca de renombre. Si sta no se protege adecuadamente se fomenta el parasitismo, en la medida en que cualquiera puede argir que la marca se uti1iza para distinguir un producto diferente. No es difcil suponer que quien as procede intenta aprovechar la va de penetracin abierta en el mercado por el esfuerzo ajeno, induciendo a error al pblico sobre la procedencia e identificacin del producto. Es el valor aadido de la poltica empresarial sobre el producto el objeto de proteccin del derecho sobre una marca de renombre.

c) Parasitismo.
El fundamento econmico de las limitaciones de los derechos sobre bienes inmateriales permite asimismo explicar y justificar el tratamiento legal y jurisprudencial de un fenmeno cada vez mas habitual en el mercado, conocido con el nombre de free riding o parasitismo. Ya se ha visto anteriormente19 como el Ordenamiento reacciona ante fenmenos de este calibre. Se impone ahora ofrecer una explicacin a la luz de la teora de los property rights. La eficacia de un sistema de distribucin depende en gran medida de la proteccin que se otorgue al conjunto del sistema. La construccin de un sistema distributivo no esta exenta de costes. Por ello, no ser posible llegar a una distribucin racional y eficiente si no se ofrecen paralelamente incentivos econmicos. Dichos incentivos pueden 11egar de la mano de un derecho de monopolio que otorgue al titular de la marca la posibilidad de apropiar en exclusiva los resultados de la explotacin econmica. Desde el momento en que al titular de una marca el mercado le exige la realizacin de unas inversiones, unos esfuerzos promocionales y el cumplimiento de unos mnimos indispensab1es en cuanto al servicio al cliente, es razonable suponer que quien realice estas actividades desee cubrirse frente a las practicas llevadas a cabo por operadores autnomos que, sin realizar la inversin correspondiente, podran ofrecer el mismo producto a un precio inferior, puesto que el dato que preside su actuacin es precisamente la renuncia a realizar dichas inversiones, aprovechndose, en cambio, de la actividad de promocin y penetracin en el mercado realizada por el titular de la marca20. Si el titular de una marca sobre la que se construye un sistema distributivo no posee un derecho de exclusin fuertemente protegido, su posicin se hace extremadamente frgil, ya que ante esta hipottica ausencia de un aparato protector del derecho se abre ineludiblemente la puerta a la imitacin y a todos los fenmenos de parasitismo que ello conlleva.

d) Otras limitaciones
Finalmente conviene examinar tambin algunas limitaciones que posee el ejercicio del derecho de marca como derecho de exclusiva, de carcter no estrictamente temporal. La primera de e11as es la relativa a la regla de la especialidad, a la que ya se ha hecho referencia anteriormente. Segn esta regla, la proteccin del derecho de marca se extiende Unicamente sobre los productos o servicios para 10s que se ha obtenido el registro. La consecuencia mas palpable de la regla de la especialidad de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o ms derechos de marca autnomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autnomas sea utilizada en relacin con una clase o variedad diferente de productos o servicios21. Lo contrario 11evaria a extender injustificadamente el monopolio a todo tipo de productos o servicios, sin que el mercado pudiera llevar a cabo correctamente un control de su eficiencia. La regla de la especialidad sufre una derogacin, como hemos visto22, en el caso de marcas con renombre, puesto que en estos supuestos el control de la eficiencia pasa necesariamente por ah. No se puede combatir eficazmente el parasitismo -que conlleva incremento de costes de informacin y enturbia la transparencia de mercado- sin extender la proteccin de la marca a todo producto o servicio23. La segunda consiste en el agotamiento del derecho de marca. Segn e11a se entiende que el titular de la marca agota su derecho con la comercializacin del producto y, en consecuencia, no puede prohibir a
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Vid. supra nota 15 y texto correspondiente. FONT A., Mercado Comn y Distribucin, Bosch, Barcelona. 1987. pgina 34 y ss. 21 FERMNDEZ NOVOA. c.. ob. cit.. pginas 278 y 55. Esta regla se encuentra implcita en los artculos 1. 12 y 19 de la Ley de Marcas. 22 Vid. supra nota 16. as como texto correspondiente. 23 Segn FERNNDEZ NOVOA. ob. y lug. cit. la regla de la especialidad constituye un mecanismo esencial del Sistema de Marcas. La regla de la especialidad es recogida con uno u otro nombre por la mayora de los ordenamientos. No obstante. existe algn ordenamiento que la deja de aplicar, entre los que se cuenta el Derecho Uniforme de Marcas del Benelux (FERNNDEZ NOVOA, ob. y lug. cit. en nota).

terceros el uso de la misma para productos comercializados en Espaa con dicha marca por el titular o con su consentimiento expreso (articulo 32.1 LM). La doctrina del agotamiento del derecho de marca ha tenido especial significacin en la aplicacin del Derecho Antitrust europeo. En diversas sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades24 se ha recurrido expresa o implcitamente a e11a para declarar que el derecho del titular de una marca no puede extenderse hasta el punto de permitirle impedir las operaciones de importacin o reexportacin del producto designado con la marca. El derecho del titular de la marca agota con los actos primarios de explotacin -directa o indirecta, mediante la concesin de licencias- y primera puesta en circulacin de los productos. Una vez estos actos han sido realizados, el derecho de marca acaba su funcin respecto a la comercializacin del producto. Una vez ms el ius prohibendi del titular de la marca resultara exorbitante en relacin con los fines que persigue si se le permitiera extender sus facultades ms all del objeto especficamente protegido. El monopolio del titular de la marca se justifica como incentivo y recompensa por su contribucin a la mejora de la eficiencia de los mecanismos de mercado, poniendo a disposicin de toda la sociedad sistemas que permiten un mejor aprovechamiento de los recursos, en cuanto los bienes pueden llegar a todos los sectores geogrficos y sociales- con independencia de la presin que ejerce la demanda sobre estos mismos bienes. Podra hablarse as de una funcin social de la marca. Pero a partir de ah, su ejercicio puede resultar exorbitante. Una vez lanzado el producto al mercado, el titular de la marca no puede seguir extendiendo su longa manu para impedir la libre circulacin de bienes y servicios o imponer una circulacin determinada.

V. DERECHO DE MARCAS Y DERECHO DE LA COMPETENCIA

La teora de los property rights ha sido utilizada eficazmente para combatir el argumento de sectores doctrinales crticos con el sistema de monopolios legales, por estimar que los derechos sobre bienes inmateriales suponan restricciones de la competencia incompatibles con el orden que preside la economa de mercado. Partiendo de las consideraciones tericas desarrolladas en los apartados precedentes y en la triple particin de los bienes segn los niveles de consumo, produccin e innovacin, no debe resultar difcil comprender el carcter incentivador de los citados derechos25. Por lo que respecta a las marcas, stas representan ciertamente junto a las patentes una restriccin de la competencia en el nivel de la produccin -y si se quiere, de la distribucin- pero que 11eva aparejado un incremento de la competencia en el nivel del consumo. Este argumento, aunque no es seguro que conscientemente, ha sido utilizado por la Comisin y el Tribunal de Justicia de las Comunidades para enjuiciar la adecuacin de los sistemas de Distribucin creados en tomo a una marca y licencias de marca al articulo 85.1 del Tratado de Roma. Algunos ejemplos tomados de la praxis y jurisprudencia comunitaria pueden ayudar a la comprensin del tema. A partir de la sentencia al caso Metro-SABA hoy ya nadie puede dudar del efecto positivo que los sistemas de Distribucin selectiva tienen en la comercializacin de los productos. El Tribunal, apoyndose en un concepto funcional de competencia -la competencia de resultados- admiti la posibilidad de que un sistema de Distribucin selectiva pudiera verse eximido de la prohibicin del articulo 85.1 del Tratado de Roma si la restriccin de la competencia que el sistema produca en el interior de la marca (competencia intrabrand) se
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Ver. entre otras. sentencia Grundig-Consten de 13 de julio de 1966 (Rec. 1966, 429). En relacin con el derecho de patente. sentencias Centrapharm Winthrop de 31 de octubre de 1974 (Rec. 1974, 1.184) y Centrapharm Sterling Drug de la misma fecha (Rec. 1974. 1.147). Respecto a su aplicacin al derecho de autor. pueden verse las sentencias Sirena de 18 de febrero de 197 l (Rec. 1971, 69) y Deutsche Grammophon GmbH de 8 de junio de 1971 (Rec. 1971. 487). 25 Respecto a los fundamentos tericos de la construccin de los monopolios legales como sistemas de incentivos en un segundo mercado, puede verse, FONT, A.. ob. cit., 17 y ss., en especial. 23 y ss.

vea compensado por un incremento de la competencia generado en el exterior de la red (competencia interbrand). 0 dicho de otro modo: la sustitucin de la competencia entre operadores de una misma red por la competencia entre redes de Distribucin puede entenderse positiva, si con ello se consigue que los productos lleguen en mejores condiciones a las manos del consumidor. Esto significa que en el interior de la red -pero tambin en el exterior- la competencia de precios se ve sustituida por una competencia de prestaciones. Los operadores, sometidos a condiciones uniformes de suministro y descuentos, practican precios uniformes, y slo pueden competir entre ellos en el sector de los servicios al cliente. En otra ocasin, la Comisin decidi que el conjunto de licencias exclusivas otorgadas por la compaa Campari-Milano, si bien contenan clusulas que infringan el articulo 85.1 (entre ellas, las exclusivas territoriales y la prohibicin de venta de productos competidores) deba entenderse que el conjunto diseado era el Unico posible para mejorar la produccin y Distribucin de los productos, puesto que s1o as las licenciatarias podan rentabilizar sus inversiones y reforzar la red de comercializacin26. El mximo exponente de esa evolucin de la praxis comunitaria hacia el reconocimiento de los efectos benficos de las restricciones monopolsticas producidas por la Explotacin de una marca lo constituye el Reglamento (CEE) Nmero 4.087/88 de la Comisin, de 30 de noviembre de 1988 (DOCE L 359/46 de 28 de diciembre de 1988), relativo a la aplicacin del apartado 3 del articulo 85 del Tratado a categoras de acuerdos de franquicia. Aunque se parte de la falacia de que los acuerdos de franquicia son esencialmente licencias de derechos de propiedad intelectual relativos a marcas comerciales o signos y know-how que se pueden combinar con obligaciones de suministro o venta, invirtiendo claramente el argumento, ya que la franquicia es esencialmente un sistema de Distribucin, no es desdeable la justificacin de la valoracin positiva de dichos sistemas. Para la Comisin los acuerdos de franquicia dan a los franquiciadores la posibilidad de crear una red de Distribucin uniforme sin necesidad de realizar cuantiosas inversiones, lo que puede favorecer la entrada de nuevos competidores en el mercado, aumentando la competencia entre marcas. Tambin permiten que los empresarios independientes puedan establecer instalaciones mas rpidamente y con mas posibilidades de xito, aumentando tambin as la posibilidad de competir de forma eficaz con grandes empresas de distribucin.

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Sin embargo. este argumento no fue aceptado ni por la Comisin ni por el Tribunal en el caso Distillers (JO Ley 233, de 4 de septiembre de 1980; Rec. 1980. 2.229). El argumento de la Comisin para desechar aqu la doctrina Campari constituye una verdad a medias. Se parte de la consideracin de que la comercializacin de las bebidas amparadas por la marca tiene su base en una licencia, que es una posicin jurdica protegida por un ordenamiento interno. mientras que en el caso Distillers, los distribuidores no eran licenciatarios. Para una crtica a la Decisin de la Comisin. vase KORAH. V Goodbye Red Label: Condemnation of Dual Pricing by Distillers. EuLR, 1978, 62. Estoy totalmente de acuerdo con FERNNDEZ NOVOA, C., ob. cit.. pgina 372. cuando afirma que en el caso sealado en el texto la Comisin utiliz argumentos en cierto modo paralelos a los del Tribunal Supremo norteamericano en el caso Sylvania. En mi obra Mercado Comn y Distribucin sostengo que la Comisin y el Tribunal, aunque de un modo inconsciente, aplican el articulo 85.1 del Tratado y sus excepciones mediante una interpretacin atemperada que llega a los mismos resultados prcticos que la rule of reason norteamericana. En an1ogo sentido, respecto al fundamento de la Decisin. pueden verse las Decisiones Carlsberg (JO Ley 207. de 2 de agosto de 1984. 26) y Mot & Chandon (JO Ley 94. de 8 de abril de 1982.7).