EL CONCEPTO JRIDICO DE 'KNOW HOW' 1. Introduccin.

Hay quienes dudan de la eficacia de la aplicacin del derecho en este campo de la tecnologa, sobre todo en su modalidad no patentada. Gmez Segade llega a decir que no se debe intentar una definicin de know how universalmente vlida, ya que ello podra perjudicar a los pases principalmente receptores de know how (pases subdesarrollados) en beneficio de los ms ricos, que usualmente exportan know how. Para el autor espaol, como se ve, tal definicin que adems es el objeto del presente trabajo, no ser aspticamente doctrinal, sino esencialmente poltica y considerar las realidades de la economa mundial. Al pretender definir qu es el know how, tratamos de tener en mente tales presupuestos y los objetivos prcticos de auxiliar al negociador de tecnologa en su tarea de comprar un producto esencial para el Brasil. . Que es la tecnologa La tecnologa no es una cosa, aunque pueda necesitar del apoyo de bienes tangibles para su realizacin: el panel en el cual se dibuja o escribe, la cinta grabada, el film, la fotografa. Tampoco es un derecho, aunque, como se demostrar, pueda ser objeto de derecho. La tecnologa es un conjunto de informaciones o, sucintamente, una informacin. Es punto pacfico que una informacin puede recibir la ms alta proteccin jurdica. Existe el derecho a dar una informacin (Const. Fed., art. 153. * Este trabajo es la reproduccin de una conferencia dada en el curso sobre comercio y tecnologa organizado por FINEP - Financiadora de Estudios y Proyectos, de la Secretaria de Planeamiento del Brasil- el 8 de junio de 1978. Traducido del portugus. ** Funcionario 752 pargrafo 8), como existe el de negarla, en virtud del secreto profesional. Puede existir el derecho de exigir una informacin correcta, tal como el garantizado por respuestas por medio de la prensa; el de anunciar derechos o cualidades individuales, como 111 garantiza el Estatuto de la O.A.B. (Organizacin de Abogados Brasileos) para abogados. Existe, sobre todo, el derecho de sacar provecho econmico de las informaciones. De esta manera, el autor de una obra literaria puede explotar su creacin, bajo la proteccin de sus derechos de autor, as como el inventor puede hacerlo con el amparo de una patente. El empresario que en virtud de la calidad de sus productos o de la eficacia de su publicidad, asoci determinada informacin (el nombre del establecimiento, la marca del producto, la "appllation d'origine") a una posicin en el mercado, puede ver protegida tal posicin por la exclusividad del uso del smbolo asociado a la firma o a las mercaderas. La proteccin jurdica es bastante amplia: quien viole el secreto de una carta, quien revele los secretos de una empresa, o preste informaciones falsas, podr ser sancionado criminalmente. A quien haga uso indebido de un invento patentado, se le puede impedir que lo siga haciendo. Quien se haya visto obligado, por contrato, a proveer determinada informacin, o nevarse a del Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Brasil

darla, puede recibir multa contractual, as como tambin puede ser demandado por daos y perjuicios, en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas. En suma, la informacin como tal es un bien jurdicamente hablando, o sea, algo que potencialmente ser objeto de derechos y obligaciones, los cuales, a su vez, sern objeto de proteccin jurdica. Tal proteccin le ser conferida siempre que haya un legtimo inters, moral o econmico, en la preservacin, uso (exclusivo o no), divulgacin (exclusiva o no) de tal informacin. 3. La propiedad de la tecnologa. Existe un tipo especfico de informaciones referidas a la produccin o circulacin de bienes. Gran parte de ellas son de fcil acceso, ya sea por medio de la prensa, de libros cientficos, de la formacin acadmica o de la experiencia profesional. Otras, sin embargo, son ms restringidas y hasta secretas: ejemplo de ellas es el conjunto de datos ntimos de una empresa (el nombre de sus clientes, su presupuesto de inversin, sus objetivos estratgicos), en fin, todo lo relativo a su secreto comercial. Se le la dado especial consideracin a la informacin restringida de carcter tecnolgico: siempre que sea absolutamente original, o sea, informacin que slo una persona fsica o jurdica pueda prestar. El conocimiento tcnico puede s, r objeto de propiedad, como si fuese una cosa material. El derecho tiene dos conceptos de propiedad: uno, romano, es sinttico y un tanto metafrico: pleno poder sobre la cosa. Nuestro Cdigo Civil prefiri otra definicin, tambin de races romanas, pero analtica: es la suma de cuatro derechos elementales, el de usar, el de gozar, el de disponer y el de recubrir la cosa, que alguien injustamente posee. Hace uso de un bien quien saca de l directamente los provechos, como el propietario de una casa que opta por residir en ella. Goza de la misma casa quien la alquila y recibe el alquiler, o quien recoge los frutos de una huerta. Dispone de la cosa quien la vende o regala. Pero si alguien toma para s alguna cosa de propiedad ajena, sin permiso o justificacin el dueo tiene medios para hacerla volver a su control. En forma similar, la propiedad de una informacin da el derecho de guardarla para uso propio, usndola como bien de produccin. Si le conviene ciar esa informacin, mediante alquiler, en este caso llamado regala ("royalties"), el dueo goza de ella por sus frutos. Si no quisiere o no pudiere obtener resultados econmicos directos o por va de terceros, el dueo puede vender o dar tal informacin, cedindola. Y, corno en el caso de la propiedad de las cosas tangibles, el dueo de la informacin puede impedir que otros hagan uso indebido de ella. En los dos tipos de propiedad existe un derecho a la exclusividad en el uso de la cosa o de la informacin o. si se quiere, un monopolio legal. Evidentemente, es ms difcil concebir la propiedad sin tener algo tangible por objeto. Sin embargo, se cre el sistema de propiedad legal de una informacin, porque y a haba una exclusividad de hecho: el secreto. A la sociedad conviene que sean difundidos los avances tcnicos, y para esto se da una proteccin especial -la ms importante de que dispone el derechoa quien los quiera revelar. Es una trampa: se intercambia un secreto, que tal vez jams hubiera sido descubierto por otros, por la exclusividad de su uso, aunque sea en contra de aquellos que autnomamente pudieren tener acceso a la misma informacin. De esta manera se puede, gracias a los datos revelados, sobrepasar al propietario.

Ms an, como la propiedad concediera por el Estado es temporaria y est sujeta a la explotacin econmica obligatoria, al fin del perodo exclusivo o si el dueo opta por no hacer uso de ella, un competidor -va a tener derecho a tomar posesin, o simplemente a hacer uso de los datos para sus propios fines. 754 La racionalidad del sistema presupone dos elementos esenciales: a) existncia de competencia econmica; b) existncia de competencia tecnolgica. 4. La informacin restricta sin propiedad. Frecuentemente, el poseedor de una informacin no obtiene su propiedad, conservndola simplemente como parte de su secreto comercial. Varias razones pueden llevarlo a esto. A veces, la informacin no es ms absolutamente secreta, o absolutamente original, ya que, aunque escasa est a disposicin de ms personas, jurdicas o fsicas. Otras veces, por el hecho de ser legalmente imposible conseguir una patente; otras por no existir competidores tecnolgicos o econmicos que pueden amenazar su exclusividad de hecho. El competidor econmico, que no sea competidor tecnolgico, slo tiene una manera de conseguir la informacin: pagar al poseedor de los datos escasos, sometindose habitualmente a una imposicin de secreto. De este modo, estar vinculado al proveedor de la tecnologa por la fuerza de un contrato, y no por la propiedad de la informacin, que en este caso no existe. Repetimos: si hubiera propiedad, habra impedimento de hacer uso de la informacin, aunque fuese obtenida autnomamente. El contrato se hace justamente porque no existe autonoma. En realidad, el contrato obliga a poco. Como lo not el director de la Unin Minire Belga, cuya conferencia fue trascrita en seccin especial del "Jornal do Brasil", el 20 de mayo de 1978. "la proteccin contra los efectos negativos de las regulaciones relativas a la trasferencia de la tecnologa no es jurdica: es parcialmente moral y debe nacer de una comunidad de intereses". Pala solucionar el problema de la falta de proteccin jurdica del traspaso de informacin no patentada, el empresario belga propona "asociarse a un grupo altamente calificado en el sector en estudio, y cuyos intereses sean convergentes con el nuestro".
5.

La proteccin de la informacin no patentada.

No habiendo propiedad de la informacin, qu le sucede a quien logra obtenerla? Si la obtencin fue conseguida por casualidad, o por investigacin propia, no sucede nada: el nuevo poseedor tiene libertad sobre su uso. Si la informacin fue obtenida por medio de alguien que la consigui por contrato (un receptor de tecnologa, un empleado de la empresa), ser muy difcil que el poseedor original pueda demandar al nuevo, aunque quien haya firmado el contrato pueda ser demandado por daos y perjuicios. Si alguien obtiene la informacin directamente del poseedor, pero por vas ilegtimas (copiando ilegalmente un dibujo, por ejemplo), podr existir proceso criminal y accin de indemnizacin. Supongamos que el poseedor quiera obtener una compensacin por el uso indebido de la informacin no patentada; cmo se estipular el monto del dao? No hubo sustraccin de bienes, ya que el poseedor no est privado de valerse de la misma informacin; no hay prdidas, ni dao

emergente. Sin embargo, habr lucro cesante: el uso por parte de un competidor podr hacer perder al poseedor original su posicin privilegiada en el mercado, y la indemnizacin sera cuantificada por las consecuencias econmicas de la prdida del monopolio de hecho. Evidentemente, una accin de esta naturaleza presenta problemas complejos, pero se trat de definir el inters econmico protegido: es la ventaja resultante de una posicin privilegiada en el mercado. Es importante notar que el conocimiento tcnico forma parte del secreto comercial de la empresa, siempre que no est patentado; v la proteccin jurdica que se le asegura no difiere sustancialmente de la ofrecida a las otras informaciones comerciales, financieras o econmicas quo integran el conjunto de conocimientos propios de la empresa, que le clan determinada posicin en el mercado. Para la informacin trasmitida por contrato existe un derecho de crdito, equivalente al que existe entre el emisor y el tenedor de un pagar. En ninguno de los dos casos existe propiedad. Esto se da porque la propiedad de las informaciones no es natural, es la resultante de una concesin del Estado, que intenta, mediante el sistema de patentes, conseguir la circulacin de las informaciones tecnolgicas. Salvo algunas sentencias italianas citadas por Vise 1, la doctrina y la jurisprudencia dan a la patente un valor constitutivo de la propiedad industrial, v no slo probatorio. En otras palabras, la exclusividad de hecho no se trasforma en monopolio de derecho a no ser cuando el poseedor de la informacin solicita las ventajas, y se sujeta a las desventajas del sistema de patentes. 6. Una definicin de "know how". La nocin de propiedad de estas informaciones, o su posesin (el ejercicio legtimo de alguno de los derechos elementales de la propiedad), sobrepasa, sin embargo, a las definiciones corrientes de know 1) Aaron 'Wise, Trade secrets and know how throughout the world, Clark, Boardman Co. Ltd, Nueva
York, 1974, vol. II.

756 how. Paul Demin, por ejemplo, entiende que en el contrato respectivo una persona se obliga a hacer claro que "el contratante usufructe los derechos que ella posee sobre ciertas frmulas y procesos secretos, durante cierto tiempo, y por cierto precio"-. Otros autores prefieren calificar el objeto del contrato por los conocimientos tcnicos a ser trasmitidos. En este sentido, Magnin entiende por know how un "arte de fabricacin. Similarmente, Fran Martins cree que el know how es la suma de "ciertos conocimientos o procesos, secretos v originales, que una persona tiene, y que, debidamente aplicados, dan como resultado un beneficio en favor de quien lo emplea". Tal definicin, con excepcin de la cuestin de la originalidad y del secreto, slo relativos, constituye una buena base para un concepto adecuado del know how,- bastando que se tenga en mente de que se trata realmente de "beneficios". La jurisprudencia inglesa, en este punto, ha tomado una posicin innovadora al considerar know how como un activo. Lord Radcliff, en una causa fiscal donde se intentaba definir las

consecuencias tributarias de una informacin tecnolgica, llega a admitir literalmente que know how es un "tem del capital fijo" 4. El juez Upjohn, a su vez, en el caso "Handley Page v. Butlerworth" ' consider que know how, a pesar de no tener "un significa preciso", "es un activo". Evidentemente, tal definicin tiene de ser calificada, ya que la informacin tecnolgica no se contabiliza, como un edificio. . . o basta como una patente. Lo mismo sucede, sin embargo, con otros elementos inmateriales de la actividad comercial -la respetabilidad, la imagen, la eficiencia del equipo de vendedores, etc., a pesar de que tales tems puedan ser evaluados en dinero en caso de venta de la empresa. Tales elementos integran el llamado "fondo de comercio", tal como el know how. Es Savatier" quien al hablar del tema incluye en "fondos de comercio", "los monopolios de derecho o de Hecho". Rubens Requio al referirse a los privilegios de invencin, pero en un comentario extensivo a la informacin no patentada, tambin dice: "la invencin... integra los elementos incorpreos del establecimiento comercial, participando de ese complejo de bienes que componen y sirven de instrumento al empresario para el ejercicio de la empresa. N Paul Demin, Le contract de know how, mile Bruyant, Brusel, 1969, apud Fran Martins, Contratos e obrigaes comerciais, Forense, 1969, p. 598.
3

Fran Martins, ob. cit., p. 598.

4 En Wise, ob. cit., p. 2-177. 5 Id. 6 Savatier, La thorie des obligations, Dalloz, 1969, p. 120. Rubens Requio, Direito comercial, Saraiva, 1977, p. 2. 757 tose que en el fondo de comercio no existe un derecho a la clientela, y s una oportunidad comercial que se trasforma en derecho por el principio del repudio a la competencia desleal. Qu es el fondo de comercio se torna claro hasta para el lego, cuando se menciona uno de sus elementos usuales: el "punto". Como los contraventores de hoy en da, los mdicos ingleses hasta hace poco cedan su clientela a otros colegas, por dinero. Claro est que nadie puede obligar a los enfermos de una regin a tratarse con un nuevo mdico "cesionario del punto". Lo que se trasfiere, en este ceso, es la ventaja comercial que consiste en no tener competidores cerca. Si apareciera uno es lgico que no hay como expulsarlo; pero si se usare algn artificio desleal `para sustraer la clientela del profesional anteriormente instalado, existe proteccin civil y criminal. De esta manera queda claro el sentido de la definicin ya propuesta de know how: "el conjunto de conocimientos tcnicos relativamente originales y secretos, o por lo menos escasos, que permiten a quien los detenta una posicin privilegiada en el mercado". El contrato de know how, en consecuencia, seria aquel en que "una parte mediante el pago de cierta suma, provee a otra informaciones tecnolgicas escasas, de forma que posibilite a sta una posicin privilegiada en el mercado". En suma, lo que se trasfiere, en realidad, no es la tecnologa, sino la oportunidad comercial que de ella resulta.

Existen algunos problemas doctrinales en cuanto a esta posicin, ya que se ha entendido que el fondo de comercio no es fraccionable', pero no ofende a la buena razn definir el contracto de know how, en ltima instancia, como "cesin parcial del fondo de comercio". Las consecuencias prcticas de tal entendimiento, para un pas receptor de tecnologa, compensan de lejos cualquier indecisin doctrinal. 7. El "know how" como oportunidad comercial. La manera con la cual se paga el suministro de estas informaciones ilustra con precisin el objeto real del contrato de know how. En efecto, usualmente el pago es hecho no por una cantidad fija, en solo una o varias veces, v si por un porcentaje sobre las ventas del producto fabricado con ayuda de tales informaciones. Es irrelevante, la mayora de las veces, la cantidad que se invirti originariamente acera conseguir la tecnologa. Como se vio, la tecnologa, aunque sea objeto 8 Por ejemplo en la causa "Liquidacin de la casa Garcia, 1 Cmara Civil del Distrito Federal, sentencia del Dr. Gasto A. Macedo, trascrita en pgina 93 del Curso de Direito Comercial, Gasto A. Macedo, Frenas Bastos, 1966. 758 de contrato, no es su objetivo. La forma de pago de esta forma, considera el valor de la oportunidad comercial comprendida. Adems de esto, existe cierto inters por parte del tomador de know how de asociar a proveedor al negocio, pagndole parte de las ganancias. Siendo la tecnologa algo fluido, segn dice juez ingls, "it is like a fluid in store which can be pumped down several channels " (como un fluido en depsito que puede ser liberado por varios canales), una de las ms eficientes garantas de que la transferencia del know how (o de la oportunidad comercial) se har, es el inters del proveedor en el resultado del proyecto. En todo contrato de know how, con pago de porcentaje sobre las ventas, hay un aspecto de ' joint venture".
,

Entre los puntos que merecen ser reconsiderados est, en primer hogar, el status de este pago de tecnologa en lo referente a la ley fiscal. Dentro de la perspectiva considerada no sera absurdo gravar tales pagos sobre bases similares a las que se exige en la contribucin de ganancias. De igual modo, el envo de dinero al exterior corno retribucin por tecnologa, cuando todo sucede entre matriz v subsidiarias muy apegadas, adquiere un aspecto curioso. La empresa extranjera, por la renuncia a entrar personalmente cr1 el mercado cobra, por parte de personas jurdicas que no son ms que sus emanaciones econmicas, una buena cantidad de dinero. Sin embargo, abandonando este campo ms apropiado para la ciencia de la administracin y la economa, examinemos una cuestin fundamental: por qu se confunde know how con conocimiento tcnico? En el Brasil, la indefinicin de know how tiene un objetivo esencial: siendo oficialmente prohibidos los pagos entre subsidiaria y matriz extranjera por tems de propiedad industrial, aparece bajo este ttulo una parte de lo que sera gravado si se manda como ganancia. Aparte de este factor que complica, existe siempre un inters por parte d e l proveedor de las informaciones en oscurecer el asunto, justamente porque l est facturando la oscuridad. Quien vende oportunidad comercial est en peores condiciones que quien provee una tecnologa de nombre mgico y contenido desconocido. Es la ventaja del ilusionista.

8. Diferenciaciones. La tecnologa surge en el inundo econmico de varias maneras diversas. Puede formar parte del secreto comercial de una empresa; surgir como "informacin confidencial" cuando se trasmite bajo reserva de circulacin; ser libremente difundida, pero tendr un uso restringido, si se patenta; ser prestada sin) ninguna reserva, sea de difusin o de uso, en el caso de servicios tcnicos, tales como el de proyecto, de consultora, etc. El secreto comercial, como ya se vio, es el conjunto de las informaciones escasas, de carcter financiero, econmico, comercial o tecnolgico, que permiten a la empresa que las posee una posicin privilegiada. En cuanto est afectado a la explotacin de una empresa, este secreto es parte del fondo de comercio y, como tal, un activo no contabilizadle, aunque econmicamente apreciable, cuando la empresa C O M O un todo, o parte de ella, se trasforma en bien de cambio. La informacin confidencial, que igualmente puede ser de carcter financiero, comercial, etc.inclusive tecnolgico, es parte de un secreto comercial trasmitido bajo reserva de difusin, a cambio de alguna ventaja para el trasmisor. Dentro de esta ptica, el conocimiento tcnico trasmitido con restriccin de difusin, es una informacin confidencial, y ser know how siempre que su posesin represente una ventaja comercial para quien la recibe. La informacin tecnolgica patentada es aquel conocimiento para el cual un Estado concedi exclusividad legal de uso econmico, dndole tal monopolio a la persona fsica o jurdica, que alegue exclusividad de hecho y no maya sido cuestionado. Al restringir el uso, el Estado concedente libera la divulgacin y favorece la libre circulacin de las informaciones tecnolgicas. El servicio tcnico es la produccin de informaciones tecnolgicas, pasadas del productor al receptor sin restricciones, ya sea de uso o de difusin, consistiendo en la simple transmisin de posesin o propiedad, ni renuncia a la oportunidad comercial. Resumiendo estas diferenciaciones, proponemos el siguiente cuadro: Secreto Bien de Cambio Propiedad No No Know How S No S Patente S S No Servicios S No no

Restriccin a la Si divulgacin