Anda di halaman 1dari 160

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

(Aspectos Jurdicos)

Frum Nacional de Gestores de Inovao e Transferncia de Tecnologia


DIRETRIO NACIONAL DO FORTEC 2008-2010
COORDENAO NACIONAL Marli Elizabeth Ritter dos Santos (PUCRS) Coordenadora Alexandre Stamford da Silva (UFPE) Ana Lcia Vitale Torkomian (UFSCar) Luiz Otvio Pimentel (UFSC) Roberto de Alencar Lotufo (UNICAMP) COORDENAES REGIONAIS Francisca Dantas de Lima (FUCAPI) Norte Jos Everton da Silva (UNIVALI) Sul Lus Afonso Bermudez (UNB) Centro-Oeste Maria Rita de Morais Chaves Santos (UFPI) Nordeste Rubn Dario Sinisterra (UFMG) Sudeste

Ana Maria Lisboa de Mello Elaine Turk Faria rico Joo Hammes Gilberto Keller de Andrade Helenita Rosa Franco Jane Rita Caetano da Silveira Jernimo Carlos Santos Braga Jorge Campos da Costa Jorge Luis Nicolas Audy (Presidente) Jos Antnio Poli de Figueiredo Jurandir Malerba Lauro Kopper Filho Luciano Klckner Maria Lcia Tiellet Nunes Marlia Costa Morosini Marlise Arajo dos Santos Renato Tetelbom Stein Ren Ernaini Gertz Ruth Maria Chitt Gauer EDIPUCRS Jernimo Carlos Santos Braga Diretor Jorge Campos da Costa Editor-chefe

Chanceler Dom Dadeus Grings Reitor Joaquim Clotet Vice-Reitor Evilzio Teixeira Conselho Editorial

Frum Nacional de Gestores de Inovao e Transferncia de Tecnologia

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I


(Aspectos Jurdicos)

Luiz Otvio Pimentel (FORTEC) Organizador


AUTORES Adriano Leonardo Rossi (UFRGS) Jos Everton da Silva (UNIVALI) Juliana Correa Crepalde Medeiros (UFMG) Luiz Otvio Pimentel (UFSC) Marcelo Andr Marchezan (STELA) Pedro Emerson de Carvalho (UNICAMP) Sabrina Oliveira Xavier (PUCRS)

Porto Alegre, 2010

Frum Nacional de Gestores de Inovao e Transferncia de Tecnologia, 2010


Todos os direitos reservados Proibida a comercializao distribuio restrita aos a liados do FORTEC

DIRETRIO NACIONAL DO FORTEC 2008-2010


COORDENAO NACIONAL Marli Elizabeth Ritter dos Santos (PUCRS) Coordenadora Alexandre Stamford da Silva (UFPE) Ana Lcia Vitale Torkomian (UFSCar) Luiz Otvio Pimentel (UFSC) Roberto de Alencar Lotufo (UNICAMP) COORDENAES REGIONAIS Francisca Dantas de Lima (FUCAPI) Norte Jos Everton da Silva (UNIVALI) Sul Lus Afonso Bermudez (UNB) Centro-Oeste Maria Rita de Morais Chaves Santos (UFPI) Nordeste Rubn Dario Sinisterra (UFMG) Sudeste

CAPA

Vincius Xavier Imagem: Neliana Kostadinova Fotolia Fernanda Lisba Marli Elizabeth Ritter dos Santos

EDIPUCRS Editora Universitria da PUCRS Av. Ipiranga, 6681 Prdio 33 Caixa Postal 1429 CEP 90619-900 Porto Alegre RS Brasil Fone/fax: (51) 3320-3523 e-mail: edipucrs@pucrs.br www.pucrs.br/edipucrs

REVISO TEXTUAL REVISO FINAL EDITORAO

Supernova

IMPRESSO E ACABAMENTO

Dados Internacionais de Catalogao na Publicao (CIP)


F745m Frum Nacional de Gestores de Inovao e Transferncia de Tecnologia Manual bsico de acordos de parceria de PD&I : aspectos jurdicos / Frum Nacional de Gestores de Inovao e Transferncia de Tecnologia ; org. Luiz Otvio Pimentel. Porto Alegre : EDIPUCRS, 2010. 158 p. ISBN 978-85-7430-967-5 1. Transferncia de Tecnologia. 2. Propriedade Intelectual. 3. Direito Autoral. I. Pimentel, Luiz Otvio. II. Ttulo. CDD 342.27

Ficha Catalogr ca elaborada pelo Setor de Tratamento da Informao da BC-PUCRS. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Proibida a reproduo total ou parcial, por qualquer meio ou processo, especialmente por sistemas gr cos, microflmicos, fotogr cos, reprogr cos, fonogr cos, videogr cos. Vedada a memorizao e/ou a recuperao total ou parcial, bem como a incluso de qualquer parte desta obra em qualquer sistema de processamento de dados. Essas proibies aplicam-se tambm s caractersticas gr cas da obra e sua editorao. A violao dos direitos autorais punvel como crime (art. 184 e pargrafos, do Cdigo Penal), com pena de priso e multa, conjuntamente com busca e apreenso e indenizaes diversas (arts. 101 a 110 da Lei 9.610, de 19.02.1998, Lei dos Direitos Autorais).

Participantes da reunio de consulta pblica realizada em Florianpolis, no Curso de Ps-Graduao em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, dias 4 e 5 de maro de 2010

Adriano Leonardo Rossi (UFRGS) Aline M. F. de Souza (MCT/MPEG) Aluizia Aparecida Cadori (EGC/UFSC) Andyara Maria Muniz Reback (AGU/PF/UFPR) Antonio Pinheiro (MCT/MPEG) Camila A. Muniz (UnB) Cluber Gonalves dos Santos (UFPEL) Cleberson das Neves (Bunge Alimentos) Edvaldo Antonio das Neves (DCTA/IFI) Elizabeth Marugeiro Falzoni (AGU/PF/ IF/Sudeste/MG) Everaldo Rocha Bezerra Costa (AGU/PF/UFG) Fabia Aparecida Aigner (UNOCHAPEC) Flavio Pinheiro (UVA) Gilson Mano (Natura) Izabel Cristina da Silva (UFOP) Jos Everton da Silva (UNIVALI) FORTEC/Sul Jos Maurlio Barbosa da Costa Pereira (AGU/PF/IFPR) Juliana Correa Crepalde Medeiros (UFMG) Jlio Santiago da Silva Filho (CERTI) Ktia Teivelis (UFRJ) Leopoldo Campos Zuaneti (UNESP) Leslie de Oliveira Bocchino (AGU/PF/UFPR) Lvia Bernardino Garcia (DCTA/IFI) Luiz Antonio Marcon (UCS) Luiz Otvio Pimentel (UFSC) membro da coordenao nacional do FORTEC Marcela Krger Corra (IFSC) Marcela Martinelli (Natura) Marcelo Andr Marchezan (STELA) Maria Cristina Csar de Oliveira (UFPA)

Maria Elizabeth Rodrigues (IF/Sudeste/MG) Mario de Noronha Neto (IFSC) Mauro Sodr Maia (AGU/PF/INPI) Nilto Parma (AGU/PF/UFSC) Pedro Emerson de Carvalho (UNICAMP) Ricardo Mendes (NUTEC/CE) Roberto Porto (AGU/PF/SC) representando AGU Roberto Ritter Von Jelita (AGU/PF/IFSC) Rogrio Filomeno Machado (AGU/PF/IFSC) Rosa Maria Vidal Pena (PG/UFPA) Sabrina Oliveira Xavier (PUCRS) Sebastio Marcelice Gomes (UFAM) Suzerly Moreno Farsetti (UNESP) Tas Nasser Villela (PUC/Rio) Zeneida Machado Silveira (AGU/PF/UNIPAMPA)

Comentrios recebidos por correio eletrnico:


Artur Stamford da Silva (UFPE) Daniela de Abreu Santos (UNIVILLE) Denis Borges Barbosa (Denis Borges Barbosa Advogados) Gilson Mano, Marcela Martinelli e Paula Silva (Natura) Graa Ferraz e Antonio Pinheiro (MPEG/ECFPn) FORTEC/Norte Marcus Lessa (Denis Borges Barbosa Advogados) Roberto A Lotufo (UNICAMP), membro da coordenao nacional FORTEC Rosana C. Di Giorgio (CNPEM/CTBE) Sheila da Silva Peixoto (Paulo Afonso Pereira PI) Shirley Virgnia Coutinho e Tas Nasser Villela (PUC/Rio)

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

Sumrio

Prefcio ................................................................................................. Apresentao ......................................................................................... PRIMEIRA PARTE ASPECTOS CONCEITUAIS DA PARCERIA DE PD&I 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Conceito, natureza e diferena do acordo de parceria de PD&I de outros tipos de contratos previstos na lei de inovao ........... Noo de PD&I e do seu resultado ............................................. Acordo de parceria e contrato ..................................................... Acordo de parceria e convnio .................................................... Diferena do acordo de parceria de outros contratos que visam inovao ...................................................................................... a) Contratos de permisso e compartilhamento de laboratrios, equipamentos, instrumentos, materiais e instalaes de ICTs b) Contratos de transferncia de tecnologia e de licenciamento c) Contrato de cesso .................................................................. d) Contratos de prestao de servios ........................................ Natureza jurdica do acordo de parceria ...................................... Negociao de acordo de parceria ............................................... a) Oferta de parceria ................................................................... b) Requisitos da oferta de parceria ............................................. c) O contrato prvio de condencialidade para negociao de parceria (non disclosure agreements NDA) ......................... d) Alguns itens a serem observados nas negociaes de parceria e) Averbao do acordo de parceria de PD&I no INPI ............. f) Pr-acordo de parceria ............................................................ Validade do acordo de parceria ................................................... Principais clusulas dos acordos de parceria .............................. Contrato de acesso a patrimnio gentico e conhecimento tradicional associado ..........................................................................

11 13

19 19 26 29 30 30 31 34 35 38 39 39 40 41 42 42 43 44 45 47

1.5 1.6

1.7 1.8 1.9

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

SEGUNDA PARTE O ACORDO DE PARCERIA DE PD&I 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 8.1 8.2 As partes no acordo de parceria .................................................. Precaues para assegurar a garantia do cumprimento de obrigao ........................................................................................... Da licitao .................................................................................. Gesto relacionada relao entre as partes .......................... Os considerandos no acordo de parceria ..................................... A clusula do objeto .................................................................... A clusula das denies ............................................................ Comunicaes ............................................................................. Gesto da clusula das denies .......................................... A clusula da alocao dos recursos ........................................... Lugar de alocao dos recursos para a PD&I ............................. Tempo de alocao dos recursos para a PD&I ........................... No alocao dos recursos acordados para a PD&I ................... Mora ou demora na alocao dos recursos para a PD&I ............ Alocao dos recursos nanceiros e responsabilidade tributria Alocao dos recursos nanceiros e inao .............................. Gesto da clusula dos recursos para a PD&I ....................... A clusula do prazo ..................................................................... A clusula da condencialidade .................................................. A condencialidade ..................................................................... Clusula de condencialidade ..................................................... Contrato de condencialidade (NDA) ......................................... Declarao de condencialidade ................................................. Prazo da condencialidade e autoridades responsveis .............. Gesto da clusula de condencialidade ................................ A clusula de titularidade da propriedade intelectual ................. Titularidade e cotitularidade dos direitos de propriedade intelectual .......................................................................................... A propriedade intelectual das partes anterior ao acordo de parceria ............................................................................................. Gesto da clusula de titularidade da propriedade intelectual 51 53 53 56 58 59 61 65 65 66 68 68 68 69 69 69 70 71 72 72 74 76 77 77 79 81 82 92 94

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

9 9.1

A clusula de explorao dos direitos de propriedade intelectual .......................................................................................... Critrios de avaliao da tecnologia para ns de denio da participao na explorao comercial ......................................... a) Proteo por um regime jurdico de propriedade intelectual .. b) Exclusividade de explorao em mercado relevante .............. c) Processo tecnolgico indito mundialmente .......................... d) Sustentao de benefcio principal do produto ...................... e) Substituio de alguma espcie de matria-prima ................. f) Impacto positivo na estratgia de sustentabilidade ecolgica da empresa, do ponto de vista de contribuio da tecnologia que resulta da PD&I .............................................................. g) Diculdade na reproduo da tecnologia ............................... h) Maturidade tecnolgica .......................................................... Exclusividade de uso da tecnologia ............................................ A clusula da divulgao dos resultados da PD&I ..................... A clusula das responsabilidades ................................................ A clusula das outras obrigaes ................................................. A clusula da alterao e extino da parceria ............................

95 96 97 97 98 98 98

98 99 99 99 102 104 106 108 108 108 109 109 112 112 113 114 114 116 117 118 118 119 119

9.2 10 11 12 13

13.1 Alterao do acordo .................................................................... 13.2 Autonomia das clusulas ............................................................. 13.3 Transferncia de posio no acordo ............................................ 13.4 Extino do acordo ...................................................................... 13.5 Da evico ................................................................................... Gesto clusula de alterao e extino do acordo ................ 14 15 A clusula penal .......................................................................... A clusula do foro, da lei aplicvel e do fechamento ..................

15.1 Eleio de foro ............................................................................ 15.2 Lei aplicvel ................................................................................ 15.3 Meno expressa eccia dos considerandos e anexos ............ 15.4 Publicao do extrato do acordo na imprensa ocial .................. 15.5 Fechamento do instrumento de acordo ....................................... 16 Os anexos ao acordo de parceria de PD&I ................................. 16.1 Plano de trabalho e protocolo de entrega de resultados da PD&I ..........................................................................................

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

17 Comentrios ................................................................................ 17.1 Acordo de cooperao de P&D Petrobras/Universidade: anlise da clusula de propriedade intelectual Ricardo Pereira, Luiz Otvio Pimentel, Juliana Correa Crepalde Medeiros, Adriano Leonardo Rossi, Joo Marcelo de Lima Assam ........................ 17.2 Titularidade e explorao de resultados: aspectos importantes que devem ser considerados Pedro Emerson de Carvalho ....... 17.3 In the public interest: nine points to consider in licensing university technology Juliana Correa Crepalde Medeiros e Pedro Emerson de Carvalho ........................................................ 17.4 Pontos a serem considerados nas atividades de licenciamento Adriano Leonardo Rossi ............................................................. 17.5 Parcerias com observncia s regras do Manual de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnolgico do Setor de Energia Eltrica da Agncia Nacional de Energia Eltrica ANEEL: problemas a serem sanados do ponto de vista da ICT Juliana Correa Crepalde Medeiros e Pedro Emerson de Carvalho ..................... 17.6 P&D ANEEL: problemas a serem sanados Adriano Leonardo Rossi ............................................................................................ 17.7 A regulao do acesso ao patrimnio gentico, a realidade das pesquisas na Amaznia e o artigo 16 da CDB: transferncia de tecnologia Antnio Pinheiro ................................................ Referncias ............................................................................................ Sobre os Autores ...................................................................................

121

122 132

138 141

142 143

144 149 157

SIGLAS UTILIZADAS
ICT Instituio Cientca e Tecnolgica Pblica ou Privada. As ICTs esto previstas na Lei de Inovao. FORTEC Frum Nacional de Gestores de Inovao e Transferncia de Tecnologia. O primeiro Estatuto foi discutido na UFSC, Florianpolis, em 1 de maio de 2006, e aprovado na Reunio Plenria realizada na IX REPICT, Rio de Janeiro, em 19 de junho de 2006; o Estatuto atual foi aprovado na Reunio Plenria do dia 29 de abril de 2009, realizada no III Encontro, UNICAMP, Campinas. NDA Non Disclosure Agreements. Sigla em ingls utilizada para designar os contratos de condencialidade. NIT Ncleo de Inovao Tecnolgica. a instncia gestora de inovao e transferncia de tecnologia das universidades e instituies de pesquisa pblicas e privadas sem ns lucrativos, sendo responsvel institucionalmente pelo gerenciamento das polticas de inovao e das atividades relacionadas propriedade intelectual e transferncia de tecnologia. Os NITs esto previstos na Lei de Inovao. PD&I Pesquisa e Desenvolvimento para a Inovao.

10

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

Prefcio

Frum Nacional de Gestores de Inovao e Transferncia de Tecnologia (FORTEC) tem a satisfao de colocar disposio dos gestores de NITs de ICTs brasileiras o presente Manual Bsico de Acordos de Parcerias de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovao. Este Manual visa a atender a uma demanda dos gestores, no sentido de prover uma ferramenta de gesto para o encaminhamento de projetos de pesquisa para desenvolvimento conjunto com parceiros, atravs de sua formalizao por meio dos instrumentos jurdicos adequados. Para sua organizao e publicao, o Manual contou com o substancial apoio do Ministrio da Cincia e Tecnologia, por meio do projeto CV 088/08, que viabilizou a reunio de especialistas nos temas de propriedade intelectual e transferncia de tecnologia para, em conjunto, discutir e sistematizar os principais modelos de instrumentos jurdicos adotados pelas ICTs, nesta rea especca de atuao. De acordo com seu objetivo, alm dos aspectos conceituais e de denies jurdicas, o Manual contm elementos prticos para que o gestor possa aplicar em sua rotina no NIT, sendo-lhe possvel identicar as situaes e as possveis solues a serem encaminhadas, com base na experincia dos prossionais que participaram de sua elaborao. Assim, o Manual aborda os principais conceitos jurdicos e a natureza dos Acordos de Parceria de PD&I, bem como os tipos de contratos previstos na Lei de Inovao (Lei n 10.973/2004). Do ponto de vista de sua aplicao prtica, o Manual prov uma anlise detalhada das principais clusulas utilizadas nos Acordos de Parceria, de modo a contribuir para a soluo das principais dvidas que surgem no dia a dia do gestor. Dada complexidade dos aspectos envolvidos, e considerando que cada situao apresenta aspectos particulares que precisam ser adequadamente expressos num instrumento jurdico, o Manual no prope modelos ou padres previamente estabelecidos (defaults), mas sugere um conjunto de itens que devem ser contemplados em cada uma das situaes descritas.

11

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

Ao disponibilizar este Manual, o FORTEC tem a certeza de estar preenchendo uma importante lacuna na gesto dos NITs, alm de dar uma importante contribuio para a disseminao de boas prticas nesta fundamental rea de atuao dos NITs das ICTs brasileiras.

MARLI ELIZABETH RITTER DOS SANTOS


Coordenadora Nacional do FORTEC

12

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

Apresentao

FORTEC apresenta o Manual Bsico de Acordos de Parceria de Pesquisa e Desenvolvimento para a Inovao (PD&I), focalizando os aspectos jurdicos, que parte do Projeto MCT-CV-088/08, Disseminao de Boas Prticas de Gesto nos Ncleos de Inovao Tecnolgica, meta 4. objetivo especco do projeto, no qual se enquadra a meta em questo, a formulao de polticas, denio de tcnicas de elaborao e de gesto de acordos das instituies de pesquisa, pblicas e privadas, nas atividades orientadas para a inovao tecnolgica com as empresas, especialmente PD&I. O manual ora apresentado cumpre a poltica do Diretrio Nacional do FORTEC de oferecer um referencial jurdico mnimo para suprir as diculdades dos Ncleos de Inovao Tecnolgica (NITs) que desejem elaborar suas polticas internas de PD&I, regulamentar e criar seus prprios checklists ou modelos de acordos, o que ser possvel a partir das orientaes aqui expostas. O gestor dos NITs juntamente com sua assessoria jurdica, ao utilizar esta ferramenta, deve ter o cuidado de ressalvar, no caso da publicao de seu checklist ou modelos de acordo de parceria de PD&I, que se trata de uma referncia e no de uma proposta vinculante de autorregulamentao de contrato. importante ressaltar, com efeito, que cada acordo tem suas peculiaridades e deve ser negociado minuciosamente com os parceiros de forma a se ajustar s demandas especcas de cada caso concreto. Ademais, as orientaes aqui apresentadas devero ser adaptadas s prticas polticas e jurdicas de gesto da propriedade intelectual de cada instituio. Para a elaborao deste manual, consideramos o atual contexto do ordenamento jurdico brasileiro, em especial a Lei de Inovao Lei n 10.973, de 2 de dezembro de 2004, e o seu regulamento, o Decreto n 5.563, de 11 de outubro de 2005. Portanto, no pretendemos sugerir alteraes julgadas necessrias para melhor adequao da legislao deste tipo de parceria. Observando que parte signicativa dos acordos de parceria de PD&I envolve pelo menos um rgo da administrao pblica, precisamos levar em conta que a autonomia da vontade ca bastante relativizada, o que exige ateno redobrada com as prescries da legislao vigente.

13

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

O livro partiu do alicerce j desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Propriedade Intelectual, Transferncia de Tecnologia e Inovao do Curso de Ps-Graduao em Direito e do Programa de Ps-Graduao em Engenharia e Gesto do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina no Arranjo Produtivo Local Tecnologia, Informao e Comunicao (Projeto Platic), nanciado pela FINEP. Trata-se de um manual bsico, que aborda os requisitos legais considerados essenciais para a celebrao de acordos de parceria. O manual no pretende esgotar o assunto, que extremamente complexo e dinmico. De fato, os acordos de parceria envolvem pesquisas em reas tecnolgicas distintas, algumas disciplinadas por marcos legais diferentes. Considerado esse contexto, alm de muitos requisitos essenciais aqui tratados, sero exigidos ajustes em cada acordo, a ser celebrado, para atender s demandas especcas de cada rea do conhecimento. Assim, o FORTEC car aberto para ampliao, aperfeioamento e criao de outros manuais especcos para Instituies Cientcas e Tecnolgicas (ICTs), considerando a natureza pblica ou privada, bem como os setores especcos, como o farmacutico, mecnico, eletrnico, informtica, energia, aeroespacial, entre outros no menos importantes. Neste manual bsico, destinado aos assessores jurdicos e gestores dos NITs, dene-se o que acordo de parceria de PD&I, enquanto espcie de convnio ou contrato privado, os requisitos necessrios para a sua validade e eccia, conforme o regime jurdico brasileiro, os elementos que so comuns a todos os contratos e as suas principais clusulas. Entendemos que o contedo aqui exposto tem o carter de orientao, possibilitando que cada NIT a partir de sua poltica e normas administrativas internas (estatuto, regimento, etc.) e de sua realidade local, poder adapt-lo da forma que melhor lhe aprouver. Aps intensa discusso, o grupo entendeu que um manual com nfase em modelos, teria um efeito limitador muito forte, ante a dinmica de cada campo tecnolgico, alm claro do srio risco de tornar-se obsoleto rapidamente, devido dinamicidade dos assuntos. Optamos, portanto, por um manual baseado nas boas prticas de arranjo dos elementos de um acordo de PD&I (partes, considerandos, objeto, denies, preo e prazo, condencialidade, propriedade intelectual, divulgao e publicaes, responsabilidades, outras obrigaes, casos de resciso, foro e anexos, como o plano de trabalho), usando os itens que permitem a elaborao de futuros instrumentos de acordo. O grupo entendeu que vrias so as possibilidades futuras para dar seguimento ao trabalho j realizado, como a produo de manuais por reas especica (farmacutico, mecnico, eletrnico, informtica, energia,

14

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

aeroespacial, etc.), conforme a natureza da ICT, pblica, comunitria, privada, universidade, centro, instituto ou empresa de pesquisas. O FORTEC e o grupo encarregado de escrever o manual agradecem as excelentes sugestes, comentrios e crticas recebidas. Na reunio de consulta pblica realizada no CPGD/UFSC compareceram 44 pessoas com interesse especco no tema, entre eles assessores de assuntos legais de NITs, procuradores federais e de ICTs, o procurador-chefe do INPI, a representao da Advocacia-Geral da Unio e de empresas que j realizam parceria e sistematizaram suas polticas de acordos de PD&I. Foram recebidas, tambm, vrias mensagens por correio eletrnico. As opinies expressas representam o entendimento alcanado pelo grupo de autores participantes, muitas vezes distintos da orientao prossional pessoal de cada um. As contribuies e a participao na reunio de discusso do manual no vinculam, nem as pessoas fsicas e nem as instituies que representam, o mesmo em relao s contribuies enviadas por via epistolar ou telefone. Ainda como fruto da elaborao deste Manual importante ressaltar a criao de um frum jurdico para discusso online dos instrumentos contratuais relacionados atividade de gesto da propriedade intelectual. Assim, concluda a meta do projeto, por ora, ca nossa contribuio discusso do tema, esperando que o futuro nos permita aprofund-lo com o amadurecimento do assunto e as contribuies da doutrina especializada. Agradecemos por todo o apoio recebido dos colegas do FORTEC, Advocacia-Geral da Unio, empresas e do Ministrio da Cincia e Tecnologia. Recife, 28 de abril de 2010.

LUIZ OTVIO PIMENTEL


Organizador

15

PRIMEIRA PARTE ASPECTOS CONCEITUAIS DA PARCERIA DE PD&I

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

Conceito, natureza e diferena do acordo de parceria de PD&I de outros tipos de contratos previstos na Lei de Inovao

1.1 Noo de PD&I e do seu resultado


Os acordos de parceria de PD&I tm o objetivo de alcanar resultados voltados para a inovao tecnolgica. O que implica a utilizao na empresa,1 que o ambiente produtivo ou social, atravs do comrcio, como veremos adiante. Visando compreender o marco jurdico que regula essa parceria, a primeira indagao a ser respondida qual o alcance da expresso atividades de inovao tecnolgica, e qual o papel da PD&I no processo de inovao tecnolgica. A resposta pode ser encontrada no manual de Frascati:2
As atividades de inovao tecnolgica so o conjunto de etapas cientcas, tecnolgicas, organizativas, nanceiras e comerciais, incluindo os investimentos em novos conhecimentos, que levam ou que tentam levar implementao de produtos e de processos novos ou melhorados. A P&D no mais do que uma destas atividades e pode ser desenvolvida em diferentes fases do processo de inovao, no sendo utilizada apenas enquanto fonte de ideias criativas, mas tambm para resolver os problemas que podem surgir em qualquer fase at a sua implementao.

importante destacar preliminarmente, tambm, a diferena de P&D de outras atividades ans que visam inovao, que segundo o manual de Frascati3 podem ser resumidas no seguinte:

Empresa: a atividade econmica organizada para a produo ou a circulao de bens ou de servios. Sendo obrigatria a inscrio do empresrio no Registro Pblico de Empresas Mercantis (Cdigo Civil, artigo 966 e 967). MANUAL DE FRASCATI: Proposta de prticas exemplares para inquritos sobre investigao e desenvolvimento experimental, p. 17. [Original: Organization for Economic Co-operation and Development (OCDE): The measurement of scientic and technological activities. Proposed standard practice for surveys on research and experimental development Frascati Manual, 2002.] MANUAL DE FRASCATI, p. 48.

19

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

O critrio bsico que permite distinguir a P&D de atividades ans a existncia no seio da P&D de um elemento aprecivel de novidade e a resoluo de uma incerteza cientca e/ou tecnolgica; ou seja, a P&D aparece quando a resoluo de um problema no evidente para algum que tenha o conjunto bsico de conhecimentos da rea e conhea as tcnicas habitualmente utilizadas nesse setor.

Portanto, a novidade, a resoluo de uma incerteza na cincia e tecnologia (C&T), cincia ou tecnologia, e destinao do resultado para atividades empresariais, so os elementos-chave do conceito de PD&I. A propsito a Lei de Inovao dene inovao como a introduo de novidade ou aperfeioamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou servios.4 O primeiro elemento destacado na lei justamente a novidade ou aperfeioamento. Seguindo-se o ambiente produtivo ou social, quer dizer na empresa ou mercado.5 Observa-se tambm que a novidade requisito da proteo de muitos dos institutos da propriedade intelectual, por exemplo, a Lei de Propriedade Industrial, dispe que patentevel a inveno que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicao industrial.6 Aqui tambm o primeiro elemento a novidade.7 Existem outras fontes de inovao, conforme o manual de Oslo:8
Alm da P&D, as empresas podem adquirir tecnologia e know-how de diversas formas e de vrias fontes juntamente com o desenvolvimento e a implementao de inovaes. Isso tambm inclui as aquisies originrias de unidades estrangeiras de empresas multinacionais. A aquisio de conhecimentos e de tecnologias externos pode assumir a forma de patentes, invenes no patenteadas, licenas, divulgao de conhecimentos, marcas registradas, designs e padres. A aquisio de conhecimentos externos pode tambm incluir os servios computacionais e outros servios cientcos e tcnicos para as atividades de inovao de produto e de processo.

A PD&I um processo que pode envolver a pesquisa bsica (pesquisa cientca) e a pesquisa aplicada (pesquisa tecnolgica), mais o desenvolvimento
4 5

6 7

Lei n 10.973/2004, artigo 2, inciso IV. Mercado entendido como o espao do ambiente social onde so postos a disposio da populao os produtos e servios para a satisfao de necessidades e desejos (PIMENTEL, 1999). Lei n 9.279/1996, artigo 8. A inveno e o modelo de utilidade so considerados novos quando no compreendidos no estado da tcnica. E que o estado da tcnica constitudo por tudo aquilo tornado acessvel ao pblico [...] por descrio escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior [...] - Lei n 9.279/1996, artigo 11, 1. MANUAL DE OSLO: Diretrizes para coleta e interpretao de dados sobre inovao. [Tambm desenvolvido no projeto para Mensurao das Atividades Cientcas e Tecnolgicas da OCDE] Item que trata das atividades para as inovaes de produto e de processo, p.106-107.

20

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

experimental, sempre consiste no cumprimento de uma agenda, de um plano de trabalho, tem um oramento, tem uma equipe de pesquisadores e, por visar a inovao, logicamente, exige um contrato de condencialidade. O manual de Frascati9 inclui no conceito de P&D trs atividades a pesquisa bsica, a pesquisa aplicada e o desenvolvimento experimental:
A pesquisa bsica consiste em trabalhos experimentais ou tericos iniciados principalmente para obter novos conhecimentos sobre os fundamentos dos fenmenos e fatos observveis, sem ter em vista qualquer aplicao ou utilizao particular. A pesquisa aplicada consiste tambm em trabalhos originais realizados para adquirir novos conhecimentos; no entanto, est dirigida fundamentalmente para um objetivo prtico especco. O desenvolvimento experimental consiste em trabalhos sistemticos baseados nos conhecimentos existentes obtidos pela pesquisa e/ou pela experincia prtica, e dirige-se produo de novos materiais, produtos ou dispositivos, instalao de novos processos, sistemas e servios, ou melhoria substancial dos j existentes. A P&D engloba tanto a P&D formal realizada nas unidades de P&D como a P&D informal ou ocasional realizada noutras unidades.

A chamada Lei do Bem,10 que disciplina a utilizao dos incentivos scais por empresas, tambm traz os conceitos que focalizamos, da seguinte forma:
I. Inovao tecnolgica: a concepo de novo produto ou processo de fabricao, bem como a agregao de novas funcionalidades ou caractersticas ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado; II. Pesquisa tecnolgica e desenvolvimento de inovao tecnolgica, as atividades de: a) pesquisa bsica dirigida: os trabalhos executados com o objetivo de adquirir conhecimentos quanto compreenso de novos fenmenos, com vistas ao desenvolvimento de produtos, processos ou sistemas inovadores; b) pesquisa aplicada: os trabalhos executados com o objetivo de adquirir novos conhecimentos, com vistas ao desenvolvimento ou aprimoramento de produtos, processos e sistemas; c) desenvolvimento experimental: os trabalhos sistemticos delineados a partir de conhecimentos preexistentes, visando a comprovao ou demonstrao da viabilidade tcnica ou funcional de novos produtos, processos, sistemas e servios ou, ainda, um evidente aperfeioamento dos j produzidos ou estabelecidos;
9 10

MANUAL DE FRASCATI, p. 43. Lei n 11.196, de 21 de novembro de 2005, regulamentada pelo Decreto n 5.798, de 7 de junho de 2006, artigo 2.

21

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

d) tecnologia industrial bsica: aquelas tais como a aferio e calibrao de mquinas e equipamentos, o projeto e a confeco de instrumentos de medida especcos, a certicao de conformidade, inclusive os ensaios correspondentes, a normalizao ou a documentao tcnica gerada e o patenteamento do produto ou processo desenvolvido; e e) servios de apoio tcnico: aqueles que sejam indispensveis implantao e manuteno das instalaes ou dos equipamentos destinados, exclusivamente, execuo de projetos de pesquisa, desenvolvimento ou inovao tecnolgica, bem como capacitao dos recursos humanos a eles dedicados; III Pesquisador contratado: o pesquisador graduado, ps-graduado, tecnlogo ou tcnico de nvel mdio, com relao formal de emprego com a pessoa jurdica que atue exclusivamente em atividades de pesquisa tecnolgica e desenvolvimento de inovao tecnolgica.

No sendo objeto deste manual se debruar exaustivamente na denio de PD&I e sim nos principais elementos jurdicos do acordo que tem por objeto regular uma parceria de PD&I, por entendermos fundamental o entendimento sobre o assunto, que essencial para os gestores e advogados de NITs, remetemos os leitores para o manual de Frascati e o manual de Oslo, que podero ajudar bastante no entendimento do assunto. A pesquisa, cientca e/ou tecnolgica, objeto do acordo de parceria, demanda a realizao de etapas e metas predenidas, que devero estar claramente previstas no plano de trabalho que integra o acordo. As partes devero denir como cada uma ir contribuir efetivamente para e execuo da pesquisa. Esta participao pode ocorrer de diferentes formas, como por meio de aportes nanceiros e no nanceiros, esforo intelectual, dentre outras.11 Uma vez que o acordo de parceria objetiva o alcance de resultados de valor tecnolgico agregado, que podem gerar inovao, a condencialidade sobre os resultados questo extremamente sensvel, pois est relacionada com o atendimento ao requisito de novidade visto anteriormente. Assim, se a meta a inovao (P&D) + I, as partes devero zelar, desde o incio da pesquisa, pelo segredo das informaes obtidas da execuo da pesquisa. Por isso no acordo de parceria de PD&I, ser imprescindvel constar uma clusula ou anexo com todas as particularidades relacionadas com a condencialidade e a propriedade intelectual dessas informaes e dos dados disponibilizados e aportados pelos parceiros, indicando a extenso e o grau de segredo que requerem.
11

Observar o que estabelece a Conveno da Diversidade Biolgica (CDB) quando se reporta ao acesso a patrimnio gentico por meio de Conhecimento Tradicional Associado (CTA), e a conexo com o Art. 8, alnea j, sobre repartio de benefcios, e art. 16, sobre a transferncia de tecnologia.

22

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

importante destacar que depois de alcanado o objetivo da inovao,12 que foi denida como a introduo de novidade ou aperfeioamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou servios ser possvel a publicao dos resultados. Entretanto, qualquer publicao dever ser acordada previamente pelas partes e atender s disposies previstas na obrigao de condencialidade. Ademais, desejvel que qualquer divulgao esteja condicionada prvia proteo dos resultados por um dos ttulos de propriedade intelectual. Via de regra, as pesquisas so acompanhadas por um responsvel tcnico de cada instituio parceira. Os parceiros, a partir da denio do escopo da pesquisa, denem com os especialistas e pesquisadores de ICTs os problemas a resolver com a PD&I, observando o estado da tcnica e o que necessrio para a busca de resoluo de uma incerteza da C&T, C ou T, os resultados sero conhecimentos sobre um processo, produto ou servio, seja completo ou parcial. Antes da realizao da pesquisa, importante que seja feita uma busca detalhada de anterioridade. A busca poder ser realizada em bases de dados, como documentos de patentes, e pela reviso da bibliograa impressa e digital. Esta medida capaz de evitar esforos para o desenvolvimento de pesquisas que j estejam disponveis no estado da tcnica. muito importante, para o xito da parceria, identicar, dentro da instituio de pesquisa, quem so os grupos e os laboratrios habilitados para atingir o objetivo pretendido. O objeto do acordo de parceria pode objetivar o alcance de resultados distintos, como acesso a patrimnio gentico por meio de conhecimento tradicional associado, estudo de viabilidade, realizao de testes, construo de prottipos, construo de planta-piloto, dentre outros. O objetivo da pesquisa e desenvolvimento dever ser bem denido no objeto do acordo de parceria, como ser visto adiante. A PD&I requer, geralmente, dados e informaes detalhados do problema a resolver, das necessidades do projeto, por isso to importante a elaborao do Plano de Trabalho, pois nele estaro discriminados as metas, indicadores, relatrios e o cronograma detalhado da pesquisa e do desenvolvimento. Cabe observar que o instrumento principal do acordo o documento com as obrigaes jurdicas, enquanto o plano de trabalho contm as obrigaes tcnicas. O acordo deve conter tambm disposies relativas titularidade de toda a propriedade intelectual pertencente a cada parceiro, anterior a PD&I, que
12

No se confunde inovao com inveno. A inovao signica que o produto foi introduzido no mercado; enquanto a inveno uma novidade, revestida de atividade inventiva e que tem aplicao industrial, no faz parte do seu conceito a comercializao.

23

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

ser alocada para utilizao na execuo do projeto da parceria. Podendo incluir licenas cruzadas ou recprocas. No que se refere titularidade sobre os resultados obtidos da execuo de acordos de parceria de PD&I, esta dever ser partilhada entre os partcipes de forma proporcional sua contribuio no projeto, nos termos da Lei de Inovao, que estabelece:
Art. 9. facultado ICT celebrar acordos de parceria para realizao de atividades conjuntas de pesquisa cientca e tecnolgica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, com instituies pblicas e privadas. [...] 3o A propriedade intelectual e a participao nos resultados [...] sero asseguradas, desde que previsto no contrato, na proporo equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento j existente no incio da parceria e dos recursos humanos, nanceiros e materiais alocados pelas partes contratantes.

Por esta razo, essencial prever detalhadamente a contrapartida de cada um para o projeto, pois esta contrapartida ser utilizada como parmetro para a denio do percentual de cotitularidade de cada instituio envolvida. Destaca-se que os pesquisadores da ICT envolvidos na execuo do projeto no sero cotitulares dos resultados, uma vez que titular pode ser a instituio na qual esto vinculados. No obstante, eles guraro como criadores.13 O criador, membro do grupo de PD&I de ICT ou de empresa, via de regra, cede antecipadamente os seus potenciais direitos patrimoniais relativos aos resultados futuros da sua participao no projeto, mantendo sempre o reconhecimento da autoria, permitindo que a ICT ou empresa utilize a criao conforme o ajuste para a realizao da PD&I. Mesmo sem um documento de cesso, por fora da lei14, norma interna15 ou de contrato de trabalho com clusula expressa, a criao que resultar do trabalho do pesquisador ser da ICT ou da empresa qual ele estiver
Decreto n 5.563/2005: Art. 2 Para os efeitos deste Decreto, considera-se: [...] II - criao: inveno, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topograa de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro desenvolvimento tecnolgico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeioamento incremental, obtida por um ou mais criadores; III - criador: pesquisador que seja inventor, obtentor ou autor de criao; [...]. 14 Lei n 9279/1996: Art. 88. A inveno e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execuo ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos servios para os quais foi o empregado contratado. [...] 15 UFSC, Resoluo n 14/CUn/2002: Art. 8 - Ser propriedade da Universidade a criao intelectual [...] desenvolvida no seu mbito, decorrente da atuao de recursos humanos, da aplicao de dotaes oramentrias com ou sem utilizao de dados, meios, informaes e equipamentos da Instituio, independentemente da natureza do vnculo existente com o criador. [...]
13

24

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

vinculado. Chamamos a ateno, todavia, que o pesquisador dever estar ciente, informado e prestar o seu consentimento expresso para evitar litgio futuros sobre os direitos patrimoniais de propriedade intelectual. Se o resultado tecnolgico da PD&I puder ser protegido por patente, registro ou certicado de propriedade intelectual ou know-how, a cesso incluir a obrigao do fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informao pertinentes tecnologia, conforme prescrito para o setor pblico nos termos do artigo 111, da Lei n 8.666/1993.16 Nesse sentido, o Tribunal de Contas da Unio (TCU), em auditoria dos contratos de informtica do Banco do Brasil, perodo de 1998 a 2003, entendeu que a falta de clusula prevendo a cesso dos direitos patrimoniais do contratado ao Banco era uma irregularidade:
Vericamos no contrato que o Banco concorda em estabelecer futuramente, em data incerta, as questes sobre direito de propriedade de patentes, prottipos, equipamentos, programas de computador e outros resultados do trabalho, em desacordo com artigo 111 da Lei 8666/93, que prev que a Administrao pblica s poder contratar servios tcnicos desde que o autor ceda os direitos patrimoniais a ele relativos. [...]. [...] o dispositivo em questo deve ser aplicado em todos os contratos celebrados para a prestao de servios tcnicos especializados, inclusive aqueles que envolvam o desenvolvimento de softwares. Esse entendimento conrmado pela leitura do pargrafo nico do artigo 111 [...].17

Acrescenta-se que o Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto publicou a Instruo Normativa n 4, 19/05/2008, dispondo sobre a contratao de servios de Tecnologia da Informao para a Administrao Pblica Federal direta, autrquica e fundacional. Essa instruo dispe sobre a possibilidade de se justicar os casos em que os direitos de propriedade intelectual no pertencero Administrao Pblica:

Artigo 14. A Estratgia da Contratao, elaborada a partir da Anlise de

Viabilidade da Contratao, compreende as seguintes tarefas: [...] III denio, pela rea de Tecnologia da Informao, da estratgia de independncia do rgo ou entidade contratante com relao contratada, que contemplar, pelo menos: [...] b) direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da Soluo de Tecnologia da Informao, documentao, modelo de dados e base de dados, justicando os casos em que tais direitos no vierem a pertencer Administrao Pblica [...].

16 17

Lei n 8.666/1993, artigo 111. Relatrio de Auditoria n 006.697/2003-3, Relator: Lincoln Magalhes da Rocha, 10/09/2003.

25

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

Concluindo o tpico, podemos armar que a PD&I uma atividade realizada sob condencialidade, um servio que consiste num processo especializado que pode abranger a pesquisa bsica e a pesquisa aplicada mais o desenvolvimento experimental, tendo por resultado a resoluo de uma incerteza cientca ou tecnolgica, que pode incluir ambas (C&T), sendo geralmente esse resultado protegido por direitos de propriedade intelectual para potencializar seu valor no mercado, j que destinado ao comrcio.

1.2 Acordo de parceria e contrato


Podemos conceituar o acordo de parceria como uma espcie de contrato, porque o contrato denido como um acordo de vontades, celebrado entre duas ou mais pessoas jurdicas, entre duas ou mais pessoas fsicas, ou entre pessoas fsicas e jurdicas. Quando realizado com a participao de um sujeito de direito pblico ser um convnio. Os contratos exercem importante papel na sociedade moderna, foi por meio deles que os indivduos aprenderam a criar direitos e respeitar deveres. Como disse Orlando Gomes:
Precisa o homem desses instrumentos jurdicos para alcanar ns determinados por seus interesses econmicos. mediante um desses contratos que ele se desfaz de um bem, por dinheiro ou em permuta de outro bem; que trabalha para receber salrio; que coopera com outrem para obter uma vantagem pecuniria; que a outros se associa para realizar determinado empreendimento; que previne risco; que pe em custdia coisas e valores; que obtm dinheiro alheio; em suma, que participa da vida econmica.18

No que se refere ao vocbulo parceria, o mesmo tem sido utilizado na terminologia jurdica para designar uma forma sui generis de sociedade, em que seus participantes se apresentam com deveres diferentes, tendo, embora, participao nos lucros auferidos.19 Sobre a parceria, De Plcido e Silva, dizia ainda que
No , pois, modalidade de sociedade, que esta, em princpio, se evidencia, em relao aos scios, fundada em direitos e obrigaes mais ou menos anlogos e responsabilidades econmicas acerca de composio do capital social. Na parceria no se faz mister a composio do capital, pois que, em regra, o objeto do negcio, oferecido por um dos parceiros, enquanto outros, apenas, executam servios necessrios sua explorao.

18 19

GOMES, Orlando. Contratos, p.19. De Plcido e Silva. v. III, p. 313-314.

26

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

A previso do acordo de parceria da Lei de Inovao (artigo 9) se enquadra no conceito geral encontrado no tradicional vocabulrio jurdico, antes citado, ao dispor que acordos de parceria podem ser celebrados para realizao de atividades conjuntas de pesquisa cientca e tecnolgica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, entre instituies pblicas e privadas; as partes devero prever, em contrato, a titularidade da propriedade intelectual e a participao nos resultados da explorao das criaes resultantes da parceria, assegurando aos signatrios o direito ao licenciamento; a propriedade intelectual e a participao nos resultados sero asseguradas, desde que previsto no contrato, na proporo equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento j existente no incio da parceria e dos recursos humanos, nanceiros e materiais alocados pelas partes contratantes. Logo, objetivamente, a caracterizao da parceria de PD&I est na conjugao dos seguintes elementos intangveis e tangveis alocados pelas partes contratantes ou parceiras: recursos humanos e seus conhecimentos, inclusive a propriedade intelectual j existente o capital intelectual (servio de pessoas e bens intangveis); recursos nanceiros; recursos materiais, como o laboratrio, os equipamentos, os instrumentos e as instalaes necessrias para o servio de PD&I, seus testes e ensaios (bens tangveis). As pessoas que integram a relao contratual so chamadas de partes ou parceiros, se a relao for regulada por convnio podero ser chamadas de convenentes ou partcipes. Cabem tambm os intervenientes e anuentes, quando a relao assim o exigir. No acordo ajustam-se interesses que convergem para alcanar o negcio almejado pelas partes, tecnicamente designado objeto, ou seja, a realizao de uma P&D, aqui neste manual voltada para a inovao, por isso designada PD&I. No acordo de parceria de PD&I, o objeto a realizao de atividades conjuntas de pesquisa cientca e/ou tecnolgica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, entre instituies pblicas e privadas, onde os parceiros agregam conhecimento, recursos humanos, recursos nanceiros e recursos materiais. No direito pblico brasileiro, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre as partes, em que haja acordo de vontades para a formao de vnculo e

27

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

estipulao de direitos e de obrigaes recprocas, seja qual for a denominao utilizada no documento como, por exemplo, acordo, compromisso, protocolo, termo, conforme esclarece a Lei de Licitaes e Contratos da Administrao Pblica.20 Devemos salientar, que o contrato se estrutura na vontade humana, os princpios de segurana e a liberdade volitiva so sua base. O contrato tem sempre sua estrutura calcada na lei, como no poderia deixar de ser, ou na licitude de seu objeto, dado que o contrato, como suporte das relaes jurdicas, repele as condutas ilcitas. o que a lei prescreve ou o que a lei no probe. No Brasil, a Lei de Licitaes e Contratos da Administrao Pblica aplicvel no mbito das relaes regidas pelo Direito Administrativo, mbito do Direito Pblico. Quer dizer que se subordinam ao seu regime jurdico os rgos da administrao direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundaes pblicas, as empresas pblicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Unio, Estados, Distrito Federal e Municpios (Lei n 8.666/1993, artigo 1, pargrafo nico). Tambm esto subordinadas a esse regime jurdico as pessoas de direito privado ao contratarem com a administrao pblica (Lei n 8.666/1993, artigo 2, caput). O acordo de vontades bilateral, mas tambm pode ser plurilateral; nesse caso, envolve vrias partes e estabelece obrigaes recprocas e diversas, como ocorre nas parcerias entre empresas e ICTs com o nanciamento de agncia de fomento ou nanciadores e intervenincia de uma fundao de apoio administrativo. Existem obrigaes que no so contratos como, por exemplo, as declaraes unilaterais de vontade, em que basta a manifestao de uma pessoa para que seja exigida a prestao, como o caso dos ttulos de crdito (cheque, promissria, carta de crdito etc.) e das declaraes ou obrigaes de condencialidade. Cabe indicar que o regime jurdico brasileiro dos contratos compreende quatro grandes grupos: i) Contratos empresariais privados: aqueles celebrados entre empresas privadas, permitindo um maior poder de arranjo das clusulas, decorrente da autonomia na composio da vontade das partes; ii) Contratos administrativos: aqueles celebrados pelos rgos da administrao pblica com pessoas de direito privado que, em decorrncia das vrias limitaes impostas pelo direito pblico, visam preservar o patrimnio pblico e a igualdade de acesso a esse patrimnio;
20

Lei n 8.666/1993, artigo 2, pargrafo nico.

28

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

iii) Contratos trabalhistas: aqueles que visam dotar rgos pblicos e empresas privadas da fora de trabalho, na sua interpretao incidem princpios e regras que tutelam o hipossuciente sendo, por isso mesmo, geralmente mais favorvel ao empregado, por fora da proteo extracontratual do trabalhador; e iv) Contratos com consumidores: so aqueles que trazem incorporados a proteo extracontratual dos consumidores e, por extenso, seus princpios e suas regras podem tambm ser empregadas para embasar a proteo dos economicamente mais fracos ou dos que no tm condies tcnicas de avaliar bem o produto ou o servio fornecido, como as microempresas e as pessoas fsicas que contratam com grandes empresas; a proteo contratual aqui tambm tem o objetivo de tutelar os hipossucientes. O contrato um instrumento que regula a circulao de riquezas, desempenhando importante funo econmico-social. O reconhecimento da relevncia deste instrumento para a sociedade a razo determinante para a sua proteo jurdica. No caso dos acordos de parceria de PD&I, seu papel preponderante est associado ideia de representar um instrumento capaz de dar segurana jurdica e incentivar as parcerias entre os centros produtores de conhecimento e o setor produtivo privado, com vistas ao desenvolvimento e autonomia cientca e tecnolgica do pas, propsito maior da Lei de Inovao, prevista na Constituio Federal, nas Constituies dos Estados, e foco da Poltica de Desenvolvimento Produtivo.21

1.3 Acordo de parceria e convnio


O convnio uma espcie de contrato, regido pelo Direito Administrativo Brasileiro, celebrado entre rgos pblicos ou que conta, entre os partcipes, com pelo menos um agente ou rgo pblico (governo, autarquia, etc.). Teoricamente, um tipo de contrato em que o interesse dos partcipes o mesmo, portanto, comum. Segundo Meirelles, a Lei n 9.790/1999 instituiu o que determinou Termo de Parceria. Essa gura jurdica, instituda pela Reforma Administrativa do
21

A PDP, Poltica de Desenvolvimento Produtivo, coloca nfase na inovao e no desenvolvimento tecnolgico, foi lanada em 12/05/2008, num momento muito importante para o governo e para a sociedade brasileira, pois marca a retomada da elaborao de polticas abrangentes e coordenadas entre as diferentes esferas do governo e do setor privado. Em 2004, o governo Lula, depois de vrios anos em que no se falava em poltica industrial, lanou as diretrizes para a Poltica Industrial, Tecnolgica e de Comrcio Exterior. Depois, foram aprofundadas aquelas diretrizes e resgatada a capacidade do governo de coordenar suas aes e seus instrumentos para alavancar o desenvolvimento (Ministro Miguel Jorge, MDIC, 2008). Inovar saber fazer melhor algo para ter mais competitividade (Ministro Srgio Rezende, MCT, em 29/05/2008, Rio, Frum INAE/ BNDES).

29

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

Estado, objetivava o estabelecimento de um programa de trabalho, com a xao dos objetivos a alcanar, prazos de execuo, critrios de avaliao de desempenho, limites para despesas, assim como o cronograma da liberao dos recursos nanceiros previstos. Incluindo a previso legal de responsabilizao de eventual malversao do dinheiro pblico envolvido nos acordos, com denncia ao Tribunal de Contas respectivo e ao Ministrio Pblico, sob pena de responsabilidade solidria.22 Geralmente o convnio o instrumento que regula a transferncia de recursos pblicos, visando execuo de programas de trabalho, projetos, atividades ou eventos de interesse pblico; entendendo-se que o convnio atende tambm o interesse social quando inclui uma empresa privada, quando resulta em algum benefcio para a sociedade, como o caso da PD&I. Uma vez que os acordos de parceria PD&I so rmados, via de regra, com a participao de pelo menos um agente pblico, devem estar rigorosamente adstritos ao cumprimento do que a lei estabelece. comum ouvir que os agentes pblicos s podem fazer o que a lei permite, enquanto os agentes privados no podem fazer o que a lei probe.

1.4 Diferena do acordo de parceria de outros contratos que visam inovao


O acordo de parceria de PD&I se difere de outros instrumentos jurdicos previstos na Lei de Inovao que regulam a interao entre as ICTs e o setor privado. De fato, a Lei de Inovao apresenta diversas possibilidades de contratos, sendo eles:

a) Contratos de permisso e compartilhamento de laboratrios, equipamentos, instrumentos, materiais e instalaes de ICTs


Segundo o artigo 4 da Lei de Inovao, as ICTs podero, mediante remunerao e por prazo determinado, nos termos de contrato ou convnio: i) compartilhar seus laboratrios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalaes com microempresas e empresas de pequeno porte em atividades voltadas inovao tecnolgica, para a consecuo de atividades de incubao, sem prejuzo de sua atividade nalstica; ii) permitir a utilizao de seus laboratrios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalaes existentes em suas prprias dependncias por empresas nacionais e organizaes de direito privado sem ns lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, desde que tal permisso no interra diretamente na sua atividade-m, nem com ela conite.

22

MEIRELLES, H. L. Direito administrativo brasileiro. 25. ed. So Paulo: RT, 2000, p. 251-252.

30

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

Prevendo a referida lei, que nesses contratos, a permisso e o compartilhamento, obedecero a prioridades, critrios e requisitos aprovados e divulgados pelo rgo mximo da ICT, observadas as respectivas disponibilidades e assegurada a igualdade de oportunidades s empresas e organizaes interessadas. Ademais, esses contratos no podem prejudicar a realizao das atividades ns das universidades, a saber pesquisa, ensino e extenso. Portanto cada universidade dever criar suas regras de forma a estabelecer as condies para realizao deste tipo de contratao, com adequado equilbrio dos interesses envolvidos. Logo, os contratos de permisso e compartilhamento so mais restritos que o acordo de parceria de PD&I. Nos acordos de parceria de PD&I pode ser includa a alocao de laboratrios, equipamentos, instrumentos, materiais e instalaes das partes, alm da participao de capital intelectual. Nos contratos de permisso e compartilhamento, entretanto, no se incluem o uso, gozo e disposio do capital intelectual, conhecimentos (C&T) e recursos humanos, nem nanceiros da ICT. Nestes contratos a empresa interessada apenas passa a ter a acesso a infraestrutura da ICT para a realizao de pesquisas de seu interesse. Esta uma modalidade contratual interessante porque coloca disposio das empresas a infraestrutura de alta qualidade concentradas nas ICTs brasileiras. Este contrato dever prever detalhadamente as condies de contratao, inclusive remunerao a ser paga ICT. No acordo de parceria de PD&I, ressaltamos, pode ser includa a alocao de laboratrios, equipamentos, instrumentos, materiais e instalaes das partes. Mas nos contratos de permisso e compartilhamento no se incluem o uso, gozo e disposio do capital intelectual, conhecimentos (C&T) e recursos humanos, nem nanceiros das ICTs.

b) Contratos de transferncia de tecnologia e de licenciamento


Segundo os artigos 6 e 7 da Lei de Inovao, facultado ICT celebrar contratos de transferncia de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de explorao de criao por ela desenvolvida e, tambm, para obter o direito de uso ou de explorao de criao protegida de terceiros. Transferncia de tecnologia, como ressaltou Denis Borges Barbosa, aqui no sinnimo de cesso e sim de contrato de saber fazer,23 ou de know-how, implicando uma obrigao de dar e fazer, entregar detalhes especicados da tecnologia e comunicar experincias.

23

BARBOSA, Denis Borges. Direito da inovao. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 60.

31

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

O legislador separou os contratos de transferncia de tecnologia e de licenciamento. Cabendo indicar que no mbito dos pases-membros da Unio Europeia24 a transferncia de tecnologia um gnero, que tem entre as suas espcies cesso, licenas e saber fazer.25 A Lei n 9.279/1996 estabeleceu que
Art. 211. O INPI far o registro dos contratos que impliquem transferncia de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relao a terceiros. [...]

No Ato Normativo do INPI n 135, de 15/04/1997, que normaliza a averbao e o registro de contratos de transferncia de tecnologia e franquia, cou regulado administrativamente no item I, 2 que
O INPI averbar ou registrar, conforme o caso, os contratos que impliquem transferncia de tecnologia, assim entendidos os de licena de direitos (explorao de patentes ou de uso de marcas) e os de aquisio de conhecimentos tecnolgicos (fornecimento de tecnologia e prestao de servios de assistncia tcnica e cientca), e os contratos de franquia. [Grifo nosso.]

Fornecimento de tecnologia:
Contratos que objetivam a aquisio de conhecimentos e de tcnicas no amparados por direitos de propriedade industrial, destinados produo de bens industriais e servios. Esses contratos devero conter uma indicao perfeita do produto, bem como o setor industrial em que ser aplicada a tecnologia.26
Sobre o assunto ver: ASSAFIM, 2005, e REYNARD, 2004. Unio Europeia: Regulamento (CE) n 772/2004 da Comisso, de 27/4/2004, sobre acordos de transferncia de tecnologia, entre um licenciante e um licenciado, Artigo 1, 1. Para efeitos do presente regulamento, entende-se por: [...] b) Acordo de transferncia de tecnologia, um acordo de concesso de licenas de patentes, um acordo de concesso de licena de saber-fazer [know-how], um acordo de concesso de licena de direitos de autor sobre programas informticos ou um acordo misto de concesso de licenas de patentes, de saber-fazer ou de direitos de autor sobre programas informticos, incluindo qualquer acordo desse tipo que contenha disposies respeitantes venda e compra de produtos ou concesso de licenas relativas a outros direitos de propriedade intelectual ou cesso de direitos de propriedade intelectual, desde que essas disposies no constituam o objeto principal do acordo e estejam diretamente relacionadas com o fabrico dos produtos contratuais. igualmente equiparada a acordos de transferncia de tecnologia a cesso de patentes, saber-fazer, direitos de autor sobre programas informticos ou uma conjugao dos mesmos, sempre que parte do risco associado explorao da tecnologia incumba ao cedente, nomeadamente quando o montante a desembolsar pela referida cesso depender do volume de negcios realizado pelo cessionrio relativamente aos produtos fabricados com base na tecnologia cedida, da quantidade de tais produtos fabricados ou do nmero de operaes realizadas com base na utilizao da tecnologia. [...] i) Saber-fazer, um conjunto de informaes prticas no patenteadas, decorrentes da experincia e de ensaios, que : i) secreto, ou seja, que no geralmente conhecido nem de fcil obteno, ii) substancial, ou seja, importante e til para o fabrico dos produtos contratuais, e iii) identicado, ou seja, descrito de forma sucientemente completa, de maneira a permitir concluir que o saber-fazer preenche os critrios de carter secreto e substancial. 26 Disponvel em: http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/tipos-de-contrato/fornecimentode-tecnologia-ft, acesso em 15 mar. 2010.
24 25

32

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

Assim, se exclumos as licenas da norma administrativa citada, se exclumos tambm a prestao de servios que tipicada no artigo 8 da Lei de Inovao, e observarmos a conceituao europeia, poderemos sugerir que podem ser objeto do contrato de transferncia de tecnologia, ou saber fazer, a aquisio de conhecimentos tecnolgicos:
Um conjunto de informaes prticas no protegidas por ttulo de propriedade intelectual, decorrentes da experincia e de ensaios, que : secreto; substancial; e, identicado de maneira a permitir concluir que o saber-fazer preenche os critrios de carter secreto e substancial. Cujo pagamento do preo poder car condicionado ao volume de negcios realizado relativamente aos produtos fabricados com base na tecnologia disponibilizada, da quantidade de tais produtos fabricados ou do nmero de operaes realizadas com base na utilizao da tecnologia.

Nos casos de contratos de transferncia de tecnologia e de licenciamento de direitos da ICT, existe restrio na contratao com clusula de exclusividade, que deve ser precedida da publicao de edital.27 Isto com o objetivo de dispor de critrios para qualicao e escolha do contratado. Para a contratao sem exclusividade, permitida a negociao direta entre as partes.28 Quando se tratar de contrato de licenciamento para explorao de criao cujo objeto interessar defesa nacional observar-se- a Lei de Propriedade Industrial.29 No caso de contrato de transferncia de tecnologia e de licenciamento paraexplorao de criao reconhecida, em ato do Poder Executivo, como de relevante interesse pblico, somente podero ser efetuados a ttulo no exclusivo.30 Portanto, nestas duas espcies tpicas de contratos da Lei de Inovao, a ICT licencia e/ou transfere conhecimentos cientcos e tecnolgicos que resultaram de pesquisas e desenvolvimentos realizados antes da contratao, j existem na ICT conhecimentos e servios cientcos e tecnolgicos que resultaram de pesquisas e desenvolvimentos anteriores, cujos resultados esto integrados no patrimnio intangvel da ICT, do seu capital intelectual, fazendo parte dos seus direitos de propriedade intelectual ou posse, e, por isso, podem ser usados pelos interessados que contratarem com esse objetivo. O contrato de transferncia e de licenciamento dever prever detalhadamente as condies para a explorao comercial da tecnologia pelo interessado e deve estar respaldado nos princpios de equilbrio contratual e de boa-f, alis, o que baliza para todo e qualquer contrato, convnio e acordo.
Artigo 6, 1 da Lei de Inovao. Artigo 6, 2 da Lei de Inovao. 29 Lei de Inovao, artigo 6, 4: Lei n 9.279/1996, artigo 75, 3. 30 Lei de Inovao, artigo 6, 5.
27 28

33

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

No caso de acordo de parceria para obteno de nova cultivar entende-se ser possvel conceder uma licena com exclusividade empresa parceira, por um perodo determinado, aps o desenvolvimento da cultivar protegida e preexistente. Geralmente, por meio de contrato de licenciamento, visando multiplicao e comercializao de sementes de categoria subsequente bsica de cultivar que seja obtida no mbito do aludido convnio, mediante pagamento de royalties.

c) Contrato de cesso
A cesso a disposio dos direitos de propriedade intelectual. No contrato de cesso, ao contrrio da transferncia e do licenciamento vistos anteriormente, o titular dos direitos de propriedade intelectual transfere a outrem a sua propriedade (como ocorre na venda de bens materiais). O cessionrio ou adquirente ser o novo titular (proprietrio) do bem. A Lei de Inovao prev apenas a possibilidade de transferncia e licenciamento de criao, no contemplando a possibilidade de cesso patrimonial, a exceo a hiptese prevista no artigo 11, que permite a cesso para o prprio criador.31 O contrato deve ser escrito; no se presume a cesso. Se no houver nenhum dispositivo no contrato, a respeito do mbito territorial da cesso, a disposio valer para todo o territrio nacional. A cesso pode efetivar-se por meio de negcio realizado pelo prprio titular dos direitos, por seus sucessores, por representantes com poderes especiais para proceder cesso ou disposio dos direitos, no sendo suciente uma procurao com poderes gerais. Em caso de cesso de direitos autorais, o contrato englobar apenas os direitos patrimoniais envolvidos, porque os direitos morais so irrenunciveis e inalienveis.32 No que se refere ao prazo da cesso de direitos autorais patrimoniais, se no for previsto que a cesso total e denitiva, ela ter validade pelo prazo mximo de cinco anos.33 Tratando-se de propriedade industrial patenteada ou registrada e de programas de computador registrado no INPI, ou de software cuja documentao tcnica e/ou material de apoio tenham sido registradas na Biblioteca Nacional, ou de Cultivares com certicados expedidos pelo MAPA, para que tenham efeitos em relao a terceiros, o contrato dever ser levado
Artigo 11, da Lei de Inovao. A ICT poder ceder seus direitos sobre a criao, mediante manifestao expressa e motivada, a ttulo no oneroso, nos casos e condies denidos em regulamento, para que o respectivo criador os exera em seu prprio nome e sob sua inteira responsabilidade, nos termos da legislao pertinente. 32 Lei n 9.610/1998, artigo 27 e Lei n 9.609/1998, artigo 2, 1. 33 Ver Lei n 9.610/1998, artigos 49 a 52.
31

34

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

ao rgo respectivo, valendo como instrumento hbil para a mudana de titularidade.34 A cesso pressupe a existncia de um conhecimento envolvendo C&T ou a possibilidade de ele vir a existir. No acordo de parceria de PD&I o conhecimento cientco e tecnolgico resultara da realizao das atividades que so objeto do acordo, abrangendo a pesquisa e o desenvolvimento. A cesso utilizada como requisito da participao dos recursos humanos alocados na PD&I, geralmente condio, sine qua non, que os pesquisadores cedam os direitos das suas criaes futuras para participarem dos projetos. Exemplo de disposio legal nesse sentido o artigo 111 da Lei n 8.666/1993, conforme j observamos anteriormente.

d) Contratos de prestao de servios


Segundo o artigo 8 da Lei de Inovao, tambm facultado ICT prestar servios a instituies pblicas ou privadas, nas atividades voltadas inovao e pesquisa cientca e tecnolgica no ambiente produtivo. Engloba parte da prestao de servios de assistncia tcnica e cientca, prevista na Lei n 9.279/1996, artigo 211, regulada pelo Ato Normativo do INPI n 135/1997, item I, 2, j citado, cujo contrato ser registrado:
O INPI [...] registrar [...] os contratos que impliquem transferncia de tecnologia, assim entendidos [...] os de aquisio de conhecimentos tecnolgicos [...] prestao de servios de assistncia tcnica e cientca [...]35

Prestao de servios de assistncia tcnica e cientca:


Ver: BARBOSA, D. B. Inventos industriais: a patente de software no Brasil I. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, v. 88, p. 17-38, 10 out. 2007. 35 Por no caracterizarem transferncia de tecnologia, nos termos do Art. 211 da Lei n 9.279/1996, alguns servios tcnicos especializados so dispensados de averbao pelo INPI. Segue lista no exaustiva desses servios: 1. Agenciamento de compras, incluindo servios de logstica (suporte ao embarque, tarefas administrativas relacionadas liberao alfandegria, etc.); 2. Servios realizados no exterior sem a presena de tcnicos da empresa brasileira, que no gerem quaisquer documentos e/ou relatrios, como por exemplo, beneciamento de produtos; 3. Homologao e certicao de qualidade de produtos; 4. Consultoria na rea nanceira; 5. Consultoria na rea comercial; 6. Consultoria na rea jurdica; 7. Consultoria visando participao em licitao; 8. Servios de marketing; 9. Consultoria realizada sem a vinda de tcnicos s instalaes da empresa cessionria; 10. Servios de suporte, manuteno, instalao, implementao, integrao, implantao, customizao, adaptao, certicao, migrao, congurao, parametrizao, traduo, ou localizao de programa de computador (software); 11. Servios de treinamento para usurio nal ou outro treinamento de programa de computador (software) que no caracterize transferncia de tecnologia para a fabricao ou desenvolvimento de programa de computador (software), conforme Art. 11 da Lei n 9.609/98; 12. Licena de uso de programa de computador (software); 13. Distribuio de programa de computador (software); 14. Aquisio de cpia nica de programa de computador (software). Disponvel em: http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/ contrato/pasta_oquee/serv.dispensados_html, acesso em 15 mar. 2010.
34

35

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

Contratos que estipulam as condies de obteno de tcnicas, mtodos de planejamento e programao, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados execuo ou prestao de servios especializados. So passveis de registro no INPI os servios relacionados a atividade m da empresa, assim como os servios prestados em equipamentos e/ou mquinas no exterior, quando acompanhados por tcnico brasileiro e/ou gerarem qualquer tipo de documento, como por exemplo, relatrio.36

A alocao de recursos humanos para os servios ser realizada mediante o pagamento das horas de trabalho e, logicamente, dos encargos tributrios e sociais e de seguro para cobrir acidentes. O custo incluir, assim, o reembolso das horas da ICT e o adicional varivel do pesquisador, acrescido dos custos administrativos. O pesquisador pblico envolvido na prestao de servio poder receber retribuio pecuniria, diretamente da ICT ou de instituio de apoio com que esta tenha rmado acordo, sob a forma de adicional varivel e desde que custeado exclusivamente com recursos arrecadados no mbito da atividade contratada. O mesmo no sendo previsto para os pesquisadores das instituies privadas, cuja regra pode ser aplicada perfeitamente a eles se for previsto por regulamento interno. O valor do adicional varivel, antes referido, car sujeito incidncia dos tributos e contribuies aplicveis espcie, sendo vedada a incorporao aos vencimentos, remunerao ou aos proventos, bem como a referncia como base de clculo para qualquer benefcio, adicional ou vantagem coletiva ou pessoal, congurando ganho eventual. O contrato de prestao de servios pode ser celebrado de forma independente ou como obrigao acessria (clusula) das outras modalidades de contratos referidos antes. As obrigaes contratadas podem se referir s atividades como: encomenda de pesquisa ou parte dela; assistncia tcnica e cientca; assessoria; consultoria; manuteno; suporte tcnico; implantao de tecnologia, de programa de computador; treinamentos; hospedagem de site, de base de dados, de software. Esclarecemos que foram referidos apenas alguns dos contratos possveis de prestao de servios, pois tudo que no processo ou produto servio. Os contratos de prestao de servios esto relacionados soluo de uma demanda pontual, que utiliza tecnologia disponvel no estado da tcnica. Portanto, no objetivam o desenvolvimento de novos conhecimentos cientcos e tecnolgicos, como o que ocorre no acordo de parceria de PD&I.

36

Disponvel em: http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/tipos-de-contrato/prestacao-deservicos-de-assistencia-tecnica-e-cientica, acesso em 15 mar. 2010.

36

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

Geralmente as universidades no esto interessadas na prestao de servios de pesquisa, uma vez que a parceria de PD&I mais interessante do ponto de vista econmico e social, pois estimula o verdadeiro avano cientco e tecnolgico do pas. Permitindo a ICT auferir benefcio nanceiro da participao na comercializao de resultados de projetos. Entretanto, no se objetiva aqui retirar o mrito deste tipo de contrato, que tambm importante para a indstria nacional e para a ICT aplicar seu labor especializado e contribuir para a formao de recursos humanos.37 A prestao de servios visando inovao tambm difere da parceria de PD&I. Na prestao de servios h uma encomenda de atividade face aos recursos humanos que possui uma ICT. Na parceria h uma alocao de diferentes recursos para se alcanar um resultado almejado na denio do plano de trabalho da PD&I. No que se refere ao pessoal alocado por instituies de pesquisa pblicas, na prestao de servios o pesquisador pblico envolvido poder receber retribuio pecuniria, na parceria poder receber bolsa. Diferena esta que pode reduzir signicativamente o custo de pessoal de um projeto, devido aos encargos envolvidos, e a alocao de outros recursos facilitados pela Lei de Inovao para a PD&I. A modalidade de contrato de prestao de servios dever estar em consonncia com a poltica e normas internas de apoio inovao e propriedade intelectual de cada instituio. Algumas instituies na denio da sua poltica interna entenderam que o contrato de prestao de servios no seria adequado para contemplar as atividades de PD&I e nem para tratar de apropriao dos resultados passveis de proteo por direitos de propriedade intelectual. Nesse sentido, embora exista uma interpretao de que relaes de prestao de servio entre ICT e empresas no visam gerao de resultados passveis de proteo pela propriedade intelectual, na prtica sabemos que, em casos especiais, uma soluo desenvolvida para um problema pontual da empresa poder ser inovadora. Destarte, para no sermos surpreendidos, importante que o NIT tenha conscincia dessa possibilidade e a considere em suas anlises. Caso reste dvida quanto aos resultados pretendidos na relao, cabe recorrer ao pesquisador encarregado da execuo do servio, que poder assessor-lo de maneira muito precisa. A pesquisa contratada, ou seja, aquela que a empresa visa apropriar todos os resultados , por vezes, repelida, pelo entendimento de que se trata de uma situao difcil, especialmente para universidades pblicas, mensurar e decidir caso a caso a cesso total dos direitos, correndo-se o risco de
37

Lei de Inovao, artigo 26.

37

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

bloquear pesquisas futuras. Especialmente se o resultado amplo, semente, raiz ou tronco para facilitar o surgimento de novos ramos e frutos tecnolgicos. E, em se tratando de pesquisa, a preferncia pela parceria, apresentase mais adequado do que um contrato de prestao de servios, eis que certamente a ICT colaborar com recursos humanos, materiais, equipamentos e instalaes, implicando uma cotitularidade de propriedade intelectual resultante do projeto. Se a prestao de servios, por sua vez, incluir o uso de equipamentos, laboratrios e outros bens, estes sero computados no preo. Caso uma fundao de apoio, no mbito da Lei 8958/94, esteja na relao de prestao de servios com a universidade e a empresa, ser necessria a previso de uma prestao de contas no trmino do contrato, e, caso permaneam recursos nanceiros desta relao, o saldo dever ser depositado na conta nica da universidade.38

1.5 Natureza jurdica do acordo de parceria


A natureza jurdica do acordo de parceria de PD&I mista: obrigao de dar e fazer. A obrigao de dar consiste na alocao dos conhecimentos e dos recursos humanos, nanceiros e materiais necessrios PD&I, logo ser inadimplente a parte obrigada que no aportar os recursos comprometidos. A obrigao de fazer a PD&I uma obrigao de meio e no de resultado. Quer dizer, se ao nal, depois de consumidos os recursos alocados e terminado o prazo, no houver um resultado suciente para a resoluo de uma incerteza cientca ou tecnolgica que possa gerar inovao, ou mesmo um resultado que possa ser protegida por direitos de propriedade intelectual, a obrigao ser considerada cumprida. Portanto h um risco inerente a este tipo de acordo. Nessa modalidade o objeto do acordo parte da prpria atividade da ICT, realizar pesquisa, cabendo a ICT demonstrar que fez todos os esforos possveis, e utilizou todo seu conhecimento tcnico para cumprir o plano de trabalho, mas no estaria implcito neste esforo garantir um resultado. Em se tratando de obrigao de meio, independente de ser a responsabilidade de origem delitual ou contratual, incumbe ao contratante provar a culpa do contratado. O parceiro obrigado s atividades de PD&I somente poder ser demandado por perdas e danos se tiver agido com dolo ou culpa. Para que no haja a caracterizao do dolo ou da culpa, para efeitos de responsabilidade por perdas e danos, necessrio que a ICT adote na vigncia
38

Deciso do TCU n 3067/2005.

38

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

do acordo de parceria de PD&I ferramentas de gesto de projetos visando documentar, gerenciar e resguardar a memria histrica da PD&I, de forma a comprovar formalmente o adimplemento da obrigao. O importante car clara essa caracterstica da responsabilidade no acordo, para que possveis demandas futuras no ocorram.

1.6 Negociao de acordo de parceria


As atividades reguladas por um acordo de parceria de PD&I se iniciam com uma proposta ou oferta de projeto, formalizada em funo de necessidade, oportunidade e potencialidade dos futuros parceiros. Havendo interesse comum, a primeira providncia, antes de se iniciarem as negociaes, ser avaliar se as parte tm condies de garantir a alocao dos conhecimentos e dos recursos humanos, nanceiros e materiais necessrios realizao da PD&I. Nesse momento a negociao relevante ser para a denio de como cada parceiro ir alocar seus recursos, do problema a ser solucionado na execuo do projeto e de como sero tratados os eventuais resultados obtidos da execuo do acordo. Estas questes devem estar bem esclarecidas desde o incio da parceria. Para a denio das metas, etapas e contrapartidas, os parceiros devero elaborar um plano de trabalho de forma conjunta, o qual ser parte integrante do instrumento do acordo de parceria de PD&I. A parceria de PD&I poder iniciar de vrias formas. Por exemplo, para o atendimento de uma demanda espontnea de uma empresa que procura a ICT para a soluo de um problema tcnico de seu interesse; para buscar o apoio concedido por agncias de fomento, aproximando necessidades empresariais e a potencialidade da ICT, dentre outras. Nessa fase inicial de aproximao, cabe ressaltar a importncia de utilizar atas de reunies, que facilitaro os ajustes alcanados na elaborao do acordo. Eventualmente, os parceiros podero celebrar acordos prvios de condencialidade, conforme item c abaixo.

a) Oferta de parceria
A oferta de parceria de PD&I uma declarao unilateral de vontade, vivel para a ICT buscar novos parceiros e otimizar a alocao de recursos humanos e seus meios. Conforme o Cdigo Civil, artigo 427, a proposta de contrato obriga o proponente a cumprir aquilo a que se props, salvo se o contrrio no resultar dos seus termos, da natureza do negcio ou das circunstncias do caso.

39

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

Uma proposta deixa de ser obrigatria, se feita sem prazo pessoa presente e se no foi imediatamente aceita, considera-se presente quem contrata por telefone ou meio semelhante, como internet/chat ou skype; feita sem prazo pessoa ausente e se tiver decorrido tempo suciente para chegar a resposta ao conhecimento do proponente; feita pessoa ausente e se no tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado; se, antes da resposta, ou simultaneamente, chegar ao conhecimento da outra parte a retratao do proponente.39 A oferta ao pblico como edital,40 anncios em home page e folhetos equivale a uma proposta, como est acima denido, quando traz os requisitos essenciais do acordo, salvo se o contrrio resultar das circunstncias. Uma oferta pblica pode ser revogada pela mesma via de sua divulgao, sempre que ressalvada essa faculdade na oferta realizada.41 A oferta confere obrigaes ao proponente. No caso de descumprimento da oferta o interessado pode, alternativamente e sua livre escolha, se aplicvel o Cdigo de Proteo e Defesa do Consumidor:42 Exigir o cumprimento forado da obrigao, nos termos da oferta, apresentao ou publicidade; Aceitar outros servios equivalentes; Pleitear perdas e danos.

b) Requisitos da oferta de parceria


A oferta deve assegurar informaes corretas, claras, precisas, ostensivas e em lngua portuguesa, sobre os recursos humanos, o grupo de pesquisa e seu currculo, a propriedade intelectual j existente, equipamentos, laboratrios e outras instalaes disponveis, bem como as caractersticas, qualidades, quantidade, composio, garantia, preo, prazos de validade e origem, bem como sobre os riscos que apresentam aos usurios, se for o caso.43 Podem ser apresentadas, com ressalva, linhas gerais dos elementos indicados acima, rmando um contrato de condencialidade (prximo item) com os interessados para a apresentao de mais detalhes das possibilidades de projeto de PD&I.
Cdigo Civil, artigo 428. Ver os pargrafos do artigo 7 do Decreto n 5.563/2005, que regulamenta a Lei de Inovao. 41 Cdigo Civil, artigo 429. 42 Lei n 8.078/1990. 43 Cdigo de Proteo e Defesa do Consumidor, artigo 31.
39 40

40

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

c) O contrato prvio de condencialidade para negociao de parceria (non disclosure agreements NDA)
Nos casos em que a negociao da parceria de PD&I requer o acesso mais especco a dados, informaes e conhecimentos, que envolvem segredos, de suma importncia elaborar um contrato que garanta a condencialidade dessas informaes antes de as partes terem acesso a elas. Podemos dizer que a condencialidade est intimamente ligada ao conceito de informao privilegiada. Tendo em vista, o carter cada vez mais globalizado do mundo dos negcios comum as empresas e ICT j apresentarem o seu NDA, quando da inteno preliminar de negcio que envolva a apresentao de dados e informaes ou a demonstrao de algum produto ou processo, ou mesmo de projeto. Os NDA so importantssimos para as ICTs, tambm, quando pretendem testar alguma tecnologia em escala industrial, nestes casos sempre importante uma clusula proibindo a engenharia reversa. Podemos salientar algumas caractersticas essenciais desses instrumentos, como por exemplo, denir: informao condencial, o que no so informaes condenciais, sigilo, quem so as pessoas com o dever de condencialidade, estipular um prazo para a obrigao de condencialidade44 e estabelecer as sanes aplicveis. comum ICTs e empresas que negociam habitualmente entre si estabelecerem um contrato de condencialidade, vlido para um determinado perodo e para a anlise de sucessivos projetos ou de programas conjuntos, sendo usual a incluso de aditivos ao contrato de condencialidade, denindo as matrias especcas discutidas e os pontos relevantes que sero mantidos em sigilo. importante observar que, para a validade da obrigao de condencialidade entre pessoas jurdicas, deve-se providenciar a emisso de declarao de compromisso, assinada pelas pessoas fsicas envolvidas na sua discusso e avaliao, declarando que os dados, as informaes e os conhecimentos cientcos e tecnolgicos fornecidos para anlise encontram-se protegidos por cpias e depositados em lugar seguro, sob dever de guarda de segredo.
44

Sobre prazo indicamos a aplicao do Decreto n 4.553/2002, sobre a salvaguarda de dados, informaes, documentos e materiais sigilosos de interesse da segurana da sociedade e do Estado, no mbito da Administrao Pblica Federal: Art. 7. Os prazos de durao da classicao a que se refere este Decreto vigoram a partir da data de produo do dado ou informao e so os seguintes: I ultrassecreto: mximo de trinta anos; II secreto: mximo de vinte anos; III condencial: mximo de dez anos; e IV reservado: mximo de cinco anos. Pargrafo nico. Os prazos de classicao podero ser prorrogados uma vez, por igual perodo, pela autoridade responsvel pela classicao ou autoridade hierarquicamente superior competente para dispor sobre a matria. (Modicado pelo Decreto n 5.301/2004)

41

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

Se o proprietrio no cuidar, no poder reclamar se vierem a ser revelados indevidamente a terceiros.

d) Alguns itens a serem observados nas negociaes de parceria


Conhecer os requisitos legais gerais dos contratos e dos acordos de parceria de PD&I no Brasil: Cdigo Civil Brasileiro, Lei n 10.406/2002; Lei n 8.666/1993; Leis de inovao federal e estadual e seus decretos de regulamentao; Normas administrativas como estatuto, regulamento, diretrizes e resolues da ICT; instrues normativas dos Ministrios, como Planejamento Oramento e Gesto, Fazenda, Minas e Energia, Cincia e Tecnologia, Agricultura, Sade, tambm de rgos dos ministrios como o Tesouro Nacional e o Banco Central, e de agncias reguladores como a ANEEL, ANATEL e ANP; Decises do TCU; Averbao e registro de contratos e de ttulo de propriedade intelectual no INPI, MAPA, Biblioteca Nacional, etc. E, ainda, observar pelo menos algumas regras oriundas das boas prticas de negociaes de parceria de PD&I: Deixar parte os problemas pessoais do negociador; Denir interesses da ICT e no posies pessoais do negociador; Descobrir alternativas que possam oferecer ganhos mtuos aos parceiros; Usar e exigir critrios objetivos; Conhecer bem as prprias alternativas da ICT, o que pode e no pode ser oferecido, todas as instncias decisrias, seus trmites e prazos; Denir claramente os objetivos e o objeto da parceria; Denir como cada parceiro ir colaborar efetivamente para a execuo do projeto e na alocao dos recursos; Denir questes de propriedade intelectual e de explorao de resultados obtidos.

e) Averbao do acordo de parceria de PD&I no INPI


O Ato Normativo n 116, de 27/10/1993, do INPI, hoje revogado, dispunha especicamente sobre averbao de contratos de participao nos custos de pesquisa e desenvolvimento tecnolgico, que estabelecia uxo de tecnologia entre empresas domiciliadas no pas e centros de pesquisa, ou empresas com capacidade de gerao de tecnologia no pas ou no exterior.

42

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

No Ato Normativo n 135, de 15/04/1997, do INPI, vigente, j referido antes, cou previsto que, item I, 2:
O INPI averbar ou registrar, conforme o caso, os contratos que impliquem transferncia de tecnologia, assim entendidos os de licena de direitos (explorao de patentes ou de uso de marcas) e os de aquisio de conhecimentos tecnolgicos (fornecimento de tecnologia e prestao de servios de assistncia tcnica e cientca), e os contratos de franquia.

Observa-se a eliminao do contrato de pesquisa e desenvolvimento, como um tipo especco, do rol dos instrumentos cuja averbao ou registro deveria ser feito no INPI. No entanto, se a parceria envolver licenas de direitos de propriedade industrial e a aquisio de conhecimentos tecnolgicos, conforme relacionados no Ato Normativo n 135/1997 o INPI dever proceder a averbao ou o registro. Especialmente se envolver parceiros no exterior e pagamentos ou participaes sobre a explorao de resultados. Neste ponto, caso haja dvida, sugerimos a consulta prvia Diretoria de Contratos de Tecnologia e Outros Registros (DIRTEC), do INPI, quanto averbao de contratos dessa natureza.45

f) Pr-acordo de parceria
O acordo preliminar ou pr-acordo de parceria de PD&I uma alternativa para assegurar a realizao de acordo futuro que, exceto quanto forma, deve conter todos os requisitos essenciais do acordo a ser celebrado.46 uma alternativa para concorrer em editais de nanciamento de projetos junto s agncias de fomento. Concludo o acordo preliminar, e desde que dele no conste clusula de arrependimento, qualquer dos parceiros ter o direito de exigir a celebrao do acordo denitivo, xando um prazo ao outro, para que o efetive. No caso de pr-acordo para busca de nanciamento, deve ser previsto que a falta dos recursos pleiteados tornar sem efeito a promessa de acordo. O pr-acordo dever ser levado ao registro competente, se for o caso; por exemplo, um acordo que envolva a promessa de licena de direitos de uma patente dever ser levado ao INPI, para a averbao. Dessa forma, ser oponvel a terceiros.47
Ver site do INPI: http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato. Cdigo Civil, artigo 462. 47 Cdigo Civil, artigo 463
45 46

43

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

1.7 Validade do acordo de parceria


O acordo de parceria de PD&I, como qualquer outro contrato, para ter validade, quer dizer, produzir os efeitos garantidos pelo Direito, deve cumprir requisitos mnimos estabelecidos pelo Cdigo Civil. O efeito esperado do acordo a realizao de uma parceria de PD&I conforme o plano de trabalho e as clusulas ajustadas pelos parceiros nas negociaes. Quando um dos parceiros no cumprir a sua obrigao na parceria, necessria que o prejudicado adote um procedimento para a soluo da controvrsia negociao direta entre os parceiros, mediao, arbitragem ou que recorra ao Poder Judicirio para que a outra parte cumpra seu dever ou indenize as perdas e os danos. Nessas situaes, os primeiros questionamentos a serem feitos sero para esclarecer se o acordo tem existncia, validade e eccia. A validade do acordo requer:48 agente capaz; PD&I lcita, possvel e determinada; cumprimento de forma prescrita ou no defesa em lei. Agente capaz signica que a pessoa fsica deve ter capacidade no mundo jurdico para manifestar sua vontade (ex.: ser maior de dezoito anos), ou que a pessoa jurdica tenha sido regularmente constituda (ex.: sociedade por cotas de responsabilidade limitada inscrita na Junta Comercial). Segundo o Cdigo Civil, as pessoas jurdicas so de direito pblico, interno ou externo, e de direito privado (artigo 40): Pessoas jurdicas de direito pblico interno so a Unio, os Estados, o Distrito Federal, os Territrios, os Municpios, as Autarquias e as demais entidades de carter pblico, criadas por lei (artigo 41); Pessoas jurdicas de direito pblico externo so os Estados estrangeiros (pases) e todas as pessoas que forem regidas pelo Direito Internacional Pblico, como as Organizaes Internacionais (artigo 42); Pessoas jurdicas de direito privado so as associaes, as sociedades e as fundaes (artigo 44). A lei estabelece que as pessoas jurdicas de direito privado comeam a existir com a inscrio do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessrio, de autorizao ou aprovao do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alteraes por que passar o ato constitutivo (Cdigo Civil, artigos 45 e 46). Objeto lcito (PD&I lcita, possvel e determinada) signica que o acordo no pode violar o direito nem causar danos a outrem, seja por ao ou
48

Base no Cdigo Civil, artigo 104.

44

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

omisso voluntria, negligncia ou imprudncia, ainda que exclusivamente moral (Cdigo Civil, artigos 186 a 188). Forma prescrita signica que o acordo deve cumprir certos requisitos expressos em lei como, por exemplo, os relacionados com a propriedade intelectual, cujas clusulas devem conter: titularidade, condies de segredo, direitos de publicao, divulgao e utilizao dos resultados das atividades desenvolvidas e a participao de cada parceiro nos resultados da explorao das criaes que forem fruto da parceria. Por exemplo, dispe o Decreto n 5.563/2005, artigo 10, 2, que
As partes devero prever, em contrato, a titularidade da propriedade intelectual e a participao nos resultados da explorao das criaes resultantes da parceria [...]

Forma no defesa em lei signica que se devem observar as limitaes impostas para certos tipos de contratos como, por exemplo, os relacionados com as compras pblicas que, muitas vezes, para se concretizar exigem licitao prvia. Se houver a necessidade de contratar colaboradores para o projeto, nos contratos de trabalho, sero observadas as regras prprias ditadas pela legislao especca. O mesmo em relao a outros contratos, como fornecimento, compras, servios, etc. Vale aqui registrar mais uma vez que o acordo de parceria de PD&I uma obrigao de meio e no de resultados, devido ao seu risco inerente. Tal peculiaridade dever ser sempre considerada como caracterstica prpria deste tipo de contratao.

1.8 Principais clusulas dos acordos de parceria


Inicialmente, a elaborao de um acordo possui dois componentes importantes a serem observados, como mostramos a seguir: 1. Trata-se de um exerccio de previso de futuro, pois quem elabora um acordo precisa antever problemas que podem resultar de cada uma das condies estabelecidas e das etapas do plano de trabalho, muitas vezes j ocorridos em outros projetos. Portanto, importante ter conscincia de que na vigncia do acordo podero ocorrer desvios de percurso, ou os resultados parciais podero no ser os desejveis, requerendo a aplicao de medidas corretivas. Tal previso importante e faz com que o acordo sirva como instrumento de harmonia entre os parceiros, estando aberto repactuao constante, para atender da melhor forma as expectativas e se alcanar um denominador comum.

45

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

Cabendo observar que a parte no sujeita incerteza deve car bem clara. O acordo preponderantemente marcado pela incerteza seria inexequvel. 2. Precisa ser contemplado do ponto de vista do Direito, no somente porque previsto em lei, mas porque o acordo um instrumento que outorga direitos e atribui deveres, esclarece expresses, confere alocao de recursos e estabelece prazos, e, principalmente, produz efeitos de carter jurdico-legal relativo ao patrimnio intangvel dos parceiros. Para que o acordo esteja claro e que o negcio jurdico administrado alcance o sucesso almejado, devem-se procurar as formas corretas para redigi-lo, devendo estar sempre comprometido com o equilbrio de interesse dos parceiros. Cada clusula ou conjunto de clusulas deve ser organizado de forma coerente, com linguagem precisa, que no seja coloquial, comercial, rebuscada ou prolixa, mais sim tcnica, que empregue termos e signicados inequvocos. Havendo dvida na interpretao do termo tcnico, imprescindvel denir qual interpretao que ser adotada para os efeitos do acordo, o que pode ser feito na clusula denominada: denies. Acordos bem escritos e adequadamente apresentados so instrumentos robustos na defesa dos interesses dos parceiros. Ademais, um acordo bem redigido demonstra o nvel de qualidade da ICT e o cuidado dedicado ao ato de rmar compromissos com seus parceiros, ajudando a passar uma imagem slida da instituio, evitando considerveis despesas e contribuindo de forma signicativa para o sucesso da relao acordada entre os partcipes. Para facilitar a elaborao dos acordos, sugere-se a adoo de uma estrutura mnima; evidentemente outras clusulas podem ser acrescentadas, para melhor regular o acordo. Veja-se o esquema geral: Identicao dos parceiros, de outras partes e de seus representantes legais; Considerandos; Objeto; Denies; Recursos a serem alocados e prazos; Prazo da PD&I; Condencialidade e excees; PI: titularidade e respectivas despesas; PI: explorao e seu prazo, exclusividade ou no, participao nos resultados, sublicenciamento; Divulgao e publicaes de criaes resultantes da PD&I;

46

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

Responsabilidades; Outras obrigaes; Casos de extino da parceria; Foro/direito aplicvel; Publicao em dirio ocial; Assinaturas; Testemunhas; Anexos: Plano de trabalho, incluindo o protocolo de transferncia de resultados da PD&I, e outros. O acordo no mbito do direito administrativo, quando regularmente publicado dispensa testemunhas e registro em cartrio, pois como todo o ato administrativo, traz em si a presuno de legitimidade e vale contra terceiros desde a sua publicao.49 Embora o costume administrativo seja no sentido de incluir as testemunhas.

1.9 Contrato de acesso a patrimnio gentico e conhecimento tradicional associado


O contrato de acesso ao patrimnio gentico e ao conhecimento tradicional associado requer anuncia prvia, autorizao de acesso e contrato de repartio de benefcios com os povos indgenas e populaes tradicionais. Para o desenvolvimento de novos produtos, em que se faa necessrio o acesso ao patrimnio gentico, por meio de conhecimento tradicional associado, a CDB prev o consentimento prvio e informado de povos indgenas e populaes tradicionais, bem como a previso da repartio de benefcios (artigos 8, j, 10, 15 e 16).50

49 50

MEIRELLES, H. L. Direito administrativo brasileiro, 25. ed. So Paulo: RT, 2000. p. 209. CDB, artigo 8. Cada Parte Contratante deve, na medida do possvel e conforme o caso: alnea J. Em conformidade com sua legislao nacional, respeitar, preservar e manter o conhecimento, inovaes e prticas das comunidades locais e populaes indgenas com estilo de vida tradicionais relevantes conservao e utilizao sustentvel da diversidade biolgica e incentivar sua mais ampla aplicao com a aprovao e a participao dos detentores desse conhecimento, inovaes e prticas; e encorajar a repartio equitativa dos benefcios oriundos da utilizao desse conhecimento, inovaes e prticas. CDB, artigo 10, regula a utilizao sustentvel de componentes da diversidade biolgica, alnea c, estabelece: Proteger e encorajar a utilizao costumeira de recursos biolgicos de acordo com prticas culturais tradicionais compatveis com as exigncias de conservao ou utilizao sustentvel. CDB, artigo 15, itens 4 e 5: 4. O acesso, quando concedido, dever s-lo de comum acordo e sujeito ao disposto no presente artigo; 5. O acesso aos recursos genticos deve estar sujeito ao consentimento prvio fundamentado da Parte Contratante provedora desses recursos, a menos que de outra forma determinado por essa Parte.

47

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

PD&I

PD&I

48

SEGUNDA PARTE: O ACORDO DE PARCERIA DE PD&I

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

As partes no acordo de parceria

No prembulo do acordo de parceria, que o espao de abertura do texto de um contrato, so dispostos: O ttulo do contrato: acordo de parceria de PD&I; A qualicao dos parceiros, intervenientes e anuentes (nome e dados de identicao completos); e os Considerandos. O acordo de parceria de PD&I, como todo contrato, deve iniciar com a identicao precisa das partes contratantes. No caso de pessoas jurdicas, alm dessa identicao do contratante devem ser indicados os seus representantes legais, na forma prevista no Estatuto ou Contrato Social, e a respectiva qualicao daqueles que assinaro o instrumento. As partes de um acordo de parceria de PD&I parceiros, intervenientes e anuentes podem ser: Pessoas jurdicas de direito pblico (pblico pblico); Pessoas jurdicas de direito pblico e de direito privado (pblico privado); Pessoas jurdicas de direito privado (privado privado). Os principais requisitos para ser parte a capacidade para assumir obrigaes jurdicas e a possibilidade de ser parceiro, interveniente ou anuente de PD&I tal como exige o Cdigo Civil Brasileiro. No caso de parceiro, interveniente ou anuente estrangeiro devem ser observadas as regras prprias de cada legislao, para denio prvia da legislao aplicvel e do foro competente. A Lei n 9.279/1996 determina que devem ser averbados/registrados pelo INPI todos os contratos que impliquem transferncia de tecnologia, quer entre empresas nacionais, ou entre empresas nacionais e sediadas ou domiciliadas no exterior. O Banco Central do Brasil, tambm regula esta matria, a Circular do BC que institui o Registro Declaratrio Eletrnico de operaes de transferncia de tecnologia, servios tcnicos complementares e importao de intangveis, a de nmero 2.816/1998, reproduzimos a seguir:

51

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

Art. 1 Instituir, a partir de 22.04.1998, o Registro Declaratrio Eletrnico (RDE) para as operaes contratadas com fornecedores e/ou financiadores no residentes no Pas, relativas a: I Fornecimento de tecnologia; II Servios de assistncia tcnica; II Licena de uso/Cesso de marca; IV Licena de explorao/Cesso de patente; V Franquia; VI Demais modalidades, alm das elencadas de I a V acima, que vierem a ser averbadas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI.

A Circular n 2.816/1998, regulamentou os procedimentos suplementares com a Carta-Circular n 2.795/1998, que entrou em vigor em 22 de abril do mesmo ano, este regulamento anexo a Carta Circular, evidencia que
CAPTULO I Do Registro Art. 1 Este regulamento aplica-se s operaes denidas no artigo 1 da Circular n 2.816, de 15.04.1998. Art. 2 O registro declaratrio eletrnico de cada operao efetua-se aps obteno do Certicado de Averbao concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para operaes que envolvam direitos de propriedade industrial, fornecimento de tecnologia, prestao de servios de assistncia tcnica e franquia.

Dados da pessoa jurdica: o nome da rma ou a denominao (razo social); sendo pessoa jurdica de direito privado ou pblico, o nmero de inscrio no Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica (CNPJ); o local da sede ou, se for o caso, da lial (subsidiria, agncia, escritrio) e os dados da pessoa fsica que ir represent-la no contrato, bem como seu cargo ou funo. Esse representante deve ser qualicado da mesma forma como se qualica uma pessoa fsica. Dados da pessoa fsica: nome civil completo; nacionalidade; estado civil; prosso; tipo, local de expedio e nmero do documento de identidade ou do passaporte, se estrangeiro; nmero de Cadastro de Pessoa Fsica (CPF); domiclio ou residncia (endereo, CEP, cidade, estado e pas, telefone, e-mail). A qualicao das partes permite conhecer quem est contratando e onde eles podem ser encontrados. Os contratos geralmente tm duas partes. Existem contratos plurilaterais, com mais de duas partes; existe, tambm, a possibilidade de multiplicidade de pessoas, em uma mesma parte. Independentemente de quantas so as pessoas fsicas ou jurdicas envolvidas, todas devem ser qualicadas com preciso. O representante da pessoa jurdica deve ser aquela pessoa fsica autorizada pelo contrato social, pelo estatuto, pela legislao que instituiu a pessoa

52

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

jurdica de direito pblico ou pelo instrumento do mandato, tambm designado Procurao ou delegao de competncia. Nessa parte do contrato deve-se informar qual posio de cada parte, ou seja, quem sero os parceiros, os intervenientes, concedentes de recursos e anuentes. No que se refere aos sujeitos de direitos, as partes do acordo de parceria, pode ser prevista a possibilidade de transferncia da posio contratual, substituio de parte, ou incluso de parte, cujas condies devero estar detalhadamente previstas no acordo.

1.1 Precaues para assegurar a garantia do cumprimento de obrigao


Recomenda-se que, antes de se contratar com uma empresa, seja feita uma pesquisa na junta comercial (registro pblico de empresas mercantis) ou no cartrio (registro civil das pessoas jurdicas), para se vericar se a constituio dela foi registrada e se houve alteraes; vericar o capital social e identicar os seus representantes legais, aptos a assinar contratos. Recomenda-se investigar tambm a situao dos possveis contratantes junto ao Servio de Proteo ao Crdito (SPC), a Receita Federal e, quanto existncia de processos ativos, os rgos do poder judicirio estadual, federal e trabalhista, bem como recorrer ao SICAF.51 importante considerar que os atos praticados pelos administradores das empresas somente obrigam a pessoa jurdica quando exercidos nos limites do seu poder, denido no ato constitutivo, como o caso do contrato social da limitada (Ltda.) ou do estatuto da sociedade por aes (S/A).52

1.2 Da licitao
Muito se discute a partir do advento da Lei de Inovao, sobre a necessidade ou no de licitar previamente uma oferta de parceria, visto que as relaes que envolvem a Administrao Pblica, notadamente a referente a licenciamento de tecnologia ou contratao, obedecerem a uma legislao especca.
O Sistema de Cadastramento Unicado de Fornecedores um sistema automatizado de informaes atravs do qual os fornecedores se cadastram gratuitamente, com a nalidade de fornecer materiais ou prestar servios para os rgos da administrao pblica federal direta, autarquias e fundaes. O cadastro possui validade anual em todo o territrio nacional. 52 Cdigo Civil, artigo 47. Sobre o assunto transcrevemos parte do Acrdo do Tribunal de Justia do Distrito Federal que decidiu: [...] Contratos. [...] Diretora de organizao no governamental no pode contratar em nome da entidade, se a autorizao estatutria para representao da pessoa jurdica recai sobre ocupante de outro cargo.[...] EIC 20562720068070001, DF 0002056-27.2006.807.0001, relator Des. Rmulo de Arajo Mendes, julgamento em 28/09/2009, 2 Cmara Cvel, publicao em08/10/2009, D.J. p. 41.
51

53

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

A Constituio Federal, no artigo 37, caput, baliza os procedimentos quanto aos atos de natureza administrativa, do que no fogem o licenciamento e a contratao de tecnologia. No caso em tela, a administrao pblica se sujeita aos princpios da impessoalidade (a administrao deve tratar de forma igual aos administrados, ressalvando e considerando a possvel desigualdade entre eles) e da legalidade (pelo qual a administrao pblica, s age em conformidade com a lei). Poderamos elencar outros princpios que entendemos sejam relevantes, como por exemplo, o da moralidade, mas entendemos ser sucientes os j citados. Ainda dentro desta lgica, claro que devemos fazer meno necessidade de autorizao para o licenciamento ou contrato dentro da administrao, variando dentro de cada ICT o formato, de acordo com seu regramento interno. Como regra, podemos armar que a licitao uma obrigao da administrao pblica, como indica o inciso XXI, do artigo 37 da Constituio Federal:
Ressalvados os casos especicados na legislao, as obras, servios, compras e alienaes sero contratados mediante processo de licitao pblica que assegure igualdade de condies a todos os concorrentes, com clusulas que estabeleam obrigaes de pagamento, mantidas as condies efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitir as exigncias de qualicao tcnica e econmica indispensveis garantia do cumprimento das obrigaes. [Inciso regulamentado pela Lei n 8.666/1993]

A exceo a regra de licitar, nasce exatamente da expresso ressalvados os casos especicados na legislao. Para nosso estudo primeiramente estudaremos os casos previstos na prpria Lei n 8.666/1993, que regula o inciso XXI do artigo 37 da Constituio Federal. Em pelo menos trs artigos so previstas excees regra de licitar. Em primeiro lugar no art. 17, que trata de casos especcos de alienao de bens imveis da administrao, situaes estas que no exigem a licitao. Em segundo lugar, o artigo 24 da referida lei, que trata dos casos de dispensa de licitao. Podemos denir a dispensa, como uma situao em que em tese a licitao possvel, porm a previso legal (e, portanto, somente os casos previstos na norma) dispensa o processo licitatrio. O artigo 24 possui 28 incisos, mas nos interessa especialmente os que guardam relao com a Lei n 10.973/2004, ao dispor:
Art. 24. dispensvel a licitao: VIII para a aquisio, por pessoa jurdica de direito pblico interno, de bens produzidos ou servios prestados por rgo ou entidade que integre a Administrao Pblica e que tenha sido criado para esse m especco em data anterior vigncia desta Lei, desde que o preo contratado seja compatvel com o praticado no mercado; [Redao dada pela Lei n 8.883/1994]

54

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

Cabe ressaltar aqui, que o rgo ou entidade que vai produzir o bem ou servio, deve ter nalidade especica e data de criao anterior a 1994. Ressalta-se tambm o previsto no inciso IX, que trata dos casos de segurana nacional, nada impede que uma ICT, seja chamada a colaborar com a Administrao Pblica, em uma pesquisa que atenda aos interesses da segurana nacional, caso em que no h lgica em procedermos a um processo licitatrio. Este inciso deve ser analisado em conjunto com o inciso XXVIII, que diz respeito tecnologia de alta complexidade e ligada defesa nacional, caso em que a contratao para o fornecimento tambm dispensaria a licitao. Ou ainda, o previsto no inciso XIII:
Na contratao de instituio brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituio dedicada recuperao social do preso, desde que a contratada detenha inquestionvel reputao tico-prossional e no tenha ns lucrativos; [Redao dada pela Lei n 8.883, de 1994]

A rigor, vale aqui o previsto para o inciso VIII, que a instituio tenha nalidade especca, no caso previso estatutria de atividade em pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional. A partir do advento da lei 10.973/04 (art. 25), foi acrescentado ao artigo 24 da Lei 8.666/93 (dispensa de Licitao) o inciso XXV, que trata:
Na contratao realizada por Instituio Cientca e Tecnolgica ICT ou por agncia de fomento para a transferncia de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de explorao de criao protegida. [Includo pela Lei n 10.973, de 2004]

O esprito da lei de Inovao foi o de alavancar a P&D em territrio brasileiro, a leitura pura e simples do inciso XXV do artigo 24 pode nos colocar diante de duas questes bsicas, o procedimento o mesmo quando a ICT (administrao pblica) contrata tecnologia, daquele quando ela aliena a mesma? Com relao ao aspecto da contratao de tecnologia, a prpria Lei n 8.666/1993 resolve a questo, pois traz expressamente em seu artigo 111:
Art. 111. A Administrao s poder contratar, pagar, premiar ou receber projeto ou servio tcnico especializado desde que o autor ceda os direitos patrimoniais a ele relativos e a Administrao possa utiliz-lo de acordo com o previsto no regulamento de concurso ou no ajuste para sua elaborao. Pargrafo nico. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carter tecnolgico, insuscetvel de privilgio, a cesso dos direitos incluir o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informao pertinentes tecnologia de concepo, desenvolvimento, xao em suporte fsico de qualquer natureza e aplicao da obra.

55

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

luz da redao do artigo 111, a administrao pblica somente poder pagar, premiar ou receber nos casos em que houver cesso do direito patrimonial, ou seja, a menos que haja exceo expressa, no h que se falar em pagamento pelo uso de tecnologia, mas sim pagamento pela tecnologia. No caso de fornecimento de tecnologia, ou seja, a administrao pblica entra no mercado, como fornecedora, vale o disposto no inciso XXV do artigo 24 da Lei n 8.666/1993. Cabe ressaltar o terceiro artigo que trata da exceo a regra de licitar para a administrao pblica. o artigo 25 da Lei n 8.666/1993, que trata exatamente dos casos em que a licitao no deve ocorrer por ser incua, ou seja, o processo licitatrio em si no se justica, porque na hiptese de ocorrer, no atenderia ao princpio da isonomia, pois em regra somente um fornecedor acorreria ao certame. Os incisos deste artigo so meros casos enunciativos, ou seja, no encerram todas as possibilidades de inexigibilidade, mas servem como exemplo. No caso das ICTs, poderamos tratar do inciso II, que trata da notria especializao, como uma possibilidade de aplicao na contratao sem licitao. Por m, como visto anteriormente, a natureza jurdica do acordo de parceria que inclui pelo menos um sujeito regido pelo Direito Administrativo um convnio no qual, ao contrrio do contrato, os interesses das partes so convergentes. Porque, de fato, os parceiros buscam alcanar o mesmo objetivo, a saber, um resultado de PD&I.

Gesto relacionada relao entre as partes


Os dados dos parceiros e outras partes podem alimentar uma base de dados que permitir um cadastro de parceiros, nanciadores, fundaes de apoio, dos seus representantes, seus endereos atualizados, os contatos, alteraes contratuais, etc. Dever estar estabelecido no acordo de parceria que qualquer modicao do contrato ou do estatuto social da empresa parceira dever ser formalmente comunicada s ICTs e demais partes para conhecimento e tambm providncias de eventuais modicaes que se faam necessrias. Importante tambm relacionar cada parte com os respectivos projetos procurando contemplar no sistema de gesto as informaes sobre os resultados do projeto, o que permitir no futuro acompanhar a explorao de resultados obtidos, especialmente os resultados tecnolgicos, se esta em conformidade com o acordo de PD&I ou se h necessidade de novo acordo e entendimento entre as partes. importante ter o cuidado de no revelar no ttulo do projeto informaes que possam prejudicar o sigilo da parceria. Assim, recomendvel que

56

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

os ttulos dos projetos no revelem detalhadamente informaes sobre o objeto da pesquisa. Tendo este cuidado, evita-se o monitoramento pelos concorrentes das novas pesquisas desenvolvidas pela empresa parceira. A empresa parceira que queira celebrar acordo de parceria com a ICT deve comprovar sua regularidade scal, por meio do cadastramento via SICAF.

57

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

Os considerandos no acordo de parceria

Os considerandos so essenciais nos acordos de parceria, mesmo no sendo previstos em lei, so inseridos no prembulo do instrumento contratual. Tm por m informar s pessoas que lerem o acordo quais foram os motivos que justicaram a sua celebrao e ajudaro muito, no caso de ser necessrio interpretar o instrumento do negcio, seja pelas prprias partes, seja por um juiz ou rbitro, nos casos de dvida ou de conito na execuo, ou de soluo por descumprimento de obrigao. Os considerandos esto relacionados ao princpio da boa-f contratual previsto no Cdigo Civil Brasileiro, uma vez que tm a inteno de dar transparncia s intenes que levaram a rmar o acordo de parceria. Essas observaes no so consideradas clusulas em si, mesmo porque no contm, por si s, direitos, deveres ou obrigaes para qualquer das partes. O que se pretende com os considerandos descrever a situao ftica e os aspectos subjetivos indicados pelas prprias partes, a contextualizao e o apontamento dos interesses comuns das partes para facilitar a interpretao do acordo de parceria que se instrumentaliza em um texto. Os considerandos so muito utilizados nos acordos de parceria de PD&I, nos contratos internacionais e nos chamados contratos administrativos ou convnios. Como temas que podem fazer parte dos considerandos, sugerimos elencar a natureza de cada parte, um histrico do processo da inovao da empresa, as potencialidades do grupo de pesquisa da ICT relacionadas com o objeto do acordo, inclusive fazendo meno a parcerias ou vnculos anteriores, e o porqu do acordo de parceria.

58

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

A clusula do objeto

Na primeira clusula, as partes dispem sobre qual o objeto da parceria de PD&I. O objeto deve ser redigido com linguagem clara e precisa, denindo de forma inconteste qual o propsito da celebrao do acordo. A denio precisa do objetivo do acordo de parceria fundamental para averiguao do cumprimento das obrigaes, ao nal da contratao. O objeto da parceria de PD&I deve contemplar as diferentes etapas da pesquisa e do desenvolvimento visando inovao, como por exemplo: vericao da viabilidade de certa tecnologia53; a realizao de testes54; desenvolvimento de novo produto ou processo55; escalonamento laboratorial ou industrial, dentre outros. O importante denir claramente o que vai se fazer na parceria. O objeto da parceria de PD&I, em linhas gerais, uma obrigao de executar um projeto, de fazer pesquisa e desenvolvimento e dar um resultado que possa ser inovador. Por isso, o objeto do acordo composto. O detalhamento do objeto imprescindvel e deve ser tcnico. Por ser complexo, importante que seja elaborado um plano de trabalho, que ir detalhar as metas, etapas, cronograma fsico e de desembolso, contrapartidas, etc. O plano de trabalho ser includo com um anexo, geralmente o primeiro, sendo considerado parte integrante do acordo e evitando que a descrio do objeto no incio do documento56 que muito extenso. importante que na clusula referente ao objeto que determinado quem sero os coordenadores tcnicos e nanceiro dos trabalhos, tanto pela ICT quanto pelos demais parceiros. Quando o detalhamento envolver especicidade, como software, por exemplo, recomenda-se que sejam colocadas em anexo as especicaes tcnicas, para evitar confuses sobre quais sero as funes dele.
Por exemplo, viabilidade tcnica, econmica e comercial. No campo farmacutico, por exemplo, testes pr-clnicos ou clnicos, testes de estabilidade. No campo das engenharias, construo de prottipo, cabea de srie, etc. 55 Nos produtos e processos que envolva acesso a biodiversidade-patrimnio gentico, com ou sem acesso a conhecimento tradicional ver procedimentos especiais para coleta e envio de amostras. Denir quem se responsabiliza pelos procedimentos junto ao IBAMA e junto ao CGEN. 56 O documento do acordo costumeiramente designado de instrumento.
53 54

59

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

O detalhamento uma garantia para os parceiros e outras partes, j que delimita as funes tcnicas da PD&I a ser realizada. Podem-se acrescentar detalhes sobre como ser cumprida a obrigao que objeto do acordo de parceria, tais como: limitao territorial e temtica da PD&I; a questo de existir ou no exclusividade; quais as responsabilidades de cada parceiro quanto ao objeto, especialmente no caso de pluralidade de pessoas gurando na mesma parte do acordo. A parceria pode conter duplos ou mltiplos objetos relacionados, quando as partes assumem, reciprocamente, vrias obrigaes de dar, fazer e no fazer alguma coisa em relao ao projeto. Pode implicar uma licena cruzada de propriedade intelectual, em que e as partes trocam licenas de dada tecnologia protegida para viabilizar e potencializar a PD&I.

Objeto sujeito condio


A condio uma expresso tcnica do direito contratual. Signica que a clusula, que deriva exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do contrato a um evento futuro e incerto.57 So lcitas em geral, segundo a lei, todas as condies no contrrias ao direito, ordem pblica e aos bons costumes. Entre as condies proibidas se incluem as que privam de todo efeito o acordo, ou o sujeitarem ao puro arbtrio de uma das partes. A lei considera que invalidam o objeto do acordo ou prestao do contrato: a) as condies fsicas ou juridicamente impossveis, quando suspensivas; b) as condies ilcitas, ou de fazer coisa ilcita; c) as condies incompreensveis ou contraditrias.58 Podem-se acrescentar nesta clusula as condies necessrias para a prestao acordada no objeto. Por exemplo, a implantao de um software em uma rede pode exigir, como condio, que o parceiro adquira um sistema operacional especco ou um hardware que imprescindvel para o funcionamento do software desenvolvido.59

Cdigo Civil, artigo 121. Cdigo Civil, artigos 122 e 123. 59 Destacamos um caso, decidido pelo Tribunal de Justia do Rio Grande do Sul: uma corretora de imveis ingressou com ao contra empresa de informtica, pedindo o ressarcimento do valor pago pela instalao de sistema operacional; alegava que a empresa de informtica no instalou o software e que ela, corretora, no sabia que precisava de equipamento especco; a empresa de informtica ganhou a ao por ter constado em contrato a necessidade de a empresa contratante adquirir equipamento especco, com o qual o software contratado era compatvel (TJRS, Apelao Cvel n 70004562674, Juiz relator Nereu Jos Giacomolli, 19/12/2002).
57 58

60

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

A clusula das definies

A indicao dos principais vocbulos e das expresses utilizados no acordo de parceria e suas denies, tambm designados por conceitos operacionais, tem por nalidade dar mais preciso terminologia e ajudar na interpretao do acordo. As denies so informaes de apoio aos considerandos que, como j visto, referem-se aos fundamentos da PD&I. Os conceitos operacionais podem ser tcnicos ou no. So tcnicos quando retirados de normas especcas, dicionrios, repertrios ou manual de referncia especializada. A sua indicao pode evitar que surjam conitos, em decorrncia da ambiguidade de verbetes ou de expresses que tm conotaes diferentes, conforme o ramo da cincia ou da tecnologia que os utiliza. Cabe lembrar que nas ICTs e empresas atuam pessoas com formaes distintas, como administradores, engenheiros, analistas de sistemas, programadores, economistas, advogados, ou seja, pessoas com formaes diferenciadas e, por consequncia, com cultura e uso de linguagens tcnicas distintas. Por isso a importncia dos conceitos operacionais para harmonizar a interpretao. Indicamos a seguir, alguns dos conceitos operacionais mais comuns, que so utilizados nas parcerias de PD&I: Acesso a patrimnio gentico: atividade realizada com o objetivo de isolar, identicar ou utilizar informao de origem gentica ou molculas e substncias provenientes do metabolismo dos seres vivos e de extratos obtidos destes organismos.60 Acesso a conhecimento tradicional associado: obteno de informao sobre conhecimento ou prtica individual ou coletiva, associada ao patrimnio gentico, de comunidade indgena ou de comunidade local, para ns de pesquisa cientca, desenvolvimento tecnolgico ou bioprospeco, visando a sua aplicao industrial ou de outra natureza.61
60 61

Orientao Tcnica CGEN 01/2003. MP 2186-16, artigo 7, inciso 5.

61

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

Atualizao; aprimoramento: consiste em pequenas correes e/ou melhoramentos no resultado da PD&I que no alteram substancialmente esse resultado. Banco de dados: conjunto de bases de dados que so armazenados e ordenados para consulta. Cesso: transferncia de direitos, que pode ser onerosa, quando tem o carter de venda, ou gratuita caracterizando a doao; observa-se na lei, doutrina e na prtica, equivocadamente a cesso temporria, que a rigor uma licena. Condencial: o que tem carter de secreto, que est sob sigilo; o que reservado para acesso de um grupo restrito de pessoas; fato, saber, informao ou documento que no seja conhecido em geral, nem facilmente acessvel a pessoas de crculos que normalmente lidam com o assunto; aquilo que tem valor comercial por ser secreto; requerem precaues razoveis, nas circunstncias, pela pessoa legalmente em controle de dado, informao ou conhecimento para mant-las secreta.62 Estaro excludos deste conceito a informao que se tornar pblica pelo INPI ou rgo equivalente de outro pas ou organizao internacional para assegurar a proteo da propriedade intelectual. Conhecimento: o saber tecnolgico, cientco, literrio ou artstico em seus domnios terico e prtico. Criao intelectual: toda obra, inveno ou obteno que possa ser objeto do direito de propriedade intelectual, em seu sentido mais amplo. Criador: aquele que inventor, obtentor ou autor de criao intelectual passvel de proteo por direitos de propriedade intelectual. Dado: elemento ou quantidade conhecida, que serve de base resoluo de um problema. Dado estatstico: nmero de uma amostra que tem as caractersticas denidas por um subconjunto do domnio de uma varivel aleatria. Ganho econmico de propriedade intelectual: qualquer resultado pecunirio de explorao econmica, direta ou indireta, por meio de licena, concesso ou cesso de direitos de propriedade intelectual. Informao: o conjunto de esclarecimentos acerca de procedimento a ser adotado para utilizao do conhecimento; um conjunto de dados logicamente concatenados. Informaes condenciais: todas as informaes orais, escritas, em forma eletrnica ou manual, de propriedade da parte reveladora, relacionadas direta ou indiretamente a planos estratgicos de negcios
62

OMC: Acordo TRIPS, Seo 7, artigo 39.

62

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

e previses, processos e procedimentos internos, propostas, briengs, softwares, bases de dados, produtos e servios, preos, valores e quaisquer outras informaes transmitidas parte receptora em carter condencial; informaes de ordem tcnica, dados no divulgados ou quaisquer outras informaes de posse ou propriedade da parte reveladora que, na rotina de parcerias privadas e transaes comerciais, podem ser consideradas de natureza condencial. As informaes condenciais que forem divulgadas de forma oral devero ser transcritas em forma de ata pela parte reveladora.63 Inovao: Introduo de novidade ou aperfeioamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novo produto, processo ou servio.64 Inovao tecnolgica: A concepo de novo produto ou processo de fabricao, bem como a agregao de novas funcionalidades ou caractersticas ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado.65 Licena: contrato que exprime uma autorizao para o uso, ou uso e gozo (fruio) de direitos de propriedade intelectual, que pode ser onerosa ou gratuita, exclusiva ou limitada, tomando o carter de uma locao (se for onerosa) ou comodato (se for gratuita); a retribuio designada por royalty, que calculado em percentual sobre a obteno de qualquer ganho econmico de propriedade intelectual. Lucro Lquido: sendo um conceito que poder gerar dvidas, devido impreciso, cabe deni-lo com exatido, pois observa-se que muitas vezes empresas o denem como a soma das notas scais de venda de cada produto descontados os tributos sobre a venda, o valor das notas scais de devoluo, e os descontos comerciais concedidos, gerando uma incerteza no clculo nal. Manifestao expressa: declarao informada por escrito, de uma pessoa para outra, com aviso de recebimento, protocolo de recibo ou noticao extrajudicial. Manuteno: cuidado tcnico para o perfeito funcionamento de um equipamento; processo ativado quando o software submetido a modicaes no cdigo fonte e na documentao associada, devido a um problema ou necessidade de melhoria ou adaptao [est associada ideia de servios em outros campos alm da Informtica].

Geralmente se estipula na clusula referente a condencialidade um prazo de sete dias aps a divulgao oral para a transcrio, sob pena de ser considerada como tal. 64 Lei n 10.973/2004, artigo 2, inciso IV. 65 Lei n 11.196, de 21 de novembro de 2005, artigo 17, 1.
63

63

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

Portabilidade: capacidade do produto de software de ser transferido de um ambiente para outro.66 Tem como subcaractersticas a adaptabilidade, capacidade para ser instalado, coexistncia, capacidade para substituir e conformidade relacionada com a portabilidade. Premiao: participao do criador no ganho nanceiro decorrente de explorao econmica de criao intelectual, seja de ICT ou de empresa, a ttulo de incentivo.67 Propriedade intelectual: inveno, modelo de utilidade, desenho industrial, topograa de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada; marcas, indicaes geogrcas; obras cientcas, literrias e artsticas e conexas; programa de computador; informao condencial, segredo industrial e de negcio; qualquer desenvolvimento ou criao tecnolgica que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeioamento incremental; obtido por um ou mais criadores, protegidos pelo Direito; alguns desses institutos so protegidos por um ttulo de propriedade intelectual: patente, registro ou certicado. Suporte tcnico: atividade de orientao ao usurio, referente utilizao e funcionamento de equipamento ou software. Tecnolgico (de tecnologia): conjunto dos instrumentos, mtodos e processos especcos de uma tcnica; estudo sistemtico dos procedimentos e equipamentos tcnicos necessrios para a transformao das matrias-primas em produto industrial ou de atividades em servios. Terceiro: todo aquele que no parte do acordo; aquele que no est envolvido na criao intelectual do projeto. Territrio: compreende o espao geogrco da Repblica Federativa do Brasil [pode ser estabelecido outro espao]. Treinamento: atividades de formao para prover e manter pessoal atualizado ou conhecer aspectos novos [relacionados a processo, produto ou prestao de servios, a alguma tcnica, cincia ou tecnologia, que deve ser indicada]. Recomenda-se usar os conceitos da rea ou reas e subreas de saber que caracterizam o objeto da PD&I.

66 67

NBR ISO/IEC 9126-1. Exemplo: A Lei n 9.279/1996, artigo 93, pargrafo nico, dispe que nos casos de inveno e modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador [...] ser assegurada ao inventor, na forma e condies previstas no estatuto ou regimento interno da entidade a que se refere este artigo, premiao de parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a ttulo de incentivo.

64

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

4.1 Comunicaes
Neste item indicam-se as pessoas fsicas da esfera administrativa, jurdica e tcnica que podero ser contatadas para resolver problemas relacionados com as obrigaes de cada uma das partes, como prestar informaes, providenciar relatrios, autorizar o acesso a documento ou a quebra de sigilo, promover defesa contra pirataria, etc. Indicam-se as pessoas e sua funo na ICT, empresa ou organizao e onde so encontrados, seus endereos, telefones, e-mails. A atribuio de responsabilidade pelas comunicaes pode responder a indagaes como esta: quando quero falar com o responsvel ou coordenador do acordo ou do projeto, com quem falo? Esse tipo de indicao importante principalmente nos acordos de parceria de PD&I, pois envolvem informaes condenciais das partes e, geralmente, organizaes com estrutura complexa, onde difcil localizar algum. O acmulo de funes possvel, a pessoa indicada para as comunicaes pode ou no ser a mesma pessoa responsvel por coordenar a realizao dos trabalhos de execuo do projeto de PD&I.

Gesto da clusula das denies


Caso seja necessrio podem ser ampliados ou revistos os conceitos operacionais. Qualquer alterao da pessoa indicada para receber comunicaes dever ser formalmente informada s outras partes do acordo de parceria.

65

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

A clusula da alocao dos recursos

Nesta clusula se estipula quais os recursos nanceiros que sero alocados pelos parceiros e aportados pela parte nanciadora ou conanciadora do projeto, quando for o caso. A clusula gera um dever a ser cumprido pela parte obrigada, que alocar os recursos nanceiros ou o nanciamento. Na parceria no se chama esta clusula de preo como na generalidade dos contratos e sim recursos nanceiros, um montante em dinheiro, em moeda corrente nacional, pelo seu valor nominal.68 Podemos ampliar esta clusula e inserir aqui todos os recursos69 que sero alocados pelos parceiros: recursos humanos; recursos nanceiros; recursos materiais: equipamentos, instrumentos, materiais, laboratrios e demais instalaes. O conhecimento j existente no incio da parceria, que geralmente alocado far parte da clusula de propriedade intelectual. Os recursos nanceiros alocados ao projeto de PD&I podem ser desembolsados em parcelas peridicas; nesse caso, a quitao da ltima estabelece, at prova em contrrio, a presuno de estarem solvidas as anteriores.70 Os recursos nanceiros alocados, por exemplo, podem ser vista ou a prazo, com montante certo e xo ou varivel, em prestaes mensais, bimensais, trimestrais, semestrais, anuais, ou para cada etapa do cronograma do plano de trabalho do projeto, de acordo com a vontade dos partcipes ou da agncia nanciadora. imprescindvel que conste do plano de trabalho um cronograma de desembolso dos recursos nanceiros a serem aportados. A gesto dos recursos nanceiros pode ser feita pela prpria ICT, pela empresa ou por fundao de apoio.71 A parte que car responsvel pela gesto
Cdigo Civil, artigo 315, combinado com a Lei de Inovao, artigo 9, 3. Lei de Inovao, artigo 9, 3. 70 Cdigo Civil, artigo 322. 71 Constituda nos termos da Lei 8.958/1994, que dispe sobre as relaes entre as instituies federais de ensino superior e de pesquisa cientca e tecnolgica e as fundaes de apoio.
68 69

66

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

dever disponibilizar s demais, relatrios peridicos com a prestao de contas dos recursos recebidos, utilizados ou no, incluindo depois no relatrio nal. Lembramos da necessidade de prestao de contas ao nal da parceria, e caso resulte saldo de recursos, os mesmos devero ser devolvidos a quem os aportou. Para a realizao da gesto nanceira dos acordos de parceria, que associada gesto administrativa do projeto, a fundao de apoio cobra um percentual sobre os recursos geridos, relativo ao custo operacional, que no poder exceder a cinco por cento dos mesmos, conforme estabelece o artigo 11 que regulamenta a Lei de Inovao, Decreto 5.563/2005:
Os acordos [...] rmados entre as ICTs, as instituies de apoio, agncias de fomento e as entidades nacionais de direito privado sem ns lucrativos voltadas para as atividades de pesquisa, cujo objeto seja compatvel com os objetivos da Lei no 10.973, de 2004, podero prever a destinao de at cinco por cento do valor total dos recursos nanceiros destinados execuo do projeto, para cobertura de despesas operacionais e administrativas incorridas na execuo destes acordos [...].

A ICT poder prever, tambm com base no mesmo artigo referido acima, e dentro do limite previsto, um percentual para o NIT relativo ao seu custo operacional. O que recomendvel para cobrir os custos da assessoria que o ncleo presta no decorrer da parceria de PD&I, no que tange aos aspectos relacionados legalidade do acordo, condencialidade, aos direitos de propriedade intelectual, como redao de patentes, acompanhamento da tramitao de proteo, negociao, dentre outros. Ademais, a prpria Lei de Inovao, em seu artigo 18, prev que a ICT dever adotar medidas para permitir o recebimento de receitas e pagamento de despesas para a proteo da propriedade intelectual:
As ICTs, na elaborao e execuo dos seus oramentos, adotaro as medidas cabveis para a administrao e gesto da sua poltica de inovao para permitir o recebimento de receitas e o pagamento de despesas decorrentes da aplicao do disposto nos arts. [...] 9o, o pagamento das despesas para a proteo da propriedade intelectual e os pagamentos devidos aos criadores e eventuais colaboradores. Pargrafo nico. Os recursos nanceiros de que trata o caput deste artigo, percebidos pelas ICTs, constituem receita prpria e devero ser aplicados, exclusivamente, em objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovao.

Logicamente, a adoo deste procedimento estar condicionada poltica de gesto da propriedade intelectual de cada ICT.

67

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

5.1 Lugar de alocao dos recursos para a PD&I


O lugar para se efetuar a alocao dos recursos nanceiros do acordo de parceria, que equivale ao lugar de pagamento do contrato, ser aquele da sede da ICT, devendo ser indicado no acordo para evitar problemas a respeito. Para evitar transtornos, indicar sempre a forma de aporte dos recursos nanceiros, se mediante a cobrana de um boleto bancrio, se por depsito em conta-corrente bancria. Lembrando que cada ICT, de acordo com a sua natureza pblica, federal ou estadual, ou privada, trata a questo de forma diferente. As ICTs pblicas recebem os recursos na conta nica do Tesouro Nacional, as privadas em contas associadas aos NITs e as comunitrias geralmente em contas ligadas a Pr-Reitoria de Pesquisa. Assim o acordo de parceria deve prever claramente a forma de pagamento dos recursos alocados.72

5.2 Tempo de alocao dos recursos para a PD&I


O tempo de alocao dos recursos nanceiros, que equivale ao do pagamento de contrato, a data acordada para que este ocorra. No tendo sido ajustada uma data, a parte credora pode exigi-lo imediatamente.73 A periodicidade para pagamento dos recursos alocados, como dito anteriormente, dever estar detalhada no cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho. importante denir quando se iniciar a obrigao de realizao dos aportes. Dever ser evitada a previso de que o primeiro ocorrer na data de assinatura do acordo de parceria, devido aos procedimentos que so exigidos para os pagamentos na administrao da ICT. Assim, evita-se que a empresa j que inadimplente logo no incio da contratao.

5.3 No alocao dos recursos acordados para a PD&I


Cabe observar que o acordo pode indicar as consequncias da no alocao dos recursos nanceiros, ou de parte deles. No caso de silncio sobre o inadimplemento do acordo, o Cdigo Civil estabelece algumas consequncias para o inadimplemento do contrato, que podem ser aplicadas por analogia, por exemplo: Se no for cumprido o acordo, a parte inadimplente, designada devedora, responde por perdas e danos, mais juros e atualizao monetria, segundo ndices ociais regularmente estabelecidos, e honorrios de advogado.74
Ver Portaria SOF 28/2006, sobre a classicao das receitas com atividades de inovao. Cdigo Civil, artigo 331. 74 Cdigo Civil, artigo 389.
72 73

68

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

Pode ser convencionada uma garantia, para o caso de inadimplemento, total ou parcial. So exemplos de garantia a ana, a cauo, a dao de bem em garantia, a hipoteca, a licena, entre outros. Todavia no se observou at o momento a estipulao de garantia nos acordos de parceria de PD&I.

5.4 Mora ou demora na alocao dos recursos para a PD&I


A mora o atraso de um pagamento. Considera-se em mora a parte devedora que no efetua o pagamento e o credor que no quer receb-lo no tempo, lugar e forma que o acordo estabeleceu.75 A responsabilidade pelos prejuzos da mora da parte devedora, computando-se no momento do pagamento, alm do montante da prestao, mais juros, atualizao dos valores monetrios, segundo ndices ociais regularmente estabelecidos, e honorrios de advogado. Se a prestao devido mora, tornar-se intil parte credora, esta poder enjeit-la e exigir a satisfao das perdas e danos.76 Logicamente, a falta de culpa pode ser relevante porque, no havendo fato ou omisso imputvel parte devedora, esta no incorrer em mora. A parte que quiser dar m mora, que na linguagem jurdica chamada de purgar a mora, pode: se for a parte devedora, oferecer a prestao, mais a importncia dos prejuzos decorrentes do dia da oferta; se for a parte credora, oferecer-se a receber o pagamento e sujeitar-se aos efeitos da mora, at a mesma data.77

5.5 Alocao dos recursos nanceiros e responsabilidade tributria


As partes devem deixar claro que, em caso de alterao da legislao ou de regulamentao tributria que resulte na incidncia de tributos, ou na majorao dos tributos incidentes no acordo de parceria, sero de responsabilidade tributria de um dos parceiros, conforme se negociar.

5.6 Alocao dos recursos nanceiros e inao


medida de prudncia, face s incertezas da economia, indicar que os recursos nanceiros alocados em prestao devem sofrer reajustes para cobrir a inao do perodo, segundo ndices ociais, de modo a restabelecer o equilbrio econmico nanceiro entre a data de assinatura do acordo de parceria e a sua efetiva alocao.
Cdigo Civil, artigo 394. Cdigo Civil, artigo 395, caput e pargrafo nico. 77 Cdigo Civil, artigo 401.
75 76

69

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

Gesto da clusula dos recursos para a PD&I


Sugere-se incluir um percentual dos recursos nanceiros para cobrir os custos operacionais do NIT.78 Esta clusula gera uma agenda de cobrana dos recursos alocados para a PD&I. Permite ao NIT dimensionar o volume anual de recursos que a ICT gerenciou em acordos de parceria para a PD&I, podendo representar um indicador nanceiro do volume de recursos para a inovao. A instituio que car responsvel pela gesto dos recursos dever enviar relatrios peridicos aos demais participantes dos acordos de parceria. Se houver qualquer alterao na forma de alocao dos recursos, as partes devero ser formalmente comunicadas. A parte que receber dever enviar parte que alocou os comprovantes de realizao dos aportes nanceiros. A utilizao dos recursos nanceiros dever ser compatvel com a previso apresentada na planilha oramentria, geralmente presente no plano de trabalho em anexo ao convnio ou acordo de parceria.

78

Um dos maiores desaos do NIT a sua autossustentabilidade. O artigo 18 da Lei n 10.973/2004, j referido, trata do oramento da ICT, notadamente em seu pargrafo nico, determina que os recursos nanceiros advindos dos seus contratos de cesso e compartilhamento (art. 4), fornecimento de tecnologia e de licena (art. 6), prestao de servios (art. 8) e parcerias (art. 9), uma vez recebidos constituem-se em receitas prprias e devero ser aplicadas, exclusivamente, em objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovao. Regra que se insere no escopo de dar autonomia na gesto nanceira e patrimonial s instituies de pesquisa cientca e tecnolgica, previsto na Constituio Federal, artigo 207, 2.

70

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

A clusula do prazo

Esta clusula a que determina por quanto tempo o acordo viger. O prazo da parceria ser determinado79, o acordo viger por certo nmero de dias, semanas, meses ou anos. Pode-se estipular que o acordo viger at determinado dia ou at a nalizao do cumprimento da agenda do projeto ou do seu plano de trabalho. Ser um prazo razovel. Podem os direitos de propriedade intelectual obtidos na execuo do projeto de pesquisa e desenvolvimento e a condencialidade terem vigncia alm do prazo do acordo de parceria. Nesses casos dever constar expressamente que no obstante ao trmino do prazo do acordo de parceria a propriedade intelectual vigorar pelo prazo xado na lei, ou outro que car acordado, e a condencialidade pelo prazo acordado na respectiva clusula.

79

Lei n 8.666/1993: artigo 57, 3 vedado o contrato com prazo de vigncia indeterminado, mas no se aplica aos convnios; artigo 116 Aplicam-se as disposies desta Lei, no que couber, aos convnios, acordos, ajustes e outros instrumentos congneres celebrados por rgos e entidades da Administrao. 1 A celebrao de convnio, acordo ou ajuste pelos rgos ou entidades da Administrao Pblica depende de prvia aprovao de competente plano de trabalho proposto pela organizao interessada, o qual dever conter, no mnimo, as seguintes informaes: [...] VI previso de incio e m da execuo do objeto, bem assim da concluso das etapas ou fases programadas [...].

71

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

A clusula da confidencialidade

7.1 A condencialidade
A condencialidade o regime que limita o acesso a dados, informao ou conhecimento, porque tem o carter de secreto, aquilo que est sob sigilo ou sob reserva para dar vantagem sobre a concorrncia, possibilitar pedidos de proteo da propriedade intelectual ou publicao futura. A condencialidade atente ao requisito de novidade exigido para a proteo dos direitos de propriedade intelectual. Na prtica das relaes de ICT com empresas, generalizado o uso das palavras segredo, sigilo, condencial e reservado, como sinnimo. No uso militar e dos servios de inteligncia do governo esses vocbulos adquirem graduaes deferentes e implicaes na hierarquia das pessoas que tm a possibilidade de acesso aos documentos e de autorizar o acesso a terceiros, podendo estes ser classicados at de ultrassecretos. Recomenda-se, a respeito, a leitura da Lei n 8.159/1991, que dispe sobre a poltica nacional de arquivos pblicos e privados, e o Decreto n 4.553/2002, sobre a salvaguarda de dados, informaes, documentos e materiais sigilosos de interesse da segurana da sociedade e do Estado, no mbito da administrao pblica federal. Pessoas fsicas e jurdicas podem evitar que dados, informaes e conhecimentos legalmente sob seu controle sejam divulgados, adquiridos ou usados por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrria a prticas comerciais honestas.80 Considera-se contrria s prticas comerciais honestas a violao ao contrato, o abuso de conana, a induo infrao e a obteno de informao condencial por terceiros que tinham conhecimento de que essa obteno envolvia prtica desonesta ou que a desconheciam, por grave negligncia. O requisito, segundo o TRIPS, Seo 7, artigo 39, para que se concretize a proteo jurdica da condencialidade, que aquilo que se pretende proteger seja secreto, portanto: No seja do conhecimento geral, nem facilmente acessvel a pessoas de crculos que normalmente lidam com o tipo de informao em questo,
80

Conveno da Unio de Paris, artigo 10 bis.

72

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

seja integralmente, seja na congurao e montagem especcas de seus componentes; Tenha valor comercial, por ser secreta; e Tenha sido objeto de precaues razoveis, nas circunstncias, pela pessoa legalmente em controle da informao, para mant-la secreta. A Constituio Federal do Brasil, no artigo 5, incisos XII e XIV, garante a inviolabilidade do direito segurana e propriedade, como segue: inviolvel o sigilo da correspondncia e das comunicaes telegrcas, de dados e das comunicaes telefnicas, salvo, no ltimo caso, por ordem judicial, nas hipteses e na forma que a lei estabelecer para ns de investigao criminal ou instruo processual penal; assegurado a todos o acesso informao e resguardado o sigilo da fonte, quando necessrio ao exerccio prossional. Segundo o Cdigo Civil e o Cdigo de Processo Civil, ningum pode ser obrigado a depor sobre fato a cujo respeito, por estado ou prosso, deva guardar sigilo.81 No Brasil, segundo a Lei de Propriedade Industrial, a violao da condencialidade considerada crime de concorrncia desleal.82 A condencialidade violada pela divulgao, explorao ou utilizao, sem autorizao, de conhecimentos, informaes ou dados condenciais, utilizveis na indstria, no comrcio ou na prestao de servios, por quem a eles tem acesso, mediante relao contratual ou empregatcia, mesmo aps o trmino do contrato, se, neste estiver estipulado, para as obrigaes de condencialidade um prazo maior do que o prazo de vigncia do contrato (ex: prazo de vigncia do contrato, cinco anos; prazo de condencialidade, cinco anos depois de ndo o contrato). So excludas de proteo por esse manto as informaes que sejam de conhecimento pblico, ou que sejam evidentes para um tcnico no assunto, ou que sejam publicadas pelo INPI83 ou rgo equivalente de outros pases e organizaes internacionais como requisito da tramitao de pedidos de proteo da propriedade intelectual. A Lei de Propriedade Industrial brasileira, citada, considera que tambm comete crime de concorrncia desleal quem divulga, explora ou se utiliza, sem autorizao, de conhecimentos ou informaes obtidos por meios ilcitos, ou a que teve acesso mediante fraude.
Cdigo Civil, artigo 229, inciso I. Lei n 5.869/1973, artigo 406, inciso II. Lei n 9.279/1996, artigo 195, incisos XI e XII. 83 Por exemplo a Lei n 9.279/1996, no artigo 30, dispes que o pedido de patente ser mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depsito ou da prioridade mais antiga, quando houver, aps o que ser publicado, exceo do caso previsto no art. 75.
81 82

73

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

No que diz respeito aos programas de computador, a Lei n 9.609/1998, no artigo 12, considera violao de direitos de autor a reproduo, por qualquer meio, de programa de computador, no todo ou em parte, para ns de comrcio, sem autorizao expressa do autor ou de quem o represente. A Lei n 9.609/1998 tambm prev que incorre na mesma prtica de violao de direitos quem vende, expe venda, introduz no Brasil, adquire, oculta ou tem em depsito, para ns de comrcio, original ou cpia de programa de computador produzido com violao de direito autoral.

7.2 Clusula de condencialidade


No acordo de parceria de PD&I a clusula que dispe sobre a obrigao das partes de no divulgar dados, informaes ou conhecimentos, cientcos ou tecnolgicos uma obrigao negativa. Ela abrange, geralmente, a restrio de acesso s pessoas no expressamente autorizadas pelas partes ao local de execuo do projeto e aos documentos ou suportes, tangveis ou intangveis, em que esto xados os dados, as informaes e os conhecimentos protegidos pela clusula. Sob pena desta clusula no surtir efeito, necessrio que, toda vez que se zer uma cpia do documento protegido, ou que algum tiver acesso a ele, se faa, expressamente por escrito, a advertncia da condio contratual de condencialidade e do dever de no se divulgar o contedo. A clusula de condencialidade comum, tambm, nos contratos que visam inovao, especialmente nos contratos de prestao de servios, transferncia de tecnologia ou cesso e nas licenas de direitos de propriedade intelectual, como na utilizao de programa de computador em que o usurio tem acesso ao cdigo-fonte ou a elementos relacionados com a tecnologia. Costumeiramente, os acordos de parceria preveem que os parceiros devem utilizar as informaes condenciais reveladas por um parceiro ao outro, apenas para a nalidade mencionada no referido acordo. A proteo jurdica da condencialidade, ressaltamos, visa evitar a concorrncia desleal. Evitar o uso da tecnologia por quem no investiu no seu desenvolvimento e evitar a divulgao prematura da tecnologia, o que pode comprometer a sua proteo por direitos de propriedade industrial (pela falta de novidade). No so tratados como conhecimentos, informaes e dados condenciais: Aqueles que tenham se tornado de conhecimento pblico pela publicao de pedido de patente, de registro, de certicado ou outro registro pblico, bem como de outra forma que no por meio das partes;

74

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

Aqueles cuja divulgao se torne necessria para obteno de autorizao governamental para comercializao de produto ou uso de processo industrial; ou quando exigida por lei, para cumprir determinao judicial ou governamental; Aqueles que j estavam, comprovadamente, em poder de um dos parceiros, antes da revelao de um parceiro ao outro; Aqueles que j tinham sido disponibilizados ocialmente pelos parceiros sem clusula de sigilo ou condencialidade, desde que de forma documental comprovada. Nos casos de divulgao necessria, a parte que deva cumprir a lei, norma administrativa, mandado judicial ou ordem administrativa, deve noticar imediatamente o interessado no sigilo e requerer segredo no seu trato judicial ou administrativo. Nos casos de parceiro ICT que tambm atua na rea de ensino, quando os conhecimentos, informaes e dados ao amparo da clusula de condencialidade forem objeto de tese, dissertao, monograa, trabalho de concluso de curso ou relatrio de discente, pesquisador ou docente deve ser previsto o procedimento a ser adotado para evitar a violao do dever de condencialidade (quebra de sigilo). Aconselha-se evitar que resultados da PD&I que envolva dever de condencialidade seja, neste aspecto, objeto de algum trabalho de concluso de curso cuja publicao requisito para a concesso de ttulo acadmico ou prossionalizante. Deve ser previsto no acordo pelo menos a obrigao de noticao do parceiro, assim que o discente, pesquisador ou docente apresentar seu projeto de pesquisa. Cabe, logicamente, prever que os interessados em discorrer sobre resultados de PD&I que sero objeto de parceria e de condencialidade devero ser noticados dessa condio e limitao principalmente o orientador a quem caber a responsabilidade. Nos casos previstos anteriormente, pode car acordado que, somente depois de realizar o pedido de patente, registro de desenho industrial ou de outra proteo legal da tecnologia que requer publicao, podero ser feitas a defesa e a publicao do resultado. Excepcionalmente, no perodo de sigilo do depsito de patente ou registro, caso haja defesa perante banca, recomendvel que seja assinada declarao de condencialidade e, igualmente, todos que necessitarem ter acesso aos respectivos documentos ou assistir a defesa de tese, dissertao, monograa, trabalho de concluso de curso ou relatrio. Entretanto a atitude mais cautelosa que a proteo dos resultados de propriedade intelectual seja realizada antes da defesa do trabalho. Esta estratgia importante devido a no uniformidade entre os pases da aceitao

75

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

do perodo de graa previsto no art. 12 da Lei 9.279/1996.84 Na legislao de alguns pases no previsto o perodo de graa. As partes devem se comprometer a fazer com que outras pessoas, como auditores, consultores, prestadores de servios de manuteno, nas suas respectivas reas de responsabilidade, assinem declarao de condencialidade para terem acesso a documentos condenciais. Sob pena de no surtir efeito, toda vez que se zer uma cpia do documento ao autorizado, ou que algum tiver acesso a este, deve ser expressamente indicada a condio de sigilo e o dever de no divulgar. E se assim for solicitado pelo parceiro revelador ao parceiro receptor, este dever devolver imediatamente toda a informao impressa que esteja em seu poder. Recomenda-se que qualquer exceo condencialidade prevista na clusula seja possvel somente com a anuncia prvia e expressa de todos os parceiros. O no cumprimento da obrigao de condencialidade leva o infrator a indenizar a parte prejudicada das perdas, danos e lucros cessantes.85 Alm da clusula no acordo de parceria, existe tambm a possibilidade de um contrato para regular condencialidade. Analisaremos a seguir a diferena entre as obrigaes do contrato de condencialidade e as declaraes unilaterais de condencialidade (termo de condencialidade). As ICTs privadas e confessionais podem prever no estatuto, regimento ou outra norma interna de carter geral aplicvel s relaes de trabalho, como ato de falta grave para o funcionrio a quebra da condencialidade, nos precisos termos da CLT, artigo 482, alnea g.

7.3 Contrato de condencialidade (NDA)


O contrato de condencialidade, conhecido pela sigla em ingls NDA (Non Disclosure Agreements), visa proteger, entre pessoas jurdicas, entre pessoas fsicas ou entre fsicas e jurdicas, o que tem o carter de secreto, o que est sob sigilo e o que condencial ou reservado. O contrato de condencialidade, designado costumeiramente com o ttulo de acordo, dispe sobre a obrigao de no divulgar dados, informaes
Lei 9.279/1996: Art. 12. No ser considerada como estado da tcnica a divulgao de inveno ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depsito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida: I pelo inventor; II pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI, atravs de publicao ocial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informaes deste obtidas ou em decorrncia de atos por ele realizados; ou III por terceiros, com base em informaes obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrncia de atos por este realizados. Pargrafo nico. O INPI poder exigir do inventor declarao relativa divulgao, acompanhada ou no de provas, nas condies estabelecidas em regulamento. [Grifo nosso.] 85 Cdigo Civil, artigos 402 a 404.
84

76

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

ou conhecimentos cientcos ou tecnolgicos; logo, o contrato tem por natureza uma obrigao negativa que abrange, geralmente, a restrio de acesso s pessoas no expressamente autorizadas pelas partes aos locais de execuo de projetos e documentos ou suportes, tangveis ou intangveis, em que esto xados dados, informaes e conhecimentos protegidos pelas suas clusulas. A necessidade de estabelecer contratos de condencialidade est associada revelao de detalhes tecnolgicos e de know-how antes de negcios, contratao de pesquisa, de desenvolvimento, P&D, PD&I, criao, transferncia de tecnologia ou cesso, licenas, etc. A revelao dessas informaes tecnolgicas protegidas contratualmente condio imprescindvel para a realizao do negcio. Nos acordos que envolvem obrigao negativa, como no violar a condencialidade e no publicar os resultados parciais ou nais de projeto, o devedor havido por inadimplente desde o dia em que executou o ato de que se devia abster.86 Conforme referimos antes, se houve um contrato de condencialidade prvio ao acordo de parceria de PD&I, o mesmo dever ser raticado no instrumento do acordo.

7.4 Declarao de condencialidade


A condencialidade estabelecida em contrato para esse m (NDA) e na clusula pactuada em outros contratos, como o caso do acordo de parceria, vlida entre as partes do contrato e tem o seu efeito projetado entre as pessoas jurdicas ou fsicas contratantes; por isso, gera a necessidade de reproduzir o mesmo dever para todas as pessoas que vierem a ter acesso quilo que condencial. Um instrumento que obriga a condencialidade, portanto, precisa ser anexado ao contrato ou acervo documental da parceria, para que os parceiros tenham cincia da extenso dada ao dever que emanar dessa obrigao a restrio do acesso ao local e aos resultados das atividades de PD&I. Trata-se de um documento a ser rmado por pessoas fsicas: empregados ou servidores, docentes, estudantes, pesquisador, tcnico, prestador de servio, avaliador, auditor, scal, advogado, etc. Deve ser prevista quais sero as penalidades em caso de descumprimento da obrigao de condencialidade.

7.5 Prazo da condencialidade e autoridades responsveis


Tendo em vista que muitas ICTs no tm regulado a competncia das autoridades para xao do grau de condencialidade e nem os respectivos
86

Aplicao do artigo 390 do Cdigo Civil.

77

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

prazos, reproduzimos, a seguir o Decreto n 4.553/2002, modicado pelo Decreto n 5.301/2004, que dispe sobre a salvaguarda de dados, informaes, documentos e materiais sigilosos de interesse da segurana da sociedade e do Estado, no mbito da Administrao Pblica Federal:
Art. 5 Os dados ou informaes sigilosos sero classicados em ultrassecretos, secretos, condenciais e reservados, em razo do seu teor ou dos seus elementos intrnsecos. 1 So passveis de classicao como ultrassecretos, dentre outros, dados ou informaes referentes soberania e integridade territorial nacionais, a planos e operaes militares, s relaes internacionais do Pas, a projetos de pesquisa e desenvolvimento cientco e tecnolgico de interesse da defesa nacional e a programas econmicos, cujo conhecimento no autorizado possa acarretar dano excepcionalmente grave segurana da sociedade e do Estado. 2 So passveis de classicao como secretos, dentre outros, dados ou informaes referentes a sistemas, instalaes, programas, projetos, planos ou operaes de interesse da defesa nacional, a assuntos diplomticos e de inteligncia e a planos ou detalhes, programas ou instalaes estratgicos, cujo conhecimento no autorizado possa acarretar dano grave segurana da sociedade e do Estado. 3 So passveis de classicao como condenciais dados ou informaes que, no interesse do Poder Executivo e das partes, devam ser de conhecimento restrito e cuja revelao no autorizada possa frustrar seus objetivos ou acarretar dano segurana da sociedade e do Estado. 4 So passveis de classicao como reservados dados ou informaes cuja revelao no autorizada possa comprometer planos, operaes ou objetivos neles previstos ou referidos. Art. 6 A classicao no grau ultra-secreto de competncia das seguintes autoridades: I Presidente da Repblica; II Vice-Presidente da Repblica; III Ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas; IV Comandantes da Marinha, do Exrcito e da Aeronutica; e V Chefes de Misses Diplomticas e Consulares permanentes no exterior. 1 Excepcionalmente, a competncia prevista no caput pode ser delegada pela autoridade responsvel a agente pblico em misso no exterior. 2 Alm das autoridades estabelecidas no caput, podem atribuir grau de sigilo: I secreto: as autoridades que exeram funes de direo, comando, chea ou assessoramento, de acordo com regulamentao especca de cada rgo ou entidade da Administrao Pblica Federal; e II condencial e reservado: os servidores civis e militares, de acordo com regulamentao especca de cada rgo ou entidade da Administrao Pblica Federal.

78

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

Art. 7. Os prazos de durao da classicao a que se refere este Decreto vigoram a partir da data de produo do dado ou informao e so os seguintes: I - ultrassecreto: mximo de trinta anos; II - secreto: mximo de vinte anos; III - condencial: mximo de dez anos; e IV - reservado: mximo de cinco anos. Pargrafo nico. Os prazos de classicao podero ser prorrogados uma vez, por igual perodo, pela autoridade responsvel pela classicao ou autoridade hierarquicamente superior competente para dispor sobre a matria.

O prazo de condencialidade pode ser contado a partir do momento da revelao da informao, sendo que as informaes transmitidas por escrito devem ser assinaladas como condencial e as informaes transmitidas oralmente devem ser indicadas como condencial no momento de sua revelao, devendo ser acompanhadas de uma conrmao posterior por escrito, no prazo de trinta dias (ou outro acordado entre os parceiros), citando a data e a informao revelada, assim como a nalidade da citada revelao. Cabe aqui ressaltar que, independentemente da estipulao de prazos a ser adotada, os prazos de condencialidade devem atender aos interesses dos parceiros envolvidos no acordo de parceria, quer seja para a proteo das informaes por direitos de propriedade industrial, quer seja para obter vantagens sobre a concorrncia por manter o acesso informao restrito.

Gesto da clusula de condencialidade


Sempre que houver a clusula ou um contrato de condencialidade firmado pela ICT, deve ser elaborada uma declarao de condencialidade, contendo as mesmas obrigaes, para que as pessoas vinculadas se comprometam explcita e expressamente com a manuteno do segredo. Sugere-se a criao de um regulamento prevendo as autoridades da ICT que podem ter acesso e quem tem autoridade para liberar o acesso aos locais de realizao de projetos, a dados, informaes e conhecimentos; cuidados com a guarda, cofre; o alcance dos vocbulos sigiloso, reservado, condencial, secreto, ultrassecreto, interesse da segurana nacional. Nas publicaes necessrias para cumprir o princpio da publicidade, deve ser publicado o resumo do contrato sem detalhar o seu objeto e nem o plano de trabalho. A publicidade da existncia de contrato geralmente no interfere na revelao do contedo sigiloso de PD&I. No caso de

79

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

ser requerida a preservao da condencialidade da prpria realizao de uma PD&I podem ser usados nomes genricos, excepcionalmente expresses fantasiosas, logicamente justicados pelas autoridades administrativas de rgo pblicos se isso for necessrio. Possibilitar uma tramitao processual diferenciada, de forma sigilosa, para casos nos quais os parceiros de PD&I solicitam mximo sigilo na tramitao das propostas de parceria, considerando conter informaes privilegiadas a respeito da estratgia comercial inovadora da empresa.

80

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

A clusula de titularidade da propriedade intelectual

A propriedade intelectual fundamental na economia de mercado e do conhecimento. Os bens intangveis, via de regra, representam a maior expresso de riqueza das empresas e dos pases onde atuam. A clusula de propriedade intelectual no acordo de parceria visa regular o efeito da utilizao dos ativos do capital intelectual que resultaro da execuo do projeto de PD&I, sendo este justamente o objetivo da parceria obter uma tecnologia juridicamente protegida que permita uma vantagem na concorrncia. Nessa clusula so regulados os direitos de propriedade intelectual j existentes e os potenciais direitos que resultaro da execuo do projeto, qual a viso estratgica para o mercado que deve comportar o interesse social envolvido no caso de ICT pblica parceira e de recursos do governo. A Constituio Federal, Art. 5, inciso XXIX, estabelece que os privilgios concedidos aos titulares de inventos industriais tm em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnolgico e econmico do Brasil, sendo este o entendimento que deve prevalecer, especialmente para a ICT e projetos com recursos pblicos envolvidos. Nesse contexto as aes governamentais voltadas ao estmulo da PD&I tm atribudo aos parceiros dos projetos o dever de denio da titularidade e de repartio de benefcios na explorao dos resultados. Exemplo desse imperativo no entendimento entre as partes, quanto apropriao dos resultados de projetos de P&D, so as diretrizes estabelecidas pela Agncia Nacional de Energia Eltrica ANEEL. O manual de P&D87 orienta que a propriedade industrial dos resultados de projetos e as receitas provenientes da comercializao desses resultados devero ser negociadas entre as entidades envolvidas na sua execuo, obedecendo ao estabelecido na legislao vigente, as quais devero ser identicadas como depositantes quando da proteo da propriedade industrial. A clusula de propriedade intelectual inclui todos os resultados de PD&I, como inveno, modelo de utilidade, marcas, desenho industrial (design), topograa de circuito integrado, nova cultivar e a essencialmente derivada,
87

ANEEL: Resoluo Normativa n 316, de 13 de maio de 2008.

81

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

programa de computador, obra cientca, literria e artstica, documentao tcnica, banco/base de dados, know-how, segredo empresarial, informao no divulgada (dados de prova), suas atualizaes ou adaptaes, denominao de origem, dentre outros. Geralmente todos os dados, informaes e conhecimentos existentes anteriormente celebrao do acordo, de posse ou propriedade dos parceiros ou de terceiros, que estiverem licenciados a um dos parceiros, e que forem alocados exclusivamente para subsidiar a execuo do acordo de parceria, continuaro pertencendo ao seu detentor, possuidor ou proprietrio. Cabe aqui recordar que ao titular do direito de propriedade cabe a faculdade de usar ou utilizar, fruir e dispor de uma coisa, e de reav-la de quem quer que injustamente a possua ou detenha.88 No direito de propriedade: Coisa pode ser um bem imaterial ou intangvel, considerado mvel; Usar signica empregar, servir-se, utilizar, tornar til para si, empregar com utilidade; Fruir tambm pode ter o sentido de facultar ao titular, permitir que outros usem o bem, perceber os frutos, desfrutar deles, como acontece com a licena de uso para terceiros ou sublicena; Dispor signica desfazer-se da propriedade, transferi-la para outro, que o caso da cesso. Evidentemente, existem tambm algumas restries legais ao exerccio dos direitos de propriedade. Como exemplo das restries aos direitos sobre as patentes destacamos que o seu titular no pode impedir terceiros no autorizados a utilizar o contedo da patente com nalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas cientcas ou tecnolgicas.89 Recordamos, tambm, que posse o exerccio de fato, pleno ou no, de algum dos poderes inerentes propriedade usar, fruir ou dispor. E que detentor aquele que conserva a posse em nome de outro, cumprindo ordens ou instrues suas, por exemplo, o procurador.90

8.1 Titularidade e cotitularidade dos direitos de propriedade intelectual


A titularidade dos direitos de propriedade intelectual sobre os resultados de projeto em parceria, a ser protegido por patente, por registro e por certicado, tambm por outras denominaes, inclusive aqueles que sero mantidos em segredo, criados individual ou coletivamente pelo grupo de pesquisa: ser
Cdigo Civil, artigo 1.228. Lei dos Direitos Autorais, Lei n 9.610/1998, artigo 28. Exemplo o artigo 43 da Lei de Propriedade Industrial, Lei n 9.279/1996. 90 Ver o Cdigo Civil, artigos 1.196 e 1.198.
88 89

82

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

propriedade conjunta. Nos casos em que o acordo de parceria envolver ICT, a propriedade sobre os resultados ser sempre conjunta e em percentual proporcional participao de cada um dos parceiros. Havendo cotitularidade, quer dizer copropriedade, deve ser estabelecida a proporo de cada uma das partes e como ser a partilha dos resultados comerciais, designada por participao.91 Quando a alocao de recursos, tangveis e intangveis for equilibrada, se dividem igualmente os direitos. A propriedade intelectual conjunta e a participao nos resultados sero asseguradas, desde que previsto no contrato, na proporo equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento j existente no incio do acordo e dos recursos humanos, nanceiros e materiais alocados pelas partes contratantes, conforme determina o art. 9, 3 da Lei de Inovao Tecnolgica.92 A responsabilidade pelas despesas com depsitos de pedidos de patente, de registro, certicado ou outra modalidade de propriedade intelectual, tambm deve ser denida no acordo de parceria ou em instrumento jurdico prprio a ser celebrado pelos cotitulares, assim como deve car denida a responsabilidade pelo pagamento dos emolumentos, anuidades, eventuais honorrios para acompanhamento, seja para a proteo no Brasil ou no exterior. Normalmente ca estabelecido que caso a instituio parceira seja uma empresa, esta car integralmente responsvel pelo pagamento da proteo internacional, devido aos elevados custos para esta proteo. Naturalmente, importante car previsto, como garantia empresa, que esta ter direito de escolher os pases de seu interesse para a proteo. Normalmente, os custos so divididos pelos parceiros na proporo da titularidade, entretanto, caso a instituio parceira seja uma empresa, comum car estabelecido que esta ser integralmente responsvel pelo pagamento da proteo internacional, devido aos elevados custos para esta proteo. Nesse caso, pode ser atribudo empresa o direito de eleger os pases de seu interesse para a proteo. O custo de zelar pelos referidos direitos intelectuais adquiridos como resultado do acordo, como a adoo de providncias legais cabveis para o caso de oposies, atos administrativos e infraes cometidas por terceiros, custas judiciais, tambm devem ser detalhados ou previstos genericamente
Aplica-se nos casos de cotitularidade, alm das regras dos direitos de propriedade intelectual, as disposies do Cdigo Civil, artigos 1.314 e seguintes. 92 Lei n 10.973/2004, artigo 9: 3 A propriedade intelectual e a participao nos resultados referidas no 2 deste artigo sero asseguradas, desde que previsto no contrato, na proporo equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento j existente no incio da parceria e dos recursos humanos, nanceiros e materiais alocados pelas partes contratantes.
91

83

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

para evitar surpresas futuras. Como medida preventiva, cabe mencionar na clusula, que o parceiro responsvel pelas providncias de proteo e manuteno da propriedade intelectual responder pelas perdas e danos que der causa devido responsabilidade assumida pelo acompanhamento do processo de proteo. Pode ser previsto quais sero as regras e efeitos nos casos de abandono, por um dos parceiros, de depsito de pedidos de propriedade intelectual no decorrer dos referidos processos. Observa-se que a deciso de abandono da proteo tambm diz respeito aos efeitos produzidos por eventual cesso de direitos, de licena ou transferncia de tecnologia, situao em que o parceiro que abandona concorda em desistir dos direitos relativos a royalties ou quaisquer outros ganhos nanceiros oriundos da proteo da propriedade intelectual, a partir do ato da desistncia formalmente documentado. Ainda, preciso esclarecer se h ou no a possibilidade de abandono parcial, ou seja, o parceiro permanece como cotitular em apenas alguns pases. Outra hiptese que pode ser contemplada refere-se ao parceiro, durante o processo de proteo de propriedade intelectual, ou aps a obteno da mesma, negociar a sua cota-parte de cotitularidade. Este poder faz-lo, obrigando-se, contudo, a oferec-la previamente aos outros parceiros, dando-lhes o direito de preferncia de aquisio em igualdade de condies com terceiros. Existe, ainda que remota, a possibilidade de um parceiro no ter o interesse em depositar pedidos de proteo de propriedade intelectual em determinados pases, hiptese na qual devero ser acordadas pelos parceiros questes relativas aos custos de depsito, direito de uso, comercializao e retribuio pela explorao comercial dos resultados. Recomenda-se prever, tambm, que as fontes de pesquisa sejam referidas conforme as normas da ABNT. A razo da citao evitar a acusao de plgio. A Lei de Direitos Autorais93 dispe que no constitui ofensa aos direitos autorais, a citao de passagens de qualquer obra, para ns de estudo, na medida justicada para o m a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra, nem a reproduo, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes. No caso do uso de fontes de pesquisa protegida por qualquer direito de propriedade intelectual de terceiros, deve ser buscada a autorizao prvia por licena ou cesso, bem como indicado de quem ser esse nus.94 Este cuidado deve estar claramente expresso no acordo de parceria. No caso de propriedade intelectual a ser sublicenciada, devem ser xadas as regras e condies para tal explorao, repartio dos respectivos
93 94

Lei n 9.610/1998, artigo 43, inciso III e VIII. Acesso a CTA/acesso a PG.

84

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

benefcios, direitos e obrigaes, especialmente as condies de uso, royalties, dentro e fora do Brasil. Entretanto, o mais adequado que as condies de comercializao estejam denidas em instrumento jurdico prprio, a saber, contratos de transferncia ou de licenciamento de tecnologia. Nos acordos de parceria de PD&I, os projetos podem ser nanciados integralmente pela empresa (aporte de recursos nanceiros), ou serem conanciados por agncias de fomento, ou incluir ainda contrapartida nanceira de ICT. Entretanto, o mais comum que a ICT colabore na parceria com contrapartidas no nanceira. Nesse contexto, pode ser realizado um projeto com vrios cenrios: Projetos nanciados inteiramente pela empresa: cabendo um percentual da titularidade do resultado da parceria empresa; Projetos conanciados pela empresa e agncia de fomento: a titularidade do resultado da parceria pode ser dividida entre a empresa, o agente nanciador e a ICT, dependendo da poltica da agncia de fomento, uma vez que algumas exigem cotitularidade; Projetos conanciados pela empresa, incluindo contrapartida da ICT: a titularidade do resultado da parceria pode ser dividida entre a empresa e a ICT; Projetos conanciados pela empresa, agncia de fomento e contrapartida da ICT: a titularidade do resultado da parceria pode ser dividida entre a empresa, a agncia nanciadora e a ICT. Cada vez mais a diferenciao atravs da inovao tecnolgica ser importante para a estratgia de negcios e de internacionalizao das empresas. Devido a isso, as empresas vm buscando a realizao de inovaes continuadas, bem como a gesto qualicada da propriedade intelectual por elas gerada. Uma das formas de gesto da propriedade intelectual justamente a adequada proteo jurdica dos ativos intangveis, seja no Brasil ou no exterior. A adequada proteo dos resultados PD&I uma importante estratgia de competitividade das empresas. Entretanto, no Brasil parece haver um consenso que mais relevante do que o aumento do nmero de patentes, a qualidade e a relevncia das mesmas para o aumento da competitividade no mercado global. Pensando no mercado global, as empresas podem ter o interesse de proteger invenes em mercados externos, de acordo com os mercados de interesse, tais como: Estados Unidos, China, ndia, pases-membros da Unio Europeia, entre outros. A escolha dos pases para a proteo vai depender de cada campo tecnolgico, bem como dos mercados de atuao da empresa e dos mercados com interesse estratgico onde se pode depositar pedido e obter a propriedade intelectual.

85

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

Desse modo os parceiros conjuntamente, ou a empresa interessada, faro a opo de patentear as invenes que atendam os requisitos de patenteabilidade previstos na Lei de Propriedade Industrial e leis de outros pases. Quando se optar por patentear os resultados do acordo de parceria de PD&I, algumas condies podem ser seguidas: O depsito ser feito conforme as regras estabelecidas sobre a titularidade, as obrigaes quanto elaborao, processamento, acompanhamento e pagamento dos custos envolvidos devem ser negociados entre os cotitulares, caso a caso, levando em conta os interesses de cada um; Sendo o resultado de parceria uma criao que interessar defesa nacional, a tramitao da proteo por patente ser processado em carter sigiloso e no estar sujeito s publicaes previstas na Lei de Propriedade Industrial;95 A administrao, redao e despesas do processamento e manuteno da patente nos pases de interesse da empresa sero de responsabilidade da empresa parceira, cabendo a ICT ajudar na elaborao do documento, bem como auxiliar a responder eventuais exigncias emitidas por examinadores dos rgos competentes. Em algumas ICTs h competncia interna para a realizao da proteo internacional e para o acompanhamento. Se for este o caso, poder car previsto que a ICT ir promover e acompanhar a proteo, mas que a empresa ir arcar com todas as despesas correspondentes; Caso um dos parceiros cotitulares decida depositar pedidos de patente em outros pases, alm daqueles indicados pela empresa com direitos de comercializao, a gesto e a assuno das despesas desses casos deve ser discutida entre as partes; Dentro do possvel, pode ser previsto no oramento, a planilha de custos dos valores para depsitos de patentes no exterior, via PCT. O recurso poder garantir a proteo at o prazo para iniciar a fase do depsito nacional em cada pas de interesse. Dessa forma, aumentamos a proteo dessa tecnologia, de 12 para 30 meses, antes de perder o direito de proteg-la em outros pases, consequentemente surge a possibilidade de buscar um licenciado ou novo parceiro para a tecnologia, com aumento do nmero de pases onde viger os direitos de exclusividade. Deve ser previsto, tambm, no acordo de parceria, o dever da empresa de acionar juridicamente qualquer infrator da patente e dos demais direitos de propriedade intelectual, cando ela responsvel pelo pagamento das despesas. Geralmente a proposta das empresas, para questes nesse sentido,
95

Decreto n 5.563/2005, artigo 6, 3, combinado com o 3o do artigo 75 da Lei no 9.279/1996.

86

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

o compartilhamento dos custos, na proporo da titularidade dos resultados. Aqui vem um alerta quanto a essa denio, haja visto que litgios envolvendo propriedade intelectual geram processos longos, custosos e de alto risco. Muitas vezes, a ICT no faz uso da tecnologia, e no recebe nenhum benefcio nanceiro do parceiro que o faz, mesmo assim, ter que arcar com o nus de uma demanda judicial. A ICT pode, assim, sempre procurar se abster desse tipo de despesa. O licenciamento dos direitos de propriedade intelectual dos resultados de acordos de parceria para terceiros interessados ser acordado entre as partes e os ganhos sero divididos conforme o percentual de titularidade de cada um. Nos casos de nanciamento com recursos do governo, como o caso da FINEP, exigido anuncia prvia da agncia de fomento. Recomenda-se que as condies para o licenciamento a terceiros sejam estabelecidas em documento prprio e negociadas caso a caso. Nos casos em que a prpria empresa queira fazer a explorao comercial dos direitos de propriedade intelectual resultantes da parceria, devero ser denidos pelos parceiros as condies para esta explorao, incluindo a previso de participao (remunerao) para a ICT, pelo uso pela empresa de sua quota-parte sobre os direitos. Pode ser previsto que, enquanto a empresa parceira zer uso exclusivo da tecnologia, essa mesma tecnologia no poder ser licenciada para empresas do mesmo setor empresarial e nos mesmos mercados de atuao da empresa parceira, ou para empresas que comercializem produtos que sejam concorrentes da parceira nesses mercados. No que se refere ainda exclusividade, importante o NIT car atento s situaes em que os resultados obtidos da parceria caracterizem plataformas tecnolgicas, com aplicaes diversas. Nesses casos, deve car claramente determinada qual ser a aplicao de interesse da empresa parceira. H casos em que a tecnologia to especca que a possibilidade de licenciamento para terceiros, que no de um mesmo setor empresarial, quase inexistente. Nesses casos, a ICT deve procurar negociar um valor maior, ou maior percentual, de retribuio, tendo em vista que as suas chances de obter ganhos atravs de licenciamentos para outras empresas de outros setores ser praticamente nula. Quando um parceiro optar por no patentear ou proteger por outro ttulo de propriedade intelectual os resultados do projeto, recomenda-se que pelo menos um dos parceiros realize o depsito apenas em seu nome. Nesse caso, atravs de negociao entre os parceiros, os direitos sobre a utilizao da propriedade intelectual devero ser regulamentados de modo a compensar o investimento realizado pelo parceiro excludo da titularidade.

87

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

Ainda, se a empresa parceira optar por proteger o resultado apenas como segredo industrial, recomenda-se que a ICT negocie uma compensao nanceira por no poder proteger tal resultado por direitos de propriedade industrial e por no poder licenci-lo a terceiros. O cotitular que car responsvel pela proteo da propriedade intelectual dever obedecer seguinte tramitao: O depsito ser feito conforme as regras estabelecidas sobre a cotitularidade na clusula do acordo de parceria; A administrao, redao e despesas do processamento e manuteno da patente sero de responsabilidade do parceiro que optar pelo patenteamento, cabendo a ICT o direito de validar a redao da patente; se a ICT optar pelo direito de validar a redao da patente, deve estar ciente de que poder ser acionada e responsabilizada por eventuais erros durante todo o processo de registro e acompanhamento; Os cotitulares devero fornecer todos os documentos necessrios para a proteo da propriedade intelectual, no prazo solicitado; O parceiro responsvel pela proteo deve manter o outro parceiro comunicado de toda a tramitao da proteo; O licenciamento para terceiros ser acordado entre os parceiros ou, ento, os ganhos sero divididos conforme percentuais de cotitularidade no caso de silncio do acordo. Consideramos que existem vrias possibilidades gerais de acordos de parceria para PD&I, entre ICT e empresa, sem considerar os direitos de agncia de fomento ou de nanciador: i) A ICT tem direitos exclusivos sobre a PI no resultado de parceria de PD&I e concede ao Parceiro uma licena exclusiva para ele usar esses resultados em um campo especicado de atividade empresarial (dentro de determinado territrio e por um certo perodo de tempo) e o parceiro no tem direito de negociar seus direitos com terceiros; ii) A ICT tem direitos exclusivos sobre a PI no resultado de parceria de PD&I e concede ao Parceiro uma licena exclusiva para ele usar esses resultados em um campo especicado de atividade empresarial (dentro de determinado territrio e por um certo perodo de tempo) e o parceiro tem o direito de negociar seus direitos com terceiros (sublicenciar), com a comunicao e aprovao prvia da ICT; iii) A ICT tem direitos exclusivos de PI nos resultados de parceria de PD&I e concede ao parceiro uma licena no exclusiva para ele usar esses resultados em um campo especicado de atividade empresarial (dentro de determinado territrio e por um certo perodo de tempo) e o parceiro no tem direito de negociar seus direitos com terceiros;

88

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

iv) A ICT tem direitos exclusivos de PI nos resultados de parceria de PD&I e concede ao parceiro uma licena no exclusiva para ele usar esses resultados em um campo especicado de atividade empresarial (dentro de determinado territrio e por um certo perodo de tempo) e o parceiro tem direito de negociar seus direitos com terceiros (sublicenciar), com a comunicao e aprovao prvia da ICT; v) A ICT tem direitos exclusivos de PI nos resultados de parceria de PD&I e concede ao parceiro uma licena no exclusiva para ele usar esses resultados em um campo especicado de atividade empresarial (dentro de determinado territrio e por um certo perodo de tempo) e a ICT tem direito de negociar seus direitos com terceiros apenas para campo tecnolgico distinto do parceiro; vi) A ICT tem direitos exclusivos de PI nos resultados de parceria de PD&I e concede ao parceiro uma licena no exclusiva para ele usar esses resultados em um campo especicado de atividade empresarial (dentro de determinado territrio e por um certo perodo de tempo) e a ICT tem direito de negociar seus direitos com terceiros, inclusive para o mesmo campo tecnolgico do parceiro; vii) A ICT e o parceiro tm direitos sobre a PI no resultado de parceria de PD&I e a ICT concede ao parceiro uma licena exclusiva de sua quota-parte sobre a cotitularidade para ele usar esses resultados em um campo especicado de atividade empresarial (dentro de determinado territrio e por um certo perodo de tempo) e o parceiro no tem direito de negociar seus direitos com terceiros; viii) A ICT e o parceiro tm direitos de PI nos resultados de parceria de PD&I e a ICT concede ao parceiro uma licena exclusiva para ele usar esses resultados em um campo especicado de atividade empresarial (dentro de determinado territrio e por um certo perodo de tempo) e o parceiro tem direito de negociar seus direitos com terceiros (sublicenciar), com a comunicao e aprovao prvia da ICT; ix) A ICT e o parceiro tm direitos de PI nos resultados de parceria de PD&I e a ICT concede ao parceiro uma licena no exclusiva para ele usar esses resultados em um campo especicado de atividade empresarial (dentro de determinado territrio e por um certo perodo de tempo) e o parceiro no tem direito de negociar seus direitos com terceiros; x) A ICT e o parceiro tm direitos de PI nos resultados de parceria de PD&I e a ICT concede ao parceiro uma licena no exclusiva para ele usar esses resultados em um campo especicado de atividade

89

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

empresarial (dentro de determinado territrio e por um certo perodo de tempo) e o parceiro tem direito de negociar seus direitos com terceiros (sublicenciar), com a comunicao e aprovao prvia da ICT; xi) A ICT e o parceiro tm direitos sobre a PI no resultado de parceria de PD&I e a ICT concede ao parceiro uma licena no exclusiva de sua quota-parte sobre a cotitularidade para ele usar esses resultados em um campo especicado de atividade empresarial (dentro de determinado territrio e por um certo perodo de tempo) e a ICT pode licenciar para terceiros (sublicenciar), apenas para campo tecnolgico distinto do setor empresarial do parceiro; xii) A ICT tem direitos de PI nos resultados de parceria de PD&I e concede ao parceiro uma licena no exclusiva para ele usar esses resultados em um campo especicado de atividade empresarial e a ICT tem direito de negociar a PI com terceiros (sublicenciar), inclusive para o mesmo campo tecnolgico do parceiro; xiii) A ICT e a empresa parceira optam por manter os resultados como segredo industrial, hiptese em que a licena de uso e o direito de negociar com terceiros variam do mesmo modo que o previsto nos itens anteriores. Em quaisquer das hipteses acima previstas a ICT e a empresa parceiros podero rmar instrumento jurdico prprio, a partir das regras xadas no acordo de parceria, regulando detalhadamente as condies de explorao comercial da propriedade intelectual pela empresa, inclusive para tratar da participao da ICT nos resultados da comercializao (remunerao). No caso de licena exclusiva dos direitos de propriedade intelectual resultantes do acordo de parceria para a empresa, seja o caso de titularidade exclusiva da ICT ou de cotitularidade, no necessria a realizao da oferta pblica,96 uma vez que a empresa foi parceira na PD&I que deu origem aos direitos de propriedade intelectual. A Lei Inovao, no artigo 9, 2, d o fundamento dessa possibilidade:
facultado ICT celebrar acordos de parceria para realizao de atividades conjuntas de pesquisa cientca e tecnolgica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, com instituies pblicas e privadas. [...] As partes devero prever, em contrato, a titularidade da propriedade intelectual e a participao nos resultados da explorao das criaes resultantes da parceria, assegurando aos signatrios o direito ao licenciamento, observado o disposto nos 4o e 5o do art. 6o desta Lei. [Grifamos]
96

Como seria o caso na licena prevista no 1 do artigo 6 da Lei de Inovao.

90

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

Denis Borges Barbosa, ao fazer a distino entre titularidade de direito e participao nos resultados, sustenta ser vivel que um parceiro abdique da titularidade em prol do direito de participao nos resultados ou da exclusividade de utilizao comercial:
O resultado do esforo comum distinguido entre titularidade de direitos, de um lado, e resultados, de outro. A equivalncia entre investimento e retorno se apurar entre esses conjuntos como um todo. No h imposio legal, nem razoabilidade, em fazer com que 100 reais de investimento nanceiro de uma empresa resultem em cotitularidade meio a meio da patente resultante e meio a meio dos royalties imputados, numa equivalncia mecnica. Ao contrrio, pode ser de maior interesse para a ICT manter a patente em sua titularidade, reservando a licena exclusiva por todo o prazo da patente para a parceira privada, e recebendo metade dos royalties apurados ou imputados. Pode, ao contrrio, reservar-se a titularidade da patente em todos os pases, que no o Brasil, para a parte privada, com direito metade dos resultados para a ICT; ou ainda, reservar toda a titularidade e receita brasileira imputada ou apurada para a ICT, e toda a receita e titularidade no exterior para a parte privada. A norma legal de razoabilidade, como qualquer norma de proporo, e no de formalidade. Mantidos os princpios de objetividade e sindicabilidade, a eccia do Art. 9 depender do ajustamento da regra da apropriao de resultados s peculiaridades do mercado e do momento.97

Outro aspecto a ser considerado, a m de evitar problemas futuros com os membros de grupos de pesquisa e de laboratrios de PD&I, regular a participao dos pesquisadores nos resultados de projetos de PD&I. Sugerese que antes de iniciar a realizao de qualquer projeto de PD&I seja feito um contrato de repartio de benefcios, cando certo que no caso de ICT esses pesquisadores no participaro da titularidade. Geralmente o pesquisador declara que os direitos e potenciais direitos de propriedade intelectual que resultarem da PD&I pertencem ao parceiro ao qual est subordinado, que poder dispor livremente desses direitos sem necessidade de anuncia, inclusive transferindo para terceiros, quando for o caso. Na prtica tem sido usada a declarao de cesso gratuita. A rigor no uma cesso e sim o reconhecimento do direito do contratante como j referimos antes. A cesso, referida no item anterior, incluir uma clusula mandato para depsito de pedidos de proteo por patente, registro e certicado, mais o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informao e conhecimento de C&T pertinentes tecnologia de concepo, a PD&I, sobre a xao em suporte fsico de qualquer natureza e respectiva aplicao
97

BARBOSA, Denis Borges. Direito da Inovao. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 96-97.

91

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

industrial, independentemente de pedido de patente ou de registro por algum dos ramos dos direitos de propriedade intelectual.98 Tratando-se de resultados de PD&I protegidos pelos direitos autorais, cam garantidos ao cessionrio os direitos patrimoniais plenos, que logicamente incluem a explorao econmica, respeitada a nomeao do criador (autor, inventor, obtentor). O direito moral car resguardado ao autor, conforme legislao aplicvel.99 Considera-se includa na cesso de direitos, nesses casos, e desenvolvida na sua vigncia, qualquer criao relacionada a PD&I que contou com a participao do cedente que for requerida at um ano aps o seu desligamento de fato do projeto. Em caso de pesquisador de ICT, durante o prazo em que tiver vnculo com a instituio, os direitos de titularidade cabero ICT. A titularidade e os direitos de propriedade intelectual pertencerem aos parceiros, ICT ou empresas, tem fundamento legal em vrias leis, como por exemplo na Lei de Propriedade Industrial, referente patente, que dispe:
Art. 88. A inveno e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execuo ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos servios para os quais foi o empregado contratado. 1 Salvo expressa disposio contratual em contrrio, a retribuio pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salrio ajustado. 2 Salvo prova em contrrio, consideram-se desenvolvidos na vigncia do contrato a inveno ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado at 1 (um) ano aps a extino do vnculo empregatcio. [...] Art. 92. O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, s relaes entre o trabalhador autnomo ou o estagirio e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas. Art. 93. Aplica-se o disposto neste Captulo, no que couber, s entidades da Administrao Pblica, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal. [...]

8.2 A propriedade intelectual das partes anterior ao acordo de parceria


Geralmente previsto que a propriedade intelectual dos parceiros, existentes anteriormente ao acordo de parceria, permanecer na mesma
98 99

Ver Lei n 8.666/1993, artigo 111. Por exemplo, a Lei n 9.610/1998, nos artigos 24 a 27.

92

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

situao. Os direitos de propriedade intelectual anteriores no mudam por fora da parceria. Nesse sentido, a titularidade da propriedade intelectual, dados, informaes e conhecimentos, como o know-how, tecnologias, procedimentos e rotinas (sem se limitar a estes exemplos) existentes anteriormente celebrao de acordo de parceria, de posse ou propriedade de um dos parceiros, ou de terceiros, que estiverem sob a responsabilidade de um dos parceiros, e que forem revelados ao outro exclusivamente para subsidiar a execuo do projeto, continuaro pertencendo ao parceiro detentor, possuidor ou proprietrio. Para que tais direitos preexistentes possam ser efetivamente exercidos por seus legtimos possuidores e proprietrios, logo respeitados por terceiros, aps a parceria, imprescindvel que sejam indicados e delimitados por ocasio da formalizao do acordo de parceria, por meio de instrumento prprio, numa das clusulas ou anexo do acordo de parceria de PD&I. Poder tambm ser acordado que haver a comunho desses direitos, de forma denitiva pela via do licenciamento. No caso de licenciamento recproco teremos a licena cruzada. De fato, h casos em que os resultados obtidos do projeto so derivados de tecnologias preexistentes da ICT. Nestes casos, para que o parceiro tenha liberdade de operao100 necessrio que ele receba o licenciamento da tecnologia preexistente da ICT. A questo que se levanta se a licena de propriedade intelectual preexistente da ICT pode ser concedida em carter exclusivo. Se requer ou no requer a licitao? Entendemos que nestes casos a licena da tecnologia preexistente deva ser concedida em carter no exclusivo. Caso a empresa parceira opte pela exclusividade, a alternativa ser cumprir o previsto no artigo 6, 1 e 3 da Lei de Inovao. A questo que se levanta se um ttulo de propriedade intelectual preexistente da ICT, disponibilizado na parceria, pode ser concedido atravs de uma licena em carter exclusivo ao parceiro que pretende aportar recursos nanceiros, realizar estudos adicionais, melhoramentos tecnolgicos, testes de viabilidade, etc. para torn-lo capaz de ser explorado comercialmente? Se requer ou no requer a licitao? Entendemos que no requer a oferta pblica prvia se for possvel justicar com a possibilidade de ganho no caso de o resultado esperado da PD&I aumentar-lhe o valor. O que signica que a frustrao da parceria em termos de inovao deveria restituir plenamente os direitos licenciados ao seu titular. A alternativa, quando no for possvel justicar, ser cumprir o previsto no artigo 6, 1 e 3 da Lei de Inovao.

100

Freedom to Operate.

93

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

Gesto da clusula de titularidade da propriedade intelectual


A participao de pesquisadores integrantes dos grupos de pesquisa dos parceiros gera a necessidade de estabelecimento de um contrato de cesso de direitos de propriedade intelectual futuros, um contrato entre a ICT e cada pesquisador ou conjuntamente.101 Deve haver ao nal do acordo de parceria, a assinatura do pesquisador coordenador com a sua anuncia (de acordo) sobre as condies negociadas. Havendo resultado passvel de proteo, especialmente por propriedade industrial, recomendvel que seja rmado um contrato especco estabelecendo os direitos dos cotitulares, respeitando a proporo da diviso dos direitos e outras regras previstas no acordo de parceria. Em caso de transferncia e licenciamento para terceiros, os cotitulares participaro das negociaes e rmaro conjuntamente os respectivos contratos. Um cotitular poder liderar as negociaes com terceiros, mas dever manter o outro cotitular informada de todo o processo. Embora no seja objeto de manual detalhar o ajuste de propriedade intelectual, entendemos o detalhamento deve ser feito em instrumento especco, contrato que contemplar: a proporo da diviso da propriedade intelectual; a responsabilidade pelo pagamento de despesas decorrentes da elaborao, depsito, acompanhamento, cumprimento de exigncias, manuteno, defesa, processos administrativos, aes judiciais de patente e outros ttulos, no Brasil e no exterior; designao de pases onde se pretende obter a proteo da propriedade intelectual no futuro; fornecimento de documentos; clusula mandato ou procurao para depsitos de pedidos de patente e outros ttulos (registro, certicado); direitos de terceiros, como agncias de fomentos; licenciamento para terceiros; abandono ou desistncia de pedidos de ttulos de propriedade intelectual; direitos de preferncia do cotitular; entre outros aspectos. O instrumento do contrato (documento) em tela como acessrio do acordo de parceria dever ser anexado ao mesmo.

101

As ICTs tm usado declaraes unilaterais de cesso sob o ttulo de termo de cesso, todavia, tendo em considerao a natureza da cesso, que nesse caso equivale a uma doao, e, portanto bilateral, recomendados o contrato.

94

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

A clusula de explorao dos direitos de propriedade intelectual

As regras sobre a utilizao dos resultados da parceria de PD&I podem ser estabelecidas numa clusula sobre a propriedade intelectual, juntamente com a denio da titularidade ou como uma clusula referente explorao dos referidos direitos. Reiteramos que o detalhamento destes aspectos deve ser disposto em contrato especco, a ser anexado ao instrumento do acordo de parceria. De fato, somente aps a obteno efetiva do resultado de PD&I que as partes tero condies de estabelecer como dever ser realizada a explorao comercial. Considerando que a tecnologia desenvolvida em parceria tem por m a utilizao na indstria ou prestao de servios, em um novo produto, processo ou servio da empresa, imprescindvel prever no acordo os limites da sua explorao comercial. A Lei de Inovao determinou que as partes devero prever, em contrato, alm de titularidade da propriedade intelectual, a participao nos resultados da explorao das criaes resultantes da parceria, assegurando aos signatrios o direito ao licenciamento.102 No caso do resultado de parceria ser criao reconhecida, em ato do Presidente da Repblica ou de Ministro de Estado por ele designado, como de relevante interesse pblico, haver limitao, pois a tecnologia somente poder ser utilizada a ttulo no exclusivo.103 Caso a empresa parceria tenha a alternativa ou opo de utilizao exclusiva do resultado da tecnologia desenvolvida, isso implicar o pagamento dos direitos de participao ICT e, tambm, aos outros parceiros e nanciadores do projeto, conforme o caso. Pode ser previsto um adiantamento da participao, com base em uma expectativa estimada de venda ou de prestao de servios, alm do pagamento dos direitos de participao a serem realizados posteriormente com base no resultado dos negcios efetivamente realizados (royalties).
102 103

Decreto n 5.563/2005, artigo 10. Decreto n 5.563/2005, artigo 6, 2.

95

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

Comumente se adotam previamente percentuais para determinar a faixa de participao (remunerao) dos parceiros que no comercializaro diretamente os resultados da parceria, como o caso da ICT. Recomenda-se que o percentual exato seja denido em instrumento jurdico prprio aps a denio do valor do ativo intangvel e da margem de lucros dos produtos a serem comercializados pela empresa parceira. O pagamento da participao sobre os produtos lanados ou servios prestados com a nova tecnologia em carter de uso exclusivo incidir, geralmente, sobre o seu preo nal lquido de tributos (recuperveis e no recuperveis), que podero ser auditados com base nas faturas ou notas scais respectivas. Pode ser previsto um estudo nanceiro de cada produto a ser comercializado ou servio a ser prestado, para ns de adiantamento de direitos de participao, atravs da elaborao de um plano de negcios. As empresas costumam fazer um estudo da remunerao da participao dos resultados de parceria acompanhando o seu processo de inovao, uma vez que precisam garantir a rentabilidade mnima de cada novo produto ou servio a ser colocado no mercado. Portanto, muito recomendvel que a empresa parceira apresente ICT um Plano de Negcios, para que a ICT tenha condio de avaliar e denir como se ser sua participao nos ganhos econmicos obtidos da explorao comercial dos resultados. Conforme j mencionado, as condies de explorao comercial sero estabelecidas pelas partes em instrumento jurdico prprio. Recomenda-se prever a possibilidade de a ICT utilizar os resultados da PD&I para projetos futuros, respeitando a condencialidade e a concorrncia leal.

9.1 Critrios de avaliao da tecnologia para ns de denio da participao na explorao comercial


A empresa pagar a participao dos parceiros sempre que as tecnologias aplicadas em seus produtos ou servios contribuam para seu negcio. Desse modo, os critrios para estabelecer o percentual de participao a ser remunerado dependero de critrios de denio de faixas de participao escolhidos em funo da estratgia da empresa, do mercado onde atua e da expanso nacional e internacional que se estiver buscando. Esta atividade de avaliao extremamente complexa, no havendo frmulas predenidas para a xao de valores para remunerao. Portanto, deve-se avaliar cada caso concreto, considerados seus contextos e peculiaridades, assessorando-se dos especialistas que o caso exigir. A diferena entre o preo de custo de um produto ou de um servio e o preo indicado para o mercado tambm pode ser levada em considerao para a xao do montante da participao.

96

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

recomendvel que a xao do percentual seja feita tambm com base em uma anlise da margem de lucro do parceiro, em razo da explorao comercial dos resultados. Para decidir o valor de remunerao, percentual ou valor xo, em funo do uso, exclusivo ou no exclusivo, para um determinado setor ou segmento empresarial do resultado da parceria, sero avaliados alguns critrios abaixo sugeridos como exemplo sem a pretenso de esgotar as possibilidades. Os critrios podem possuir a mesma importncia, de modo que um no tenha valor maior do que outro. Assim, o valor aumentar para cada critrio que for aportado pela tecnologia, independentemente de qual seja esse critrio. Logicamente, haver casos em que outros critrios no expostos neste manual podero ser considerados, visto que cada negociao possui suas caractersticas prprias. Portanto os critrios abaixo elencados no so exaustivos, mas sim exemplicativos.

a) Proteo por um regime jurdico de propriedade intelectual


Entende-se por proteo por um regime jurdico de propriedade intelectual aquelas criaes que atendam aos requisitos de proteo previstos na lei brasileira ou de pases indicados, sendo elas encaminhadas aos rgos competentes para a proteo. O segredo pode ser estabelecido com uma exceo. Uma alternativa temporria. Nesta hiptese retirada da ICT a possibilidade de utilizao dos resultados para a sua atividade m, a saber, ensino, pesquisa e extenso. Neste caso, deve haver uma retribuio ICT equivalente a esta restrio do uso dos resultados, com vistas ao equilbrio do interesse das partes. Enquanto a concesso de ttulo de propriedade intelectual pode ser uma varivel no aumento da participao.

b) Exclusividade de explorao em mercado relevante


Considera-se que a exclusividade de utilizao, de fruio ou de utilizao e fruio da criao que resultar da PD&I, para um determinado setor ou segmento empresarial do resultado da parceria, seja para um estado da federao, regio ou pas, seja para outros pases, muito positiva para alcanar posio vantajosa em mercado relevante de bens ou servios.104 Este critrio ser analisado mais adiante.
104

A Lei n 8.884, de 11 de junho de 1994, sobre a preveno e a represso s infraes contra a ordem econmica, dispe no artigo 20 que Constituem infrao da ordem econmica [...] II dominar mercado relevante de bens ou servios [...] 1 A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior ecincia de agente econmico em relao a seus competidores no caracteriza o ilcito previsto no inciso II. 2 Ocorre posio dominante quando uma empresa ou grupo de empresas controla parcela substancial de mercado relevante, como fornecedor, intermedirio, adquirente ou nanciador de um produto, servio ou tecnologia a ele relativa. [...].

97

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

c) Processo tecnolgico indito mundialmente


Pode considerar-se que um processo tecnolgico pode ser dado por mais de um mecanismo de ao, logo, o mecanismo indito deve ser diferente de todos os conhecidos e descritos na literatura, referncias, de qualquer natureza, de qualquer produto, processo, servio ou tecnologia que possua o mesmo benefcio ou mecanismo de ao ou de prestao.

d) Sustentao de benefcio principal do produto


Entende-se por benefcio principal do produto aquele de maior relevncia para o consumidor ou o benefcio mais explorado pela rea de marketing da empresa para divulgar o produto para o mercado. Pode caber a empresa indicar qual o benefcio de maior relevncia em funo de sua estratgia de marketing.

e) Substituio de alguma espcie de matria-prima


Entende-se que houve a substituio de alguma espcie de matriaprima quando o novo desenvolvimento de componente de formulao de produto seja alterado. A substituio de uma matria-prima txica, ou de processo que deixa resduos txicos, pode ser um critrio a considerar.

f) Impacto positivo na estratgia de sustentabilidade ecolgica da empresa, do ponto de vista de contribuio da tecnologia que resulta da PD&I
As ICTs tm o dever de primar por aes ecologicamente corretas. No mesmo sentido as empresas devem contar, cada vez mais, com estratgias de sustentabilidade ecolgica, uma decorrncia da responsabilidade social, pois as futuras geraes devem contar com um ambiente saudvel. Assim, sempre que possvel, se tentar eliminar os impactos que as novas tecnologias podero provocar ao meio ambiente. Portanto, os contratos celebrados pela ICT, sejam acordos de Parceria ou contratos de licenciamento de tecnologia, devero prever a obrigao de respeito legislao ambiental pelos parceiros. Considera-se atingido este critrio quando as tecnologias em escala industrial forem consideradas processos verdes ou limpos, com responsabilidade socioambiental. Responsabilidade Socioambiental: Reconhecimento e respeito aos direitos de povos indgenas e populaes tradicionais; valorizao dos servios ambientais por elas prestados; buscar e assegurar que a comercializao e qualquer outro uso de recursos genticos no impea o uso tradicional de recursos genticos; apoiar os povos indgenas e populaes tradicionais na

98

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

melhoria da capacidade dessas comunidades e na representao dos seus interesses nas negociaes referentes ao acesso aos conhecimentos tradicionais associados, aos recursos genticos e repartio de benefcios.

g) Diculdade na reproduo da tecnologia


Esse ponto pode ser decisivo para a explorao da tecnologia, por parte das empresas, pois uma tecnologia de fcil reproduo se torna muito vulnervel pirataria e ao uso indevido, ocasionando muitos gastos empresa na proteo dos seus direitos.

h) Maturidade tecnolgica
Este critrio geralmente aplicvel s tecnologias incrementais. Atribuindo-se um peso percentual para cada item da base de clculo, usando critrios de avaliao da tecnologia, da sua soma (ou frmula) possvel estabelecer um percentual do preo nal de produto ou de servio prestado para denir o indexador da participao do parceiro que no utiliza comercialmente a tecnologia que resulta da PD&I, como o caso da ICT. Segundo o exemplo proposto, para encontrar o valor de participao a empresa pagar a ICT parceira, ou ao conjunto de parceiros, quando zer uso exclusivo da tecnologia resultante da parceria, o percentual obtido pela entrega dos critrios estabelecidos acima, aplicado sobre uma base de clculo. Os mesmos critrios podem ser utilizados para justicar a diminuio da participao ao no serem atingidos aqueles previamente denidos.

9.2 Exclusividade de uso da tecnologia


Por se tratar a parceria da realizao de um projeto de PD&I conjunto, de natureza cooperativa, a empresa parceira poder optar por fazer uso exclusivo e privativo da tecnologia, dentro de determinado territrio e por um certo perodo de tempo, se assim for acordado, ou ter a exclusividade escalonada, ou optar por no manter a exclusividade. No caso de exclusividade da empresa parceira, esta pagar a participao que caracteriza a parceria, na forma de remunerao pelo no uso da quotaparte sobre a cotitularidade que cabe ICT. Mais uma vez registra-se a necessidade de denio clara de qual ser a rea de aplicao da tecnologia pela empresa parceira, nos casos em que o resultado tratar-se de plataforma tecnolgica. Ademais, deve-se denir qual ser a abrangncia territorial da explorao da tecnologia pela empresa, ou seja, se ser somente no Brasil ou tambm no exterior se for tambm no exterior, importante denir quais pases.

99

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

Nesse contexto, podem caber algumas condies, sendo que o detalhamento delas dever constar de um instrumento jurdico prprio, um contrato, sempre negociveis entre a ICT e a empresa parceira: Prazo para recuperao do investimento; Serem considerados prazos de X meses ou anos para uso e avaliao da tecnologia; A cada perodo de X meses ou anos, a empresa ter a opo de renovar o uso exclusivo e privativo da tecnologia pelo mesmo perodo; No caso de no renovao da exclusividade, a empresa poder ter direito de uso da tecnologia sem nenhum nus, sem exclusividade, sempre que possa haver o licenciamento para terceiros. O que raramente ocorre, pois a participao calculada sobre o resultado da comercializao e no pela exclusividade. No caso da exclusividade o percentual de participao deve ser maior pela impossibilidade de licenciamento aos concorrentes; Quando o parceiro zer uso no exclusivo da tecnologia que resultar da parceria, mesmo assim, dever dar uma participao para a ICT. O que denir um percentual maior ou menor ser a possibilidade de licenciamento para terceiros e a efetiva comercializao de produtos ou prestao de servios. Existe sempre a possibilidade de outras aplicaes da tecnologia em segmentos que no fazem parte do mercado da empresa parceira. Assim, em paralelo com o uso da tecnologia pela empresa parceira, haver a possibilidade de licenciamento para outras empresas que no atuam nos mesmos setores e mercados. Podem, por isso, serem estabelecidos os seguintes direitos: O licenciamento para terceiros dever ser negociado entre os parceiros cotitulares; Os ganhos com licenciamento para terceiros sero divididos conforme o percentual de cotitularidade, ou de outra forma, se assim for do interesse dos parceiros. Nos casos de licenciamento de alguma tecnologia resultante da parceria de PD&I que seja apenas da ICT, no momento da renovao do licenciamento pode ser avaliado, no sentido de potencializar o valor da remunerao a ser xado: Se um ttulo de propriedade intelectual ainda est tramitando (pedidos de patente, registro e certicado); Se um ttulo de propriedade intelectual foi concedido (patente, registro e certicado); Cabe salientar, que ao licenciarmos um pedido de patente, com o contrato de licenciamento podemos requerer junto ao INPI um adiantamento na anlise do pedido de registro licenciado.

100

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

A remunerao da participao a ser paga ao parceiro de PD&I no esperar a concesso de um ttulo de propriedade intelectual e nem diminuir o percentual no primeiro perodo de uso da tecnologia. O que ser decisivo sero a colocao no mercado e o seu xito comercial, sendo esse o principal objetivo que norteia as aes da ICT, colocar disposio da sociedade os resultados cientcos e tecnolgicos por ela alcanados. recomendvel que esteja previsto no Acordo que caso no seja concedida a patente relacionada aos resultados do projeto, que as partes celebraro termo aditivo prevendo as condies de explorao do know-how pela empresa parceira. Na denio da exclusividade sero considerados: territrio; prazo; aplicao para determinado setor; preo ou participao majorada em funo de no permitir outra utilizao ou que a mesma que restrita.

101

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

10

A clusula da divulgao dos resultados da PD&I

Sendo respeitados os direitos patrimoniais e o sigilo, pode ser estabelecido que as partes tenham a faculdade de divulgar a tecnologia em publicaes de carter tcnico-cientco e empresarial e utiliz-la para apoiar o ensino e a pesquisa. Inclusive se valendo do perodo de graa. Nos casos de publicaes e publicidade dos resultados da PD&I pode ser previsto que ser indicado o acordo de parceria, como fonte dos recursos, seus parceiros e demais partes e a citao dos respectivos criadores. As ICTs entendem que a gerao de conhecimento e sua divulgao no meio cientco e acadmico so de alta relevncia. Da mesma forma que as empresas fazem a divulgao e propaganda de produtos e servios em feiras, exposies, mesas de negociao e publicaes de negcios. A propsito a Lei de Inovao, no artigo 26, determina que
As ICTs que contemplem o ensino entre suas atividades principais devero associar, obrigatoriamente, a aplicao do disposto nesta Lei a aes de formao de recursos humanos sob sua responsabilidade.

Pode haver, tambm, a previso de constarem nas publicaes e propagandas agradecimentos aos patrocinadores por apoios concedidos. Todavia, de modo que a divulgao dos conhecimentos deve acontecer observando alguns parmetros, qualquer divulgao, tanto da parceria, quanto dos resultados do projeto, devem ser autorizados previamente por ambas as partes, devido ao cuidado requerido com a divulgao de informaes. Conforme foi apontado anteriormente, em decorrncia do cumprimento ao requisito da novidade no depsito de pedidos de proteo da propriedade intelectual. Observando-se aqui tambm os requisitos necessrios do princpio da publicidade dos atos da administrao pblica. Geralmente se prev que o interessado na divulgao dos resultados deve pedir autorizao da outra parte em tempo hbil para a publicao, garantindo ao parceiro o prazo de, pelo menos, trinta dias para avaliao do material. O outro parceiro poder fazer objeo formal publicao, que entendemos dever ser motivada. Caso algum dos parceiros no apresente nenhuma resposta aps o prazo de trinta dias da solicitao de divulgao, pode ser entendido que

102

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

no h objeo ou correes a serem feitas no material enviado para avaliao. Recomenda-se tambm que qualquer publicao apenas seja realizada sob orientao de uma consultoria especializada em proteo da propriedade intelectual, para que no haja comprometimento aos requisitos exigidos pela legislao aplicvel, como o requisito da novidade. Via de regra, toda e qualquer meno ao resultado da parceria e do projeto de PD&I somente poder ser feita aps o efetivo depsito de pedidos de proteo de propriedade intelectual (patente, registro, certicado) nos rgos competentes. Visando eliminar dvidas quanto a publicaes de resultados de parceiras, como monograas, dissertaes e teses com potencial de proteo por propriedade industrial, seria interessante que as ICTs regulassem normas a respeito da matria, conforme orienta a Lei de Inovao e seu decreto regulamentador.

103

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

11

A clusula das responsabilidades

Os resultados da parceria, em casos especcos, podem gerar responsabilidades e deveres de garantia, ou esses deveres decorrem das leis. As partes sempre sero responsveis, nos limites de suas obrigaes, respondendo por perdas e danos quando causarem prejuzo a outra parte ou a terceiros, em razo da execuo de projeto ou publicaes. Quando a realizao do projeto, na pesquisa ou no desenvolvimento, ou o seu resultado representarem um risco potencial para a pessoa humana ou para o meio ambiente, as partes devero providenciar medidas que eliminem os riscos de acidentes ou para a sade, cada qual em seu mbito de atuao. Inclusive comunicando as autoridades competentes, quando for o caso. Como forma de minimizar riscos, torna-se fundamental se cercar de aprovaes e do apoio de rgos competentes nessas reas. Cada parceiro ser responsvel pelas medidas concernentes aos seus empregados, servidores, estudantes e terceiros que para si prestem servios ou na rea onde esto instalados seus laboratrios ou locais de testes e ensaios de processo, de produtos ou servios. Nenhuma responsabilidade civil, penal ou administrativa poder ser atribuda ao outro parceiro por extenso ou solidariedade, em razo de acidentes de trabalho, dano ambiental ou ao consumidor e atos ilcitos que ensejem responsabilidade civil, penal e administrativa. Desde que isso que expresso no acordo e, de fato, no possa ser imputado a todos. Como boa prtica, recomendvel que conste no acordo de parceira que as partes devero respeitar o ordenamento relacionado legislao ambiental. tambm importante constar no instrumento do acordo que qualquer potencial risco observado na execuo do projeto de pesquisa, como sade ou ambiental, que as partes devam procurar imediatamente as autoridades competentes para tomar todas as medidas cabveis para afastar o risco. Pode-se incluir o prazo de validade tcnica, ou seja, por quanto tempo o titular dos direitos autorais patrimoniais ou de comercializao garante, por exemplo, o uso de determinada verso de um software, conforme as funes para as quais ele foi desenvolvido. Durante as etapas do processo de PD&I no possvel controlar todas as variveis que podem interferir no seu resultado, nem que seja plenamente a

104

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

contento da empresa. Fatos podem ocorrer contra a vontade dos pesquisadores, alm daqueles previstos no Cdigo Civil, como o caso fortuito e a fora maior. Assim, recomendamos indicar que os casos alheios a vontade das partes e as variveis no previstas no projeto, que venham a ocorrer, no geram perdas e danos e indenizaes, quando interferirem negativamente nos resultados da PD&I sem a interveno dos parceiros. A retirada de autorizao para pesquisa concedida por comunidade tradicional pode ser justa causa para a extino de contrato sem a gerao de responsabilidade. A regra geral que rege a responsabilidade na parceria aquela denida como ato prprio. Atos de terceiros no devem comprometer e imputar a responsabilidade ao parceiro que no deu causa a dano ou falta de cumprimento do plano de trabalho ou clusula do acordo.

105

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

12

A clusula das outras obrigaes

As obrigaes que no requerem uma clusula especial para serem denidas no acordo de parceria podem ser reunidas sob o ttulo de outras obrigaes, como, por exemplo, as seguintes: informaes e dados que um parceiro deve repassar ao outro; perl de pesquisadores e prossionais com formao especializada para a pesquisa, o desenvolvimento ou a aplicao do seu resultado; metodologia das prestaes de contas, auditorias, noticaes e vistorias; situao e destino a ser dado aos bens remanescentes da execuo da parceria, como equipamentos e mveis; periodicidade de relatrios com os resultados das pesquisas; incluir o nome do criador (inventor, autor, obtentor) na divulgao da criao; transparncia de todas as aes que no implicarem condencialidade; obrigaes socioambientais; informar a outra parte da eminncia de risco ou da sua ocorrncia; registrar os recursos alocados pelos parceiros;105 discusso das diculdades que surgirem e propostas para super-las; servios de terceiros, como fundao de apoio, se no for o caso de uma clusula especca sobre o assunto. Geralmente as ICTs de direito pblico ou scalizadas por tribunal de contas dos Estados, Distrito Federal ou da Unio contam com uma fundao de apoio para a gesto administrativo-nanceira dos recursos alocados para os projetos de PD&I. Destarte, lembramos algumas orientaes apresentadas no Acrdo do TCU n 3067/2005, raticadas pelo Acrdo 2731/2008:
Apresentar, quando da concluso de projeto, no prazo mximo de trinta dias, prestao de contas contendo: demonstrativo de receitas e despesas, relao de pagamentos identicando o nome do benecirio e seu CGC ou CPF, nmero do documento scal com a data de emisso e bem adquirido ou servio prestado, atas de licitao, se houver, relao de bolsistas e de
105

Acrdo do TCU n 2731/2008.

106

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

empregados pagos pelo projeto com as respectivas cargas horrias, e ao trmino dos projetos, recolher atravs de guia de recolhimento (GRU) o saldo conta nica da universidade; manter os recursos disponibilizados pela empresa em conta-corrente de banco, com contabilidade especca, utilizando-os de acordo com as especicaes do projeto e determinaes da ICT apoiada.

Geralmente so estabelecidas as obrigaes comuns a todas as partes e depois as obrigaes particulares de cada parte. No caso da parceria, as obrigaes previstas no instrumento principal devem estar em harmonia com as obrigaes previstas no plano de trabalho e outros anexos.

107

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

13

A clusula da alterao e extino da parceria

13.1 Alterao do acordo


Trata-se da previso da possibilidade de se alterarem as clusulas no decorrer da vigncia do acordo. O que seria desnecessrio, tendo em vista que se as partes podem acordar, tambm podero alterar o acordo por mtuo consentimento, entretanto demonstra o compromisso de transparncia e boaf das partes. A regra que os parceiros so soberanos para promover as alteraes que julgarem necessrias para o xito da parceria, sendo evidente que essa providncia requer a concordncia de todas as partes. Podero as partes determinar que tais alteraes sero expressas por meio de adendos numerados, datados, assinados e anexados ao acordo. O caso mais polmico que pode levar a alterao da parceria, do plano de trabalho e at na ruptura da parceria o da impossibilidade do projeto contar com um cientista ou tecnlogo de alto renome.106 Sugerimos evitar o personalismo, mas quando ele for essencial ao cumprimento do plano de trabalho, ser inevitvel o rompimento da execuo do projeto se ele no puder participar das atividades. Recomenda-se prever alternativas no acordo para o caso de substituio de pesquisadores, especialmente se eles forem de alto nvel acadmico e prossional. Inclusive com a possibilidade de a empresa parceira vir a contratar um substituto. A regra dever ser a da autonomia de cada parceiro para indicar pesquisadores para darem andamento ao projeto dentro de suas esferas de competncia.

13.2 Autonomia das clusulas


O acordo pode estabelecer que a ilegalidade ou anulabilidade de quaisquer das clusulas, bem como de seus pargrafos, itens ou alneas, em conjunto ou isoladamente, no impede a aplicao das demais. Assim, o acordo ter continuidade em relao s demais clusulas, ou uma de suas partes, no se aplicando, apenas, o que for considerado no aplicvel ou anulado.
106

Ver a Constituio Federal, artigo 37, inciso IX.

108

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

13.3 Transferncia de posio no acordo


Poucos acordos preveem a possibilidade de se transferir a posio contratual de um dos parceiros a outrem, ou de uma das partes como fundao de apoio, nanciador e agncia de fomento. Em outras palavras, se poder ou no ocorrer a substituio de uma parte no acordo, se um parceiro pode transferir a obrigao e o seu direito a terceiros que, inicialmente, no constavam no acordo. Recomenda-se que, no caso de ser possvel a transferncia, se especique no acordo como isso se dar e quais as condies. Existem casos comuns de transferncia de direitos sem a perda da posio contratual, como o caso dos contratos de licena que permitem o sublicenciamento sem a necessidade de aprovao da outra parte.

13.4 Extino do acordo


Existe uma confuso semntica a respeito das inmeras expresses que indicam o m do acordo, seja esse m consumado pelo fato de haverem cessado as obrigaes e os direitos das partes, seja a destempo, pelo no cumprimento do que foi acordado. No caso do descumprimento dos ajustes, pode haver uma composio de forma pacca, por acordo entre as partes, ou por execuo judicial, promovida e requerida por uma das partes devido a um inadimplemento ou descumprimento praticado por outro. Na clusula destinada a tratar da concluso ou extino do acordo, os parceiros juntamente com as outras partes podero estipular como e quando isso ocorrer. As hipteses previstas no Cdigo Civil, artigos 472 a 480, so as seguintes: Fim do prazo: o acordo deixar de vigorar por decurso do tempo, independentemente de se chegar ao resultado esperado pela PD&I; Ocorrncia da condio extintiva que for indicada, como por exemplo, chegar ao resultado esperado pela PD&I; Distrato: podemos conceituar distrato como trato em sentido contrrio, ou ainda, um contrato pelo qual os gurantes eliminam o vnculo estabelecido entre si. Toda relao jurdica comporta distrato, que pode ser modicativo ou extintivo, porm exige sempre o contrarius consensus, ou seja, que os efeitos do contrato ainda no estejam exauridos pelo cumprimento. Pontes de Miranda107 disse: O distrato modicativo d-se se a prestao duradoura e comear a ser prestada. Em realidade, o distrato modicativo respeita extenso do contrarius consensus, e, no, sua profundidade, vericando-se semelhante espcie
107

Tratado de direito privado, t. 3.

109

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

nos negcios jurdicos em que h prestaes mltiplas. Em relao ao distrato extintivo, a disposio das partes atuar em maior ou menor profundidade, distinguido-se, ento, o distrato com eccia ex tunc e ex nunc. Cabe salientar, que o distrato no resile o contrato, porque no o dissolve, ou desfaz, desde o incio. A importncia do distrato est em eliminar a eccia do negcio jurdico quanto ao futuro. No caso das partes acordarem pelo distrato, ou seja, concordarem que no tm mais interesse na continuidade do contrato (faz-se pela mesma forma exigida para o contrato); Resilio: ato unilateral, quando uma das partes no pretende mais manter o acordo com a outra, gera o dever de indenizar; Resoluo: quando houver o descumprimento de obrigao por uma das partes, a outra ter o direito de resolver, pondo m ao acordo; Resciso: quando houver a inexecuo das obrigaes, total ou parcial, e a sua anulao judicial ou mediante processo administrativo pondo m ao acordo. Pode ser o caso da impossibilidade de manter um pesquisador ou coordenador de projeto, cuja presena na atividade seja a condio indispensvel para a sua execuo neste caso a falta da pessoa poderia ensejar a justa causa para a resciso. Recomenda-se a previso das hipteses em que pode ocorrer a extino do acordo, que no seja pelo decurso do tempo nem por distrato, como as seguintes: No caso de dissoluo, liquidao, falncia ou morte de qualquer das partes. Por iniciativa de uma das partes, com justa causa; pelo descumprimento, da outra parte, de qualquer uma das clusulas contratuais, feita mediante noticao judicial ou extrajudicial nesse caso, a noticao, judicial ou extrajudicial destina-se a constituir a parte inadimplente em mora, aplicando-se a sano ou pena que estiver prevista no acordo. Se houver inadimplemento de obrigao por uma das partes, a outra poder notic-la concedendo um prazo de 60 (sessenta) dias, por exemplo, do recebimento da noticao por escrito, para sanar a falta, aps o que a parte noticante poder considerar resolvido o acordo ou buscar a resciso acumulada com a indenizao de perdas e danos. O acordo pode tambm regular os procedimentos a serem adotados, nos casos em que, por motivo de fora maior ou caso fortuito, ocorra o descumprimento temporrio ou permanente das obrigaes, por qualquer uma das partes. De regra o cumprimento das obrigaes do acordo obrigatrio. Porm, devido teoria da impreviso, fatos ou atos estranhos queles que perfaziam as condies que envolviam as partes na ocasio da celebrao do acordo

110

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

podem vir a ocorrer, independentemente da vontade das partes, impedindo o seu cumprimento, total ou parcial. Fatos e atos diversos podem chegar a tal ponto que ocasionariam uma excessiva onerosidade ou uma impossibilidade concreta do cumprimento da obrigao do acordo.108 A teoria da impreviso fundamenta-se na ocorrncia da alterao extraordinria e imprevisvel do estado de fato, que torne impossvel ou extremamente difcil e oneroso o cumprimento da obrigao pelo contratante. Somente desta forma pode ser afastado o princpio da fora obrigatria dos contratos. No entanto, o Cdigo Civil estabelece que o devedor em mora responda pela impossibilidade da prestao, mesmo em situao de caso fortuito ou fora maior, se estes ocorrerem durante o atraso.109 No caso de parceiro ou parte da administrao pblica, devem ser observados os artigos 77 a 80 da Lei n 8.666/1983 sobre a resciso e seus efeitos. Destacamos, entre outros, alguns dos motivos para a resciso de acordos de parceria:110 O no cumprimento de clusulas, especicaes, projetos ou prazos; O cumprimento irregular de clusulas, especicaes, projetos e prazos; A lentido do seu cumprimento, levando a Administrao a comprovar a impossibilidade da concluso nos prazos estipulados; O atraso injusticado no incio da PD&I; O desatendimento das determinaes regulares da autoridade designada para acompanhar e scalizar a sua execuo, assim como as de seus superiores; O cometimento reiterado de faltas na sua execuo; A alterao social ou a modicao da nalidade ou da estrutura da empresa parceira, que prejudique a execuo do acordo; Razes de interesse pblico, de alta relevncia e amplo conhecimento, justicadas e determinadas pela mxima autoridade da esfera administrativa; A ocorrncia de caso fortuito ou de fora maior, regularmente comprovada, impeditiva da execuo do acordo. Os casos de resciso administrativa sero formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditrio e a ampla defesa.111 A resciso do contrato poder ser determinada por ato unilateral e escrito da Administrao, nos casos enumerados no item anterior.
Ver o Cdigo Civil, artigos 393 e 399. Artigo 399. 110 Lei n 8.666/1983, artigo 78. 111 Lei n 8.666/1983, artigo 78, pargrafo nico.
108 109

111

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

Nos casos os convnios administrativos, diante da igualdade jurdica dos signatrios do convnio e da ausncia de vinculao contratual entre eles, qualquer partcipe pode denunci-lo e retirar sua cooperao quando o desejar, s cando responsvel pelas obrigaes e auferindo as vantagens do tempo em que participou voluntariamente do acordo. A liberdade de ingresso e retirada dos partcipes do convnio trao caracterstico dessa cooperao associativa, e, por isso mesmo, no admite clusula obrigatria da permanncia ou sancionadora dos denunciantes.112

13.5 Da evico
A evico a perda de determinado bem, material ou intelectual, por sentena judicial por fora do direito de terceiro e pode ser uma causa de resoluo ou resciso do acordo. Observa-se que, mesmo com a realizao de pesquisas prvias visando delimitar o estado da tcnica na busca de resultados da PD&I, a criao resultante poder ser de propriedade de terceiro, que reivindicar o seu direito, caso em que se perder o objeto da parceria por evico. Este instituto possui trs personagens centrais: o adquirente, o alienante e o evicto. O adquirente quem perde a coisa. O evicto o terceiro, cujos direitos uma sentena judicial constatou existir. O alienante quem transferiu a coisa para o adquirente de forma onerosa. Para a evico se concretizar, trs elementos devem existir: a anterioridade de um direito de terceiros, a sentena judicial e a existncia de um contrato oneroso pelo qual se transferiu o domnio, a posse ou o uso de uma coisa.

Gesto clusula de alterao e extino do acordo


No caso das ICTs pblicas a alterao ou a extino do acordo deve seguir o mesmo rito, ou seja, ser aprovada nas instncias competentes. Deve ser previsto detalhadamente as condies para o distrato. Normalmente ca estabelecido que os investimentos j realizados no sero devolvidos no que tange s etapas j realizadas. No caso de impossibilidade da presena no grupo de trabalho de pesquisadores e de pesquisadores de alto renome, deve ser previsto a autonomia do projeto e do plano de trabalho com a possibilidade de substituio por outro pesquisador que preencha os requisitos de continuidade da PD&I, tambm a autonomia da ICT para a nomeao de substituto. Em caso de persistir a impossibilidade, pode ser facultado ao parceiro empresrio essa indicao e o seu pagamento.

112

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 25. ed. So Paulo: RT, 2000. p. 371.

112

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

14

A clusula penal

Entendemos que a clusula penal no condiz e no deve ser prevista na parceria, por contrariar a sua natureza cooperativa. Na clusula penal estipulada a pena a ser aplicada para a parte que deixar de cumprir as obrigaes previstas no contrato. Como se trata de acordo de parceria caracterizado pelo esprito cooperativo, quando prevista, a pena mais branda que nos contratos de prestao de servio, de transferncia de tecnologia e licena de direitos. Normalmente a pena representada por valores pecunirios, seja com base em porcentagem aplicada sobre o valor do acordo, seja mediante o estabelecimento de um montante xo. Nesse aspecto, deve-se levar em conta que o valor da pena no pode exceder o da obrigao principal.113 Est sujeita aos efeitos da clusula penal, de pleno direito, a parte devedora que, culposamente, deixar de cumprir a obrigao ou se constitua em mora.114 A clusula penal, que pode ser estipulada conjuntamente com a obrigao, ou em ato posterior, pode tambm se referir inexecuo completa da obrigao, de alguma clusula especial ou simplesmente mora.115 importante estipular um perodo de tolerncia para o caso de atraso na alocao de recursos ou atraso no cumprimento das obrigaes assumidas na parceria. O prazo desse perodo de tolerncia car a cargo dos parceiros envolvidos no acordo. importante registrar que, para exigir a pena convencional, no necessrio que a parte credora alegue prejuzo. Por outro lado, ainda que o prejuzo exceda ao previsto na clusula penal, no pode o credor exigir indenizao suplementar, se assim no foi convencionado. Se existir uma previso nesse sentido, a pena vale como mnimo da indenizao, competindo ao credor provar o prejuzo excedente.116
Cdigo Civil, artigo 412. Cdigo Civil, artigo 408. 115 Cdigo Civil, artigo 409. 116 Cdigo Civil, artigo 416.
113 114

113

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

15

A clusula do foro, da lei aplicvel e do fechamento

15.1 Eleio de foro


Na parceria deve primar a tentativa de entendimento, seja pelo dilogo dos coordenadores da PD&I, ou entre os administradores do mais alto nvel da ICT e da empresa, passando sucessivamente pela mediao e bons ofcios de terceiro, antes de chegar a um contencioso arbitral ou judicial. Na clusula de eleio de foro, as partes determinam o local que ser a sede para a soluo de conito oriundo da relao de parceria. Na escolhe da sede para a soluo dos conitos, se houver autonomia da vontade plena entre os parceiros, poder se levar em conta: o parceiro com menor poder econmico, o local do cumprimento das obrigaes de realizao da PD&I, uma localidade onde o judicirio esteja menos congestionado, ou onde o custo dos servios advocatcios e dos peritos puder ser menor. A denio do foro, todavia, no ser livre nos acordos celebrados com a administrao pblica, inclusive com aqueles domiciliados no estrangeiro, quando dever constar, necessariamente, clusula que declare como competente o foro da sede da administrao pblica, para dirimir qualquer questo contratual, salvo os casos de licitaes internacionais.117 O foro ser da seo judiciria da Justia Federal,118 quando envolver instituies e organizaes federais ou internacionais e, na justia estadual, para os demais casos. No caso de clusula compromissria para remeter arbitragem, as partes deniro que os conitos oriundos do contrato no sero da competncia de um juzo, especicamente, e, sim, de um rbitro ou de uma cmara arbitral.119 A arbitragem tem algumas vantagens, como a rapidez, deciso colegiada sobre o caso, cada parte indica um rbitro e de comum acordo o presidente
Lei n 8.666/1993, artigo 55, 2. Constituio Federal, artigo 109: Aos juzes federais compete processar e julgar: I as causas em que a Unio, entidade autrquica ou empresa pblica federal forem interessadas na condio de autoras, rs, assistentes ou oponentes, exceto as de falncia, as de acidentes de trabalho e as sujeitas Justia Eleitoral e Justia do Trabalho; [...]. 119 Lei n 9.307/1996, artigo 3; Cdigo Civil, artigo 851.
117 118

114

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

(sorteio no caso de impasse), os custos previsveis, os honorrios xos, e a especialidade dos rbitros no assunto a ser julgado. Nas parcerias que envolverem a Unio, entidade autrquica ou empresa pblica federal, no caber a opo pelo juzo arbitral nos acordos de parceria, por fora da Constituio Federal, artigo 109, que determina a competncia dos juzes federais para processar e julgar as causas em essas pessoas jurdicas da administrao pblica forem interessadas na condio de autoras ou rs. Temos observado como uma boa prtica, na soluo de controvrsias, que os parceiros indicaro cada qual um rbitro e ambos, de comum acordo, indicaro um terceiro para presidir a soluo da disputa. No caso de acordos internacionais o terceiro rbitro pode ser escolhido da relao de rbitros credenciados pela OMPI. No caso de parcerias nacionais por rbitros especializados de uma cmara ou associao de arbitragem com especialista no assunto. A regra geral de denio do foro brasileiro como competente para dirimir conitos em contratos celebrados com instituio estrangeira o Cdigo de Processo Civil,120 que estabelece:
Art. 94. A ao fundada em direito pessoal e a ao fundada em direito real sobre bens mveis sero propostas, em regra, no foro do domiclio do ru. 1 Tendo mais de um domiclio, o ru ser demandado no foro de qualquer deles. 2 Sendo incerto ou desconhecido o domiclio do ru, ele ser demandado onde for encontrado ou no foro do domiclio do autor. 3 Quando o ru no tiver domiclio nem residncia no Brasil, a ao ser proposta no foro do domiclio do autor. Se este tambm residir fora do Brasil, a ao ser proposta em qualquer foro. 4 Havendo dois ou mais rus, com diferentes domiclios, sero demandados no foro de qualquer deles, escolha do autor. [Grifo nosso.]

Recordamos que a propriedade intelectual considerada bem mvel.121 Cabendo destacar, tambm, o que diz a Lei n 8.666/1993:
Art. 55. So clusulas necessrias em todo contrato as que estabeleam: 2 Nos contratos celebrados pela Administrao Pblica com pessoas fsicas ou jurdicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, dever constar necessariamente clusula que declare competente o foro da sede da
120 121

Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Por exemplo: Lei n 9.279/1996, Art. 5 Consideram-se bens mveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial; Lei n 9.610/1998, Art. 3 Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens mveis.

115

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

Administrao para dirimir qualquer questo contratual, salvo o disposto no 6 do art. 32 desta Lei.122 [Grifo nosso.]

Os limites jurdicos impostos a livre manifestao de vontade das partes, derivadas do ordenamento jurdico brasileiro, decorrem de razes polticas, econmicas e de proteo ao nacional.

15.2 Lei aplicvel


A clusula que trata da indicao da lei aplicvel parceria muito importante para a interpretao e soluo dos eventuais conitos provenientes do acordo ou de lacuna do acordo. No Brasil a regra geral de denio da legislao aplicvel ao acordo celebrado entre instituio nacional e estrangeira a Lei de Introduo ao Cdigo Civil,123 que estabelece:
Art. 9 Para qualicar e reger as obrigaes, aplicar-se- a lei do pas em que se constiturem. 1 Destinando-se a obrigao a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, ser esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrnsecos do ato. 2 A obrigao resultante do contrato reputa-se constituda no lugar em que residir o proponente.

Nela as partes indicam o direito em que se basearam para o estabelecimento das obrigaes recprocas e que gostariam que fosse levada em considerao numa controvrsia, como a Lei de Inovao, a Lei do Bem e a Lei de Propriedade Industrial, Lei de Licitaes e Contratos da Administrao Pblica, Lei de Biossegurana, Lei de Informtica entre outras. No caso das parcerias envolvendo pessoas jurdicas da Administrao Pblica, como por exemplo, uma ICT parceira que universidade com a natureza de autarquia federal, deve ser observado que a Lei n 8.666/1993 determina, no artigo 55, inciso XII, que clusula necessria em todo acordo
Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993: Captulo II - Da Licitao [...] Art. 32. [...] 4 As empresas estrangeiras que no funcionem no Pas, tanto quanto possvel, atendero, nas licitaes internacionais, s exigncias dos pargrafos anteriores mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter representao legal no Brasil com poderes expressos para receber citao e responder administrativa ou judicialmente. [...] 6 O disposto no 4 deste artigo, no 1 do art. 33 e no 2 do art. 55, no se aplica s licitaes internacionais para a aquisio de bens e servios cujo pagamento seja feito com o produto de nanciamento concedido por organismo nanceiro internacional de que o Brasil faa parte, ou por agncia estrangeira de cooperao, nem nos casos de contratao com empresa estrangeira, para a compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior, desde que para este caso tenha havido prvia autorizao do Chefe do Poder Executivo, nem nos casos de aquisio de bens e servios realizada por unidades administrativas com sede no exterior. [...] [Grifo nosso.] 123 Decreto-Lei n 4.657, de 4 de setembro de 1942.
122

116

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

a que estabelea a legislao aplicvel sua execuo e especialmente aos casos omissos no prprio acordo. Costuma-se indicar que se aplicam no caso de lacuna do acordo, as seguintes normas124: Regulamento e resolues internas da ICT, que devem ser indicados, preferencialmente disponveis em meio online; Lei n 10.973/2004, sobre incentivos inovao; Lei n 8.666/1993, sobre contratos da Administrao Pblica, se for o caso; Lei n 9.279/1996, sobre propriedade industrial; Lei n 9.456/1997, sobre cultivares; Lei n 9.609/1998, sobre programa de computador e software; Lei n 9.610/1998, sobre direitos autorais; Lei n 10.603/2002, sobre a proteo de informaes, resultados de testes e dados no divulgados de produtos farmacuticos de uso veterinrio, fertilizantes, agrotxicos; Lei n 11.484/2007, sobre TV digital e Topograa de Circuitos Integrados; Lei n 11.105/2005, Lei de Biossegurana; Lei n 8.2481991, aperfeioada pela Lei n 11.077/2004, Lei de Informtica; Lei n 10.406/2002, que institui o Cdigo Civil.

15.3 Meno expressa eccia dos considerandos e anexos


Observamos que importante indicar expressamente ao nal da clusula do foro e lei aplicvel, que na aplicao e interpretao do acordo, as premissas descritas no tpico considerandos e nos anexos que houver, constituiro, para todos os ns de direito, parte integrante e inseparvel do mesmo, devendo subsidiar e orientar, seja na esfera judicial ou extrajudicial, qualquer divergncia que venha a existir com relao quilo que foi pactuado em relao parceria de PD&I.
124

Nas parcerias internacionais, quando no envolver pessoa jurdica regida pela Lei n 8.666/1993, e houver autonomia da vontade das partes, poder se eleger a legislao a ser aplicada para resolver as eventuais divergncias em relao parceria, ou seja, a escolha do ordenamento jurdico aplicvel, elegendo o pas cuja legislao ser usada para regular a relao jurdica originada pelo acordo. Essa clusula tem sua execuo limitada quando a deciso dos eventuais conitos provenientes do acordo for remetida ao judicirio j que, nesses casos, ser considerada a lei do local de celebrao do contrato e no a eleita pelas partes (Lei de Introduo ao Cdigo Civil, Decreto-Lei n 4.657/1942, artigo 9). No caso de acordos internacionais, em que as partes desejarem eleger a legislao que regular as relaes provenientes do contrato, aconselha-se que a soluo de controvrsias seja remetida arbitragem (Lei n 9.307/1996), que mais exvel e acolhe a autonomia da vontade das partes. Ressalte-se que, tanto a arbitragem como o judicirio, ao decidirem os conitos decorrentes de contratos observaro as normas de ordem pblica, soberania nacional e bons costumes (LICC, artigo 17).

117

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

15.4 Publicao do extrato do acordo na imprensa ocial


Nos casos de parceria envolvendo parceiro ou parte regida pela Lei n 8.666/1993, dever ser publicado o resumo do acordo,125 e tambm, quando for o caso, os seus aditamentos. A publicao, que condio indispensvel para a eccia do acordo, ser providenciada pela pessoa jurdica da administrao pblica, at o quinto dia til do ms seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. Cabe observar que a publicao do objeto da parceria de PD&I deve ser prudente para evitar o monitoramento por parte de concorrentes da empresa parceira e aplicao de outras ferramentas de inteligncia competitiva. Nas ICTs pblicas deve-se certicar de que os requisitos para a validade formal do ato foram cumpridas, sob pena de ser considerada incompleta, prejudicando a legalidade do acordo. Pode ser adotado o trmite reservado do instrumento do acordo ou do seu plano de trabalho, especialmente do plano, quando traz dados e informaes que podem favorecer concorrente ou comprometer a imagem ou posio vantajosa da empresa e, tambm, da ICT.

15.5 Fechamento do instrumento de acordo


o espao nal do instrumento, em que as partes datam e assinam o acordo, dando-lhe existncia jurdica. No espao destinado s assinaturas dever constar o nome das partes, pessoas jurdicas e seus respectivos representantes legais, geralmente so os mesmos j qualicados no prembulo do instrumento. No caso de no ter sido feita a qualicao do representante legal no prembulo, pode-se indicar o nome e a qualicao neste espao, embora no seja uma boa tcnica. Como j dito, interessante prever ao nal do documento a anuncia (um de acordo) dos pesquisadores envolvidos na pesquisa. Duas testemunhas devem assinar o acordo, dando-lhe f, para que tenha existncia legal e possa produzir efeitos como ttulo executivo judicial, no precisando passar por um processo de conhecimento prvio.126

125 126

Lei n 8.666/1993, artigo 61, pargrafo nico. Cdigo de Processo Civil, Lei n 5.869/1973, artigo 585, inciso II.

118

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

16

Os anexos ao acordo de parceria de PD&I

O acordo pode ter anexos contemporneos da assinatura do instrumento ou posteriores. As situaes mais comuns, que ensejam a incluso de anexos, so: Plano de trabalho; Protocolo de entrega parcial e nal dos resultados da PD&I; Detalhamento extenso de certas clusulas; Detalhamento tcnico de uma obrigao; Especicaes de um servio, processo ou produto; Especicaes tcnicas de software e/ou hardware, Alteraes e emendas ao acordo; Modelos de documentos, como: noticaes, declarao de condencialidade, cesso de direitos de propriedade intelectual; Cpia atual dos documentos de constituio jurdica das partes e dos representantes legais; Autorizao de acesso a PG e/ou CTA; Parecer prvio da Comisso de tica em Pesquisa com seres humanos e/ou animais, quando for o caso.

16.1 Plano de trabalho e protocolo de entrega de resultados da PD&I


O plano de trabalho o instrumento tcnico, enquanto o acordo principal o instrumento jurdico, sendo fundamental para o bom andamento da parceria, e como sugesto sua elaborao, consideramos que os itens abaixo so imprescindveis: Identicao do projeto, dos proponentes e das suas vinculaes a sees da empresa e da ICT; Justicativa explicitando a relevncia do projeto; Objetivos e metas a serem alcanados, contendo os indicadores; Programao; Entidades ou rgos envolvidos; Recursos humanos, quando envolver coordenador ou pesquisador de alto renome deve ser prevista alternativa para o caso de impossibilidade da sua presena no grupo de trabalho;

119

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

Recursos existentes, pleiteados ou alocados; Planejamento nanceiro, prevendo as receitas, as fontes de origem e as despesas; Cronograma/perodo de execuo; Inovao pretendida e o estado da tcnica referente a PD&I; Propriedade dos resultados. O plano de trabalho estabelecer, de maneira pormenorizada, o que ser realizado no mbito do acordo de parceria de PD&I. Nele constar todo o detalhamento tcnico do que ser pesquisado e desenvolvido. Esse documento possui, ainda, um cronograma de trabalho, quais os resultados esperados com a pesquisa, a periodicidade dos relatrios do trabalho desenvolvido, entre outros tpicos, que podero ou no ser includos de acordo com a nalidade da PD&I. Por isso que aconselhvel a sua disposio como anexo ao instrumento do acordo. No encerramento das atividades ressaltamos a importncia da elaborao de uma Declarao de Quitao ou Declarao de Entrega de Resultados da PD&I, formalizando o encerramento das atividades de forma a quitar todas as obrigaes previstas no plano de trabalho e no acordo de parceria, trazendo a segurana jurdica aos parceiros e ao pessoal envolvido na relao nalizada.

120

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

17

Comentrios

A seguir, oferecemos alguns dos resultados do convite feito aos participantes desta obra para comentarem algumas questes jurdicas importantes de parcerias e assuntos relacionados. Deve car claro que so comentrios da responsabilidade exclusiva dos respectivos autores, no signicando uma posio ou orientao da ICT, na qual trabalham, ou do FORTEC. So ideias consideradas pelo organizador do manual como fruto da experincia recente dos autores, observao das boas prticas, ensaio crtico ou, simplesmente, itens para provocarem o debate no mbito do FORTEC e da academia.

121

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

17.1 Acordo de Cooperao de P&D Petrobras/Universidade: anlise da clusula de propriedade intelectual


RICARDO PEREIRA (UFRJ) LUIZ OTVIO PIMENTEL (UFSC) JULIANA CORREA CREPALDE MEDEIROS (UFMG) ADRIANO LEONARDO ROSSI (UFRGS)
Colaborao especial do professor

JOO MARCELO DE LIMA ASSAFIM (UFRJ)


Neste pequeno ensaio so feitas algumas observaes crticas ao modelo da clusula de propriedade intelectual do Termo de Cooperao de P&D, que disciplina as relaes entre a empresa Petrleo Brasileiro S. A. (Petrobras) e as universidades brasileiras, especialmente universidades pblicas federais, para suscitar o debate com os colegas no mbito do Frum Nacional de Gestores de Inovao e Transferncia de Tecnologia (FORTEC). Registramos que no se trata de uma posio ocial das universidades s quais esto vinculados os autores, nem uma posio denitiva sobre o tema, so apontamentos e comentrios, relativamente sistematizados, para fomentar o debate por isso um ensaio. Nesse sentido cabe recordar, que alguns dos autores deste artigo acompanharam as negociaes das universidades brasileiras com a Petrobras, atravs das rodadas realizadas na Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro REDETEC, com representantes do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Amrico Miguez de Mello CENPES, da Petrobras, e representantes de alguns Ncleos de Inovao Tecnolgicas (NITs) das universidades, para tratar de alcanar um denominador comum de modelo de clusula de propriedade intelectual, com reexos nas clusulas de condencialidade e de publicaes de resultados de P&D para os acordos de cooperao. Posteriormente o modelo foi aprovado no mbito da Associao Nacional dos Dirigentes das Instituies Federais de Ensino Superior (ANDIFES), entre os presidentes da Petrobras e da ANDIFES, tendo como marcos principais a apresentao realizada pela Petrobras na ANDIFES, em 08/08/2007, e o Ofcio CENPES-640/2007, 15/08/2007, entre outros documentos. A reviso mais do que necessria daquelas clusulas do Modelo Petrobras depender de uma ampla negociao envolvendo todas as Instituies Cientcas e Tecnolgicas (ICT) que mantm atividades de P&D com aquela

122

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

empresa, evitando, assim, que uma universidade individualmente venha a ser sancionada e mesmo excluda da rede de projetos da Petrobras, caso decida enfrentar a presente situao de maneira isolada. Embora se possa recorrer Agncia Nacional do Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis (ANP) ou, em ltima instncia, ao Poder Judicirio, tal atitude, se tomada isoladamente, poderia acarretar eventuais prejuzos para o nanciamento de importantes linhas de pesquisa da universidade, mas no se mostraria prudente no momento em que as demais ICTs aceitam e rmam o modelo de instrumento proposto pela Petrobras. Recomendamos assim, decorrido um tempo razovel da prtica do modelo atual de instrumento de cooperao Petrobras-Universidade e diante da consolidao de grande parte dos NITs, a realizao de uma nova rodada de negociao, com a participao dos Reitores, assessorados pelos NITs, pela Procuradoria Federal, ou equivalentes de outras ICTs, com vistas a se chegar a um novo Acordo, mais equilibrado que o atualmente em vigncia e mais consentneo com o que determinam a Constituio Federal e a poltica nacional de inovao.

Anlise da propriedade intelectual no instrumento de cooperao


Partindo-se da Clusula Stima, no que se refere ao sigilo e condencialidade (segredo), no existem bices em velar pelo segredo de dados, informaes e conhecimentos, oferecidos para fundamentar pesquisas ou de resultados da P&D conjunta, na relao Petrobras-UNIVERSIDADE. Logicamente, deve ser expressamente requerido, em cada caso, todo o necessrio para proteger a posse ou propriedade intelectual ou a expectativa de obteno de um ttulo de propriedade intelectual por ambas as Partcipes. O prazo da condencialidade de 10 anos (clusula 7.1) demasiadamente longo. Na Resoluo ANP n 33/2005, Anexo, item 12, a recomendao de um prazo de cinco anos. Por isto, aconselhamos rever e reduzir o prazo ou, alternativamente, denir na medida do surgimento dos resultados do PROJETO o que ser classicado pela Petrobras como segredo industrial, dados de prova ou informaes a no serem divulgadas e o que ser protegido por patente ou registro, adequando ou reduzindo os prazos de sigilo. O efeito esperado liberar os pesquisadores da universidade para publicarem resultados que no sero estrategicamente protegidos por direitos de propriedade intelectual. Esse dever de condencialidade tem como consequncia alguns problemas, como a participao de estudantes bolsistas cujo programa de ps-graduao exige uma publicao de trabalho acadmico prvio para defender tese, dissertao ou trabalho de concluso de curso, o que representa um obstculo

123

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

que pode ser superado nos termos da clusula 11.1 mediante autorizao prvia. A aceitao pela universidade, do Termo de Cooperao, via de regra, no viola formalmente as normas administrativas internas, que regula a propriedade intelectual no seu mbito, a priori, porque prev que todos os direitos de propriedade intelectual de cada um dos Partcipes sero respeitados (clusula 8.3) e ser conjunta a propriedade dos resultados da P&D (clusula 8.4). Com efeito, no que tange aos direitos de propriedade intelectual anteriores dos Partcipes, car garantida uma licena no exclusiva de uso especicamente para o desenvolvimento das atividades do PROJETO (clusula 8.3.1). No que se refere propriedade dos resultados da P&D objeto da cooperao sero aplicadas as regras da clusula 8.4, atribuio de direitos aos Partcipes que seriam sucientes para o cumprimento das normas administrativas, como podemos observar no exemplo da UFSC, que na Resoluo n 14/2002, do seu Conselho Universitrio, dispe:
Art. 8 Ser propriedade da Universidade a criao intelectual de que trata o inciso II do art. 2 desta Resoluo, desenvolvida no seu mbito, decorrente da atuao de recursos humanos, da aplicao de dotaes oramentrias com ou sem utilizao de dados, meios, informaes e equipamentos da Instituio, independentemente da natureza do vnculo existente com o criador. 1 O direito de propriedade referido no caput deste artigo poder ser exercido em conjunto com outras instituies ou empresas, nacionais ou estrangeiras, devendo ser xado expressamente o percentual e as obrigaes das partes no instrumento contratual celebrado entre as mesmas. [Grifo nosso.]

Passamos ao exame minucioso da clusula de propriedade intelectual, sem esgotar o assunto, a seguir.
8.1 Para os ns desta clusula oitava, os termos abaixo possuem as seguintes denies: 8.1.1 ATIVOS Todo e qualquer resultado ou soluo tecnolgica gerado no mbito deste TERMO DE COOPERAO tais como, invenes, modelos de utilidade, desenho industrial, programas de computador, material biolgico, cultivares, know-how e direitos autorais. [Grifo nosso.]

Caberia substituir direitos autorais por obra intelectual, pois na Lei n 9.610/1996, artigo 7, est previsto que so obras intelectuais protegidas as criaes do esprito. Este item delimita o que ser apropriado como ativo: todo e qualquer resultado ou soluo tecnolgica gerados pela P&D. Portanto o direito no resultado ou soluo e sim um efeito de algo se tornar existe e amparado

124

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

pelo ordenamento jurdico. Melhor redao seria, como segue, tendo os ativos exemplicados no plural:
8.1.1 ATIVOS Todo e qualquer resultado ou soluo tecnolgica gerado no mbito deste TERMO DE COOPERAO tais como, invenes, modelos de utilidade, desenhos industriais, programas de computador, materiais biolgicos, cultivares, know-how e obras intelectuais. 8.1.2 CASO 1 A situao na qual somente a PETROBRAS possui interesse na proteo dos ATIVOS.

Do ponto de vista do equilbrio de interesse nos ganhos econmicos (adotando o conceito do 2 do artigo 13 da Lei n 10.973/2004 Lei de Inovao), se houver interesse da Petrobras porque o objeto da proteo tem valor e, portanto, passa a ser tambm do interesse da UNIVERSIDADE. Na estratgia de uso da propriedade industrial para proteo defensiva por interesse unilateral de um dos parceiros, pode engendrar implicaes de concorrncia desleal no Brasil e noutros mercados (por exemplo, a patente ca sujeita licena compulsria prevista no artigo 68 da Lei n 9.279/1998; pode caracterizar infrao da ordem econmica nos termos do artigo 20, inciso I, combinado com o artigo 21, inciso XVI, da Lei n 8.884/1994). No caso da cooperao com a Petrobras, a presuno de proteo da propriedade intelectual resultante da P&D pr-competitiva do ponto de vista dinmico, pois visa agregar valor. O investimento em P&D da Petrobras resulta de clusula de investimento compulsrio constante dos Contratos de Concesso para Explorao, Desenvolvimento e Produo de Petrleo e/ ou Gs Natural, estabelecida entre a ANP e os concessionrios, desde 1998 (prembulo da Resoluo ANP n 33/2005). Cabe recordar que a induo dos agentes econmicos, pblicos e privados a investirem em P&D resultado de uma poltica de Estado, denida pela Constituio Federal no seu artigo 218. Visa, portanto, o desenvolvimento cientco, a pesquisa e a capacitao tecnolgicas; a soluo dos problemas brasileiros; o desenvolvimento do sistema produtivo; ensejando aos pesquisadores a possibilidade de participao nos ganhos econmicos resultantes da produtividade. Logo, a subtrao de valor agregado, cuja agregao resultar de P&D conjunta, protegida por direitos de propriedade intelectual, pode signicar enriquecimento sem causa. Argumenta-se, ainda, que a Petrobras, ao transferir, ou mesmo compartilhar, seus esforos de P&D com a UNIVERSIDADE, reduz seus custos nas atividades de inovao substancialmente e, com isso, o aambarcamento dos resultados por uma das partes, notadamente, pela Petrobras, pode signicar duplo enriquecimento, o que representaria desequilbrio contratual suscetvel de correo por via consensual, arbitral ou judicial.

125

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

8.1.3 CASO 2 A situao na qual somente a UNIVERSIDADE possui interesse na proteo dos ATIVOS.

Seria a hiptese de interessar UNIVERSIDADE, por desinteresse da Petrobras, proteger pela propriedade intelectual os resultados da P&D para licenciar para terceiros, j que no poderia industrializar e comercializar tal ativo. A nalidade da UNIVERSIDADE produzir, sistematizar e socializar o saber losco, cientco, artstico e tecnolgico, ampliando e aprofundando a formao do ser humano para o exerccio prossional, a reexo crtica, a solidariedade nacional e internacional, na perspectiva da construo de uma sociedade justa e democrtica e na defesa da qualidade da vida. Ora, licenciar teria limitaes desfavorveis para a UNIVERSIDADE no que se refere aos resultados da P&D cooperativa, nos termos dos itens seguintes da mesma clusula analisada, evidenciados mais adiante. necessrio argumentar que, se ao invs da UNIVERSIDADE fosse outra empresa realizando a P&D conjuntamente com a Petrobras, a clusula faria sentido, j que essa empresa cooperante poderia proteger para uso prprio ou por deciso de estratgia comercial (pr-competitiva), o que no o caso da UNIVERSIDADE. O interesse na proteo pela propriedade intelectual s existe na medida em que se possa ter uma participao no xito da Petrobras ou na eventualidade de licenciar para terceiros no concorrentes da Petrobras, sempre visando percepo de ganhos econmicos pela UNIVERSIDADE. Do ponto de vista socioeconmico, o que gera concorrncia dinmica no mercado a perspectiva de tecnologias concorrentes serem usadas no processo produtivo para gerar valor, isto , oferecer mais e melhores produtos e servios a menores preos. Portanto, na medida em que a Petrobras no tenha interesse em utilizar com exclusividade e nem licenciar, deve estar garantida UNIVERSIDADE a liberdade para licenciar para terceiros, ressalvado o direito de preferncia, assegurado no item 8.9,b, o que seria difcil de ocorrer porque incidiria o CASO 1, do item anterior da clusula (8.1.2). A subtrao, ou intento de subtrao, desta faculdade da UNIVERSIDADE deve ser patrimonialmente compensada, da mesma forma que uma clusula de no concorrncia deve ser compensada por um scio dissidente ou exempregado em quarentena.
8.1.4 CASO 3 A situao na qual a PETROBRAS e a UNIVERSIDADE possuem interesse na proteo dos ATIVOS.

Esse nos parece ser o nico caso que faz sentido integral, porque implica o equilbrio entre os Partcipes, Petrobras e UNIVERSIDADE.
8.2 Os Partcipes estabelecero uma metodologia de consultas mtuas com o objetivo de denir o grau de interesse sobre cada um dos ATIVOS, conforme a classicao descrita nos itens 8.1.2, 8.1.3 e 8.1.4. [Grifo nosso.]

126

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

Considerando que nunca foi utilizado o mecanismo previsto no item 8.2 difcil reavaliar uma base conceitual que parece distante da realidade na cooperao Petrobras-UNIVERSIDADE. Todavia, do ponto de vista do Direito, o mecanismo (metodologia) de consulta positivo e nada mais ser do que a oportunidade de os Partcipes apresentarem declaraes unilaterais de vontade. Neste sentido, entende-se que cada declarao, de cada um dos Partcipes, produzir efeitos no momento em que for prolatada, no cabendo a um Partcipe interferir na vontade do outro. Assim, logicamente, se a UNIVERSIDADE declarar interesse em determinado conceito inventivo, por exemplo, ser o suciente para que a sua participao na titularidade dos direitos de patente, ou na expectativa deles, se formalize, independentemente da anuncia ou aquiescncia da Petrobras, no mnimo, em 50% da propriedade intelectual.
8.3 Os direitos de propriedade intelectual de titularidade da PETROBRAS e da UNIVERSIDADE existentes antes da assinatura do TERMO DE COOPERAO permanecero de sua propriedade exclusiva, ainda que utilizados na execuo do objeto deste TERMO DE COOPERAO. 8.3.1 O titular da propriedade intelectual preexistente acima mencionada concede aos demais Partcipes desde j, uma licena no exclusiva de uso, especicamente para o desenvolvimento das atividades do Projeto.

Os direitos de propriedade intelectual dos Partcipes, anteriores ao convnio de cooperao, continuaro de propriedade intelectual exclusiva de cada um, concedida uma licena cruzada no exclusiva para ns especcos de realizao das atividades do projeto. Entendemos que a palavra desenvolvimento deve ser empregada para designar a segunda parte da P&D e no como sinnimo de realizao ou execuo.
8.4 Todos os ATIVOS gerados no mbito deste TERMO DE COOPERAO sero de propriedade da PETROBRAS e da UNIVERSIDADE, desde o momento de sua criao, nas seguintes propores: a) No CASO 1, na proporo de 80% (oitenta por cento) para a PETROBRAS e 20% (vinte por cento) para a UNIVERSIDADE; b) No CASO 2, na proporo de 80% (oitenta por cento) para a UNIVERSIDADE e 20% (vinte por cento) para a PETROBRAS; c) No CASO 3, na proporo de 50% (cinquenta por cento) para a PETROBRAS e 50% (cinquenta) para a UNIVERSIDADE.

Por efeito do item 8.1 e de tudo o que decorre dele, no caso o item analisado, passam os percentuais denidos e serem questionveis. O equilbrio entre os Partcipes apontaria para a seguinte clusula justa:
8.4 Todos os ATIVOS gerados no mbito deste TERMO DE COOPERAO sero de propriedade da PETROBRAS e da UNIVERSIDADE, desde o momento de sua criao, na proporo de 50% (cinquenta por cento) para a PETROBRAS e 50% (cinquenta) para a UNIVERSIDADE.

127

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

Evidentemente, devem ser previstos mecanismos de royalties para pagamento do licenciamento da quota-parte da UNIVERSIDADE para a Petrobras.
8.4.1 Caso o TERMO DE COOPERAO seja celebrado com mais de uma entidade executora, os percentuais de titularidade da PETROBRAS sobre os ativos permanecero inalterados. O percentual de titularidade correspondente UNIVERSIDADE ser dividido entre as entidades executoras. [Grifo nosso.]

O conceito de entidade executora, entendemos, decorre da prtica contratual administrativa da FINEP, onde se observa nos convnios para execuo de projetos de P&D a presena de Partcipes denominados: Concedente, Convenente, Executor, Intervenientes Conanciadores, Anuentes. So executoras de atividades de P&D, nesse sentido, as ICTs, conceituadas no inciso V do artigo 2 da Lei de Inovao como o rgo ou entidade da administrao pblica que tenha por misso institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa bsica ou aplicada de carter cientco ou tecnolgico. Depreende-se que a eventual presena de entidades executoras implicar a diviso proporcional dos direitos participao nos ganhos econmicos. A anlise depender, ento, de indagar a qual dos sujeitos contratantes poder interessar, no caso concreto, a presena de entidades coexecutoras no PROJETO. Caso essa presena interessar UNIVERSIDADE, por motivos tcnicos, de pessoal, equipamentos, laboratrios, por rede de cooperao preexistente, assim declarado pela UNIVERSIDADE, a partir de sua iniciativa prpria em trazer uma entidade coexecutora externa, o nus dessa colaborao dever caber prpria UNIVERSIDADE. Caso a presena de outro executor externo seja de interesse da Petrobras, esta dever arcar com os custos de seu ingresso na relao de P&D. Neste caso, transferir tal nus para a UNIVERSIDADE signicaria enriquecimento sem causa da Petrobras em detrimento da UNIVERSIDADE. Evidentemente, casos como esse devero ser negociados no sendo essa a situao do Termo analisado neste parecer.
8.5 A convenincia, o momento e o sistema de proteo jurdica (patrimonializao) dos ATIVOS no Brasil, sero decididos da seguinte forma: a) No CASO 1, pela PETROBRAS; b) No CASO 2, pela UNIVERSIDADE; c) No CASO 3, mediante entendimento entre a PETROBRAS e a UNIVERSIDADE.

128

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

8.5.1 Caber aos demais Partcipes, o encargo de prover o Partcipe responsvel pela patrimonializao dos ATIVOS, conforme denido no item 8.5, com todos os meios fticos e jurdicos que a assegurem. 8.5.2 Caber aos Partcipes, a todo tempo, implementar o regime jurdico adequado junto a seu pessoal prprio ou aos eventuais terceiros envolvidos no objeto deste TERMO DE COOPERAO, de forma que a patrimonializao dos ATIVOS no seja prejudicada ou embaraada. 8.5.3 Fica desde j estabelecido que os Partcipes devero rmar um acordo especco sobre a patrimonializao dos ATIVOS no exterior, caso haja interesse.

Por efeito dos itens 8.1 e 8.4, tudo o que destes decorre passa a ser questionvel. O equilbrio entre os Partcipes apontaria para a seguinte clusula justa:
8.5 A convenincia, o momento e o sistema de proteo jurdica (patrimonializao) dos ATIVOS no Brasil e no exterior, sero decididos mediante entendimento entre a PETROBRAS e a UNIVERSIDADE.

Concordamos com a obrigao disposta no item 8.5.2.


8.6 As despesas concernentes patrimonializao dos ATIVOS no Brasil sero custeadas conforme estabelecido a seguir: a) No CASO 1, integralmente pela PETROBRAS;

usual a empresa assumir o nus da proteo, principalmente no que se refere ao pedido de patente internacional, via PCT/OMPI, e nas fases nacionais posteriores. Por motivos bvios, na prtica a empresa que determina os mercados de seu interesse e no a UNIVERSIDADE. A escolha dos mercados para investimento na proteo patrimonial costuma ser uma deliberao estratgica de gesto da empresa, na qual a UNIVERSIDADE tende a no participar decisivamente, embora no se possa excluir a possibilidade de a UNIVERSIDADE recomendar justicadamente outros pases. Dependendo da extenso da proteo decidida pela Petrobras, o signicado econmico da escolha dos mercados pode ter relevante impacto para a UNIVERSIDADE, principalmente relacionado ao preo dos servios de agentes internacionais de propriedade industrial, custas e honorrios de advogados nas defesas em processos administrativos e judiciais. Nesta hiptese, normas de direito administrativo e nanceiro impediriam que uma deciso de sociedade de economia mista, regida por normas de direito privado (ainda que controlada por capital da Unio), onerasse a UNIVERSIDADE, uma autarquia federal de regime especial vinculada ao direito pblico.
b) No CASO 2, integralmente pela UNIVERSIDADE;

129

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

Na mesma esteira dos comentrios referentes ao item 8.1, com extenso no 8.4, o Caso 2 aqui, decorrente do item 8.1.3, a situao na qual somente a UNIVERSIDADE possui interesse na proteo dos ATIVOS. A expresso somente a UNIVERSIDADE signicaria, a nosso ver, em 100%. Mas como a titularidade da UNIVERSIDADE de apenas 80% sendo os demais 20% pertencentes Petrobras, no vemos como uma universidade pblica possa nanciar 100% de algo da qual ela detm somente 80%. A Petrobras poderia alegar que no Caso 1 a situao inversa e ela aporta 100% dos custos da proteo mesmo detendo somente 80%. Ocorre a Petrobras uma empresa com suciente autonomia de vontade para assumir essas despesas, enquanto a UNIVERSIDADE no. Essa parte da clusula, ainda que revestida de aparncia de equilbrio de condies negociais, institui relao jurdica que pode trazer problemas para a UNIVERSIDADE luz do controle das contas pblicas pelo TCU. No seria adequado, sob as regras de direito nanceiro, que a UNIVERSIDADE pagasse integralmente por uma proteo que agrega valor ao patrimnio (o aviamento, e, por via de consequncia, ao fundo de comrcio) de uma empresa constituda sob as regras de direito privado, mesmo se tratando de sociedade de economia mista.
c) No CASO 3, as despesas sero igualmente rateadas entre PETROBRAS e a UNIVERSIDADE.

Neste caso, to somente v-se sentido nessa clusula se a patente gerar como resultado ganhos econmicos para a UNIVERSIDADE. A UNIVERSIDADE, em recebendo 50% dos royalties de licenciamentos, deveria, tambm, arcar com o custo proporcional de sua participao no empreendimento. Mesmo assim, esse custo no poderia exceder os ingressos de recurso resultantes da explorao do ATIVO protegido. A UNIVERSIDADE no poder desviar recursos de sua atividade-m para a proteo de bem imaterial que agrega valor ao aviamento da empresa parceira. Assim, seria adequado criar uma espcie de fundo, um patrimnio de afetao para essa nalidade especca. Certo que, se esse fundo no existir ou se no houver ganho econmico por falta de explorao da propriedade intelectual, a UNIVERSIDADE no dever assumir o custo da proteo. No obstante, essas consideraes podem perder o sentido quando a tecnologia no for licenciada, seja por falta de interesse de terceiros, seja por veto da Petrobras. Na primeira, a empresa deve autorizar o uso de mecanismos que reduzam o custo de proteo, como oferta de licena. Na segunda hiptese, o custo da proteo internacional deve ser da empresa. Deve, ento, a Petrobras arcar com o nus da proteo e, caso exista resultado futuro mediante explorao prpria (da Petrobras sob licena da

130

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

quota-parte da UNIVERSIDADE) ou mediante licena a terceiros, cuja participao nos resultados deve ser adimplida a favor da UNIVERSIDADE, pode dar lugar a uma compensao quando realizada deduo das despesas decorrentes da proteo da propriedade intelectual (analogia com o disposto na Lei de Inovao, artigo 13, 2).
8.7 A PETROBRAS e a UNIVERSIDADE podero contratar os servios especializados de instituio ou pessoa fsica, outorgando procurao especca com os poderes indispensveis pratica dos atos necessrios apresentao de acompanhamento dos processos de proteo dos ativos junto aos organismos competentes, desde que seja observada a obrigao de condencialidade constantes da Clusula Stima do presente TERMO DE COOPERAO.

Concordamos com a obrigao disposta no item 8.7.


8.8 A PETROBRAS e a UNIVERSIDADE garantiro, uma outra, uma licena plena, gratuita, irrevogvel e irrestrita de uso e fruio da sua parte sobre a propriedade intelectual resultante do presente TERMO DE COOPERAO.

A indagao que se impe: o que fazer com a licena to generosamente concedida pela Petrobras? S nos restaria ofertar a licena para terceiros. Mas, como na generalidade dos projetos de P&D acordados com a Petrobras o objeto diz respeito Energia e, mais especicamente, a petrleo e gs, os possveis interessados em licenciar seriam concorrentes da Petrobras, o que aumentaria consideravelmente a possibilidade de a empresa vetar (8.9.1) o licenciamento e pagar uma indenizao equivalente a 20%, 50% ou 80% do investimento feito por ela na P&D que, argumentamos, poder no guardar qualquer proporcionalidade com valores de mercado da tecnologia. Essa clusula lesiva expectativa de ganhos econmicos por parte da UNIVERSIDADE se esta no puder licenciar a tecnologia para terceiros. Caso seja este o caso, a Petrobras dever indenizar pela no concorrncia atravs de clusula com esse dever ou obrigao de efeito equivalente.
8.8.1 A licena mencionada no item supraengloba a faculdade de uso, diretamente pela PETROBRAS, suas empresas subsidirias ou controladas. Alm disso, ser permitido o uso por terceiros contratados pela PETROBRAS desde que o resultado da propriedade intelectual seja aplicado exclusivamente nas atividades industriais e comerciais da PETROBRAS, suas empresas subsidirias ou controladas. Neste ltimo caso a PETROBRAS comunicar previamente UNIVERSIDADE. [Grifo nosso.]

Seguindo na linha de argumentao dos itens anteriores a hiptese de receber royalties provenientes dos acordos de cooperao em tela extremamente remota, para no dizer inexistente, no havendo, portanto, ganhos econmicos da explorao de resultados da P&D realizada em cooperao.

131

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

A utilizao dos resultados da P&D da quota-parte da UNIVERSIDADE por terceiros deve ser remunerada na proporo dessa quota. Caber, futuramente, incluir uma clusula determinando a realizao peridica de uma auditoria interna e contratao, a expensas da empresa, de uma auditoria externa, para vericar se houve ou no a utilizao no autorizada por iniciativa da empresa, ou de algum de seus colaboradores, de resultados da P&D obtidos em cooperao. O mesmo se aplicar no caso de uso exclusivo pela Petrobras, se houver a licena da quota-parte da UNIVERSIDADE com pagamento de royalties.
8.8.2 Todos os Partcipes usufruem de licena incondicional para ns de desenvolvimento tecnolgico, experimentao e testes das solues tecnolgicas, respeitadas as clusulas supramencionadas. [Grifo nosso.]

A incondicionalidade da licena um discurso superlativo, para no dizer falacioso. Podero os Partcipes, individualmente, depois de extinto o acordo, seguir avanando na cincia e tecnologia, mas o uso e a fruio atrairo para o bojo da cooperao, tendo em vista o dever de evitar que aperfeioamentos caiam em mos da concorrncia, o que, alis, previsto na Lei n 9.279/1996, artigo 63. Mas, no caso de patentes, por fora da lei, no se considera prejudicial aos direitos de exclusividade os atos praticados por terceiros no autorizados, com nalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas cientcas ou tecnolgicas (Lei n 9.279/1996, artigo 43, inciso II). Se um terceiro pode praticar atos experimentais com base em patente, pode, tambm, o cotitular.
8.9 A deciso sobre o licenciamento dos ATIVOS para terceiros ocorrer da seguinte forma: a) No CASO 1, a deciso ser da PETROBRAS, sem prejuzo de oferecimento de proposta por parte da UNIVERSIDADE neste sentido; b) No CASO 2, a deciso ser da UNIVERSIDADE, sem prejuzo de oferecimento de proposta por parte da PETROBRAS neste sentido; c) No CASO 3, a deciso ser mediante entendimento entre a PETROBRAS e UNIVERSIDADE. 8.9.1 Em qualquer das hipteses do item 8.9, quando o licenciamento para terceiros pretendido pela UNIVERSIDADE contrariar os interesses comerciais da PETROBRAS, esta, apresentando as devidas justicativas, poder exercer a prerrogativa de no aceit-lo. Neste caso, a UNIVERSIDADE far jus a uma compensao nanceira conforme denido abaixo: a) No CASO 1, ser devida uma compensao correspondente ao montante de 20% (vinte por cento) do valor do TERMO DE COOPERAO; b) No CASO 2, ser devida uma compensao correspondente ao montante de 80% (oitenta por cento) do valor do TERMO DE COOPERAO;

132

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

c) No CASO 3, ser devida uma compensao correspondente ao montante de 50% (cinquenta por cento) do valor do TERMO DE COOPERAO. [Grifo nosso.]

Todos os percentuais so calculados com base no preo do TERMO DE COOPERAO, com base nos recursos nanceiros alocados pela Petrobras ao PROJETO. Estes valores so, efetivamente, os custos do PROJETO de P&D, um somatrio de horas/homem, bolsas, aquisio de equipamentos e sua manuteno, materiais de pesquisa, despesas de viagens, etc. (determinados pela Resoluo ANP n 33/2005, Anexo, item 8), bastante aviltados na generalidade dos projetos que temos examinado. Por isso, cabe aqui a regra sugerida pela LES (Licensing Executives Society International) de no aceitar a transferncia de tecnologia a preo de projeto. O enunciado da LES est correto, pois no h qualquer proporcionalidade quanticvel entre o custo de projeto de P&D e o valor de seus resultados no mercado, que tanto podero ser pos, quanto podero ser de valor signicativamente alto para a empresa. Ainda mais quando se considera que, na negociao de projetos com a Petrobras, vigora uma tabela de custos estipulada pela prpria empresa. Se no bastassem os baixos custos de projetos, muitas vezes ainda minimizados, por outro lado as universidades no tm quanticado (e nem mesmo como faz-lo) o saber acumulado (dados, informaes, conhecimento), a maturidade de grupos de pesquisa, interaes entre comunidades cientcas e tecnolgicas, bem como outras contrapartidas tangveis e intangveis alocadas para execuo de P&D, preos que no so discriminados nos planos de trabalho e nem mencionados nos acordos. As universidades no avaliam, no valoram e no computam a contrapartida que do aos projetos de cooperao com a Petrobras. Observa-se, nesse caso, uma situao de enriquecimento sem causa, pois a base de clculo para licenciamento deve tomar como parmetro o mercado, sendo uma boa referncia a Portaria n 436/1958 do Ministrio da Fazenda. Caso a Petrobras insista em impor essa clusula, alm de ato ilcito pelas normas de direito civil (responsabilidade civil), tal ato poder caracterizar violao das normas de livre concorrncia, especialmente os artigos 20 e 21 da Lei n 8.884/1994. Mas, para no deixar dvidas, vem em seguida outro item contundente da clusula de propriedade intelectual.
8.9.2 A UNIVERSIDADE reconhece que a compensao nanceira denida no item 8.9.1 ser devida, unicamente, na primeira ocasio em que a PETROBRAS no concordar com o licenciamento para terceiros.

133

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

A UNIVERSIDADE renuncia a quaisquer outras reivindicaes a ttulo de compensao nanceira pelo mesmo motivo, ainda que esta situao ocorra novamente com o mesmo ATIVO e/ou com os demais ATIVOS deste TERMO DE COOPERAO. [Grifo nosso.]

Diante disso, ser extremamente desestimulante, portanto, buscar novos interessados em licenciar o mesmo ATIVO. Nem considerar que uma tecnologia no se consome pelo uso. Trata-se evidentemente de clusula abusiva, pois no seria admitida por um potencial licenciatrio privado em condies normais de contratao com equilbrio de foras e sucincia tcnica e econmica. Esse item pode ser considerado tanto um abuso por dependncia econmica, como um abuso de poder econmico, em funo dos lucros arbitrrios da empresa e a equivalente perda de ganho econmico injusticado sofrido pela UNIVERSIDADE. So esses os comentrios especcos, mas no exaustivos, clusula de propriedade intelectual, que devem ser registrados no parecer para fundamentar futuras negociaes com a Petrobras.

Obrigao de indicar o nome da PETROBRAS na divulgao de resultados da P&D


No que se refere obrigao de indicar o nome da Petrobras na divulgao de resultados da P&D, clusula dcima primeira, a mesma legtima. Publicaes, publicidade ou divulgaes de qualquer natureza relativas ao PROJETO, bem como atividades correlatas ao convnio, mencionaro a participao da Petrobras e da universidade como promotoras de tais atividades (11.2). Entre as normas internas das universidades no comum existir nenhum obstculo ao uso de marcas de outras instituies ou empresas, que logicamente sejam colocadas lado a lado com a da UNIVERSIDADE, respeitando o seu manual de identidade visual e o mesmo regulamento da Petrobras, devendo incluir tambm a fundao de apoio, quando intervm, porque representam, geralmente, um relevante apoio administrativo. Nesse sentido citamos, mais uma vez, o exemplo da Resoluo 14 da UFSC:
Art. 19 Ser obrigatria a meno expressa do nome da Universidade Federal de Santa Catarina em todo trabalho realizado com o envolvimento parcial ou total de bens, como dados, meios, informaes e equipamentos, servios ou pessoal da Instituio, sob pena do infrator perder os direitos referentes premiao xada na forma desta Resoluo, em favor da Instituio. [Grifo nosso.]

134

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

Contrapartida da UNIVERSIDADE na cooperao com a PETROBRAS


Observamos que no so calculadas e expressas adequadamente as contrapartidas das universidades nos projetos com a Petrobras, o que deveria ser observado no momento da negociao, embora se possa acrescent-las a posteriori. A realidade que as universidades esto alocando pessoas, saber, infraestrutura (instalaes e equipamentos), entre outros itens, que no so mensurados de maneira devida, acarretando efeitos negativos para a UNIVERSIDADE se tiver que ser aplicado o disposto no artigo 9, 3, da Lei de Inovao em sede de litgio. Como se observaram, neste artigo, os direitos e potenciais direitos de propriedade intelectual da universidade no tm se mostrado vantajosos e nem equilibrados na relao com a Petrobras, embora, mesmo assim, as universidades venham cumprindo cabalmente suas obrigaes. Assim, expressamos a nossa convico sobre a importncia de ser reaberta a negociao com a Petrobras para que seja atingido o equilbrio de direitos e deveres necessrio a todo contrato, especialmente nos convnios com instituies regidas pelo direito administrativo.

135

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

17.2 Titularidade e explorao de resultados:


aspectos importantes que devem ser considerados
PEDRO EMERSON DE CARVALHO
A ICT deve estar atenta ao seu carter pblico ou privado, devendo observar na denio da titularidade e explorao de resultados aspectos importantes que tambm devem ser considerados na transferncia de tecnologia. A atividade de pesquisa pode resultar em ativos intangveis passveis de explorao e, desde o incio da parceira, este olhar do interesse pblico deve prevalecer. Algumas diretrizes podem ser aproveitadas da experincia de universidades americanas, como por exemplo, o documento extrado da associao dos gestores de universidades (AUTM, 2007), para a questo do licenciamento e transferncia de tecnologia, mas que podem e devem ser observadas desde o incio da pesquisa. Podemos citar algumas diretrizes que, entendemos, devem estar presentes desde o incio da parceria: As universidades devem reservar-se o direito de praticar o licenciamento de invenes e permitir que outras instituies sem ns lucrativos e organismos governamentais tambm o faam. Portanto deve ser assegurado, quanto a explorao, o direito de a ICT ter uma licena para ns de pesquisa e interesse nacional podendo transferir tal licena para outras instituies pblicas. Isso poder ser garantido na clusula especca do instrumento de pesquisa e/ou em instrumentos decorrentes dos resultados do projeto. Licenas exclusivas devero ser estruturadas de uma maneira que incentivem o desenvolvimento e o uso tecnolgico; cumprindo, no caso do Brasil, a essncia da Lei de Inovao de maneira a assegurar o desenvolvimento do pas. A ICT deve esforar-se para minimizar o licenciamento de futuros aperfeioamentos; limitando-se a garantir no projeto de PD&I no caso de cotitularidade os resultados pontuais do projeto. A ICT, atravs do Ncleo de Inovao tecnolgica, dever ter a cautela e se antecipar a eventuais conitos de interesse, especialmente quanto s equipes de pesquisas, pesquisas concorrentes e garantia de resultados para os parceiros de PD&I, construindo um banco de

136

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

dados e ferramentas que possam auxiliar neste avaliao, j que o NIT o responsvel pelas questes de propriedade intelectual, sugerindo-se tambm o acompanhamento dos debates junto aos conselhos de pesquisa ou extenso, que muitas vezes esclarecem aspectos relevantes quanto aos projetos. Deve se prover a cultura da utilizao de ferramentas de pesquisa especialmente em banco de patentes desde o incio da pesquisa. Esta uma ao que pode ser feita pelo NIT em parceria com outros rgos, como por exemplo, instncias deliberativas ou a biblioteca da instituio. Os acordos prvios, quanto cotitularidade de PI, com grandes empresas e setores estratgicos de PD&I no pas, devem levar em considerao as restries nanceiras das ICTs na proteo e manuteno de propriedade industrial, considerando principalmente que a instituio pblica no atua no mercado e, via de regra, no dene a amplitude destas protees. recomendvel que as despesas com a proteo internacional seja de responsabilidade do parceiro do setor privado, respeitando sempre a cotitularidade.

137

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

17.3 In the public interest: nine points to consider in licensing university technology
JULIANA CORREA CREPALDE MEDEIROS PEDRO EMERSON DE CARVALHO
Em 6 de maro de 2006, doze universidades norte-americanas,127 lideradas por Stanford, elaboraram um guideline que trata de nove pontos que devem ser considerados por universidades quando da contratao de licenciamento de tecnologia de interesse pblico. O guia In the public interest: nine points to consider in licensing university technology foi escrito aps discusso destas universidades sobre as polticas e regras necessrias para a realizao desta atividade. Embora o tema deste manual no seja diretamente o de licenciamento de tecnologia, os acordos de parceria celebrados entre ICTs e empresas tm como propsito nal a explorao comercial dos resultados obtidos, da a relevncia de abordar neste manual alguns pontos tratados no referido guia. Podemos citar algumas diretrizes que, entendemos, devem estar presentes desde o incio da parceria e que tais diretrizes esto em absoluta consonncia com a Lei de Inovao. Primeiramente, o guia ressalta que a atividade de licenciamento de tecnologias deve considerar o contexto, a poltica e losoa de cada universidade. Ademais, que cada licenciamento deve ser tratado de modo separado, pois cada licenciamento nico. Destacamos os principais aspectos do referido guia que entendemos relevante, incluindo nossos comentrios: a) a atividade de licenciamento da universidade deve estar comprometida com o interesse pblico; b) a atividade de licenciamento no pode prejudicar os ns da universidade, ou seja, o de ensino e pesquisa;

127

California Institute of Technology, Cornell University, Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, University of California, University of Illinois, Chicago, University of Illinois, Urbana-Champaign, University of Washington, Wisconsin Alumni Research Foundation, Yale University and Association of American Medical Colleges. Disponvel em: <www.autm.net/Nine_Points_to_Consider.htm>, acesso em: 15 mar. 2010.

138

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

c) a universidade deve sempre resguardar a utilizao da tecnologia licenciada para ns de ensino pesquisa, mesmo nos casos em que a tecnologia for licenciada com exclusividade; d) o licenciamento exclusivo tem grande impacto, e que por isso a universidade deve car atenta para restringir o licenciamento para a aplicao da tecnologia em reas que a licenciada realmente tenha condies de explorar (esta ideia est associada ao princpio de que a universidade esta comprometida com o interesse pblico, e desta forma possibilitar a explorao mais ampla possvel da tecnologia); e) em casos de licenciamento com exclusividade, a universidade deve exigir dos licenciados o comprometimento em continuar a desenvolver a tecnologia e promover sua ampla disseminao; f) os escritrios de PI da universidade deve estar atento para resolver as questes de conitos de interesse, por exemplo em casos de licenciamento de tecnologias para empresas start-up da universidade. Situaes de conito tambm podem ocorrem quanto s equipes de pesquisas, pesquisas concorrentes e garantia de resultados para os parceiros de PD&I. O cenrio mais favorvel para administrar tais riscos atravs de banco de dados e ferramentas que auxiliem nesta avaliao, sugerindo-se tambm o acompanhamento dos debates, durante o trmite de aprovao junto aos conselhos de pesquisa ou extenso, que muitas vezes esclarecem aspectos relevantes quanto aos projetos. Nestes casos, havendo qualquer conito, o escritrio deve atuar de maneira rpida e preventiva para solucionar a questo; g) a universidade deve ter ferramentas de pesquisas mais amplas possveis; h) a universidade deve considerar cuidadosamente a sua participao em aes judiciais que envolvam questes de propriedade industrial, uma vez que esta deve considerar seu papel principal, que o de obter patentes e promover licenciamentos em prol dos interesses da sociedade; i) a atividade de licenciamento deve estar sempre comprometida com a gerao de valor; j) a universidade deve estar comprometida com o desenvolvimento de tecnologias que venham a melhor as condies de sade da populao do mundo, principalmente atender as necessidades da populao dos pases em desenvolvimento; k) deve-se promover a cultura da utilizao de ferramentas de pesquisa especialmente em banco de patentes desde o incio da pesquisa. Esta uma ao que pode ser feita pelo NIT em parceria com outros rgos, como por exemplo, instncias deliberativas ou a biblioteca da instituio;

139

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

l) acordos prvios, quanto a cotitularidade de PI, com grandes empresas e setores estratgicos de PD&I devem levar em considerao as restries nanceiras da ICT na proteo e manuteno de propriedade industrial, considerando principalmente que a instituio pblica no atua no mercado e, via de regra, no dene a amplitude destas protees. Neste aspecto, recomendvel que as despesas com a proteo internacional sejam de responsabilidade do parceiro do setor privado, respeitando sempre a cotitularidade. Assim, na elaborao dos acordos de parceria, recomendados a leitura do guia, para que as ICTs possam utilizar seus princpios para nortear suas aes.

140

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

17.4 Pontos a serem considerados nas atividades de licenciamento


ADRIANO LEONARDO ROSSI
1. Conhecer ao mximo a tecnologia que possui em suas mos; 2. Ter uma estratgia de licenciamento, clara e objetiva; 3. Buscar informaes e conhecer o parceiro que est se aproximando da sua ICT; 4. Identicar no mercado os possveis interessados na tecnologia em questo; 5. Criar alternativas de explorao para a tecnologia: diferentes licenas para reas especcas e remuneraes distintas; 6. Analisar o custo/benefcio na concesso de uma licena exclusiva. Considerar territorialidade na licena uma alternativa; 7. Analisar o custo/benefcio de procedimentos em casos de litgios por infrao de uso por terceiros; 8. Criar critrios para valorao da tecnologia, considerando o oramento de custo de PD&I, preo de mercado e receita esperada; 9. Regras claras sobre obrigaes das partes, bem como dos casos de resciso e resoluo do contrato.

141

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

17.5 Parcerias com observncia s regras do Manual de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnolgico do Setor de Energia Eltrica, da ANEEL: problemas a serem sanados do ponto de vista da ICT
JULIANA CORREA CREPALDE MEDEIROS PEDRO EMERSON DE CARVALHO
Consideramos, como na Petrobras, que houve aprimoramento nos modelos de parceria rmados com empresas vinculadas s regras da Agncia Nacional de Energia Eltrica (ANEEL). Nos modelos atuais, por exemplo, j se observa o reconhecimento da cotitularidade da ICT sobre os resultados obtidos. Entretanto, este modelo precisa avanar um pouco mais, de forma a prever compensao nanceira para a ICT pelo uso da tecnologia oriunda da execuo do Termo. A compensao nanceira se justica pelo fato de que a ICT no ir explorar diretamente os resultados, dependendo sempre da realizao da transferncia e ou licenciamento da tecnologia. Por outro lado, a concessionria poder perceber impactos econmicos com a aplicao dos resultados em seus processos internos. Outra questo que tem permeado as instituies de pesquisa, nesta relao, diz respeito aos percentuais para ressarcimento de custos e gesto administrativa, entendidas como custo operacional nestes contratos, impondo-se o limite de cinco por cento estabelecido pelas regras da ANEEL, que impactam sobremaneira, nas atividades de pesquisa, infraestrutura de laboratrios e, por vezes, no cobrem efetivamente os custos operacionais, especialmente quando tais parcerias envolvem vrias instituies e empresas sob um mesmo projeto.

142

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

17.6 P&D ANEEL: problemas a serem sanados


ADRIANO LEONARDO ROSSI
A relao com a ANEEL, nos modelos de parceria de P&D no tem gerado grandes problemas, mas alertamos para dois pontos: 1. Doao dos equipamentos/materiais adquiridos com os recursos de P&D quando da concluso dos projetos; 2. Custo operacional de administrao por parte das fundaes ou mantenedoras; Quanto a questes relacionadas Propriedade Intelectual, no temos nenhum bice nas relaes com as concessionrias de servios pblicos de energia eltrica, uma vez que a redao proposta aos contratos de P&D esto totalmente anadas com a poltica de PI que adotamos e defendemos.

143

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

17.7 A regulao do acesso ao patrimnio gentico, a realidade das pesquisas na Amaznia e o artigo 16 da CDB: transferncia de tecnologia
ANTNIO PINHEIRO128
Kageyama (1998),129 ao analisar o artigo 16 da CDB, informa que, este ao voltar-se Transferncia de Tecnologia, resultado de pesquisa com acesso biodiversidade e ao Conhecimento Tradicional Associado (CTA), obriga o Brasil a ter um aparato legal compatvel, digno do pas detentor da maior Biodiversidade do mundo; a investir fortemente em capacitao de recursos humanos, para que a transferncia de tecnologia seja efetiva. O aparato legal deve deixar claro a repartio de benefcios, e a contrapartida via transferncia de tecnologia por parte das empresas privadas multinacionais ou estrangeiras interessadas no acesso a recursos da biodiversidade do pas. Na articulao entre o artigo 15, com o artigo 16 da CDB, v-se a transio dos recursos da biodiversidade e sua relao com o meio ambiente, que alcana a proteo do direito ambiental, enquanto bem difuso, bem como o conhecimento tradicional enquanto bem coletivo, ser alcanado pelo direito industrial, que alcana a proteo dos direitos individuais. Vejamos o artigo 16, item 3, 4 da CDB, transcritos abaixo.
3 Cada Parte Contratante deve adotar medidas legislativas, administrativas ou polticas, conforme o caso, para que o setor privado permita o acesso tecnologia a que se refere o 1 acima, seu desenvolvimento conjunto e sua transferncia em benefcio das instituies governamentais e do setor privado de pases em desenvolvimento, e a esse respeito deve observar as obrigaes constantes dos 1, 2 e 3 acima. 4 As Partes Contratantes, reconhecendo que patentes e outros direitos de propriedade intelectual podem inuir na implementao desta Conveno, devem cooperar a esse respeito em conformidade com a legislao nacional e o direito internacional para garantir que esses direitos apoiem e no se oponham aos objetivos desta Conveno.

Tcnico da Assessoria Jurdica e de Propriedade Intelectual do Museu Paraense Emlio Goeldi (MPEG). 129 KAGEYAMA, Paulo (coord.). Relatrio do Grupo de Trabalho 9 do PRONABIO/COBIO/MMA: Produtos da Biodiversidade, Diversidade Gentica, Espcies Domesticadas e Parentes Silvestres. Braslia: IBAMA, 1998.
128

144

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

A previso da CDB em seu artigo 16, item 3 e 4, mostram que, no mbito da biodiversidade, pensar o universo da Cincia e Tecnologia (C & T) e relacion-los conservao da biodiversidade e das sociedades tradicionais visualizar que o resultado dos produtos e seu uso comercial nem sempre satisfaro o interesse das sociedades tradicionais. O uso desses resultados pode levar espoliao das sociedades tradicionais (SHIVA, 2001) e do Pas, ao no se ter a repartio de benefcios. A previso legal acerca do acesso ao CTA, ao prever a anuncia prvia, e repartio justa e equitativa de benefcios, aponta atravs de sua efetividade aspectos promissores para a comunidade. No mbito da tutela jurdica da biodiversidade cabe explorar as possibilidades do direito positivo nacional, e isso envolve a conciliao entre os interesses das sociedades tradicionais, dos pesquisadores e das instituies de pesquisas quanto aos resultados da pesquisa e ao seu uso econmico. A lei de inovao regula a relao entre o Mercado e os Institutos de Pesquisa. Destaca aspectos que devem ser fortalecidos e corrobora o papel da cincia para o uso comercial dos recursos da biodiversidade, uma vez que a cadeia de construo do saber cincia na Amaznia, no aspecto da biodiversidade, no ocorre satisfatoriamente na ausncia de suas sociedades tradicionais e seus saberes; a lei, por ser de cunho nacional, no d destaque s particularidades regionais, e nem a seguimentos de pesquisa, destaca a relao entre as ICTs e as empresas, como podemos ver abaixo: Alianas estratgicas para a cooperao entre as Instituies de Cincia e Tecnologia (ICTs) e os setores empresariais; Legalizao das atividades realizadas atravs das fundaes vinculadas a instituies federais de ensino superior; Compartilhamento da infraestrutura das instituies federais de P&D com o setor produtivo; Estmulo incubao de empresas; Maior interao entre o setor privado e o setor gerador de conhecimento na absoro das pesquisas geradas pelas instituies pblicas, estimulando, nesse sentido, a transferncia de tecnologia; Estmulo cultura da inovao por meio de um novo tratamento da propriedade intelectual no mbito das instituies de ensino e pesquisa pblicas, em particular por meio da implantao dos ncleos de inovao tecnolgica; Participao do pesquisador nos ganhos econmicos decorrentes da explorao dos resultados da atividade criativa protegida, como fator de estmulo inovao percentual mnimo desses ganhos (5%); Possibilidade de afastamento de pesquisadores para constituir empresas inovadoras, estimulando o surgimento de empresas de base tecnolgica.

145

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

V-se que, pela particularidade regional, as legislaes estaduais dos estados amaznicos, ao regularem sua poltica de inovao, devem considerar o papel das sociedades tradicionais, dando destaque aos interesses locais. Esta diretriz poltica se adequar ideia de que devemos perceber nosso interesse local para podermos denir que cincia e tecnologia interessam s nossas condies locais problemas sociais locais. A apropriao e o uso do conhecimento esto circunscritas na insero da Cincia, Tecnologia e Inovao como elemento que constituem a agenda econmica, nacional, no que esta se apresenta como uma necessidade de agregar valor aos bens e servios produzidos no pas; expresso no resultado de uma poltica de valorizao do conhecimento gerado no Pas. O Artigo 15 e 16, em seus incisos 3 e 4, visam regular interesse diferente. O primeiro entra no escopo da relao de sustentabilidade do meio e das sociedades tradicionais bem coletivo e difuso, o outro ao voltar-se s regras de direito industrial, bem individual privado, pe em choque essa sustentabilidade. A CDB trouxe regras ao uso econmico da biodiversidade, ao patrimnio gentico e ao conhecimento tradicional relacionado. Esclareceu e deniu o entendimento da soberania dos pases sobre sua biodiversidade. s sociedades tradicionais trouxe a valorizao de seu papel, bem como, uma posio ativa na relao, a partir do estabelecimento do consentimento prvio e informado, da garantia de dizerem no quanto ao uso do conhecimento tradicional associado e ao concordarem, terem direito repartio de benefcios advindos do uso dos conhecimentos tradicionais. Firestone (2003) torna o processo da relao entre o pesquisador e a sociedade tradicional mais compreensvel, ao discutir o Consentimento Prvio e Informado (CPI), os princpios orientadores e modelos concretos. Ela se reporta ao de pases, estados, instituies, empresas e s suas aes para elaborar polticas que respeitem o direito das sociedades tradicionais e seu controle sobre o acesso e uso dos recursos genticos dentro de seus territrios. Tal controle extensivo ao conhecimento tradicional relacionado a esses recursos. Destaca que a tomada de deciso, sua especicidade e rigor, enquanto poltica de autorizao de acesso por meio do CPI, podero afetar signicativamente os modelos de atividades desenvolvidas com as sociedades tradicionais e o uso que ser feito de seu patrimnio gentico e conhecimento tradicional no futuro. Firestone (2003) manifesta que seu objetivo resumir os princpios, atuais, que regem as polticas e propostas referentes ao Consentimento Prvio e Informado de sociedades tradicionais. Depois de exemplicar vrias experincias e modelos concretos, destaca que a deciso a ser tomada sobre

146

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

que elementos devem ser includos em qualquer poltica de consentimento prvio e informado depende do tipo de participao comunitria que os dirigentes preveem. Informa que Laird & Noejvich (2002, p. 187-178) deniram cinco diferentes formas de participao da sociedade tradicional em um projeto:
1. Distribuio de informao: uxo unilateral de informao; 2. Consulta: uxo de informao bilateral; 3. Negociao: reunio de iguais respeito e denio de direitos e obrigaes entre as partes; 4. Colaborao: parceria e tomada de decises em conjunto; 5. Pesquisa controlada pela comunidade (capacitao): a tomada de deciso e o projeto esto sobre o controle total da comunidade. (FIRESTONE, 2003, p. 49-50).

O uso dos resultados das pesquisas que advenham do acesso biodiversidade de patrimnio gentico e conhecimento tradicional associado, a transferncia tecnolgica quer seja no seu aspecto social de uso direto pela sociedade tradicional, ou no seu aspecto comercial em processo, produto e servios, quando se tratar de acesso biodiversidade; s sero possveis em parmetros legais, e com equidade, se houver a parceria entre pesquisador e comunidade, de forma que aja convergncia de interesses. Estamos vivenciando um momento de mudana, quanto aos papis a serem exercidos pelos pesquisadores e sociedades tradicionais e a construo e proteo do conhecimento, em que as populaes tradicionais deixam de ser mero objeto de pesquisa para se inserirem tambm como parceiros, e qualquer parceria requer ajuste de interesses e regras de satisfao dos interesses das partes. Ao analisar os aspectos da regulamentao das novas formas de acesso ao Conhecimento Tradicional Associado (CTA) e ao Patrimnio Gentico (PG); orientar aos pesquisadores para os ns almejados originalmente no projeto e o uso econmico de seus resultados, sintetizamos os procedimentos no uxograma a seguir, entendendo que grande parte das pesquisas na Amaznia, com acesso biodiversidade patrimnio gentico nasce da interao entre pesquisadores e sociedades tradicionais (BARBOSA; SOUZA; PINHEIRO, 2008):130

130

BARBOSA, N. C. S.; SOUZA, A. M. F.; PINHEIRO, Antnio. Formao e Capacitao de Recursos Humanos como alternativa de Fortalecimento Institucional e construo de competncia na rea de Inovao e Transferncia de Tecnologia. 2008. (Apresentao de Trabalho/Congresso). In: CONGRESSO ABIPTI 2008,, 2008, Campina Grande, PB. Os desnveis regionais e a inovao no Brasil: os desaos para as instituies de pesquisa tecnolgica. Associao Brasileira das Instituies de Pesquisa Tecnolgica. Braslia: ABIPITI, 2008. v. I.

147

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

Acesso Biodiversidade

Pesquisa bsica Bioprospeco

Transferncia Tecnolgica

Autorizao de Coleta. Autorizao de Acesso. Contrato de Repartio de Benefcios.

Interao entre Pesquisador, Sociedades Tradicionais e Empresas. Ao (in) formativa.

Produtos, Processos e Servios. Interao entre Institutos de Pesquisa atravs do envio de amostras; interaes com Sociedades Tradicionais e Mercado atravs do desenvolvimento de tecnologias e/ou prestaes de servios.

148

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

Referncias

3 CONFERNCIA NACIONAL DE CINCIA, TECNOLOGIA E INOVAO: sntese das concluses e recomendaes. Braslia: MCT, CGE, 2006. ANAIS: conferncias regionais de cincia, tecnologia & inovao: voc se envolve, o Brasil de desenvolve. Braslia: MCT, CGE, Abipti, 2005. ARESTI, P. M. La licencia contractual de patente. Pamplona: Editorial Aranzadi, 1997. ASSAFIM, J. M. de L. A transferncia de tecnologia no Brasil: aspectos contratuais e concorrenciais da propriedade intelectual. Rio: Lumen Juris, 2005. BARRAL, W.; PIMENTEL. L. O. (Org.). Propriedade intelectual e desenvolvimento. Florianpolis: Fundao Boiteux, 2007. BARBOSA, D. B. Introduo propriedade intelectual. 2 ed., rev. atual., Rio: Lmen Jris, 2003. BARBOSA, D. B. Licenas e cesso. In: Revista da ABPI, So Paulo, n. 40, p. 29-39, maio/jun. 1999. BARBOSA, D. B. Direito da inovao: comentrios Lei n. 10.973/2004, lei federal da Inovao. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. BARRAL, W. A arbitragem e seus mitos. Florianpolis: OAB/SC, 2000. BARROS, B. da S.; GARCS, C. L. L.; MOREIRA, E. C. P.; PINHEIRO, A. do S. F. Proteo aos conhecimentos das sociedades tradicionais. Belm: MPEG/CESUPA, 2007. BASSO, M. Propriedade Intelectual na era ps-OMC. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. BASTOS. A. W. Dicionrio brasileiro de propriedade industrial e assuntos conexos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1977. BATALLER RUIZ, E. La obra colectiva. Valencia: Tirant lo Blanch, 2002. BLASCO GASC, F. de. Contratacin y nuevas tecnologas. Madrid: Consejo General Del Poder Judicial, 2005. BOFF, S. O.; PIMENTEL, L. O. (Org.). Propriedade intelectual: gesto da inovao e desenvolvimento. Passo Fundo: Edimed, 2010. BREES, P. Stratgies de proprit industrielle: guide des entreprises innovantes en action. Paris: Dunod, 2002. CARBAJO CASCN, F. Publicaciones electrnicas y propiedad intelectual. Madrid: Colex, 2002. CARVALHO, N. P. de. Conferncia. Florianpolis: UFSC, 2004.

149

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

CASTELLANOS ABONDANO, M. C. X. Contratos de licencia sobre derechos de propiedad intelectual. Bogot: Pontifcia Universidad Javeriana, 1990. CERQUEIRA, T. Q. Software: lei, comrcio, contratos e servios de informtica. Rio de Janeiro: ADCOAS, 2000. CORAL, E.; OGLIARI, A.; ABREU, A. F. de. Gesto integrada da inovao: estratgia, organizao e desenvolvimento de produtos. So Paulo: Atlas, 2008. CRDOBA, S. F. Derecho de patentes e investigacin cientca. Valencia: Tirant Lo Blanch, 1996 CORREA, C. M. Acuerdo TRIPS: regimen internacional de la propiedad intelectual. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1996. CORREA, C. M. Intellectual property rights, the WTO and developing countries: the TRIPS agreement and policy options. London: Zed Books, 2000. CORREA, C. M. Propriedade intelectual e sade pblica. Florianpolis: Fundao Boiteux, 2008. CORREA, C. M. (Dir.). Propiedad intelectual, innovacin y competencia. Temas de derecho industrial y de la competencia. Buenos Aires/Madrid: Ciudad Argentina, 2008. v. 8. CORREA, C. M. (Dir.). Propiedad intelectual y polticas de desarrollo. Temas de derecho industrial y de la competencia. Buenos Aires/Madrid: Ciudad Argentina, 2005. v. 7. DE VERDA Y BEAMONTE, J. R. Erro y responsabilidad en el contrato. Valencia: Tirant lo Blanch, 1999. DIAS, J. C. V. e. Aspectos legais em uma negociao de contratos comerciais de transferncia de tecnologia. In: ENCONTRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E COMERCIALIZAO DE TECNOLOGIA, 6., 2004, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: E-Papers, 2004. DIZ-PICAZO, L. M. Sobre secretos ociales. Madrid: Civitas, 1998. DREXL, J.; KUR, A.; STRAUS, J. (Ed.). Intellectual property and private international law: heading for the future. Oxford: Hart, 2005. v. 24. ECHARRI, A.; PENDS, . La transferencia de tecnologa: aplicacin prctica y jurdica. Madrid: Fundacin Confemetal, 1999. EMERICK, M. C.; MONTENEGRO, K. B. M.; DEGRAVE, W. Novas tecnologias na gentica humana: avanos e impactos para a sade. Rio: Projeto Ghente, 2007. ESTUPIN CCERES, R. Las invenciones laborales en la empresa. Madrid: ER, 2003. FERNNDEZ ARROYO, D. P.; DREYZIN DE KLOR, A. (Dir.). Contratos internacionales. DeCITA: Derecho del comercio internacional, temas y actualidades. Asuncin: CEDEP, 2008. FERNNDEZ ARROYO, D. P.; DREYZIN DE KLOR, A. (Dir.). Propiedad industrial. DeCITA: Derecho del comercio internacional, temas y actualidades. Asuncin: CEDEP, 2009. FIUZA, Csar. Direito civil: curso completo. 5. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2002.

150

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

FLORES, C. Contratos internacionais de transferncia de tecnologia: inuncia econmica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. FLORES. C. Segredo industrial e o know-how: aspectos Jurdicos Internacionais. Rio de janeiro: Lumen Juris, 2008. FRISON-ROCHE, M.; ABELLO, A. Droit et conomie de la propit intellectuelle. Paris: L.G.D.J., 2005. GAUMONT-PRAT, H. Droit de la proprit industrielle. Paris: Litec, 2005. GIURIATI, D. El plagio. Madrid: Analecta, 2005. GOMES, O. Contratos. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. HAMMES, B. J. O direito de propriedade intelectual. 3. ed. So Leopoldo: Unisinos, 2002. LEE, J. B. Arbitragem comercial internacional nos pases do Mercosul. Curitiba: Juru, 2002. LLODR GRIMALT, F. El contrato celebrado bajo condiciones generales. Valencia: Tirant lo Blanch, 2002. MACEDO, M. F. G.; BARBOSA, A. L. F. Patentes, pesquisa & desenvolvimento: um manual de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2000. MANUAL DE FRASCATI: Proposta de prticas exemplares para inquritos sobre investigao e desenvolvimento experimental. Trad. More than Just Words, Portugal. Coimbra: F-Iniciativas, 2007. p. 17. [Original: Organization for Economic Co-operation and Development (OCDE): The measurement of scientic and technological activities. Proposed standard practice for surveys on research and experimental development Frascati manual, 2002.] MANUAL DE OSLO. Diretrizes para coleta e interpretao de dados sobre inovao. 3. ed. Trad. Flvia Gouveia. Rio de Janeiro: Finep, OCDE e Eurostat, [s/d.]. MARLIN-BENNETT. R. Knowledge power: intellectual property, information & privacy. London: Lynne Rienner, 2004. MARTN SALAMANCA, S. Remuneracin del autor y comunicacin pblica. Madrid: Reus, Aisge, 2004. MARTIN, Jean-Paul. Droit des inventions de salaris: France, Allemagne, RoyaumeUni, tats-Unis, Japon. 3. ed. Paris: Litec, 2005. MARTNEZ GARCA, E. El arbitraje como solucin de conictos en propiedad intelectual. Valencia: Tirant lo Blanch, 2002. MASSAGUER FUENTES, J. Los derechos de propiedad industrial e intelectual ante el derecho comunitario: libre circulacin de mercancas y defensa de la competencia. Madrid: CEFI, 1995. MEIRELLES, H. L. Direito administrativo brasileiro. 25. ed. So Paulo: RT, 2000. MIGUEL ASENSIO, P. A. de. Contratos internacionales sobre propiedad industrial. 2. ed. Madrid: Civitas, 2000. MINISTERIO DE CULTURA. La copia privada a examen: el derecho de remuneracin compensatoria en el mbito de la propiedad intelectual. Madrid: Ministerio de Cultura, 1995.

151

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

MORN LERMA, E. El secreto de empresa: proteccin penal y retos que plantea ante las nuevas tecnologas. Navarra: Aranzadi/Thomson, 2002. NAVAS NAVARRO, S. Contrato de merchandising y propiedad intelectual. Madrid: AISGE, Rus, 2001. NORONHA, F. Direito das obrigaes: fundamentos do direito das obrigaes. So Paulo: Saraiva, 2003. v. 1. OLIVEIRA. M. H. C. (Org.). III Seminrio de patentes, inovao e desenvolvimento: SIPID, 2008. Rio de Janeiro: Abina/Scriptorio, 2009. OLMO GARCA, P. del. La amenaza de incumplir un contrato como vicio del consentimiento. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003. OSSORIO SERRANO, J. M. (Ed.). Europa y los nuevos lmites de la autonoma privada. Granada: Universidad de Granada, 2005. PAESANI, L. M. Direito de informtica: comercializao e desenvolvimento internacional do software. 3. ed. So Paulo: Atlas, 2001. PAREDES CASTAN, J. M. La proteccin penal de las patentes e innovaciones tecnolgicas. Madrid: McGraw-Hill, 2001. PIERRE, J.-L. Fiscalit de la recherche de la proprit industrielle et des logiciels. Paris: EFE, 2005. PIMENTEL, L. O. Direito industrial: as funes do direito de patentes. Porto Alegre: Sntese, 1999. PIMENTEL, L. O. Las funciones del derecho mundial de patentes. Crdoba (Argentina): Advocatus, 2000. PIMENTEL, L. O. Propriedade intelectual. In: BARRAL, W. (Org.). O Brasil e a OMC: os interesses brasileiros e as futuras negociaes multilaterais. Florianpolis: Diploma Legal, 2000. PIMENTEL, L. O.; REIS, M. G. dos (Org.). Direito comercial internacional: arbitragem. Florianpolis: Fundao Boiteux, 2002. PIMENTEL, L. O. O acordo sobre os aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comrcio. In: WACHOWICZ, M. (Coord.). Propriedade intelectual & internet. Curitiba: Juru, 2002. p. 295-323. PIMENTEL, L. O.; DEL NERO, P. A. Propriedade intelectual. In: BARRAL, W. (Org.). O Brasil e a OMC. 2. ed. rev. e atual. Curitiba: Juru, 2002. p. 47-63. PIMENTEL, L. O.; DEL NERO, P. A. A OMC, propriedade intelectual e a biotecnologia. In: DELOLMO, F. de S. (Org.). Curso de Direito Internacional contemporneo. Rio de Janeiro: Forense, 2003. PIMENTEL, L. O. A gesto universitria da propriedade intelectual. In: HOFMEISTER, W.; TREIN, F. (Org.). Anurio Brasil-Europa. Rio de Janeiro: Fundao Konrad Adnauer, 2003. PIMENTEL, L. O. Direito de propriedade intelectual e desenvolvimento. In: BARRAL, W. (Org.). Direito e desenvolvimento: um modelo de anlise. So Paulo: Singular, 2005. p. 289-319.

152

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

PIMENTEL, L. O. Direito de propriedade intelectual e desenvolvimento: consideraes sobre o comrcio internacional. In: CASTRO JR., O. A. (Org.). Temas atuais do direito do comrcio internacional. Florianpolis: OAB-SC, 2005. PIMENTEL, L. O. O desenvolvimento nacional e a tecnologia: perspectivas para inovao, propriedade intelectual e transferncia de resultados no Brasil. In: ADOLFO, L. G. S.; WACHOWICZ, M. (Coord.). Direito da propriedade intelectual: estudos em homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes. Curitiba: Juru, 2005. PIMENTEL, L. O. P&D, inovao, propriedade intelectual e transferncia de resultados. In: CONFERNCIA NACIONAL DE CINCIA, TECNOLOGIA E INOVAO, 3., 2005, Braslia. Braslia: MCT/CGEE, 2006. PIMENTEL, L. O. P&D, inovao, propriedade intelectual e transferncia de resultados. In: CONFERNCIA REGIONAL DE CINCIA, TECNOLOGIA E INOVAO, 2005, Florianpolis. Florianpolis: FAPESC, 2005. PIMENTEL, L. O. Propriedade intelectual e desenvolvimento. In: CARVALHO, P. L. de (Coord.). Propriedade intelectual: estudos em homenagem professora Maristela Basso. Curitiba: Juru, 2005. PIMENTEL, L. O. Propriedade intelectual e universidade: aspectos legais. Florianpolis/ Rio de Janeiro: Fundao Boiteux/Fundao Konrad Adnauer, 2005. PIMENTEL, L. O.; DREYZIN DE KLOR, A.; FERNANDZ ARROYO, D. (Org.). Comrcio eletrnico, internet e sociedade da informao. DeCITA: Direito do comrcio internacional, 5/6, Florianpolis: Conceito, Fundao Boiteux, Zavalia, 2006. PIMENTEL, L. O.; AREAS, P. de O. Contratos de software. In: CORAL, E.; PEREIRA, V. A.; BIZZOTTO, C. E. N. (Org.). Tecnologia da informao e comunicao. Florianpolis: IEL, 2007. Srie Platic. p. 235-261. PIMENTEL, L. O.; CAVALCANTE, M. D. A proteo jurdica dos programas de computador. In: CORAL, E.; PEREIRA, V. A.; BIZZOTTO, C. E. N. (Org.). Tecnologia da informao e comunicao. Florianpolis: IEL, 2007. Srie Platic. p. 291-317. PIMENTEL, L. O.; AREAS, P. de O. Manual bsico de contratos de software e negcios relacionados. Florianpolis: IEL, 2008. Srie Platic. PIMENTEL, L. O. (Org.). A proteo jurdica da propriedade intelectual de software: noes bsicas e temas relacionados. Florianpolis: IEL, 2008. Srie Platic. PIMENTEL, L. O. et. al. A proteo jurdica da propriedade intelectual de software. In: PIMENTEL, L. O. (Org.). A proteo jurdica da propriedade intelectual de software: noes bsicas e temas relacionados. Florianpolis: IEL, 2008. Srie Platic. PIMENTEL, L. O.; CAVALCANTE, M. D. Patente de inveno e programas de computador. In: PIMENTEL, L. O. (Org.). A proteo jurdica da propriedade intelectual de software: noes bsicas e temas relacionados. Florianpolis: IEL, 2008. Srie Platic. PIMENTEL, L. O.; BOFF, S. O.; DELOLMO F. de S. (Org.). Propriedade intelectual: gesto do conhecimento, inovao tecnolgica no agronegcio e cidadania. Florianpolis: Boiteux, 2008. p. 39-94. PIMENTEL, L. O. Introduo propriedade intelectual e inovao no agronegcio. In: PIMENTEL, L. O. (Org.). Curso de propriedade intelectual & inovao no agronegcio:

153

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

Mdulo I, Introduo propriedade intelectual e inovao no agronegcio. Braslia: MAPA; Florianpolis: SEaD/UFSC/Fapeu, 2009. p. 39-94. PIMENTEL, L. O.; BULSING, A. C. Poltica nacional de inovao, marco regulatrio e reestruturao do MAPA. In: PIMENTEL, L. O. (Org.). Curso de propriedade intelectual & inovao no agronegcio: Mdulo I, Introduo propriedade intelectual e inovao no agronegcio. Braslia: MAPA; Florianpolis: SEaD/UFSC/Fapeu, 2009. p. 99-131. PIMENTEL, L. O. (Org.). Curso de propriedade intelectual & inovao no agronegcio: Mdulo I, Introduo propriedade intelectual e inovao no agronegcio. Braslia: MAPA; Florianpolis: SEaD/UFSC/Fapeu, 2009. PIMENTEL, L. O. (Org.). Curso de propriedade intelectual & inovao no agronegcio: Mdulo II, Indicao geogrca. Braslia: MAPA; Florianpolis: SEaD/UFSC/Fapeu, 2009. PIMENTEL, L. O. Contratos: introduo aos contratos de prestao de servios de pesquisa, parceria de pesquisa e desenvolvimento, comercializao de tecnologia e propriedade intelectual de instituies cientcas e tecnolgicas. In: SANTOS, M. E. R. dos; TOLEDO, P. T. M. de; LOTUFO, R. de A. (Org.). Transferncia de tecnologia: estratgias para a estruturao e gesto de ncleos de inovao tecnolgica. Campnas: Komedi, 2009. p. 255-286. PIMENTEL, L. O. A propriedade intelectual como instrumento de proteo dos resultados de P&D e da inovao no agronegcio. In: FERNNDEZ ARROYO, D. P.; DREYZIN DE KLOR, A. (Dir.). Propiedad industrial. DeCITA: Derecho del comercio internacional, temas y actualidades. Asuncin: CEDEP, 2009. p. 174-188. PONTES DE MIRANDA, F. C. Tratado de direito privado. Campinas: Bookseller, 2000. t. 3. PRADO, M. C. de A. Contrato internacional de transferncia de tecnologia: patente e know-how. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. PRADO, M. C. de A. Le hardship dans le droit du commerce internacional. Bruxelas: Bruylant, 2003. PRONER, C. Propriedade intelectual e direitos humanos: sistema internacional de patentes e direito ao desenvolvimento. Porto Alegre: Fabris, 2007. RAYNARD, J. (Dir.). Les accords de tranfert de technologie: Rglement n 772/2004 du 27 avril 2004 concernatapplication de iarticle 8 3 du trait des catgories d accords de tranfert de technologie. Paris: Litec, 2004. REMICHE, B.; KORS, J. (Comp.). Propiedad intelectual y tecnologa: el acuerdo ADPIC diez aos despus visiones europea y latinoamericana. Buenos Aires: La Ley, 2006. RODRGUEZ HIDALGO, J. G.; LVAREZ CUESTA, H. La siempre conictiva relacin del trabajador intelectual y un apunte especco para el creador de software. Len: Universidad de Len, 2004. ROGEL VIDE, C. (Coord.). La duracin de la propiedad intelectual y las obras en dominio pblico. Madrid: Reus, Aisge, 2005. ROVER, A. J.; WINTER, D. A revoluo tecnolgica digital e a proteo da propriedade intelectual. In: WACHOWICZ, M. (Coord.). Propriedade intelectual & internet. Curitiba: Juru, 2002 p. 75-89.

154

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

SALVADOR JOVAN, C. El mbito de proteccin de la patente. Valencia: Tirant lo Blanch, 2002. SANTOS, M. E. R. dos; TOLEDO, P. T. M. de; LOTUFO, R. de A. (Org.). Transferncia de tecnologia: estratgias para a estruturao e gesto de ncleos de inovao tecnolgica. Campnas: Komedi, 2009. SHERWOOD, R. M. Propriedade intelectual e desenvolvimento econmico. Trad. H. de A. Villela. So Paulo: Edusp, 1992. SILVA, De P. e. Vocabulrio jurdico. Rio: Forense, 1983. 4 v. SILVA. M. M. Inovao, transferncia de tecnologia e concorrncia: estudo comparado do directo da concorrncia dos Estados Unidos e da Unio Europeia. Coimbra: Almedina, 2003. SIRVENT RAMOS, .; BUENO ALONSO, J.; MUOZ MARTIN, M. L. Diccionario de propiedad industrial e intelectual: espaol/francs; francs/espaol. Madrid: AISGE/ Reus, 2000. TOURNEAU, P. le. Lingnierie, les transferts de technologie et de matrise industrielle: contrats internationaux, contrats cls en main, co-traitance, sous-traitance, joint-venture. Paris: Litec, 2003. TRAIN, F.-X. Les contrats lis devant larbitre du commerce international: tude de jurisprudence arbitrale. T. 395. Paris: L.G.D.J., 2003. VZQUEZ LPINETTE, T. La cotitularidad de los bienes inmateriales. Valencia: Tirant lo Blanch, 1996. VENOSA, S. de S. Direito civil: contratos em espcie. 5. ed. So Paulo: Atlas, 2005. v. 3. VENOSA, S. de S. Direito civil: teoria geral das obrigaes e teoria geral dos contratos. 5. ed. So Paulo: Atlas, 2005. v. 2. VENTURA, L. H. Comrcio e contratos eletrnicos: aspectos jurdicos. Bauru/SP: Edipro, 2001. VIAL, P. R-T. Propiedad intelectual y contratos. Santiago: Editorial Jurdica de Chile. 2001. WACHOWICZ, M. Propriedade intelectual do software & revoluo da tecnologia da informao. Curitiba: Juru, 2004. WEILLER, L. La libert procdurale du contractant. Aix-en-Provence: Universitaires DAix-Marseille, 2004.

155

Manual Bsico de Acordos de Parceria de PD&I

Sobre os Autores

Adriano Leonardo Rossi Assessor Jurdico da Secretaria de Desenvolvimento Tecnolgico (SEDETEC), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), desde 2001. Especialista em Direito Empresarial e Direito Civil (Contratos e Responsabilidade Civil) pelo Programa de Ps-Graduao em Direito da UFRGS; mestre em Direito (Master of Law in Intellectual Property, Faculty of Law and WIPO Worldwide Academy) pela Universidade de Turim, Itlia. Jos Everton da Silva Coordenador do FORTEC/Regio Sul, 2008-2010, vice-coordenador no perodo 20062008. Responsvel pela rea de Propriedade Intelectual da UNIINOVA, agncia de inovao da Universidade do Vale do Itaja (UNIVALI). Mestre em Desenvolvimento Regional e Direito. Professor na graduao e ps-graduao em Direito da UNIVALI e da Escola do Ministrio Pblico de Santa Catarina. Juliana Correa Crepalde Medeiros Coordenadora da Assessoria Jurdica de Propriedade Intelectual da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), trabalhando desde 2003 junto a Coordenadoria de Transferncia e Inovao Tecnolgica (CTIT). Ex-assessora jurdica do Escritrio de Gesto Tecnolgica da Fundao de Amparo Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG). Mestranda em Direito Internacional Pblico pela UFMG. Luiz Otvio Pimentel Membro da coordenao nacional do FORTEC, 2006-2008, 2008-2010. Assessor de Assuntos Legais e ex-diretor do Departamento de Inovao Tecnolgica da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Doutor em Direito, tese sobre direito do comrcio internacional de propriedade intelectual. Professor dos cursos de Direito e Engenharia e Gesto do Conhecimento e coordenador do grupo de pesquisa em Propriedade Intelectual, Transferncia de Tecnologia e Inovao da UFSC. Marcelo Andr Marchezan Coordenador jurdico e do NIT do Instituto Stela. Graduado em Direito. Especialista em proteo jurdica de software. Integrante da Comisso de Direito da Inovao, Propriedade Intelectual e Combate Pirataria da OAB/SC.

157

PIMENTEL, Luiz Otvio (Org.)

Pedro Emerson de Carvalho Coordenador da rea de Contratos, Convnios e Legislao em Propriedade Intelectual e gerente de Transferncia de Tecnologia da INOVA, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Ps-graduado em Direito Tributrio, especialista em Gesto Estratgica da Inovao Tecnolgica pela UNICAMP. Professor de Propriedade Intelectual na Faculdade de Jaguarina, SP, Grupo Polis Educacional. Sabrina Oliveira Xavier Assessora jurdica do Escritrio de Transferncia de Tecnologia (ETT) da Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Mestre em Propriedade Intelectual (Droit des Affaires) pela Universit de Droit Et La Sant Lille 2, Frana.

158

Impresso e acabamento

Abril de 2010