Aula 06

DIREITO EMPRESARIAL PROFESSOR: ANTONIO NBREGA Aula 6 Direito Empresarial Prof.
Antonio Nbrega
Prezado candidato, a matria de hoje propriedade industrial, espcie de propriedade intelectual. Estudaremos as patentes, marcas, desenhos industriais e indicaes geogrficas. A nfase ser de acordo com esta ordem, tendo em vista que as patentes so as mais cobradas nos concursos, enquanto as indicaes geogrficas pouco aparecem. Iremos apresentar nesta aula, tambm, as formas de cesso e licenciamento das propriedades industriais, alm de outros contratos intelectuais. Este tpico, inicialmente, estava programado para a prxima aula, mas conclumos que, para fins didticos, a sua apresentao mais pertinente aula de propriedade industrial, devido a ntima conexo entre os temas. Novamente, o candidato no deve dispensar a leitura da prpria legislao e, hoje, trataremos, na maior parte do tempo, da Lei de Propriedade Industrial (LPI): a L. 9.279/1996.
ROTEIRO DA AULA TPICOS 1. Introduo ao Direito de Propriedade Industrial 1.1. Propriedade intelectual: distino entre Direito Industrial e Direito Autoral 1.2. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial INPI 2. Patentes 2.1. Conceito e requisitos de patenteabilidade 2.2. Procedimento de registro 2.3. Cesso e licenciamento 3. Marcas 3.1. Conceito, espcies e requisitos de registrabilidade 3.2. Procedimento de registro 3.3. Cesso e licenciamento 4. Desenhos industriais 4.1. Conceito e requisitos de registrabilidade 4.2. Procedimento de registro 5. Outros contratos intelectuais 5.1. Transferncia de tecnologia 5.2. Contrato de licena de uso de software (logicirio) 5.3. Franquia (franchising) 6. Indicaes geogrficas 7. Exerccios.
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DIREITO EMPRESARIAL PROFESSOR: ANTONIO NBREGA 1. Introduo ao Direito de Propriedade Industrial
Ao estudarmos o estabelecimento, vimos que este se constitui no complexo de bens necessrios ao exerccio da empresa. Dentre estes bens, h os materiais e os imateriais. Neste ltimo grupo, encontra-se o objeto de nosso estudo. Porm, prezado candidato, nem todos os bens imateriais so objeto do Direito de Propriedade Industrial (tambm conhecido, de forma reduzida, por Direito Industrial). O aviamento, por exemplo, um direito imaterial no compreendido em nosso tema. Por isso, adotaremos a formulao de Fabio Ulhoa Coelho, que assim o define:
O direito industrial a diviso do direito comercial que protege os interesses dos inventores, designers e empresrios em relao s invenes, modelo de utilidade, desenho industrial e marcas.
1.1. Propriedade intelectual: distino entre Direito Industrial e Direito Autoral
Como vimos na definio acima, o Direito Industrial um direito protetivo. Mais especificamente, ele protege uma criao do intelecto, por isso faz parte do chamado Direito Intelectual ou Direito de Propriedade Intelectual, ou seja, um ramo ou espcie deste grupo maior. O Direito Autoral tambm faz parte deste grupo maior. O ponto comum este: a proteo de bens imateriais frutos do gnio intelectual humano. Porm, h vrias diferenas entre as duas disciplinas jurdicas. O Direito Autoral regido pela L. n 9.610/1998 (LDA) e protege o autor e a obra em si, decorrendo deste fato suas caractersticas. Por exemplo, entre os direitos do autor, h os de cunho moral (art. 24, LDA), nos quais se incluem os direitos de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra e de ter seu nome, pseudnimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilizao de sua obra. Estes direitos so inalienveis e irrenunciveis (art. 27, LDA). Sendo assim, o autor poder ceder os direitos patrimoniais sobre a obra, mas no sua autoria e os demais direitos morais.
DIREITO EMPRESARIAL PROFESSOR: ANTONIO NBREGA Desta forma, digamos que um cientista crie uma teoria. Por exemplo, Einstein criou a Teoria da Relatividade. Ele vai e registra sua obra, o que permitido pelo art. 7, I, LDA (os textos de obras literrias, artsticas ou cientficas). Sendo o autor, ningum poder reclamar para si este fato. Einstein o criador da Teoria da Relatividade e ponto final. Contudo, se junto com sua teoria ele tambm descobrir uma aplicao industrial da mesma, esta aplicao no estar includa na proteo (art. 8, VII, LDA). Para proteger esta aplicao, Einstein dever requerer o registro de uma patente, que objeto especfico do Direito Industrial. Este, por sua vez, veda a patente de teorias cientficas (art. 10, I, LPI; na realidade, a aplicao puramente abstrata tambm no objeto de patente, mas veremos estes detalhes na seo especfica). Prosseguindo com o nosso raciocnio, como o Direito do Autor protege a obra criativa, seu registro meramente declaratrio , servindo como meio de prova de sua anterioridade. O Direito Industrial no, ele no protege a obra em si, mas uma tcnica seu registro constitutivo de seu direito. Disto tambm decorrem outras caractersticas: o Direito Autoral perdura durante toda a vida do autor e s cair em domnio pblico aps setenta anos, contados de 1 de janeiro do ano subseqente ao de seu falecimento (art. 41, LDA). J o Direito Industrial no: a propriedade industrial possui vigncia, podendo ser renovada ou no. Estas so as principais distines que o prezado candidato precisa guardar para a sua avaliao no certame. O edital no cobra o assunto Direito Autoral, especificamente, mas apenas a sua distino entre este e o Direito Industrial. Assim, feita esta distino, prosseguiremos com os nossos estudos especficos, apresentando os demais detalhes do Direito Industrial no decorrer de nossa aula. 1.2. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial INPI O INPI uma autarquia federal, vinculada ao Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior, e o rgo responsvel em conceder patentes e registros de marcas e desenhos industriais no Brasil. O Instituto foi criado pela L. 5.648/1970 e seu art. 2 descreve seu objetivo:
O INPI tem por finalidade principal executar, no mbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua funo social, econmica, jurdica e tcnica, bem como pronunciar-se quanto convenincia de assinatura, ratificao e denncia de convenes, tratados, convnios e acordos sobre propriedade industrial. Prof. Antonio Nbrega
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Um dos aspectos mais cobrados em concursos, com relao ao INPI, o seu foro de competncia. Como autarquia, o INPI uma instncia administrativa de deciso. Sendo assim, suas decises podem ser recorridas ao judicirio. Como autarquia federal, o STJ entende que as aes contra o INPI so de competncia da Justia Federal, devendo ser ajuizadas na seo judiciria do Rio de Janeiro, onde est localizada sua sede. Havendo pluralidade de rus, porm, a ao poder ser ajuizada tanto no Rio de Janeiro como no foro de domiclio do outro ru. importante ressaltar que no qualquer ao sobre propriedade industrial que dever ser proposta na Justia Federal e na seo judiciria do Rio de Janeiro, mas somente aquelas quais o INPI for parte como ru. Por ltimo, recomendamos uma visita ao site do Instituto, pois possui uma gama de informaes, que podem complementar os estudos do candidato.
2. Patentes 2.1. Conceito e requisitos de patenteabilidade
Como vimos na definio do Mestre Ulhoa Coelho, h quatro objetos de proteo no Direito Industrial: invenes, modelos de utilidade, marcas e desenhos industriais. Somente os dois primeiros so objetos de patente. A patente, em si, no o objeto, mas o direito sobre o objeto (no necessariamente material). Em termos econmicos, ela pode ser entendida como o direito ao monoplio da explorao de uma tecnologia. A justificativa para a concesso deste monoplio que, no fundo, um afastamento do princpio da livre iniciativa o incentivo pesquisa cientfica. Alega-se que sem este direito, os inventores e centros de pesquisa teriam menos incentivos para investir recursos em novas descobertas. Este direito no s o concedido pela patente, mas todo direito propriedade industrial um bem mvel, como estabelece o art. 5 (a partir de agora, havendo omisso, as normas referem-se LPI):
Art. 5 Consideram-se bens mveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial.
DIREITO EMPRESARIAL PROFESSOR: ANTONIO NBREGA Os objetos patenteveis so a inveno e o modelo de utilidade. Vejamos o que diz a Lei:
Art. 6 Ao autor de inveno ou modelo de utilidade ser assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condies estabelecidas nesta Lei.
Como se v, a patente um direito que garante a propriedade, nas condies estabelecidas na Lei. A definio de inveno bastante aberta:
Art. 8 patentevel a inveno que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicao industrial.
O modelo de utilidade, o qual alguns autores chamam de mini-inveno ou pequena inveno, descrito no artigo seguinte:
Art. 9 patentevel como modelo de utilidade o objeto de uso prtico, ou parte deste, suscetvel de aplicao industrial, que apresente nova forma ou disposio, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricao.
Em seguida, temos uma lista de vedaes:
Art. 10. No se considera inveno nem modelo de utilidade: I - descobertas, teorias cientficas e mtodos matemticos; II - concepes puramente abstratas; III - esquemas, planos, princpios ou mtodos comerciais, contbeis, financeiros, educativos, publicitrios, de sorteio e de fiscalizao; IV - as obras literrias, arquitetnicas, artsticas e cientficas ou qualquer criao esttica; V - programas de computador em si; VI - apresentao de informaes; VII - regras de jogo; VIII - tcnicas e mtodos operatrios ou cirrgicos, bem como mtodos teraputicos ou de diagnstico, para aplicao no corpo humano ou animal; e Prof. Antonio Nbrega

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biolgicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biolgicos naturais.
Deste modo, tanto a inveno quanto o modelo de utilidade embora este ltimo seja mais bem descrito so definidos negativamente e em funo de seus requisitos. Eles no podem ser nenhum dos itens descritos no art. 10, alm de necessitar atender aos requisitos da novidade, inventividade, aplicabilidade industrial e licitude. Um conceito utilizado para analisar a novidade e a inventividade, o de estado da tcnica. A definio quase circular: estado da tcnica o que no mais novo ou j foi inventado. Como diz o ditado popular, at a morreu Neves, pois no temos definio nenhuma. Mas a Lei possui alguns critrios objetivos ou quase objetivos para definirmos estes requisitos.
Quanto novidade, temos o arts. 11, 12 e seus pargrafos:
Art. 11. A inveno e o modelo de utilidade so considerados novos quando no compreendidos no estado da tcnica. 1 O estado da tcnica constitudo por tudo aquilo tornado acessvel ao pblico antes da data de depsito do pedido de patente, por descrio escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17. 2 Para fins de aferio da novidade, o contedo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda no publicado, ser considerado estado da tcnica a partir da data de depsito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqentemente. 3 O disposto no pargrafo anterior ser aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou conveno em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional. Art. 12. No ser considerada como estado da tcnica a divulgao de inveno ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depsito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida: I - pelo inventor; II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, atravs de publicao oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informaes deste obtidas ou em decorrncia de atos por ele realizados; ou

III - por terceiros, com base em informaes obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrncia de atos por este realizados. Pargrafo nico. O INPI poder exigir do inventor declarao relativa divulgao, acompanhada ou no de provas, nas condies estabelecidas em regulamento.
Como j alertado, o caput do art. 11 no explica coisa nenhuma e o seu real sentido encontra-se nos seus pargrafos. O 1 o mais elucidativo, pois informa que o estado da tcnica tudo aquilo que j foi divulgado em relao a uma dada tecnologia, seja no Brasil ou no mundo. A divulgao pode ser oral ou escrita, mas presume-se que a publicao escrita tem mais valor, em razo do que dispe o 2. Trataremos do conceito de depsito e reivindicao posteriormente. Quanto s invenes e aos modelos de utilidade estrangeiros, a proteo depender de tratados, mas o candidato no precisa saber quais esto em vigor, mas apenas desta regra. Porm, como saber se uma inveno ou modelo de utilidade esto ou no includos no estado da tcnica, ou seja, se so realmente novos? Para isto, precisamos recorrer ao requisito da inventividade. Vejamos a Lei:
Art. 13. A inveno dotada de atividade inventiva sempre que, para um tcnico no assunto, no decorra de maneira evidente ou bvia do estado da tcnica. Art. 14. O modelo de utilidade dotado de ato inventivo sempre que, para um tcnico no assunto, no decorra de maneira comum ou vulgar do estado da tcnica.
claro que h um certo grau de subjetividade: para aferir a inventividade, necessrio um tcnico e que este julgue se a inveno decorre de maneira evidente ou bvia do estado da tcnica ou se o modelo de utilidade no decorre de maneira comum ou vulgar do estado da tcnica. A justificativa disto proteger o inventor e no o mero descobridor e este princpio surgiu nos Estados Unidos, l chamado de non-obviousness (no obviedade). Quanto novidade, h ainda o princpio da prioridade. Este implementado em funo de tratados internacionais e permite que um inventor de um pas no qual o Brasil tenha acordo possa requerer a prioridade quando realizar seu depsito de patentes no Brasil. Por exemplo, considerando o Tratado de Paris, um inventor de um outro pas do acordo, ao iniciar o processo de pedido de patente, dever depositar a mesma inveno ou modelo de utilidade, nos doze meses subsequentes,
DIREITO EMPRESARIAL PROFESSOR: ANTONIO NBREGA no Brasil e demais pases que tenha interesse, reivindicando a prioridade (art. 16). Deste modo, mesmo que haja um pedido de patente anterior reivindicao, mas posterior ao incio do procedimento no pas estrangeiro, a inveno ou modelo de utilidade ser considerada nova.
Quanto ao requisito da aplicabilidade, este mais simples:
Art. 15. A inveno e o modelo de utilidade so considerados suscetveis de aplicao industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indstria.
Ou seja, patentevel aquilo que aplicvel, til, funcional, serve para algum fim. Um objeto que no tenha utilidade nenhuma, por mais interessante e belo que seja, no patentevel. Ademais ele precisa ser factvel, realizvel; algo que seja til, mas no possa ser realizado no patentevel. Alm disso, conforme o art. 18, temos o requisito da licitude, que, embora no listado no art. 8, tambm um requisito.
Art. 18. No so patenteveis: I - o que for contrrio moral, aos bons costumes e segurana, ordem e sade pblicas; II - as substncias, matrias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espcie, bem como a modificao de suas propriedades fsico-qumicas e os respectivos processos de obteno ou modificao, quando resultantes de transformao do ncleo atmico; e III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgnicos que atendam aos trs requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicao industrial - previstos no art. 8 e que no sejam mera descoberta. Pargrafo nico. Para os fins desta Lei, microorganismos transgnicos so organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante interveno humana direta em sua composio gentica, uma caracterstica normalmente no alcanvel pela espcie em condies naturais.
DIREITO EMPRESARIAL PROFESSOR: ANTONIO NBREGA Estes so os requisitos de patenteabilidade das invenes e modelos de utilidade. Recomendamos o candidato estud-los com ateno, pois um assunto muito cobrado em concursos (arts. 8 ao 18).
2.2. Procedimento de registro
O pedido de patente feito por meio de requerimento ao INPI, cuja apresentao ser considerada a data de depsito (art. 20). O requerimento deve conter os seguintes itens:
Art. 19. O pedido de patente, nas condies estabelecidas pelo INPI, conter: I - requerimento; II - relatrio descritivo; III - reivindicaes; IV - desenhos, se for o caso; V - resumo; e VI - comprovante do pagamento da retribuio relativa ao depsito.
O requerimento, a princpio, feito pelo autor da inveno ou do modelo de utilidade, mas a Lei prev que este direito tambm pode ser exercido por sucessores, cessionrios e at por contratante de servios ou empregador:
Art. 6 Ao autor de inveno ou modelo de utilidade ser assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condies estabelecidas nesta Lei. 1 Salvo prova em contrrio, presume-se o requerente legitimado a obter a patente. 2 A patente poder ser requerida em nome prprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionrio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestao de servios determinar que pertena a titularidade. 3 Quando se tratar de inveno ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poder ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeao e qualificao das demais, para ressalva dos respectivos direitos. 4 O inventor ser nomeado e qualificado, podendo requerer a no divulgao de sua nomeao. Prof. Antonio Nbrega

Art. 7 Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma inveno ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente ser assegurado quele que provar o depsito mais antigo, independentemente das datas de inveno ou criao. Pargrafo nico. A retirada de depsito anterior sem produo de qualquer efeito dar prioridade ao depsito imediatamente posterior.
Quanto inveno ou modelo de utilidade decorrente de pesquisa realizada por meio de contrato de trabalho, a Lei prev que elas pertencero exclusivamente ao empregador (art. 88). A exceo que poder ocorrer ser no caso do pesquisador contratado realizar inveno ou modelo de utilidade, mesmo sob contrato, desvinculado deste e sem utilizar os recursos do empregador. Neste caso, o direito patente ser do empregado (art. 90). H ainda um meio termo, quando h a contribuio do empregado fora do contrato de trabalho , mas este utiliza os recursos fornecidos pelo empregador. Neste caso, o direito patente ser comum (art. 91). Para exemplificar este caso, imaginemos um pesquisador contratado de um laboratrio de pesquisas. Ele realiza-as conforme seu contrato, mas, aps o expediente, permanece no laboratrio, realizando pesquisas pessoais, at que concebe uma inveno. Neste caso, o direito ser comum, pois a pesquisa partiu do empregado, mas este utilizou recursos do empregador. Voltando ao procedimento de concesso de patentes, o depsito no as concede, mas apenas desencadeia o processo para a sua possvel concesso. Ele ser mantido em sigilo por dezoito meses, ao fim dos quais ser publicado (art. 30). Aps a publicao, interessados podero apresentar documentos que subsidiem o exame:
Art. 31. Publicado o pedido de patente e at o final do exame, ser facultada a apresentao, pelos interessados, de documentos e informaes para subsidiarem o exame. Pargrafo nico. O exame no ser iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicao do pedido.
Este exame deve ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de trinta e seis meses contados da data do depsito, sob pena do arquivamento do pedido (art. 33). Trata-se de um exame tcnico,
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DIREITO EMPRESARIAL PROFESSOR: ANTONIO NBREGA que decidir pela patenteabilidade ou no do pedido, emitindo um relatrio, nos termos do art. 35.
Art. 35. Por ocasio do exame tcnico, ser elaborado o relatrio de busca e parecer relativo a: I - patenteabilidade do pedido; II - adaptao do pedido natureza reivindicada; III - reformulao do pedido ou diviso; ou IV - exigncias tcnicas.
Aps a concluso do exame, ser proferida deciso, deferindo ou indeferindo o pedido de patente (art. 37). Se deferido o pedido, a patente ser concedida, expedindo-se carta patente aps a comprovao da retribuio (art. 38). A patente concede os seguintes direitos:
Art. 41. A extenso da proteo conferida pela patente ser determinada pelo teor das reivindicaes, interpretado com base no relatrio descritivo e nos desenhos. Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar venda, vender ou importar com estes propsitos: I - produto objeto de patente; II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. 1 Ao titular da patente assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo. 2 Ocorrer violao de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietrio no comprovar, mediante determinao judicial especfica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricao diverso daquele protegido pela patente. [...] Art. 44. Ao titular da patente assegurado o direito de obter indenizao pela explorao indevida de seu objeto, inclusive em relao explorao ocorrida entre a data da publicao do pedido e a da concesso da patente. 1 Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do contedo do pedido depositado, anteriormente publicao, contar-se- o perodo da explorao indevida para efeito da indenizao a partir da data de incio da explorao. Prof. Antonio Nbrega
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2 Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biolgico, depositado na forma do pargrafo nico do art. 24, o direito indenizao ser somente conferido quando o material biolgico se tiver tornado acessvel ao pblico. 3 O direito de obter indenizao por explorao indevida, inclusive com relao ao perodo anterior concesso da patente, est limitado ao contedo do seu objeto, na forma do art. 41.
Correlacionado com a idia de monoplio temporrio para a explorao econmica da inveno ou modelo de utilidade, h excees aplicao dos direitos supra, majoritariamente de cunho no comercial:
Art. 43. O disposto no artigo anterior no se aplica: I - aos atos praticados por terceiros no autorizados, em carter privado e sem finalidade comercial, desde que no acarretem prejuzo ao interesse econmico do titular da patente; II - aos atos praticados por terceiros no autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas cientficas ou tecnolgicas; III - preparao de medicamento de acordo com prescrio mdica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado; IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento; V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matria viva, utilizem, sem finalidade econmica, o produto patenteado como fonte inicial de variao ou propagao para obter outros produtos; e VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matria viva, utilizem, ponham em circulao ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comrcio pelo detentor da patente ou por detentor de licena, desde que o produto patenteado no seja utilizado para multiplicao ou propagao comercial da matria viva em causa. VII - aos atos praticados por terceiros no autorizados, relacionados inveno protegida por patente, destinados exclusivamente produo de informaes, dados e resultados de testes, visando obteno do registro de comercializao, no Brasil ou em outro pas, para a explorao e comercializao do produto objeto da patente, aps a expirao dos prazos estipulados no art. 40
Sendo um monoplio temporrio, a patente possui prazo de vigncia, aps o qual cair em domnio pblico, isto , a inveno ou modelo de
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DIREITO EMPRESARIAL PROFESSOR: ANTONIO NBREGA utilidade poder ser utilizada por qualquer pessoa. O prazo conta-se da data do depsito eis sua importncia e de vinte anos para as invenes e de quinze anos para os modelos de utilidade. Porm, h uma regra que estipula um mnimo de dez anos para as invenes e de sete anos para os modelos de utilidade.
Art. 40. A patente de inveno vigorar pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depsito. Pargrafo nico. O prazo de vigncia no ser inferior a 10 (dez) anos para a patente de inveno e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concesso, ressalvada a hiptese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mrito do pedido, por pendncia judicial comprovada ou por motivo de fora maior.
Isso significa que, no caso de uma inveno, por exemplo, se o depsito foi feito em 1 de janeiro de 1995, mas a concesso s ocorreu em 1 de janeiro de 2010, a vigncia ser at 1 de janeiro de 2020 ao invs de 1 de janeiro de 2015. Alm disso, a patente concedida contra as disposies da Lei nula (art. 50), e a ao de nulidade pode ser promovida pelo fato de ser nula e no anulvel , a qualquer tempo da vigncia da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legtimo interesse (art. 56). Fora isto, h outros casos de extino da patente:
Art. 78. A patente extingue-se: I - pela expirao do prazo de vigncia; II - pela renncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; III - pela caducidade; IV - pela falta de pagamento da retribuio anual, nos prazos previstos no 2 do art. 84 e no art. 87; e V - pela inobservncia do disposto no art. 217. Pargrafo nico. Extinta a patente, o seu objeto cai em domnio pblico.
A caducidade ocorre quando, decorridos dois anos da concesso da primeira licena compulsria, esse prazo no tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificveis (art. 80). Veremos mais sobre isto quando tratarmos da cesso e do licenciamento das patentes, no prximo tpico.
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2.3. Cesso e licenciamento
A cesso e o licenciamento voluntrio so contratos pelos quais o titular da patente ou de seu pedido cede ou licencia seu direito. Sendo um contrato, ele ser regido pelas regras do Cdigo Civil, suplementadas pelo que dispe a LPI. A cesso o contrato pelo qual o titular da patente ou do pedido ou seja, antes mesmo da concesso transfere seu direito a outrem, total ou parcialmente (art. 58). Isto significa que, o que for cedido, no ser mais propriedade do cedente. Este contrato no possui muitas complexidades; trata-se de uma simples transmisso de direitos, que pode ser realizada a ttulo gratuito ou oneroso. Algumas regras da cesso de crdito podem ser aplicadas, como o fato do cedente garantir a existncia do direito perante o cessionrio (art. 295, CC/2002). Assim, caso o cedente venda uma patente que, na realidade, no existe, ele ser responsvel perante o cessionrio e terceiros. Ao INPI cabe realizar as anotaes pertinentes em seus bancos de dados (art. 59), e estas anotaes produziro efeitos, perante terceiros, aps sua publicao (art. 60). A licena voluntria, por sua vez, no extingue o direito do titular da patente, mas apenas licencia seus direitos de explorao a outra pessoa o licenciado (art. 61). Este contrato deve ser averbado no INPI para produzir efeitos em relao a terceiros (art. 62). A princpio, cabe ao titular da patente realizar o licenciamento, mas este pode requerer ao INPI que providencie oferta pblica de licenciamento (art. 64). Alm disso, o titular da patente poder requerer o cancelamento da licena se o licenciado no der incio explorao efetiva dentro de um ano da concesso, interromper a explorao por prazo superior a um ano, ou, ainda, se no forem obedecidas as condies para a explorao (art. 67). Fora estes casos voluntrios, h a chamada licena compulsria:
Art. 68. O titular ficar sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econmico, comprovado nos termos da lei, por deciso administrativa ou judicial. Prof. Antonio Nbrega
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1 Ensejam, igualmente, licena compulsria: I - a no explorao do objeto da patente no territrio brasileiro por falta de fabricao ou fabricao incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econmica, quando ser admitida a importao; ou II - a comercializao que no satisfizer s necessidades do mercado. 2 A licena s poder ser requerida por pessoa com legtimo interesse e que tenha capacidade tcnica e econmica para realizar a explorao eficiente do objeto da patente, que dever destinar-se, predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade prevista no inciso I do pargrafo anterior. 3 No caso de a licena compulsria ser concedida em razo de abuso de poder econmico, ao licenciado, que prope fabricao local, ser garantido um prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder importao do objeto da licena, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento. 4 No caso de importao para explorao de patente e no caso da importao prevista no pargrafo anterior, ser igualmente admitida a importao por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento. 5 A licena compulsria de que trata o 1 somente ser requerida aps decorridos 3 (trs) anos da concesso da patente.
A regra tem estreita relao com a idia de monoplio temporrio para a explorao da inveno ou do modelo de utilidade, ponderado com o princpio constitucional da livre iniciativa e defesa da concorrncia. Assim, caso o titular explore a patente de forma abusiva ou no a explore, ser obrigado a licenci-la. Esta compulsoriedade pode ser afastada por razes justificadas (art. 69). Em qualquer caso, porm, a licena no ser concedida de forma exclusiva e vedado o sublicenciamento (art. 72). Uma ltima observao, que deve ser feita, diz respeito ao usurio anterior de boa f. Este poder continuar explorando o objeto da patente, na forma como fazia:
Art. 45. pessoa de boa f que, antes da data de depsito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no Pas, ser assegurado o direito de continuar a explorao, sem nus, na forma e condio anteriores. Prof. Antonio Nbrega
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1 O direito conferido na forma deste artigo s poder ser cedido juntamente com o negcio ou empresa, ou parte desta que tenha direta relao com a explorao do objeto da patente, por alienao ou arrendamento. 2 O direito de que trata este artigo no ser assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto da patente atravs de divulgao na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgao.
3. Marcas 3.1. Conceito, espcies e requisitos de registrabilidade
A conceitualizao de marca, assim como ocorre com as invenes, bastante aberta. A definio feita no art. 122:
Art. 122. So suscetveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptveis, no compreendidos nas proibies legais.
Como se pode perceber, o ordenamento jurdico brasileiro limita o registro de marcas a sinais visuais. No se pode registrar um som, cheiro ou qualquer outra espcie de distino que no seja baseada no sentido da viso. Porm, dentro deste mbito, tudo pode ser registrado, seja em duas ou trs dimenses. Feita esta ressalva, tambm como ocorre com as invenes, teremos que extrair o conceito de marca a partir da negatividade, isto , a partir das vedaes feitas pela Lei. Esta apresenta, em seu art. 124, um extenso rol de itens que no podem ser registrados como marca de forma alguma. O princpio da registrabilidade de uma marca se d com a sua possibilidade de diferenciar um produto ou servio no mercado, e isto afetar a eleio que a Lei far por algumas vedaes registrabilidade da marca:
Art. 124. No so registrveis como marca: I - braso, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, pblicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designao, figura ou imitao; II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
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III - expresso, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrrio moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de conscincia, crena, culto religioso ou idia e sentimento dignos de respeito e venerao; IV - designao ou sigla de entidade ou rgo pblico, quando no requerido o registro pela prpria entidade ou rgo pblico; V - reproduo ou imitao de elemento caracterstico ou diferenciador de ttulo de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetvel de causar confuso ou associao com estes sinais distintivos; VI - sinal de carter genrico, necessrio, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relao com o produto ou servio a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma caracterstica do produto ou servio, quanto natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e poca de produo ou de prestao do servio, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; VII - sinal ou expresso empregada apenas como meio de propaganda; VIII - cores e suas denominaes, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; IX - indicao geogrfica, sua imitao suscetvel de causar confuso ou sinal que possa falsamente induzir indicao geogrfica; X - sinal que induza a falsa indicao quanto origem, procedncia, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou servio a que a marca se destina; XI - reproduo ou imitao de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padro de qualquer gnero ou natureza; XII - reproduo ou imitao de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificao por terceiro, observado o disposto no art. 154; XIII - nome, prmio ou smbolo de evento esportivo, artstico, cultural, social, poltico, econmico ou tcnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitao suscetvel de criar confuso, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento; XIV - reproduo ou imitao de ttulo, aplice, moeda e cdula da Unio, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territrios, dos Municpios, ou de pas; XV - nome civil ou sua assinatura, nome de famlia ou patronmico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVI - pseudnimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artstico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVII - obra literria, artstica ou cientfica, assim como os ttulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetveis de causar confuso ou associao, salvo com consentimento do autor ou titular; XVIII - termo tcnico usado na indstria, na cincia e na arte, que tenha relao com o produto ou servio a distinguir;
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XIX - reproduo ou imitao, no todo ou em parte, ainda que com acrscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou servio idntico, semelhante ou afim, suscetvel de causar confuso ou associao com marca alheia; XX - dualidade de marcas de um s titular para o mesmo produto ou servio, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva; XXI - a forma necessria, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que no possa ser dissociada de efeito tcnico; XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente no poderia desconhecer em razo de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em territrio nacional ou em pas com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou servio idntico, semelhante ou afim, suscetvel de causar confuso ou associao com aquela marca alheia.
Quanto s espcies, o ordenamento jurdico brasileiro reconhece trs: i) marcas de produto ou servio; ii) marcas de certificao; e iii) marca coletiva:
Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou servio: aquela usada para distinguir produto ou servio de outro idntico, semelhante ou afim, de origem diversa; II - marca de certificao: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou servio com determinadas normas ou especificaes tcnicas, notadamente quanto qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou servios provindos de membros de uma determinada entidade.
A primeira a mais comum; a que distingue um produto ou servio de seus concorrentes. Esta pode ser at a mais genrica de uma empresa, como a que estabelece seu nome fantasia, ou seja, aquela que vai designar todos os servios ou produtos de uma determinada empresa. Mas possvel, tambm, que a empresa diferencie seus produtos e servios em espcie, possuindo uma marca para cada um. Assim, uma empresa possuir uma marca genrica a que distingue a empresa e vrias submarcas uma para cada produto. A marca de certificao aquela que declara que um produto ou servio enquadra-se em certos padres definidos. Esta marca no necessita ser e, em 18 Prof. Antonio Nbrega www.pontodosconcursos.com.br
DIREITO EMPRESARIAL PROFESSOR: ANTONIO NBREGA regra, no exclusiva de uma empresa. Geralmente, estas marcas so associadas a organizaes que definem certo padro de qualidade e, possuindo uma empresa ou outra pessoa os requisitos definidos por esta organizao, a ela ser permitido utilizar esta marca em seus produtos ou servios. A marca coletiva no possui muitos mistrios, ela apenas atesta que determinados empresrios ou grupo de pessoas afiliado a certa entidade ou associao e, por isso, permitido utilizar esta marca. Quanto abrangncia da proteo, preciso fazer uma observao. Qualquer pessoa, fsica ou jurdica, de direito pblico ou privado, pode requerer o registro de uma marca (art. 128), mas estas ltimas s podem requerer registro de marca relativo atividade que exeram efetiva e licitamente, de modo direto ou atravs de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no prprio requerimento, esta condio, sob as penas da lei (art. 128, 1). Isto significa que uma pessoa privada, por exemplo, que exera a atividade de revenda de automveis, s ter proteo nesta rea de atividade. Caso uma panificadora registre uma marca com a mesma expresso, esta ser lcita, pois as reas de atividade so distintas. Partindo deste conceito, h duas espcies de marca dentro de uma nova classificao, distinta da vista anteriormente , que so a de alto renome e a notoriamente conhecida:
Art. 125. marca registrada no Brasil considerada de alto renome ser assegurada proteo especial, em todos os ramos de atividade. Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6 bis (I), da Conveno da Unio de Paris para Proteo da Propriedade Industrial, goza de proteo especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. 1 A proteo de que trata este artigo aplica-se tambm s marcas de servio. 2 O INPI poder indeferir de ofcio pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.
Estes dois tipos de marca possuem proteo especial: a de alto renome, sendo registrada no Brasil, afasta a regra da especificidade do ramo de atividade e ter proteo em qualquer um deles; j a notoriamente conhecida, prescinde de registro, mas s ter proteo em seu ramo de atividade.
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DIREITO EMPRESARIAL PROFESSOR: ANTONIO NBREGA possvel que uma marca seja de alto renome e notoriamente conhecida? Nada impede, mas para que possua proteo em todos os ramos de atividade, dever ser registrada, pois esta a regra imposta pela Lei.
O pedido de registro de marca possui processo semelhante ao das patentes. Ser feito o depsito (art. 155), que se submeter a exame preliminar e protocolizado, considerando a data de depsito a da sua apresentao (art. 156). Protocolizado o pedido, haver publicao, abrindo-se prazo para oposio de sessenta dias (art. 158). Aps este prazo, haver o exame (art. 159) e, concludo este, ser proferida deciso, deferindo ou no o registro (art. 160). Deferido o pedido e pagas as retribuies, ser concedido o certificado de registro (art. 161). da expedio do registro que se adquire a propriedade da marca (art. 129). Ao contrrio do que ocorre com a patente, a pessoa de boa f, que utilizava marca idntica ou semelhante, h pelo menos seis meses da data da prioridade ou do depsito, s ter prioridade no registro, mas, se no o fizer, perder o direito de utiliz-la (art. 129, 1). Expedido o certificado de registro, o proprietrio da marca poder usufruir dos direitos emergentes deste fato. Alm dos direitos de disposio patrimonial cesso ou licena , poder zelar pela sua integridade ou reputao.
Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante ainda assegurado o direito de: I - ceder seu registro ou pedido de registro; II - licenciar seu uso; III - zelar pela sua integridade material ou reputao. Art. 131. A proteo de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papis, impressos, propaganda e documentos relativos atividade do titular. Art. 132. O titular da marca no poder: I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes so prprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoo e comercializao; II - impedir que fabricantes de acessrios utilizem a marca para indicar a destinao do produto, desde que obedecidas as prticas leais de concorrncia;
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III - impedir a livre circulao de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos 3 e 4 do art. 68; e IV - impedir a citao da marca em discurso, obra cientfica ou literria ou qualquer outra publicao, desde que sem conotao comercial e sem prejuzo para seu carter distintivo.
Assim como a patente, a marca possui prazo de vigncia. Porm, como no constitui um monoplio temporrio para a explorao de uma inveno ou modelo de utilidade, mas de sinal distintivo de servio ou produto, a vigncia da marca poder ser renovada.
Art. 133. O registro da marca vigorar pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concesso do registro, prorrogvel por perodos iguais e sucessivos. 1 O pedido de prorrogao dever ser formulado durante o ltimo ano de vigncia do registro, instrudo com o comprovante do pagamento da respectiva retribuio. 2 Se o pedido de prorrogao no tiver sido efetuado at o termo final da vigncia do registro, o titular poder faz-lo nos 6 (seis) meses subseqentes, mediante o pagamento de retribuio adicional. 3 A prorrogao no ser concedida se no atendido o disposto no art. 128.
Igualmente, o registro da marca pode ser passvel de nulidade (art. 165). Alm disso, o registro pode ser extinto nas seguintes ocasies:
Art. 142. O registro da marca extingue-se: I - pela expirao do prazo de vigncia; II - pela renncia, que poder ser total ou parcial em relao aos produtos ou servios assinalados pela marca; III - pela caducidade; ou IV - pela inobservncia do disposto no art. 217. Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior dever constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Pas, com poderes para represent-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citaes.
A caducidade da marca ocorre pelo seu desuso, no havendo nenhuma previso relativa a qualquer abuso de seu uso: 21 Prof. Antonio Nbrega www.pontodosconcursos.com.br
Art. 143 - Caducar o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legtimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concesso, na data do requerimento: I - o uso da marca no tiver sido iniciado no Brasil; ou II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificao que implique alterao de seu carter distintivo original, tal como constante do certificado de registro. 1 No ocorrer caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razes legtimas. 2 O titular ser intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o nus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razes legtimas. Art. 144. O uso da marca dever compreender produtos ou servios constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relao aos no semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada. Art. 145. No se conhecer do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido h menos de 5 (cinco) anos. Art. 146. Da deciso que declarar ou denegar a caducidade caber recurso.
3.3. Cesso e licenciamento
Igualmente como ocorrem com as patentes, as marcas podem ser cedidas ou licenciadas voluntariamente. Porm, h algumas distines. Primeiramente, no h licenciamento compulsrio. Em segundo lugar, no h cesso parcial. Por ltimo, no h oferta pblica de licenciamento. Estas diferenas ocorrem pela natureza das marcas. Como vimos na caducidade, no h abuso do uso da marca. Este o principal fator para o licenciamento compulsrio das patentes. No havendo isto em relao s marcas, no h razo para o licenciamento compulsrio. Da mesma forma, uma cesso parcial de uma marca no faria sentido. No mais, o procedimento ocorre de maneira semelhante. O art. 134 permite a cesso do registro e do pedido de registro, enquanto o art. 135 estipula que a cesso dever compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou servio idntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros
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DIREITO EMPRESARIAL PROFESSOR: ANTONIO NBREGA ou arquivamento dos pedidos no cedidos. Igualmente, o INPI dever realizar as anotaes (art. 136). A licena, tal como vimos anteriormente, apenas cede o uso e no a propriedade da marca.
Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poder celebrar contrato de licena para uso da marca, sem prejuzo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificaes, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou servios. Pargrafo nico. O licenciado poder ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuzo dos seus prprios direitos.
A parte final do art. 139 uma disposio muito interessante, pois dispe que o titular poder manter o controle sobre as especificaes, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou servios. Um exemplo prtico disto o contrato de franquia (franchising). Neste contrato, nas formas mais conhecidas pelo grande pblico, basicamente o que ocorre, uma cesso de uso licena de marca, alm de servios de assessoramento ao franqueado. Estudaremos os detalhes da franquia no final de nossa aula. Porm, para esclarecermos este ponto do licenciamento, citaremos o art. 2 da L. 8.955/1994:
Art. 2 Franquia empresarial o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuio exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou servios e, eventualmente, tambm ao direito de uso de tecnologia de implantao e administrao de negcio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remunerao direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vnculo empregatcio.
Nestes contratos, por exemplo, como os de franquia de lojas alimentao, tpico o franqueador determinar como a marca ser utilizada, o padro arquitetnico dos estabelecimentos, a forma como o servio e os produtos sero oferecidos, havendo estipulao expressa de que, casos as especificaes no sejam atendidas, a licena ser revogada. Isto diz respeito ao que est disposto no fim do art. 139 da LPI.
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DIREITO EMPRESARIAL PROFESSOR: ANTONIO NBREGA Por fim, cumpre ressaltar que, como ocorre com o licenciamento de patentes, o contrato precisar ser averbado no INPI para produzir efeitos perante terceiros (art. 140).
4. Desenhos industriais 4.1. Conceito e requisitos de registrabilidade
O desenho industrial, outrora conhecido como modelo industrial e, atualmente, tambm chamado de design, sua definio dada pelo art. 95:
Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plstica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configurao externa e que possa servir de tipo de fabricao industrial.
Ele distingue-se de um modelo de utilidade, pois sua aplicabilidade esttica e no, funcional. Porm, distingue-se das obras de arte, pois possui aplicabilidade industrial. A Lei, inclusive, veda o registro, como desenho industrial, de obra de carter puramente artstico (art. 98). Estas sero protegidas pelo Direito Autoral, que no objeto especfico de nosso estudo. Isto exposto, o desenho industrial tambm possuir requisitos quase idnticos aos das patentes e modelos de utilidade, porm, ao invs de inventividade, ser necessria a originalidade. A novidade idntica ao visto anteriormente: o que no compreendido no estado da tcnica (art. 96). A aplicabilidade tambm no difere, com a ressalva desta ser esttica e no, funcional. A originalidade, por sua vez, merece a meno dos dispositivos legais:
Art. 97. O desenho industrial considerado original quando dele resulte uma configurao visual distintiva, em relao a outros objetos anteriores. Pargrafo nico. O resultado visual original poder ser decorrente da combinao de elementos conhecidos.
Igualmente, a licitude possui certas caractersticas merecem a leitura do texto da Lei: Prof. Antonio Nbrega www.pontodosconcursos.com.br
prprias,
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Art. 100. No registrvel como desenho industrial: I - o que for contrrio moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de conscincia, crena, culto religioso ou idia e sentimentos dignos de respeito e venerao; II - a forma necessria comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por consideraes tcnicas ou funcionais.
Para finalizar, no h como nas patentes ou nos registros de marcas um rol de vedaes, de modo que podemos concluir que, o que cumprir com os requisitos legais, poder ser registrado como desenho industrial. Observemos que, pelo que diz o caput do art. 95, o desenho industrial pode ser tanto um objeto uma forma tridimensional como um padro a ser aplicado em um objeto uma forma bidimensional.
O registro dos desenhos industriais mais simples do que os outros vistos anteriormente. Quanto titularidade, a Lei informa que direito do autor (art. 94), mas aplica-se o que foi visto com relao s patentes (art. 94, pargrafo nico). No que tange o procedimento, igualmente h o requerimento (art. 101) e, quando feito, haver exame formal e, se o pedido tiver sido devidamente instrudo, ser protocolizado, sendo a apresentao a data do depsito (art. 102). Porm, a concesso do certificado de registro muito mais clere, pelo que informa o art. 106:
Art. 106. Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos arts. 100, 101 e 104, ser automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado.
Tal como ocorre com as outras propriedades industriais, sua titularidade adquire-se pelo registro validamente concedido (art. 109). A proteo concedida aos desenhos industriais semelhante a das patentes, pois o pargrafo nico do artigo supra dispe que aplicam-se ao registro do desenho
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DIREITO EMPRESARIAL PROFESSOR: ANTONIO NBREGA industrial, no que couber, as disposies do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43. Igualmente, o registro feito em contrariedade com as disposies da Lei nulo (art. 112) e o direito extingue-se de forma semelhante a das marcas (art. 119), com o acrscimo de que a falta de pagamento da retribuio extingue o registro (art. 119, III). Porm, no h previso de caducidade. Igualmente h vigncia. Ela prorrogvel, como nas marcas, mas no pode ser feita indefinidamente, mas apenas por trs vezes:
Art. 108. O registro vigorar pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depsito, prorrogvel por 3 (trs) perodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada. 1 O pedido de prorrogao dever ser formulado durante o ltimo ano de vigncia do registro, instrudo com o comprovante do pagamento da respectiva retribuio. 2 Se o pedido de prorrogao no tiver sido formulado at o termo final da vigncia do registro, o titular poder faz-lo nos 180 (cento e oitenta) dias subseqentes, mediante o pagamento de retribuio adicional.
No h previso expressa de cesso ou licenciamento, porm, como se trata de direito patrimonial disponvel, nada impede que estas ocorram. A diferena do que foi visto anteriormente que estas sero regidas exclusivamente pelo Cdigo Civil. A prova de que este direito possvel est no que previsto pelo art. 110 e seu 1:
Art. 110. pessoa que, de boa f, antes da data do depsito ou da prioridade do pedido de registro explorava seu objeto no Pas, ser assegurado o direito de continuar a explorao, sem nus, na forma e condio anteriores. 1 O direito conferido na forma deste artigo s poder ser cedido juntamente com o negcio ou empresa, ou parte deste, que tenha direta relao com a explorao do objeto do registro, por alienao ou arrendamento. 2 O direito de que trata este artigo no ser assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto do registro atravs de divulgao nos termos do 3 do art. 96, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 6 (seis) meses contados da divulgao.
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DIREITO EMPRESARIAL PROFESSOR: ANTONIO NBREGA Ora, se esta pessoa que possui o direito de forma mais restrita pode ced-lo, claro que o titular da propriedade do desenho industrial poder ced-lo ou licenci-lo como melhor lhe convir. O Mestre Ulhoa Coelho, por exemplo, em seu manual, trata da cesso e licena de todas as propriedades industriais em um nico captulo, sem fazer qualquer ressalva com relao aos desenhos industriais. Como veremos mais adiante, contratos relativos aos direitos patrimoniais dos desenhos industriais no so apenas possveis, mas regulados pelo INPI. Assim, caro candidato, aps apresentados os objetos de propriedade industrial, apresentamos, abaixo, um quadro resumo do que foi estudado por ns at aqui.
Patente Inveno Vigncia 20 anos (min. 10 anos) Prorrogao No h Modelo de utilidade 15 anos (mn. 7 anos) No h
Registro Desenho industrial 10 anos Marca 10 anos
Trs perodos de cinco anos, cada No admite Novidade Originalidade Aplicabilidade Licitude
Perodos iguais e ilimitados No admite Novidade relativa No colidncia Licitude
Licena compulsria Requisitos
Admite Novidade
Admite
Inventividade Aplicabilidade industrial Licitude
5. Outros contratos intelectuais 5.1. Transferncia de tecnologia
A cesso e o licenciamento de registros e patentes de propriedade industrial, os quais acabamos de estudar, no so apenas contratos intelectuais, mas tambm contratos de transferncia de tecnologia. O INPI lista seis tipos de contrato, em seu site1:
Texto extrado da pgina: http://www.inpi.gov.br/index.php/contrato-de-tecnologia/guia-basico
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Licena para explorao de patente e desenho industrial: contratos para autorizar a explorao por terceiros do objeto de patente, regularmente depositada ou concedida no pas e pedido de desenho industrial, identificando direito de propriedade industrial. Licena para uso de Marca: contrato que se destina a autorizar o uso efetivo, por terceiros, de marca regularmente depositada ou registrada no pas. Franquia: envolve servios, transferncia de tecnologia e transmisso de padres, alm de uso de marca ou patente. O franqueado dever comprovar conhecimento da Circular de Oferta, que um documento produzido pelo franqueador, conforme artigo 3 da Lei de Franquia (n 8955/1994). A Circular de Oferta dever conter o histrico resumido da empresa, balanos e demonstrativos financeiros da empresa, perfil do franqueado ideal; situao perante o INPI das marcas ou patentes envolvidas. Ela dever ser entregue ao franqueado at 10 dias antes da assinatura do contrato. Fornecimento de Tecnologia: contrato que estipula as condies para a aquisio de conhecimentos e de tcnicas no amparados por direitos, incluindo conhecimentos e tcnicas no amparados por propriedade industrial depositados ou concedidos no Brasil (Know How). Servios de Assistncia Tcnica e Cientfica: incluem a obteno de tcnicas para elaborar projetos ou estudos e a prestao de alguns servios especializados.
As cesses no aparecem, pois so transferncias definitivas de propriedade intelectual. Isto no as desconfigura como contratos intelectuais, mas, se repararmos nos tipos contratuais supra, eles no so contratos de transferncia de propriedade, mas de licenciamento, transferncia de conhecimentos e servios tcnicos. J estudamos as licenas e a franquia ser abordada em tpico prprio. Assim, vamos tratar dos dois que restaram, enfatizando o que pode ser cobrado no certame. Os contratos de Fornecimento de Tecnologia so, segundo o prprio Instituto Nacional da Propriedade Industrial:
Contratos que objetivam a aquisio de conhecimentos e de tcnicas no amparados por direitos de propriedade industrial, destinados produo de bens industriais e servios. Esses contratos devero conter uma indicao perfeita do produto, bem como o setor industrial em que ser aplicada a tecnologia.
O INPI determina que o objeto destes contratos dever ser detalhado com clareza. Alm disso, os contratos de Fornecimento de Tecnologia devero conter
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DIREITO EMPRESARIAL PROFESSOR: ANTONIO NBREGA uma identificao perfeita dos produtos e/ou processos, bem como o setor industrial em que ser aplicada a tecnologia. J os contratos de Servios de Assistncia Tcnica e Cientfica, seguindo a mesma fonte de definio, so:
Contratos que estipulam as condies de obteno de tcnicas, mtodos de planejamento e programao, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados execuo ou prestao de servios especializados. So passveis de registro no INPI os servios relacionados a atividade fim da empresa, assim como os servios prestados em equipamentos e/ou mquinas no exterior, quando acompanhados por tcnico brasileiro e/ou gerarem qualquer tipo de documento, como por exemplo, relatrio.
No h nenhuma determinao especial, quanto ao objeto do contrato, alm de que dever ser detalhado com clareza, definindo os servios que sero executados. A nica reg ra especfica, constante na LPI, sobre a transferncia de tecnologia, o art. 211, que tambm diz respeito s franquias:
Art. 211. O INPI far o registro dos contratos que impliquem transferncia de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relao a terceiros. Pargrafo nico. A deciso relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo ser proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro.
Estes contratos, fora os requisitos de registro, regem-se pelas normas contratuais do Cdigo Civil. Por isso, esta norma, do art. 211, a nica regra legal, especfica que o caro candidato precisa guardar para o certame. 5.2. Contrato de licena de uso de software (logicirio)
A propriedade dos programas de computador softwares ou logicirios no protegida pelo Direito Industrial, mas pelo Direito Autoral. Porm, h algumas semelhanas com o Direito Industrial. Primeiramente, no h certos direitos morais, relativos sua propriedade. Em segundo lugar, a proteo conferida possui uma validade de cinquenta anos. Vejamos alguns dispositivos da L. 9.609/1998 (LS):
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Art. 2 O regime de proteo propriedade intelectual de programa de computador o conferido s obras literrias pela legislao de direitos autorais e conexos vigentes no Pas, observado o disposto nesta Lei. 1 No se aplicam ao programa de computador as disposies relativas aos direitos morais, ressalvado, a qualquer tempo, o direito do autor de reivindicar a paternidade do programa de computador e o direito do autor de opor-se a alteraes no-autorizadas, quando estas impliquem deformao, mutilao ou outra modificao do programa de computador, que prejudiquem a sua honra ou a sua reputao. 2 Fica assegurada a tutela dos direitos relativos a programa de computador pelo prazo de cinqenta anos, contados a partir de 1 de janeiro do ano subseqente ao da sua publicao ou, na ausncia desta, da sua criao. 3 A proteo aos direitos de que trata esta Lei independe de registro. 4 Os direitos atribudos por esta Lei ficam assegurados aos estrangeiros domiciliados no exterior, desde que o pas de origem do programa conceda, aos brasileiros e estrangeiros domiciliados no Brasil, direitos equivalentes. 5 Inclui-se dentre os direitos assegurados por esta Lei e pela legislao de direitos autorais e conexos vigentes no Pas aquele direito exclusivo de autorizar ou proibir o aluguel comercial, no sendo esse direito exaurvel pela venda, licena ou outra forma de transferncia da cpia do programa. 6 O disposto no pargrafo anterior no se aplica aos casos em que o programa em si no seja objeto essencial do aluguel.
Por ser um direito autoral, este nasce com a criao do prprio programa, independentemente de registro, porm, pela sua especificidade, recomendvel que o autor do programa publique-o e registre-o. Esta ser a forma mais garantida de comprovar sua autoria. Em razo disto, o INPI embora seja o Instituto Nacional da Propriedade Industrial oferece ao autor de softwares a possibilidade de registrar sua autoria no Instituto. Este registro ainda possui a vantagem de conferir proteo internacional, pois o Brasil signatrio do acordo TRIPS. Quanto aos programas estrangeiros, estes no necessitam de registro quando o pas de origem conceder reciprocidade. Fora estes assuntos introdutrios, como o edital trata apenas dos contratos de comercializao, este ser o nico tpico que abordaremos, a partir de agora.
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DIREITO EMPRESARIAL PROFESSOR: ANTONIO NBREGA Quem compra um programa de computador, na realidade, no est comprando o programa, mas adquirindo a licena para o seu uso. o que dispe a Lei, em art. 9:
Art. 9 O uso de programa de computador no Pas ser objeto de contrato de licena. Pargrafo nico. Na hiptese de eventual inexistncia do contrato referido no caput deste artigo, o documento fiscal relativo aquisio ou licenciamento de cpia servir para comprovao da regularidade do seu uso.
Pode o programa de computador ser objeto de cesso? Sim, mas somente os seus direitos patrimoniais. Por ser direito autoral, sua autoria no pode ser cedida ( um direito moral). Porm, a disciplina da cesso de direitos autorais especfica da L. 9.610/1998, no fazendo parte do nosso programa. Assim, o nosso tpico especfico o contrato padro de comercializao de softwares, que, no Brasil, feito por licena. Esta licena pode ser de uso para o usurio final ou de comercializao para o revendedor. A LS no especfica quanto licena de uso, sendo aplicvel o Cdigo Civil e o Cdigo de Defesa do Consumidor, quando for cabvel. Quando o usurio do software for pessoa natural, no empresria, que utilize o programa para fins particulares, no h dvida de que o CDC ser aplicvel. Porm, quanto ao usurio final empresrio ou pessoa jurdica, a aplicabilidade deste Cdigo controversa na doutrina, e esta discusso foge do escopo de nossa aula. J a comercializao possui um artigo especfico, cujo caput envolve questes tributrias, no atinentes ao nosso estudo, mas os incisos devemos observar:
Art. 10. Os atos e contratos de licena de direitos de comercializao referentes a programas de computador de origem externa devero fixar, quanto aos tributos e encargos exigveis, a responsabilidade pelos respectivos pagamentos e estabelecero a remunerao do titular dos direitos de programa de computador residente ou domiciliado no exterior. 1 Sero nulas as clusulas que: I - limitem a produo, a distribuio ou a comercializao, em violao s disposies normativas em vigor; II - eximam qualquer dos contratantes das responsabilidades por eventuais aes de terceiros, decorrentes de vcios, defeitos ou violao de direitos de autor.
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DIREITO EMPRESARIAL PROFESSOR: ANTONIO NBREGA Por ltimo, um programa de computador pode ser objeto de contrato de fornecimento de tecnologia. Neste caso, para produzir efeitos em relao terceiros, o contrato dever ser arquivado no INPI.
Art. 11. Nos casos de transferncia de tecnologia de programa de computador, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial far o registro dos respectivos contratos, para que produzam efeitos em relao a terceiros. Pargrafo nico. Para o registro de que trata este artigo, obrigatria a entrega, por parte do fornecedor ao receptor de tecnologia, da documentao completa, em especial do cdigo-fonte comentado, memorial descritivo, especificaes funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados tcnicos necessrios absoro da tecnologia.
5.3. Franquia (franchising)
J falamos brevemente sobre a franquia e agora aprofundaremo-nos em seu estudo. Este contrato , na verdade, um compacto de contratos, pois envolve licena de marca e/ou patente, licena de distribuio de produtos ou servios, alm de prestaes de servios do franqueador ao franqueado para que este possa dar inicio ao seu empreendimento. J apresentamos, anteriormente, o art. 2 da L. 8.955/1994 (LF), mas convm repeti-lo:
Art. 2 Franquia empresarial o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuio exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou servios e, eventualmente, tambm ao direito de uso de tecnologia de implantao e administrao de negcio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remunerao direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vnculo empregatcio.
V-se que o legislador no inclui, necessariamente, a prestao de servios do franqueador, mas esta, em regra, ocorrer, pois interesse do proprietrio da franquia que a qualidade de seus produtos e a reputao de sua marca seja garantida. O Mestre Fbio Ulhoa Coelho, inclusive, considera o contrato de franquia como a fuso de contratos: a licena de uso da marca e a prestao de servios de organizao de empresa (esta definio j foi
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DIREITO EMPRESARIAL PROFESSOR: ANTONIO NBREGA abordada em concursos, de forma favorvel). Esta prestao divide-se em trs subcontratos: Management: orientaes ao franqueado sobre como gerir a empresa e treinar sua equipe. Engineering: orientaes sobre a montagem e planejamento espacial do estabelecimento fsico do franqueado. Marketing: orientaes sobre a divulgao e promoo do produto no mercado.
Conforme a doutrina, o contrato de franquia no tpico, pois a Lei no define direitos e deveres dos contratantes, mas apenas obriga os empresrios que pretendem franquear seu negcio a expor, anteriormente concluso do acordo, aos interessados algumas informaes essenciais. Alm disso, o registro no INPI, conforme o j visto art. 211 da LPI, no obrigatrio e nem constitutivo, mas apenas requisito para a produo de efeitos perante terceiros (art. 6, finis). Contudo, a LF impe certos requisitos validade do contrato de franquia. O primeiro que ele deve ser sempre escrito e assinado na presena de duas testemunhas (art. 6, initium). Alm disso, e mais importante, ante sua especificidade, a Lei exige que o franqueador fornea ao franqueado uma circular de oferta de franquia (COF):
Art. 3 Sempre que o franqueador tiver interesse na implantao de sistema de franquia empresarial, dever fornecer ao interessado em tornar-se franqueado uma circular de oferta de franquia, por escrito e em linguagem clara e acessvel, contendo obrigatoriamente as seguintes informaes: I - histrico resumido, forma societria e nome completo ou razo social do franqueador e de todas as empresas a que esteja diretamente ligado, bem como os respectivos nomes de fantasia e endereos; II - balanos e demonstraes financeiras da empresa franqueadora relativos aos dois ltimos exerccios; III - indicao precisa de todas as pendncias judiciais em que estejam envolvidos o franqueador, as empresas controladoras e titulares de marcas, patentes e direitos autorais relativos operao, e seus subfranqueadores, questionando especificamente o sistema da franquia ou que possam diretamente vir a impossibilitar o funcionamento da franquia; IV - descrio detalhada da franquia, descrio geral do negcio e das atividades que sero desempenhadas pelo franqueado; V - perfil do franqueado ideal no que se refere a experincia anterior, nvel de escolaridade e outras caractersticas que deve ter, obrigatria ou preferencialmente; Prof. Antonio Nbrega
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VI - requisitos quanto ao envolvimento direto do franqueado na operao e na administrao do negcio; VII - especificaes quanto ao: a) total estimado do investimento inicial necessrio aquisio, implantao e entrada em operao da franquia; b) valor da taxa inicial de filiao ou taxa de franquia e de cauo; e c) valor estimado das instalaes, equipamentos e do estoque inicial e suas condies de pagamento; VIII - informaes claras quanto a taxas peridicas e outros valores a serem pagos pelo franqueado ao franqueador ou a terceiros por este indicados, detalhando as respectivas bases de clculo e o que as mesmas remuneram ou o fim a que se destinam, indicando, especificamente, o seguinte: a) remunerao peridica pelo uso do sistema, da marca ou em troca dos servios efetivamente prestados pelo franqueador ao franqueado (royalties); b) aluguel de equipamentos ou ponto comercial; c) taxa de publicidade ou semelhante; d) seguro mnimo; e e) outros valores devidos ao franqueador ou a terceiros que a ele sejam ligados; IX - relao completa de todos os franqueados, subfranqueados e subfranqueadores da rede, bem como dos que se desligaram nos ltimos doze meses, com nome, endereo e telefone; X - em relao ao territrio, deve ser especificado o seguinte: a) se garantida ao franqueado exclusividade ou preferncia sobre determinado territrio de atuao e, caso positivo, em que condies o faz; e b) possibilidade de o franqueado realizar vendas ou prestar servios fora de seu territrio ou realizar exportaes; XI - informaes claras e detalhadas quanto obrigao do franqueado de adquirir quaisquer bens, servios ou insumos necessrios implantao, operao ou administrao de sua franquia, apenas de fornecedores indicados e aprovados pelo franqueador, oferecendo ao franqueado relao completa desses fornecedores; XII - indicao do que efetivamente oferecido ao franqueado pelo franqueador, no que se refere a: a) superviso de rede; b) servios de orientao e outros prestados ao franqueado; c) treinamento do franqueado, especificando durao, contedo e custos; d) treinamento dos funcionrios do franqueado; e) manuais de franquia; f) auxlio na anlise e escolha do ponto onde ser instalada a franquia; e g) layout e padres arquitetnicos nas instalaes do franqueado; XIII - situao perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - (INPI) das marcas ou patentes cujo uso estar sendo autorizado pelo franqueador;
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XIV - situao do franqueado, aps a expirao do contrato de franquia, em relao a: a) know how ou segredo de indstria a que venha a ter acesso em funo da franquia; e b) implantao de atividade concorrente da atividade do franqueador; XV - modelo do contrato-padro e, se for o caso, tambm do pr-contrato-padro de franquia adotado pelo franqueador, com texto completo, inclusive dos respectivos anexos e prazo de validade.
Esta circular dever ser entregue ao interessado, com o prazo mnimo de dez dias antes da assinatura do contrato, ou, imediatamente, se for pago qualquer valor ao franqueador ou preposto deste (art. 4). Caso este requisito no seja cumprido, o franqueado pode arguir a anulabilidade do contrato e exigir o reembolso de todas as quantias despendidas. Esta sano aplica-se, tambm, ao franqueador que veicular informaes falsas na COF (art. 7).
Art. 4 A circular oferta de franquia dever ser entregue ao candidato a franqueado no mnimo 10 (dez) dias antes da assinatura do contrato ou prcontrato de franquia ou ainda do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao franqueador ou a empresa ou pessoa ligada a este. Pargrafo nico. Na hiptese do no cumprimento do disposto no caput deste artigo, o franqueado poder argir a anulabilidade do contrato e exigir devoluo de todas as quantias que j houver pago ao franqueador ou a terceiros por ele indicados, a ttulo de taxa de filiao e royalties, devidamente corrigidas, pela variao da remunerao bsica dos depsitos de poupana mais perdas e danos. Art. 7 A sano prevista no pargrafo nico do art. 4 desta lei aplica-se, tambm, ao franqueador que veicular informaes falsas na sua circular de oferta de franquia, sem prejuzo das sanes penais cabveis.
Com isto, vimos todos os dispositivos relevantes da Lei de Franquias. Esta no muito extensa, pois, como j dito, o contrato de franquia no tpico. Como ltimos detalhes, devemos ter em mente que o contrato de franquia, em hiptese alguma, ser considerado relao de emprego (art. 2; exceto, claro, se constituir em uma verdadeira fraude). Ademais, cumpre notar que existe a possibilidade de subfranqueamento, em razo do que induz o art. 9 da LF. Fora isso, a venda de produtos do franqueador para o franqueado no requisito essencial da franquia.
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DIREITO EMPRESARIAL PROFESSOR: ANTONIO NBREGA 6. Indicaes geogrficas
Prezado candidato, s indicaes geogrficas, a LPI dedica apenas sete artigos e determina, no pargrafo nico do art. 182, que ao INPI caber estabelecer as condies de registro das indicaes geogrficas. O art. 176 descreve que indicaes geogrficas so as indicaes de procedncia ou denominao da origem. Porm, a melhor descrio a dada pelo site do prprio INPI:
Ao longo dos anos, algumas cidades ou regies ganham fama por causa de seus produtos ou servios. Quando qualidade e tradio se encontram num espao fsico, a Indicao Geogrfica surge como fator decisivo para garantir a diferenciao do produto. Isso porque a IG delimita a rea de produo, restringindo seu uso aos produtores da regio (em geral, uma Associao) e onde, mantendo os padres locais, impede que outras pessoas usem o nome da regio com produtos de baixa qualidade. A IG no tem prazo de validade. Com isso, o interesse nacional por esta certificao cada vez maior.
Ou seja, as indicaes geogrficas so formas de um produtor de determinada regio indicar que a procedncia ou origem de seus produtos. Obviamente, isto ser feito quando a procedncia ou origem for sinnimo de qualidade. Um dos exemplos mais famosos seja o caso do champagne. Este um caso de indicao geogrfica, pois s os espumantes provenientes da regio de Champagne, na Frana, podem ter esta denominao. Talvez o que o prezado candidato no saiba que a cachaa do Brasil tambm uma indicao geogrfica. O D. 4.062/2001, estabelece isso, com base em acordos internacionais:
Art. 1 O nome cachaa, vocbulo de origem e uso exclusivamente brasileiros, constitui indicao geogrfica para os efeitos, no comrcio internacional, do art. 22 do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comrcio, aprovado, como parte integrante do Acordo de Marraqueche, pelo Decreto Legislativo n 30, de 15 de dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994.
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Art. 2 O nome geogrfico Brasil constitui indicao geogrfica para cachaa, para os efeitos da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996, e para os efeitos, no comrcio internacional, do art. 22 do Acordo a que se refere o art. 1. Pargrafo nico. O nome geogrfico Brasil poder se constituir em indicao geogrfica para outros produtos e servios a serem definidos em ato do Poder Executivo. Art. 3 As expresses protegidas cachaa, Brasil e cachaa do Brasil somente podero ser usadas para indicar o produto que atenda s regras gerais estabelecidas na Lei no 8.918, de 14 de julho de 1994, e no Decreto no 2.314, de 4 de setembro de 1997, e nas demais normas especficas aplicveis. 1 O uso das expresses protegidas cachaa, Brasil e cachaa do Brasil restrito aos produtores estabelecidos no Pas. 2 O produtor de cachaa que, por qualquer meio, usar as expresses protegidas por este Decreto em desacordo com este artigo perder o direito de us-la em seus produtos e em quaisquer meios de divulgao.
Por meio destes exemplos, podemos ver a utilizao prtica das indicaes geogrficas, que no so apenas um direito do produtor, mas tambm algo que o INPI protege e combate as falsas indicaes. Por isso, a Lei dispe que:
Art. 2 A proteo dos direitos relativos propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnolgico e econmico do Pas, efetua-se mediante: I - concesso de patentes de inveno e de modelo de utilidade; II - concesso de registro de desenho industrial; III - concesso de registro de marca; IV - represso s falsas indicaes geogrficas; e V - represso concorrncia desleal.
H o registro de indicaes geogrficas, mas, como j observado, sua regulamentao feita pelo prprio INPI, por meio de dispositivos infralegais. Atualmente, a Resoluo INPI 075 rege o assunto, mas isto no algo que o candidato precisa se preocupar, pois no ser cobrado na prova. Na realidade, as indicaes geogrficas no um assunto muito abordado, nos certames. Em nossas pesquisas, no encontramos nenhuma questo, nos grandes concursos. Sendo assim, vamos nos ater aos sete artigos da Lei, sendo que o primeiro que descreve as indicaes geogrficas j foi visto.
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A segunda distino ocorre nos dois artigos seguintes, que definem origem e procedncia:
Art. 177. Considera-se indicao de procedncia o nome geogrfico de pas, cidade, regio ou localidade de seu territrio, que se tenha tornado conhecido como centro de extrao, produo ou fabricao de determinado produto ou de prestao de determinado servio. Art. 178. Considera-se denominao de origem o nome geogrfico de pas, cidade, regio ou localidade de seu territrio, que designe produto ou servio cujas qualidades ou caractersticas se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geogrfico, includos fatores naturais e humanos.
Em sntese, podemos dizer que procedncia indicao de qualidade notria de uma regio em extrair, produzir ou fabricar certos produtos ou prestar certos servios. J a origem indica qualidade em razo de fatores exclusiva ou essencialmente geogrficos. O art. 179 determina que a proteo estender-se- representao grfica ou figurativa da indicao geogrfica, bem como representao geogrfica de pas, cidade, regio ou localidade de seu territrio cujo nome seja indicao geogrfica. J o art. 180 dispe que quando o nome geogrfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou servio, no ser considerado indicao geogrfica. O art. 181 estabelece que o nome geogrfico que no constitua indicao de procedncia ou denominao de origem poder servir de elemento caracterstico de marca para produto ou servio, desde que no induza falsa procedncia. Por ltimo, talvez a regra mais importante para os produtores a informada no ltimo dispositivo:
Art. 182. O uso da indicao geogrfica restrito aos produtores e prestadores de servio estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relao s denominaes de origem, o atendimento de requisitos de qualidade.
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DIREITO EMPRESARIAL PROFESSOR: ANTONIO NBREGA E assim, caro candidato, chegamos ao fim de nossa aula. Bons estudos e at a prxima, quando trataremos dos contratos comerciais.
7. Exerccios 1. (VUNESP - 2011 - TJ-SP Juiz) So patenteveis:
I. Descobertas, teorias cientficas e mtodos matemticos. II. O objeto de uso prtico, ou parte deste, suscetvel de aplicao industrial, que apresente nova forma ou disposio, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricao. III. Tcnicas e mtodos operatrios ou cirrgicos para aplicao no corpo humano. IV. A inveno que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicao industrial. Est correto apenas o contido em a) I, II e IV b) I, II e III. c) II, III e IV. d) II e IV. e) IV.
2. (CESPE - 2008 - OAB-SP - Exame de Ordem - 3 - Primeira Fase) patentevel como inveno ou modelo de utilidade
a) aquilo que for contrrio moral e aos bons costumes, desde que preencha os requisitos da patenteabilidade novidade, atividade inventiva e aplicao industrial. b) aquilo que for contrrio segurana, ordem e sade pblica, desde que preencha os requisitos da patenteabilidade novidade, atividade inventiva e aplicao industrial.
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DIREITO EMPRESARIAL PROFESSOR: ANTONIO NBREGA c) microrganismo transgnico que atenda aos requisitos da patenteabilidade novidade, atividade inventiva e aplicao industrial e que no seja mera descoberta. d) sinal distintivo visualmente perceptvel e no compreendido nas proibies legais.
3. (VUNESP - 2007 - OAB-SP - Exame de Ordem - 3 - Primeira Fase) A Lei n. 9.279/1996, que trata da propriedade industrial, confere ao titular da patente o direito de obter indenizao pela explorao indevida de seu objeto,
a) somente aps a data da concesso da patente. b) inclusive em relao explorao ocorrida entre a data da publicao do pedido e a data da concesso da patente. c) a partir da data em que restar comprovada sua inveno pelo titular. d) inclusive contra aquele que, de boa f, antes da data do depsito ou de prioridade da patente, j explorava seu objeto no pas.
4. (CESPE - 2007 - MPE-AM - Promotor de Justia) Um tema recorrente relativo disciplina das patentes refere-se ao licenciamento compulsrio, atualmente objeto de crescente interesse nacional e internacional. No que concerne s opes implementadas pelo legislador brasileiro para disciplin-lo, correto afirmar que o licenciamento compulsrio
a) pressupe, necessariamente, prova de conduta ilcita cometida pelo titular da patente, por exercer seus direitos de modo abusivo. b) exige procedimento judicial prvio, garantindo-se ampla defesa e o contraditrio ao titular da patente. c) ser sempre sublicenciamento. concedido sem exclusividade, no se admitindo o
d) obrigatrio no caso de patentes de interesse nacional. e) ser extinto no caso de ocorrer cesso, alienao ou arrendamento do empreendimento autorizado a explorar a patente.
5. (VUNESP - 2009 - TJ-MT Juiz) A marca

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a) identifica diretamente o empresrio e a sociedade empresria. b) uma vez registrada, garante o uso exclusivo ao titular por 05 anos. c) independe de registro para garantir o uso exclusivo ao seu criador. d) pode ser licenciada contratualmente, mas no cedida a terceiros. e) pode ser tridimensional.
6. (IESES - 2011 - TJ-MA - Titular de Servios de Notas e de Registros Provimento por remoo) Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta de acordo o disposto na Lei 9.279/96 (lei da propriedade industrial): I. As pessoas fsicas no podem requerer o registro de marca. II. Os bens de propriedade industrial so considerados bens mveis. III. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido pelo Cartrio de Ttulos e Documentos. IV. A marca e a patente s podero ser cedidas aps o efetivo registro.
a) Somente a assertiva II est correta. b) Todas as assertivas esto incorretas. c) Somente a assertivas II est incorreta. d) As assertivas II e IV esto corretas.
7. (Antonio Nbrega Ponto dos Concursos 2012) Sobre a vigncia dos registros de desenho industrial, assinale a alternativa correta.
a) O registro vigorar pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data do depsito, sendo improrrogvel. b) O registro vigorar pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depsito, prorrogvel por 3 (trs) perodos sucessivos de 10 (dez) anos cada. c) O registro vigorar pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depsito, prorrogvel por 3 (trs) perodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada. d) O registro vigorar pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depsito, prorrogvel por 5 (cinco) perodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada. 41 Prof. Antonio Nbrega www.pontodosconcursos.com.br
DIREITO EMPRESARIAL PROFESSOR: ANTONIO NBREGA d) O registro vigorar pelo prazo de 5 (cinco) anos contados da data do depsito, prorrogvel por 5 (cinco) perodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.
8.(MPE-SP - 2006 - MPE-SP - Promotor de Justia) A Circular de Oferta de Franquia dever ser entregue ao candidato a franqueado no prazo mnimo de:
a) 15 dias antes da assinatura do contrato de franquia ou ainda do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao franqueador ou a empresa ou pessoa ligada a este, sob pena de nulidade do contrato e obrigao de devoluo de todas as quantias que o franqueado j houver pago ao franqueador, devidamente corrigidas pela variao da remunerao bsica dos depsitos de poupana mais perdas e danos. b) 15 dias antes da assinatura do contrato ou pr-contrato de franquia ou ainda do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao franqueador ou a empresa ou pessoa ligada a este, sob pena de nulidade do contrato e obrigao de devoluo de todas as quantias que o franqueado j houver pago ao franqueador, devidamente corrigidas pela variao da remunerao bsica dos depsitos de poupana mais perdas e danos. c) 30 dias antes da assinatura do contrato de franquia ou ainda do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao franqueador ou a empresa ou pessoa ligada a este, sob pena de nulidade do contrato e obrigao de devoluo de todas as quantias que o franqueado j houver pago ao franqueador ou a terceiros por ele indicados, devidamente corrigidas pela variao da remunerao bsica dos depsitos de poupana mais perdas e danos. d) 10 dias antes da assinatura do contrato ou pr-contrato de franquia, ou, ainda, do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao franqueador, ou, a empresa ou pessoa ligada a este, sob pena de anulabilidade do contrato e obrigao de devoluo de todas as quantias que o franqueado j houver pago ao franqueador, ou, a terceiros por ele indicados, devidamente corrigidas pela variao da remunerao bsica dos depsitos de poupana mais perdas e danos. e) 10 dias antes da assinatura do contrato de franquia ou ainda do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao franqueador ou a empresa ou pessoa ligada a este, sob pena de nulidade do contrato e obrigao de devoluo de todas as quantias que o franqueado j houver pago ao
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DIREITO EMPRESARIAL PROFESSOR: ANTONIO NBREGA franqueador, devidamente corrigidas pela variao da remunerao bsica dos depsitos de poupana mais perdas e danos.
9. (FGV - 2010 - SEAD-AP - Auditor da Receita do Estado - Prova 2) A respeito do contrato de franquia correto afirmar que:
a) configura-se relao trabalhista entre franqueado e franqueador. b) a validade do contrato de franquia depende do seu registro no rgo competente. c) o contrato de franquia pode ser apenas verbal. d) o franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuio, exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou servios. e) as empresas franqueadora e franqueadas constituem-se como grupo de sociedades nos termos da disciplina societria.
10. (Antonio Nbrega Ponto dos Concursos 2012) Sobre as indicaes geogrficas a) Quando o nome geogrfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou servio, ser considerado indicao geogrfica. b) Quando o nome geogrfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou servio, no ser considerado indicao geogrfica. c) Quando o nome geogrfico se houver tornado de uso incomum, designando produto ou servio, no ser considerado indicao geogrfica. d) Quando o nome geogrfico se houver tornado de uso incomum, designando produto ou servio, ser considerado indicao geogrfica. e) Nenhuma das hipteses acima verdadeira.
Gabarito Questo 1 - D Questo 2 C Questo 3 B

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DIREITO EMPRESARIAL PROFESSOR: ANTONIO NBREGA Questo 4 C Questo 5 E Questo 6 A Questo 7 C Questo 8 D Questo 9 D Questo 10 B
Questo 1 Esta questo trata do rol dos objetos no patenteveis, visto anteriormente, constante no art. 10 da LPI. A resposta certa a opo d, pois o item I possui objeo no inciso I do art. supra, e o item III, no VIII. O item II descreve os modelos de utilidade (art. 9), e o item IV, as invenes (art. 8), sendo corretos, portanto.
Questo 2 A questo trata novamente do mesmo assunto e a resposta a alternativa c (exceo do art. 18, III, LPI). As alternativas a e b esto erradas, em razo do art. 18, I. A d est errada, pois descreve uma marca (art. 122), que no objeto de patente.
Questo 3 A resposta correta a opo b, pois descreve o caput do art. 44, LPI. As opes a e c confrontam este mesmo dispositivo e a d, o art. 45.
Questo 4 A opo c est correta, pois o mandamento contido no art. 72 da LPI. A opo a est errada, pois o 1 do art. 68 prev casos de licenciamento compulsrio, nos quais no h conduta abusiva, mas falta de explorao econmica da patente. A opo b tambm se equivoca, tendo em vista que a licena compulsria pode ser concedida de ofcio, nos casos de emergncia nacional ou interesse pblico, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado no atenda a essa necessidade, sem
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DIREITO EMPRESARIAL PROFESSOR: ANTONIO NBREGA prejuzo dos direitos do respectivo titular (art. 71). Pelas mesmas razes legais, a opo d tambm est errada, considerando que no obrigatria. A opo e no correta, pois contraria o 3 do art. 74.
Questo 5 A resposta correta a opo e: a marca pode ser tridimensional. No h nenhuma permisso expressa, mas tambm no h nenhuma vedao e compatibiliza-se com a descrio, contida no art. 122 da LPI, de sinal distintivo visualmente perceptvel. Assim, como o que no est proibido, est permitido, possvel. A alternativa a est errada, pois o que identifica o empresrio ou a sociedade empresria diretamente o nome empresarial. A marca possui outras funes contidas nos incisos do art. 123. A b est errada, tendo em vista que o prazo de vigncia de dez anos e no cinco (art. 133). A c tambm est incorreta, pois a concesso do registro que constitui o direito, como afirma o art. 129. Por fim, a d est equivocada, pois contraria ao art. 134.
Questo 6 Somente a segunda assertiva est correta (art. 5, LPI) o que faz da opo a a resposta da questo. O primeiro item est errado, considerando que contraria o art. 128. O terceiro, tendo em vista que o registro feito no INPI. O quarto, pois no o que determinam os arts. 58 e 130, I.
Questo 7 A alternativa correta a letra c (art. 108, LPI), eliminando todas as outras. Questo 8 A alternativa d correta, em razo do art. 4 e seu pargrafo nico da Lei de Franquias, o que faz com que todas as outras alternativas estejam erradas.
Questo 9
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DIREITO EMPRESARIAL PROFESSOR: ANTONIO NBREGA A resposta correta a contida na afirmativa d, pois o que est descrito no art. 2 da LF. A alternativa a est errada, tendo em vista contrariar o mesmo artigo, pois no se estabelece relao de emprego. A validade do contrato de franquia no depende do seu registro no rgo competente, conforme o art. 6, LPI, fazendo com que a opo b esteja errada. Assim como a c, pois, pelo mesmo artigo, o contrato deve ser sempre escrito. A alternativa e est errada pelo simples fato de no haver nada na Lei que preveja isto.
Questo 10 A resposta correta a opo b, considerando que repete o determinado pelo art. 180, LPI, o que faz com que as outras opes sejam erradas.
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DIREITO EMPRESARIAL PROFESSOR: ANTONIO NBREGA Bibliografia
BORBA, Jos Edwaldo Tavares. Direito Societrio. 8 ed. rev., aum. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.
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GRANJEIRO. J. Wilson e outros. Lei 6.404/76 Comentada e Introduo ao Direito da Empresa. 11 ed. Braslia: Obcursos, 2009.
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VEROSA, Haroldo Malheiros Duclerc, Curso de Direito Comercial. So Paulo: Malheiros, 2008.
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48

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DIREITO EMPRESARIAL PROFESSOR: ANTONIO NBREGA Aula 6 Direito Empresarial Prof.

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DIREITO EMPRESARIAL PROFESSOR: ANTONIO NBREGA 1. Introduo ao Direito de Propriedade Industrial

1.1. Propriedade intelectual: distino entre Direito Industrial e Direito Autoral

DIREITO EMPRESARIAL PROFESSOR: ANTONIO NBREGA

2. Patentes 2.1. Conceito e requisitos de patenteabilidade

Prof. Antonio Nbrega

Em seguida, temos uma lista de vedaes:

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Quanto novidade, temos o arts. 11, 12 e seus pargrafos:

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Quanto ao requisito da aplicabilidade, este mais simples:

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2.2. Procedimento de registro

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DIREITO EMPRESARIAL PROFESSOR: ANTONIO NBREGA

2.3. Cesso e licenciamento

DIREITO EMPRESARIAL PROFESSOR: ANTONIO NBREGA

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3. Marcas 3.1. Conceito, espcies e requisitos de registrabilidade

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DIREITO EMPRESARIAL PROFESSOR: ANTONIO NBREGA

3.2. Procedimento de registro

Prof. Antonio Nbrega

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3.3. Cesso e licenciamento

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4. Desenhos industriais 4.1. Conceito e requisitos de registrabilidade

DIREITO EMPRESARIAL PROFESSOR: ANTONIO NBREGA

4.2. Procedimento de registro

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Registro Desenho industrial 10 anos Marca 10 anos

Perodos iguais e ilimitados No admite Novidade relativa No colidncia Licitude

Licena compulsria Requisitos

Inventividade Aplicabilidade industrial Licitude

5. Outros contratos intelectuais 5.1. Transferncia de tecnologia

Texto extrado da pgina: http://www.inpi.gov.br/index.php/contrato-de-tecnologia/guia-basico

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5.3. Franquia (franchising)

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DIREITO EMPRESARIAL PROFESSOR: ANTONIO NBREGA 6. Indicaes geogrficas

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7. Exerccios 1. (VUNESP - 2011 - TJ-SP Juiz) So patenteveis:

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5. (VUNESP - 2009 - TJ-MT Juiz) A marca

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Gabarito Questo 1 - D Questo 2 C Questo 3 B

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