TRABAJO ANALTICO DE JURISPRUDENCIA

CURSO INTELECTUAL

PROPIEDAD

PROFESORA

ANA LEYVA WONG

ALUMNO TAFUR

ROBERTO SANTILLN

TEMA MARCAS

SIGNOS

DISTINTIVOS

CASO 2010/TPI-

RESOLUCIN

1283-

INDECOPI (GLORIA) TRIBUNAL DE LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

USMP FILIAL NORTE

FACULTAD DE DERECHO 2012 - I

Chiclayo, 29 de Mayo del 2012

Anlisis Crtico Caso: GLORIA

Partes intervinientes
Solicitante: DISTRIBUIDORA RANCES S.A.C. Opositora: GLORIA S.A. En la presente Resolucin del Tribunal de defensa de la competencia y de la propiedad intelectual , Gloria, una de las marcas ms reconocidas del mercado de alimentos y bebidas del Per fue declarada como notoriamente conocida por la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi. Este procedimiento se inicia a raz de la solicitud de registro de una marca con la denominacin Gloria por parte de la empresa Distribuidora Rances, que buscaba producir juguetes con dicho signo. Al respecto cabe hacer precisin sobre La calidad de Marca notoria DEFINICIN DE MARCA NOTORIA En ese sentido la Decisin 486 en su artculo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier Pas Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Por otro lado la interpretacin del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto al prrafo anterior es : Se entiende como marca notoriamente conocida aqulla que goza de gran difusin entre el pblico consumidor de la clase de producto o servicio de que se trate, se ubica en un nivel superior al que logran llegar pocas marcas por sus cualidades especiales, que les permite obtener un alto grado de aceptacin por parte del pblico consumidor. En la marca notoriamente conocida convergen su difusin entre el pblico consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los crculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningn consumidor recordar ni difundir el conocimiento de la marca

cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

RESUMEN PROCESAL DEL CASO Primera Instancia : OFICINA DE SIGNOS DISTINTIVOS DE INDECOPI PRIMERA ETAPA : DE SOLICITUD y OPOSICIN La solicitante en fecha 25 de abril del 2007, solicita el registro de la marca GLORIA, escrita en letras caractersticas sin reivindicar colores, conforme al modelo, para distinguir juguetes, de la clase 28 de la Nomenclatura. La empresa Gloria S.A. con fecha 09 de Julio del 2007, formula oposicin al registro del signo. Sealando lo siguiente: Es titular de diversas marcas en la clase 29 de la nomenclatura oficial, dentro de las cuales se encuentra la marca GLORIA que goza de la calidad de marca notoriamente conocida. Dada la notoriedad de la marca GLORIA, en el presente caso debe inaplicarse el principio de especialidad, ya que el hecho de que el signo solicitado pretenda distinguir productos de la clase 28 , no desvirtuara la confusin a la que se vern inducidos los consumidores en el caso de encontrarse con ambas marcas en el mercado. Adems, su empresa utiliza diversos productos de la clase 28 de la nomenclatura oficial como merchandising, los cuales son distribuidos entre el pblico consumidor. Invoca la aplicacin de los artculos 228 y 136 inciso a) de la Decisin 486.

Con fecha 10 de octubre del 2007, La OSD, declar infundada la oposicin formulada y otorg el registro del signo solicitado. Considerando entre otras cosas lo siguiente: o Notoriedad de la Marca GLORIA La empresa opositora se ha limitado a alegar que su marca GLORIA es notoria, sin que a la fecha haya presentado medios probatorios que acrediten tal hecho.

Al no haberse acreditado la notoriedad de la marca GLORIA, sta no resulta merecedora de la proteccin especial que la ley brinda.

Riesgo de confusin La opositora considera que el signo es semejante al grado de causar riesgo de confusin a las marcas GLORIA registradas a su favor en la clase 29 de la clasificacin internacional. La clase 29 comprende esencialmente productos alimenticios de origen animal. Mientras que la clase 28 comprende juegos o juguetes. Por tanto, se advierte que dichos productos no guardan vinculacin con aquellos que pretende con aquellos que pretende distinguir el signo solicitado, ya que la naturaleza, los canales de comercializacin y la finalidad en uno y otro caso son distintos.

Examen de registrabilidad El signo distintivo cumple con ser distintivo y susceptible de representacin grfica.

SEGUNDA ETAPA: DE RECONSIDERACIN Con fecha 29 de octubre del 2007, Gloria S.A. interpuso recurso de reconsideracin adjuntando diversos medios probatorios a fin de acreditar la notoriedad de la marca GLORIA. Estos son: o Estudios de Mercado denominados Recordacin y preferencia de marcas- Categora de leches elaborado por Arellano Marketing. Reportes de Participacin de marcas segn volumen comprado elaborado por Latinpanel Per S.A. Afiches publicitarios de la marca GLORIA Informe de Auditora de Productos para el caso de la leche, elaborado por la Corporacin de Compaas de Research CCR Audit.

o o

 Con fecha 2 de Setiembre del 2008, Mediante Memorandum N 32032008/DSD-Com; La CSD requiri a la Gerencia de Estudios Econmicos que emita un informe sobre la documentacin presentada por Gloria S.A.

Con fecha 18 de Setiembre del 2008, mediante Informe N 108-2008/GEE La Gerencia de Estudios Econmicos sealo lo siguiente: o A opinin de la Gerencia, la documentacin tcnica de los estudios de mercado requiere mayor sustento a fin de aceptar los resultados estadsticos como valederos. De lo contrario los resultados podran resultar sesgados al no satisfacer criterios estadsticos mnimos de validacin de datos. Asimismo, sugiri que los documentos Participacin de las marcas en el volumen comprado, e Informe de Auditora del Producto sean acompaados de notas tcnicas y metodolgicas acerca del cmo ha sido recopilada la informacin presentada. En los estudios de mercado, que parten del levantamiento de encuestas a consumidores, es de suma importancia la presentacin de la ficha tcnica del estudio en la que se especifique el universo considerado, el tipo de muestreo utilizado, el tamao de muestra encuestada, las fechas y lugares de recoleccin de datos, entre otros. A fin de realizar un anlisis exhaustivo y especfico acerca del conocimiento y posicionamiento de la marca en los consumidores, se recomienda que los estudios de mercado presenten documentacin adicional como el diseo muestral, informe de campo, as como la tasa de no respuesta y el anlisis estadstico de los datos. De lo contrario, los resultados podran resultar sesgados al no satisfacer criterios estadsticos mnimos de validacin de datos.

Con fecha 12 de junio del 2009, mediante Resolucin N 1469-2009/CSDIndecopi, La CSD, declar infundado el recurso de reconsideracin interpuesto. Consider que los medios probatorios presentados por la opositora no han desvirtuado los argumentos de la resolucin recurrida. SEGUNDA INSTANCIA : SALA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Con fecha 16 de julio del 2008 Gloria S.A. interpuso recurso de apelacin reiterando sus argumentos mencionados en la etapa de reconsideracin. Asimismo, precis que la Comisin no ha tenido en consideracin hechos evidentes del propio mercado y el carcter pblico de una historia de xito, la cual se inici el 5 de febrero de 1941.

Con fecha 26 de Noviembre del 2009, Gloria S.A. adjunt nuevos medios probatorios a fin de acreditar la notoriedad de la marca GLORIA. Asimismo solicit el uso de la palabra.

Con fecha 12 de mayo del 2010, se llev a cabo el informe oral, dejndose constancia de la inasistencia de la solicitante.

Cuestiones a discusin o Si la marca GLORIA de Gloria S.A. tiene la calidad de notoria. Cabe mencionar que tal como se ha sealado anteriormente, La Gerencia de Estudios Econmicos del INDECOPI, concluyo a travs del informe N 108-2008/GEE, que lo estudios presentados por Gloria S.A. no acreditaban la notoriedad de la marca GLORIA. Sin embargo , si bien las instancias resolutivas del indecopi tienen la facultad de disponer la actuacin de pruebas o informes respecto de materias que no son de su especialidad, las mismas debern ser evaluadas de acuerdo a su naturaleza y alcances. En tal sentido, el informe elaborado por la Gerencia de Estudios Econmicos a solicitud de la Primera Instancia , no constituye un elemento vinculante en tanto se encuentra destinado a analizar los aspectos tcnicos tomados en consideracin para la elaboracin de la encuesta, mas no a emitir un pronunciamiento sobre la notoriedad de la marca en cuestin, es decir sobre el alcance de la difusin y/o conocimiento de la misma por parte de los consumidores, facultad que es de competencia de los entes resolutivos De la revisin de las pruebas presentadas, se advierte que:

El estudio Recordacin y preferencia de marcas Categora de leches elaborado por Arellano Marketing, permite concluir que en el ao 2008, de una muestra de 900 personas de distintas edades y que viven no slo en la capital, sino tambin en provincias, la mayora tena presente a la marca GLORIA como lder del mercado. Los reportes de Participacin de marcas segn volumen comprado y Conocimiento de Marcas, coinciden en sealar que de todas las marcas de lcteos existentes en el Per, GLORIA es la que goza de mayor reconocimiento y posicionamiento en el mercado nacional, no slo por su alto ndice de recordacin entre los consumidores, sino tambin por ser la que ms se consume. Por otro lado el Informe de Auditora de Productos, demuestra que la leche GLORIA tuvo el mayor porcentaje de ventas en los aos 2004, 2005, 2006, 2007, lo que acredita que dicha marca no slo posee altos niveles de recordacin, sino tambin que es la marca de lcteos ms consumida en el mercado nacional.

Por lo expuesto, los medios probatorios acreditan que la marca GLORIA es ampliamente conocida y difundida con relacin a leche, yogurt y productos lcteos, adems de ser una marca de uso constante y extendido a nivel nacional, por lo que corresponde considerarla una marca notoriamente conocida.

Prohibicin contenida en el artculo 136 inciso h) de la Decisin 486. El artculo 136 inciso h) de la Decisin 486 establece que no podrn registrarse como marcas aquellos signos que constituyan una reproduccin, imitacin, traduccin, transliteracin, o transcripcin, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusin o de asociacin con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucin de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

En ese sentido se advierte que el signo solicitado est conformado por la denominacin GLORIA, por lo que constituye una reproduccin de la marca notoria.

Determinacin del riesgo de confusin y de asociacin La Sala considera que no existe vinculacin competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y lo que distingue la marca notoria, a pesar de la identidad fontica y semejanza grfica existente.

Dilucin de la marca De otorgase el registro del signo solicitado se estara debilitando la alta capacidad distintiva que la marca notoria GLORIA ha ganado en el mercado de lcteos, a pesar de ser un trmino con distintas acepciones, producindose, con ello, que el pblico consumidor le otorgue a dicho signo las cualidades de la marca notoria aun cuando aqul est destinado a distinguir productos de distinta naturaleza. En tal sentido, si los consumidores se encontraran en el mercado con una marca muy similar a la marca notoria, pero que es utilizada por un distinto titular y para distinguir productos de distinta naturaleza, automticamente el valor comercial de la marca notoria se vera afectado, con lo cual, se perdera el poder distintivo del que goza la marca notoria GLORIA. Por las razones explicadas, la Sala consider que el otorgamiento del registro solicitado podra diluir la fuerza distintiva de la marca GLORIA, o su valor comercial o publicitario.

Sobre el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria

Cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorizacin del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la creacin y consolidacin de esa imagen positiva. Se advierte que la imagen de la marca notoria GLORIA es la de productos lcteos de gran calidad; as, dicha imagen y el mensaje positivo que irradia la marca notoria podra ser transferida a los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado (juguetes) an cuando entre stos y los productos lcteos no exista vinculacin, con lo cual , el signo solicitado configurara un aprovechamiento del prestigio obtenido por la marca notoria GLORIA.

LA SALA DETERMIN QUE EL REGISTRO DEL SIGNO SOLICITADO, ES SUSCEPTIBLE DE PROVAR LA DILUCIN DE LA FUERZA DISTINTIVA DE LA MARCA NOTORIA, AS COMO UN APROVECHAMIENTO INJUSTO DEL PRESTIGIO DE LA MISMA, POR LO QUE SE ENCUENTRA INCURSO EN LA PROHIBICIN PREVISTA EN EL ARTCULO 136 INCISO H) DE LA DECISIN 486 NO CORRESPONDIENDO ACCEDER AL REGISTRO SOLICITADO.

RESOLUCIN DE LA SALA Revocar la Resolucin de Primera Instancia dictada por la CSD de fecha 12 de junio del 2009. En consecuencia, denegar el registro de la marca de producto constituida por la denominacin GLORIA escrita en letras caractersticas (sin reinvindicar colores), conforme al modelo, solicitado por Distribuidora Rances S.A.C.

CRTICA PERSONAL A Ttulo personal, concuerdo con la Sala de Propiedad Intelectual, al denegar el registro de la marca, al estar totalmente comprobado la calidad de marca notoria de GLORIA, y a su vez los 2 perjuicios que generara. Estos son: La dilucin del prestigio de la marca notoria GLORIA, ya que de existir otra marca similar, registrada en otra clase como la 28, los consumidores le restaran valor individual a la primera.

Y por otro lado el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, ya que sin mayor esfuerzo el titular de la segunda marca registrada, se beneficiara del prestigio y seguridad que genera la marca notoria en los consumidores.