CONTRATO DE LICENCIA DE SECRETO INDUSTRIAL

Conste por el presente documento el contrato de licencia de secreto industrial(1) que celebran de una parte, AAA, identificada con R.U.C. N ..........., inscrita en la partida electrnica N ........ del Registro de ersonas !ur"dicas de ......, con domicilio en ......................, debidamente representada por su gerente general don #......, identificado con $.N.%. N& ......., con poderes inscritos en el asiento ....... de la referida partida electrnica, a quien en lo sucesi'o se denominar( )* *%C)NC%AN+), -, de otra parte, ..., identificada con R.U.C. N ......, inscrita en la partida electrnica N ..... del Registro de ersonas !ur"dicas de ........, con domicilio en ....................., debidamente representada por su gerente general don ....................., identificado con $.N.%. N&..............., con poderes inscritos en el asiento ....... de la referida partida electrnica, a quien en lo sucesi'o se denominar( )* *%C)NC%A+AR%/, en los t0rminos contenidos en las cl(usulas siguientes1

AN+)C)$)N+)2

C*3U2U*A

R%4)RA.5 )* *%C)NC%AN+) es una persona 6ur"dica de

derec7o pri'ado constituido ba6o el r0gimen societario de la sociedad

annima, cu-o ob6eto social es la fabricacin de sistemas computari8ados de escritura digital conformados por monitores interacti'os pro'istos de sensores pticos - por un lapicero electrnico, los cuales al ser utili8ados en con6unto permiten introducir informacin a la computadora escribiendo directamente sobre el monitor.

$ic7os a'ances tecnolgicos 7an permitido la especiali8acin en la produccin de sistemas computari8ados de escritura digital, ra8n por la cual, actualmente es la 9nica empresa que proporciona dic7os equipos en el mercado(:).

C*3U2U*A 2);UN$A.5 )* *%C)NC%A+AR%/ es una empresa constituida ba6o el r0gimen de la sociedad annima, cu-o ob6eto social es la fabricacin de computadoras, domiciliada en el territorio de la Rep9blica, que go8ar( a partir de la firma de este contrato de la autori8acin de )* *%C)NC%AN+) para utili8ar - aplicar en la fabricacin de computadoras, la tecnolog"a industrial por 0ste desarrollada, acti'idad que deber( reali8arse slo en el territorio que comprende la ciudad de *ima en la Rep9blica de er9(<).

/.!)+/ $)* C/N+RA+/

C*3U2U*A +)RC)RA.5 or el presente contrato, )* *%C)NC%AN+) otorga a )* *%C)NC%A+AR%/ la autori8acin para la utili8acin - aplicacin de las t0cnicas - procedimientos de fabricacin de sistemas de escritura digital para computadoras.

)l *%C)NC%AN+) aclara que la tecnolog"a que ser( materia de licencia es de naturale8a eminentemente industrial - que al no 7aber sido de inter0s de su titular el patentarla, deber( seguir manteni0ndose en secreto(=).

C*3U2U*A CUAR+A.5 )n contraprestacin, )* *%C)NC%A+AR%/ se obliga a pagarle a )* *%C)NC%AN+) la cantidad de U2 > ................. (........... $lares Americanos), que se cancelar( en la forma siguiente1

U2 > ..................... (................. $lares Americanos), a la firma de

este documento.

U2 > ..................... (................. $lares Americanos) dentro de

los ...... d"as contados a partir de la fec7a de este contrato, para lo cual en este acto )* *%C)NC%A+AR%/, acepta la letra de cambio N& ....... por igual importe.

Adicionalmente, )* *%C)NC%A+AR%/ pagar( a )* *%C)NC%AN+) una regal"a de >......... mensuales. )sta regal"a se 7ar( efecti'a mediante pagos trimestrales.

)!)CUC%?N @ *AA/ $)* C/N+RA+/

C*3U2U*A BU%N+A.5 Ambas partes acuerdan que el contrato, tendr( una duracin de .... aCos, el cual empe8ar( a regir en forma inmediata desde la fec7a de la firma por ambas partes, 'encido el cual cesar(n los efectos de este acto, sal'o que las partes acuerden la prrroga del pla8o.

CARAC+)R)2 $)* C/N+RA+/

C*3U2U*A 2)D+A.5 *a licencia materia del presente contrato, se otorga en condiciones de eEclusi'idad a )* *%C)NC%A+AR%/, en 'irtud de lo cual, podr( pro7ibir a )* *%C)NC%AN+) la celebracin de contratos con terceros que transmitan la informacin que se le est( licenciando, en el territorio asignado.

A2%2+)NC%A +FCN%CA

C*3U2U*A 2F+%4A.5 )* *%C)NC%AN+) se obliga a poner a disposicin de )* *%C)NC%A+AR%/ el personal t0cnico necesario para implementar el sistema de escritura digital para computadoras.

C*3U2U*A /C+AGA.5 )l personal t0cnico dispuesto por )* *%C)NC%AN+) capacitar( a los t0cnicos de la empresa de )* *%C)NC%A+AR%/, por un per"odo de ...... meses, t0rmino en el que se encontrar(n 7abilitados para desarrollar la tecnolog"a - aplicarla en la fabricacin de los equipos seCalados en la cl(usula d0cimo segunda. 2i transcurridos los tres meses, el licenciatario necesitara un per"odo de capacitacin -Ho entrenamiento adicional, podr( solicitarlo al licenciante, - pre'io pago de una retribucin de .......... proceder( a dar inicio al programa.

C*3U2U*A N/G)NA.5 )* *%C)NC%AN+) se obliga adem(s, a proporcionar al *%C)NC%A+AR%/ toda la informacin referente a la produccin de los equipos, la misma que consta de ..... manuales, - ....... discos digitales, soportes f"sicos que contienen en forma detallada todas las t0cnicas procedimientos de fabricacin industrial de los equipos(I).

/.*%;AC%/N)2 @ $)R)CJ/2 $)* *%C)NC%AN+)

C*3U2U*A $FC%4A.5 )* *%C)NC%AN+) se reser'a el derec7o, conforme a sus planes de fabricacin, de introducir modificaciones en sus productos, cesando en la fabricacin de algunos de modelos que considere 7an ca"do en obsolescencia -H o introduciendo nue'os modelos o 'ersiones, as" como de utili8ar nue'os componentes en la fabricacin de los productos.

C*3U2U*A $FC%4/

R%4)RA.5 )* *%C)NC%AN+) se obliga a otorgar en

forma eEclusi'a al licenciatario, la autori8acin para el desarrollo aplicacin industrial de la tecnolog"a licenciada, slo en el territorio asignado. $ic7a eEclusi'idad implica la imposibilidad de que terceras personas puedan ser autori8adas a eEplotar la tecnolog"a licenciada en la 8ona asignada, as" como tampoco podr( el licenciante eEplotarla por s" mismo(K).

C*3U2U*A $FC%4/ 2);UN$A.5 )* *%C)NC%AN+) se obliga a garanti8ar el ptimo funcionamiento de los equipos de aire acondicionado para autom'iles fabricados con los conocimientos t0cnicos e industriales licenciados.

/.*%;AC%/N)2 $)* *%C)NC%A+AR%/

C*3U2U*A $FC%4/ +)RC)RA.5 )* *%C)NC%A+AR%/ no podr( fabricar o utili8ar sus productos elaborados con la tecnolog"a licenciada en territorio asignado a otro licenciatario.

C*3U2U*A $FC%4/ CUAR+A.5 )* *%C)NC%A+AR%/ deber( utili8ar solamente los signos distinti'os de )* *%C)NC%AN+) o la presentacin determinada por 0ste para distinguir el producto ba6o licencia durante el per"odo de 'igencia del acuerdo.

C*3U2U*A $FC%4/ BU%N+A.5 )* *%C)NC%A+AR%/ se obliga a aplicar en la fabricacin de los sistemas de escritura digital para computadoras solamente la tecnolog"a otorgada por )* *%C)NC%AN+). )sta obligacin implica abstenerse de celebrar otros contratos, que transmitan tecnolog"a, con terceros mientras se mantenga 'igente el '"nculo contractual con )* *%C)NC%AN+).

C*3U2U*A $FC%4/ 2)D+A.5 )* *%C)NC%A+AR%/ se obliga a comunicar a )* *%C)NC%AN+) durante el transcurso del contrato, as" como a su 'encimiento, las 'enta6as o me6oras que la aplicacin del secreto industrial le 7ubiera proporcionado. 2i as" ocurriera, )* *%C)NC%A+AR%/ quedar( autori8ado a eEplotar toda patente desarrollada por las me6oras obtenidas en la produccin(L).

C*3U2U*A $FC%4/ 2F+%4A.5 )* *%C)NC%A+AR%/ se obliga a comprar a )* *%C)NC%AN+) las materias primas que ser'ir(n para fabricar los productos que fabricar( con el MnoN 7oN licenciado, as" como los equipos necesarios - otros ser'icios que coad-u'en al mismo fin(O).

C*3U2U*A $FC%4/ /C+AGA.5 )* *%C)NC%A+AR%/ se obliga a mantener en secreto - estricta reser'a toda la informacin - conocimientos transmitidos en 'irtud del contrato. )l incumplimiento de esta cl(usula acarrea como consecuencia inmediata la resolucin del contrato - el pago de la siguiente penalidad ..........(P), m(s el daCo ulterior.

C*3U2U*A

$FC%4/

N/G)NA.5

)*

*%C)NC%A+AR%/

no

re'elar(

informacin rele'ante directa o indirectamente a ning9n competidor, por s" mismo, o a tra'0s de terceras personas(1Q).

/.*%;AC%/N)2 A *A )D+%NC%?N $)* C/N+RA+/

C*3U2U*A G%;F2%4A.5 Al t0rmino del presente contrato todos los derec7os de )l *%C)NC%A+AR%/ cesar(n de inmediato, )*

*%C)NC%A+AR%/ pagar( todas las sumas adeudadas a )l *%C)NC%AN+), de ser el caso.

C*3U2U*A G%;F2%4/

R%4)RA.5 )* *%C)NC%A+AR%/ se obliga a no

utili8ar los conocimientos obtenidos a tra'0s de la e6ecucin del contrato de licencia de MnoN 7oN en su propio - eEclusi'o beneficio ni de terceros, una 'e8 terminado el contrato, debiendo abstenerse de eEplotar el MnoN 7oN a que tu'o acceso en 'irtud del contrato durante el lapso de un aCo, luego de finali8ado 0ste(11).

C*3U2U*A R)2/*U+/R%A )D R)2A

C*3U2U*A G%;F2%4/ 2);UN$A.5 )l incumplimiento de la obligacin asumida por )* *%C)NC%A+AR%/ en las cl(usulas cuarta, d0cimo s0tima, d0cimo octa'a - d0cimo no'ena, constituir( causal de resolucin del presente contrato, al amparo del art"culo 1=<Q del Cdigo Ci'il. )n consecuencia, la resolucin se producir( de pleno derec7o cuando )* *%C)NC%AN+) comunique, por carta notarial, a )* *%C)NC%A+AR%/ que quiere 'alerse de esta cl(usula.

A *%CAC%?N 2U *)+/R%A $) *A *)@

C*3U2U*A G%;F2%4/ +)RC)RA.5 )n todo lo no pre'isto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del

$ecreto *egislati'o N O:<(1:), *e- N :K1::, Cdigo Ci'il - dem(s del sistema 6ur"dico que resulten aplicables.

C/4 )+)NC%A AR.%+RA*

C*3U2U*A G%;F2%4/ CUAR+A.5 *as contro'ersias que pudieran suscitarse en torno al presente contrato, ser(n sometidas a arbitra6e, mediante un +ribunal Arbitral integrado por tres eEpertos en la materia, uno de ellos designado de com9n acuerdo por las partes, quien lo presidir(, los otros designados por cada uno de ellos.

2i en el pla8o de ............ (...) d"as de producida la contro'ersia, no se acuerda el nombramiento del presidente del +ribunal Arbitral, 0ste deber( ser designado por el Centro de Arbitra6e Nacional - )Etran6ero de la C(mara de Comercio de *ima, cu-as reglas ser(n aplicables al arbitra6e.

)l laudo del +ribunal Arbitral ser( definiti'o e inapelable, as" como de obligatorio cumplimiento - e6ecucin para las partes -, en su caso, para la sociedad.

)n seCal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de #., a los ..#. d"as del mes de#.. del :Q...

)* *%C)NC%AN+)

)* *%C)NC%A+AR%/

AN/+AC%/N)2 @ R)R)R)NC%A2 *);A*)2

(1)

)l secreto industrial contiene informacin de naturale8a - aplicacin

industriales, que puede ser conceptuali8ada como MnoN 7oN. 2in embargo, las definiciones que brinda la doctrina no son uniformes. ;eneralmente se le define como conocimientos - eEperiencias de orden t0cnico, comercial, admnistrati'o, financiero que pertenecen a una empresa - que 0sta aplica o eEplota. Rarina, refiere que toda definicin 7asta a7ora planteada no seCala si el ob6eto del MnoN 7oN debe ser secreto o no, pero s" que debe comprender tanto los conocimientos - eEperiencias de orden t0cnico comercial. )n ese sentido, podemos afirmar que el MnoN 7oN comprende informacin secreta de "ndole industrial, la que estar"a protegida en nuestro pa"s por la figura del secreto industrial -, por informacin de importancia

comercial, la que se proteger"a en 'irtud del secreto comercial. )l contrato de *icencia es la forma m(s frecuente de transferir tecnolog"a sea 0sta patentada o no, este 9ltimo caso alude directamente al secreto industrial - al Strade secretT o secreto comercial. )n este sentido, )l licenciante que es quien crea tecnolog"a, la cual debe mantener en secreto (es decir, no registrada o patentada) autori8a a )l licenciatario a utili8ar temporalmente los conocimientos tecnolgicos, cu-a titularidad le pertenece, con la finalidad de obtener una contraprestacin en dinero por dic7a utili8acin.

(:)

)l art. 11L de la *e- de

ropiedad %ndustrial del $.*eg. N O:< del

:=HQ=HPK seCala que Sson susceptibles de proteccin como secreto industrial tanto el conocimiento tecnolgico integrado por procedimientos de fabricacin - produccin en general como el conocimiento relati'o al empleo - aplicacin de t0cnicas industriales, resultantes del conocimiento, eEperiencia o 7abilidad intelectual que guarde una persona con car(cter confidencial - que le permita obtener o mantener una 'enta6a competiti'a o econmica frente a tercerosT.

(<)

+erritorio o asignacin de (rea geogr(fica determinada, la cual

delimita la actuacin del licenciatario en su dimensin espacial, impidi0ndole efectuar las acti'idades fuera de la 8ona asignada. )ste elemento es

considerado esencial por la doctrina, no as" la eEclusi'idad, pues 0sta est( su6eta a con'encin.

(=)

)l art. 11K& del $.*eg. N O:< prescribe que Squien l"citamente tenga

control de un secreto industrial, estar( protegido contra la re'elacin, adquisicin o uso de tal secreto sin su consentimiento, de manera contraria a las pr(cticas leales de comercio, por parte de terceros, en la medida que1

a)

*a informacin sea secreta en el sentido que como con6unto o en la

configuracin - composicin precisas de sus elementos, no sea conocida en general ni f(cilmente accesible a las personas integrantes de los c"rculos que normalmente mane6an el tipo de informacin de que se trate,

b)

*a informacin tenga un 'alor comercial efecti'o o potencial por ser

secreta, -,

c)

)n las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga ba6o

control, 7a-a adoptado medidas ra8onables para mantenerla secreta.

*a informacin de un secreto industrial necesariamente deber( estar referida a la naturale8a, caracter"sticas o finalidades de los productos, a los

m0todos o procesos de produccin, o, a los medios o formas de distribucin o comerciali8acin para productos o prestacin de ser'iciosT.

(I)

)l art. 1:Q del $.*eg. N O:< seCala que Sla informacin que se

considere como secreto industrial deber( constar en documentos, medios electrnicos o magn0ticos, discos pticos, microfilmes, pel"culas u otros elementos similaresT.

(K)

Cl(usula de eEclusi'idad del licenciante, si bien la eEclusi'idad no es

un elemento esencial 0sta podr( pactarse. )n nuestro pa"s no eEiste regulacin alguna al respecto, sin embargo la legislacin comunitaria (art. 1 del Reglamento Comunitario de la Unin )uropea N :=QHPK) 7a dispuesto que la licencia eEclusi'a estar"a 6usitificada cuando se persiga la introduccin o la proteccin de una nue'a tecnolog"a en el territorio concedido debido a la importancia de la in'estigacin reali8ada, a la intensificacin de la competencia - a la me6ora de la competiti'idad de las empresas de que se trate.

(L)

Cl(usula grant bacM, cl(usula a tra'0s de la cual se le otorga al

licenciatario una licencia sobre las me6oras o nue'as aplicaciones que 7ubiera aportado la tecnolog"a concedida. No es considerada pr(ctica

restricti'a de la competencia, de conformidad con el art. : del Reglamento Comunitario de la Unin )uropea N :=QHPK.

(O)

Cl(usula t-ing arrangments, a tra'0s de esta cl(usula se obliga al

licenciatario a adquirir las materias primas necesarias para la fabricacin del producto.

(P)

Cl(usula de confidencialidad. )sta cl(usula tampoco es considerada

como restricti'a de la competencia, pues se estima que as" se est( protegiendo la 'enta6a competiti'a que 7a logrado aqu0l que 7a desarrollado el MnoN 7oN. (Al respecto 'er, art. :, de la $irecti'a Comunitaria citada)

(1Q) )l incumplimiento de esta obligacin por parte del licenciatario, configura el supuesto de 'iolacin de secretos, considerado un acto desleal por el +.U./. de la *e- de Represin de la Competencia $esleal ($.2. N Q<P5:QQQ5%+%NC% de 11H1:H:QQQ), sancionado por el art. 1I, primer p(rrafo1 S2e considera desleal1 a) *a di'ulgacin o eEplotacin sin autori8acin de su titular, de los conocimientos, informaciones, ideas, procedimientos t0cnicos o de cualquier otra "ndole, de propiedad de 0ste, - a los que un tercero 7a-a tenido acceso leg"timamente, pero con deber de reser'a, o ileg"timamente, (..)T.

(11) )n la )Eposicin de 4oti'os del Reglamento Comunitario :=QHPK se pre'0 la posibilidad de pro7ibir al licenciatario la eEplotacin de la tecnolog"a licenciada por el per"odo de un aCo una 'e8 finali8ado el contrato, pero slo a partir de la fec7a en que el producto ba6o licencia se comercialice por primera 'e8 en la comunidad. )sta norma modifica el Reglamento =1OHOI, relati'o a la aplicacin del apartado < del art. OI del +ratado a determinadas categor"as de acuerdos de in'estigacin - desarrrollo, que en el art. = seCalaba que una pro7ibicin de cinco aCos contados desde la primera comerciali8acin del producto con la tecnolog"a licenciada en el mercado com9n.

(1:) Art. 1:1&, $.*eg. N O:<.5 S*a proteccin otorgada conforme al art. 11K, perdurar( mientras eEistan las condiciones all" establecidas. 2in per6uicio de las acciones ci'iles - penales a que 7ubiera lugar, la re'elacin, adquisicin o uso de un secreto industrial por parte de terceros, de manera contraria a las pr(cticas leales de comercio, ser( sancionada por la Comisin de Competencia $esleal del %ndecopi, en aplicacin del $ecreto *e- N :K1::, pre'ia opinin de la /ficina de %n'enciones - Nue'as +ecnolog"asT.