TEXTO
I. Introducción al tema
En todos los tiempos el empresario ha sentido la necesidad de que, tanto su actividad como
los productos por él fabricados o comercializados, se distinguieran de los producidos o
vendidos por otros competidores, máxime si aquéllos empezaban a gozar de cierta fama
debida a su calidad o especiales características. Era preciso que la clientela, a la que como
resultado de un gran esfuerzo continuado se conseguía cautivar, distinguiera una empresa,
unos productos o incluso la sede donde se realizan las actividades empresariales.
Para dar respuesta a esta necesidad, el legislador regula estos signos distintivos de la
empresa, productos y del lugar en que se lleve a cabo la actividad como derechos de
propiedad industrial, en una primera intención de proteger los legítimos intereses del
empresario.
Después de concluida la Segunda Guerra Mundial se produce un fenómeno nuevo de gran
trascendencia económico-social al que la mayoría de los ordenamientos jurídicos europeos
comenzaron a dar la oportuna respuesta. Me refiero a la relevancia que adquiere la otra
parte que de forma individual y aislada venía contratando habitualmente con el empresario:
el consumidor.
Estos consumidores anónimos, comienzan a revelarse ante las condiciones que les vienen
siendo impuestas por los empresarios, que de forma afianzada, como parte más fuerte en la
contratación, imponen sus condiciones al consumidor, muchas veces a través de contratos
impresos con condiciones similares en todo un sector productivo de un bien o servicio.
Ante este fenómeno conocido como "contratación en masa", al consumidor sólo le cabe la
posibilidad de aceptar el contrato tal como le viene siendo impuesto, o prescindir de
adquirir el bien o servicio.
El principio de absoluto respeto a la libertad de las partes en la contratación, que inspira la
mayoría de los ordenamientos jurídico-privados de Europa, herencia del Código de
Napoleón, quedaba en estas situaciones absolutamente quebrado, ante la imposibilidad de
los consumidores de discutir las condiciones del contrato. Por ello, resultaba absolutamente
preciso restablecer el justo equilibrio en los contratos. Es primero el poder judicial el que
reacciona ante esta situación de injusticia, principalmente a través de la aplicación del
principio de la "interpretatio contra estipulatorem", para hacerlo a continuación el poder
ejecutivo, al reservarse la Administración la facultad de aprobación previa de las
condiciones de ciertos contratos para finalmente lograr la debida protección los
consumidores del poder legislativo.
Nuestro país es uno de los últimos que reaccionan ante la situación de desequilibrio que
afecta a los consumidores, y pese incluso a que el art. 51 de la Constitución Española
ordena a los poderes públicos su protección, hasta el año 1984 no se publica la "Ley
General para Defensa de los Consumidores y Usuarios", con la sola excepción anterior de
la Ley de Contrato de Seguro de 1980, que se ocupa de su protección, pero circunscrita a la
materia que la misma regula. Con carácter previo a esta normativa ya habían reaccionado
algunos tribunales en resoluciones equilibradoras.
En materia de signos distintivos regulados por el Estatuto de la Propiedad Industrial de
1929 y por la Ley de Propiedad Industrial de 1902, se consideran éstos exclusivamente
desde la vertiente empresarial como distintivos de la actividad o productos del empresario y
sin tener en cuenta la trascendencia que aquéllos tienen también como protectores del
consumidor y cuya infracción no sólo afectará al titular de los mismos, sino también a los
consumidores que, a través de un nombre comercial o de una marca, identifican a una
empresa fiable y de prestigio o un producto de calidad. Sensible a la nueva realidad, la
jurisprudencia de la sala 1ª del Tribunal Supremo declara abiertamente que la marca
protege no sólo el interés particular de quien la inscribe, sino también el general de los
consumidores (sentencias T.S. de 30 de octubre de 1986 y 14 de diciembre de 1988)
criterio éste casi unánime hoy y que prácticamente nadie discute.
Muy anterior a la irrupción del fenómeno socio-económico del consumidor, que implicó la
intervención de los poderes del Estado, el empresario, que empezó su actividad bajo el
status de comerciante individual, había comenzado a asociarse al pasar de una sociedad
primitiva rural a otra industrializada. Ello trae como consecuencia inmediata el que la
sociedad tenga que presentarse en el mercado con una denominación que, en principio, está
constituida por el nombre de los propios socios, caso de la Sociedad Colectiva y que
posteriormente con el desarrollo de las sociedades eminentemente capitalistas adquiere
denominación propia. Y estas denominaciones sociales, que con carácter similar al nombre
y apellidos, en la persona física, identifican a la persona jurídica, tienen una regulación y
registro propios, teniendo que inscribirse en el Registro Mercantil donde queda identificada
la sociedad, que claro está no puede tener el mismo nombre que otra ya inscrita.
Pero de forma paralela, los signos distintivos de la propiedad industrial, a los que antes me
referí, siguen también su propia normativa y acceden a otro Registro que no está
intercomunicado con el anterior, el Registro de la Propiedad Industrial.
Y ocurre en la práctica que, cuando la persona jurídica concurre en el mercado puede que
tenga una denominación idéntica o parecida, con un nombre comercial, una marca o un
rótulo de establecimiento de forma fortuita o intencionadamente buscada. Y ello,
indudablemente, confunde al consumidor, que no entiende de disquisiciones jurídicas
sofisticadas y al confundirle le perjudica de la misma forma que tal confusión daña al
empresario que concurrió primero en el mercado y se ganó con su esfuerzo una reconocida
fama de seriedad y calidad.
Pero hasta hace pocos años quien constituía una sociedad y solicitaba para ello el
certificado negativo del Registro General de Sociedades, sobre la no existencia de otra
anterior con el mismo nombre que se pretendía utilizar, no realizaba investigación alguna
en el Registro de la Propiedad Industrial, para comprobar que tal denominación no
coincidía con un nombre comercial, una marca o un rótulo de establecimiento. De igual
forma aquel que recurría al Registro de la Propiedad Industrial para registrar cualquiera de
estos signos distintivos, no hacía comprobación alguna en el Registro Mercantil. Tal falta
de precaución y la desconexión entre ambos Registros han ocasionado en los últimos años
numerosas coincidencias, unas buscadas intencionadamente y otras no, pero con los
nefastos resultados antes apuntados. Y esta situación alcanza especial actualidad por la
nueva regulación en materia de sociedades y registro mercantil como por la también nueva
de los signos distintivos, producto más de las exigencias de nuestra pertenencia a la
Comunidad Europea que de la propia sensibilidad de nuestro legislador en actualizar el
Derecho Mercantil.
Nos limitaremos a continuación al examen de la normativa de las denominaciones sociales
y de los signos distintivos de la propiedad industrial y de las soluciones legales y
jurisprudenciales en las situaciones de conflicto.
1. Situación antecedente.
De forma similar regulan las denominaciones sociales, la Ley sobre Régimen Jurídico de
las Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951, la de Sociedades de Responsabilidad
Limitada de 27 de julio de 1953 y el anterior Reglamento del Registro Mercantil de 14 de
diciembre de 1956, al prohibir todas estas normas la identidad de una denominación social
con otra ya previamente inscrita en el Registro General de Sociedades. Así lo establecen los
arts. 2º de las citadas leyes societarias y el 144 del R.R.M.
Esta prohibición circunscrita a identidad, pronto suscitó en la práctica problemas y
confusiones, sobre todo cuando era buscada de propósito para aprovecharse de la
reputación ajena. Bastaba con invertir el orden de las palabras que componían una
denominación social, añadir o suprimir alguna, para que pudiera obtenerse la certificación
negativa del Registro de Sociedades, paso previo y único obligado para concurrir ante
notario a la constitución de una sociedad, y con la denominación que señalaba la
certificación como no inscrita, se otorgaba la escritura de constitución y era inscrita sin
ningún problema en el R.M. Así, la resolución de la D.G.R.N de 16 de septiembre de 1958
estableció un criterio estricto al señalar que el art. 2 de la Ley de Sociedades Anónimas
1951, establecía un sistema de libertad de elección de nombre social, sin más limitaciones
que la de no poderse adoptar uno igual al de otra sociedad persistente.
El desarrollo económico y con él el de la publicidad, pone de manifiesto la insuficiencia de
la limitación a la identidad en las denominaciones, pues las semejantes causaban también
indeseada confusión.
Y es a través de una Instrucción de la Dirección General del Registro y del Notariado de 16
de septiembre de 1987, como se amplía el principio limitativo de identidad que contenían
las leyes societarias y el Reglamento del Registro Mercantil, al de semejanza
contraviniéndose con eso a mi entender el principio de jerarquía normativa. Si bien hay que
acoger favorablemente el criterio de la Instrucción, no es posible hacer lo mismo con el
cauce normativo por el que se introduce.
El apartado 4º de la citada Instrucción de 16 de septiembre de 1987 establece:
"Se considera en principio que figuran registradas las denominaciones que se solicitan
cuando la variación que contenga respecto de otras inscritas consista sólo en:
a) La utilización de las mismas palabras puestas en diferente orden.
b) La unión con guiones, conjunciones o preposiciones de los mismos vocablos.
c) El uso de palabras que, aunque se escriban de modo diferente, tengan la misma expresión
fonética.
d) La agregación de algún término de uso general que no establezca una clara
diferenciación de la denominación solicitada con otra preexistente.
e) Derivaciones de denominaciones ya utilizadas.
f) La simple utilización plural, salvo cuando no sea posible la confusión."
Con la repetida Instrucción se viene a remediar en gran medida las situaciones de confusión
en denominaciones societarias sobre todo en supuestos en que han sido buscadas de
propósito.
Mas afortunadamente el nuevo Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por Real
Decreto 1.997/1989 de 29 de diciembre, en uso a la facultad que le concede el nº 3 del art.
2º de L.S.A. viene a establecer nuevos requisitos para la composición de la denominación
social y así a través de esta pirueta legislativa se vuelve fundamentalmente al criterio que
establecía la Instrucción de 1987.
El nuevo reglamento del Registro Mercantil dedica sus arts. 363 a 373 a la composición de
la denominación de las sociedades y demás entidades inscribibles. Nada menos que 11
artículos se refieren a tema tan concreto, cuya regulación resumimos a continuación.
2.2.1. Ante todo se establece el principio de unidad de denominación para todas las
sociedades y entidades inscribibles en el art. 363, al señalar este precepto que sólo podrán
tener una denominación, pudiendo estar integrada por letras del alfabeto en cualquiera de
las lenguas oficiales españolas y expresiones numéricas en guarismos árabes o números
romanos (art. 364) no podrá formar parte de la denominación, las siglas o abreviaturas ni
consignarse las mismas en el Registro con la sola excepción de los indicativos del tipo de la
forma social (art. 363.2).
2.2.2. Las sociedades anónimas, las limitadas y las comanditarias por acciones podrán tener
denominación subjetiva u objetiva (art. 365. 1 y 3).
2.2.3. Las colectivas y comanditarias simples sólo podrán adoptar como denominación una
subjetiva en la que necesariamente, figuren los apellidos de todos, algunos o al menos uno
de los socios, debiendo añadirse en estos dos últimos supuestos la expresión "y Cía." (art.
365.2). No podrá incluirse en la denominación el nombre de persona natural o jurídica que
no tenga la condición de socio colectivo, extendiéndose esta prohibición a la comanditaria
por acciones en el caso de que optase por una denominación subjetiva (art. 366.3),
debiendo modificar la denominación en el supuesto de que figure en la misma el nombre de
un socio colectivo que perdiese esta condición (art. 366.4).
Estas exigencias tienen indudablemente su fundamento en garantizar la seguridad de
terceros, ya que al responder universalmente el socio colectivo con todo su patrimonio la
inclusión de su nombre en la denominación social podría causar equívoco de mantenerse al
cesar en su condición de socio.
2.2.5. En el supuesto de optar por denominación objetiva, el art. 367 prevé dos tipos de
ésta:
a) Referidos a una o varias actividades económicas, en cuyo caso habrán de estar aquéllas
incluidas en el objeto social y en el caso de que la actividad que figura en la denominación
deje de formar parte del objeto social no podrá inscribirse la modificación de ésta, si
simultáneamente no se presenta a inscripción la modificación de la denominación.
Tales medidas restrictivas tienen evidentemente como misión el evitar que la denominación
pueda inducir a error sobre la auténtica actividad de la sociedad. Así, la resolución de la
D.G.R.N. de 4 de diciembre de 1991 señala:
"No cabe incluir en la denominación social términos o expresiones que hagan referencia a
actividades no comprendidas en el objeto social."
Esta exigencia se formula en el art. 367.2º RRM, a fin de garantizar la veracidad de las
denominaciones y evitar que éstas induzcan a errores y confusiones innecesarios y
perjudiciales para el tráfico, sin que quepa estimar que por el RMC (Registro Mercantil
Central) se ha expedido la certificación negativa, pues compete al Registrador ante quien se
solicita la inscripción calificar la validez del contenido del acto inscribible.
A este respecto bueno es recordar que legislación especial que regula determinadas
actividades, como la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito de 29 de
julio de 1988, prohibe usar las denominaciones genéricas propias de éstos y también otras
que puedan inducir a confusión con ellas (art. 28), prohibiéndose expresamente al Registro
Mercantil y a los demás registros públicos inscribir entidades cuya denominación social
resulte contraria a este principio, sancionando con nulidad las inscripciones que
infringiendo la anterior prohibición se hubiesen practicado, obligando a su cancelación de
oficio o a petición del órgano administrativo competente (art. 30).
En este sentido, la S.T.S. de 29 de noviembre de 1989 declaró nulo el asiento de inscripción
en el Registro Mercantil de una Sociedad Anónima denominada "Banco Filatélico Español,
S. A.".
d) Otra prohibición general es la identidad, que formulan los arts. 372 y 373.
El primero de estos preceptos, establece la prohibición de inscripción en el Registro
Mercantil de las sociedades o entidades cuya denominación sea idéntica a alguna de las que
figuran incluidas en la sección de denominaciones del Registro Mercantil Central. Y en el
número 2 del mismo artículo asimila a éstas, aunque no consten inscritas en el Registro
Mercantil Central, las denominaciones que consten por notoriedad y sean coincidentes con
la de otra persona jurídica pre-existente de nacionalidad española o extranjera, ordenando
en tales casos al notario que no las autorice y al registrador que no las inscriba.
Con la denegación de inscripción que se señala, en términos tan radicales, se está privando
a la sociedad nada menos que de adquirir personalidad jurídica, tal como se deriva del art. 7
L.S.A.
Con medida tan contundente se veta una vez más el riesgo de confusión, y el que
intencionadamente o no se intente alguien aprovecharse de una denominación ajena, y en
definitiva del prestigio y reputación de la misma.
Pero el concepto de identidad que establece el reglamento del Registro Mercantil no se
queda en el estricto y estrecho que señala el art. 2.2. del Texto Refundido de Sociedades
Anónimas de 22 de diciembre de 1989. Como ya apuntábamos antes el art. 373 R.R.M
establece un nuevo criterio de "identidad", muy similar al que introdujo la comentada
Instrucción de la Dirección General del Registro y del Notariado de 16 de septiembre de
1987.
Así, el repetido art. 373 R.R.M., dice que, se entiende que existe identidad no sólo en el
caso de coincidencia total y absoluta de denominaciones, sino también en las siguientes
circunstancias:
El maestro del Derecho Industrial, Fernández Novoa, definía ya hace bastantes años, al
nombre comercial como:
Tanto para Fernández Novoa como para Díaz Velasco y otros, ilustres tratadistas, el
nombre comercial resulta difícil de definir y delimitar.
El Estatuto de la Propiedad Industrial considera como nombres comerciales, los nombres de
personas y las razones y denominaciones sociales (art. 196 E.P.I.), vetando además
expresamente a aquellos que se contuvieran en dibujos, diseños, figuras y distintivos
gráficos (art. 201 E.P.I.).
Así hay que señalar que el viejo Estatuto exigía, respecto del nombre comercial, su
coincidencia con el nombre del empresario, fuese éste individual o social. Tal exigencia
como pone de relieve Gómez Montero resultaba incongruente por cuanto la inscripción de
una denominación social estaba sujeta a requisitos menos rigurosos que los que se exigían
posteriormente para su acceso al Registro de la Propiedad Industrial como nombre
comercial, pudiendo así ocurrir que no fuese inscrito, y en tal situación el empresario no
podía utilizar en el mercado la denominación que tenía inscrita en el Registro Mercantil,
debiendo, como alternativa, usar otro nombre comercial que no le resultaba posible
inscribir, por no coincidir con su denominación social.
Por ello la jurisprudencia del Tribunal Supremo sentó el criterio generalizado de
permisibilidad en la inscripción de los nombres comerciales, dada la necesaria coincidencia
de éstos con las denominaciones sociales, y toda vez que:
1.2. Marca.
Coinciden todos los tratadistas en señalar que es el signo distintivo más importante de los
usados por la empresa en el tráfico mercantil, importancia que en cualquier caso se
comprueba por su tratamiento en el E.P.I.
El art. 118 del E.P.I. definía la marca como todo signo o medio material, cualquiera que sea
su clase y forma, que sirve para señalar y distinguir de los similares los productos de la
industria, el comercio y el trabajo.
Los elementos que pueden constituir la marca son muy amplios en Derecho español, y el
art. 119 E.P.I. señalaba gran variedad de ejemplos a título enunciativo y no limitativo,
aunque el art. 126 aclaraba que el tamaño y los colores por sí solos no pueden integrar una
marca, aunque sí unidos a una forma peculiar.
De la naturaleza de la marca e incluso de su regulación en nuestro derecho, se deriva que la
misma es algo más que un signo identificador del producto, constituyendo también un
signo distintivo del mismo.
Pero esa función distintiva de la marca tiene como destinatario a la persona a quien los
productos van destinados, el que los adquiere; esa persona anónima que, sin conocimientos
especiales de derecho, es exponente de la cultura media de la comunidad en que vive: el
consumidor. Y el riesgo de confusión no se dará incluso con marcas idénticas si distinguen
productos diversos y no concurre una situación de notoriedad o relevancia precedente que
pueda dar lugar a asociación, mientras que, por el contrario, podrá darse entre marcas
semejantes que identifiquen productos de una misma naturaleza.
La actividad empresarial tiene como resultado los productos que fabrica o vende el
empresario a los que la marca va a identificar y a diferenciar de otros similares. Pero esa
actividad empresarial no en todos los supuestos va a dar como resultado un bien
materializado, un producto. En algunos casos, aquélla va a tener como fin y resultado el
proporcionar prestaciones que también se presentan en el mercado, pero que no tienen una
concretización materializada. Es lo que viene conociéndose como servicios, que suponen
un resultado empresarial, como los productos, y que también precisan de su distinción en el
mercado que ha de proporcionarles la marca. La protección en este supuesto es algo en sí
inmaterial, análogo a lo que ocurre con el nombre comercial, no una cosa física como en el
caso del producto.
La marca de servicios distinguirá de forma referencial a la prestación empresarial, no
teniendo la concretización como en el supuesto de la marca de producto.
El Estatuto de 1929 no admitía la marca de servicio, según se desprende de su art. 118.
Acorde con ello, en el Nomenclator de la ley de 1902, que según el art. 341 párrafo 2º del
E.P.I., es el aplicable a las marcas, sólo se relacionan productos. Sin embargo, la marca de
servicio es contemplada por múltiples legislaciones y también en la Clasificación
Internacional establecida por el Acuerdo de Niza de 15 de junio de 1957, ratificado por
España el 13 de noviembre de 1958, pero es la Orden Ministerial de 26 de noviembre de
1966 la que dispone la aplicación en nuestro país de la Clasificación Internacional, que
viene a sustituir al Nomenclator de 1902, permitiéndose así el registro en España de marcas
de servicio.
El derecho exclusivo sobre la marca, como en el resto de los signos distintivos que regula el
E.P.I., nace de la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial (art. 2 y 7 E.P.I.).
Como señala Baylos Corroza, la palabra establecimiento a que refiere el citado artículo,
posee una referencia materializada en el local comercial, no aludiendo a la empresa como
tal.
El mismo art. 209 del E.P.I. añadía que el rótulo de establecimiento podrá estar constituido
por los apellidos, por las razones o firmas sociales y por las denominaciones sociales y las
de fantasía, debiendo en definitiva estar siempre constituido por una denominación.
Si un rótulo de establecimiento se emplease a la vez como nombre comercial o como
marca, deberá registrarse en estos otros conceptos, pues, según el art. 214 del E.P.I., la
marca representa el distintivo de los objetos elaborados y ofrecidos al consumo, el nombre
comercial es de aplicación a las transacciones mercantiles, y el rótulo sólo se aplica a las
muestras como escaparates y demás accesorios propios para diferenciar el establecimiento
de otros similares. Confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo para designar un
local comercial dentro del término municipal, pudiendo considerarse ya por esta simple
limitación un signo distintivo de naturaleza menor.
Para su solicitud, régimen de oposiciones y sistema de concesión, son aplicables las normas
establecidas con respecto a las marcas (art. 215 del E.P.I), debiendo complementarse como
requisito específico en la solicitud la acreditación de la existencia de la explotación agrícola
industrial o comercial a la que el rótulo ha de aplicarse, según señala el art. 210 del E.P.I.
Queda vetado el registrar como rótulo de establecimiento el que no se distinga
suficientemente de una denominación registrada como marca o como nombre comercial, o
de otro rótulo dentro del mismo municipio (art. 212 E.P.I.).
La jurisprudencia interpretativa de este precepto no resulta uniforme ni constante. Un rótulo
debe distinguirse de cualquier denominación registrada con anterioridad como nombre
comercial o como marca. Pero el problema surge al determinar si una vez registrada una
denominación como rótulo ya no será posible su registro como nombre comercial o como
marca, por otro. Así la sentencias de la sala 4.ª del Tribunal Supremo de 28 de diciembre de
1954 y 18 de febrero de 1964 declararon la imposibilidad de la inscripción posterior de una
denominación como marca o nombre comercial a otra previamente inscrita como rótulo de
establecimiento. Sin embargo, la sentencia de la sala primera del Tribunal Supremo señaló
que:
"es perfectamente posible la concesión de registro de marca que se haya en colisión con un
rótulo, por la distinta finalidad y alcance de ambas modalidades, como revela el art. 214 del
Estatuto al admitir que el rótulo se emplee como marca por un tercero, pudiendo subsistir
ambas inscripciones por ser perfectamente compatibles los derechos que de los mismos se
derivan",
y todo esto:
"sin perjuicio de la posible competencia ilícita en que pudiera incurrirse por su uso".
Una vez más, vemos cómo se pone de relieve por la sala primera del Tribunal Supremo el
grave problema que en definitiva puede producirse en la práctica con el uso no correcto de
los signos distintivos y el riesgo de confusión que puede producir al consumidor por el uso
indebido de la fama y notoriedad ajenos, que en cualquier caso traspasarían el puro ámbito
de protección de este signo distintivo menor. Y su persecución que sólo podría llevarse a
cabo a través de la normativa de la competencia desleal carente en nuestro ordenamiento
jurídico de una regulación adecuada hasta la publicación de la Ley de Marcas de 1988 y la
más reciente de represión de la competencia desleal de 1991. Así, la impecable doctrina que
establece esta sentencia tropezaría en la práctica con la insuficiente normativa que para la
competencia desleal establecía la ley de mayo de 1902.
Pero a pesar de los graves problemas que veíamos se planteaban, sobre todo entre
denominación y signos distintivos, lo cierto es que en la práctica a la hora de constituir una
sociedad, se obtenía el certificado negativo del Registro de Sociedades respecto a la
denominación elegida, con el que se acudía ante notario a otorgar la escritura de
constitución, sin realizar investigación alguna en el Registro de la Propiedad Industrial
sobre la posible colisión de la denominación social con una marca o un nombre comercial
inscritos en éste, y en los pocos casos en que se realizaba esta investigación no podía
considerarse fiable dada la falta de medios con que entonces contaba el Registro de la
Propiedad Industrial. Con ello la empresa desde su nacimiento camina forzosamente por la
senda de la inseguridad.
Con la regulación que le da la nueva Ley de Marcas adquiere una nueva dimensión toda vez
que aquélla establece el principio de libertad en la elección del nombre comercial, frente al
de unidad que veíamos seguía el E.P.I. Así ya no resulta necesario que el nombre comercial
coincida con la denominación social en el caso de las personas jurídicas mercantiles ni con
el nombre civil del empresario individual.
Ya la exposición de motivos de la nueva ley, sienta el principio de igualdad en el
tratamiento de los signos distintivos al afirmar que:
"al nombre comercial no se le exigirá ningún requisito que no se haya exigido a otros
signos distintivos".
Ello trae como consecuencia que cualquier signo que sirva para identificar al empresario
individual o social en el ejercicio de la actividad empresarial, es susceptible de constituir un
nombre comercial, pudiendo estar integrados tanto por las denominaciones como por otros
signos gráficos, como afirman Alberto Casado y Buenaventura Pellise, entre otros ilustres
tratadistas. Así incluso se deriva del propio art. 76 de la Ley de Marcas, que dice: "se
entiende como nombre comercial el signo o la denominación..." .
Con la nueva regulación que la Ley de Marcas hace del nombre comercial, se abandona el
principio de unidad, y una empresa podrá así tener varios nombres comerciales que no
tendrán además que coincidir con su denominación social o nombre individual.
El registro del nombre comercial es potestativo, tal como señala el art. 78 L.M., y confiere
a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico en los términos
previstos en la ley, y para obtener la inscripción deberán cumplirse los requisitos que
establece la propia ley y desarrolla el Reglamento de la Ley de Marcas, teniendo
sustantivamente el mismo trámite como modalidades y prohibiciones que las marcas y
sometido a las mismas causas de nulidad y caducidad que las señaladas en el título V de la
Ley para las Marcas.
Como especial formalidad que se le exige al nombre comercial, si es solicitado por una
persona jurídica y coincide con su denominación social, deberá en tal caso de acompañarse
la escritura o documento de constitución de la entidad donde conste su inscripción en el
registro correspondiente, tal como exige el art. 26.2-b del Reglamento de Marcas. Tal
medida es a nuestro entender apropiada como cualquiera otra que tienda a evitar
confusiones poco deseadas en esta materia.
Como apuntábamos anteriormente, del art. 58 L.M. se deduce que el derecho sobre el
nombre comercial nace bien del uso o del registro, pero las facultades que en uno y otro
supuesto se derivan para el titular son distintas, menores para el usuario que no ha
solicitado el registro. Solamente al titular de un nombre comercial registrado le reconoce la
ley todas las facultades que la misma señala para el titular de una marca registrada. Así su
derecho exclusivo de utilización en el tráfico económico (arts. 78 y 30 L.M) y el impedir
que otro utilice un signo idéntico o semejante para lo cual el art. 36 L.M. le faculta el
ejercicio de todas las acciones establecidas en dicho precepto. También el poderse oponer a
la solicitud de marcas u otros signos distintivos que se asemejen a su nombre comercial
registrado con prioridad (art. 12.1-b L.M.).
Pero en cambio el titular de un nombre comercial usado y no registrado no poseerá la
facultad de oposición, y sólo podrá pedir la anulación del signo distintivo una vez inscrito
en el Registro de la Propiedad Industrial, según señalan Botana Agra y Gómez Montero,
debiendo ejercitar la acción dentro del plazo de los cinco años siguientes a la fecha de
publicación de la concesión del registro del signo distintivo que incida en riesgo de
confusión con el usado.
Por el contrario, Cachón Blanco, entiende que puede oponerse al registro de una marca o un
nombre comercial, el usuario de un nombre notorio, quien vendrá para ello legitimado por
el art. 26 L.M., por tratarse de un interesado que se considera perjudicado.
De igual forma al amparo del art. 26 L.M. estará también legitimado el titular de una
denominación social previamente inscrita en la sección de sociedades del Registro
Mercantil. Pero el titular de una marca o nombre comercial inscritos, no podrá oponerse a
la inscripción de una denominación social, debiendo acudir a la vía judicial para conseguir
la nulidad de la denominación de la sociedad posteriormente inscrita y que lesiona sus
derechos de Propiedad Industrial.
No podemos dejar de hacer referencia, por cuanto que afecta a la materia de nuestro
estudio, a la protección que al nombre comercial otorga el Convenio de la Unión de París,
para todos los países que lo han suscrito, entre ellos, como de sobra es sabido, España.
El art. 8º del Convenio establece que el nombre comercial será protegido en todos los
países de la Unión sin obligación de depósito o registro, y tanto si forma o no parte de una
marca de fábrica o de comercio. Con claridad establece como vemos este precepto del
convenio, que el nombre comercial no precisa de registro para su protección en todos los
países unionistas, planteándose no obstante la duda de si se requerirá para su protección en
España, el uso previo en nuestro país, o bastará con el uso en su país de origen.
La jurisprudencia ha resuelto este problema al dar una amplia protección al nombre
comercial unionista, no exigiendo su uso en España. Así, la sentencia de 24 de febrero de
1989 declaró la nulidad de las marcas y nombre comercial Prinz, a demanda de la empresa
alemana Prinz Verleg, sin requerir el uso de un nombre comercial en España. En igual
sentido la S.T.S. de 24 de enero de 1986.
Pero la vigente L.M. establece en su art. 77 que para que el nombre comercial sea
protegido, en las condiciones que señala el art. 8 del Acta vigente en España del Convenio
de la Unión París de 20 de marzo de 1983, será preciso que su titular demuestre que lo ha
usado en España.
En el supuesto de un nombre comercial extranjero inscrito en su país y usado en el nuestro
entendemos deberá protegerse en España como se protegen los nombres comerciales
inscritos, y en el caso de que sea simplemente usado en su país y en el nuestro, deberá tener
tratamiento similar al nombre comercial español simplemente usado.
Serán los tribunales en un futuro los que darán la pauta al tratamiento del nombre comercial
unionista ante la limitación que veíamos establece el nuevo art. 77 de la L.M.
En mi opinión el nombre comercial, sobre todo el no inscrito, y de forma similar la
denominación social, encontrarán un cauce nuevo y más completo para su protección a
través de las posibilidades que brinda la nueva Ley de Represión de la Competencia
Desleal, de 10 de enero de 1991, según comentaremos posteriormente.
2.2. La Marca.
Como se destaca en el propio preámbulo de la ley, la misma se denomina "de Marcas" por
ser éste el signo distintivo por excelencia y de mayor importancia. En el art. 1º de la ley se
comienza por definir la Marca como todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir
en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o
similares de otra para en el art. 2º enunciar qué signos o medios especialmente podrán
constituir marca.
Como pone de relieve Ventura Pellise la diferencia entre marcas y nombres comerciales no
viene dada por factores de carácter objetivo, sino por valores de tipo funcional, por la
función que el signo cumple de distinguir unos productos o servicios de otros, o a una
empresa de otra ante la clientela.
j El Tribunal Supremo, ha señalado que:
Esta dificultad de diferenciación entre ambos signos distintivos se acrecienta aún más si
contraponemos nombre comercial y marca de servicios, ya que en ambos supuestos es
necesario referirse a una actividad.
El problema viene aún más marcado en la vigente ley al decidirse ésta, como veíamos, por
el principio de libertad en la elección del nombre comercial, que impedía por el contrario el
E.P.I.
López Montero después de señalar, como la mayoría de los tratadistas, la dificultad en la
diferenciación, manifiesta que la ley aporta una serie de pautas para diferenciar, desde un
punto de vista práctico ambas modalidades. Así al nombre comercial se exige (art. 78.2
L.M) la aportación del alta en la licencia fiscal correspondiente a la actividad empresarial
en que vaya a operar, no dándose tal exigencia en el caso de la marca. Además, cuando el
nombre comercial se utilice como marca de producto o servicio, deberá procederse a su
registro como marca, pues de lo contrario su utilización en el mercado será ilícita per se, ya
que constituirá un acto de competencia desleal, independientemente de la posible infracción
de un derecho anterior de un competidor. Estas exigencias vienen dadas, como señala el
preámbulo de la ley, con la "finalidad de trazar la frontera entre el nombre comercial y la
marca de servicio...".
Sin embargo, la Ley de Marcas de 1988, regula con detalle el contenido del derecho sobre
la marca. Así, el art. 31.2 apartados a) y b) otorga al titular de una marca registrada la
facultad de prohibir que los terceros pongan en los productos o en la presentación o utilicen
en la documentación de negocios y en la publicidad un signo que pueda inducir a error.
El art. 36, letras a) y c), legitima al titular de una marca cuyo derecho sea lesionado, para
pedir la cesación de los actos de violación y la adopción de medidas para evitar que aquella
prosiga. Entre estas medidas estará, como afirma el profesor Arean Lalin, la modificación
de la denominación social en la escritura pública y asiento registral correspondiente. Todas
estas normas serán también de aplicación al titular de un nombre comercial conforme con
cuanto establece el art. 81 de la Propia Ley de Marcas.
La clave para determinar el riesgo de confusión entre una marca solicitada con otra marca o
con un nombre comercial anteriores la proporciona el art. 12.1 en sus apartados a) y b). El
criterio será tanto la identidad o semejanza de los signos contrastados como el de identidad
o similitud de los productos, servicios o actividades que distinguen o pretenden distinguir.
Como afirma el profesor Fernández Novoa el nombre comercial sólo impedirá el acceso al
registro de una nueva marca o nombre comercial cuando entre los distintivos enfrentados
exista riesgo de confusión. Pero un nombre comercial no impedirá el registro de un nuevo
signo si inicialmente existe riesgo de asociación, ya que éste sólo está previsto en el art.
12.1 apartado a), para el supuesto en que el registro prioritario sea un marca.
En el supuesto de una marca notoria con fundamento en la misma se podrá solicitar en vía
judicial la nulidad de un signo distintivo inscrito, teniendo que solicitarse la inscripción de
la marca notoria conforme establece el art. 3.2 de la ley, mientras que, como veíamos, el
nombre comercial usado y no registrado no tiene necesariamente que solicitar su acceso al
registro.
La Entidad Mercantil Fincas y Representaciones, S. A., FINRE, S.A. tenía inscrito este
nombre comercial. En base al mismo demandó a la también anónima FINRE, S. A., para
que se abstuviera de utilizar tal denominación social y la modificase.
El Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda que fue revocada por la Audiencia
Territorial al conocer de la apelación, con fundamento en que la demandada gozaba de
personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro Mercantil y, por lo tanto, podría
seguir utilizando su denominación social. Interpuesto recurso de casación, fue resuelto por
el T.S. quien condenó a la demandada a modificar su denominación social, sustituyéndola
por otra o bien eliminando las sílabas FINRE que coincidían con el nombre comercial de la
recurrente.
En esta ocasión, entre otras cosas decía la sentencia:
"... la acción que otorgó el párrafo segundo del art. 199 del Estatuto de la Propiedad
Industrial, tiene carácter absoluto, en armonía con la protección que el mismo concede, en
el art. 4º del mismo estatuto y (...) cuando como en este caso proclaman las sentencias de
ambas instancias, se da el supuesto de la semejanza y confusión entre ambos nombres, es
patente la prohibición al demandado para que utilice indebidamente el nombre que usa por
pertenecer legalmente al actor, suprimiendo el que usa o modificándolo de forma que queda
eludida la coincidencia...".
"... la sentencia recurrida, y con fundamento en las pruebas documentales obrantes en los
autos y de ellas principalmente las relativas al registro de determinadas marcas y su
objetivo amparado, así como del nombre comercial de Transformados Metálicos,
tratamiento de materiales, toda clase de artículos de cerrajería y servicios de transformación
metálicas, llega a la conclusión, que expresa en su considerando segundo, de que, aunque la
actividad de la actora en su totalidad no puede identificarse con la de la sociedad
demandada, sí es cierto que en parte coincide, como lo evidencian o demuestran las
documentales citadas, por lo que hay que conceder a la actora toda la protección que las
normas que regulan la Propiedad Industrial le concede por prioridad en el tiempo de sus
registros no contradichos".
Es ésta sin duda una de las sentencias que más eco han tenido, tal vez porque con la marca
DOMESTOS se distinguen productos de uso muy popular y su titular es una de las
multinacionales más importantes en la fabricación y comercialización mundial de jabones y
detergentes.
La Sociedad LEVER IBERICA, S. A., titular de la marca "DOMESTOS", demandó a la
Empresa DOMESTOS, S. A., con fundamento en que las marcas de que era titular eran
idénticas a la denominación social de la demandada, identidad que se extendía a los
productos diferenciados por las marcas y la actividad empresarial que desarrollaba la
Empresa demandada.
El juzgado de primera instancia desestimó la demanda, como también lo hizo la Audiencia
territorial al conocer de la apelación, basándose para ello en la libertad de elección de la
denominación de una sociedad cuyos límites entendía quedaban circunscritos a la pre-
existencia a una denominación idéntica.
Interpuesto recurso de casación, fue estimado por el Tribunal Supremo que al casar la
sentencia declaró la identidad denominativa y de áreas comerciales en que se desenvuelven
los productos distinguidos por las marcas y la actividad propia del objeto social de la
sociedad demandada a la que se condena a variar su denominación o razón social
adoptando otra que a su derecho convenga y que ofrezca diferencias con las indicadas
marcas. Para ello el Tribunal Supremo ofrece entre otros los siguientes argumentos:
"... Frente a una línea jurisprudencial que ha aplicado en algunas ocasiones el criterio
permisivo y tolerante que acoge la sentencia recurrida, creemos por e1 contrario más acorde
con lo previsto en los números 1 y 3 del art. 124 del EPI aquella dirección encarnada y
representada por otras varias sentencias del propio Tribunal Supremo que, al decidir si un
apellido puede convertirse en una marca ya registrada, entiende que debe prescindirse del
dato de la especial naturaleza de aquél respecto de su titular, para fijarse sólo o de modo
prevalente en la vertiente conceptual y fonética de la denominación constitutiva del
apellido. Todo ello a la luz de lo dicho en el inciso o parte final del nº 3 del art. 124 del
Estatuto, a cuyo tenor los apellidos al solicitarse como distintivo de marca perderán tal
carácter a los efectos del examen previo y quedarán sujetos a lo dispuesto en el párrafo 1º
de este artículo, en el cual expresamente se dispone que no podrán ser admitidos al Registro
como marca los distintivos que por su semejanza fonética o gráfica con otros ya registrados
pueden inducir a error o confusión en el mercado, que es cabalmente lo que acontece en el
caso litigioso entre Bodegas GAVIÑO actora y recurrente e inscrita para uso y defensa del
patrominio GAVIÑO y la demanda y recurrida BODEGAS VAZQUEZ GAVIÑO, que gira
como tal en el mismo sector (vino), igual localización geográfica y con inclusión de
apellido poco diferenciador o insuficiente a los presentes efectos litigiosos, siendo el
patronímico GAVIÑO conocido y acreditado en la misma zona u origen, razón por la cual
se genera mayor riesgo de confusión, con la consiguiente vulneración del derecho
dimanante de la inscripción en su aspecto negativo representado por el "ius prohibendi" al
que nos hemos referido como faceta decisiva del derecho sobre la marca y que fue lo que
sin duda justificó la denegación de la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial
solicitado por el padre y esposo de los hoy recurrentes."
"Aunque la Sociedad Anónima como tal adquiere su personalidad jurídica plena con la
inscripción de la escritura en el Registro Mercantil, es lo cierto que antes de que se
practique la inscripción existe la llamada "presociedad", que viene a ser un germen de
sociedad en vías de su definitiva constitución que puede dar lugar a una actividad -como
reconoce el art. 7 de la Ley de Sociedades Anónimas-, distinta de la pura actividad que
constituye el objeto social y que se concreta en actos perfectamente convalidables que
realizan los gestores frente a terceros. Y cuando -como aconteció en el presente caso- la
demandante comenzó a desarrollar una actividad que adquirió una gran notoriedad en el
mercado con la consiguiente proyección pública, el uso de la denominación pasa a ser un
uso apto para producir los efectos del art. 14 del Estatuto, esto es, habilita al usuario para
impedir la consolidación del signo idéntico posteriormente registrado, pudiendo en
consecuencia el usuario extrarregistral dentro del trienio que señala el propio precepto
ejercitar la acción de nulidad frente al que inscribió de mala fe o movido por un afán
especulativo dirigido a beneficiarse del incipiente carácter notorio de la denominación
prioritariamente usada por la "presociedad".
El uso de la denominación de Antena 3 por parte de la demandante y hoy recurrida fue un
hecho notorio y de especial e indiscutible difusión por las especiales connotaciones del caso
relativo a una sociedad constituida para explotar una televisión privada, lo que, por la
notoriedad alcanzada, se traduce en un uso suficiente para legitimar a la usuaria para
ejercitar la acción de nulidad. En consecuencia ese uso anterior a la inscripción en el
Registro Mercantil de la Sociedad sigue siendo válido a los efectos legitimadores ex art. 14
del Estatuto porque, como ya se ha dicho, el Ordenamiento Jurídico concede efectos a la
Sociedad en vías de constitución, según se desprende del art. 7 de la Ley de Sociedades
Anónimas, en el cual no se incluyen -como parece dar a entender la recurrente- las
operaciones sociales anticipadas, sino los actos jurídicos dirigidos y encaminados
precisamente a la constitución definitiva de la sociedad, resultando en el caso presente que
en la realización de esos actos se usó la denominación "Antena 3" y que su divulgación
adquirió caracteres de notoriedad que habilitan a su usuario a ejercitar con éxito la
correspondiente acción de nulidad."
8. Jurisprudencia menor.
Los actores que tenían un establecimiento dedicado a la venta de artículos para deportes
eran titulares del rótulo y marca "Cienfuegos" . Fue demandanda la Entidad Mercantil
Cienfuegos Sport, S. L., que además utilizaba esta denominación para distinguir un
establecimiento de venta de artículos de deporte, y estaba constituida por un pariente de los
actores.
La demanda fue estimada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Oviedo, quien
condenó a la sociedad demandada a cesar en la utilización de la denominación
"CIENFUEGOS SPORT, S. L.", así como a modificar la denominación social citada
eliminando de la misma la palabra "CIENFUEGOS" inscribir este cambio en el Registro
Mercantil, junto con la correspondiente indemnización de daños y perjuicios. Recurrida en
apelación la sección 4.ª de la Audiencia Provincial de Oviedo, si bien estimó parcialmente
el recurso confirmó en lo sustancial la resolución del Juzgado. De manera específica la
sentencia de la Audiencia decía lo siguiente:
"todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las
prestaciones o el establecimiento ajeno".
Como actos de confusión más típicos se darán aquellos relacionados con los signos
distintivos, creándose la deslealtad por la utilización en el mercado de denominación social
que trate precisamente de causar confusión al consumidor respecto de prestaciones o
servicios de otros, amparados por un signo distintivo.
También en otras ocasiones con el uso de las denominaciones sociales se podrá incurrir en
las conductas que la nueva Ley de Competencia Desleal califica como desleales en sus arts.
11 (actos de imitación) y con más probabilidad en el art. 12 (explotación de la reputación
ajena) aunque en estos supuestos deberá ir acompañada la acción de la especial actuación
que señalan estos preceptos.
La efectividad de la nueva ley se logra a través de eficaces acciones ejercitables en vía
judicial, que establece el art. 18. Estas son: la de cesación para evitar un daño futuro, la de
remoción, formulada con carácter general y dando cabida a cualquier posibilidad de
rehabilitación originaria; la de rectificación informaciones engañosas, la declarativa de
deslealtad del acto, la de resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados por el acto de
competencia desleal si ha intervenido dolo o culpa del agente, y la de enriquecimiento
injusto, que sólo procederá cuando el acto lesione una posición jurídica amparada por un
derecho de exclusiva u otro de análogo contenido económico.
La legitimación para el ejercicio de estas acciones puede calificarse de amplia, ya que el
art. 19 L.C.D. la establece a favor de todos aquellos que resulten afectados por el acto
desleal. Así, expresamente legitima a cualquier persona que participe en el mercado y
cuyos intereses resulten perjudicados o amenazados; las asociaciones profesionales y las
que tengan por finalidad la protección del consumidor.
Este panorama de protección amplia y eficaz ante los actos desleales se complementa con la
posibilidad que señala el art. 25 de la Ley de Adopción de Medidas Cautelares a instancia
de parte legitimada y bajo su responsabilidad, cuando existan indicios de la realización de
un acto de competencia desleal o la inminencia del mismo, y con la amplitud que señala
dicho precepto, ya que como tales medidas podrá ordenar el juez la cesación provisional del
acto, así como cualquiera otras que resulten pertinentes, lo que vendrá determinado del
análisis del supuesto concreto. Prevé además la ley, en aras de su eficacia, su tramitación
preferente, y en caso de peligro grave podrán adoptarse inaudita parte y dictarse en las
veinticuatro horas siguientes su solicitud.
Se muestra así la ley de represión de la competencia desleal como un eficaz medio para la
garantía de un orden concurrencial saneado, al que indudablemente no contribuye el
tratamiento legislativo separado de signos distintivos y denominación social y su acceso a
registros estancos y desconectados.
En tanto llega la conexión real entre el Registro Mercantil Central y el de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, con lo que se evitaría el conflicto entre denominaciones
sociales y signos distintivos, incluso sin reformar su tratamiento legislativo, aunque somos
partidarios de la reforma legal para darles un marco unitario, la nueva Ley de Represión de
la Competencia Desleal se presenta como un arma eficaz para evitar este aprovechamiento
de la reputación ajena que facilita la inexplicable desconexión registral.
Rafael Martínez Sánchez
Presidente de la Sección II de la Audiencia Provincial de Pontevedra
I. Introducción
Otro problema procesal que a mi juicio plantea el art. 125 de la Ley de Patentes es que
considera que los procedimientos sobre Patentes y Marcas se deben tramitar por las normas
del juicio de menor cuantía.
La reforma citada de la Ley 10/1992 de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, debería
haber incidido en el art. 125 de la Ley de Patentes.
Es cierto que el juicio de menor cuantía es uno de los más usuales, aunque no sea uno de
los más rápidos. Como señala el profesor Fernández Novoa en su Tratado de Derecho de
Marcas, hay autores como los profesores Lema Devesa y Otero Lastres, que estimaban que
a pesar de la declaración general sobre la cuantía podría entenderse que las reclamaciones
superiores a 100 millones de pesetas se tramitasen por el cauce del mayor cuantía.
A mí me parece, que después de la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, sería
más que suficiente una remisión de las leyes citadas a los arts. 483 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, con lo que los criterios quedarían unificados dado lo establecido en la
Ley de Patentes.
Y todo lo expuesto, en cuanto al procedimiento en la Ley de Marcas de 1988, procede
predicarlo de Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, que en su art. 22,
vuelve a hablar del menor cuantía como si todas estas leyes fuesen confeccionadas
procedimentalmente por la misma idea.
De esta opinión se hace eco la profesora Barona Villar, titular de derecho procesal de la
Universidad de Valencia, que estima que la citada regulación supone una quiebra en la
aplicación de las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil; crítica también recogida por el
profesor Bercovitz, que considera más correcto mantener sobre la cuantía las normas de la
Ley Procesal Civil.
El nombramiento de un juez con carácter permanente, al que se refiere la ley en el art. 125,
carece igualmente de razón. Y ello por varios motivos.
l.º Porque normalmente en las comunidades autónomas no existe materia suficiente, salvo
en las grandes capitales, para mantener un órgano con exclusividad.
2.º Porque pese a ello, sería necesario la especialización de muchos jueces en las materias a
que la ley se refiere.
3.º Porque el crear un órgano con exclusividad para el conocimiento de estas materias, lleva
a la problemática tan conocida de los jueces especiales, nacionales o locales, cuya
designación se realiza con móviles distintos a los estrictamente judiciales, quebrantando el
principio de igualdad al acceso a ciertos cargos.
"como aquella, que con cierta probabilidad era de esperar, atendiendo el curso normal de
las cosas o de las especiales circunstancias de cada caso" (sentencia de 4 de julio de 1962).
li0
El procedimiento en materia de marcas y de patentes no puede se calificado como
procedimiento contradictorio puro. Incluso algún autor, como el profesor Gómez de Liaño,
habla de "instrucción sumarial civil". Procesalmente, yo creo que tal figura no existe.
En el proceso de patentes y marcas existe en realidad, una búsqueda de protección, que es a
lo que se destina la ley, en la cual, además, existen manifestaciones de un procedimiento de
carácter inquisitivo dentro de las normas de tipo civil. Este reflejo lo tenemos en la Ley de
Patentes en los arts. 129 y siguientes, donde se habla de comprobación de hechos que
pueden constituir violación del derecho exclusivo otorgado por la patente. Así el art.130
dice "comprobación del juez", lo que, supone una extralimitación del marco de los
procedimientos civiles.
Pero es más, el párrafo 5º del art. 130 dice:"
"que contra la decisión del juez sobre el resultado de la investigación, no se daría recurso
alguno".
Como destaca el profesor Lema, con frecuencia se asigna a una empresa individual o social,
una razón o denominación que se confunde con una marca, con un nombre comercial o con
un rótulo.
El art. 76 de la Ley de Marcas define el nombre comercial:
"como signo o denominación que sirve para identificar a una persona física o jurídica en el
ejercicio de una actividad empresarial y la distingue de otra similares".
"el nombre que utilizan los empresarios sociales para identificarlos en sus transacciones
mercantiles",
sirviendo, pues, la denominación social, para identificar la sociedad. Como dice Gómez
Montero:
"identifica a la sociedad en el tráfico jurídico, como un sujeto distinto y separado de los
socios que la integran".
Por ello el art. 372 del Reglamento del Registro Mercantil, prohibe que se inscriban
sociedades o entidades con denominaciones idénticas, estimado que existe tal identidad:
a) Si se utilizan las mismas palabras en diferente orden, género o número.
lº Así como una sociedad sólo puede tener una denominación social, no hay inconveniente
en que esa sociedad posea al mismo tiempo varios nombres comerciales.
Existe una evidente dificultad para su distinción. El citado profesor Gómez Montero,
atiende a la licencia fiscal como requisito formal exigido para el titular del nombre
comercial, requisito que no se exige al titular de una marca. Además, si el nombre
comercial se utiliza como marca, deberá procederse a su registro de forma separada (art.
78-3º y 4º de la Ley de Marcas)
A la diferenciación entre nombre comercial y marca no ha contribuido en exceso la
jurisprudencia española, que se pronuncia sin excesiva precisión. Así la sentencia del
Tribunal Supremo de 13 de julio de 1990 dice:
Kemen Industrial, S. A., era titular de varias marcas con la denominación "Kemen". El
demandado era Talleres Kemen, S. L. El actor tenía registrada la marca y nombre
comercial, y gozaba de un derecho de exclusiva para distinguir artículos de cerrajería,
electrodomésticos y transformadores mecánicos. El T.S., confirmando sentencia del
juzgado y de la Audiencia Territorial respectiva, condenó a la demandada a modificar la
razón social, haciendo desaparecer de ella el vocablo Kemen.
"ya que existe confusión en el mercado provocado por la absoluta identidad denominativa y
de productos amparados entre una marca preexistente, notoriamente conocida, y una
denominación social".
Organización LLADRO
"no se podrá inscribir ninguna sociedad con razón o denominación social idéntica a la de
otra compañía preexistente de cualquier clase inscrita en el registro que regula este
artículo".
Por ello, la cuestión que se suscita es la de si pueden ocurrir casos como el que les acabo de
explicar y qué podría suceder cuando el peticionario-socio de la sociedad a constituir sea
una persona física en que en alguno de sus apellidos aparezca, volviendo al caso de mi
empresa, el de Lladró, pues bien, la respuesta me aventuro a dársela en el sentido de que el
Registro Mercantil Central concederá la denominación social dado que concurren los
requisitos establecidos en el vigente art. 366, apartado 1º del RRM, que establece que:
y a pesar de la prohibición establecida en el art. 372 del mismo cuerpo legal cuando
establece:
Y me baso en esta respuesta dado que el caso que les comento de mi empresa no es el
primero, así tenemos, entre otros, el ejemplo de las entidades LOEWE, S. A., y LOEWE
HERMANOS, S. A., que pertenecen a un mismo grupo accionarial y la entidad ENRIQUE
LOEWE KNAPPE, S. A., de otros diferentes accionistas, entidades todas ellas que
coexisten a pesar que, como dice el precitado art. 372, 2 del RRM, por notoriedad el
Registrador debía conocer la existencia de las dos primeras sociedades y no haber otorgado
certificado positivo para la constitución de la última sociedad citada. Hasta aquí he querido
plantear la problemática que existe en el terreno de las denominaciones sociales y referido
exclusivamente dentro de ámbito del Registro Mercantil Central y al que volveré
posteriormente en las conclusiones de mi intervención.
Uno de los elementos comunes más importantes de los signos distintivos, bien sea la marca,
el nombre comercial o el rótulo es de que sirvan como elemento diferenciador en el
mercado de productos o servicios idénticos o similares, pues bien, partiendo de esta
premisa no puedo compartir la acepción mantenida en una reciente sentencia de la
Audiencia Provincial de Madrid sobre si existe confusión o no entre las marcas LOEWE y
ENRIQUE LOEWE KNAPPE en que textualmente se dice:
"por ser notoria la marca es mejor conocida por el ciudadano medio, por lo que se hace
mucho más difícil la confusión, con lo que la similitud entre marcas distintivas, ha de ser
mucho mayor para crear error en el consumidor, en consecuencia, y en el presente caso el
carácter de notoria de la marca de las actoras ha de valorarse en el sentido de existir una
mayor igualdad para que exista incompatibilidad entre las utilizadas entre una y otra parte".
Y digo que no puedo compartir esta afirmación, pues lo que se traduce de la misma es que
se penaliza el hecho de tener una marca notoria (entiendo que en realidad se quiso decir
marca renombrada), cuando la intención del legislador ha sido todo lo contrario, dado que
la marca notoria lo es en la medida que el uso intenso de la misma ha logrado la difusión y
conocimiento de la misma entre consumidores y competidores y la marca renombrada es
aquella marca registrada de prestigio, tal como establece el apartado c) del art. 13 de la Ley
de Marcas. Este prestigio lo da la calidad de los productos o servicios amparados por la
marca y la publicidad realizada por el titular de la marca, por ello pretender que el uso de
una marca compuesta con nombres y apellidos cuando uno de éstos es el mismo que el de
una marca registrada con anterioridad, tratándose de los mismos productos y jugando con la
grafía para producir confusión en el mercado y pretender que sea el consumidor quien
determine por la importancia de la marca la diferencia entre una y otras es mucha
pretensión, pues el nivel medio del consumidor no es tan elevado como se presume en la
sentencia que les comento, y máxime en un país como el nuestro, que prima la compra de
las oportunidades.
Para que se puedan ilustrar sobre esta cuestión les explicaré que don Enrique LOEWE
KNAPPE, solicita del Registro como marca, nombre comercial y rótulo de establecimiento
el signo ENRIQUE LOEWE KNAPPE. Todos ellos, tanto las marcas, el nombre y rótulo
son denegados por el Registro, y lo recurre en vía contenciosa. Asimismo, para los mismos
epígrafes solicita como marca, rótulo y nombre comercial que también recurre, al serle
denegada, en vía contenciosa el signo EKL dentro de un círculo y bordeando su
circunferencia su nombre y apellidos.
El Tribunal Superior de Justicia en ambos casos ha dictado sentencia, y lo verdaderamente
curioso del tema es que la denominativa ENRIQUE LOEWE KNAPPE declara la sala que
sí es compatible en el mercado con la marca LOEWE; y la gráfica denominativa ELK-
ENRIQUE LOEWE KNAPPE en un círculo, sí se confunde en el mercado, y por
consiguiente confirman la resolución del Registro.
Ambas sentencias están pendientes del Tribunal Supremo, la primera en apelación, por ser
anterior a la reforma procesal; la segunda, en casación por entrar dentro de la reforma.
Por vía civil, se dictó sentencia por parte del Juzgado de Primera Instancia, a favor de
LOEWE, apelada a la Audiencia la revocan. En este proceso se atacan ambos grupos de
marcas, nombres comerciales y rótulos, de denominativa y la gráfica denominativa. La
sentencia a mi entender comete varios errores, mantenidos por algunas sentencias, que
entiendo superado por una sentencia del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 1987
(Referencia Aránzadi 877/1988), en el pleito entre KISS y KISS-ME. Se basa el apelante,
al que le imponen las costas por temerario, que la notoriedad de una marca debe conducir a
menor rigor, dado que la marca notoria se protege por sí misma. Mas tal argumentación,
dice la Sala, no puede ser compartida, pues en ningún momento la sentencia de instancia
afirma que el carácter notorio de la marca oponente debe conducir a un mayor rigor en la
observancia de la regla 1.ª del art. 124 del Estatuto, sino lo que afirma es que, a la
semejanza entre las marcas se puede unir, a mayor abundamiento, el hecho de que se
produzca un paralelismo entre los productos y, además, la notoriedad de la marca, lo
contrario supondría introducir un elemento de incertidumbre en el mercado.
Al hilo de esta argumentación, pero manteniendo la dictada por la Audiencia de Madrid en
el caso de LOEWE les puedo citar una sentencia del Tribunal Supremo de 24 de enero de
1979 que enfrenta a las marcas LA LECHINESA con LA LECHERA. La sala entendió en
este caso que dada la notoriedad de esta última, la confusión tendría que basarse en una
acusada semejanza. Como vemos es otra opinión distinta a la anterior comentada.
En vía penal existe la famosa sentencia de PACO RABANNE que considera elemento
diferenciador el valor del producto o el del lugar en donde se vende.
Volviendo al procedimiento civil de LOEWE se argumenta por el Juzgador de Instancia
que tratándose de productos iguales es necesario desgranar todos y cada uno de los
elementos que la componen, y destacando el de mayor resonancia. Por el contrario, la
Audiencia utiliza el argumento de que deben ser contempladas en su conjunto y no
separando y estudiando por separado cada uno de sus elementos.
Por último, en relación a esta sentencia, aunque se pueda aplicar a muchas otras, sirva mi
intervención para solicitar que en esta materia se procure una uniformidad de criterios, pues
detrás de cada expediente se encuentra una cantidad importante de esfuerzo y dinero de
mucha gente y de muchos puestos de trabajo.
Para concluir, me permito lanzar una sugerencia para evitar confusiones entre signos
distintivos y denominaciones sociales, y entiendo que se podría conseguir a través de una
intercomunicación entre la Oficina de Patentes y Marcas y el Registro Mercantil Central,
nada difícil en esta época con tanta innovación tecnológica, solución ésta que ya se aplica
en nuestros países vecinos como Francia y Portugal, así en Francia quisimos constituir una
sociedad mercantil en 1987 con la denominación social de ORDAL FRANCE y no se pudo
por existir ya registrada la marca internacional ERDAL; en cuanto a Portugal existe el
Decreto-Ley 42/1989, de 3 de febrero, que crea una sección en el Registro de Compañías
para que accedan al mismo las marcas registradas, con el objeto de evitar que se soliciten
denominaciones sociales que puedan crear confusión con marcas ya registradas.