Modulo Signos Distintivos-Esp

Un proyecto financiado por la Unin Europea y el MERCOSUR
Curso
Conceptualizacin de la Propiedad Intelectual en el MERCOSUR

Mdulo 3 Signos Distintivos
Consorcio Gestor del Proyecto Escuela Virtual Mercosur
Conceptualizacin de la Propiedad Intelectual en el MERCOSUR Primera Edicin
Desarrollado por Centro de Formacin para la Integracin Regional (CEFIR) para la Escuela Virtual del Mercosur Autor/es: Andrea Barrios y Cristina Dartayete Diseo web y diagramacin: Mnica Viera Traductor al portugus: Anthony Heden
Nota legal: Esta obra est sujeta a la licencia Attribution-NonCommercial-NoDerivs3.0 Unported de CreativeCommons. Para ver una copia de esta licencia, visite: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ o envie una carta a CreativeCommons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA.
Escuela Virtual del Mercosur
ndice
Contenido
Introduccin ....................................................................................................... 3 Objetivos ........................................................................................................... 4 Instrumentos de Proteccin de los Signos Distintivos ............................................ 4 El valor de las marcas ......................................................................................... 6 Qu es una marca? .......................................................................................... 7 Tipos de marcas ................................................................................................. 8 1) En relacin al objeto de proteccin ....................................................................... 8 2) En relacin a los titulares ................................................................................... 14 7. Para qu sirven las marcas?............................................................................. 15 8. La proteccin de las marcas ............................................................................... 17 9. Condiciones de proteccin ................................................................................. 18 Signos que no pueden ser marcas ..................................................................................... 19 Signos que no pueden registrarse como marcas ................................................................. 20 10. Confundibilidad marcaria .................................................................................... 20 Clases de confundibilidad .............................................................................................. 21 11. Qu es una marca notoria? ............................................................................ 21 Requisitos para que se configure la marca notoria ........................................................... 22 12. Qu es una marca renombrada?..................................................................... 23 Puede una marca perder su atributo de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de sus competidores? .......................................................................................... 23 Puede un signo genrico adquirir distintividad y transformarse en marca? ....................... 24 Por qu los Estados deben evitar la imitacin de marcas? .............................................. 25 Cuando se considera que existe piratera marcaria? ...................................................... 25 13. Registro de marcas ............................................................................................ 26 Cundo se extingue el registro de marcas? ................................................................... 29 Qu derechos otorga al titular el registro de marcas? ..................................................... 29 Cmo se transmiten las marcas?.................................................................................. 31 14. Frases publicitarias ............................................................................................ 33 15. Nombre Comercial............................................................................................. 34 16. Nombres de dominio .......................................................................................... 35 17. La proteccin de los signos en relacin al titular: .................................................. 35 18. Indicaciones Geogrficas ................................................................................... 39 20. Las marcas en el comercio internacional ............................................................. 42 Razones para tener en cuenta las marcas a la hora de planificar una estrategia de exportacin ................................................................................................................... 42 Errores frecuentes en el uso de las marcas por los exportadores ...................................... 43 Normativa internacional relacionada con el Derecho de Marcas ........................................ 43 21. Resumen .......................................................................................................... 48 22. Bibliografa ........................................................................................................ 50 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1.
Introduccin
En este mdulo trataremos los instrumentos de propiedad industrial, disponibles en las legislaciones nacionales, para la proteccin de los signos distintivos. El siguiente cuadro ubica los signos distintivos dentro de la clasificacin general de instrumentos de Propiedad Intelectual.
PROPIEDAD INTELECTUAL
Propiedad Industrial Patentes, Modelos de Utilidad (Creaciones Inventivas) Diseos Industriales (Formas Ornamentales) Secretos Industriales (KnowHow) Derechos de Obtentor (Obtenciones Vegetales) Marcas, Nombres Comerciales e Indicaciones Geogrficas (Signos Distintivos) Propiedad Literaria y Artstica Derechos de Autor (obra) Derechos Conexos (intrpretes, ejecutantes y productores)
El derecho marcario es aqul que los ordenamientos jurdicos modernos atribuyen a los industriales y comerciantes sobre los signos que utilizan para identificar los resultados de su actuacin y preservar, frente a los competidores, los valores incorporados a su empresa (nombres comerciales y marcas).
Las marcas, los nombres comerciales y las indicaciones geogrficas otorgan a su titular una proteccin territorial respecto a los diferentes signos distintivos que reivindiquen, en los pases que se solicitan y en caso en que la legislacin lo establezca, la proteccin surge cuando el registro es concedido. Esta proteccin implica que el Estado concede un derecho de exclusiva a favor del titular, para su uso en el mercado local por el trmino de diez aos, renovables por tiempo indeterminado. Este derecho de exclusiva implica que su titular pueda impedir que terceros usen y/o fabriquen, ofrezcan en venta, vendan o utilicen, importen o almacenen los productos y/o servicios marcados con dicho signo distintivo, sin contar en forma previa con su autorizacin.
2.
Objetivos
Los objetivos de este mdulo son: I. Conocer los mecanismos de proteccin de todos los signos distintivos incluidos marcas, nombres comerciales e indicaciones geogrficas. II. Conocer el alcance de los derechos otorgados al titular de estos signos distintivos.
3.
Instrumentos de Proteccin de los Signos
Distintivos
Desde muy temprano se marcaron los bienes, ya fueran los esclavos, los ganados o los bienes de otra naturaleza.
Con el desarrollo de las actividades artesanales y la intensificacin de los intercambios mercantiles, aparecen nuevos signos identificatorios como el nombre de los creadores.
En el derecho romano se castigaba el robo de marcas pero no como forma de proteger la clientela sino la fe pblica. Es durante la Edad Media que surge el signo identificatorio con la funcin de otorgar identidad a determinados productos. El rgimen corporativo medieval buscaba de esta manera saber si los productores seguan las reglas que prohiban la competencia y cumplan con las reglamentaciones y controles. La marca no era diferenciadora sino que era una garanta de reparto del mercado y de la prohibicin de la publicidad.
La funcin identificatoria de la marca surge con la evolucin del intercambio mercantil, cuando se pasa del contacto inmediato entre productor y consumidor a la
internacionalizacin del comercio con base en la venta sobre exhibicin de muestras.
Ejemplos de la evolucin de las marcas a lo largo de la historia:
Fig. 1 A: Marcas de fuego para esclavos africanos. Extrado de: http://bo.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?anchor=k lphishbo&tipo=imprimir&titulo=Imprimir%20Art%EDculo&xre f=20080803klphishbo_8.Kes
Fig. 1 B: Marcas de porcelana Limoges a lo largo de la historia. Los orgenes de esta marca se remontan a 1863. Extrado de: http://www.bernardaud.fr/index.php?id=es23&article=_d6e749995e68a4ccc28f96b893de85 8b El autor espaol Bayls Carrosa dice: Al consumidor le interesa toda seal que acredite la buena calidad del producto, lo que identifica con un signo conocido y apreciado. Ya no interesa la habilidad o fama del artfice sino el prestigio de la casa comercial, los procedimientos utilizados, la moda y sobre todo aquel objeto de la misma clase y con las mismas cualidades que otro consumidor adquiri y prefiere. Cuando el signo llega a cumplir esta funcin se transforma en un bien incorporal. Al identificarse un producto con una marca no se buscaba indicar la pertenencia sino la procedencia de la mercadera. Cuando se estableci la proteccin jurdica de la marca no se hizo para amparar una creacin artstica o artesanal, valiosa por s misma, sino para identificar los bienes de un fabricante de los de otro. Pas entonces a ser la representacin de una empresa industrial o mercantil, de su calidad y de sus mtodos. Pasaron a tener entonces el papel de amparar las empresas y su clientela. Al establecer las definiciones hay que tener en cuenta que estn relacionadas con una actividad econmica que excede las fronteras nacionales y que tiende a la internacionalizacin. Los autores ms destacados y recientes definen a la marca como el elemento distintivo caracterizado por su novedad y originalidad. La proteccin adecuada de los diferentes signos distintivos de las empresas constituye en la actualidad uno de los pilares fundamentales de cualquier mercado competitivo, ya que la marca se ha convertido en uno de los elementos ms valorados del patrimonio empresarial.
4.
El valor de las marcas
Para la mayor parte de las empresas, una marca elegida y utilizada con esmero representa un valioso activo comercial. Esto se debe a que los consumidores estn dispuestos a
pagar ms por un producto de marca que reconocen y que responde a sus expectativas. Esto concede a la empresa una clara ventaja sobre sus competidores.
El ejemplo de Starbucks: Naci en USA en la dcada del setenta. Tiene 6.500 locales en USA y 1.500 locales en otros 31 pases. Segn Juan Enrquez Cabot (As the Futures Catch You), de cada taza de caf que Starbucks vende a 3 U$S en Estados Unidos, 3 centavos corresponden al productor latinoamericano de caf.
5.
Qu es una marca?
Se entiende por marca todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona fsica o jurdica de los de otro. La marca es un bien inmaterial sobre el cual se concreta la referida proteccin jurdica. Est estrechamente relacionado con la funcin que la marca cumple en una economa basada en la libertad de intercambio y en la libre competencia. La marca es un signo, esto es, una realidad intangible que para su percepcin, debe dotrsele de forma sensible y relacionarse con un producto o servicio.
Una marca es el smbolo verbal, visual o auditivo con contenido total o parcialmente conceptual o sin l, identificatorio de productos o servicios, susceptible de apropiacin y de uso necesariamente protegido por la ley.
Qu debe tenerse en cuenta al elegir o crear una marca?

La eleccin o creacin de una marca adecuada es un factor determinante, ya que constituye un elemento importante de la estrategia de comercializacin de la empresa. Por lo tanto, cmo ha de procederse para elegir una marca que sea apropiada para un producto o productos determinados? No hay reglas universales, aunque los cinco puntos enumerados a continuacin pueden resultar de utilidad: Comprobar que la marca elegida cumple todos los requisitos legales de registro Realizar una bsqueda previa de marcas registradas o en trmite de registro para asegurarse de que la marca no es idntica o similar a otra que pueda producir confusin Asegurarse que la marca sea fcil de leer, escribir, deletrear y recordar y que se preste a todo tipo de medios publicitarios Asegurarse que la marca no tiene connotaciones negativas en los idiomas de los mercados internos o de exportacin potenciales Comprobar la posibilidad de registrar el nombre de dominio
correspondiente, es decir, la direccin de internet.
6.
Tipos de marcas 1) En relacin al objeto de proteccin Marcas de productos y marcas de servicios

Son los signos distintivos que identifican productos o servicios.
Figura 2: Ejemplo de marca de producto
Figura 3: Ejemplo de marca de servicio Se entiende por producto cualquier objeto material, mueble o inmueble, con excepcin de los bienes races, que tenga una medida de valor y pueda ser objeto de propiedad, elaborado o no en el pas, y que sea o haya sido comercializado en l o pueda serlo en el futuro. Se entiende por servicio cualquier actividad realizada en el pas o fuera de l que est destinada a satisfacer necesidades de terceros, obteniendo quien la brinda un beneficio econmico o de cualquier otra naturaleza
Marcas arbitrarias o de fantasa y sugerentes o evocativas
Arbitrarias o de fantasa son las que las palabras que la conforman o el emblema no guardan relacin con el producto. Aunque estos tipos son fciles de proteger requieren ms publicidad para asociarla al objeto. Sugerentes o evocativas son las que insinan uno o varios atributos del producto. Actan de por s como forma de publicidad. Entraan el riesgo de que sean ms fcilmente confundibles o que se deniegue el registro por entender que no tiene la fantasa suficiente.
Marcas registradas y no registradas

Para que se verifique la proteccin jurdica del derecho de Marcas es necesario que se den dos elementos: A) Que el signo tenga aptitud distintiva; B) y de acuerdo a la legislacin de cada pas que se registre dicho signo ante la autoridad administrativa competente La marca no registrada podr ser protegida por acciones de competencia desleal pero no por derecho propio, por lo tanto quien usa la marca pero no la tiene registrada, deber probar que el tercero tena intencin de utilizar la marca en forma desleal o ilcita.
Marcas figurativas, denominativas, mixtas, sonoras, olfativas y tridimensionales

Las marcas figurativas son las constituidas por dibujos, emblemas, estampados, grabados, sellos, vietas, relieves, franjas, combinaciones de colores, envases, envoltorios, letras y nmeros con forma especial, o cualquier otro signo con forma distintiva.
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Figura 4: ejemplos de marcas figurativas. Las marcas denominativas estn compuestas por una o varias palabras, frases, siglas, letras y nmeros formando combinacin, etc. Y las marcas mixtas resultan de una combinacin de una denominacin con un emblema.
Figura 5: ejemplos de marcas mixtas Las marcas sonoras son aquellas compuestas por sonidos, notas musicales, melodas, etc.
Figura 6: ejemplo de marca sonora: el caracterstico rugido del len de la Metro Goldwyn Mayer. Las marcas olfativas son aquellas compuestas por aromas que distingan el producto o servicio. Por otra parte, las marcas tridimensionales son aquellas que protegen la forma del producto en si mismo y/o la forma del embalaje, siempre que stas no sean protegibles por patente o modelo de utilidad.
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Figura 7: ejemplos de marcas tridimensionales.
Marcas
principales
derivadas,
de
defensa y de reserva
PRINCIPAL: Las que identifican la totalidad de los productos de la empresa como por ejemplo FORD DERIVADA: La que identifica una lnea de productos: FORD FIESTA DE DEFENSA: Son las que un comerciante registra con el propsito de impedir que sus competidores las adopten. Pueden ser tambin, variantes de las marcas del mismo titular (familia de marcas) DE RESERVA: Para aplicarlas a productos que piensa comercializar en el futuro
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Marcas notorias y de alto renombre:

NOTORIA: Conocida en el pas, ya sea por uso notorio en el pas o en el extranjero
Fig. 8: Ejemplo de marca notoria DE ALTO RENOMBRE: las que han alcanzado un grado de conocimiento excepcional, para cualquier ramo de actividad.
Fig. 9: Ejemplo de marca de alto renombre
El trade dress o apariencia del producto o servicio

Por ejemplo en servicios, la decoracin del local, los uniformes del personal, la disposicin de la vidriera, las prcticas de atencin al pblico. En los productos: el color de los envases y de las tapas, la forma de escritura, el lugar donde se coloca la marca Podran ser protegidos como marcas, en caso de tener la distintividad suficiente y que as se hubiera solicitado o por competencia desleal.
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2) En relacin a los titulares
Marcas unipersonales y pluripersonales

UNIPERSONALES: Tienen un solo titular, sea ste persona fsica o jurdica. PLURIPERSONALES: Dos o ms titulares, personas fsicas o jurdicas. Hay 4 hiptesis posibles: a) Dos o ms personas comparecen juntas ante la Oficina de Propiedad Industrial y
solicitan la marca b) c) Varios herederos adquieren por el modo sucesin una marca unipersonal Cuando el titular transfiere una cuota parte de su titularidad (es distinto cuando
cede la marca para determinadas productos a otra persona, aqu se da una divisin de la marca) d) Cuando se cede la totalidad a ms de una persona Pueden tener cuota partes distintas Salvo acuerdo de partes, deben actuar en forma conjunta frente a la
Administracin, salvo los actos tpicos de conservacin como la renovacin.
Marcas colectivas
Distinguen los productos o servicios provenientes de miembros de una determinada colectividad.
Marcas de certificacin o garanta

Certifican caractersticas comunes, en particular la calidad, los componentes, la naturaleza, la metodologa empleada de los productos o servicios elaborados o prestados por personas debidamente autorizadas y controladas por quien certifica.
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Para profundizar en relacin a los nuevos tipos de marcas, ver: http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0003.html
7.
Para qu sirven las marcas?
Distintividad
Publicidad
Origen Empresarial
MARCA
Proteccion del Consumidor
Calidad
Tenemos entonces las siguientes funciones de las marcas:
La funcin de distintividad
La mayora de los autores entiende que es la funcin bsica y tutelada por el derecho. Las dems podran calificarse de secundarias y dependientes. La distintividad puede ser concebida desde dos perspectivas:
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a) se identifica al producto o servicio en si mismo considerado, lo que permite la diferenciacin con el resto de los productos ofertados en el mercado, y con otros de la misma empresa, y de que entre los productos marcados con el mismo signo no hay diferencia y; b) permite distinguir el origen empresarial identificando que hay una unidad productiva que intenta mantener la calidad y cualidad del producto o servicio consumido. Esta ltima significacin ha perdido actualmente vigencia debido a la deslocalizacin empresarial, las licencias de marcas, etc. La distintividad es la cualidad primordial que debe presentar todo signo que pretenda ser registrado como marca. La finalidad fundamental es reducirle al consumidor los costos de bsqueda, proporcionando un identificador de lo que pretende adquirir. Para tener proteccin jurdica, entonces, debe poseer aptitud distintiva. Esta puede ser intrnseca o extrnseca. Intrnseca es cuando el signo en s tiene capacidad distintiva. Extrnseca, cuando pese a tenerla, puede confundirse con otros
Figura 10: Ejemplo de distintividad de la marca. Si bien todas las imgenes representan la letra M, cada una de ellas posee elementos que las hacen distintivas para el consumidor.
La funcin de proteccin del titular y del consumidor

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La proteccin del titular trae aparejada la proteccin del consumidor. Existe un inters coincidente entre productores y consumidores: que no se produzca confusin respecto a la procedencia de los productos o servicios.
La funcin de garanta
Esta funcin tiene relacin con que los titulares buscan que los productos o servicios identificados con la marca sean del mismo tipo y de la misma calidad, como forma de que el consumidor, que ya los ha adquirido o utilizado antes y qued conforme, vuelva a hacerlo en el futuro.
La funcin de publicidad
La marca permite difundir a distancia los productos o servicios. De lo contrario quedara reducida la difusin a los contactos personales entre productores y consumidores. Aunque se desconozcan las cualidades y caractersticas del producto, la marca pretender avisar su existencia e informar las ignoradas cualidades, ya que es de por s un medio de comunicacin. Por esta razn la marca adquiere un valor econmico autnomo. La marca termina vendiendo al propio producto, haciendo pasar a un segundo plano la calidad y el precio. Ser el signo distintivo el que genere la induccin al consumo, incluso sin que existan necesidades a satisfacer.
8.
La proteccin de las marcas Cmo proteger la marca o marcas de su
empresa?
La proteccin de las marcas se obtiene mediante el registro y en algunos pases, tambin a travs de su uso. El registro, sin embargo, redundar en una mayor proteccin, especialmente en caso de conflicto entre marcas.
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Quin tiene derecho a solicitar el registro de la marca?

Cualquier persona fsica o jurdica, de derecho privado o de derecho pblico (estatales, municipales) puede pedir el registro de una marca.
9.
Condiciones de proteccin Cules son los principales motivos por los
que se deniega una solicitud?

La normativa establece que para ser registradas las marcas debern ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trmite de registro, a efectos de evitar confusin, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios semejantes. El problema, entonces, es determinar cul es el grado de semejanza que permite configurar la confundibilidad.
Los organismos especializados estn llamados a resolver esta cuestin de matices imprecisos, siempre cargada de subjetividad, pero que resulta esencial para garantizar el funcionamiento del sistema marcario: determinar si un signo que se usa para identificar es o no confundible por el pblico consumidor con otro previamente registrado o en trmite de registro.
A la hora de elegir una marca es til conocer las categoras de signos que no son registrables como marcas. Existen prohibiciones en relacin al uso de determinados signos como marcas, a saber:
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Signos que no pueden ser marcas

Cada legislacin nacional establece sus propias prohibiciones, pero dada la armonizacin existente en las legislaciones a partir del Convenio de Pars, se puede decir que stas son las que generalmente se encuentran incluidas: El nombre de los Estados, Departamentos, los smbolos patrios Los signos que reproduzcan o imiten medios oficiales de pago Los emblemas internacionales Las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia La forma de los productos o cuando rena los requisitos para constituir
patente de invencin o modelo de utilidad Las variedades vegetales Las letras o nmeros, individualmente considerados, sin forma especial El color de los productos o envases y las etiquetas monocromticas Las denominaciones tcnicas, comerciales o vulgares que se empleen
para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios. Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de
los productos o servicios o la clase, el gnero o la especie a la que pertenecen. Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general y los signos
o diseos que no sean de fantasa, es decir que no presenten caractersticas de novedad, especialidad y distintividad. Las palabras o combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya
traduccin est comprendida en las prohibiciones Los dibujos o expresiones contrarios al orden pblico, la moral o las
buenas costumbres. Las caricaturas, retratos, dibujos o expresiones que tiendan a ridiculizar
ideas, personas u objetos dignos de respecto y consideracin.
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Signos que no pueden registrarse como marcas

que Las banderas, los escudos, las letras, las palabras y dems distintivos identifiquen a los Estados o las entidades internacionales o
intergubernamentales cuando su uso no est expresamente permitido Las obras literarias y artsticas, las reproducciones de las mismas y los
personajes de ficcin o simblicos que merezcan la proteccin por derecho de autor, salvo cuando estn registradas por su autor o con su autorizacin Los nombres, seudnimos o retratos de las personas vivas sin su
consentimiento o fallecidas sin el consentimiento de sus herederos Los signos o nombres que constituyan la reproduccin, imitacin o
traduccin total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial Las palabras, los signos o los distintivos que hagan presumir el propsito
de verificar concurrencia desleal
10.
Confundibilidad marcaria
PRINCIPIO GENERAL: El Derecho de Marcas otorga a los titulares de marcas registradas una exclusividad para utilizar el signo de su propiedad, con el objeto de identificar sus productos o servicios. Esta exclusividad supone la posibilidad de impedir que otras personas registren o usen como marcas o nombres comerciales o designaciones sociales, signos que sean confundibles con el previamente registrado
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Clases de confundibilidad
Confundibilidad directa:
Se configura cuando las marcas confundibles protegen los mismos productos o servicios, de forma tal que el consumidor adquiere o contrata pensando que es el otro producto o servicio.
Existen 5 clases de confusin directa: a) de denominaciones por semejanza ortogrfica, fontica, visual o ideolgica; b) entre denominaciones y emblemas c) entre figuras o dibujos por reproduccin del elemento principal d) entre colores o disposicin del colorido e) por las formas y las denominaciones
Confundibilidad indirecta:
Hay dos clases: A) Cuando el consumidor asocia el producto a otro origen. No confunde las marcas pero si el origen; B) Cuando no cubren los mismos productos, pero estos son similares.
Son concurrentes productos del mismo gnero incluidos en clases diferentes (marcas para cinturones y zapatos y/o vestimenta), productos hechos con la misma materia prima incluidos en diversas clases (artculos de cuero); las partes y accesorios incluidos en diversas clases (de automviles).
11.
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Qu es una marca notoria?

Una marca es notoria cuando es conocida por todos, o sea el pblico consumidor en general o en un sentido restringido cuando conocida por los consumidores vinculados al ramo especfico al que est vinculada la marca, debido a la reputacin adquirida por su uso y difusin. A nivel internacional se prev la proteccin de la marca rca
que constituya la reproduccin, imitacin o traduccin, susceptibles de crear confusin, de una marca que la autoridad considere ser all notoriamente conocida y utilizada para productos idnticos o similares. Ejemplo:
Requisitos para que se configure la marca notoria

Un primer requisito es que la notoriedad se alcance en el territorio nacional, siendo discutible la necesidad de su uso efectivo para obtener la proteccin. El art. 16.2 del ADPIC establece como nico requisito la promocin de la marca, descartando a contrario sensu la necesidad de uso. Un segundo requisito es que la notoriedad se alcance en los sectores interesados. Este criterio tambin ha sido tomado por el art. 16.2 del ADPIC que habla de sector pertinente del pblico. El tercer requisito es que se mantiene vigente el principio de especialidad.
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12.
Qu es una marca renombrada?
Tiene sus orgenes en la jurisprudencia alemana de 1924, frente al riesgo de debilitamiento del goodwill y su carcter distintivo. Para que un signo se considere marca renombrada debe cumplir los siguientes requisitos: Extraordinaria fuerza distintiva reconocida por cualquier tipo de pblico. Considerable fama o buen nombre, como consecuencia de la calidad
alcanzada por los productos o servicios que diferencia en el mercado. La normativa internacional ms moderna consagra la proteccin de la marca notoria ms all del principio de especialidad, pero no establece la categora de la marca renombrada. Ejemplo:
Puede una marca perder su atributo de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de sus competidores?
Algunos signos dejan de ser marcas por perder distintividad: son los signos que, con el transcurso del tiempo, se convierten en la denominacin habitual de los productos o servicios protegidos. Ejemplos: GOMINA, GILLETTE, POLIFON, CHAMPION, CALEFON, CREOLINA, ASPIRINA.
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En el caso de que no hubieran sido registrados no podran solicitarse como marcas por haberse banalizado. En algunos pases estos signos pueden caducar por falta de distintividad. Las empresas suelen realizar lo que se llama la recaptura de la marca mediante intensas campaas publicitarias, sus titulares han logrado que vuelvan a ser marcas. Ejemplos: XEROX, SINGER, PANCHOS
Puede un signo genrico adquirir distintividad y transformarse en marca?

Si, a esto se lo denomina significacin secundaria. Es la distintividad que adquiere un signo no distintivo por su uso sostenido en el tiempo como marca. Es secundaria, porque la funcin primaria del signo sera por ejemplo, establecer una cualidad o describir el producto, sin embargo, desde un punto de vista secundario, se transforman en marca. As tenemos DELICIA, FREDDO, FABULOSO, LA PRENSA, EL DIARIO,
TELEFNICA, CARTOON NETWORK. Esta posibilidad est generalmente admitida por la nueva legislacin de marcas. Adems de las palabras pueden tener significacin secundaria las formas como el tringulo de TOBLERONE.
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Por qu los Estados deben evitar la imitacin de marcas?

Como dijimos, la proteccin adecuada de los distintos signos distintivos de las empresas constituye en la actualidad uno de los pilares fundamentales de cualquier mercado competitivo, ya que la marca se ha convertido en uno de los elementos ms valorados del patrimonio empresarial. Este valor es el que ha propiciado lo que vulgarmente se denomina piratera, tanto a nivel registral como de producto. A efectos de hacer frente a este fenmeno las legislaciones han adoptado una serie de disposiciones que permiten no solo una proteccin adecuada de la marca notoria sino tambin la erradicacin de la piratera registral. Este comportamiento es merecedor de sanciones fundadas en los siguientes intereses: La proteccin de la empresa titular, por ser la marca el medio ms eficaz
de captacin de clientela La tutela de los intereses de los consumidores La tutela del inters publico del propio Mercado, que pretende que se
mantenga un orden concurrencial no falseado.
Cuando se considera que existe piratera marcaria?

Casos en que se configura: Que la marca que se intenta registrar sea notoriamente conocida como
marca ajena, o Que la marca que se intenta registrar no haya podido ser concebida sin
tener a la vista el signo ajeno. El registro de una marca famosa para aprovechar su prestigio y
publicidad; El registro especulativo; El registro de una marca con la finalidad de que no entren al mercado
productos competitivos; El registro efectuado por los importadores para lograr su exclusividad
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13.
Registro de marcas
El Derecho de Marcas es un derecho registral: el derecho del titular surge a partir del registro. Los organismos competentes son las distintas Oficinas de Propiedad Industrial de los pases. Ejemplos: Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) de Argentina, Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) de Brasil, la Direccin General de Propiedad Intelectual de Paraguay, la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial de Uruguay y el Servicio Autnomo de Propiedad Intelectual (SAPI) de Venezuela.
Presentacin de la solicitud
La solicitud se realiza ante las respectivas oficinas en los formularios que existen al respecto y se puede hacer va web en aquellos organismos que lo permiten. La puede presentar el titular, un apoderado o un Agente de la Propiedad Industrial. En el formulario se debe explicitar la denominacin de la marca, su logo si lo tuviere, colores, etc. y el tipo de marca a ser registrada as como la o las clases correspondientes a los productos o servicios a ser identificados con la misma. A este respecto ver la Clasificacin General de Marcas en http://www.wipo.int/classifications/nice/es/ En relacin a los documentos que acompaen la solicitud, como el que acredite una prioridad extranjera, normalmente se exige su traduccin a la lengua nacional. En este caso no se necesita legalizacin por expresa resolucin de las normas internacionales. Se debe abonar la tasa de solicitud y acreditarse conjuntamente con la solicitud. En caso de no agregarse los documentos, existe normalmente un plazo para la reivindicacin de prioridad y los restantes documentos Una vez presentada la solicitud, se le otorga un nmero, fecha y hora. La prelacin en el registro estar dada por la fecha y hora de presentacin de la solicitud. Una vez
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presentada no se admitir modificacin alguna del signo marcario. Tampoco se podr aumentar la proteccin a otros productos o servicios pero podr limitarse el objeto, eliminando clases, productos o servicios. Ingresada la solicitud, se realiza la publicacin. Esta debe contener el nmero y fecha de solicitud, nombre del titular y su representante si lo tuviere, el signo solicitado, las clases y detalle de los productos o servicios, tipo de marca y los datos de la prioridad, si esta fuera reivindicada.
Examen de forma y de fondo

Las Oficinas realizan un examen de forma y de fondo. Desde el punto de vista del examen de forma, se verifica la falta de alguno de los requisitos indispensables, otorgndose un plazo para subsanarlos. Si la Oficina entiende que es confundible con algn antecedente o que viola alguna de las prohibiciones podr realizar una oposicin de oficio, dando traslado al solicitante.
Oposiciones
Los terceros podrn oponerse por confundibilidad con las marcas que tengan en uso, registradas o en trmite de registro o por las causales de nulidad absoluta referidas anteriormente. El procedimiento vara segn los pases pudindose hacer en forma administrativa o judicial. De esta oposicin se dar traslado al titular.
Resolucin
El organismo competente adoptar resolucin, concedindolas o desestimndolas, total o parcialmente, en atencin a las clases a las que dichas solicitudes refieran. Una vez notificada la resolucin, en forma personal, los interesados (solicitante y opositor) pueden deducir los recursos administrativos previstos en la normativa de cada pas (en caso de que no exista previsto este procedimiento podr ir directamente a la va judicial) en los plazos estipulados.
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Recursos y accin de anulacin jurisdiccional

En el caso que estn previstos, los recursos los resolver el mismo organismo que emiti el acto y si est sometido a jerarqua, tambin deber resolverlo en jerarca. En caso de mantenerse el acto, los interesados podrn interponer accin de nulidad ante los Tribunales ordinarios o especializados si los hubiere, en los plazos estipulados por cada normativa. En caso de vencerse los plazos de oposicin o de los recursos, los titulares de marcas iguales o semejantes o cualquier interesado por las causales de nulidad podrn solicitar la anulacin administrativa de la marca ante el mismo organismo competente para concederla, si estuviere previsto. Tambin puede hacerlo esta autoridad.
Accin de anulacin administrativa y reivindicacin

En caso de existir este procedimiento, ser igual al de la oposicin. Cuando el registro se hubiere solicitado u obtenido por el agente, el representante, el importador, el distribuidor, el licenciatario o el franquiciado, a nombre propio y sin autorizacin del titular, est prevista la accin de reivindicacin a fin de que se le reconozca como solicitante o titular del derecho y que le sea transferida la solicitud en trmite o el registro concedido.
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Cundo se extingue el registro de marcas?

El registro de una marca dura diez aos y es renovable indefinidamente. En algunas legislaciones se consagra un plazo de gracia de seis meses despus del vencimiento para la presentacin de la renovacin.
Qu derechos otorga al titular el registro de marcas?
Impedir el uso por terceros
Uso de la marca
Impedir el registro de signos iguales o similares
titular
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El titular de una marca registrada tiene los siguientes derechos: el derecho de oponerse al uso o registro de cualquier marca que pueda producir confusin entre productos o servicios. Por lo tanto el titular de la marca podr oponerse a las solicitudes confundibles con la suya, solicitar su revocacin si es concedida o pedir su anulacin sin lmite de tiempo. En cuanto a la defensa civil de la marca permite: solicitar daos y perjuicios contra quienes hayan sido condenados por infringir normas penales, solicitar el cese de uso de la marca: intimar por carta, telegrama colacionado o intimacin judicial, acta notarial; diligenciar y obtener medidas cautelares: realizar inspecciones judiciales y medidas de embargo con sin secuestro de las mercaderas en infraccin. Tambin supone el derecho de defensa frente a terceros que pretendan obligarlo a dejar de usar su marca mientras el registro subsiste, la ley lo presume propietario del signo marcario registrado. La normativa establece, generalmente, plazo para iniciar estas acciones. En caso de vencimiento puede darse la situacin de coexistencia de marcas iguales o similares en el mercado. Podr presentarse ante un juez penal instndolo a perseguir al responsable por alguna de las figuras delictivas contempladas en las legislaciones: Ejemplos de algunos delitos: usurpacin de marca ajena, cuando el que, con el fin de lucrar o causar perjuicio, use, fabrique, falsifique, adultere o imite una marca inscripta en el Registro, correspondiente a otra persona. O sea que todos los verbos adjetivan aspectos de lo que se puede llamar usurpacin por falsificacin. Usar: el acto por el que aplica una grifa o etiqueta que no fabric a un product fabricado o no por l. Fabricar: a) elaborar un product falso al que se le aplica marca ajena; b) fabricar las grifas; c) fabricar los productos legtimos con etiquetas legtimas, sin permiso del titular. Falsificar: fabricar algo falso. Adulterar: cuando se introducen cambios, pore j. en el tipo de letras. Imitar: acto de copia deformada pero para inducer a engao. En definitive, que la marca sea ajena, se acte sin autorizacin del titular, que la marca est registrada y que se haga con la finalidad de lucrar. Relleno de envases con marca ajena. El que toma envases vacos y los rellena o saca parte del producto y lo complete. No se pena la adulteracin sino el rellenado.
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Distribucin de marcas adulteradas o envases rellenados Destino de las mercaderas e instrumentos utilizados: Las marcas y los instrumentos utilizados debern ser destruidos o inutilizados. Las mercaderas en infraccin que hayan sido incautadas sern decomisadas y destruidas, salvo que por su naturaleza puedan ser adjudicadas a instituciones de beneficencia pblica o privada. Los derechos se extinguen por vencimiento del plazo del registro sin presentar la renovacin, por renuncia, por resolucin administrativa o judicial. Estas normas se pueden aplicar a las denominaciones de origen.
Cmo se transmiten las marcas? Cesin y afectacin de derecho de la marca

El derecho a la marca integra el patrimonio de la persona fsica o jurdica que aparezca como titular del registro. Se trata de un bien mueble inmaterial cuya titularidad puede cederse o afectarse al igual que otro tipo de bienes. a) Trasmisin plena, definitiva o a ttulo de propiedad (cesin o transferencia) b) Trasmisin limitada, temporal o a ttulo de uso, que puede dividirse en: 1) 2) Usufructo o prenda Constitucin de una relacin contractual, licencia
Transferencia de marcas
La marca puede ser objeto de una compraventa, donacin, cesin de derechos hereditarios, documentados en documento pblico o privado.. La propiedad de una marca pasa a los herederos y puede ser transferida por acto entre vivos, por disposicin de ltima voluntad, por ejecucin forzada o por la accin de reivindicacin.
31
Si el titular es una persona fsica en el momento de su fallecimiento la propiedad pasa a los herederos. Normalmente la cesin del establecimiento comercial incluye la de sus marcas, salvo estipulacin en contrario, siguiendo los mismos procedimientos que para la transferencia independiente.
Licencia de marcas
Se denomina contrato de licencia de marca a aqul por el cual el titular de una marca concede a un tercero, en todo o en parte, el goce de su derecho mediante el pago de una regala. Suelen estar insertos en contratos ms complejos: Se pueden pactar para la fabricacin, la comercializacin o distribucin, el franchising, la transferencia de tecnologa patentada o no patentada, la trasmisin de la fama, etc. tanto de productos como de servicios. En el caso de la fabricacin generalmente se acompaa al contrato de licencia de marca, el contrato de saber hacer o licencia de know how y entonces se habla de licencia mixta. La licencia entonces, podr estar acompaada de asistencia tcnica, lo que supone colaboracin tcnica en materia de iniciacin a la tecnologa concedida y/o su mantenimiento.
Franquicia
La franquicia permite al franquiciante diferenciarse de su concurrencia por la constitucin a partir de un piloto de una red de franquiciados que se benefician de una exclusividad territorial. La franquicia es la reiteracin de un xito. RELACIONES ENTRE FRANQUICIA Y PROPIEDAD INDUSTRIAL Los componentes de propiedad industrial en la franquicia son esenciales al contrato, particularmente la marca, ya que si es conocida le agrega un sobrevalor.
32
Los derechos de propiedad industrial se mantienen de propiedad del franquiciante, siendo el franquiciado un licenciatario de stos. Trasmite el uso de la marca en exclusividad, debiendo comunicar el nmero de registro, etc. Se debe comunicar al consumidor que el producto es franquiciado. DESARROLLO DE LA FRANQUICIA El franquiciante asegurar al franquiciado el goce de los derechos de propiedad industrial que le concede con la obligacin de mantenerlos (renovacin). El franquiciado no los podr operar a su nombre. El franquiciante debe controlar que le respeten su imagen, evitando el registro de marcas iguales o similares. Ejemplo:
14.
Frases publicitarias
A diferencia de las marcas, cuya funcin es la de distinguir productos o servicios o aludir al origen empresarial, estas indicaciones tienen una estricta finalidad publicitaria: captar la atencin del pblico a quien el mensaje se dirige o alcanza, a los efectos de que adquieran el producto o contraten el servicio anunciado La frase publicitaria puede ir acompaada o no de la marca del producto o servicio. Siempre se va a otorgar derecho sobre el conjunto pero no sobre los trminos que lo componen. Ejemplos:
33
15.
Nombre Comercial
Es la designacin que distingue a una empresa en el ejercicio de su actividad o a sus locales o establecimientos en los cuales se realiza actividad comercial Al igual que la marca constituye uno de los signos distintivos de la empresa. Los
nombres comerciales constituyen una propiedad industrial a los efectos de las normas. El derecho se adquiere por el uso, salvo el caso en que forme parte de la marca. Nombre comercial vs. Marca Para la normativa, es la designacin, diferente a la marca, con que el pblico identifica una actividad comercial. Puede ser el nombre del comerciante individual o la designacin de la sociedad, puede ser el nombre o la sigla bajo la que gira la empresa, o puede ser el nombre, rtulo, emblema o distintivo del establecimiento comercial Sin embargo se le aplican las prohibiciones.
34
16.
Nombres de dominio
Son bsicamente de dos tipos: Los gTLD (generic top level domains) son los dominios genricos de nivel superior: com, net, org, int, edu Los ccTLD (country code top level domains) son los correspondientes a los cdigos de pases: uy, ar, br Son administrados por ICANN (conjunto de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales). La adjudicacin se realiza a travs de instituciones registradoras. Quien registra un nombre de dominio est aceptando las polticas, entre las que se encuentra la jurisdiccin de un sistema de resolucin de controversias aprobado por ICANN para el caso de disputas con marcas u otros nombres de dominio El arbitraje ms conocido y usado es el de la OMPI Se puede lograr la transferencia a su nombre o la cancelacin CONFLICTO ENTRE MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO El titular de una marca registrada no tiene un derecho prioritario para registrar un nombre de dominio coincidente con la misma. No obstante pueden existir casos de abusos, de mala fe, de usurpacin con la finalidad especulativa de lucrar con la transferencia. En general se aplican las leyes de marcas y competencia desleal.
17. titular:
La proteccin de los signos en relacin al
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Los signos distintivos pueden ser registrados por personas fsicas o jurdicas individualmente consideradas o por grupos, asociaciones, comunidades, etc. Esto ha generado la existencia de los siguientes signos distintivos en relacin a sus titulares.
Marcas colectivas
La marca colectiva es una figura particular del derecho de marcas, a la cual se le aplican las mismas disposiciones pero adaptadas al gnero. Puede definirse como MARCA COLECTIVA el signo que sirve para distinguir el origen o cualquier otra caracterstica comn de productos o servicios de empresas diferentes que utilizan la marca bajo el control del titular. De esta manera cualquier signo con aptitud distintiva ser idneo para constituir una marca colectiva. Este tipo de marca ha sido objeto de reconocimiento y proteccin en distintos tratados y convenios internacionales como es el caso del Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio cuyo artculo 2 incorpora las normas sustantivas del Convenio de Pars, ambos ratificados por Uruguay. En ambos textos se hace referencia a la proteccin que deben otorgar los pases miembros, dejando que cada pas legisle los requisitos especficos que deben cumplir los solicitantes para obtener la proteccin. Por definicin la titularidad de la marca colectiva corresponde a una persona de derecho pblico o privado que agrupa a determinados empresarios o personas que producen bienes o prestan servicios. La titularidad es nica, pero su uso es plurilateral puesto que son los miembros de la asociacin, agrupacin o gremio quienes la utilizan para identificar sus productos o servicios, mediando entre usuarios y titular una relacin similar a la que nace de las licencias de uso. De esta forma, quienes no son miembros de la agrupacin titular no podrn utilizarla en el comercio para identificar sus productos o servicios. Al decir de Largo Gil son marcas de titularidad nica, pero con una pluralidad de usuarios coetneos. No cabe la exclusividad dado que la pluralidad funcional es un elemento esencial de esta categora de marcas.
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La funcin de la marca colectiva, por contraposicin de la marca comn, es indicar la procedencia de la agrupacin o asociacin a la que pertenece el empresario que la usa, lo que va unido generalmente a una determinada calidad. Podemos enumerar las siguientes, que se traducen en ventajas comparativas para los grupos de empresarios, especialmente para las micro, pequeas y medianas empresas: Permite diferenciar los productos o servicios de otros competidores, bien por
procedencia de una misma localidad, regin o pas o por reunir ciertas caractersticas o cualidades comunes; Es un mecanismo para reducir los costos de desarrollo de la marca, logrando su
posicionamiento en el mercado con una inversin menor porque se hace en conjunto por todos los usuarios y por el propio titular; Puede ser utilizada conjuntamente con las marcas individuales de un empresario
y con cualquier otro signo que distinga el producto; Ayuda a formar imagen comn de un grupo de empresarios; Permite la estandarizacin de calidad de los productos o servicios; Garantiza a los consumidores un nivel de calidad en los productos o servicios
que la llevan, que en muchos casos es superior a los estndares exigidos por las normas tcnicas o sanitarias; El propio titular y los usuarios vigilan el cumplimiento del reglamento de uso; Ayuda a combatir la falsificacin de los productos y la competencia desleal de
terceros que intenten aprovecharse de la fama adquirida, identificando sus productos o servicios con un signo que goza de prestigio en el comercio sin cumplir con las caractersticas del mismo; Permite establecer una estrategia comn de comercializacin de los productos o
servicios que la llevan; Consolida la imagen de los productos o servicios que llevan la marca y la de sus
fabricantes o prestadores de servicios; Es una opcin para facilitar la identificacin de los productos o servicios en los
mercados de exportacin que puedan representar un inters para los productores o prestadores de servicios. Permite establecer una estrategia comn de comercializacin de los productos o
servicios que la llevan; Usualmente los productores y artesanos para vender sus productos utilizan intermediarios quienes suelen crear sus propias marcas para distinguir los productos
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que se comercializan. Como consecuencia el consumidor no identifica el origen empresarial de esos productos y mucho menos los asocia por su origen geogrfico o por las calidades y cualidades que stos poseen. Es en estos casos donde la figura de la marca colectiva puede ayudar a formar una imagen a los productos y servicios y permitir el crecimiento econmico de los micro, pequeos y medianos empresarios.
Un ejemplo de marca colectiva es manzanas Melinda http://www.wipo.int/sme/es/case_studies/melinda.htm
Marcas de certificacin o de garanta

Es el signo que certifica las caractersticas comunes, en particular la calidad, los componentes, la naturaleza, la metodologa empleada y todo otro dato relevante, a juicio del titular, de los productos elaborados o servicios prestados por personas debidamente autorizadas y controladas por el mismo. Su funcin no es la de distinguir sino de garantizar calidad, composicin, etc. No son utilizadas por la organizacin que registra la marca, reglamenta su uso y certifica qu productos o servicios cumplen las especificaciones necesarias, sino por terceros avalados por aqulla. Su reglamento de uso debe incluir: la calidad, los componentes, la naturaleza, la metodologa empleada y todo otro dato relevante sobre los productos elaborados o distribuidos o los servicios prestados a juicio del titular. Fijar asimismo las medidas de control que se obliga a implementar el titular de la marca y el rgimen de sanciones Debe ser elaborado por quien solicita el registro de la marca (organismo pblico, paraestatal o la persona privada autorizada por el rgano competente). Pueden usarla aquellas personas cuyos productos o servicios cumplan con las condiciones establecidas en el reglamento de uso y que sean autorizadas por el titular
38
Algunos ejemplos de marcas de certificacin:
18.
Indicaciones Geogrficas
Se pueden clasificar en: INDICACIONES DE PROCEDENCIA Uso indicativo del lugar de extraccin, produccin o fabricacin de determinado producto o de prestacin de determinado servicio. Ejemplo: Hecho en Uruguay. DENOMINACIN DE ORIGEN Nombre geogrfico de un pas, ciudad, regin o localidad que designa un producto o servicio cuyas cualidades o caractersticas se deben exclusiva o esencialmente al medio geogrfico, incluidos factores naturales. Se protegen mediante el registro. Normalmente el registro es sin plazo. Lo har la autoridad competente o las asociaciones de productores que tengan su establecimiento en la regin. Slo stos podrn usarlo.
Ejemplos:
39
Figura 11: Ejemplos de Denominaciones de origen: Roquefort, Tequila.
19. Afinidades y diferencias entre denominaciones de origen y marcas colectivas

La denominacin de origen como signo distintivo desarrolla funciones que tambin pueden ser desarrolladas por una marca colectiva. En el siguiente cuadro se pueden observar las semejanzas y diferencias de estas dos figuras:
DENOMINACIN DE ORIGEN
Identifica productos o servicios que provienen de un mismo lugar
MARCA COLECTIVA
Puede identificar productos o servicios que provienen de un mismo lugar
Las cualidades o caractersticas de los productos deben estar dados exclusivamente por el medio geogrfico en el cual se produce incluyendo los factores fsicos, econmicos, humanos, tcnicos, histricos, ciertos usos localizados, el clima, la reputacin, etc.
Los productos o servicios poseen caractersticas comunes que pueden ser dadas por el medio geogrfico, los factores fsicos, econmicos, humanos, histricos, tcnicos, ciertos usos localizados, el clima, la reputacin, etc.
Los procesos de produccin, elaboracin y transformacin de un
Cualquiera de los procesos de produccin, elaboracin o transformacin puede darse
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DENOMINACIN DE ORIGEN
producto deben darse en el medio geogrfico.
MARCA COLECTIVA
en el medio geogrfico.
Existe un reglamento de uso de la marca Existe una normativa de uso de la denominacin de origen colectiva.
Titularidad nica Titularidad nica El titular es la persona jurdica de derecho El titular es el Estado privado o pblico
Pluralidad de usuarios
Pluralidad de usuarios
Los rganos de la Administracin vigilan el cumplimiento de la normativa
El propio titular y los usuarios se encargan de vigilar el cumplimiento de las normas contenidas en el reglamento
Se puede afirmar que ambas figuras cuentan con afinidades. Sin embargo, la marca colectiva representa una ventaja para el titular y los usuarios ya que el procedimiento para su obtencin suele ser ms sencillo. Por otra parte, para obtener una marca colectiva no es necesario reunir todos los requisitos establecidos para el otorgamiento de una denominacin de origen. En la marca colectiva ser suficiente que los productos o servicios renan ciertas caractersticas comunes y procedan de un lugar determinado para que se obtenga la proteccin legal.
41
La marca colectiva puede proteger productos que tienen ciertas cualidades propias del lugar, pero que no necesariamente pueden catalogarse como denominaciones de origen, ya que sus caractersticas no estn dadas exclusivamente por el medio geogrfico. Sin embargo este factor puede ser importante cuando se protege la reputacin adquirida evitando que terceros hagan un mal uso y se aprovechen de esa reputacin.
20.
Las marcas en el comercio internacional
Razones para tener en cuenta las marcas a la hora de planificar una estrategia de exportacin
El precio del producto depender en parte, de la medida en que los
consumidores del mercado de exportacin reconozcan y valoren la marca. En las negociaciones de acuerdos comerciales se tendr que tener en cuenta la
titularidad de la marca, especialmente si el producto es fabricado en otro pas o empaquetado o distribuido por socios de otro pas. La comercializacin del producto depender de la imagen de la empresa,
plasmada fundamentalmente en su marca y si sta no est protegida sera imposible hacer valer sus derechos en caso de copia o imitacin por parte de los competidores de ese mercado Gracias a las marcas las empresas pueden fortalecer su posicin en los
mercados de exportacin e impedir que otras empresas la imiten o copien Otra razn es la posibilidad de acceso de las empresas a nuevos mercados
mediante la concesin de licencias, franquicias, el establecimiento de empresas mixtas u otros acuerdos contractuales. Hay que realizar siempre bsquedas de antecedentes en los mercados de
exportacin ya que la misma marca o diseo podra ya encontrarse registrada por otro titular, acarrendole costos innecesarios
42
Errores frecuentes en el uso de las marcas por los exportadores

Siempre, se debe conocer, al momento de elaborar el plan estratgico de exportacin el entorno de propiedad intelectual en el posible mercado de exportacin. SOLICITAR DEMASIADO TARDE LA PROTECCIN DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL EN OTRO PAIS. Hay un plazo para solicitarla a partir de la solicitud en el mercado nacional. Esto es lo que se llama perodo de prioridad, que es de seis meses. CREER QUE EL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL ES
UNIVERSAL. Muchos creen que al registrarla en su pas la tienen automticamente protegida en todo el mundo. Sin embargo, los derechos son territoriales y las Oficinas de Propiedad Industrial slo dan proteccin en su jurisdiccin nacional, SALVO LOS SISTEMAS REGIONALES. SUPONER QUE LAS LEGISLACIONES SON IGUALES EN TODO EL
MUNDO. Aunque existe una importante armonizacin de las legislaciones y procedimientos, existen numerosas esferas con diferencias importantes. NO VERIFICAR SI UNA MARCA YA HA SIDO REGISTRADA O EST UTILIZADA POR COMPETIDORES EN EL MERCADO DE
SIENDO
EXPORTACIN O UTILIZAR MARCA INADECUADA PARA EL MERCADO EN CUESTIN
Normativa internacional relacionada con el Derecho de Marcas El Convenio de Pars
43
El Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial, 1883, revisado en Estocolmo en 1967 y administrado por OMPI establece los siguientes principios: TRATO NACIONAL Bajo las disposiciones del trato nacional, la convencin establece que, en relacin con la propiedad industrial, cada uno de los estados que participan en un contrato debe conceder a los ciudadanos de los dems estados contratantes la misma proteccin que concede a sus nacionales. Los ciudadanos de estados no contratantes tambin estarn protegidos por la convencin si estn avecindados o tienen un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en alguno de los estados contratantes. DERECHO DE PRIORIDAD Esta convencin dispone el Derecho de prioridad de las marcas . Este derecho significa que, sobre la base de una primera solicitud regular presentada en alguno de los estados contratantes, el solicitante podr pedir proteccin en cualquiera de los otros estados contratantes, dentro de un determinado plazo; entonces, esas ltimas solicitudes sern consideradas como si hubieran sido presentadas el mismo da que la primera solicitud, que en el caso de las marcas es de seis meses. LA CONVENCIN ESTABLECE UNAS CUANTAS REGLAS COMUNES QUE TODOS LOS ESTADOS CONTRATANTES DEBEN APLICAR. ALGUNAS DE ELLAS SON: La convencin no regula las condiciones para la presentacin y registro
de marcas, por lo cual debern determinarse segn la ley nacional de cada estado contratante. Cuando una marca haya sido debidamente registrada en el pas de
origen, deber, previa solicitud, ser aceptada para registro y protegida en su forma original en los dems estados contratantes. (Esto se llama la marca telle quelle). Sin embargo, el registro puede ser negado en casos bien definidos. Si en un estado contratante cualquiera el uso de una marca registrada es
obligatorio, el registro puede ser cancelado por falta de uso slo despus de un periodo razonable y nicamente si el dueo no logra justificar su inactividad. Se deber conceder proteccin a las marcas colectivas. Se establece una clasificacin de productos y servicios para el propsito
de registrar marcas. Este sistema agrupa todos los productos y servicios en 45 clases 34 para productos, 11 para servicios permitiendo al usuario
44
especificar de forma precisa y clara las clases que cubren su marca. De esta forma, cuando una persona presenta una solicitud de registro de marca en cualquiera de los pases contratantes, puede utilizar el mismo sistema de clasificacin, haciendo el proceso ms expedito y fcil para el solicitante. Se deber otorgar proteccin a los nombres comerciales en cada uno de
los estados contratantes, sin que haya obligacin de presentar documentacin o registrarlos. Cada uno de los estados contratantes deber tomar medidas contra el
uso directo o indirecto de una falsa indicacin sobre la fuente de los bienes o la identidad del productor, fabricante o distribuidor. Cada estado contratante estar obligado a proveer proteccin eficaz
contra la competencia desleal. Tambin se protege la marca notoria, pero quedando la resolucin del
alcance de la proteccin a la decisin de los Estados miembros
El Acuerdo ADPIC o TRIPS

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Ronda Uruguay del Gatt), establece los siguientes principios: No se condiciona el registro al uso. Proteccin de las indicaciones geogrficas. Principio de la libre circulacin de mercancas.
El '''Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio''' ('''Acuerdo sobre los ADPIC''' o, en idioma ingls ingls, ''TRIPS'') es el anexo 1C del Convenio por el que se crea la OMC firmado en 1994. En l se establecen una serie de principios bsicos sobre la propiedad industrial y la propiedad intelectual tendientes a armonizar estos sistemas entre los pases firmantes y en relacin al comercio mundial. El acuerdo sobre los ADPIC consta de 7 partes: Parte I: Disposiciones generales y principios bsicos El acuerdo sobre los ADPIC incorpora como principios fundamentales los propios del Convenio de la Unin de Pars, del Convenio de Berna para la Proteccin de las Obras
45
Literarias y Artsticas, del Convenio de Roma sobre derechos conexos y del Tratado de Washington sobre Semiconductores, a los cuales les aade el principio de Nacin ms favorecida (NMF) propio de la OMC Parte II: Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual El acuerdo establece una serie de requisitos que habr de cumplir la proteccin de todas las modalidades cubiertas en l, en cuanto a requisitos bsicos de proteccin, duracin mnima y cobertura de la misma. Parte III: Observancia de los derechos de propiedad intelectual En cuanto a las reglas sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual en este tratado la propiedad industrial se considera parte de la propiedad intelectual, establece la obligatoriedad de permitir en todo caso la revisin por parte de un juez de las decisiones administrativas en contra de un titular de un derecho, o de aquella persona que pueda haberlo extinguido. El art. 50 dispone que las autoridades judiciales estn facultadas para ordenar la adopcin de medidas rpidas y eficaces destinadas a evitar infracciones, en particular que las mercaderas ingresen en los circuitos comerciales y a preservar pruebas. El art. 51 dispone que se adoptarn procedimientos para que el titular de un derecho, que sospeche vlidamente que se prepara la importacin de mercadera falsificada puede pedir que se suspenda el despacho. Tambin se podrn establecer procedimientos para que las autoridades aduaneras suspendan el despacho en el caso de las exportaciones. Quedan exceptuadas las mercaderas en trnsito y las importaciones paralelas. Parte IV: Adquisicin y mantenimiento de los derechos MARCAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN: ARTS. 15 A 24 Parte V: Prevencin y solucin de diferencias Parte VI: Disposiciones transitorias Parte VII: Disposiciones institucionales; disposiciones finales
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Otros Tratados Marca europea (marca supranacional).

Caractersticas: Ambito de validez: los 27 Estados de la UE Duracin: 10 aos, renovables indefinidamente Un nEsteico procedimiento de registro Una solicitud nica Una lengua nica Un nico centro administrativo (Alicante) Un nico expediente que tramitar Se debe usar los primeros cinco aos
Pacto andino (rgimen marcario supranacional con marcas nacionales)

DECISIN 344 Marcas, art. 81 y ss. NORMATIVA UNIFICADA (Hoy solo permanecen Colombia y Per, inclua tambin a Venezuela, Bolivia y Ecuador), aplicacin y organismos nacionales
Mercosur (rgimen marcario nacional con protocolo de armonizacin de las
legislaciones)
Este Protocolo fue aprobado por la Decisin 8 del MERCOSUR de 1996, pero nunca entr en vigencia por haberlo ratificado solo Uruguay y Paraguay. Luego fue rediscutido, habindose aprobado, en el Subgrupo 7 del MERCOSUR solo lo relacionado con Marcas en el ao 2004.
47
Arreglo de Madrid y Protocolo de Madrid (marca internacional)

El Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (Arreglo o Sistema de Madrid) es un acuerdo de 1891 entre varios pases, por el que, las marcas nacionales de un conjunto de estados son protegidas en otro conjunto de estados. El acuerdo fue revisado en los aos 1900, 1911, 1925, 1934 y 1957. En 1967 tuvo lugar una revisin importante en Estocolmo. El Arreglo de Madrid se administra desde la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
21.
Resumen
Se entiende por marca todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona fsica o jurdica de los de otro. Las marcas otorgan a su titular una proteccin territorial respecto a los diferentes signos distintivos que reivindiquen, en los pases que se solicitan y en caso en que la legislacin lo establezca, la proteccin surge cuando el registro es concedido. Esta proteccin implica que el Estado concede un derecho de exclusiva a favor del titular, para su uso en el mercado local por el trmino de diez aos, renovables por tiempo indeterminado. Este derecho de exclusiva implica que su titular pueda impedir que terceros usen y/o fabriquen, ofrezcan en venta, vendan o utilicen, importen o almacenen los productos y/o servicios marcados con dicho signo distintivo, sin contar en forma previa con su autorizacin. Entonces, una marca es el smbolo verbal, visual o auditivo con contenido total o parcialmente conceptual o sin l, identificatorio de productos o servicios, susceptible de apropiacin y de uso necesariamente protegido por la ley.
48
Existen diferentes tipos de marcas: De productos y marcas de servicios; Registradas y no registradas; Unipersonales y pluripersonales; Denominativas, figurativas, mixtas, sonoras, olfativas; Principales, derivadas, de defensa, de reserva; Notorias y de alto renombre; Colectivas y de certificacin Funcin de la marca: Distintividad: Es la funcin bsica y tutelada por el derecho. La finalidad fundamental es reducirle al consumidor los costos de bsqueda, proporcionando un identificador de lo que pretende adquirir. Proteccin del titular y del consumidor Garanta Publicidad La marca permite difundir a distancia los productos o servicios. De lo contrario quedara reducida la difusin a los contactos personales entre productores y consumidores. Aunque se desconozcan las cualidades y caractersticas del producto, la marca pretender avisar su existencia e informar las ignoradas cualidades, ya que es de por s un medio de comunicacin. Por esta razn la marca adquiere un valor econmico autnomo. Ser el signo distintivo el que genere la induccin al consumo, incluso sin que existan necesidades a satisfacer. Condiciones de registrabilidad:
La normativa establece que para ser registradas las marcas debern ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trmite de registro, a efectos de evitar confusin, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios semejantes. El problema, entonces, es determinar cul es el grado de semejanza que permite configurar la confundibilidad entre marcas.
Asimismo existen prohibiciones en relacin al uso de determinados signos como marcas
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El Derecho de Marcas es un derecho registral: el derecho del titular surge a partir del registro. Los organismos competentes son las distintas Oficinas de Propiedad Industrial de los pases. El registro de una marca dura diez aos y es renovable indefinidamente. En algunas legislaciones se consagra un plazo de gracia de seis meses despus del vencimiento para la presentacin de la renovacin. Qu derechos otorga al titular el registro de marcas? El titular de una marca registrada tiene los siguientes derechos: el derecho de oponerse al uso o registro de cualquier marca que pueda producir confusin entre productos o servicios. Por lo tanto el titular de la marca podr oponerse a las solicitudes confundibles con la suya, solicitar su revocacin si es concedida o pedir su anulacin sin lmite de tiempo. Otros signos distintivos: Frases publicitarias Nombres comerciales Nombres de dominio Indicaciones geogrficas
22.
Bibliografa
Derecho de Marcas en el Uruguay, Mario Daniel Lamas, Montevideo, Uruguay 1999 BaylosCorroza, Hermenegildo. (2 Ed.). (1993). Tratado de Derecho Industrial. Madrid: Tecnos. Beatriz Bugallo. Propiedad Intelectual. (2006). Montevideo. Uruguay. FCU. La clave de la propiedad intelectual, Gua para pequeos y medianos exportadores, UNCTAD/OMC OMPI, 2004
50

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Un proyecto financiado por la Unin Europea y el MERCOSUR

Conceptualizacin de la Propiedad Intelectual en el MERCOSUR

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Conceptualizacin de la Propiedad Intelectual en el MERCOSUR Primera Edicin

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Instrumentos de Proteccin de los Signos

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internacionalizacin del comercio con base en la venta sobre exhibicin de muestras.

Ejemplos de la evolucin de las marcas a lo largo de la historia:

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El valor de las marcas

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Qu debe tenerse en cuenta al elegir o crear una marca?

correspondiente, es decir, la direccin de internet.

Tipos de marcas 1) En relacin al objeto de proteccin Marcas de productos y marcas de servicios

Son los signos distintivos que identifican productos o servicios.

Figura 2: Ejemplo de marca de producto

Marcas arbitrarias o de fantasa y sugerentes o evocativas

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Marcas registradas y no registradas

Marcas figurativas, denominativas, mixtas, sonoras, olfativas y tridimensionales

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Figura 7: ejemplos de marcas tridimensionales.

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Marcas notorias y de alto renombre:

Fig. 9: Ejemplo de marca de alto renombre

El trade dress o apariencia del producto o servicio

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2) En relacin a los titulares

Marcas unipersonales y pluripersonales

Administracin, salvo los actos tpicos de conservacin como la renovacin.

Marcas de certificacin o garanta

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Para profundizar en relacin a los nuevos tipos de marcas, ver: http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0003.html

Para qu sirven las marcas?

Proteccion del Consumidor

Tenemos entonces las siguientes funciones de las marcas:

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La funcin de proteccin del titular y del consumidor

La proteccin de las marcas Cmo proteger la marca o marcas de su

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Quin tiene derecho a solicitar el registro de la marca?

Condiciones de proteccin Cules son los principales motivos por los

que se deniega una solicitud?

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Signos que no pueden ser marcas

ideas, personas u objetos dignos de respecto y consideracin.

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Signos que no pueden registrarse como marcas

de verificar concurrencia desleal

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Qu es una marca notoria?

Requisitos para que se configure la marca notoria

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Qu es una marca renombrada?

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Puede un signo genrico adquirir distintividad y transformarse en marca?

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