UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

IMPORTANCIA Y

CONSECUENCIAS DE LA IMPLEMENTACIN DEL

SISTEMA DE MADRID REFERENTE AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS EN GUATEMALA, EN VIRTUD DE LA RATIFICACIN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO, ESTADOS UNIDOS DE AMRICA, CENTROAMRICA Y REPBLICA DOMINICANA SEGN DECRETO 31-2005

TRABAJO DE GRADUACIN PRESENTADO POR:

JOSELYN ANDREA CARBALLO CONTRERAS

PREVIO A OPTAR EL GRADO ACADMICO DE

LICENCIADA EN CIENCIAS JURDICAS Y SOCIALES Y A LOS TTULOS PROFESIONALES DE ABOGADA Y NOTARIA

GUATEMALA, JUNIO 2013

AUTORIDADES DE LA FACULTAD Y DEL TRIBUNAL QUE PRACTICO EL EXAMEN DEL TRABAJO DE GRADUACION

DECANO DE LA FACULTAD:

DOCTOR RODRIGO MONTUFAR RODRIGUEZ

SECRETARIO DE LA FACULTAD:

OMAR ABEL MORALES LURSSEN

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL EXAMINADOR:

M.A. SERGIO SALAZAR AGUIRRE

SECRETARIO:

LIC. GUSTAVO GIOVANNI MOLINA AYALA

VOCAL:

LIC. LUIS ANTONIO RUANO CASTILLO

III

IV

REGLAMENTO DE TESIS

Artculo 8. RESPONSABILIDAD

Solamente el autor es responsable de los conceptos expresados en el trabajo de tesis. Su aprobacin en manera alguna implicara

responsabilidad para la universidad.

INDICE

CAPTULO I 1. PROPIEDAD INTELECTUAL 1.1. 1.2. 2. Antecedentes Divisin y Cobertura de los Derechos de la Propiedad Intelectual

1 1 1 2 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 12 12 12 13 14 14 16 18 19 20 21 21 23 23 23 24 24 25 25 25 25 26

ELEMENTOS DE PROTECCIN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. Marca El Nombre Comercial Expresiones o seales de publicidad Emblema Patentes Invencin Modelos de Utilidad Diseos y dibujos industriales Indicaciones Geogrficas Denominacin de Origen Secreto empresarial

3.

DERECHO MARCARIO 3.1. 3.2. 3.3. Concepto Antecedentes histricos del Derecho Marcario Relacin del Derecho Marcario con otras ramas del Derecho

CAPTULO II 1. LA MARCA 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Definiciones Funciones Finalidad Naturaleza jurdica de la marca Clasificacin de las marcas Signos que pueden constituir una marca Marcas inadmisibles MARCA NOTORIA MARCA RENOMBRADA DIFERENCIA ENTRE MARCA NOTORIA Y MARCA RENOMBRADA

CAPTULO III 1. 2. REGISTRO DE LA MARCA SISTEMAS DOCTRINALES DE REGISTRO DE MARCAS 1.11 1.12 3. Sistema Declarativo Sistema Atributivo o Constitutivo

SISTEMAS DE REGISTRO POR RAZN DE TERRITORIO 3.1. 3.2. 3.3. La va nacional La va regional La va internacional

4.

CARACTERISTICAS COMUNES DE LOS SISTEMAS DE REGISTROS

VI

5.

DERECHOS Y BENEFICIOS QUE OTORGA EL REGISTRO DE UNA MARCA

27 29 29 29 29 30 30 30 31 36 39 40 40 40 40 44

CAPITULO IV 1. EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 3. 4. 5. Definicin Antecedentes Misin Funcin Organizacin

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE MARCAS EN GUATEMALA EFECTOS JURDICOS DE LA INSCRIPCIN DE MARCAS EN GUATEMALA FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE UNA MARCA EN GUATEMALA LEGISLACIN APLICABLE 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Constitucin Poltica de la Repblica de Guatemala Tratados internacionales en materia de Propiedad Industrial Convenio de Pars Convencin General Interamericana de Proteccin Marcaria y Comercial

5.5. Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC- 44 5.6. Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos de Amrica, Centroamrica y Repblica Dominicana 46 5.7. Convencin de Viena, sobre el derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales 5.8. 5.9. Arreglo de Niza La Ley de Propiedad Industrial de Guatemala 47 48 48 49 49 49 50 50

5.10. Acuerdo Gubernativo No. 89-2002, REGLAMENTO DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 5.11. Acuerdo Gubernativo No. 862-2000, ARANCEL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, En Materia de Propiedad Industrial. 5.12. 5.13. 5.14. LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO ORAL

6. TRATADO DE LIBRE COMERCIO, ESTADOS UNIDOS DE AMRICA, CENTROAMRICA Y REPBLICA DOMINICANA 54 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. 7. Definicin Antecedentes Objetivos Entidades que negocian los tratados de libre comercio Administracin de los tratados de Libre Comercio Quienes participan en las negociaciones de un tratado de Libre Comercio Forma de negociar un Tratado de Libre Comercio Principales temas de negociacin de los Tratados de Libre Comercio 54 55 55 56 56 56 56 57

Temas conocidos en la Mesa de Propiedad Intelectual durante la negociacin del TLC 57 60 60 62 62

EL TLC Y SU IMPORTANCIA PARA GUATEMALA 7.1. 7.2. 7.3. Objetivos en cada tema especfico en la negociacin del TLC-CAUSA Oportunidades que representa para Guatemala el TLC-CAUSA Los resultados concretos que Guatemala obtuvo con el TLC-CAUSA

VII

7.4. Impacto que se espera en materia de crecimiento econmico para la regin centroamericana derivado de la entrada en vigencia del TLC-CAUSA 7.5. Mecanismos de salvaguardia se acordaron dentro del TLC-CAUSA

63 64 65 65 65 68 68 68 69

CAPTULO V 1. REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. El Sistema de Madrid Tratados que conforman el Sistema de Madrid Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid

1.5. Reglamento comn del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo

1.6. Diferencias entre el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo 69 1.7. Anlisis del funcionamiento del Registro Internacional de Marcas de conformidad con el Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid 71 1.8. Procedimiento para el Registro Internacional de Marcas de conformidad con el Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid d. 2. Denegacin de proteccin de registro de una marca por cualquier parte contratante FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS 76 82 84

3. EFECTOS DE LA INCORPORACIN DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID EN GUATEMALA 85 3.1. 3.2. Ventajas Desventajas 90 91 94

CAPITULO VI

1. COMENTARIOS SOBRE LOS EFECTOS DE LA INCORPORACIN DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID, RELACIONADO CON EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS 94 CONCLUSIONES RECOMENDACIONES ANEXO I. LISTADO DE PAISES QUE HAN RATIFICADO EL ARREGLO DE MADRID 96 98 100

ANEXO II FORMULARIO DE SOLICITUD DE REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS DE ACUERDO CON EL ARREGLO DE MADRID 101 ANEXO III FORMULARIO DE SOLICITUD DE REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS DE ACUERDO CON EL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID 102 BIBLIOGRAFA 103

VIII

INTRODUCCIN

En virtud de la importancia que las marcas han adquirido dentro de la industria con la globalizacin y el crecimiento de la economa, las mismas se han expandido ms all de sus territorios. Actualmente el comercio es tan amplio y tan internacionalizado que es necesario buscar sistemas de registro que apliquen ms all de los pases donde se localizan los titulares de las marcas.

El sistema de registro guatemalteco actualmente es el de la va nacional. Este sistema consiste en que la empresa o comerciante solicita el registro de su marca en la institucin encargada constituida en el territorio y en el caso que un comerciante guatemalteco desee inscribir su marca en otro u otros pases, ste deber presentar las solicitudes que correspondan y pagar los aranceles estipulados en cada territorio para cumplir con el trmite. En estos casos, la marca nicamente se ver protegida en el territorio del pas donde se gestion su proteccin.

Dentro de los esfuerzos internacionales de finalizar con esa cantidad tediosa de trmites para proteger una marca a nivel internacional, se cre un sistema denominado Sistema de Madrid, este busca el registro internacional de marcas y est compuesto por dos tratados internacionales denominados el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.

Con el Sistema de Madrid no se obtiene el registro de una marca a nivel mundial, sino que el registro de la marca podr solicitarse para los pases que integran la Unin de Madrid, ya sea formando parte del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas o del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid o formando parte de ambos. Todo esto se hace mediante una sola solicitud que se presenta ante una oficina central, utilizando como conducto las oficinas o registros nacionales.

Como consecuencia de la adhesin al Tratado de Libre comercio CAFTA-DR en Guatemala y con ella el compromiso de hacer todos los esfuerzos necesarios para ratificar el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid; con el presente trabajo se est tomando en consideracin los aspectos que deben evaluarse para su posible ratificacin, la cual no est lejos de la realidad como consecuencia de dicha adhesin. Siendo por ello que la hiptesis del presente trabajo es que La incorporacin del tratado en el sistema normativo guatemalteco provocara efectos positivos,

conociendo las consecuencias prcticas que traeran su implementacin y la posicin actual del Estado de Guatemala ante dicha ratificacin.

Asimismo efecto positivo en el mbito econmico, ya que promover la legislacin apropiada para proteccin de los derechos de Propiedad Industrial para poca moderna que actualmente se est experimentando, estimula a los creadores y fomenta el desarrollo de las naciones, tanto en el mbito social como econmico, ya que se logra mayor inversin por parte de las industrias y empresas internacionales en nuestro pas, pues muchas empresas y comerciantes individuales ya comprenden la importancia del uso y proteccin de la marca, debido a que otorga derechos exclusivos y ventajas adicionales.

El

comercio

actualmente

es

tan

amplio

tan

internacionalizado

que

implementando estos sistemas de registro que apliquen ms all de los pases donde se localizan los titulares de las marcas, alcanzar a nuestra economa trayendo inversin y comercializacin de estas marcas sin temor a que les sean plagiadas.

Lo anterior favorecer en todo aspecto a Guatemala, pues los empresarios Guatemaltecos tambin utilizarn los mismos mecanismos para expandir sus negocios a nivel internacional, protegiendo desde ste su creatividad frente a estos.

Los objetivos del presente trabajo son: I. Lograr establecer qu efectos causara la incorporacin del tratado ya mencionado en el sistema normativo guatemalteco, conociendo las consecuencias prcticas que traeran su implementacin y la posicin actual del Estado de Guatemala ante dicha ratificacin. II. Determinar la importancia de las marcas dentro del campo de la propiedad industrial; III. Conocer la trascendencia del registrar una marca as como los derechos y beneficios que nacen de dicho registro; IV. Establecer el sistema y procedimiento actual que se utiliza en Guatemala para registrar una marca; V. Analizar en qu consiste el Sistema de Madrid y cul es el beneficio de ratificar nicamente el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid; VI. Comprender cmo funciona el registro internacional de marcas con base en el Protocolo objeto de la investigacin; VII. Determinar las acciones a tomar por parte del Estado de Guatemala al momento de la ratificacin; VIII. Puntualizar qu ventajas y desventajas nos presentara la incorporacin del Sistema de Madrid; -2-

IX.

Conocer cul es la posicin actual de los profesionales del derecho dedicados al registro de marcas.

Para lo anterior se aplicaron los mtodos analtico, deductivo y cientfico, y ste ltimo en sus tres fases:

a) Indagatoria: ste mtodo nos permiti ir descubriendo la existencia del problema, permiti descubrir procesos y aspectos nuevos a implementarse de los ya conocidos. b) Demostrativa: El mtodo cientfico especifica que cualquier descubrimiento, previo a considerarse una verdad, debe demostrarse a travs de la comprobacin de las variables expuestas en la hiptesis, confrontada con la realidad, a travs de los procesos, de anlisis, sntesis, abstraccin, comparacin, concordancias y diferencias de los elementos tericos con los empricos por tcnicas de correlacin; a travs de la investigacin de campo. c) Expositiva: En esta fase se afinan los resultados para servir de base a nuevas investigaciones y para comunicar el conocimiento adquirido, utilizando los procesos de conceptualizacin y generalizacin que sern expuestos a travs del informe final.

Lo anterior nos ayud a profundizar la manera en que actualmente se inscriben las marcas en Guatemala y el procedimiento que presenta el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, de manera que se determina qu cambios deberan existir. A su vez se procedi a conocer la opinin de los profesionales del derecho sobre el Sistema, con lo cual se logra determinar el poco inters que se tiene sobre el mismo. El Estado de Guatemala debera enfocar sus esfuerzos para incorporar el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid ya que es una herramienta til y que de no hacerlo, con el paso del tiempo podra crecer una presin internacional para acceder al mismo.

-3-

CAPTULO I 1. PROPIEDAD INTELECTUAL 1.1. Antecedentes

Para una mejor comprensin de cualquier materia es necesario buscar los orgenes o las races de la misma, de esta manera nos permite comprender su proceso de evolucin, por lo que es apropiado citar lo que la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual menciona sobre este tema, indicando que: El origen y naturaleza de la propiedad industrial se puede encontrar en la rama del derecho denominada Propiedad Intelectual, la cual se compone de un grupo de normas que protegen las creaciones de la mente, esto quiere decir las obras del intelecto humano, y lo hace con la finalidad de otorgar a los creadores de las mismas un resguardo legal relativo a la publicacin a travs de cualquiera de los modos de manifestacin del pensamiento.1

Asimismo la historia nos relata sobre los antecedentes histricos de la Propiedad Intelectual, lo que en la pgina web monografras.com2 sobre este tema encontramos que En los inicios de civilizacin los inventos pasaban

desapercibidos ya que el progreso tcnico era muy lento, es probable que el propio inventor no distinguiese lo que era el producto de su imaginacin; no fue sino hasta Edad Media en que los soberanos comenzaron a otorgar privilegios con el objeto de fomentar manufacturas, ste es el primer antecesor de las modernas patentes.

El primer privilegio exclusivo otorgado a una invencin se otorg en el ao 1427 con relacin a un nuevo tipo de barco fabricado por Filippo Bruelleschi, en el 1474 en Venecia se dicta una ley que estableca obligatoriedad para el registro de las invenciones y otorgaba a los inventores un monopolio por 10 aos.

En el ao 1709, la reina Ana de Inglaterra aprob que se otorgara a los creadores catorce aos de proteccin, prorrogables por otros catorce si el inventor segua vivo. Con ello no haca sino refrendar las teoras jurdicas de su tiempo, que derivaban de las leyes de derecho natural y, de forma ms inmediata, de distintos privilegios medievales.

Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual. PRINCIPIOS BASICOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL; Publicacin

de la OMPI No. 895(S); Ginebra, Suiza; pg. 3; http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/895/wipo pub_ 895.pdf; 16 de octubre de 2011.
2

http://www.monografias.com/trabajos17/propiedad-industrial/propiedad-industrial.shtml

En el Siglo XVIII el congreso de los Estados Unidos de Amrica, concede por medio de la Constitucin de los Estados Unidos de Amrica, a los autores e inventores el derecho exclusivo sobre sus respectivos inventos y descubrimientos.

En 1873, a sugerencia de los Estados Unidos ( EEUU), Austria convoca a quince pases a una conferencia internacional sobre los derechos de patentes, firmndose en 1883 tratados multilaterales de comn acuerdo en lo que se refiere a marcas comerciales y patentes. Para el ao 1943 es concedida la primera patente de invencin en Venecia, Italia.

A fin de desarrollar un marco legal que corrija las distorsiones del comercio entre los pases, entre los cuales se vendran produciendo daos, se realizan numerosos acuerdos y convenciones entre los que se destaca el Convenio de Paris en 1883 y los Acuerdos sobre Derecho Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC). 1.2. Divisin y Cobertura de los Derechos de la Propiedad Intelectual

La Propiedad Intelectual se clasifica en dos grandes ramas: 1. El derecho de autor y; 2. La Propiedad Industrial. A su vez, la Propiedad Industrial se subdivide en dos reas especficas: a. Marcas y; b. Patentes.

Las creaciones de la propiedad intelectual pueden ser de diversos tipos, por lo que es muy amplia la cobertura de proteccin que el derecho les otorga, tanto que a la fecha se dice que esta rama del derecho es una de las ms amplias que existen, ya que regula tanto obras literarias y artsticas, de los artistas intrpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusin como de signos distintivos, patentes de invencin, modelos de utilidad y de los diseos industriales, entre otros. Para designar los distintos tipos de derechos subjetivos que los ordenamientos jurdicos de los Estados atribuyen a autores de creaciones, se utiliza la expresin Derechos intelectuales, que bsicamente son manifestaciones de un gnero de proteccin caracterstico de sociedades modernas. 3

Baylos, Corroza, Hermenegildo; TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL; 1 Ed.; Madrid, Espaa; Editorial Civitas, Sociedad Annima; 1978; pg. 43

Todos los derechos intelectuales se caracterizan por tener como objeto la proteccin de una variedad de invenciones, algunos consideran que adems de la proteccin a las creaciones materiales, existe tutela a creaciones espirituales e Inmateriales.4 Sin embargo hay que tener claro que todos los derechos intelectuales deben incorporarse como objeto tangible, ya que lo que la propiedad intelectual proteger ser los conocimientos que dichos objetos reflejen.

Con el paso de los aos y los avances que han existido, los Estados se han visto en la necesidad de promover legislacin apropiada para proteccin de la propiedad intelectual, esto es para amparar los derechos morales y patrimoniales de los autores de creaciones de ste gnero, que por un lado se refiere a la proteccin del intelecto del autor, y por otro, los derechos a explotar dicha creacin y ponerla a disposicin de un pblico, respectivamente; adems, otra de las razones para la creacin de este tipo de legislacin es promover la creatividad y el comercio, lo cual contribuye de manera directa con el desarrollo social y econmico del pas y genera estmulos al crecimiento del mismo. La propiedad intelectual se divide en dos categoras: la propiedad industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geogrficas de procedencia; y el derecho de autor, que abarca las obras literarias y artsticas, tales como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las pelculas, las obras musicales, las obras de arte, tales como los dibujos, pinturas, fotografas y esculturas, y los diseos arquitectnicos. Los derechos relacionados con el derecho de autor son los derechos de los artistas intrpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones y ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusin sobre sus programas de radio y de televisin. 5. Esta categora lo que busca proteger es el derecho del creador de la obra a que se le reconozca como tal, el derecho a impedir que se reproduzca de otra forma de la que no fue creada o sin su autorizacin, el derecho de reproducir la misma y al mismo tiempo gozar los frutos que se obtengan de dichas reproducciones. Los derechos de autor tienden a contribuir en su mayora al desarrollo cultural y econmico de las naciones, adems reflejan en cierto grado la personalidad del autor. El titular goza de dos tipos de derechos: los morales y los patrimoniales. Este tipo de derechos nacen con el hecho de la simple creacin de la obra, su valor es dado por la originalidad de la forma de expresin y tienen por objeto el goce intelectual o el placer esttico. 6

4 Loc. Cit.
5 http://www.wipo.int/about-ip/es/ 6 Metke Mndez, Ricardo; LECCIONES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 1 Ed.; Bogot, Colombia; Editorial Baker & Mckenzie; 2001; pgs 24 y 25.

Por otro lado, encontramos a la propiedad industrial, esta es la categora que se liga con la industria y el comercio, ya que otorga un derecho exclusivo para utilizar y explotar, tanto en forma industrial como comercial, innovaciones e invenciones que se apliquen a este mbito. Esta ramificacin, la propiedad industrial, es la que interesa en el presente trabajo, y en la que se profundizar, ya que en ella se comprende las marcas y su registro, tema fundamental para la presente investigacin.

Entre la propiedad industrial y los derechos de autor se observa una gran diferencia, ya que la propiedad industrial, y sobre todo las invenciones industriales tienen un objeto til, en la medida que puede ser aprovechado econmicamente. El valor se da por la novedad en cuanto a un aporte tcnico, algo que genere un progreso. Para obtener derechos sobre una creacin industrial es necesario cumplir con una serie de requisitos y formalidades exigidos por el Estado para que ste d su consentimiento y reconozca el derecho. 7 Otra caracterstica de los derechos provenientes de la propiedad industrial es que estos son territoriales, ya que nacen a la vida jurdica con un acto concesional del Estado, en el caso de Guatemala es otorgado por el Registro de Propiedad Intelectual. Por lo tanto los derechos que se otorgan se encuentran limitados al territorio en que dicha autoridad tenga competencia, salvo algn pacto internacional que indicare lo contrario. 8.Este es un punto muy importante que era necesario traer a colacin ya que se encuentra ntimamente ligado al Registro de Marcas, que es el tema principal de esta investigacin; y es fundamental para la propiedad industrial.

David Rangel Medina, citado por Guy Jos Bendaa, define esta categora como: El derecho de propiedad industrial es el conjunto de institutos jurdicos o leyes que tienden a garantizar los derechos correspondientes a la actividad industrial o comercial de una persona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial.9 Asimismo Guy Jos Bendaa10, indica que El derecho de propiedad industrial tiene tres principios importantes que le dan fundamento: Orden interno de la sociedad, idea de justicia y la idea de progreso.

Al hablar de orden interno se refiere a que el derecho de propiedad industrial contribuye a que se genere un mejor orden de la sociedad al crear proteccin a las
7 8

Loc. Cit. Ibid., pg. 53 9 Bendaa Guerrero, Guy Jos; CURSO DE DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; 1 Ed.; Bogot, Colombia; Quebecor Impreandes;1999; pg. 27. 10 Loc. Cit.

personas y consumidores para distinguir sus productos e invenciones y con ello evitar usurpaciones posteriores de los derechos de otras personas, lo cual creara una alteracin al orden.

En el caso de la justicia, se asocia el mismo con reconocer a cada persona su creacin, y a la vez reconocerla ante terceros que traten de utilizar la misma creacin.

Por ltimo, el derecho industrial se fundamenta en la idea de progreso en virtud de que el bien jurdico tutelado de la propiedad industrial tiende a generar desarrollo y avance en las naciones, y s se protegen dichos bienes, se genera un mayor incentivo para las que las personas realicen mayores creaciones e invenciones. Tambin dentro del tema del progreso es importante recalcar que la propiedad industrial desempea un papel positivo en el desarrollo econmico.

La propiedad industrial protege distintos tipos de creaciones, dentro de las cuales se encuentran las patentes, los modelos de utilidad, diseos y dibujos industriales, indicaciones geogrficas de origen, signos distintivos que comprenden los nombres comerciales, las marcas, las seales de publicidad, emblemas, etc. Asimismo comprende el tema de la competencia desleal.

2. ELEMENTOS DE PROTECCIN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Dentro del mbito de proteccin que compone la Propiedad Industrial se encuentran los siguientes elementos: Las marcas, marcas colectivas y de certificacin, nombre comercial, expresiones o seales de publicidad, emblema, patentes, invencin, modelos de Utilidad, diseos y dibujos industriales, indicaciones geogrficas, denominacin de origen y el secreto empresarial, para lo cual a cada uno de estos elementos la Ley de Propiedad Industrial ha definido de la siguiente manera: 2.1. Marca

Todo signo denominativo, figurativo, mixto, tridimensional, olfativo, sonoro o mixto, que sea apto para distinguir los productos o servicios de otros similares en el mercado, de una persona individual o jurdica, de los de otra y que pueda ser objeto de una representacin grfica.

Marca colectiva: aquella cuyo titular es una persona jurdica que agrupa a personas autorizadas por el titular a usar la marca.

Marca de certificacin: Una marca que se aplica a productos o servicios cuyas caractersticas o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca. 2.2. El Nombre Comercial

Un signo denominativo o mixto, con el que se identifica y distingue a una empresa, a un establecimiento mercantil o a una entidad. 2.3. Expresiones o seales de publicidad

Toda leyenda, anuncio, frase, combinacin de palabras, diseo, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original y caracterstico, que se emplee con el fin de atraer la atencin de los consumidores o usuarios sobre uno o varios productos, servicios, empresas o establecimientos mercantiles. 2.4. Emblema

Un signo figurativo que identifica y distingue a una empresa, a un establecimiento mercantil o a una entidad. 2.5. Patentes

El ttulo otorgado por el Estado que ampara el derecho del inventor o del titular con respecto a una invencin, cuyos efectos y alcance estn determinados por esta ley. 2.6. Invencin

Toda creacin humana que permita transformar la materia o la energa que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas. 2.7. Modelos de Utilidad

Un modelo de utilidad ser patentable cuando sea susceptible de aplicacin industrial y tenga novedad. No se considerar novedoso un modelo de utilidad cuando no aporte ninguna caracterstica utilitaria discernible con respecto al estado de la tcnica. Entre otros, se considerarn modelos de utilidad los utensilios, objetos, aparatos, instrumentos, herramientas y dispositivos, as como las partes de los mismos, que como resultado de una modificacin en su disposicin, configuracin, estructura o forma, presenten una funcin diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad. 2.8. Diseos y dibujos industriales

Comprende tanto los dibujos como los modelos industriales. Los primeros deben entenderse como toda combinacin de figuras, lneas o colores, que se incorporen a un producto industrial o artesanal, con fines de ornamentacin y que le den una apariencia particular y propia; y los segundos como toda forma tridimensional, que 6

sirva de tipo o patrn para la fabricacin de un producto industrial, que le d un aspecto especial y que no tenga fines funcionales tcnicos 2.9. Indicaciones Geogrficas

Indicaciones que identifican a un producto como originario de un pas, o de una regin, o una localidad de ese pas, cuando determinada calidad, reputacin u otra caracterstica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geogrfico. Todo signo o combinacin de signos, en cualquier forma, sern susceptibles de constituir una indicacin geogrfica. 2.10. Denominacin de Origen Todo nombre geogrfico, expresin, imagen o signo que designa o evoca una regin, una localidad o un lugar determinado, que identifica un producto como originario de esa regin, localidad o lugar determinado, cuando las cualidades o caractersticas del producto se deban fundamentalmente al medio en donde se produce, incluyendo elementos naturales, humanos o culturales. 2.11. Secreto empresarial Cualquier informacin no divulgada que una persona individual o jurdica posea, que puede usarse en alguna actividad productiva, industrial, comercial o de servicios, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero. Ahora que ya se conceptualiz el contenido de la propiedad industrial y sus elementos, hemos determinado que consiste en una categora del derecho de propiedad intelectual, que estudia y regula las creaciones de utilidad para el comercio y la industria y protege los derechos que le son conferidos a los titulares de las mismas; y principalmente conocimos que dentro de esos signos distintivos se encuentra la marca. Por lo indicado en el apartado anterior, se puede establecer que la Propiedad Intelectual comienza a reconocerse por los soberanos en la Edad Media cuando notaron que los inventos pasaban desapercibidos, lo que sin duda alguna provocaba frustracin y desmotivacin de los inventores para la creacin de nuevas invenciones, y no fue hasta 1873 que a sugerencia de los Estados Unidos ( EEUU), Austria convocara una conferencia internacional que diera la motivacin a numerosos pases de hacer grandes esfuerzos y marcos regulatorios que corrigieran las distorsiones comerciales entre estos y con el nacimiento de todas estas regulaciones, evidentemente se da origen al reconocimiento de una nueva materia del derecho, denominada Derecho Marcario.

3. DERECHO MARCARIO 3.1. Concepto

El derecho perteneciente a la propiedad industrial, que tiende a regular a las marcas en especfico es denominado Derecho Marcario, que es el conjunto de normas jurdicas mediante las cuales el Estado regula los derechos de propiedad industrial sobre estos signos distintivos.

3.2.

Antecedentes histricos del Derecho Marcario

Guy Jos Bendaa11 hace una breve resea histrica del derecho marcario, para comprender mejor la importancia de esa disciplina, la cual se sintetiza a continuacin. En la Antigua Grecia se acostumbraba a colocar el nombre del autor de cualquier obra de arte, estatuas, piedras preciosas, o cualquier invencin que se realizaba. En el caso de Roma tambin se acostumbraba a poner el nombre del autor, sin embargo en esa cultura no slo se colocaba dichos nombres en obras de arte, sino que tambin se utilizaba para cualquier tipo de mercadera; cosa similar suceda en China al colocar los nombres sobre obras de porcelana.

En la Edad Media el uso de signos calificados como marcarios fue bastante amplio, y cumplan diversas funciones. El desarrollo de marcas en esta poca se encuentra ligado muy especialmente con las corporaciones ya que stas dieron el carcter obligatorio al uso de esos signos, los cuales cumplan con varias funciones como las siguientes: Identificar al artesano para verificar si el mismo haba cumplido con las normas que se establecan para su arte u oficio; Proteger al consumidor ya que la marca serva como mecanismo de control de calidad de los productos; Testimoniar el control de mercaderas por oficiales corporativos, impedir la concurrencia e importacin de mercaderas extranjeras y; Asegurar y ampliar fuentes de tributos que se pudieran aplicar.

11

Bendaa Guerrero, Guy Jos. Op. cit., pg. 35 y 36.

 A su vez, Bartolo de Saxoferrato en la Edad Media, concibi a la marca como medio para evitar que el pueblo fuera engaado respecto a otras ya acreditadas y reconocidas y que se hubieren impuesto en el mercado sobre las de competencia en razn de su calidad. Tambin reconoca a las marcas condiciones de singularidad, exclusividad y prioridad. Sus enseanzas fueron muy tiles para el derecho marcario, y fueron ms adelante perfeccionadas por los hermanos Baldo y Pietro Ubaldi. Con el tiempo empez a crecer el nmero de normas que tenan como finalidad la proteccin de derechos subjetivos, esto se dio a partir del ao 1,500. Estas normas son caractersticas del derecho privado que se realizaban con la finalidad de favorecer a los usuarios.

Entre los antecedentes ms importantes se encuentra un decreto del Consejo de Nuremberg, dictado en el ao de 1,512, ste buscaba proteger el signo AD que era utilizado por Alberto Durero para identificar sus obras. En 1,554 se dict un edicto por Carlos V para la proteccin de las marcas de los tapices flamencos.

El verdadero desarrollo del derecho marcario de manera acelerada, se dio en la revolucin industrial. En el ao de 1,791 desapareci el Sistema Corporativo lo cual a su vez produjo la eliminacin del rgimen de marcas corporativas; a consecuencia de esto se dict una ley para evitar abusos por la desaparicin de ese rgimen, la cual aplicaba penas a autores de la imitacin de marcas. En el ao de 1,857 se estableci un sistema de depsito de signos marcarios el cual conceda un derecho de prioridad sobre los mismos.

El desarrollo del derecho marcario se empez a dar con mayor fuerza en todos los pases industrializados; en Alemania la primera ley que se dict relativa al registro de marcas fue en el ao de 1,874; en Italia en 1,868. En el caso de Estados Unidos se dict la primera ley que inclua aspectos modernos en 1,905, aunque se haba dictado una en el ao de 1,870, pero la misma no tuvo aplicacin por haber sido considerada inconstitucional.

3.3.

Relacin del Derecho Marcario con otras ramas del Derecho

En virtud de la importancia del Derecho Marcario, el mismo tiene relacin con otras ramas del derecho ya sea por su naturaleza, o por los procedimientos que en el conlleva, como se describe a continuacin. Como primer rama asociada se encuentra el Derecho Mercantil, stas tienen relacin en virtud que el Derecho Mercantil regula la actividad comercial, y el 9

derecho marcario, lo que busca es obtener mayor publicidad y reconocimiento de un producto o servicio mediante la marca, con la finalidad de obtener la preferencia de los consumidores en el mbito comercial o cualquier actividad lcita lucrativa.12 A la vez es necesario mencionar que anteriormente algunos autores han considerado, que la propiedad industrial, y por lo tanto, el Derecho Marcario, son parte del Derecho Mercantil; sin embargo debido al crecimiento y desarrollo que ha tenido esta rama en los ltimos aos, lo ha llevado a una independencia total. Con el Derecho Civil, guarda relacin ya que el derecho civil regula todo lo relativo al derecho de la propiedad, y el derecho marcario establece y regula sobre la propiedad o titularidad de una marca.13 El Derecho Administrativo, es otra disciplina con que tiene relacin, ya que las marcas en Guatemala se registran e inscriben en el Registro de Propiedad Intelectual, el cual es una oficina administrativa dependiente del Ministerio de Economa; por lo tanto es un ente administrativo el encargado de llevar dichos registros.14 Tambin en el aspecto procesal se relacionan por los trmites de registro que se debern seguir, as como cualquier oposicin o recurso que se desee utilizar. El Derecho Marcario en Guatemala se relaciona con el Derecho Procesal Civil y Mercantil, ya que todo proceso que no se encuentre regulado por la Ley de Propiedad Industrial, se regir por los procesos establecidos en el Cdigo Procesal Civil y Mercantil.15

El Derecho Marcario, tambin comprende el tema de competencia desleal, la cual consiste en cualquier acto, realizado por los competidores, que conlleve la intencin de confundir o engaar a un consumidor para que elija una marca distinta que la que deseaba adquirir. Pues en este mbito, el derecho marcario se relaciona con el Derecho Penal, ya que ser este ltimo, el que tipifique, procese y castigue los actos cometidos en este sentido.16

En el Derecho Marcario existe mucha regulacin en tratados internacionales, por lo tanto se vincula tambin con el Derecho Internacional Pblico; a su vez puede tener relacin con el Derecho Internacional Privado en casos concretos en que deba determinarse qu legislacin es la que se deba aplicar.

12

Revista Electrnica de Derecho Comercial. RESEA SOBRE EL DERECHO MARCARIO; Ana Gabriela Bendorus; Argentina 2010; http://www.derecho-comercial.com/Doctrina/marcas01.pdf; 6 de octubre de 2011 13 Loc.Cit. 14 Decreto 57-2000 del Congreso de la Repblica de Guatemala: LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 15 Ibid., Artculo 215. 16 Revista Electrnica de Derecho Comercial. RESEA SOBRE EL DERECHO MARCARIO; Ana Gabriela Bendorus; Argentina 2010; http://www.derecho-comercial.com/Doctrina/marcas01.pdf; 6 de octubre de 2011

10

Con lo anterior, se puede concluir, que el Derecho Marcario para poder desarrollarse necesita apoyo de otras ramas del derecho, ya que desde su regulacin, cuestiones doctrinarias y hasta los procedimientos, para inscribirse y oposiciones se encuentran ntimamente ligadas a otras disciplinas.

11

CAPTULO II 1. LA MARCA La marca es considerada el signo distintivo ms importante y caracterstico de los usados por las empresas en el trfico moderno, su extraordinario valor radica en la captacin de opciones comerciales, esto la hace insustituible como medio identificador de los resultados de la actividad empresarial. Es el instrumento ms adecuado y eficaz para que el industrial y comerciante puedan crear en su clientela una dependencia por su producto o servicio.17

Los fabricantes de productos y los prestadores de servicios siempre buscan obtener mayor clientela, y ello se puede lograr al realizar una distincin de sus productos o servicios de los dems mediante varios medios, pero el ms utilizado es la captacin visual mediante la implementacin de marcas distintivas. El signo distintivo de la marca se encuadra dentro de los derechos de propiedad industrial, en virtud de que es una entidad ideal, la cual se realiza mediante su materializacin en una serie de ejemplares. La marca se encuentra constituida por la combinacin de la idea en s aplicada en elementos sensibles, de manera que sta pueda ser percibida por el pblico o consumidores.18

La marca no es limitativa, en el sentido de que exista solamente un tipo, sino se clasifica en varias clases, tales como: figurativas, mixtas, colectivas, complejas, entre otras.

1.1 Definiciones

La misma se puede conceptualizar como un signo que ayuda a diferenciar a un producto o servicio. La marca constituye una de las creaciones pertenecientes a la propiedad industrial y existen diversos conceptos que se han dado para definirla, como los siguientes: La marca es un signo o combinacin de signos que utiliza el empresario para identificar en el mercado los productos que fabrica o comercializa o los servicios que presta, con el propsito de distinguirlos de otras alternativas que se ofrezcan en el mercado.19

17 18 19

Baylos, Corroza, Hermenegildo. Op. Cit., pg. 838. Ibid., pg. 839 Metke Mndez, Ricardo. Op. cit., pg. 53

12

La legislacin guatemalteca, define la marca como Todo signo denominativo, figurativo, mixto, tridimensional olfativo, sonoro o mixto, que sea apto para distinguir los productos o servicios de otros similares en el mercado, de una persona individual o jurdica, de los de otra y que pueda ser objeto de una representacin grfica.20 La marca es un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el pblico consumidor. No identifica un producto o un servicio considerado en su individualidad, sino en cuanto ejemplares haya de una serie .21 Es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro22

De los conceptos citados, y al analizar todos los elementos mencionados, se puede definir la marca como un signo formado por una combinacin de caracteres, ya sean figuras, letras, colores, etc., utilizado para distinguir e individualizar los productos y/o servicios de otros similares en el mercado, con la finalidad de que los consumidores los elijan y conservar la preferencia del pblico, al ser fcilmente identificable de otros de la misma especie. 1.2 Funciones

De las definiciones citadas, tambin se puede inferir que la marca tiene ciertas funciones especficas, segn Jorge Otamendi encuentran: a. Indicacin de Origen: El origen es el nacimiento, conocer de donde proviene algo o alguien, por lo tanto esta es una de las funciones principales, el saber de dnde proviene el producto o servicio que se va a elegir. Aos atrs la marca serva para que los consumidores conocieran quienes eran los distintos fabricantes de cada producto; ahora esto ha evolucionado en virtud de que no todas las marcas indican quien es su productor o el prestador del servicio, sin embargo, muchas veces ayudan para saber que una misma marca proviene de una misma raz, o ampara una diversidad de productos y garantizar la misma calidad de todos.
23

dentro de las principales se

b. Distincin de Productos y Servicios: Esta probablemente es la funcin esencial de la marca. Ayuda a diferenciar un producto o servicio de otros de la misma especie. Puesto el producto en el mercado, la marca permite que el consumidor la
20 21

Decreto 57-2000 del Congreso de la Repblica de Guatemala: LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; Artculo 4. Baylos, Corroza, Hermenegildo. Op.cit., pg. 839.

22

Otamendi, Jorge; DERECHO DE MARCAS; 3 Ed.; Buenos Aires, Argentina; Editorial Abeledo-Perrot; 1992; pg. 7
23

Ibid., pgs. 9 a 12

13

elija entre varios, o decida volver a adquirir el mismo producto o servicio por el que haba optado con anterioridad.

c. Garanta: Consiste en asegurar o proteger algo, otorgar una certeza. En el caso de la marca, sta de cierta manera, avala una calidad uniforme ya que quien vuelve a adquirir un producto o solicitar la prestacin de un servicio de la misma marca, lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad que el producto o servicio adquirido con anterioridad. Hay que tomar en cuenta que la calidad uniforme que el consumidor pretende encontrar en un producto o servicio no es obligatoria para el titular de la marca, sin embargo, si es de su inters, ya que le generar mayores ingresos y prestigio si el consumidor lo contina eligiendo.

d. Publicidad: Reside en que sta es medio de difusin al divulgar o extender un producto o servicio con la finalidad de atraer posibles compradores, consumidores o usuarios. Dentro de las funciones de la marca, la publicitaria es una de las que ms cumple, sobre todo porque en el mbito comercial, lo que se busca es atraer mayor clientela y con la publicidad que otorga la marca, es probable obtenerla.

1.3 Finalidad

Otra de las ventajas que representa dentro del mbito comercial la utilizacin de las marcas, es su doble finalidad ya que tiende a traer beneficios a los siguientes sujetos: Al titular de marca: ya que cuanto mayor sea el xito de sus actividades, fuesen o no remunerativas, mayor importancia y prestigio adquirir la marca que las distingue al aumentar su clientela; y Al consumidor: en virtud que la marca sirve de garanta sobre la proveniencia o el origen de los productos que consume 24

Esta doble finalidad es la representacin de la importancia que las marcas han adquirido dentro de la industria con la globalizacin y el crecimiento de la economa, tanto que hay quienes consideran que se podra clasificar como una rama del derecho dedicado exclusivamente a su estudio y regulacin, a la cual se le denomina como Derecho Marcario. 1.4 Naturaleza jurdica de la marca

24

Ledesma, Julio; DERECHO PENAL INDUSTRIAL; Buenos Aires, Argentina; Ediciones Depalma; 1987; pg. 2

14

Existen distintas teoras sobre la naturaleza jurdica de la marca, entre las que se encuentran las siguientes, que son algunas de las descritas por Bendaa Guerrero: 25 Teora del derecho de la personalidad

Esta teora afirma que la marca es un signo que ayuda a distinguir a la persona que fabric o elaboro una mercanca por lo tanto es una caracterstica de su personalidad. La misma se puede analizar por dos aspectos: 1) Destaca el vnculo de la marca y su titular, y que el titular de la marca consienta la aplicacin de su signo sobre mercancas o servicios; y, 2) Evitar la confusin del consumidor respecto a productos de distintas empresas o personas.

Derecho de monopolio

Tiene dos teoras desde las que se puede analizar. Por un lado est la teora de Renouard, la cual establece que la proteccin que otorga una marca, surge de la intencin que el legislador tiene al crear una exclusividad o un monopolio sobre un signo distintivo, a su titular. La segunda teora es de Francheschelli, que se relaciona con la facultad que goza el propietario de una marca de impedir que terceros hagan uso de sus signos marcarios.

En esta teora cabe aclarar que el derecho de monopolio no debe entenderse como la intencin de sustraer un producto o servicio de la libre competencia y dejarlo en manos nicamente de una persona o empresa que se haga duea de ese mercado; ya que en este caso nicamente traera efectos negativos. La teora del monopolio se refiere a tener la exclusividad sobre el signo distintivo del que se va a ser titular, y no del producto o servicio que se podr amparar con dicho signo.

Teora de la propiedad inmaterial

Esta teora fue planteada por Francisco Carnelutti, y defiende el hecho de que la marca no es un bien, sino un inters, ya que detrs de la marca, proviene un inters de la persona que la crea. Esto se refiere a que no slo existe la marca en forma material, sino tambin el inters que se persigue al crearla, utilizarla y darla a conocer.

Teora de los derechos inmateriales

Considera a la marca como un bien inmaterial ya que es producto del espritu humano que cobra su manifestacin sensible al crearla.
25

Bendaa Guerrero, Guy Jos. Op. cit., pgs. 43, 44 y 45.

15

Segn la legislacin Guatemalteca

Despus de describir las teoras presentadas por Bendaa Guerrero, es necesario establecer que la legislacin guatemalteca le otorga a las marcas la calidad de bienes muebles y de cosas, de conformidad con los siguientes artculos: El Cdigo Civil guatemalteco establece en su artculo 451 lo siguiente Son bienes muebles... 6. Los derechos de autor o inventor comprendidos en la propiedad literaria, artstica e industrial.

Asimismo la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, reformado por el Decreto 11-2006, ambos del Congreso de la Repblica de Guatemala, regula en el artculo 17, en su parte conducente: Las marcas tienen la calidad de bienes muebles, la propiedad de las mismas se adquiere por su registro de conformidad con esta ley y se prueba con el certificado extendido por el Registro

Y por ltimo cabe citar que el Cdigo de Comercio en la parte conducente del artculo 4, estipula: Son cosas mercantiles: 3. Las patentes de invencin y de modelo, las marcas, los nombres, los avisos y anuncios comerciales.

Por lo tanto se podra afirmar que esa es la naturaleza jurdica que se le otorga a la marca dentro del mbito legal guatemalteco.

1.5 Clasificacin de las marcas

Existen distintas clasificaciones de las marcas, las cuales varan de legislacin a legislacin y en los mismos estudios doctrinarios que utilizan distintos conceptos para describirlas. Bendaa Guerrero Marcas: a) Nominativas o Verbales: Este tipo de marcas son las que atraen al pblico por la vista o por el odo; esto quiere decir que logra ser reconocida entre las personas ya sea porque el pblico logra identificar con facilidad el sonido de una o varias palabras que componen el nombre de la marca.
26

presenta la siguiente clasificacin de

b) Figurativas: Es toda marca que se compone por figuras, un ejemplo de ellas es el emblema, que busca proteger el tema o sujeto que se elige en la representacin grfica.

26

Ibid., pgs. 68 a 72.

16

c) Mixtas: Las marcas mixtas son las que combinan dos o ms elementos de distintas categoras, por ejemplo, palabras y diseos.

d) Plsticas o tridimensionales: Es el tipo de marca que adems de percibirse visualmente tambin se distinguen por el sentido del tacto debido a la forma del producto o su envoltorio.

e) Defensivas: Este tipo de marca tambin es llamada de proteccin y lo que busca es proteger a una marca principal mediante signos anlogos que forman una red de seguridad. La proteccin de la marca principal se puede dar de dos formas, la primera es el registro de las marcas defensivas en la misma clase que la principal y la segunda es mediante el registro de las marcas secundarias y en algunos casos hasta de la principal en distintas clases de la que interesa al titular.

f) De reserva: Son marcas que se registran para ser eventualmente usadas. Esta clasificacin de marca es citada por Bendaa Guerrero, sin embargo en la actualidad existe el requisito esencial del uso para tener la titularidad de una marca, y en caso no se le diera el uso continuo, se podra perder el derecho sobre la misma a peticin de parte.

Es tan importante el requisito del uso, que la Ley de Propiedad Industrial lo enumera en su artculo 62 como una de las causales de extincin de una marca, en el artculo 66 del mismo cuerpo legal, se profundiza ms en dicha causa de extincin, ya que establece que deber ser solicitado por una persona interesada, previa audiencia al titular de la marca, y deber de transcurrir un plazo determinado para invocar esta causal.

g) Ligadas: Son las marcas que son muy semejantes, amparan los mismos productos y pertenecen a un mismo propietario.

h) Individuales: Se refiere a la marca que tiene un nico titular o propietario.

i) Comunes: Son las marcas que pertenecen a ms de un titular.

j) Colectivas: Las marcas colectivas son utilizadas para ser colocadas sobre mercancas para indicar que han sido creadas por un grupo de personas, por ejemplo alguna asociacin, cooperativa, sindicatos, etc.

k) Marcas compuestas: Es el tipo de marca que se compone por varios elementos, los cuales de manera aislada no podran ser apropiados como marca por ser de dominio pblico, ya que las mismas suelen estar formadas por la combinacin de palabras o figuras de uso comn, por lo tanto la novedad de este tipo de marcas 17

no se encuentra en su denominacin sino en la configuracin que se le de en todos los dems aspectos tales como los colores, la disposicin de elementos, la representacin que tenga, entre otros.

l) Marcas complejas: Es el tipo de marca que se forma con la asociacin de una marca compuesta con una marca del mismo titular, o con la reunin de elementos idneos para constituir marcas.

Por aparte de la clasificacin que presenta Bendaa, la legislacin guatemalteca tambin reconoce la existencia de las marcas Sonoras y Olfativas.27

A travs de esta sntesis del tema de las marcas, el Derecho Marcario, que en la actualidad es un campo bastante grande, y la naturaleza jurdica del mismo, se obtiene la informacin bsica para poder continuar con el desarrollo del presente trabajo, y adentrarse un poco ms en el tema principal, es decir el registro de marcas, el cual es indispensable para comprender y desarrollar la investigacin.

1.6 Signos que pueden constituir una marca Signo distintivo: cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial, un emblema, una expresin o seal de propaganda o una denominacin de origen.

Signo distintivo notoriamente conocido: cualquier signo que es conocido por el sector pertinente del pblico, o en los crculos empresariales, como identificativo de determinados productos, servicios o establecimientos y que ha adquirido ese conocimiento por su uso en el pas o como consecuencia de la promocin del signo, cualquiera que sea la manera por la que haya sido conocido.

Signos que pueden constituir marcas. Las marcas podrn consistir en palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, grabados, vietas, orlas, lneas y franjas y combinaciones y disposiciones de colores, as como cualquier combinacin de estos signos.

Pueden asimismo consistir en marcas sonoras y olfativas, en la forma, presentacin o condicionamiento de los productos, sus envolturas o empaque, el medio de expendio de los productos o los servicios correspondientes, y otros que a criterio del Registro tengan aptitud distintiva. Las marcas podrn consistir en indicaciones geogrficas nacionales o extranjeras, siempre que sean distintivas respecto de los productos o servicios a los cuales se apliquen y que su empleo no

27

Decreto 57-2000 del Congreso de la Repblica de Guatemala: LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artculo 4 y 16.

18

sea susceptible de crear confusin o asociacin con respecto al origen, cualidades o caractersticas de los productos o servicios para los cuales se usen las marcas.

En el caso de marcas colectivas o marcas de certificacin, cuando la indicacin geogrfica identifique a un producto o servicio como procedente de un pas o de una regin o localidad de dicho pas y una cualidad, reputacin u otra caracterstica del producto o servicio pueda ser fundamentalmente imputable a su origen geogrfico, dicha indicacin geogrfica podr optar a proteccin como marca.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar la marca en ningn caso ser obstculo para el registro de la marca.

Ser facultativo el empleo de una marca para comercializar un producto o servicio y no ser necesario probar su uso previo para solicitar u obtener el registro de una marca.

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solamente ser otorgado para dicho producto o servicio.

Cualquier exigencia relativa a la utilizacin, en determinada proporcin, del nombre comn o genrico del producto o servicio que ampare una marca, no deber menoscabar la capacidad distintiva de sta.

1.7 Marcas inadmisibles Entre las razones ms importantes de ambas se pueden mencionar las siguientes:

Marcas inadmisibles por razones intrnsecas

a) Marcas que consistan en la forma usual o corriente del producto o del envase al cual se aplique o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio a proteger.

b) Que consista nicamente en un signo o indicacin que en lenguaje corriente, tcnico o cientfico sea una designacin comn del producto o servicio de que se trate.

c) Cuando la marca sea contraria a la moral o al orden pblico.

19

d) Cuando consiste nicamente en una letra, signo o color, aisladamente considerado.

e) Las marcas que reproduzcan o imiten alguna bandera, escudo, signo oficial, etc.; de algn Estado o entidad pblica, sin que tengan previa autorizacin.

Marcas inadmisibles por derechos de terceros:

a) Marcas que sean iguales o similares a una marca ya registrada anteriormente por un tercero, para productos o servicios similares, cuando pudieren causar confusin.

b) Marcas que constituyan una reproduccin, imitacin, traduccin o transcripcin, total o parcial de marca notario de un tercero aunque esa no estuviera registrada. c) Marcas que infrinjan derechos de autor o derechos de propiedad industrial de un tercero.

d) Marcas que afectan el nombre, imagen o prestigio de una colectividad local, regional o nacional, salvo que se acreditara la autorizacin.

e) Marcas que puedan servir para consolidar un acto de competencia desleal.

1.8 MARCA NOTORIA La Ley de propiedad Industrial decreto 57-2000 del Congreso de la Republica define como signo distintivo Notoriamente conocido: cualquier signo que es conocido por el sector pertinente del pblico, o en los crculos empresariales, como identificativo de determinados productos, servicios o establecimientos y que ha adquirido ese conocimiento por su uso en el pas o como consecuencia de la promocin del signo, cualquiera que sea la manera por la que haya sido conocido.28 Por lo anterior se puede establecer que son marcas notorias los signos distintivos que, por su volumen de ventas, duracin, intensidad o alcance geogrfico de su uso, valoracin o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del pblico al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial.

28

Decreto 57-2000 del Congreso de la Repblica de Guatemala: LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artculo 4

20

1.9 MARCA RENOMBRADA Podemos definir como marca renombrada aquella que es conocida por el pblico en general y no nicamente por un sector determinado al que se destinan los productos o servicios. 1.10 DIFERENCIA ENTRE MARCA NOTORIA Y MARCA

RENOMBRADA El hecho de que una marca sea notoria o renombrada tiene relevancia jurdica a nivel comercial y de propiedad industrial, no solamente en cuanto a la aplicacin de criterios ms estrictos acerca del riesgo de confusin, sino tambin para efectos de fijar la indemnizacin de daos y perjuicios por violacin de los derechos de exclusividad sobre determinadas marcas.

Sin embargo, en el derecho marcario, no es lo mismo decir que una marca es notoria que una marca es renombrada. Por ello, les presentamos un paralelo entre ambos conceptos:

Marca notoria Llamada tambin Marca Notoriamente Conocida. Es aquella marca que, como consecuencia de su uso intensivo en el mercado y en la publicidad, se ha difundido ampliamente sin perder su fuerza distintiva y es ampliamente

Marca renombrada Es aquella cuyo uso en el mercado ha sido tan intenso, que no es slo conocida por un sector de consumidores, sino que se ha difundido ampliamente a la totalidad de los habitantes de determinados territorios. En este caso deja de producir efectos la

conocida por los consumidores o por los regla de la especialidad. sectores interesados. Es decir, por la gran mayora de consumidores de los productos, servicios o actividades que distingue. No toda marca notoria es renombrada. Sin embargo, existen marcas notorias que, por la intensidad de sus campaas publicitarias o por el fuerte posicionamiento en el mercado que puede sobrepasar el mbito de los consumidores a los que est dirigida, pueden llegar a ser marcas renombradas. As, cuando las marcas o nombres comerciales sean conocidos por el pblico en general sern considerados renombrados. Las marcas renombradas, para llegar a serlo, previamente fueron marcas notorias.

21

Un caso de marca notoria puede darse claramente respecto a aquellas marcas de instrumental mdico, cuyos consumidores suelen ser un pblico restringido y que el pblico en general difcilmente estara relacionado con las marcas de dicho sector. As, quienes suelen comprar instrumental mdico saben cules son

Los casos de marcas renombradas se encuentran cuando hay marcas que, a pesar de distinguir un producto determinado, son identificadas por mucha gente que no est relacionada con dicho producto. As tenemos a las marcas de accesorios deportivos, las cuales, por circunstancias como la amplia difusin

las marcas que resaltan en dicho sector, de sus campaas publicitarias y por la las cuales, por ese hecho pueden considerarse como marcas notorias. relacin del pblico en general con eventos deportivos (como el mundial de ftbol), son reconocidas e identificadas por el pblico que no es consumidor de stos, pero las reconoce y sabe qu productos distinguen.

22

CAPTULO III 1. REGISTRO DE LA MARCA Durante muchos siglos se ha valorado y protegido todo el producto del intelecto, todos aquellos que crearon o desarrollaron algn conocimiento til de diversos tipos en la rama de propiedad industrial han recibido mecanismos de proteccin en el mundo entero. Desde muchos aos atrs, el comercio se ha desplazado de sus localidades, esto quiere decir que ya no se limita nicamente al lugar de origen de los productos, y con ello se crearon mecanismos ms formales de proteccin. Los pases a nivel mundial han implementado mecanismos de proteccin a los derechos de propiedad industrial, ya que con ello se estimula el papel positivo que sta puede tener en el desarrollo y crecimiento de las economas.

Para muchos comerciantes la marca utilizada representa un valor significativo, ya que si la misma llega a adquirir un gran prestigio, ellos obtendrn beneficios econmicos de la misma manera. En general, las empresas comprenden la importancia del uso de una marca, sin embargo, no pasa lo mismo con el tema de registro de las mismas para su proteccin. Si bien es cierto, el registrar una marca no es obligatorio, es lo ms recomendable debido a los derechos exclusivos que dicho registro conlleva y otras ventajas que podran representar. 29

En Guatemala el registro de la marca se puede considerar como una responsabilidad del titular legtimo de ese signo distintivo ya que en el pas existe un sistema constitutivo del derecho. Eso quiere decir, que en el caso de la Propiedad Industrial en Guatemala, se constituye el derecho del titular de la marca ante terceros al momento de registrarse en la institucin correspondiente, razn por la cual se considera necesario el anlisis de los diferentes sistemas registrales para poder conocer las diferencias entre estos, lo que se desarrolla a continuacin.

2. SISTEMAS DOCTRINALES DE REGISTRO DE MARCAS Doctrinariamente se habla de que existen dos tipos de sistemas del registro de marcas, Declarativo y Constitutivo.

29

Mundial de la Propiedad Intelectual. EL SECRETO EST EN LA MARCA; Gua Basada en la elaborada por la Organizacin Mundial de la Organizacin Propiedad Intelectual adaptada por la Oficina Espaola de Patentes y Marcas; Espaa; pg. 6; http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/customization/making_a_mark_es.pdf: 6 de octubre de 2011

23

1.11

Sistema Declarativo

Este sistema mantiene la posicin que el derecho sobre una marca es un derecho natural de propiedad y no una declaracin de la ley. De conformidad con este sistema, al utilizar una marca de manera continua, el titular se asegura la posesin de la misma, y si en algn momento se llegare a solicitar el registro de esa marca por una tercera persona, se tendr el derecho de reivindicarla.

1.11.1 Caractersticas del Sistema Declarativo Pedro Breuer Moreno describe como caractersticas del sistema declarativo, las siguientes: 30 La propiedad de la marca es adquirida por quien primero la us, aunque no haya sido registrada todava, y dicha propiedad se conserva mientras no haya habido una renuncia de ella. Se confieren ciertas acciones para defender la propiedad, las cuales pueden ser de carcter civil o penal. El registro de la marca efectuado por una persona que no tenga prioridad del uso carece de valor, ya que el legtimo propietario podr mediante acciones impedir su registro. Si el legtimo propietario registra la marca, an despus de haber sido registrada por un tercero, tendr el derecho de accionar contra el tercero. El registro crea una presuncin de propiedad, sujeta a prueba en contrario. Al realizarse el registro de una marca que no ha sido utilizada por nadie, se considera un acto aprobado.

1.12

Sistema Atributivo o Constitutivo

El sistema Atributivo o tambin llamado Constitutivo el cual mantiene la postura que la propiedad de una marca se adquiere con el registro de la misma, y se prueba mediante el ttulo o certificacin extendida por la autoridad competente para el caso.

30

Bendaa Guerrero, Guy Jos. Op.cit., pgs. 85 y 86.

24

En Guatemala, se adopta el ltimo sistema descrito, este es el Atributivo o Constitutivo, ya que en el momento de inscribir una marca en el Registro de Propiedad Intelectual, despus de cumplir los requisitos de ley, dicho registro extiende el ttulo que demuestra la propiedad de una marca.31

3. SISTEMAS DE REGISTRO POR RAZN DE TERRITORIO Debido al crecimiento econmico existente, muchos titulares de marcas desean registrarlas en ms de un pas para lo cual existen distintos sistemas para protegerla en el extranjero, ya que como se mencion el registro de la marca es eminentemente territorial. Por lo tanto de conformidad con la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual existen tres maneras principales para lograr la proteccin deseada los cuales son:32 3.1. La va nacional

La empresa o comerciante puede solicitar el registro de su marca en la institucin encargada de inscripcin de las mismas, en el pas donde desee obtener la proteccin. De manera que presenta la solicitud que corresponda y paga los aranceles estipulados en cada territorio para cumplir con el trmite. En estos casos, la marca nicamente se ver protegida en el territorio del pas donde se gestion su proteccin. 3.2. La va regional

Una marca se puede registrar en toda una regin cuando el pas originario de la persona o empresa forme parte de un sistema regional de marcas; esto se logra mediante la presentacin de una solicitud ante la oficina regional competente, dentro de las cuales estn: Oficina de Armonizacin del Mercado Interior de la Unin Europea Oficina de Marcas del Benelux Oficina Regional Africana de la Propiedad Industrial Organizacin Africana de la Propiedad Intelectual 3.3. La va internacional

Esta nicamente procede en los casos en que el pas de origen de la empresa o comerciante es miembro del Sistema de Madrid y su marca haya sido registrada en su pas de origen. En estos casos se tiene la potestad de optar a un registro internacional para proteger la marca en los pases miembros del Sistema de Madrid.

Guatemala utiliza el tipo de registro Territorial en la Va Nacional ya que al registrar una marca sta nicamente se ver protegida en Guatemala, siendo
31 32

Decreto 57-2000 del Congreso de la Repblica de Guatemala: LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artculo 17. EL SECRETO ESTA EN LA MARCA. Op.cit., pgs. 9 a 12

25

necesario que cualquier persona o empresa solicite a la institucin encargada de inscripcin de las mismas, en cada pas donde desee obtener la proteccin, siendo esta la etapa principal que se desea suprimir en proceso de proteccin de marcas en otros pases a travs del Registro Internacional de Marcas.

4. CARACTERISTICAS COMUNES DE LOS SISTEMAS DE REGISTROS

En los lugares donde se reconoce el valor de la proteccin a productos intelectuales existe un consenso sobre las caractersticas de una proteccin adecuada y efectiva. Todos los sistemas de proteccin, difieren en algunos aspectos, sin embargo hay gran similitud entre ellos, segn el Robert N. Sherwood, los sistemas que protegen los productos de propiedad intelectual se caracterizan por ocho elementos comunes que son los siguientes: 33 a) El derecho de exclusividad, es el principal elemento en todos los mecanismos de proteccin a la propiedad intelectual, es la mayor recompensa a la creacin del intelecto y el mayor beneficio de proteger dichos derechos al brindarle la exclusividad de uso a su creador.

b) Es un mecanismo que permite la creacin de este derecho. Estos mecanismos son tan simples como lo permita la tarea que deben cumplir; varan entre uno y otro. Tienden a proporcionar un marco de orden y existen para brindar ayuda al creador del producto intelectual.

c) La duracin limitada que tiene el derecho exclusivo. Existe un lmite de tiempo en el cual los derechos intelectuales son protegidos, esta es una caracterstica importante, pero el lmite depender del derecho que se tutele. El plazo que tendr de duracin la proteccin se establecer de acuerdo a las polticas pblicas que tengan en cada pas. En el caso de Guatemala, el registro de una marca tendr vigencia por diez aos.

d) Existen reglas con respecto al inters pblico resultante, las cuales por lo general se encuentran definidas con gran precisin y respetan el derecho del creador.

e) La regulacin de comercializacin del derecho de exclusividad de un derecho de propiedad intelectual por parte del creador. Con esa regulacin se busca proteger el tema de ventas y el otorgamiento de licencias de uso, de dichos derechos.

33

Sherwood, Robert N.; DERECHOS INTELECTUALES TOMO IV; Buenos Aires, Argentina. Editorial Astrea; 1989; pg. 75

26

f) Medidas que rigen el movimiento de productos intelectuales a travs de las fronteras.

g) Las disposiciones adecuadas que toman los sistemas de proteccin para lograr que se cumpla con el derecho de exclusividad. Por lo general estas disposiciones son parte integral del sistema jurdico civil y penal de cada Estado. Adems con estas disposiciones tambin se busca estimular al creador a realizar nuevas invenciones y a defender sus derechos.

h) Por ltimo, los sistemas registrales establecen el requisito de uso de la marca que se protege. Esto se refiere a que el uso de marca es un requisito sine qua non para mantener los derechos de explotacin de una marca, que se le concede al titular de un registro. Si una marca desea permanecer registrada y con las mismas prerrogativas que le fueron otorgadas al momento de su registro, debe mantenerse en uso. En el caso de la legislacin guatemalteca, la falta de uso de una marca puede provocar hasta la extincin del registro de la misma.

Una empresa o comerciante al no registrar una marca puede hacer que su inversin no traiga frutos ya que otros empresarios de su competencia podran llegar a utilizar dicha marca para comercializar productos idnticos o similares; o utilizar una marca similar que pueda traer confusin al consumidor y provocar con ello una disminucin en sus ventas, y hasta podra llegar a daar el prestigio de la marca, con lo cual se entrara a problemas de competencia desleal, que adems representara un costo adicional para la proteccin de la marca. Es por ello que el registro de las marcas, tiene efectos positivos como se menciona a continuacin.

5. DERECHOS Y BENEFICIOS QUE OTORGA EL REGISTRO DE UNA MARCA Como primer derecho y beneficio del registro de una marca, es la obtencin de la propiedad de la misma, y con ello un ttulo legal que acredita dicha propiedad.

El registro de una marca otorga a una empresa o al titular el derecho exclusivo para identificar bienes y/o servicios ante el pblico por un tiempo determinado, a la vez ste podr impedir que terceras personas comercialicen productos idnticos o similares con la misma marca o que se utilice una marca tan similar que pueda crear confusin, ya sea mediante acciones civiles o penales. Adems facilita la concesin de una licencia sobre la misma, lo cual genera mayores ingresos y a la vez permite que sea objeto de franquicias.34
34

EL SECRETO ESTA EN LA MARCA; Serie: La Propiedad Intelectual y las Empresas, Volumen 1. Publicacin de la OMPI No. 900(S) Ginebra, Suiza; Mayo 2006; pgs 4 y 5.

27

Con el registro de la marca se podr tambin incrementar el patrimonio del titular ya que al obtener prestigio, la misma se podra enajenar y obtener un buen ingreso de dicha enajenacin.

Para el caso concreto, en el artculo 35 de la Ley de Propiedad Industrial enumera los derechos, limitaciones y obligaciones que genera el registro de una marca en Guatemala, los cuales se citan ms adelante en este trabajo.

Es importante mencionar, que si bien, ya se cuenta con una Ley que regule la materia de Propiedad Industrial, siempre debe considerarse que los productos intelectuales evolucionan continuamente, por lo tanto es necesario que se hagan ajustes a los sistemas de proteccin para asegurar su efectividad, ya que mientras el sistema normativo se adapte a nuevas formas de creatividad y progreso, ste genera mayor efectividad en la proteccin de los derechos intelectuales.

28

CAPITULO IV

1. EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 1.1. Definicin

Manuel Osorio define un Registro de la Propiedad Industrial como la oficina pblica, de rgimen nacional, con la centralizacin adecuada, que lleva la constancia oficial de la adquisicin, uso, modificacin, transmisin o extincin de las patentes, marcas de fbrica, nombres comerciales, modelos y recompensas .35

El Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, establece en su artculo 90 que el Registro es la dependencia administrativa del Ministerio de Economa responsable de la inscripcin y registro de los derechos en materia de Propiedad Intelectual.

Asimismo el acuerdo gubernativo No.182-2000: Reglamento Orgnico Interno del Ministerio de Economa, en su artculo 29 establece que en Guatemala la institucin pblica encargada del Registro de Marcas es el Registro de Propiedad Intelectual en el cual se lleva el registro tanto de propiedad industrial como de derechos de autor. El Registro: es una dependencia del Ministerio de Economa, encargada de promover la observancia de los Derechos de la Propiedad Intelectual, as como la inscripcin y registro de los mismos.36

1.2.

Antecedentes

El Registro de Propiedad Intelectual no siempre fue llamado as, ni cumpla las mismas funciones que ahora. La primera Oficina de Patentes se cre dentro del Ministerio de Fomento, mediante una legislacin especial en materia de Propiedad Industrial, Decreto No. 148, de la Asamblea Legislativa del 20 de mayo de 1886 y mediante el Decreto 882 de fecha 31 de diciembre de 1924, fue creada la Oficina de Marcas y Patentes, la cual pas a formar parte del Ministerio de Economa y Trabajo mediante el Decreto 28 del 4 de diciembre de 1944.37

En el ao de 1956 el Ministerio de Economa se separ institucionalmente del Ministerio de Trabajo, y la Oficina de Marcas y Patentes pas a ser una dependencia de ste, segn Decreto Nmero 1117, sin embargo suspendi sus actividades el 13 de enero de 1983, y reiniciando las mismas el 19 de julio de ese mismo ao, segn Acuerdo No. 305-83, emitido por el Ministerio de Economa.

35

Osorio, Manuel; DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES; Buenos Aires, Argentina; Editorial Heliasta; 1997; pg. 855. 36 Acuerdo Gubernativo No.182-2000: REGLAMENTO ORGNICO INTERNO DEL MINISTERIO DE ECONOMA, Artculo 29 37 Registro de la Propiedad Intelectual; Quines somos?; Guatemala, 2007; http://www.rpi.gob.gt/; 21 octubre 2011

29

Cuando entr en vigor del Decreto 33-98 del Congreso de la Repblica, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, se estableci que el Ministerio de Economa transformara el Registro de la Propiedad Industrial en Registro de la Propiedad Intelectual y que el mismo se encargara de tutelar tanto los derechos de propiedad industrial como los derechos de autor.

1.3.

Misin

El Registro de Propiedad Intelectual tiene como misin principal garantizar el servicio que presta el Estado a travs de la inscripcin y registro de los Derechos de Propiedad Intelectual y la seguridad jurdica a los titulares de los derechos de propiedad intelectual, evitando as la contravencin a los mismos y fortalecer la competencia leal en el comercio.38

1.4.

Funcin

En el artculo 162 de la Ley de Propiedad Industrial se establece lo relativo al Registro al indicar las funciones de ste de la siguiente manera: Del registro y sus funcionarios. Sin perjuicio de lo que disponga la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, el Registro de la Propiedad Intelectual es la autoridad administrativa competente para: a) Organizar y administrar el registro de los derechos de propiedad industrial; b) Cumplir todas las funciones y atribuciones que le asigna esta ley; c) Desarrollar programas de difusin, capacitacin y formacin en materia de derechos de propiedad intelectual; y d) Realizar cualesquiera otras funciones o atribuciones que se establezcan por ley o en el reglamento respectivo39

1.5.

Organizacin

Para poder cumplir con algunas de las funciones que la ley le impone, el Registro de la Propiedad Intelectual cuenta con un Departamento para Marcas, uno para Patentes y otro para Derechos de Autor y Derechos Conexos.

1.5.1. Departamento de Marcas En el presente caso, el de ms inters es el Departamento de Marcas el cual tiene a su cargo el trmite de las solicitudes de adquisicin, modificacin y mantenimiento de derechos sobre los distintos signos distintivos (marcas, nombres comerciales, expresiones o seales de publicidad y denominaciones de origen), funciones que se realizan en sus distintas secciones: recepcin, forma y fondo, inscripciones, traspasos, (enajenaciones, licencias de uso, cambios de nombre y
38

Registro de la Propiedad Intelectual; Quines somos?; MISION; Guatemala, 2007; http://www.rpi.gob.gt/; 21 de octubre Junio 2011 39 Decreto 57-2000 del Congreso de la Repblica de Guatemala: LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artculo 162

30

cancelaciones), renovaciones, errores materiales (certificaciones, constancias y anotaciones especiales), elementos figurativos y archivos.40 El Departamento tiene como objetivo garantizar las actividades econmicas de la industria y del comercio contra la competencia desleal, al otorgar proteccin a la creatividad y originalidad aplicada para obtener beneficios econmicos. As como proteger al pblico consumidor, ya que la marca permite distinguir entre productos similares, facilita al consumidor el conocimiento sobre la procedencia de los artculos que demanda.41

2. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE MARCAS EN GUATEMALA El procedimiento para el registro de una marca est estipulado en la Ley de Propiedad Industrial en el Ttulo II relativo a Las Marcas y Otros Signos Distintivos; Captulo I relativo a Las Marcas y Seccin Dos, donde se encuentra el procedimiento; el cual se puede sintetizar de la siguiente manera:

1. SOLICITUD INICIAL. Esta solicitud consiste en un formulario que se adquiere en el Registro de Propiedad Intelectual, el cual deber contener los requisitos estipulados en el artculo 22 de la ley, consistentes en: Datos generales del solicitante, en caso fuera una persona jurdica deber contener los datos del representante legal, asimismo acreditar su representacin y el lugar donde se haya constituido la persona jurdica. Se deber indicar la marca cuyo registro se solicita y una reproduccin de la misma en caso se tratare de marcas denominativas con grafa, forma o algn color especial, o marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color. Cuando la marca fuere constituida por algn elemento denominativo y este tuviese un significado en un idioma distinto deber colocar una traduccin simple de la marca. Enumeracin de productos o servicios que distinguir la marca. Se indicar el nmero de la clase en que se desea registrar la marca. Dicha numeracin se realiza con base en la Clasificacin de Niza.

40

Registro de la Propiedad Intelectual; Quines somos?; FUNCIONES DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL; Guatemala, 2007; http://www.rpi.gob.gt/; 21 octubre 2011. 41 Registro de la Propiedad Intelectual, Quines somos?; OBJETIVOS; Guatemala, 2007; http://www.rpi.gob.gt/; 21 de octubre 2011

31

 La Clasificacin de Niza (NCL) es una clasificacin internacional de productos y servicios que se aplica para el registro de marcas de productos y servicios. La Clasificacin de Niza fue establecida en virtud de un acuerdo concluido en la Conferencia Diplomtica de Niza de 1957, con el nombre de Arreglo de Niza relativo a la Clasificacin Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. 42 Se tiene que indicar las reservas o renuncias especiales que tuviera el titular, relativas a tipos de letras, colores y sus combinaciones. En caso de tratarse de marcas sonoras u olfativas se deber indicar una descripcin grfica y en caso fuere una marca sonora adjuntar una reproduccin magntica de la misma y en el caso de la marca olfativa se podr adjuntar la frmula qumica o el procedimiento. En la primera solicitud tambin se podr invocar el derecho de prioridad. Este derecho se refiere a los casos en que ya se inici el trmite de inscripcin de una marca en otro pas, se podr pedir el derecho de prioridad desde el da en que se inici el trmite en el otro pas. Si se llegare a invocar el derecho deber indicarse el nombre del pas en que se hizo la solicitud, la fecha de presentacin y el nmero de la solicitud prioritaria si se le hubiese asignado. A esa primera solicitud deber acompaarse los documentos anexos individualizados en el artculo 23 de la misma ley, entre los cuales se puede mencionar la comprobante de pago de la tasa establecida y cuatro reproducciones de la marca, y si en caso fueren sonoras o auditivas tres ejemplares de su reproduccin en material de apoyo y de las olfativas tres copias de su frmula o procedimiento.

2. EXAMEN DE FORMA en el cual se determina si se cumple con los requisitos de los artculos 5, 22 y 23 de la Ley de Propiedad Industrial; esto quiere decir que se revisa si cumple con todos los requisitos y formalidades de la primera solicitud.

3. EXAMEN DE FONDO en el cual se verifica si la marca que se desea registrar no es inadmisible por razones intrnsecas o por derechos de terceros. En esa etapa del proceso vela por la proteccin a los derechos de propiedad industrial y es la etapa ms importante del procedimiento por el
42

http://www.wipo.int/classifications/nice/es/

32

anlisis que se realiza. Las razones intrnsecas por las que se puede rechazar la inscripcin de una marca se encuentran establecidas en el artculo 20, estas se refieren a razones esenciales por las cuales no se puede registrar una marca, y las razones por las que una marca es inadmisible por derechos de terceros en el artculo 21, esas se refieren al hecho de que la inscripcin de una marca afecte algn derecho de una tercera persona que no sea el titular de la marca, de lo cual se profundizar ms adelante.

4. RESOLUCIN DE TRAMITE: una vez finalizada el examen de fondo y forma, se emite la primera resolucin en la cual se puede:

Dejar en suspenso el trmite en virtud de que no se cumple con alguno de los requisitos de forma, y se requerir al solicitante que corrija su error u omisin de forma; para lo cual se da el plazo de un mes para subsanarlo, bajo apercibimiento que si no lo hiciere se tiene por abandonada la solicitud.

Objetar la solicitud por encontrarse la marca comprendida en alguno de los motivos de inadmisibilidad, caso en el cual el Registro dar un plazo de dos meses al solicitante para pronunciarse.

En el caso que el solicitante no se pronunciara en el plazo establecido o el Registro sostiene la opinin de que las objeciones subsisten, dictar resolucin en la que se rechaza la solicitud con su debido fundamento.

Emisin de Edicto para publicaciones, en caso que despus de los exmenes de fondo y forma no se hubiese encontrado obstculo alguno, o ya superado este, el registro emitir el edicto correspondiente.

5. PUBLICACIONES: El edicto deber publicarse por tres veces dentro del plazo de quince das, en el Diario Oficial. Los requisitos que deber contener el edicto estn indicados en el artculo 26, dentro de los cuales se encuentran: o Nombre y domicilio del solicitante o su representante o Fecha de presentacin de la solicitud o Nmero de expediente o La marca, tal y como se solicit. En caso se hubiere solicitado el registro de una marca sonora, auditiva u olfativa, el edicto deber su descripcin grfica y se deber hacer constar que en el Registro hay disponible un ejemplar del material de apoyo para su consulta. o Productos o servicios que amparan la marca. o Clase a la que corresponde la marca a registrarse o Fecha y firma del Registrador o funcionario que el Registro 33

6. PERIODO DE OPOSICION: Dentro de los 2 meses siguientes a la primera publicacin podr presentarse alguna oposicin, dicha oposicin deber ser formulada bpor escrito y presentarse ante el Registrador del Registro de la Propiedad Intelectual e indicar los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa y tendr que acompaar sus respectivos medios de prueba.

AUDIENCIA: De la oposicin que se presente se le correr audiencia al solicitante de la marca por un plazo de dos meses para que presente su contestacin. Si fuera necesario abrir a prueba el proceso, se har por un plazo de dos meses.

Por ltimo el Registrador de la Propiedad Industrial emite la resolucin en la cual declara Con Lugar o Sin Lugar la oposicin planteada, si la declarare Sin lugar, ordenar el pago de la tasa correspondiente a los derechos de Registro (Artculo 27); si la declara Con Lugar la oposicin planteada, el Registro de la Propiedad Intelectual emitir resolucin en la que denegar el registro de la marca solicitada.

En cualquiera de ambos supuestos indicados en el prrafo anterior, la parte afectada con la resolucin podr interponer Recurso de Revocatoria ante el Ministerio de Economa en contra de la Resolucin del Registro de la Propiedad Intelectual.

Del Recurso de Revocatoria resolver el Ministerio de Economa, quien verificar si la resolucin fue o no resuelta conforme a derecho y as lo declarar en resolucin.

La parte afectada con dicha resolucin, podr llevar a cabo un Proceso Contencioso Administrativo ante el rgano Jurisdiccional competente en contra de la resolucin emitida por el Ministerio de Economa, quien resolver en sentencia.

La parte que se vea afectada con la sentencia dictada por el juzgado de lo Contencioso Administrativo, podr en ltima instancia acudir a la Casacin.

7. PRESENTACIN DE PUBLICACIONES: en el Registro dentro del mes siguiente a partir de la ltima publicacin y se debe pagar la tasa correspondiente.

8. ORDEN DE PAGO DE DERECHOS: El Registro ordenar que se proceda a inscribir la marca y a emitir el certificado de registro. 34

9. EMISION DE TITULO: una vez pagados los derechos de registro, de acuerdo con la tasa arancelaria establecida por el Registro, se emitir el certificado de propiedad correspondiente.

En la prctica, el trmite de marcas suele ser un tanto demorado a como la ley establece que debe ser; sin embargo depende mucho de la buena gestin que se realice por parte del interesado en el seguimiento de su trmite.

En cuanto a las notificaciones de las actuaciones dentro del trmite, el reglamento establece: Artculo 7. Notificaciones. El Registro notificar sin necesidad de gestin de parte todas aquellas resoluciones en las que ordene la realizacin de un acto, en las que requiera la entrega de un documento y las resoluciones definitivas que se emitan en cualesquiera de las formas siguientes:

a) En la sede del Registro; b) En el lugar sealado por el solicitante para recibir notificaciones; c) Por medio de notario; o d) Por correo certificado a costa del interesado.

En todo caso se tendrn por bien hechas las notificaciones que se practiquen en el lugar sealado por el solicitante, en tanto no conste cambio de direccin para tal efecto.

En la prctica, nicamente se utiliza lo que establece el inciso a), ya que el interesado debe acudir a la sede del Registro para ser notificado de sus resoluciones, rea que debe ser fortalecida para no limitar el derecho de un tercero interesado en el registro de una marca, ya que actualmente se encuentran varios trmites de registro de marcas en suspenso, por la falta de notificacin de las resoluciones.

Por lo anteriormente indicado una marca en trmite puede llegar a quedar 10 aos sin movimiento por parte de la persona interesada, y hasta que las resoluciones en las que ordene la realizacin de un acto, en las que requiera la entrega de un documento y las resoluciones definitivas que se emitan de trmite que admite o rechaza la solicitud, no sea notificada y transcurra el plazo fijado para el

cumplimiento de la realizacin de un acto, el trmite no puede darse por abandonado, segn lo que establece la Ley de Propiedad Industrial, afectando as el derecho de un tercero interesado en registrar una marca similar que probablemente s ser comercializada.

35

3. EFECTOS JURDICOS DE LA INSCRIPCIN DE MARCAS EN GUATEMALA El registro de una marca, tendr vigencia de diez aos a partir de su inscripcin, y podr ser renovable. Al estar registrada la marca el titular goza del derecho exclusivo al uso de la misma y a la vez otorga varios DERECHOS establecidos en el artculo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, los cuales se pueden resumir de la siguiente manera:

Decreto 57-2000 del Congreso de la Repblica de Guatemala: LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artculo 35.

a. Impedir que terceros que no gocen del consentimiento del propietario utilicen signos idnticos o semejantes para productos o servicios que se relacionen con los productos y servicios para los que est registrada la marca titular, si dicho uso podra causar confusin;

b. Oponerse al registro de una marca distintiva idntica o semejante para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios diferentes cuando pudieren causar confusin o riesgo de asociacin con esa marca;

c. Hacer cesar judicialmente el uso, la aplicacin o la colocacin de la marca o una marca distintiva idntica o semejante, por parte de un tercero no autorizado en los siguientes casos:

1. Para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar confusin; 2. Cuando se pueda provocar confusin o riesgo de asociacin en envolturas, empaques, embalajes, etc.; 3. Para identificar productos idnticos o semejantes a los que se identifican con una marca muy conocida, est o no registrada, cuando pudiera generar confusin o riesgo de asociacin.

d. Que las autoridades competentes prohban o suspendan la importacin o internacin de productos que estn comprendidos en las situaciones ya previstas;

e. El resarcimiento de los daos y perjuicios que se le hubieren causado por el empleo, uso, aplicacin, colocacin, importacin o internacin indebidos;

36

f. Denunciar los delitos cometidos en perjuicio de sus derechos y acusar penalmente a los responsables;

g. Solicitar y obtener las providencias cautelares previstas por la ley en los casos mencionados y contra quienes:

1. Supriman o modifiquen la marca con fines comerciales, despus de que la misma se hubiese aplicado o colocado legtimamente en los productos; 2. Sin autorizacin del titular fabriquen etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales anlogos que reproduzcan o contengan la marca; 3. Rellenen o vuelvan a usar con fines comerciales envases, envolturas o embalajes que lleven la marca con el propsito de dar la apariencia que contienen el producto original; y 4. Cometan o intenten cometer actos de competencia desleal en contra suya.

h. Demandar la intervencin de las autoridades competentes, a fin de que se protejan y respeten sus derechos como titular de signos distintivos y tambin para evitar una posible infraccin y los daos econmicos o comerciales derivados de una infraccin. De la misma manera en el artculo 36 de la Ley de Propiedad Industrial43 establece las LIMITACIONES al derecho sobre una marca de la siguiente manera: El Registro de una marca no conferir el derecho de prohibir que un tercero use con relacin a productos o servicios legtimamente colocados en el comercio:

a. Su nombre o direccin, o los de sus establecimientos mercantiles;

b. Indicaciones o informaciones sobre las caractersticas de sus productos o servicios, entre otras las referidas a su cantidad, calidad, utilizacin, origen geogrfico o precio; y

c. Indicaciones

informaciones

sobre

disponibilidad,

utilizacin,

aplicacin o compatibilidad de sus productos o servicios, en particular con relacin a piezas de recambio o accesorios.

43

Decreto 57-2000 del Congreso de la Repblica de Guatemala: LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artculo 36.

37

La limitacin referida en el prrafo anterior, operar siempre que tal uso se haga de buena fe y no sea capaz de causar confusin sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios

En estos artculos no se limitan los efectos jurdicos del registro de una marca, sin embargo, podran considerarse como los principales, ya que en esta materia se depende de gran manera del criterio que desarrollen los asesores que tcnicamente analicen cada caso en concreto, por lo que en la prctica es subjetivo el juicio que se pueda emitir al respecto, pues ello depende de los medios de prueba y presunciones humanas que se deriven de stos.

En relacin al tema que nos ocupa, los efectos jurdicos que se obtienen en Guatemala por el Registro de una marca, no alcanzan a ser validos en otros pases en virtud que el sistema de proteccin de stas es territorial, razn por la cual es de gran importancia contar con el Registro Internacional de Marcas para que los mismos efectos obtenidos en Guatemala se alcancen a nivel internacional a efectos de guardar la competencia leal y seguridad en la explotacin de los productos de fbrica entre los pases.

Guatemala en el 2012 increment en 51 por ciento sus exportaciones hacia Estados Unidos desde la entrada en vigencia en 2006 del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamrica y Repblica Dominicana (DRCAFTA) por sus siglas en Ingls. Siendo Guatemala y Costa Rica los pases que ms han aprovechado el tratado de libre comercio, al incrementar sus volmenes de exportacin e importacin. De aqu la importancia que las fbricas o productores presente y futuros de productos importados y exportados se encuentren protegidos en sus derechos en materia intelectual e industrial a nivel internacional, obteniendo con ello los efectos jurdicos para lo cual fue creado este Derecho.

38

4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE UNA MARCA EN GUATEMALA

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE MARCAS EN GUATEMALA

PREVIO
(El plazo para que la resolucin del previo sea notificada, puede ser de 1 mes de acuerdo al flujo de solicitudes en el

Examen de Novedad (tiempo de aproximado de espera 1 mes)

NO PREVIO

NO Previo

Notificado el previo corre plazo para subsanar previos por 1 mes.

Notifica edicto para la publicacin por 3 veces en el Diario Oficial, dentro de un plazo de 1 mes. (El plazo para que la
resolucin que dicta el edicto sea notificada, puede ser de 1 mes, de acuerdo al flujo de solicitudes en el Registro).

Subsanado el previo, el registro emitir el edicto. (El plazo para

que la resolucin que dicta el edicto sea notificada, puede ser de 1 mes, de acuerdo al flujo de solicitudes en el Registro)

A partir de la primera publicacin, corre plazo de 2 meses para interponer oposicion

Vencido el plazo de oposicin se esperan 8 dias ms.

OPOSICIN

1. El a na lis is de a dmis ibilida d s e r s e gn a me rite e l c a s o o de la c a ntida d de opos ic ione s que ha ya n s ido

Se solicita la re solucin para pago de de re chos de inscripcion de la marca (plazo aprox. 30 dias para la notificacin de pago de de re chos)

inte rpue s ta s , ya que e s ta n s e tra ba ja ra n e n forma

Se analiza la admisibilidad de la oposicin interpuesta y se resuelve la misma, la cual puede versar en 3 sentidos:

c onjunta y e l tie mpo que tra ns c urra podr s e r e ntre 1 y 4 me s e s . 2 . El tie mpo

que tra ns c urre pa ra que s e a notific a da la re s oluc in que dic ta la a dmis ibilida d de la opos ic in o de los re quis itos que de be n c umplirs e pue de s e r de 1 me s , de a c ue rdo a l flujo de s olic itude s e n e l Re gis tro).

Previo a continuar
Lue go de la notificacin, se e fe cta e l pago y pasa a e laboracin de l Titulo (plazo aprox. 15 dias)

con la oposicin se Rechazo cumpla con los requisitos dentro del mes siguientes a la notificacin

Corre audie ncia por 2 meses para contestar la oposicin.

Estos plazos pueden prolongarse ante la existencia de recursos, nulidades y Se efecta el pago para entrega del Ttulo excepciones que surjan dentro del proceso. (El
tiempo que transcurre para que stas acciones sean notificadas puede ser de 1 mes, de acuerdo al flujo de solicitudes en el Registro o de la complejidad del caso).

Si fue re ne ce sario re cibir me dio de prue ba ofre cidos por

FIN

e l opositor o e l solicitante , se de cre tar apertura a prueba e n e l proce dimie nto por un plazo de dos meses para ambas parte s. (El tie mpo que transcurre para que sta ape rtura a prue ba se a notificada pue de se r de 1 me s, de acue rdo al flujo de solicitude s e n e l Re gistro o de la comple jidad de l caso).

Ve ncido e l plazo para conte star a la oposicin o de l pe riodo de prue ba, se gn fue ra e l caso, e l re gistro resolvera dentro del mes siguiente.

Satisfactorio

Insatisfactorio

El registro ordenar que previo al pago de la tasa respectiva, se inscriba la marca y se emita el Certificado de Registro. (El tiempo
que transcurre para que sta resolucin sea notificada puede ser de 1 mes, de acuerdo al flujo de solicitudes en el Registro o de la complejidad del caso).

Podra pre sentarse Re curso de Re vocatoria ante e l Ministe rio de Economia de ntro de 5 dias siguientes a la resolucin.

Se practicarn las diligencias para mejor resolver dentro del plazo de diez das para ese efecto. (El tie m po que tra ns c urre pa ra que s ta s dilige nc ia s
s e a n no tific a da s pue de s e r de 1 m e s , de a c ue rdo a l flujo de s o lic itude s e n e l R e gis tro o de la c o m ple jida d de l c a s o ).

FIN

Se emite resolucin dentro de quince dias de finalizado el tramite. (El tie m po que tra ns c urre
pa ra que s ta s dilige nc ia s s e a n no tific a da s pue de s e r de 1 m e s , de a c ue rdo a l flujo de s o lic itude s e n e l R e gis tro o de la c o m ple jida d de l c a s o ).

S i fuere necesario continuar con el proceso en virtud de no estar de acuerdo con lo resuelto, se podr proceder con un Proceso Contencioso Administrativo

39

Como ultima instancia se podr recurrir a Casacin FIN

5. LEGISLACIN APLICABLE

5.1.

Constitucin Poltica de la Repblica de Guatemala

En virtud de que en la misma se establece la libertad de accin de las personas, as como el derecho de peticin ante la administracin pblica, y los derechos fundamentales de los que todos gozan. 5.2. Tratados internacionales en materia de Propiedad Industrial

El Estado de Guatemala es parte de tratados internacionales en materia de Propiedad Industrial entre los cuales estn: Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial, Convencin General Interamericana de Proteccin Marcaria y Comercial, Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

5.3.

Convenio de Pars

El Convenio de Paris para la Proteccin de la Propiedad Industrial es El primer gran tratado internacional relativo a las patentes, los diseos industriales y las marcas.44 El Convenio de Paris para la Proteccin de la Propiedad Industrial fue concluido en 1883, completado por un protocolo interpretativo en Madrid, Espaa en el ao 1891; revisado en la ciudad de Bruselas en el ao 1900, en Washington en el 1911, en la Haya en el 1925, en Londres en el ao 1934, en Lisboa en 1958, en Estocolmo en el 1967 y fue enmendado en el 1979, con la finalidad de que los titulares de patentes, marcas o diseos industriales quedaran protegidos con un solo registro en su pas y en los pertenecientes a la Unin de Pars.45

Este tratado es el ms importante del rgimen de propiedad industrial a nivel internacional. El convenio constituye una solucin adecuada para proteger los derechos de titulares de propiedad industrial al garantizar internacionalmente algunos privilegios en cada pas miembro del convenio.

El convenio de Paris fue aprobado en su ltima revisin en Estocolmo en 1967, y aprobado en Guatemala por el Decreto 11-98 del Congreso de la Repblica, este convenio tiene como objetivo principalmente entre otros unificar las normativas relacionadas con la proteccin de la propiedad industrial; as
44
45

mismo que los

http://www.wipo.int/trademarks/es/treaties.html

UNAM. EDICION Y DERECHO DE AUTOR EN LAS PUBLICACIONES DE LA UNAM; Clara Lpez Guzmn y Adrian Estrada Corona. http://www.edicion.unam.mx/html/3_3_1.html; 22 de octubre de 2011:

40

pases miembros otorguen a los extranjeros igual trato que el que conceden a sus nacionales a efecto de no discriminar respecto a las condiciones de adquisicin, produccin y proteccin de esos derechos.

El Convenio de Pars establece dentro de su texto varios principios y preceptos fundamentales, y los cuales dieron gran aporte al tema de la propiedad intelectual, los cuales con base al texto46 se pueden sintetizar de la siguiente manera:

I.

El principio del Trato Nacional

Establece que cada uno de los Estados partes que participen en un contrato, debern conceder a las personas ciudadanas de los dems Estados contratantes la misma proteccin que le concedera a un nacional. Adems los ciudadanos de Estados que no sean partes tambin se encontraran protegidos por la convencin si se encuentran avecindados o cuentan con un establecimiento industrial o comercial, real en el territorio de alguno de los Estados partes del Convenio de Paris.

II.

Asimilacin

El Artculo 3 del Convenio establece Asimilacin de determinadas categoras de personas a los nacionales de los pases de la Unin. Quedan asimilados a los nacionales de los pases de la Unin aquellos nacionales de pases que no forman parte de la Unin que estn domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los pases de la Unin.47

III.

El principio del Derecho de Prioridad

Lo establece el convenio para patentes de invencin, modelos de utilidad, dibujos o modelos industriales, o de marca, y consiste en que sobre la base de una primera solicitud presentada en alguno de los pases contratantes, el solicitante podr pedir la proteccin en cualquiera de los otros Estados partes del convenio dentro de un plazo determinado; lo cual tendr como efecto que esas ltimas solicitudes se consideraran como planteadas el da que se plante la primera solicitud.

Adems de los dos principios ya mencionados el Convenio de Paris establece algunas reglas comunes a todos los estados en las distintas reas de la propiedad
46

Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual; CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD

INDUSTRIAL; Ginebra, Suiza, 2010. http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P37_2308; 22 de octubre de 2012.

47

Loc. Cit.

41

industrial que regula. Con respecto a marcas el Convenio no establece alguna manera especfica para presentar la inscripcin de una marca, por lo que dicha solicitud se deber regir por la ley interna de cada Estado. Adems se regula que en el caso una marca haya sido debidamente inscrita en algn pas de los contratantes, previa solicitud, deber ser aceptada para su registro y protegida en su forma original en los dems estados contratantes.

IV.

Uso de la Marca

Otra de las caractersticas que presenta el Convenio de Paris con respecto al derecho marcario, es que es obligatorio el uso de una marca registrada. Despus de un perodo razonable, si el dueo de una marca registrada no la utiliza ese registro puede ser cancelado a solicitud de otra persona, siempre y cuando el dueo no pueda justificar la inactividad de la misma.

Esos se pueden considerar los principios ms importantes del Convenio de Paris, sin embargo el Convenio es mucho ms amplio y desarrolla temas fundamentales en la materia de la propiedad industrial, dentro de los cuales se puede mencionar la obligatoriedad de los estados partes a asegurar una proteccin eficaz en contra de la competencia desleal, con lo que es un gran avance para los sistemas de proteccin y fomento de las invenciones.

Con relacin a las marcas el Convenio de Paris expresa que si una marca ha sido registrada en su pas de origen, los dems pases de la unin debern negar el registro a cualquier marca que constituya una reproduccin, traduccin o imitacin de cualquier smbolo de una marca previamente registrada.

V.

Plazo de gracia para el pago de las tasas de mantenimiento de los derechos

Se conceder un plazo de gracia, que deber ser de seis meses como mnimo, para el pago de las tasas previstas para el mantenimiento de los derechos de propiedad industrial, mediante el pago de una sobretasa, si la legislacin nacional lo impone.

VI.

Marcas Notorias

Se establece que: 1) Los pases de la Unin se comprometen, bien de oficio, si la legislacin del pas lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fbrica o de comercio que constituya la reproduccin, imitacin o traduccin, susceptibles de crear confusin, de una marca que la autoridad competente del pas del registro o del uso estimare ser all 42

notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idnticos o similares. Ocurrir lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproduccin de tal marca notoriamente conocida o una imitacin susceptible de crear confusin con sta.

2) Deber concederse un plazo mnimo de cinco aos a partir de la fecha del registro para reclamar la anulacin de dicha marca. Los pases de la Unin tienen la facultad de prever un plazo en el cual deber ser reclamada la prohibicin del uso.

3) No se fijar plazo para reclamar la anulacin o la prohibicin de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.48

VII.

Prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales

Los pases de la Unin acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilizacin, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fbrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los pases de la Unin, signos y punzones oficiales de control y de garanta adoptados por ellos, as como toda imitacin desde el punto de vista herldico. Igualmente a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios pases de la Unin sean miembros, con excepcin de los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su proteccin.

VIII.

Transferencia de la marca

Cuando, conforme a la legislacin de un pas de la Unin, la cesin de una marca no sea vlida sino cuando haya tenido lugar al mismo tiempo que la transferencia de la empresa o del negocio al cual la marca pertenece, ser suficiente para que esta validez sea admitida, que la parte de la empresa o del negocio situada en este pas sea transmitida al cesionario con el derecho exclusivo de fabricar o de vender all los productos que llevan la marca cedida.

Entre otros, tales como:

48

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/ip/paris/pdf/trtdocs_wo020.pdf

43

a. La naturaleza del producto al que la marca de fbrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en ningn caso, ser obstculo para el registro de la marca. b. Marcas colectivas c. El nombre comercial ser protegido en todos los pases de la Unin sin obligacin de depsito o de registro, forme o no parte de una marca de fbrica o de comercio.

d. Embargo a la importacin, etc., de los productos que lleven ilcitamente una marca o un nombre comercial.

e. El Convenio de Paris establece normas comunes a seguir por los pases que conforman la unin, adems estipula que un inventor debe ser mencionado en todo caso como inventor de su obra.

5.4.

Convencin General Interamericana de Proteccin Marcaria y Comercial

La Convencin General Interamericana de Proteccin Marcaria y Comercial es un acuerdo firmado entre pases americanos el 20 de febrero de 1929; tambin es conocido como la Convencin de Washington de 1929. Tal y como indica la convencin, con la firma de este acuerdo se busca la proteccin marcaria y comercial, la represin de la competencia desleal y de las falsas indicaciones de origen geogrfico.49

La Convencin establece algunos derechos importantes para la propiedad industrial, dentro estos se puede comenzar mencionando el derecho a oponerse al uso y registro de una marca o nombre comercial semejante a uno registrado con anterioridad en alguno de los Estados contratantes. Este derecho es fundamental para iniciar a crear una verdadera proteccin a la propiedad industrial. El tratado a su vez define la competencia desleal y da un listado de actos que constituyen competencia desleal.

5.5.

Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC-

49

Bendaa Guerrero, Guy Jos. Op.cit., pgs. 437 y 438.

44

Conocido por sus siglas como ADPIC, aprobado por el Decreto 37-95 del Congreso de la Repblica. El ADPIC, pretende reducir las distorsiones del comercio tradicional y los obstculos al mismo, mediante el fomento de una proteccin eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y el establecimiento de un marco multilateral de principios, normas y disposiciones relacionadas con el comercio internacional de mercancas falsificadas.

El Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio es el Anexo 1C del convenio en que se crea la Organizacin Mundial del Comercio y fue firmado en el ao de 1994. 50

Este acuerdo nace en virtud de las necesidades que se presentaron en el mbito de la propiedad intelectual. El grado de proteccin de los derechos de propiedad intelectual y la observancia de los mismos variaba mucho de pas en pas, esas diferencias, tarde o temprano repercutan en las relaciones econmicas a nivel internacional.

Es por ello que la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) consider que la manera en que hubiera un mayor orden y disposicin para resolver controversias de esa naturaleza era establecer nuevas reglas comerciales sobre propiedad intelectual, convenidas internacionalmente.

Con el Acuerdo de la OMC sobre Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) se intent reducir las diferencias en la forma de proteger la propiedad intelectual en distintos pases del mundo y someterlos a reglas comunes. En l, se establecen los niveles mnimos de proteccin que cada pas deber brindar a la propiedad intelectual y a los otros miembros de la OMC.

El Acuerdo abarca cinco temas principales que son: 1) La forma en que deben aplicarse los principios bsicos del sistema del comercio y de los otros acuerdos internacionales en materia de propiedad intelectual; 2) Como prestar una proteccin adecuada a los derechos de propiedad intelectual; 3) La manera de hacer respetar adecuadamente los derechos de propiedad intelectual en el territorio de cada Estado; 4) Como resolver diferencias de esa materia, entre los pases miembros de la OMC; y por ltimo, 5) Las disposiciones transitorias mientras se establece el nuevo sistema.

Toda la normativa del Acuerdo sobre los ADPIC est basada en los tres grandes principios que informan todo el sistema multilateral del comercio en la OMC:
50

Organizacin Mundial del Comercio; PROPIEDAD INTELECTUAL: PROTECCIN Y OBSERVANCIA; Ginebra, Suiza.

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm7_s.htm. 23 de octubre 2011

45

a)

Principio de Trato Nacional, en virtud del cual los nacionales y los

extranjeros tienen los mismos derechos en cuanto a la existencia, adquisicin, alcance y mantenimiento de los derechos previstos a favor de las creaciones intelectuales cubiertas por el Acuerdo; as como para el ejercicio de esos derechos y de las acciones que fueren necesarias para la observancia de los mismos. Es de aclarar que este principio tambin se encuentra regulado en el articulo 3 de la ley de propiedad industrial, el que precepta Trato Nacional; Las personas individuales o jurdicas,

Nacionales de otro Estado vinculado a Guatemala, por un tratado que establezca trato Nacional para los guatemaltecos, o las que tengan su domicilio o un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en aquel estado gozarn de un trato no menos favorable que el que se otorgue a los guatemaltecos, con respecto a la adquisicin, mantenimiento, proteccin y ejercicio de los derechos establecidos por esta ley o respecto a los que se establezcan en el futuro.

b)

Principio de la Nacin

ms Favorecida, que constituye una

novedad en los acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual y en virtud del cual toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que un Miembro conceda a los Nacionales de otro pas, ya sea sobre los derechos sustantivos o los procedimientos de observancia, se conceder

inmediatamente y sin condiciones a los Nacionales de los dems pases miembros. Se admite como excepcin en lo que se refiere a los

procedimientos- las disposiciones que se deriven de leyes de carcter general, no limitadas especficamente a la proteccin de la propiedad intelectual.

c)

Principio de Transparencia, en virtud del cual los pases miembros

deben publicar y hacer del conocimiento de los dems Miembros, toda su normativa en materia de propiedad intelectual.

5.6.

Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos de Amrica, Centroamrica y Repblica Dominicana

Un tratado de libre comercio es un acuerdo por escrito entre pases, que busca facilitar el comercio a travs de una serie de normas mutuamente acordadas, claras y estables, que crean derechos y obligaciones de mutuo beneficio. Estos se crean para que un producto o servicio pueda venderse fcilmente a otro pas o a otros pases y de esta manera eliminar los obstculos que dificultan el comercio.51
51

Ministerio de Economa. Tratado de Libre Comercio entre Centroamrica y Estados Unidos. QU ES UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO?; Guatemala, 2010. http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/tlc/queeltlc.htm; 6 de Octubre de 2011

46

El Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos de Amrica, Centroamrica y Repblica Dominicana, conocido por sus siglas en ingls como CAFTA-DR, es un tratado que tiene como objetivo principal la creacin de una zona de libre comercio entre los pases firmantes. El objetivo mencionado conlleva la expansin y diversificacin de comercio en la regin. El tratado qued firmado en mayo del 2004, quedando afuera del mismo nicamente Panam.

En materia de derechos de autor y de propiedad industrial el Tratado de Libre Comercio obliga a la ratificacin y adhesin de varios tratados en este tema; de manera que ninguna discusin nacional puede estar encima de los tratados a ratificar. En el tema de la propiedad intelectual lo que se busca es lograr una proteccin a los titulares de los productos y servicios, siempre y cuando estos sean registrados en su momento.

En el tema ms especfico de las marcas, el CAFTA-DR establece que los propietarios de las marcas debern ser tratados de la misma manera que los nacionales, lo que le permitir ejercer sus derechos para proteger su derecho, sobre cualquiera que lo viole.

5.7.

Convencin de Viena, sobre el derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre

Organizaciones Internacionales

La Convencin de Viena sobre el Derecho de los Tratados fue suscrita en Viena, Austria el 23 de mayo de 1969 y entr en vigencia hasta el 27 de enero de 1980; Guatemala la ratific en 1996. 52

Esta convencin fue elaborada por una conferencia internacional reunida en Viena, sobre la base de un proyecto preparado durante ms de quince aos de trabajo por la Comisin de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. El objetivo que persegua la convencin era codificar el derecho internacional consuetudinario de los tratados y a la vez ampliar su desarrollo.

La convencin estipula varios puntos importantes sobre los tratados suscritos a nivel internacional y establece reglas sobre su aplicacin. De dichas reglas es importante traer a colacin lo preceptuado respecto a la observancia de los tratados con relacin al derecho interno de cada Estado, lo cual se encuentra contenido en el artculo 27 de la misma, y dice: El derecho interno de los Estados,
52

Larios Ochaita, Carlos; DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO; 5 Ed.; Guatemala, Guatemala; Instituto de Investigaciones Jurdicas y Sociales de la Universidad San Carlos de Guatemala; (el ejemplar no indica el ao de publicacin); pg. 87.

47

las reglas de las organizaciones internacionales y la observancia de los tratados. 1. Un Estado parte en un tratado no podr invocar las disposiciones de su derecho interno como justificacin del incumplimiento del tratado ().

Por lo anteriormente expuesto y citado, es necesario incluir dentro del listado de legislacin aplicable al registro de marcas en Guatemala esta Convencin, en virtud de que varios tratados internacionales tienen relevancia en el tema de marcas en Guatemala y es importante determinar qu prioridad se debe aplicar a cada normativa.

5.8.

Arreglo de Niza

En el caso de Guatemala existe un caso especial con respecto a un tratado que sin ser parte de l, es aplicable al proceso de inscripcin de marcas en el pas, este es el Arreglo de Niza relativo a la Clasificacin Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas.

El arreglo de Niza consiste en una lista de clases, que va acompaada de notas explicativas y de una lista de productos y servicios indicando la clase a que pertenece cada uno de estos. 53

Con esta clasificacin se busca obtener un mayor orden para definir que tipos de productos o servicios va a amparar la nueva marca, y tambin para evitar la competencia desleal dentro de marcas que amparen lo mismo.

Como ya se ha mencionado, el Estado de Guatemala es un Estado parte del Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial, as mismo es miembro de la OMC y con ello se comprometi a promover por medio de su legislacin mecanismos para lograr la proteccin a los titulares de marcas de fbrica o comercio, y cumplir con estndares de proteccin contemplados en el ADPIC. En virtud de las exigencias internacionales y los avances de la tecnologa se promulgo la actual LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL mediante el Decreto Nmero 57-2000 del Congreso de la Repblica; la cual es la fuente principal para el Registro de Marcas en Guatemala.

5.9.

La Ley de Propiedad Industrial de Guatemala

Esta ley tiene como objeto principal la proteccin, estmulo y fomento a la creatividad intelectual en el campo del comercio y en la industria. Bsicamente la
53

Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual; CLASIFICACION INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS (CLASIFICACION DE NIZA); Ginebra, Suiza, 2008. http://www.wipo.int/classifications/nice/es/#P5_107; 24 de octubre de 2011

48

ley regula sobre normas comunes, terminologa de marcas y otros signos distintivos, procedimientos para registro de marcas, vigencia, renovacin, modificacin de su registro, derechos, obligaciones, enajenacin, licencias de uso, extincin del registro de una marca, expresiones y seales de publicidad, nombres comerciales, emblemas, indicaciones geogrficas y denominaciones de origen, invenciones, modelos de utilidad y diseos industriales, entre otros temas importantes de propiedad industrial. A la vez, tambin se regulan algunos temas con respecto a la represin de la competencia desleal y acciones que se pueden tomar.54

La Ley de Propiedad Industrial guatemalteca es el fundamento legal para todo el registro de marcas en el pas y los efectos que dicho registro tendr en el mismo.

5.10. Acuerdo Gubernativo No. 89-2002, REGLAMENTO DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL El cual tiene por objeto desarrollar preceptos normativos contenidos en la Ley de Propiedad Industrial y las funciones del Registro de la Propiedad Intelectual como autoridad administrativa; esto quiere decir que el Reglamento, est enfocado en cuestiones administrativas.

5.11. Acuerdo Gubernativo No. 862-2000, ARANCEL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, En Materia de Propiedad Industrial. En el cual se establecen las tasas y honorarios que se debern pagar al Registro de Propiedad Intelectual las personas individuales o jurdicas que deseen realizar trmites, en este caso, de signos distintivos.

5.12. LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Tal y como se mencion anteriormente, durante el proceso existe la probabilidad que el propio Registro de la Propiedad Intelectual objete o un tercero se oponga al Registro de una marca, y en virtud de lo resuelto, la parte afectada podr hacer uso de recursos administrativos, y estos debern regirse por lo estipulado en el Decreto Nmero 119-96 que es la LEY DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO, en la cual se regula los procedimientos a seguir, tanto para el Recurso de Revocatoria como para el Proceso Contencioso Administrativo .

54

Congreso de la Repblica de Guatemala; DECRETOS; Guatemala, 2008; http://www.congreso.gob.gt/gt/mostrar_ley.asp?id=640. 8 de septiembre del 2011.

49

5.13. CDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL

El Cdigo Procesal Civil y Mercantil, regula en el numeral 7, se tramitarn en juicio oral lo que por disposicin de la ley o por convenio de las partes deban tramitarse en esta va, con el propsito de resolver las controversias en forma ms rpida que el juicio ordinario; y dicho artculo en armona con lo establecido en el artculo 182 de la Ley de Propiedad Industrial, nos remite expresamente, que se ventilara en juicio oral, los procesos civiles o mercantiles que se promuevan en ejercicio de las acciones reguladas en el Decreto 57-2000 del Congreso de la Repblica, lo cual se desarrolla de los artculos 199 al 210 del mencionado cuerpo legal. Actualmente y por disposicin del decreto 57-2000 Ley de Propiedad Industrial, se tramitaran en la Va oral segn el artculo 182; Los asuntos relativos a la competencia desleal, nulidad, cancelacin por falta de uso, adquisicin mantenimiento y proteccin de los signos distintivos.

5.14. PROCEDIMIENTO DEL JUICIO ORAL

Como ya se mencion el Juicio Oral es el procedimiento por medio del cual se tramitarn los asuntos de Propiedad Intelectual, en cuanto corresponda llegar a una instancia judicial, por lo que es necesario conocer brevemente su procedimiento:

5.14.1.

DEMANDA:

El artculo 201 del Cdigo Procesal Civil y Mercantil establece que la demanda podr presentarse verbalmente en cuyo caso el secretario levantara el acta respectiva. Cuando se procede de esta manera, la oralidad cumple su funcin y la escritura (el acta) solamente documenta lo que el demandante expone. Sin

embargo, el mismo artculo establece que la demanda podr tambin presentarse por escrito y que en ambos casos debern observarse las disposiciones de los artculos 106 y 107 del Cdigo Procesal Civil y Mercantil; estos artculos son disposiciones del juicio ordinario, en lo que sean aplicables. El art. 106 establece En la demanda se fijaran con claridad y precisin los hechos en que se funde, las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la peticin . Esta norma no tiene problema cuando la demanda se presenta en forma escrita pero ofrece dificultad cuando se hace en forma oral, porque entonces es el secretario el que tiene obligacin de levantar la respectiva acta. En estos casos el requisito de la enunciacin del derecho aplicable puede omitirse, ya que siendo el secretario un auxiliar del Tribunal, debe limitarse a recoger la exposicin de los hechos, el ofrecimiento de la prueba y las peticiones especficas 50

. 5.14.2. MEDIOS DE PRUEBA

El artculo 107 es la norma relativa a los documentos que deben acompaarse con la demanda. Esta disposicin si es aplicable enteramente. En consecuencia, tal como lo dice la norma el actor deber acompaar a su demanda los

documentos en que funde su derecho y si no los tuviere a su disposicin los mencionara con la individualidad posible, expresando lo que de ellos resulte, y designara el archivo, oficina pblica o lugar donde se encuentren los originales.

La demanda puede ser ampliada entre el termino comprendido entre el emplazamiento y la primera audiencia, o al celebrarse esta. La ley no menciona la modificacin, que est comprendida esta posibilidad no solo porque la ampliacin es ya de por si una modificacin, sino por la aplicacin supletoria del art. 110 del Cdigo Procesal Civil y Mercantil que habla de la ampliacin y de la modificacin.

Si la ampliacin o modificacin se lleva a cabo en la primera audiencia, el Articulo, 204, Prrafo 3, establece que el juez suspender la audiencia, sealando una nueva para que las partes comparezcan a juicio oral, a menos que el demandado prefiera contestarla en el mismo acto.

Si no se participara del criterio de que al producirse una ampliacin o modificacin de la demanda, antes de la primera audiencia, debe emplazarse nuevamente al demandado, de todas maneras tendra el juez que optar por la suspensin de la primera audiencia o por aceptar la facultad del demandado para contestarla en esa oportunidad. Ya que en igual forma debe procederse en cuanto a la

reconvencin (artculo 204 prrafo final).

5.14.3.

EMPLAZAMIENTO:

El artculo 202 del Cdigo Procesal Civil y Mercantil dispone, si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez sealara da y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previnindolas presentar sus pruebas en la audiencia, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebelda de la que no compareciere. Entre el emplazamiento del demandado y la audiencia deben mediar por lo menos tres das, trmino que ser ampliado en razn de la distancia.

5.14.4.

CONTESTACION DE LA DEMANDA:

La contestacin de la demanda debe llenar los mismos requisitos que la demanda y puede hacerse oralmente en la primera audiencia. Sin embargo

puede tambin presentarse por escrito, hasta o en el momento de la primera 51

audiencia artculos 204 prrafos. 1 y 2.

Con la contestacin de la demanda,

verificada antes o en la audiencia, quedan determinados los hechos sobre los cuales va a versar el juicio oral. Por tal motivo, no es posible ninguna ampliacin modificaron de la demanda, puesto que por lo dispuesto en el art. 200, es aplicable el artculo 110, que establece que podr ampliarse o modificarse la demanda antes de que haya sido contestada, y por ello, no es posible hacerlo cuando la demanda ya fue contestada. Esto obliga a las partes a ser claros y preciso en sus pedimentos, desde un comienzo y no estar a la expectativa de la defensa del demandado para introducir las modificaciones o ampliaciones que la contestacin de la demanda puede sugerir. Adems debe tenerse en cuenta que el actor ha dispuesto de mucho ms tiempo para la preparacin de su demanda, el que le permite el plazo de la prescripcin, mientras que el demandado solo cuenta con el plazo breve del emplazamiento. Por otra parte; la misma oportunidad que tiene el demandado para contestar la demanda, la tiene el actor para la ampliacin de ella, puesto que el demandante puede ampliar su demanda entre el emplazamiento y la primera audiencia o al celebrarse esta. 5.14.5. RECONVENCION:

En el juicio oral la reconvencin que haga valer el demandado debe llenar los requisitos que establece el artculo 119 Cdigo Procesal Civil y Mercantil por remisin supletoria artculo 200. En consecuencia, la pretensin que se ejercite debe tener conexin por razn del objeto o del ttulo con la demanda y no debe estar sujeta a distintos trmites.

En el juicio oral la reconvencin puede presentarse por escrito antes de la primera audiencia o bien durante la celebracin de esta. En la audiencia tambin puede hacerse oralmente. No tenemos necesidad de recordar con ms detalle que la

reconvencin en nuestro sistema debe plantearse al contestar la demanda.

En el caso de la reconvencin sea que se formule entes de la primera audiencia o al celebrarse esta, los efectos que produce son los mismos, ya que el juez debe suspender la audiencia sealando una nueva para que el actor tenga oportunidad de contestarla, o bien, aceptar la facultad del actor para contestarla en el mismo acto art. 204 Cdigo Procesal Civil y Mercantil.

5.14.6.

AUDIENCIAS

La primera audiencia en el juicio oral reviste mxima importancia, porque en ella puede quedar agotada toda la fase.

El Juez Comenzara identificando debidamente a las partes y en caso de que una de ellas comparezca por medio de apoderado, de oficio, examinara lo adecuado 52

de la representacin. Una vez llenado este paso preliminar se procede, antes de continuar con el desarrollo de la audiencia, a la diligencia de conciliacin.

5.14.7.

EXCEPCIONES

Verificado el acto conciliatorio sin resultado positivo viene la oposicin del demandado. El articulo 205 Cdigo Procesal Civil y Mercantil establece que todas las excepciones se opondrn en el momento de contestar la demanda o la reconvencin, pero las nacidas con posterioridad y las de cosa juzgada, caducidad, prescripcin, pago, transaccin y litispendencia, se podrn interponer en cualquier tiempo, mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia.

5.14.8.

PRUEBAS

El rgimen de la prueba en cuanto a su ofrecimiento, es igual que para el juicio ordinario. La prueba debe ofrecerse en la demanda o en la contestacin a ella, en el juicio oral no hay plazo de prueba, sino audiencias. Por ello, el ofrecimiento de la prueba debe ser preciso e individualizado, y si de testigos se trata, debe indicarse sus nombres. Claro que algunas pruebas como la pericial, pueden ser organizadas posteriormente, por su especial naturaleza.

La dificultad legal en que el art. 206 en su prrafo primero dice que las partes estn obligadas a concurrir a la primera audiencia con sus pruebas. El siguiente prrafo del mismo artculo comienza diciendo: Si en esta audiencia no fuere posible rendir todas las pruebas, se sealara nueva audiencia dentro de un Relacionando ambos prrafos trmino que no debe exceder de quince das.

podra extraerse la conclusin de que la segunda audiencia que permite el cdigo solo es posible utilizarla cuando no ha sido factible recibir todas las pruebas que la parte cumpliendo con su obligacin, ha presentado en la primera audiencia.

5.14.9.

TERMINACION DEL PROCESO

S ambas partes en el proceso comparecieron a la primera audiencia, pueden presentarse diversos casos. En efecto, el demandado puede allanarse, es decir expresar su deseo de no litigar y de someterse a las pretensiones del actor. Este allanamiento no implica confesin de los hechos, pero termina el proceso. Por otra parte, puede confesar expresamente los hechos en que se funda la demanda. En ambas situaciones el juez no necesita recibir ms prueba y debe dictar sentencia dentro del tercer da. As lo establece el primer prrafo del artculo 208 Cdigo Procesal Civil y Mercantil.

Si no hubiere allanamiento ni confesin, debe recibirse la prueba propuesta por las partes en cuyo caso, segn el ltimo prrafo del artculo 208 Cdigo Procesal 53

Civil y Mercantil, el Juez dictara su sentencia dentro de cinco das contados a partir de la ltima audiencia.

Si comparece una sola de las partes, en esta situacin una de las partes incurre en rebelda. Segn lo que establece el primer prrafo del artculo 202, el Juez cita a las partes a juicio oral, para cuyo efecto fija da y hora y las apercibe que el juicio continuara en rebelda de la parte que no compareciere. En consecuencia puede incurrir en rebelda, tanto el actor como el demandado.

5.14.10.

SENTENCIA

La sentencia que pone fin a lo resuelto en un juicio oral produce los mismos efectos que la sentencia dictada en el juicio ordinario, salvo las excepciones que adelante se dirn. Puede llegarse a ella, ya se despus del sucesivo

desenvolvimiento de las audiencias o bien mediante la concurrencia del allanamiento o de la confesin, que permite que el juez pueda dictar la sentencia y poner as fin al litigio. En efecto el articulo 208 Cdigo Procesal Civil y Mercantil, en el prrafo 1. Establece: Si el demandado se allanare a la demanda o confesare los hechos expuestos en la misma, el juez dictara sentencia dentro de tercero da. Esto quiere decir que el juez ya no necesita de ninguna otra prueba para que el asunto judicial termine por sentencia.

6. TRATADO DE LIBRE COMERCIO, ESTADOS UNIDOS DE AMRICA, CENTROAMRICA Y REPBLICA DOMINICANA

6.1.

Definicin

Un tratado de libre comercio es un acuerdo entre dos o ms pases cuyo objetivo principal es establecer reglas comunes para normar la relacin comercial entre ellos. Las siglas TLC-CAUSA se utilizan para identificar al tratado de libre comercio entre Centroamrica y Estados Unidos. Un TLC busca crear una zona de libre comercio entre los pases que son parte del mismo.

Los TLCs son instrumentos bilaterales o multilaterales de poltica exterior que los pases utilizan para consolidar y ampliar el acceso de sus productos y eliminar barreras arancelarias y no arancelarias, as como establecer mecanismos de cooperacin entre las partes contratantes. El objetivo principal de este tipo de acuerdos es liberalizar la totalidad de productos y servicios que se comercian entre las partes contratantes.

54

6.2.

Antecedentes

Los intentos por negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos iniciaron en el 2001, cuando los presidentes Centroamericanos lo solicitaron al Presidente George Bush.

A raz de esta propuesta, el gobierno de Estados Unidos notific a su congreso la intencin de iniciar negociaciones para la suscripcin de un TLC con los cinco pases.

Posteriormente, en enero 2002, Estados Unidos anunci la posibilidad de inciar en el corto plazo la negociacin de un TLC con la regin centroamericana. En marzo de ese mismo ao, los presidentes de Centroamrica se reunieron con el presidente de Estados Unidos, Inicindose un perodo de acercamiento a travs de talleres exploratorios.

En agosto de 2002, el senado y el congreso de Estados Unidos aprueban la autoridad de promocin comercial que faculta a su organismo Ejecutivo agilizar las negociaciones comerciales.

Con esta aprobacin, se dio en enero de 2003 el lanzamiento oficial de las negociaciones, fijndose la fecha de finalizacin, estructura y cronograma que rigi el proceso.

La etapa de negociacin se llev a cabo durante el 2003, finalizando Guatemala, El salvador, Honduras y Nicaragua el 17 de diciembre. Costa Rica finaliz su proceso de negociacin el 25 de enero de 2004.

6.3.

Objetivos

Estimular la expansin y diversificacin del comercio entre las partes Eliminar los obstculos al comercio y facilitar la circulacin transfronteriza de mercancas y servicios entre los territorios de las partes.

Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio. Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversin en los territorios de las partes.

Proteger en forma adecuada y eficaz y hacer valer los derechos de propiedad intelectual en el territorio de cada parte.

Crear procedimientos eficaces para la aplicacin y el cumplimiento de este tratado, para su administracin conjunta, y para la solucin de controversias.

55

Establecer lineamientos para la cooperacin bilateral, regional, y multilateral dirigida a ampliar y mejorar los beneficios de este tratado. 6.4. Entidades que negocian los tratados de libre comercio

Los TLCs, por ser acuerdos entre Estados, son negociados por el gobierno en representacin de sus habitantes. 6.5. Administracin de los tratados de Libre Comercio

Compete al Ministerio de Economa administras los TLCs a travs de la Direccin de Administracin de Tratados, que se encarga de darle seguimiento a los comits que se forman dentro del Tratado, as como a los compromisos adquiridos por los gobiernos. 6.6. Quienes participan en las negociaciones de un tratado de Libre Comercio En las negociaciones de los TLCs participan funcionarios pblicos, tanto del ministerio de Economa como de otros ministerios e instituciones del Estado.

La representacin del sector privado/empresarial en las negociaciones se organiza a travs de la comisin Empresarial de Negociaciones Comerciales

Internacionales (CENCIT). 6.7. Forma de negociar un Tratado de Libre Comercio

Un TLC es negociado por los gobiernos de los pases interesados. Previo a las reuniones de negociacin, se llevan a cabo acercamientos informales que buscan un intercambio entre los pases que iniciaron las negociaciones.

A nivel nacional, antes de tomar la decisin de negociar un TLC, el Gobierno consulta con los distintos sectores sociales para determinar si existe inters en iniciar negociaciones y se empieza, as, una etapa de investigacin y evaluacin de la conveniencia de suscribir un Tratado.

Una vez acordado el inicio de negociaciones, los pases llevan a cabo reuniones que reciben el nombre de Rondas de Negociacin, en las que se discute y acuerda el texto que contendr el TLC. La duracin de la etapa de negociaciones depende de la capacidad de los pases para encontrar acuerdos, por lo que puede durar desde uno hasta tres o cuatro aos.

Cuando inician las negociaciones, los pases acuerdan qu temas se negociaran, de qu forma y en cuanto tiempo aproximadamente. En el caso de Centroamrica, cuando negocian los cinco pases juntos, se escoge a un pas para que acte como secretaria del proceso. 56

Una negociacin se inicia conociendo la propuesta de una de las partes y luego la contrapropuesta de la otra parte. Esto permite conocer y dar forma al texto del tratado. Cuando se concluye la negociacin, usualmente cada pas lleva a cabo una revisin legal, es decir, una revisin del texto del tratado para uniformar el lenguaje de acuerdo a los trminos jurdicos pertinentes. Adicionalmente, se revisa que el texto est de acuerdo con la legislacin interna.

Al concluir la revisin legal, se suscribe el tratado. Luego de suscrito, el presidente de Guatemala, a travs del ministerio de relaciones exteriores, enva al congreso de la republica el acuerdo y ste debe ratificarlo o rechazarlo.

Al ser aprobado por el congreso, el presidente del Guatemala debe sancionar y publicar el tratado, as como proceder al envo de documento de ratificacin a los dems pases miembros y al organismo en donde se deposit el tratado.

6.8.

Principales temas de negociacin de los Tratados de Libre Comercio

Entre los principales temas de negociacin de los TLCs estn: acceso a mercados, Servicios, inversin, Propiedad Intelectual, Compras de Gobierno, Telecomunicaciones, Medidas Ambientales, Medidas Laborales, Solucin de Controversias, Medidas de Defensa, Procedimientos aduaneros, entre otros.

6.9.

Temas conocidos en la Mesa de Propiedad Intelectual durante la negociacin del TLC

En virtud La Propiedad Intelectual se clasifica en dos grandes ramas: el derecho de autor y la propiedad industrial y a su vez, la Propiedad Industrial se subdivide en dos reas especficas: marcas y patentes, por tal razn el texto de Propiedad Intelectual del CAFTA est conformado bsicamente por normas que se refieren a: Derecho de Autor, Marcas y Patentes entre otros que de alguna manera se vinculan con stos, sumndose a lo anterior disposiciones generales,

disposiciones finales y de observancia o aplicacin de las disposiciones legales contenidas en el mencionado texto.

6.9.1. Disposiciones Generales

Dentro de las disposiciones Generales que forman parte del texto de Propiedad Intelectual del CAFTA se encuentran:

ADHESIN A LOS SIGUIENTES TRATADOS:

57

Antes del 1/01/06: a) Tratado de Cooperacin en Materia de Patentes (PCT) b) Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depsito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes.

Antes del 01/01/08: a) El Convenio sobre la Distribucin de Seales de Satlite Portadoras de Programas. b) El Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT).

Guatemala realizar todos los esfuerzos razonables para ratificar o acceder al:

a) Convenio UPOV (1991) sobre variedades vegetales. b) El Tratado sobre Derecho de Patentes (2000) (PLT). c) Arreglo de la Haya sobre el Depsito Internacional de Diseos Industriales (1999). d) El Protocolo al Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas (1989).

Se logra equilibrio entre la proteccin de:

Las Marcas Vrs. La proteccin de Indicaciones Geogrficas

RELACION ENTRE MARCA E INDICACION GEOGRAFICA

Se logr conciliar dos sistemas diferentes sobre la base de la normativa establecida en los ADPIC y la relacin con el principio de Primero en tiempo, primero en derecho

NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET

Logros en disposiciones relativas a procedimientos eficientes respecto a los conflictos de nombres de dominio en Internet que permitirn: Atender el problema de la piratera ciberntica de marcas.

DERECHOS DE AUTOR

Se reafirman obligaciones y derechos que las partes tienen derivados de los tratados de la OMPI ya ratificados por Guatemala que son: El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor(1996) (WCT). 58

El tratado de la OMPI sobre interpretacin o ejecucin y fonogramas (WPPT).

PATENTES

Confirma la facultad de las Partes de excluir de patentabilidad: Todo lo que se relacione a metodologas para curar o prevenir enfermedades en personas o animales. (Mtodos teraputicos, quirrgicos y de diagnstico) Se garantiza la proteccin: De las plantas a travs del sistema de Patentes y Las nuevas variedades vegetales a travs del Acta de 1991 de UPOV En casos de emergencia nacional o riesgo grave de la salud, se confirma la facultad de las partes de conceder: Licencias Obligatorias. Importaciones paralelas sin que exista el limitarlas. compromiso para

Se define la ampliacin de plazo de una patente por retrasos irrazonables dentro de los procedimientos administrativos respectivos.

PROTECCIN A LOS DATOS DE PRUEBA

Es un tipo de proteccin diferente a la proteccin por patentes y est contemplada para proteger contra su uso comercial desleal, los resultados de pruebas relativas a seguridad y eficacia de medicamentos y productos agroqumicos que contienen un principio activo nuevo. Su proteccin es de: Cinco aos para productos farmacuticos. Diez aos para productos agroqumicos. Durante los cuales, la autoridad competente debe abstenerse de hacer uso por referencia de los datos en beneficio de terceros no autorizados.

OBSERVANCIA

-Se disponen de figuras y procedimientos eficientes relacionados con medidas en frontera (en aspectos relacionados con marcas y derecho de autor y derechos conexos) -Se establecen responsabilidades civiles y penales para los proveedores de servicios de internet que den lugar a infracciones.

59

7. EL TLC Y SU IMPORTANCIA PARA GUATEMALA

El TLC con estados Unidos tiene gran trascendencia para Guatemala, debido a que ese pas representa la primera economa del mundo, con el cual se tiene una intensa relacin comercial bilateral. Estados Unidos es el segundo socio comercial ms importante de Guatemala.

El TLC-CAUSA abre la oportunidad para que la produccin guatemalteca tenga libre acceso a un mercado de 280 millones de habitantes, un logro y una oportunidad sin precedentes que claramente crear condiciones para mejorar e incrementar nuestras exportaciones, atraer nuevas inversiones, crear mejores oportunidades de empleo y, en consecuencia, un mayor crecimiento econmico.

El TLC-CAUSA facilitar el comercio y la inversin mediante la eliminacin de los impuestos a las importaciones y otras barreras al comercio de productos y servicios. As mismo, se obtendrn beneficios para los consumidores quines, a travs de una mayor competencia, disfrutarn de ms opciones de compra a precios competitivos.

7.1.

Objetivos en cada tema especfico en la negociacin del TLCCAUSA

7.1.1. Objetivos Generales

Impulsar el desarrollo econmico y social de Guatemala a travs de la consolidacin de la liberalizacin econmica alcanzada hasta el momento y promover la continuacin de dicho proceso tendiente al crecimiento econmico.

Normar el comercio de bienes y servicios a travs de reglas claras, transparentes y estables.

Establecer mecanismos que eviten la aplicacin de medidas unilaterales y discrecionales que afecten los flujos comerciales.

Crear un marco jurdico estable para promover y desarrollar las inversiones. 7.1.2. Objetivos Especficos:

Acceso a Mercados

Eliminacin de derechos arancelarios y otros derechos y cargas que afectan las exportaciones de los pases de Centroamrica as como consolidar y ampliar los beneficios comerciales establecidos en la iniciativa de la cuenta del caribe y el sistema Generalizado de Preferencias.

60

Buscar la eliminacin de barreras no arancelarias y otras medidas que restrinjan las exportaciones de la regin

Buscar el establecimiento de mecanismos efectivos de cooperacin con Estados Unidos para lograr la efectiva aplicacin de los acuerdos sobre Barreras Tcnicas al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC.

Servicios

Buscar incentiva la expansin y el desarrollo de crecientes flujos de comercio de servicios transfronterizos entre los pases centroamericanos y Estados Unidos a travs del establecimiento de un marco normativo claro y preciso, que elabore los principios acordados a nivel multilateral, y que sea compatible con las disposiciones constitucionales de las partes.

Inversin

Fomentar el desarrollo de crecientes flujos de inversin hacia los pases de la regin a travs del establecimiento de un marco normativo que proteja la inversin y promueva un clima de negocios estable y seguro.

Comercio Electrnico

Promover, a travs de reglas y principios generales, un entorno favorable para la expansin del comercio electrnico, que sirva como instrumento para facilitar y abrir nuevas oportunidades comercio y en general como medio para fomentar el desarrollo, modernizacin y competitividad a favor del sector productivo y los consumidores.

Compras Gubernamentales

Buscar el establecimiento de un marco de normas y principios generales que garanticen el acceso efectivo y reciproco al mercado de compras del sector pblico a los productos y proveedores de la otra parte, como medio para promover el intercambio econmico.

Propiedad Intelectual

Buscar el establecimiento de disciplinas que aseguren una adecuada y efectiva proteccin de los derechos de propiedad intelectual que tomen en consideracin las diferencias de tamao y desarrollo en las economas de los pases centroamericanos y de Estados Unidos.

Laboral

61

Buscar que el marco de normas y principios adoptados en materia laboral no constituya ni permita la adopcin de medidas que afecten el comercio entre las partes.

Ambiental

Buscar que el marco de normas y principios adoptados en materia ambiental no constituya ni permita la adopcin de medidas que afecten el comercio entre las partes.

Solucin de Controversias

Buscar el establecimiento de medios que faciliten y fomente el uso del arbitraje y otros medios alternativos de solucin de diferencias para resolver controversias privadas. 7.2. Oportunidades que representa para Guatemala el TLC-CAUSA

1.

Acceso estable y duradero para los productos guatemaltecos al mercado ms importante del mundo.

2.

Aumento de la competitividad de la regin centroamericana. Nuestros productores podrn utilizar materia prima ms barata que les permita exportar a mejores precios.

3.

Combate a la pobreza a travs de la generacin de empleo, crecimiento de la competitividad e inversin.

4.

Beneficio a los consumidores, el TLC-CAUSA facilita que el consumidor encuentre productos nacionales e importados de calidad a precios ms baratos. 7.3. Los resultados concretos que Guatemala obtuvo con el TLCCAUSA

Se consolidaron las preferencias que Estados Unidos da a Guatemala, dentro de la iniciativa de la cuenca del caribe y el sistema generalizado de preferencias. Esto garantiza el acceso para el 99.4% de las exportaciones guatemaltecas a dicho mercado.

Se logr mantener los mecanismos de exencin o suspensin o diferimiento de aranceles que se utilizan en los regmenes de zonas francas y de perfeccionamiento activo (decreto 29-89)

Se cre adems, un comit para el fortalecimiento de las capacidades comerciales, a travs del cual e canalizar la cooperacin para mejorar la competitividad y reconversin de los sectores.

En materia ambiental y laboral se reafirm nuestra obligacin de cumplir con nuestras leyes y con los convenios internacionales. 62

7.4.

Impacto que se espera en materia de crecimiento econmico para la regin centroamericana derivado de la entrada en vigencia del TLC-CAUSA

De acuerdo a estudios realizados por la comisin Econmica para amrica latina, el impacto ser positivo en materia de crecimiento del producto interno bruto para la regin. De acuerdo a este estudio, en el mejor de los escenarios la regin experimentara en un plazo de seis aos, a partir de la entrada en vigencia del TLC-CAUSA, un crecimiento del 7% del producto interno bruto en el peor de los casos, el crecimiento ser de 2.3%.

El TLC-CAUSA est estructurado de manera tal que permite a la industria y sectores nacionales adaptarse a la apertura comercial, razn por la cual el TLCCAUSA no permitir la invasin de los productos extranjeros al pas. Algunos sectores, que ya son competitivos, tendrn un arancel del 0% a la entrada en vigencia del tratado. y los sectores que son sensibles tendrn perodos de desgravacin que llegan incluso hasta 20 aos.

Un TLC tiene como una de sus principales objetivos la eliminacin de barreras arancelarias entre las partes del tratado y el establecimiento de una zona libre comercio en la que los bienes de aranceles. En ese sentido, el TLC-CAUSA establece que al final de un perodo de desgravacin, habr una libre circulacin de bienes agrcolas e industriales.

Uno de los principios que se observ durante la negociacin fue la asimetra que existe entre la economa de los pases centroamericanos y la economa norteamericana.

Es importante mencionar que Estados Unidos otorg acceso inmediato libre de aranceles al 99.5% de productos industriales mientras que Guatemala otorg acceso inmediato al 81.9% de los productos estadounidenses, por lo que se obtuvo un trato asimtrico a favor de Guatemala. El acceso de productos agrcolas guatemaltecos al mercado estadounidense qued garantizado un acceso inmediato para 1,623 de las 1,824 fracciones arancelarias que se negociaron, lo cual representa el 90% de los productos.

Tanto la OMC, como los TLCs contemplan mecanismos de defensa que se aplican al productor nacional en caso de importaciones masivas que amenacen la industria nacional.

El instrumento de defensa comercial por excelencia al que pueden recurrir los pases, si se presenta un aumento masivo de las importaciones que causen dao, es la salvaguardia general. 63

7.5.

Mecanismos de salvaguardia se acordaron dentro del TLCCAUSA

Una salvaguardia general que permite incrementar los aranceles para cualquier mercanca, por un plazo no mayor de 4 aos y nicamente mientras esa mercanca alcanza el libre comercio. Esto significa que cuando las mercancas ya no pagan aranceles no pueden utilizar este mecanismo. El pas que aplique una salvaguardia est obligando a compensar al pas que puedan resultar perjudicado con la aplicacin de esta medida. Esta compensacin puede consistir en la rebaja de un arancel par otra mercanca importante en el comercio de aquel pas.

Una salvaguardia especial para mercancas textiles, la cual slo podr aplicarse durante cinco aos. Est sujeta al mecanismo de compensacin con cualquier otro tipo pudiendo ser de otra rama de la produccin

Por lo anteriormente analizado, podemos concluir en que un tratado de libre comercio es un acuerdo por escrito entre pases, que busca facilitar el comercio a travs de una serie de normas mutuamente acordadas, claras y estables, que crean derechos y obligaciones de mutuo beneficio. Estos se crean para que un producto o servicio pueda venderse fcilmente a otro pas o a otros pases y de esta manera eliminar los obstculos que dificultan el comercio.55

El Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos de Amrica, Centroamrica y Repblica Dominicana, conocido por sus siglas en ingls como CAFTA-DR, es un tratado que tiene como objetivo principal la creacin de una zona de libre comercio entre los pases firmantes. El objetivo mencionado conlleva la expansin y diversificacin de comercio en la regin. El tratado qued firmado en mayo del 2004, quedando afuera del mismo nicamente Panam.

En materia de derechos de autor y de propiedad industrial el Tratado de Libre Comercio obliga a la ratificacin y adhesin de varios tratados en este tema; de manera que ninguna discusin nacional puede estar encima de los tratados a ratificar. En el tema de la propiedad intelectual lo que se busca es lograr una proteccin a los titulares de los productos y servicios, siempre y cuando estos sean registrados en su momento.

En el tema ms especfico de las marcas, el CAFTA-DR establece que los propietarios de las marcas debern ser tratados de la misma manera que los nacionales, lo que le permitir ejercer sus derechos para proteger su derecho, sobre cualquiera que lo viole.
55

Ministerio de Economa. Tratado de Libre Comercio entre Centroamrica y Estados Unidos. QU ES UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO?; Guatemala, 2010. http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/tlc/queeltlc.htm; 6 de Octubre de 2011

64

CAPTULO V

1.

REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS 1.1. El Sistema de Madrid

En vista del crecimiento econmico a nivel mundial, los comerciantes cada da tienen mayor proyeccin geogrfica de las actividades mercantiles que llevan a cabo; ya no se conforman con comercializar nicamente en su territorio, ahora buscan expandir su actividad a otros pases. Con la finalidad de difundir dichas actividades se ha buscado la internacionalizacin de la proteccin a la propiedad intelectual, incluyendo en dicha proteccin tanto los derechos de autor como la propiedad industrial.

Por ser un signo distintivo tan importante en el campo de la comercializacin de productos y servicios, la marca ha sido protegida por los estados y por la comunidad internacional mediante legislacin local y convenios internacionales, los cuales con los aos van buscado la implementacin de mejoras a los sistemas de proteccin ya existentes. Todo lo anteriormente mencionado ha tenido como resultado que para poder registrar una marca en distintos pases es necesario acudir a cada uno de los registros nacionales donde interese la proteccin de la misma, lo cual genera dificultes de distintas ndoles dentro de las cuales se puede mencionar: el tiempo invertido, los distintos idiomas, lo cual genera una gran barrera y los gastos en que se debe incurrir; por ello la necesidad de crear un procedimiento comn que facilite la tramitacin de inscripciones.

As se dio origen a la ORGANIZACIN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (OMPI), tal y como lo indica el Convenio que establece la

Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, Las Partes contratantes, animadas del deseo de contribuir a una mejor comprensin y colaboracin entre los Estados, para su mutuo beneficio y sobre la base del respeto a su soberana e igualdad.

Deseando, a fin de estimular la actividad creadora, promover en todo el mundo la proteccin de la propiedad intelectual,

Deseando modernizar y hacer ms eficaz la administracin de las Uniones instituidas en el campo de la proteccin de la propiedad industrial y de la proteccin de las obras literarias y artsticas, respetando al mismo tiempo plenamente la autonoma de cada una de las Uniones, 65

Han convenido lo siguiente:

Artculo 1

Establecimiento de la Organizacin

Por el presente Convenio se establece la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual.56

Asimismo, con la finalidad de cumplir con ese propsito la comunidad internacional cre un sistema que protegiera las marcas a nivel internacional mediante el denominado, Sistema de Madrid, sistema que es administrado por la Organizacin de la Propiedad Intelectual (OMPI).

El Sistema de Madrid no es un simple tratado internacional, este comprende un sistema compuesto por dos tratados internacionales denominados:

1. El Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas 2. El Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, al cual dentro del presente trabajo podr denominrsele como: Protocolo de Madrid, Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid o simplemente Protocolo.

Existen criterios que cuando se habla del Sistema de Madrid no se refiere nicamente a esos dos tratados; sino que es un sistema compuesto por cuatro tratados que son los dos ya mencionados y por: El Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Intelectual y El Arreglo de Niza para la Clasificacin Internacional de Productos y Servicios, ya que si bien es cierto la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual nicamente establece los dos primeros como parte del Sistema, el Convenio de Pars y el Arreglo de Niza, se encuentran ntimamente ligados al funcionamiento del Sistema de Madrid, en virtud de que un Estado para utilizarlo, deber aplicar tambin los dos anteriores.

Todos estos tratados reunidos, forman un sistema bastante complejo que persigue como fin el registro internacional de marcas sin necesidad de acudir a los sistemas tradicionales de cada territorio; sino que ser un conjunto de registros nacionales que sern administrados por la Oficina Internacional de la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 57
56
57

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/convention/pdf/trtdocs_wo029.pdf

Michaus Romero, Martn; EL SISTEMA DE MADRID, DESDE UNA PERSPECTIVA LATINOAMERICANA; Estudios Reunidos sobre el Protocolo de Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989; Asociacin Interamericana de la Propiedad Industrial; 2006; pg. 111

66

La Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual, tambin denominada como OMPI, es un organismo especializado del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. Su objetivo es, entre otros, desarrollar un sistema de propiedad intelectual internacional, que sea equilibrado y accesible y recompense la creatividad, estimule la innovacin y contribuya al desarrollo econmico, salvaguardando a la vez el inters pblico. 58

En virtud que la OMPI es el organismo internacional encargado de velar por la proteccin a la propiedad intelectual, actualmente es el ente encargado de administrar el Sistema de Madrid, ya que es un organismo imparcial que nicamente busca la manera de mejorar continuamente temas relacionados a su especialidad. La Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual indica que el Sistema de Madrid tiene un doble objetivo. Primero, facilita la obtencin de proteccin de marcas (ya sea de productos o de servicios); ya que la inscripcin de una marca en el Registro Internacional produce en las partes contratantes los efectos de proteccin de la marca. El segundo objetivo, consiste en que cualquier gestin posterior que se desee realizar de la misma marca ser mucho ms fcil mediante un nico y sencillo trmite administrativo.

Los integrantes de este sistema conforman la denominada Unin de Madrid y tienen la consideracin de partes contratantes, los cuales conforman una Unin Particular. Al sistema de Madrid se pueden adherir Estados y al Protocolo de Madrid concerniente al Arreglo, pueden adems tambin adherirse organizaciones intergubernamentales, como se ver ms adelante. Cada Estado miembro del Sistema de Madrid es a su vez miembro de la Asamblea, la cual tiene como funcin principal realizar el programa, presupuestos, modificaciones al

Reglamento, establecimiento de tasas, etc.

Para concluir, cabe sealar que el Sistema de Madrid ofrece al propietario de una marca la posibilidad de protegerla en varios pases, siempre miembros de la Unin de Madrid, mediante la presentacin de una solicitud nica directamente en su propia oficina de marcas nacional o regional. El registro internacional de una marca tiene los mismos efectos que una solicitud de registro o el registro de una marca efectuado en cada uno de los pases designados por el solicitante. El Sistema de Madrid tambin simplifica en gran medida la gestin posterior de la marca, ya que con un solo trmite administrativo se pueden inscribir cambios ulteriores o renovar el registro y facilita la designacin posterior de otros pases59

58

Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual; La OMPI; Qu es la OMPI?; Suiza http://www.wipo.int/aboutwipo/es/what_is_wipo.html; 19 de octbre de 2011 59 Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual. Servicios; SISTEMA DE MADRID PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS; Suiza http://www.wipo.int/madrid/es/index.html; 7 de junio de 2007. 11:00 horas

67

1.2.

Tratados que conforman el Sistema de Madrid

Como ya se mencion el Sistema de Madrid se compone por los dos tratados principales denominados el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid; estos a su vez se rigen y complementan por el Reglamento Comn del Arreglo y Protocolo de Madrid; los cuales se describen a continuacin.

1.3.

Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas

En 1891 se suscribi entre distintos pases el llamado Arreglo de Madrid, el cual estaba destinado a facilitar el registro transnacional de marcas y entr en vigor el 14 de abril de 1891 en la Conferencia Diplomtica celebrada en la ciudad de Madrid, Espaa.60 El acuerdo fue revisado en los aos 1900 en Bruselas, 1911 en Washington, 1925 en La Haya, en 1934 en Londres y en 1957 en Niza, y en 1967 tuvo lugar una revisin importante en Estocolmo. Ms adelante fue modificado en el ao de 1979.

Con el paso de los aos, se observ que el Arreglo de Madrid no haba logrado el desarrollo y la utilidad deseada, pues con los requisitos tan rgidos que presentaba no se estaba cumpliendo los objetivos del mismo, por lo cual se decidi fortalecer el Arreglo, mediante el denominado Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid ofreciendo un sistema ms gil y flexible, mediante las disposiciones que se detallan en el siguiente numeral.

1.4.

Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid

En el ao de 1989 una vez ms, en la ciudad de Madrid, Espaa se reunieron expertos para analizar lo que pasara a ser el Protocolo, el cual no era un suplemento del Arreglo de Madrid, sino ms bien una convencin independiente del Arreglo que iba a acabar con las limitaciones presentadas y ofrece un sistema ms gil y flexible.61Los Estados, incluso los ya miembros del Arreglo, pueden firmar de manera separada este protocolo. A estos tratados pueden adherirse cualquier Estado que sea parte del Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial; ya sea a uno o a ambos.

60

Chaloupka, Pedro; EL PROTOCOLO DE MADRID, SOBRE EL REGISTRO DE MARCAS FRENTE AL DERECHO VIGENTE EN LA ARGENTINA; Estudios Reunidos sobre el Protocolo de Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989; Asociacin Interamericana de la Propiedad Industrial; 2006. pg. 86
61

Chaloupka, Pedro. Op.cit., pg. 86.

68

Tambin las organizaciones Intergubernamentales pueden ser parte del Protocolo, ms no del Arreglo; pero debe de cumplir con las siguientes condiciones:

Al menos un Estado miembro de la organizacin deber ser parte del Convenio de Pars; y

La organizacin deber mantener una oficina regional para el registro de marcas con efecto en el territorio de la organizacin.62

1.5.

Reglamento comn del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo

Con la finalidad de sistematizar el funcionamiento del Arreglo y del Protocolo de Madrid se cre un reglamento comn para ambos. En dicho reglamento se establecen varias directrices para la implementacin del registro internacional de marcas tales como:

1. El procedimiento para realizar la solicitud de una inscripcin internacional hechos que afectan a los registros internacionales (denegaciones, invalidaciones, restricciones, licencias, sustitucin de un registro nacional o regional, modificaciones de solicitudes, etc.) 2. Renovaciones 3. Gaceta 4. Base de Datos 5. Tasas

Procedimientos que sern desarrollados ms adelante. 1.6. Diferencias entre el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo

El Sistema de Madrid se origin con el Arreglo de Madrid, pero fue hasta la entrada en vigor del Protocolo que el nmero de pases contratantes aument significativamente y que ingresaron a la Unin de Madrid pases que representan importantes mercados internacionalmente; esto se debi a que no obstante el Arreglo previ originalmente una simplificacin del trmite para la obtencin de registros de marca a nivel internacional, todava existan grandes limitantes al sistema presentado por el Arreglo.
62

El Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo: Objetivos, Caractersticas Principales, Ventajas. Publicacin de la OMPI No 418(S). Ginebra, Suiza. 2004. Pgs. 4 y 5.

69

A continuacin se enumeran algunas de las diferencias ms importantes que existen entre ambos tratados sealadas por Silvia Abello:63 El Arreglo establece que la solicitud internacional solo puede basarse en un registro nacional de marca previo, o sea en un registro ya existente, y no en una simple solicitud de registro. Lo anterior se desprende que de conformidad con el Arreglo, en la peticin de registro internacional, la administracin del pas de origen debe certificar las indicaciones del registro nacional de la marca de mrito.

Por otro lado el Protocolo, subsana esta situacin al brindarle al solicitante la posibilidad de basar su peticin internacional en una solicitud de registro de marca nueva que haya sido presentada en la oficina de una parte contratante o sta ya haya sido registrada.

Otra de las diferencias que existen, y que algunos consideraban como un obstculo para la adhesin al Sistema de Madrid, es que el Arreglo de Madrid otorga un plazo hasta de doce meses a las Oficinas Nacionales en el cual deben realizar el estudio para declarar que no puede concederse el registro de dicha marca en su territorio, y en caso de vencerse el plazo estipulado, se pierde el beneficio oponerse a la inscripcin. El Protocolo ampla este plazo a dieciocho meses, lo cual facilita la labor de las Oficinas Nacionales, especialmente a aquellas cuya legislacin prev la realizacin de un examen de fondo de las solicitudes de registro de marca.

El Arreglo estableci como idioma oficial del Sistema de Madrid el francs, mientras que el Protocolo incluy adicionalmente el ingls. Ms adelante la Asamblea aprob incluir el idioma espaol por lo que se pueden recibir solicitudes en cualquiera de esos idiomas, lo cual fue estipulado ms adelante en el Reglamento Comn a ambos tratados.

Una de las diferencias que existe entre el Arreglo y el Protocolo es en relacin al pas de origen. El Arreglo establece que el que el solicitante no puede escoger libremente el pas de origen, sino que debe ser el pas en el que el solicitante tiene un establecimiento industrial o comercial efectivo y real. Solo a falta de dicho establecimiento, el pas de origen puede ser aqul en el que el solicitante tiene su domicilio y por ltimo el pas en que el solicitante sea nacional.

63

Portal Internacional de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Informacin; Abello R., Silvia; ESTUDIO ACERCA DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA POSIBLE ADHESIN DE UN PAS MIEMBRO DE LA COMUNIDAD ANDINA (COLOMBIA) AL SISTEMA DE MADRID; Espaa, 2003; http://www.uaipit.com/files/publicaciones/0000002031_estudio%20acerca%20de%20las%20ventajas_%20desventajas.pdf; 19 de Julio del 2011

70

El Protocolo, por otro lado, establece que el solicitante puede elegir libremente el pas de origen entre los factores ya estipulados en el Arreglo, siendo estos el establecimiento industrial o comercial, el domicilio del solicitante o su nacionalidad.

El Protocolo establece la posibilidad de transformacin o conversin de un registro internacional a un registro nacional en caso que el mismo cese en sus efectos. Esta transformacin o conversin se refiere al hecho de que el titular de un registro internacional solicite la cancelacin de ste, y decida presentar una solicitud de registro de la misma marca ante una oficina nacional que sea parte del Protocolo, por lo tanto en dicho caso el titular gozar del privilegio de tenerla por presentada en la fecha del registro internacional, siempre y cuando cumpla con los requisito previstos por el Protocolo. El Arreglo no dispone nada sobre esta posibilidad.

Como se estipulo anteriormente, el Protocolo de Madrid ha superado algunas de las barreras presentadas por el Arreglo al volver el Sistema ms adaptable y til para el registro internacional de marcas, y basada en las diferencias que se presentan entre ambos tratados se puede observar la mayor conveniencia de aplicabilidad que tiene el Protocolo.

Agregado a lo anterior, el Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos de Amrica, Centroamrica y Repblica Dominicana en su captulo dcimo quinto, establece lo referente a Derechos de Propiedad Intelectual, en cuyas disposiciones generales refiere que lo contratantes realizarn sus mayores esfuerzos por ratificar o acceder a distintos acuerdos internacionales, dentro de los cuales se encuentra el Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas. Guatemala en el ao 2005 mediante decreto 31-2005 ratific el Tratado de Libre Comercio en referencia, lo cual lo compromete a hacer el esfuerzo por ratificar el Protocolo de Madrid. 1.7. Anlisis del funcionamiento del Registro Internacional de Marcas de conformidad con el Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid

Para poder continuar con la presente investigacin es necesario tener claro el procedimiento que establece el registro internacional de marcas. Previamente a analizar el funcionamiento de dicho registro, es importante traer a colacin los siguientes puntos para poder comprenderlo mejor: a. El sistema que establece este registro internacional no es un mecanismo mediante el cual desde una oficina central se solicita el registro de marcas en los Estados contratantes; por el contrario, este es un mtodo abreviado para extender 71

la solicitud de registro desde un Estado a otras tantas solicitudes nacionales en los dems Estados adherentes.

b. No hay que entender que con el Sistema de Madrid se va a obtener el registro de una marca a nivel mundial, sino que el registro de la marca podr solicitarse para los pases que integran el Sistema, ya sea al ser parte del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid o de ambos.

c. El funcionamiento del registro internacional de marcas vara en el sentido que es necesario determinar si el Estado contratante ha ratificado nicamente el Arreglo o el Protocolo, o ambos ya que de conformidad con esto, los requisitos y efectos variaran.

d. El Registro Internacional de Marcas es el nico que puede otorgar el certificado de inscripcin de Marca Internacional, la cual es definida por Alfredo Barreda Moller como es la marca concedida por la Oficina Internacional del Arreglo de Madrid y del Protocolo de Madrid con vigencia en principio en todos los pases miembros de dichos tratados. 64

Como ya se estableci con anterioridad, en virtud de la mayor conveniencia y aplicabilidad que tiene el Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid, el anlisis del funcionamiento del registro internacional de marcas se har con base en el mismo.

En virtud de los avances sustantivos y procedimentales que la prctica ha venido aconsejando, Espaa decreto una nueva ley de marcas, la que es importante analizar en lo que corresponde, pues de acuerdo con lo que se puede resumir de dicha ley, puede representar un modelo de lo que puede significar el Arreglo de Madrid para Guatemala.

La nueva ley denominada LEY 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, sancionada por Juan Carlos I Rey de Espaa tiene por objeto el rgimen jurdico de los signos distintivos, categora jurdica que configura uno de los grandes campos de la propiedad industrial65.

Dicha ley representa varias reformas a la Ley de Marcas dando lugar a una nueva Ley, las cuales se justifican y obedecen a tres motivos.

64

Barreda Moller, Alfredo; EL PROTOCOLO DE MADRID; Estudios Reunidos sobre el Protocolo de Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989; Asociacin Interamericana de la Propiedad Industrial;2006; pg. 81
65

http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=126747

72

1. Dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio, que delimita las competencias que en materia de propiedad industrial corresponden a las Comunidades Autnomas y al Estado. 2. Incorporar a la legislacin de marcas las disposiciones de carcter comunitario e internacional a que est obligado o se ha comprometido el Estado Espaol. 3. Finalmente, obedece a ordenamiento jurdico la conveniencia de introducir en nuestro ciertas normas de carcter sustantivo y

procedimental que vienen aconsejadas por la experiencia obtenida bajo la vigencia de la Ley anterior, las prcticas seguidas por otras legislaciones de nuestro entorno y la necesidad de adaptar nuestro sistema de registro de marcas a las exigencias de la nueva Sociedad.

En orden a los compromisos adquiridos por el Estado espaol, dicha Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonizacin impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes:

1. Nuevo concepto de marca 2. Reformulacin de las causas de denegacin y nulidad del registro 3. Extensin al mbito comunitario del agotamiento del derecho de marca 4. Incorporacin de la figura de la prescripcin por tolerancia 5. Reforzamiento de la obligacin de uso de la marca y de las sanciones por su incumplimiento.

sta ley contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar el derecho espaol a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional.

De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicacin en Espaa del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989; el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organizacin Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994; as como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994.

Comenzando por el Protocolo, su incorporacin al Derecho espaol ha exigido reformar el Ttulo que en la Ley se dedica a las marcas internacionales. As, se

73

admite la posibilidad de que la solicitud se funde no slo en el registro nacional de marca, sino en su mera solicitud.

Al mismo tiempo, se aprovecha la oportunidad para colmar ciertas lagunas, entre las que destaca la ausencia de cobertura legal para el examen nacional de una solicitud Internacional. Al igual que ocurre con la marca comunitaria, tambin aqu se contempla la posibilidad de transformacin en marca nacional.

En la exposicin de motivos de dicha ley se menciona que se ha dado menor relevancia a la incorporacin de las Directrices contenidas en el ADPIC, reconociendo que es incuestionable el extraordinario efecto que este Acuerdo ha tenido sobre la regulacin mundial de la propiedad intelectual incluidas las marcas, al adaptarlo a las ltimas exigencias del comercio internacional. Sin embargo, las reglas que en el indicado Acuerdo se dedican a las marcas ya haban sido parcialmente recogidas en la Ley 32/1988, al estar directamente inspirada en el entonces Proyecto de Primera Directiva Comunitaria de Armonizacin que, a su vez, influy decisivamente en el ADPIC.

Por ello, la adecuacin a este Acuerdo slo ha precisado las siguientes medidas especficas:

1. La ampliacin de la legitimacin para poder solicitar el registro de una marca en Espaa a los nacionales de los miembros de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC); 2. La incorporacin del concepto de causas justificativas de la falta de uso de la marca; 3. La proteccin reforzada de las marcas notorias registradas; y, 4. La introduccin de una nueva prohibicin absoluta de registro relativa a las falsas indicaciones geogrficas de vinos y bebidas espirituosas, aun cuando no induzcan a error. La respuesta de la Ley de Marcas a las exigencias contenidas en los instrumentos internacionales se ve culminada con la adecuacin al Tratado sobre Derecho de Marcas, adoptado en el marco de la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual. Es ste un tratado sobre formalidades y sobre formularios-tipo que, por medio de una unificacin de alcance mundial de las solemnidades que han de seguirse en la solicitud de una marca y en las incidencias que pudieran acontecer durante su existencia, persigue simplificar y abaratar el registro de marcas en el mundo.

Entre las modificaciones a que ha dado lugar la recepcin de este Tratado destacan: 74

1. La implantacin de la marca multiclase (sistema que ya era aplicable a las marcas internacionales que entran en la fase nacional espaola); 2. La consiguiente creacin de tasas por clase; 3. La supresin del deber de declaracin de uso de la marca; 4. la admisin de la divisin de la solicitud o registro de la marca; 5. La supresin de la exigencia de titulacin pblica como requisito de inscripcin del cambio de titularidad de una marca, si bien se mantiene el sistema tradicional con carcter optativo; 6. La desaparicin de las tasas quinquenales. Todas estas modificaciones se incorporan a la nueva Ley.

Las marcas se encuentran reguladas en la Ley de Marcas, Ley 17/2001. En la sentencia del TC 103/1999 se estim que las cuestiones relativas a la concesin de la marca y a los dems actos de trmite que son necesarios para obtener el registro de la misma se debe otorgar a las Comunidades Autnomas que hayan asumido competencias de ejecucin en materia de propiedad industrial la posibilidad de recibir las solicitudes.

La nueva Ley se estructura en diez Ttulos, divididos en Captulos, con un total de 91 artculos, 19 disposiciones adicionales, 8 disposiciones transitorias, una nica disposicin derogatoria y 3 disposiciones finales.

La Ley 17/2001, de marcas, contempla como derechos de propiedad industrial solamente dos signos: a) las marcas que identifican los productos o los servicios de los empresarios y b) los nombres comerciales que identifican al empresario.

La Oficina Espaola de Marcas y Patentes (OEPM) est obligada a aplicar el Arreglo de Madrid y el Protocolo de tal forma que deber aceptar las solicitudes de extensin territorial de una marca a Espaa siempre que se solicite de acuerdo con las formalidades que la normativa establece. La notificacin realizada por parte de Espaa ante la OMC en virtud del artculo 63.2 del Acuerdo sobre los ADPIC estpula:

'La Ley N 17/2001 de 7 de diciembre de 2001 sobre las Marcas establece un nuevo rgimen jurdico de los signos distintivos en Espaa, acogiendo las disposiciones de derecho comunitario e internacional a que est obligado el Estado espaol e incorporando normas de carcter sustantivo y procedimental que la prctica venia aconsejando. Su entrada en vigor ser el 31 de julio de 2002, salvo lo previsto en el ttulo V, artculo 85, disposiciones adicionales tercera,

75

cuarta, octava, dcima, undcima, decimotercera, decimocuarta y decimoquinta, que entraron en vigor el 9 de diciembre de 2001'. 66

La ley modifica:

1. En su disposicin adicional tercera, los artculos 125, aadiendo un nuevo apartado 3 y 155 de la Ley 11/1986, de Patentes. 2. En la disposicin adicional decimotercera modifica los artculos 3.1, 4 y 5 de la Ley 17/1975 sobre creacin del Organismo autnomo 'Registro de la Propiedad Industrial'. 3. Asimismo, la nueva ley deroga, a partir de su entrada en vigor, la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas; 4. El captulo II del Ttulo IX del Estatuto de la Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929, en cuanto afecta a marcas, nombres comerciales y rtulos de establecimiento; 5. El apartado 4 del artculo 11 en cuanto afecta a las marcas, nombres comerciales y rtulos de establecimiento y la letra b) del prrafo segundo del apartado 5 del artculo 11 de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creacin del organismo autnomo Registro de la Propiedad Industrial; 6. El artculo segundo del Real Decreto-Ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial; 7. Las disposiciones adicionales sexta y sptima y la disposicin transitoria segunda de la Ley 14/1999, de 4 de mayo, de Tasas y Precios Pblicos por servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear.

1.8.

Procedimiento para el Registro Internacional de Marcas de conformidad con el Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid

Previo a presentar la solicitud internacional de registro, la persona interesada deber definir en qu Oficina o Registro tramitar su gestin, la cual ser denominada como Oficina de Origen. En virtud que el presente trabajo se enfoca en lo que establece el PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS, el solicitante puede elegir libremente cual ser la Oficina de Origen, pero podr elegir solamente una de las siguientes opciones:

OFICINA DE ORIGEN: 1. La oficina de un pas contratante donde el solicitante o titular de un registro sea nacional;

66

http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=1382

76

2. La oficina de un pas contratante donde el solicitante o titular de un registro est domiciliado; 3. La oficina de un pas contratante donde el solicitante o titular de un registro tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real;

En el caso que la solicitud fuera presentada en la Oficina de una organizacin contratante o el registro de base haya sido realizado por dicha oficina, el solicitante deber:

Ser nacional de algn Estado miembro de dicha organizacin; o estar domiciliado, o tener un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en el territorio de la organizacin contratante.

Una vez definida cual ser la Oficina de Origen, en la cual se iniciar el trmite, podemos resumir el procedimiento en los siguientes pasos con base en la Gua para el Registro Internacional de Marcas segn el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid67:

1.

PRESENTACIN DE LA SOLICITUD. La solicitud deber presentarse por conducto de la Oficina de Origen, ya que en caso fuera presentada directamente ante la Oficina Internacional, la misma ser rechazada. Dicha solicitud se deber realizar mediante el formulario que establezca el Reglamento. En los casos en que se aplica el Protocolo de Madrid el formulario establecido es el denominado MM2. Las solicitudes podrn presentarse en idioma francs, ingls o espaol, sin embargo la Oficina de Origen tendr la facultad de limitar la eleccin del idioma entre los ya mencionados. La primera solicitud deber contener los siguientes datos:

a) Oficina de origen: Se deber sealar el nombre el Estado u Organizacin contratante cuya oficina ser la Oficina de Origen.

b) Datos del solicitante: i. Nombre: Deber colocarse el nombre completo del solicitante en caso fuere una persona natural, y la denominacin o razn social completa en caso la solicitud la realizara una persona jurdica. ii. Direccin: El solicitante deber de indicar su direccin, de manera que satisfaga las necesidades en materia de correo, esto quiere decir que deber de ser una direccin completa que se pueda ubicar.

67

Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual. GUA PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS SEGN EL ARREGLO DE MADRID Y EL PROTOCOLO DE MADRID; Parte B: Capitulo II: Procedimiento Internacional. Ginebra, Suiza; http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/guide/pdf/partb2.pdf; 6 de octubre de 2011

77

iii. Direccin para correspondencia: Por lo general, cualquier notificacin o comunicacin que se haga al solicitante, se realizar a la direccin indicada en el numeral anterior, pero si el solicitante quisiera recibir cualquier comunicacin en direccin distinta a la indicada lo podr hacer en este espacio, de lo contrario deber dejar en blanco el mismo. Tambin es importante recalcar que en caso fuera un mandatario el que acta las notificaciones se comunicarn a la direccin que se seale en el apartado especial datos del mandatario. iv. Nmero de telfono, fax y correo electrnico: Se debe de indicar los datos de la persona con que la Oficina Internacional pueda mantener contacto en caso lo necesitara. v. Idioma preferido para la correspondencia: Se podr elegir cualquiera de los tres idiomas oficiales para este sistema. vi. Otras indicaciones: En este apartado deber de colocar en el caso de personas naturales, su nacionalidad; y en caso de personas jurdicas, la forma jurdica en que estn constituidas y bajo el amparo de qu legislacin se ha constituido.

c) Derecho a presentar la solicitud: Se deber sealar el por qu el solicitante tiene la facultad de presentar la solicitud, esto quiere decir que indicar si es nacional de un Estado contratante o miembro de una Organizacin contratante, cuya oficina ser la Oficina de Origen, o si tiene domicilio o establecimiento en el territorio del pas contratante, en este ltimo caso tambin deber indicar la direccin del domicilio o establecimiento. d) Nombramiento de un mandatario: Cuando el solicitante desee estar representado ante la Oficina Internacional por un mandatario, deber de colocar los datos del mismo. e) Solicitud de base o registro de base: En caso fuera una nueva solicitud la que sirve de base para el registro internacional, en este apartado se debe indicar el nmero de la solicitud y la fecha en que fue presentada. Si fuere un registro ya existente, el que sirviera de base, se deber de colocar el nmero de registro que le fuere asignado y la fecha, que segn la legislacin del pas de la Oficina de Origen, se tenga como inscrita la marca. f) Reivindicacin de prioridad: Podr reivindicarse la prioridad de una solicitud anterior en virtud del artculo 4 del Convenio de Pars. La solicitud anterior ser normalmente la solicitud de base o la solicitud que ha dado lugar al registro de base. Cuando se reivindique la prioridad de una solicitud anterior, es necesario indicar el nombre de la Oficina nacional o regional ante la cual se ha efectuado dicha solicitud, as como la fecha y (si se conoce) el nmero de la misma. 78

g) La marca: En la primera solicitud debe figurar la reproduccin de la marca exactamente igual de como figura en la solicitud o registro de base. La reproduccin de la marca debe ser clara ya que la misma ser la utilizada para la inscripcin, publicaciones y notificacin, de lo contrario la Oficina Internacional la considerar una solicitud irregular. En el caso que la marca objeto de registro consistiere en un color o combinacin de colores como tal deber de indicarse en este apartado; es importante mencionar que si alguna de las oficinas donde se desee inscribir la marca, no considera dentro de su legislacin este tipo de marcas como tal, podr denegar su inscripcin. h) h. Reivindicacin de colores: Cuando se haya reivindicado el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud de base o en el registro de base, esa reivindicacin deber quedar reflejada en la solicitud

internacional, as como los colores reivindicados. Otro beneficio que otorga la solicitud internacional es que se puede reivindicar un color a pesar de que no se haya hecho en la solicitud o registro de base.

i) Indicaciones varias: La solicitud internacional tambin exige ciertas indicaciones de la marca que va a registrarse; entre ellas: i. Transcripcin: En caso la marca estuviera en caracteres no latinos se deber hacer su transcripcin; ii. Traduccin: Si fuera necesario traducir algunas palabras de la marca tambin se deber realizar, siempre en los idiomas oficiales del Sistema de Madrid, o se deber indicar que la misma no se puede traducir.

iii.

Marcas especiales: En el caso la marca fuera de alguna categora especial, por ejemplo, sonora, colectiva, etc., tambin es necesario establecerlo en el formulario.

iv.

Descripcin de la marca: Cuando la solicitud de base o el registro de base indiquen una descripcin de la marca, el solicitante est en la facultad de incluirla en el formulario, o en caso la Oficina de Origen lo exigiere.

v.

Elementos verbales de la marca: El solicitante tendr la facultad de indicar los que a su juicio son los elementos verbales esenciales de la marca. Sin embargo, tal indicacin slo tendr valor informativo, y no surtir efectos legales.

vi.

No reivindicacin de proteccin de elementos de la marca: Si el solicitante desear no reivindicar la proteccin de algn elemento de 79

la marca deber indicarlo y mencionar que elementos no desea reivindicar la proteccin.

j) Productos y servicios: Deber indicarse el nombre de los productos y servicios para los que se solicita el registro internacional de la marca, estos debern agruparse segn la clase correspondiente basado en la Clasificacin Internacional de Productos y Servicios, cada grupo deber ir precedido del nmero de clase y la enumeracin deber ser en el mismo orden que se encuentren en la clasificacin.

Este sistema se basa en un registro multi-clase, es decir permite la inscripcin de la marca hasta en tres clases a travs de la misma solicitud y sin necesidad de pagar una tasa adicional; en caso la solicitud exceda ese nmero de clases ser necesario pagar una tasa suplementaria por toda clase en la que clasifiquen los productos o servicios a los que le aplica la marca.

k) Partes contratantes designadas: Se indicar los pases contratantes u organizaciones en donde el solicitante desee que se proteja la marca.

l) Firma: Cuando la oficina de origen lo requiera el solicitante deber firmar el formulario o en su caso, el mandatario, y deber colocarse la fecha. m) Certificacin y firma de la solicitud internacional por la oficina de origen: Por ltimo la Oficina de Origen certificar la fecha en que recibi la solicitud internacional, asimismo certificar hechos relativos a la relacin que existe entre la solicitud internacional y la solicitud o registro de base; y por ltimo proceder a firmar.

2.

PAGO DE TASAS. De conformidad con lo establecido en el artculo 8.2) del Protocolo el pago de tasas para el registro internacional se integra por tres distintos rubros:

Una tasa base;

Un complemento de la tasa por cada parte contratante en la cual se desee registrar la marca; y

Una tasa suplementaria por cada una de las clases de productos y servicios dentro de las cuales se desea la proteccin de la marca, a partir de tres clases en adelante.

80

3.

ENVIO DE LA SOLICITUD. Una vez recibida la solicitud por la Oficina de Origen est la remitir a la Oficina Internacional para que se proceda al registro de la marca, es importante tomar en cuenta que si la misma es enviada dentro de los primeros 2 meses de recibida por la Oficina de Origen, se tendr por fecha del registro internacional la misma en la que se present la peticin por el solicitante, de lo contrario el registro internacional se realizar con la fecha en que la solicitud haya sido recibida por la Oficina Internacional.

4.

REVISION DE LA SOLICITUD. La Oficina Internacional examinar la solicitud presentada, en caso encontrara alguna irregularidad lo comunicar tanto a la Oficina de Origen como al solicitante, y segn el tipo de irregularidad que contenga, depender de quin ser la responsabilidad de subsanar la misma. Existen tres tipos de irregularidades:

a. IRREGULARIDADES RESPECTO A LA CLASIFICACIN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS: En el caso que la Oficina Internacional considere que los productos y servicios no estn agrupados en la clase o clases adecuadas, si esos productos y servicios no van precedidos del nmero de la clase o clases correspondientes, o si ese nmero no es correcto, la Oficina Internacional presentar su propuesta, a la Oficina de origen y de la cual enviar una copia al solicitante. La Oficina de Origen contar con un plazo de 3 meses para manifestarse sobre la propuesta presentada. b. IRREGULARIDADES RESPECTO A LA INDICACIN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS: Cuando se considere que la indicacin de los productos y servicios es muy vaga a efectos de su clasificacin, sea incomprensible o lingsticamente incorrecta, la Oficina Internacional lo notificar a la Oficina de origen e informar al mismo tiempo al solicitante. En esa notificacin, podr recomendar que se emplee una expresin sustitutiva o que se suprima la expresin. La Oficina de Origen contar con un plazo de 3 meses para subsanar la irregularidad manifestarse sobre la propuesta presentada. c. OTRAS IRREGULARIDADES: Existen otros tipos de irregularidades que se pueden presentar en la solicitud internacional:

i.

Irregularidades subsanables por la oficina de origen: Este tipo de irregularidades solo pueden ser subsanables por la Oficina de Origen dentro del plazo de 3 meses de notificada, en caso no se subsanen las mismas, se tendr por abandonada la solicitud. Unos ejemplos de

81

estas son: utilizar el formulario inadecuado, no se ha recibido la solicitud en original, falte algn elemento en la solicitud por ejemplo indicacin de las partes contratantes donde se desea la inscripcin, reproduccin de la marca, la declaracin de la Oficina de Origen, la fecha de presentacin de la solicitud o registro de base, entre otros.

ii.

Irregularidades subsanables por la oficina de origen o el solicitante: Estas irregularidades nicamente aplican en el momento en que se haya realizado de manera incorrecta el pago de la tasa. Si no se cumple con el pago de la tasa correcta dentro de los 3 meses de notificada la irregularidad se tendr por abandonada la solicitud.

iii.

Irregularidades subsanables por el solicitante:

Este tipo de

irregularidades pueden consistir en: la informacin del solicitante est incompleta, la reproduccin de la marca no est clara, no se ha pagado ninguna tasa, la solicitud de reivindicacin de prioridad no es suficiente, ya sea por no indicar la fecha de la solicitud anterior, o no coinciden los productos y servicios protegidos; todo esto entre otras irregularidades. El solicitante contar con el plazo de 3 meses despus de notificada la irregularidad para subsanarla, de lo contario se tendr por abandonada.

5.

INSCRIPCION: Si la Oficina Internacional considera que la solicitud se adapta a los requisitos exigidos proceder a la inscripcin de la marca en el registro internacional.

6.

NOTIFICACION: La Oficina Internacional proceder a notificar a las oficinas de las partes contratantes designadas sobre el registro internacional; a su vez notificar a la Oficina de Origen y enviar su certificado al titular.

7.

PUBLICACION: El registro internacional se publicar en la Gaceta.

En virtud el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid el registro internacional de una marca se realiza por el plazo de diez aos contados a partir de la fecha del registro internacional, y se tiene la posibilidad de renovarlo por perodos iguales.

d. Denegacin de proteccin de registro de una marca por cualquier parte contratante

Cualquiera de las partes contratantes en las cuales se procedi a solicitar la proteccin de la marca, tiene derecho a denegar la proteccin del registro 82

internacional en su territorio. La denegacin puede fundamentarse por cualquiera de las disposiciones establecidas en el Convenio de Pars.

En ningn caso podr denegarse total o parcialmente la proteccin del registro de la marca utilizando como fundamento el hecho que la legislacin del pas nicamente permita la proteccin de marcas a un nmero limitado de clases o de productos y/o servicios.

La denegacin deber notificrsele a la Oficina Internacional dentro de un plazo determinado y cualquier denegacin que se enve despus del vencimiento de ese plazo no ser considerada como tal. No es necesario que se tome una decisin definitiva sobre la denegacin dentro del plazo correspondiente; es suficiente que todos los motivos de denegacin se notifiquen dentro de ese plazo. Por lo tanto, lo que debe enviarse en el plazo es una denegacin provisional.

Las oficinas de las partes contratantes podrn notificar motivos adicionales en notificacin posterior, siempre que sea enviada dentro del plazo correspondiente. Sin embargo, la Oficina no podr invocar, como fundamento para la confirmacin de denegacin provisional total o de una declaracin de concesin de proteccin en la que se indiquen los productos y servicios respecto de los que se concede la proteccin de la marca, un motivo que no haya sido mencionado en una notificacin de denegacin provisional efectuada dentro del plazo previsto.

El plazo para la notificacin de una denegacin provisional es de un ao contado a partir de la fecha en que la Oficina Internacional ha notificado el registro internacional o la designacin posterior a la Oficina de la Parte Contratante, salvo que la legislacin de dicha Parte Contratante establezca un plazo ms corto.

Las partes contratantes del Protocolo tendrn la facultad de declarar que el plazo establecido de un ao para la denegacin, se reemplace por el de dieciocho meses para los registros internacionales efectuados en virtud del registro internacional ya descrito.

La denegacin de la marca ser notificada de inmediato al titular del registro internacional y estar sujeta a los recursos de revisin o apelacin que resulten pertinentes en la aplicacin de la legislacin y de la prctica en la Parte Contratante de que se trate. Si la persona interesada en el registro deseara utilizar algn recurso u oposicin de la denegacin, todo esto deber tramitarlo directamente con la Oficina de la Parte contratante donde encontr el impedimento.68
68

El Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo: Objetivos, Caractersticas Principales, Ventajas. Op.cit., pgs. 6 a 9.

83

2. FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

Determinar la oficina de origen

PRESENTACIN DE LA SOLICITUD DE CONFORMIDAD CON EL FORMULARIO ESTABLECIDO POR CONDUCTO DE LA OFICINA DE ORIGEN PAGO DE TASAS ENVIO DE LA SOLICITUD A LA OFICINA INTERNACIONAL REVISION DE LA SOLICITUD

NOTIFICACION DE IRREGULARIDADES (CON PLAZO DE 3 MESES PARA SER SUBSANADOS)

INSCRIPCION

NOTIFICACION (a las oficinas de las partes contratantes designadas sobre el registro internacional; a su vez notificar a la Oficina de Origen y enviar su certificado al titular) PUBLICACION (El registro internacional se publicar en la Gaceta del sitio web de la OMPI)

Vencido el plazo para presentar una denegacin al Registro, la marca quedar inscrita **** La proteccin del registro internacional queda sujeta los primeros cinco aos a que el registro nacional no sea anulado o cancelado

Denegacin de proteccin de registro de una marca por cualquier parte contratante

NOTIFICAR A LA OFICINA INTERNACIONAL (PLAZO 1 AO, si no se dispone un plazo distinto, el que ser no mayor a 18 meses)

Notificada de inmediato al titular del registro internacional y estar sujeta a los recursos de revisin o apelacin que resulten pertinentes en la aplicacin de la legislacin y de la prctica en la Parte Contratante de que se trate. Si la persona interesada en el registro deseara utilizar algn recurso u oposicin de la denegacin, todo esto deber tramitarlo directamente con la Oficina de la Parte contratante donde encontr el impedimento.

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3. EFECTOS DE LA INCORPORACIN DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID EN GUATEMALA El Estado de Guatemala ratific el Tratado de Libre Comercio, entre Estados Unidos de Amrica, Centroamrica y Repblica Dominicana el 10 de marzo del 2005 por medio del Decreto 31-2005. Segn lo estipulado por la Convencin de Viena, sobre el derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o Entre Organizaciones Internacionales en su artculo 24 numeral 1: Un tratado entrar en vigor de la manera y en la fecha que en l se disponga o que acuerden los Estados negociadores y las organizaciones negociadoras o, segn el caso, las organizaciones negociadoras; en el caso del tratado de libre comercio en mencin, se estipul en su captulo Veintids que el mismo entrara en vigor el 1 de enero del ao 2005, siempre que los Estados Unidos y uno o ms de los otros signatarios notificaren al depositario del mismo que ya hubieran finalizado sus procedimiento jurdicos aplicables; y en caso no hubiera entrado en vigor en esa fecha entrara en vigor en el momento que los Estados Unidos y al menos uno o ms de los otros Estados signatarios realizaren dicha notificacin en la fecha que posteriormente el o los, acordaren.

Los primeros Estados en ratificar el Tratado fueron El Salvador, Honduras y Guatemala, en ese orden; sin embargo de conformidad con lo establecido en el Tratado haba que esperar la ratificacin de los Estados Unidos para su entrada en vigor, la cual se realiz hasta finales de junio del 2005.

El Tratado, En su captulo quince, que hace referencia los derechos de propiedad intelectual, establece que cada parte ratificante se compromete como mnimo a dar vigencia a las estipulaciones fijadas en el mismo, aunque adems cada Estado podr implementar cualquier normativa que tienda a proteger y resguardar los derechos intelectuales, siempre que no infrinjan lo convenido en ese tratado internacional.

Los compromisos que impone el CAFTA-DR mencionado van desde actualizacin en los mecanismos de registro utilizados por la oficina encargada en lo relativo a marcas, indicaciones geogrficas, nombres de dominios de Internet, y otras obligaciones en cuanto a derechos de autor y derechos conexos, entre otros. En virtud de lo anterior, en el texto de dicha normativa se hace un listado de aquellos tratados de esta materia que las partes contratantes debern ratificar, y los clasifica de la siguiente manera:

a) Aquellos que entrarn en vigor al mismo tiempo que el Tratado de Libre Comercio. 85

b) Aquellos que debe ratificar antes del 1 de enero del 2006. c) Aquellos que debe ratificar antes del 1 de enero del 2008. d) Aquellos que sin fecha especfica deben hacerse todos los esfuerzos por ratificarse lo antes posible.

Dentro de la ltima literal enunciada anteriormente, se incluy el Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, y es de all donde devine la obligacin del Estado de Guatemala para incorporarlo al ordenamiento jurdico interno, que aunque no se fij un lmite de tiempo, an no se han implementado ningn tipo de acciones para el cumplimiento de este acuerdo.

Por lo tanto es oportuno hacer ste estudio, para establecer cules son las tareas que se deben emprender para que una vez adherido al mismo, se pueda aplicar y establecer cules sern sus efectos.

Como primer paso el Estado de Guatemala debe proceder a incorporar a su normativa el Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, todo el procedimiento de conformidad al ordenamiento jurdico guatemalteco; la normativa constitucional aplicable para el efecto y con base en la Convencin de Viena, sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales.

Dicha incorporacin implicara cambios dentro del sistema de registro de marcas vigente a la fecha.

Actualmente slo la adhesin del Protocolo de Madrid constituye una gran barrera, pues lograr un espacio dentro de la agenda legislativa resulta engorroso y, a pesar de ser un compromiso a nivel internacional, el tema relacionado a la propiedad intelectual no est dentro de las prioridades inmediatas de los congresistas. Adems, la adhesin de dicho instrumento internacional, tendra otros efectos legales al ser necesaria tambin promover una reforma a la actual legislacin de la materia de Propiedad Intelectual, esto con el fin de que su aplicacin tenga un marco jurdico propio, incorporando en dicha reforma, plazos, procedimientos y aranceles respecto al nuevo servicio que el Registro de la Propiedad Intelectual ofrecer; esto es muy importante para determinar jurdicamente el marco de atribuciones y funcionamiento de esta nueva modalidad de registro de marcas y verificar que no exista incongruencias y contradicciones entre el tratado internacional y la legislacin interna vigente. Al hablar de una reforma a la actual legislacin no significara modificar alguna disposicin ya existente de manera radical, nicamente habra que ampliar, tanto las funciones en cuanto a los servicios que presta el actual Registro, como los procedimientos que se utilizaran para el Registro Internacional, ya que los procedimientos que actualmente 86

establecen tanto la Ley de Propiedad Industrial como su reglamento, no responderan al procedimiento que debera de seguirse para realizar un registro de marca a nivel internacional.

Ya que se detall en el apartado anterior el trmite de registro de una marca a travs de una solicitud internacional, est entendida la existencia de una oficina nacional. Si bien es cierto actualmente ya existe el Registro de Propiedad Intelectual, el cual cuenta con una seccin especfica para marcas, es inminente la creacin de una oficina especfica encargada del proceso de tramitacin de estas solicitudes regidas por el Protocolo de Madrid, pues cabe recordar que la incorporacin de esta modalidad de registro no extingue el sistema actual de marcas, lo cual lleva los primeros efectos a nivel administrativo.

Esta oficina de registros internacionales evidentemente sera una seccin del Registro de Propiedad Intelectual, ya que la Ley de Propiedad Industrial en su artculo 162 establece que este registro ser la autoridad administrativa competente para organizar y administrar el registro de los derechos de propiedad industrial; por lo tanto sera igualmente una dependencia del Ministerio de Economa; su creacin significara una de las reformas de la Ley de Propiedad Industrial y su reglamento, esto en la parte concerniente a la organizacin administrativa de dicho registro, asimismo la implementacin de un reglamento o tambin modificar el existente, para determinar su organizacin, funciones y actividades que estarn dentro de sus atribuciones y obligaciones.

Esta oficina sera la encargada de cumplir con todas las obligaciones que impone el Protocolo para la oficina nacional, as como prestar los servicios

correspondientes, tales como bsquedas, notificaciones, etc. Y establecer los procedimientos internos a seguir en caso de denegaciones u oposiciones.

Dentro de las atribuciones y obligaciones bsicas de la oficina nacional de registros internacionales, deberan considerarse:

1) Organizacin y administracin del registro de los derechos sobre inscripciones de marcas basadas en solicitudes internacionales, en particular lo relacionado con los procedimientos para la adquisicin y mantenimiento de los derechos relativos a marcas de registro internacional.

2) Planificacin y desarrollo de programas enfocados a informar sobre los procedimientos a seguir para solicitud e inscripcin de marcas basados en el Protocolo de Madrid.

87

3) Coordinacin de polticas, estrategias y acciones con las instituciones pblicas o privadas, nacionales o extranjeras, que tengan inters en el fomento de esta modalidad de registro, as como las acciones encaminadas a mantener una comunicacin constante y efectiva con la oficina internacional.

4) Proporcionar informacin, lineamientos a seguir y los instrumentos mnimos como formularios, requisitos formales y asesora jurdica para los usuarios e interesados. 5) Actuar como intermediario entre los usuarios y la oficina internacional de registro de marcas.

Se considera que estas atribuciones y obligaciones mencionadas, representan una limitacin para su incorporacin, en el caso especfico de Guatemala, ya que implcitamente se necesitan fondos para esta reorganizacin administrativa, aunque el objetivo sera que eventualmente la misma fuera autosostenible mediante el cobro de tasas que llevan consigo los registros. De conformidad con el Sistema de Madrid, el producto anual de los ingresos obtenidos de las tasas bsicas ser distribuido entre las partes contratantes, asimismo se har con las tasas suplementarias y complementarias nicamente en el caso de las partes contratantes en las cuales se haya solicitado un registro y dependiendo del nmero de marcas inscritas en sus territorios.

El tema de las tasas u honorarios registrales es tambin muy importante de determinar, segn la Ley de Propiedad Industrial en su artculo 168 le corresponde al Organismo Ejecutivo por medio de Acuerdo Gubernativo y por conducto del Ministerio de Economa, fijar aquellas que surjan de la aplicacin de ese cuerpo normativo; sin embargo en el caso del Protocolo, de una vez se establece la manera en que se determinaran las tasas a cobrarse por el registro internacional.

Estos se consideran los puntos clave para poder ser parte de este protocolo, pues una vez se tenga la base de funcionamiento legal y administrativo, se debe hacer los esfuerzos necesarios para mantener una comunicacin eficaz con la oficina internacional para dar trmite y seguimiento a los procesos en curso, as como tener mecanismos eficaces y actualizados que requiera el uso del Sistema de Madrid.

Estos esfuerzos para la proteccin de la propiedad intelectual de forma internacional se basan en la lucha por combatir la competencia desleal y as fomentar el comercio local e internacional, y como consecuencia genere un crecimiento econmico notable. En otras palabras, en el mundo globalizado se debe buscar reducir los obstculos del comercio y una de las acciones ha sido implementar tratados internacionales que sean administrados por una oficina 88

centralizada, en este caso la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual, y que a su vez sea auxiliada por entes locales.

No obstante lo anterior, estas soluciones se ven desde un punto de vista jurdico, que segn los expertos, no es el nico anlisis que se debe hacer para determinar la conveniencia o no de adherirse a estos tratados, ya que tambin deben tomarse en cuenta razones de carcter econmico, poltico y social, y juntas ponerse en una balanza.69 Esto deviene que si nicamente fuera importante el aspecto legal sera muy fcil adherirse y ser un Estado parte que puede gozar de los beneficios que se otorgan.

Se dice que a la regin latinoamericana no se le presentan tan claros los beneficios de adherirse por completo al Sistema de Madrid; que la misma no esta preparada para la exigencias del mercado internacional y en el momento actual no se vislumbran esas conveniencias que podran resultar atractivas y no hay razones que empujen a cada Estado a fomentar una poltica de

internacionalizacin del mbito de propiedad intelectual, esto tambin en virtud de que no se toma en cuenta el enfoque y finalidad que tiene el Protocolo de Madrid, ya que este lo que busca es proteger los intereses de los titulares de las marcas, y con ello apoyar la propiedad industrial y el desarrollo econmico.

Un ejemplo claro y actual del fomento al comercio en el cual se podran encontrar beneficios al Protocolo de Madrid, es el recin suscrito en mayo del 2010, Acuerdo de Asociacin celebrado entre la Unin Europea y Centroamrica, el cual incluye un tratado comercial entre ambas regiones. Probablemente Centroamrica no es uno de los socios comerciales importantes de la Unin Europea, sin embargo este acuerdo podra dar un impulso a los comerciantes, renovado sus relaciones econmicas.

En

materia

arancelaria

existir

periodos

de

desgravacin

aranceles

preferenciales, con este Acuerdo varios productos centroamericanos se vern favorecidos para incrementar sus exportaciones; por lo tanto, el Protocolo de Madrid podra jugar un papel importante en esta materia en una doble va, ya que traera beneficios a los propietarios de productos guatemaltecos que se vayan a exportar y a la vez favorecera a los titulares de marcas europeas que deseen incorporarse al mercado guatemalteco, lo cual generara una ganancia para el pas al aumentar de manera considerable la inversin extranjera.

Por todo lo anteriormente expuesto a continuacin se hace el anlisis de las conveniencias e inconveniencias del Protocolo de Madrid, tomando en cuenta que de los tratados para la aplicabilidad del Sistema de Madrid, Guatemala es parte de
69

Michaus Romero, Martn. Op.cit., pg. 111.

89

la Convenio de Paris para la Proteccin de la Propiedad Intelectual desde 1998, y el Arreglo de Niza para la Clasificacin Internacional de Productos y Servicios, aunque no ha sido ratificado, es utilizado para el registro de marcas.

3.1.

Ventajas

1. Con un solo registro se puede extender la proteccin de una marca a varios pases, siempre que sean miembros del tratado. 70

Se unifican las formalidades al exigir una nica tasa, un solo formulario y un nico idioma, adems se puede solicitar mediante el pago de una sola tasa la proteccin de la marca hasta en tres clases.
71

Lo cual restringe la posibilidad que surjan

complicaciones por la diferencias de procedimientos existentes en cada pas.

2. Los traspasos, licencias de uso, renovaciones pueden efectuarse tambin en un solo paso y con una sola tasa.72 Esto tambin resulta ventajoso en el sentido que no se deben considerar diferentes plazos, en caso estuviera registrado individualmente en cada pas. 3. No se requiere ser miembro del Arreglo para ser parte del Protocolo.73 4. En cuanto costos, resulta un ahorro considerable para cada solicitante.74

5. En el tema de costos, el solicitante tambin se ve beneficiado en el sentido que para l ya no ser necesaria la contratacin de asesora legal en el extranjero; nicamente en el caso de que se presentara una oposicin o denegacin por parte de la Oficina Nacional; lo cual nos lleva a la ventaja establecida en el numeral sptimo.

6. La revisin formal de las solicitudes de inscripcin corresponde a la Oficina Internacional, por lo tanto las Oficinas o Registros Nacionales no se veran con tanta carga y responsabilidad de llevar a cabo ese procedimiento.75

7. La intervencin de profesionales del derecho guatemaltecos se convertira en la prestacin de un servicio mucho ms especializado y no de mero trmite; ya que su intervencin con clientes del extranjero iniciara hasta el momento en que cese
70

PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS. Madrid, Espaa 1989. Art. 3ter. 71 Ibid. Art. 8. 72 Ibid. Arts. 7 y 9. 73 Ibid. Art. 1. 74 Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual. LAS VENTAJAS DEL SISTEMA DE MADRID PARA LAS PYMES; Ginebra, Suiza; http://www.wipo.int/sme/es/documents/advantages_madrid.htm; 6 de octubre de 2011 75 PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS. Op. Cit. Art. 4bis.

90

la intervencin de la Oficina Internacional y tengan que conocer cuestiones de fondo. 8. Habra un incremento a la inversin extranjera76, ya que los titulares de marcas importantes a nivel mundial, tomaran con mayor seriedad su inters de invertir en el mercado guatemalteco, al encontrar una primera facilidad en el tema de la proteccin a la propiedad industrial.

3.2.

Desventajas

1. La proteccin del registro internacional queda sujeta los primeros cinco aos a que el registro nacional no sea anulado o cancelado.77

2. Los plazos considerados para notificaciones, en supuesto beneficio de las oficinas nacionales se vuelven demasiados extensos, incluso inaceptables. Estos plazos estipulados por el Sistema de Madrid son plazos mximos, por lo tanto, en el caso que el Estado decidiera optar por un plazo menor, en lugar de ser una desventaja, constituira una ventaja bastante favorable para optar por el registro internacional de marcas.78 3. La necesidad de reformas legales internas79 para poder adherirse y las consecuencias que esto pudiera representar, as como las modificaciones administrativas que implica, que un momento pudiera afectar a las solicitudes meramente nacionales.

4. La modificacin incorporada al Protocolo de apoyar el registro internacional en una solicitud nacional y no un registro ya formalizado, convierte al tratado en un sistema de solicitudes internacionales y no en registros internacionales80, que es el objetivo. Como ya se explic con anterioridad, al utilizar Sistema de Madrid la solicitud presentada es enviada a cada uno de los pases que se hayan incluido en la extensin territorial de proteccin, y en cada uno de ellos ser sometida al examen correspondiente a la etapa nacional, por lo tanto de cierta manera se puede considerar que se vuelven varias solicitudes, lo cual no permite cumplir con una verdadera unificacin de un solo registro internacional de marcas.

76

Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual. LAS VENTAJAS DEL SISTEMA DE MADRID PARA LAS PYMES; Ginebra, Suiza; http://www.wipo.int/sme/es/documents/advantages_madrid.htm; 6 de octubre de 2011 77 PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS. Op. Cit. Art. 6 78 Michaus Romero, Martn. Op. Cit. Pg. 117. 79 Padilla, Norberto; CONSULTA SOBRE PROTOCOLO DE MADRID; Estudios Reunidos sobre el Protocolo de Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989; Asociacin Interamericana de la Propiedad Industrial; 2006. pg. 66. 80 Michaus Romero, Martn. Op. Cit. Pg. 117.

91

5. En un aspecto econmico, se pueden presentar cargas administrativas para las oficinas nacionales no previstas.81

6. Una desventaja enfocada nicamente en los profesionales del derecho, es que actualmente estos son contratados por clientes extranjeros para realizar el trmite del registro de una marca en Guatemala, por lo tanto se vera disminuido su volumen de trabajo. Aunado a lo anterior, es importante recalcar que el Protocolo de Madrid busca proteger los intereses de los titulares de las marcas, por lo tanto esto no debera de verse como una desventaja ya que se est cumpliendo con una finalidad esencial del protocolo, y esta es la de disminuir los costos en que se incurre para la inscripcin de la marca.

Para concluir cabe mencionar que la necesidad de Guatemala de ratificar el Protocolo de Madrid bsicamente radica en la responsabilidad ante la comunidad internacional por los compromisos adquiridos con el CAFTA-DR, y en dado caso la conveniencia o no que representara dicho cambio, debi ser analizada al momento de suscribir dicho Tratado, pues ahora persiste la obligacin, y an las condiciones sean adversas, tarde o temprano debe responder a la obligacin contrada, o en dado caso llegar el momento que los otros Estados sean quienes ejerzan presin, lo cual seguramente demorar pues las condiciones son bastantes similares.

Por tanto, si bien es cierto el tema de la incorporacin del Protocolo de Madrid es un tema de contribucin al desarrollo econmico, actualmente el desinters de Guatemala radica en tres aspectos bsicos:

1. Las oficinas de abogados en Guatemala y alrededor del mundo han presentado algn recelo en contra del Sistema de Madrid. No extraa esta situacin toda vez que al menos un primer anlisis del Sistema llevara a pensar que toda reduccin de costos para el solicitante es directamente proporcional a una reduccin de ingresos para las oficinas de abogados. No obstante, el anlisis debe ir ms all y se debe tener en cuenta que la misma prediccin se hizo antes de la entrada en vigor del PCT (siglas en ingls para el Tratado de Cooperacin en Materia de Patentes) y la realidad demostr que si bien en un principio se presentaba una reduccin en el nmero de solicitudes, posteriormente el nmero aumentaba.82 Adems como ya se mencion s sera necesaria la contratacin de abogados en
81

Loc. Cit. 82 Portal Internacional de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Informacin; Abello R., Silvia; ESTUDIO ACERCA DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA POSIBLE ADHESIN DE UN PAS MIEMBRO DE LA COMUNIDAD ANDINA (COLOMBIA) AL SISTEMA DE MADRID; Espaa, 2003;

http://www.uaipit.com/files/publicaciones/0000002031_estudio%20acerca%20de%20las%20 ventajas_%20desventajas.pdf; 19 de Junio del 2011

92

caso de denegaciones y oposiciones, lo cual generara que la labor del profesional del derecho fuera ms especializada y gratificante.

2. El mercado y consumo no ha roto las barreras ms all de la regin, por tanto el mercado nacional tiene una presencia mnima en el exterior y ms bien representara una carga administrativa y responsabilidad de atender posibles solicitudes externas afectando el sistema local, sin un verdadero aprovechamiento de los mismos nacionales.83

3. El beneficio de la ratificacin del Protocolo de Madrid se vera reflejado nicamente en la mediana y grande empresa, que para Guatemala, es la minora.

El mayor problema consiste en que al analizar las razones por las cuales el Estado no muestra inters en la incorporacin del Protocolo de Madrid al sistema normativo guatemalteco, ninguna de ellas toma en cuenta el objetivo principal que tiene el Sistema de Madrid, que consiste en fomentar la proteccin a la propiedad industrial y respaldar al titular de una marca, facilitndole la proteccin de la misma a nivel internacional y generndole beneficios inmediatos al reducir tiempos y costos en que se debe incurrir.

83

Mayora Dawe, Eduardo. 19 de agosto de 2010.

93

CAPITULO VI

1.

COMENTARIOS SOBRE LOS EFECTOS DE LA INCORPORACIN DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID, RELACIONADO CON EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

En virtud de lo anteriormente expuesto, hasta este momento queda demostrado que la incorporacin del protocolo concerniente al Arreglo de Madrid referente al Registro Internacional de Marcas, adems de ser sumamente compleja su incorporacin, refleja que alrededor del mundo existe gran inters por este sistema que permitir la inversin segura de productos y servicios, lo cual dice mucho de su importancia.

La idea principal al concebir el desarrollo de este tema, era conocer las consecuencias que tendra la incorporacin del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas al sistema normativo guatemalteco, para lo cual se deba profundizar en la manera en que actualmente se inscriben las marcas en Guatemala y el procedimiento que presenta el Protocolo, de manera que se determinara qu cambios deberan existir.

A su vez se procedi a conocer la opinin de los profesionales del derecho sobre el Sistema, con lo cual se logra determinar el poco inters que se tiene sobre el mismo, debiendo ser un tema de plenamente conocido para estar preparados para el cambio que a mediano o largo plazo estar sufriendo esta rea del Derecho, conforme fue avanzando el tema y especialmente analizando los objetivos que el Tratado de Libre Comercio busca con la implementacin de los otros tratados que en el mismo obliga a ratificar a los pases miembros, se logra identificar y confirmar la hiptesis que el Estado de Guatemala debera enfocar sus esfuerzos para incorporar el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid ya que es una herramienta til y que de no hacerlo, con el paso del tiempo podra crecer una presin internacional para acceder al mismo.

Se confirma la hiptesis que la incorporacin del tratado en el sistema normativo guatemalteco provocara efectos positivos, conociendo las consecuencias prcticas que traeran su implementacin y la posicin actual del Estado de Guatemala ante dicha ratificacin.

Asimismo efecto positivo en el mbito econmico, ya que promover la legislacin apropiada para proteccin de los derechos de Propiedad Industrial para poca moderna que actualmente se est experimentando, estimula a los creadores y fomenta el desarrollo de las naciones, tanto en el mbito social como econmico, 94

ya que se logra mayor inversin por parte de las industrias y empresas internacionales en nuestro pas, pues muchas empresas y comerciantes individuales ya comprenden la importancia del uso y proteccin de la marca, debido a que otorga derechos exclusivos y ventajas adicionales.

El

comercio

actualmente

es

tan

amplio

tan

internacionalizado

que

implementando estos sistemas de registro que apliquen ms all de los pases donde se localizan los titulares de las marcas, alcanzar a nuestra economa trayendo inversin y comercializacin de estas marcas sin temor a que les sean plagiadas.

Lo anterior favorecer en todo aspecto a Guatemala, pues los empresarios Guatemaltecos tambin utilizarn los mismos mecanismos para expandir sus negocios a nivel internacional, protegiendo desde ste su creatividad frente a estos.

El Sistema de Madrid ofrece a los propietarios de marcas la posibilidad de proteger las marcas en varios pases presentando una nica solicitud en una oficina nacional o regional de marcas. El registro internacional de marcas por medio del Sistema de Madrid: Elimina la necesidad de presentar varias solicitudes en distintas oficinas; Abarca ms de 80 pases de todo el mundo; Facilita la gestin de la marca, ya que se pueden inscribir cambios o renovaciones por medio de un nico trmite administrativo.

95

CONCLUSIONES 1. El registro de una marca trae grandes beneficios y derechos a su titular, dentro de los cuales se encuentra la obtencin de la propiedad de la misma, y con ello un ttulo legal que acredita dicha propiedad; el derecho exclusivo para identificar bienes y/o servicios ante el pblico; impedir que terceras personas comercialicen productos idnticos o similares; facilita la concesin de una licencia sobre la misma; permite que la marca sea objeto de franquicias y permite enajenarla.

2. De conformidad con la clasificacin de la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual las marcas pueden obtener su proteccin mediante la va nacional, va regional y va internacional. En el caso de Guatemala actualmente se registran las marcas por la va nacional, ya que las marcas registradas gozan de proteccin nicamente dentro del territorio.

3. El Sistema de Madrid tiene como finalidad el registro internacional de marcas, sin necesidad de acudir a los sistemas tradicionales de cada territorio; este comprende un conjunto de registros nacionales que sern administrados por la Oficina Internacional de la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual. El Sistema de Madrid ofrece al propietario de una marca la posibilidad de protegerla en varios pases miembros de la Unin de Madrid, mediante la presentacin de una solicitud nica directamente en su propia oficina de marcas.

4. El Sistema de Madrid comprende un sistema compuesto por dos tratados internacionales denominados Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, sin embargo para el funcionamiento del Sistema de Madrid tambin es necesaria la aplicacin del Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Intelectual y El Arreglo de Niza para la Clasificacin Internacional de Productos y Servicios.

5. La importancia dentro del campo jurdico guatemalteco de la incorporacin del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid es que Guatemala se oblig en el Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos de Amrica, Centroamrica y Repblica Dominicana a realizar sus mayores esfuerzos por ratificar o acceder al mismo; con lo cual Guatemala adquiri un compromiso internacional por lo que cualquier debate sobre su conveniencia est a destiempo ya que esto debi haberse previsto previo a la ratificacin del tratado.

6. El Estado de Guatemala debe enfocar sus esfuerzos en las labores que debe emprender para cumplir con el compromiso adquirido de ratificar el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, lo cual se puede sintetizar en manera muy general en crear reformas a la normativa de propiedad industrial vigente que se 96

adapte a las necesidades del tratado, reorganizacin administrativa, lo cual incluye la formacin de una oficina internacional y velar porque desde ahora exista una comunicacin efectiva con Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual de manera que se pueda cumplir con las expectativas del Sistema de Madrid, promoviendo una apertura del mercado guatemalteco y a la vez como un incentivo para la inversin extranjera, lo cual generara una mayor seguridad jurdica para los comerciantes e inversionistas, lo que adicionalmente repercute en la economa del pas.

A pesar de existir claros beneficios de la incorporacin del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid al sistema normativo guatemalteco, puede observarse la falta de voluntad del Estado de Guatemala de querer incorporarlo y no realizar las actividades que esto implicara, sin centrarse en los objetivos del mismo, el cual busca apoyar al titular de la marca.

97

RECOMENDACIONES 1. Al Ministerio de Economa y al Registro de Propiedad Industrial a promover la importancia de los derechos de propiedad industrial en Guatemala, ya que an no se tiene la cultura del respeto a los mismos y no son considerados como prioridad dentro del giro comercial. Se debe dar a conocer a la poblacin los beneficios que incorporan, la proteccin legal a que se someten y dar nfasis en que los mayormente beneficiados sern los propios titulares de estos derechos y que es un valor agregado a los productos y servicios que se ofrezcan.

Si se prepara el campo con las herramientas legales ptimas captaran la atencin de los usuarios pues vern un sistema que ofrece verdaderas garantas y fomenta el uso de este tipo de registro; adems se le dar la oportunidad a Guatemala de ser parte del comercio internacional, pues de lo contrario son los propios guatemaltecos los que cierran las puertas a nuevas oportunidades.

2. Al Ministerio de Economa a fomentar la proteccin de la propiedad industrial es importante pues es una forma de reconocer el esfuerzo de las actividades comerciales; aunque actualmente se considera ms una ventaja para pases industrializados, esto tambin puede representar inversin al pas y son los primeros pasos para que un da el mercado nacional sea parte de esa industrializacin.

3. Al Congreso de la Repblica de Guatemala para proceder a la incorporacin del Protocolo de Madrid concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas al sistema normativo guatemalteco, ya que a la fecha no se ha hecho ningn esfuerzo por parte del Estado en acceder al mismo. Aunque al da de hoy se considere que el grupo que se beneficiara con el Protocolo es reducido, eso es suficiente para observarlo como positivo para el pas y hacer los esfuerzos necesarios para implementarlo.

4. Al Congreso de la Repblica de Guatemala para Reformar el Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial y su reglamento, ya que la modernizacin en esta materia debe ser integral para su buen funcionamiento. Por lo tanto, deben considerarse cambios que incluya dentro de las atribuciones del Registro de la Propiedad Intelectual el registro de marcas internacionales, as como la incorporacin de un departamento encargado de ser la va de comunicacin entre la Oficina Internacional de la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual y el procedimiento que correspondera en esos casos.

98

5. Una vez incorporado el Sistema de Madrid, asignar un presupuesto para sostener la oficina encargada, de manera que se pueda contratar al personal capacitado para desempear estas labores y se pueda mantener una efectiva comunicacin con la Oficina Internacional. Presupuesto que podra ser temporal, ya que ms adelante el mismo podra ser auto sostenible de conformidad con lo captado de los registros, as como de lo que se recibira anualmente por ser parte de dicho tratado.

6. Ministerio de Economa a difundir a la poblacin guatemalteca sobre el procedimiento que ofrece el Protocolo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, as como sus ventajas para expandir su mercado, de manera que los titulares de marcas aprovechen las oportunidades que el sistema presenta.

7. Al Colegio de Abogados y Notarios a persuadir al gremio de los Abogados y Notarios sobre el procedimiento y el verdadero objetivo que del Sistema de Madrid, de manera que ellos puedan prestar a sus clientes un mejor asesoramiento y opciones en el tema de la propiedad industrial, y ms bien se conformen como un grupo de presin para su pronta implementacin.

99

ANEXO I. LISTADO DE PAISES QUE HAN RATIFICADO EL ARREGLO DE MADRID

100

ANEXO II FORMULARIO DE SOLICITUD DE REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS DE ACUERDO CON EL ARREGLO DE MADRID

101

ANEXO III FORMULARIO DE SOLICITUD DE REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS DE ACUERDO CON EL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID

102

BIBLIOGRAFA 1.LIBROS : 1) Baylos, Corroza, Hermenegildo; TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL. 1 Edicin. Madrid, Espaa. Editorial Civitas, Sociedad Annima . 1978.

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2. LEGISLACIN: 9) Constitucin Poltica de la Repblica de Guatemala 10) Decreto-Ley 106: CODIGO CIVIL 11) Decreto 2-70 del Congreso de la Repblica de Guatemala: CODIGO DE COMERCIO DE GUATEMALA 12) Decreto 57-2000 del Congreso de la Repblica de Guatemala: LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 13) Decreto 31-2005 del Congreso de la Repblica de Guatemala: en cual se ratifica el Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos de Amrica, Centroamrica y Repblica Dominicana. 14) Decreto 11-2006 del Congreso de la Repblica de Guatemala: REFORMAS LEGALES PARA LA IMPLEMENTACIN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO, 103

ESTADOS

UNIDOS

DE

AMRICA,

CENTROAMRICA

REPBLICA

DOMINICANA. 15) Acuerdo Gubernativo No. 89-2002: REGLAMENTO DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 16) Acuerdo Gubernativo No. 182-2000: REGLAMENTO ORGNICO INTERNO DEL MINISTERIO DE ECONOMA 17) Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas. Madrid, Espaa; 1,891. 18) Protocolo de Madrid concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas. Madrid, Espaa; 1,989. 19) Reglamento Comn del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo

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24)

Organizacin Y

Mundial

del

Comercio;

PROPIEDAD Suiza.

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PROTECCIN

OBSERVANCIA;

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27) Revista Electrnica de Derecho Comercial. RESEA SOBRE EL DERECHO MARCARIO; Ana Gabriela Bendorus; Argentina 2010. Disponible en:

http://www.derecho-comercial.com/Doctrina/marcas01.pdf. 28) UNAM. Mxico, 2010. Disponible en: http://www.edicion.unam.mx/html/ 3_3_1.html.

4. OTRAS REFERENCIAS: 29) Barreda Moller, Alfredo. EL PROTOCOLO DE MADRID; Estudios Reunidos sobre el Protocolo de Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989. Asociacin Interamericana de la Propiedad Industrial. 2006. 30) Chaloupka, Pedro. EL PROTOCOLO DE MADRID, SOBRE EL REGISTRO DE MARCAS FRENTE AL DERECHO VIGENTE EN LA ARGENTINA. Estudios Reunidos sobre el Protocolo de Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989. Asociacin Interamericana de la Propiedad Industrial. 2006. 31) El Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo: Objetivos, Caractersticas Principales, Ventajas. Publicacin de la OMPI No 418(S). Ginebra, Suiza. 2004. 32) EL SECRETO ESTA EN LA MARCA; Serie: La Propiedad Intelectual y las Empresas, Volumen 1. Publicacin de la OMPI No. 900(S) Ginebra, Suiza, Mayo 2006. 33) Michaus Romero, Martn. EL SISTEMA DE MADRID, DESDE UNA PERSPECTIVA LATINOAMERICANA; Estudios Reunidos sobre el Protocolo de Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989. Asociacin Interamericana de la Propiedad Industrial, 2006. 34) Padilla, Norberto; CONSULTA SOBRE PROTOCOLO DE MADRID; Estudios Reunidos sobre el Protocolo de Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989; Asociacin Interamericana de la Propiedad Industrial; 2006.

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