CONTRATO DE KNOW HOW

Segn juan m farina: El CONTRATO DE "KNOWHOW". - La aparicin de esta expresin en el comercio internacional sobre conocimientos tecnolgicos ha creado la necesidad de precisar su concepto y determinar sus caractersticas principales como contrato. La expresin know how -elipsis de know how to do it- es de origen norteamericano, y circula desde hace varias dcadas en el lenguaje corriente del comercio internacional. Se refiere, dentro de dicho mbito, a la pericia tcnica y la habilidad prctica necesarias para ejecutar fcil y eficientemente una operacin complicada, destinada a producir bienes o servicios. El trmino ha cobrado rpida y universal generalizacin, pero su traduccin difiere segn los pases y autores: en Francia, connaissances spciales y tambin savoir faire tcnico; en Alemania, betriebliche Erfabrungen. La Cmara de Comercio Internacional de Pars emplea la expresin que en espaol significa "arte de fabricacin"; y en la ley tipo para los pases en vas de desarrollo sobre los inventos (1965) se habla de "conocimientos tcnicos" o "procesos de fabricacin" o "los conocimientos relativos a la aplicacin de tcnicas industriales"1.

a) DEFINICIN. El know how es un contrato no regulado en nuestro derecho, y tanto en los usos de nuestro pas como en el comercio internacional existe controversia sobre su definicin. Expresa STUMPF: "Por know how han de entenderse conocimientos y experiencias de orden tcnico, comercial y de economa de empresa, cuya utilizacin le permite o, llegado el caso, le hace posible al beneficiario no slo la produccin y venta de objetos, sino tambin j otras actividades empresariales tales como organizacin y administracin"2. En una resolucin de la Asociacin Internacional de Proteccin Jurdica Industrial, se lo define de la manera siguiente: "El know how consiste en conocimientos y experiencias de naturaleza tcnica, comercial, administrativa, financiera o de otra naturaleza, aplicables en la prctica en la explotacin de una empresa o en el ejercicio de una profesin"3. Las definiciones transcriptas omiten toda referencia a si el conocimiento tcnico objeto del know how debe ser secreto o no; y en ambas el concepto es amplio, pues se refieren a conocimientos y experiencias no slo de orden tcnico, sino tambin comercial, administrativo, financiero, "o de otra naturaleza". A diferencia de las precedentes definiciones, otras limitan el concepto de know how a la informacin tcnica secreta, o bien a "los

1 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Rgimen jurdico de los conocimientos tcnicos,p. 24; seala este autor que el trmino know how "es utilizado ampliamente en
el derecho comparado, aun en pases de habla no inglesa y en la Repblica Argentina, por lo que no sera posible interpretar adecuadamente el uso que de ella se hace sin conocer su sentido usual. En segundo lugar, corresponde fundamentar nuestra posicin de que las vaguedades y ambigedades que caracterizan a la expresin know how hacen conveniente su reemplazo por trminos castellanos ms precisos". Por lo que advierte: "En general, y salvo las aclaraciones que sean pertinentes, la expresin know how, utilizada en la literatura jurdica en lenguas extranjeras, ser traducida como conocimientos tcnicos". Y agrega: "Por otra parte, la expresin know how ha recibido diversas definiciones inconsistentes entre s, algunas de las cuales dan a ella un valor equivalente al de las voces 'conocimientos tcnicos'".

2 STUMPF, El contrato de "know how", p. 12. 3 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Rgimen jurdico de los conocimientos tcnicos,p. 26.

procedimientos prcticos industriales y comerciales, que no pueden ser descriptos con precisin, los que derivan su valor como consecuencia de un determinado grado de novedad y secreto"4. b) "KNOW HOW" Y SECRETO INDUSTRIAL. Segn BOHME5, este contrato abarca todos los terrenos del saber industrial especializado, descartando las invenciones patentadas. En su opinin es, pues, un saber no protegido por una patente, pero es esencial, ante todo, que ese saber industrial sea secreto. En contra de esta opinin se expide STUMPF6 para quien -acertadamente- el know how no pierde su valor cuando cobra publicidad. Si una empresa industrial de un pas altamente industrializado transfiere un know how concerniente a determinado procedimiento fabril hacia un pas en desarrollo, el saber especializado puede seguir teniendo, en esa relacin, un valor considerable, aun cuando en el mismo pas industrializado ya haya pasado a engrosar el patrimonio comn de la industria. En estos casos, las partes se hallan en la misma situacin que en cualquier otro contrato sobre know how, pues una de ellas -el empresario del pas industrializado- posee un saber especializado (pese a no ser ya secreto) al cual la otra no tiene acceso. El contratante del pas en desarrollo est dispuesto a pagar por obtener ese saber, a fin de ahorrarse gastos en trabajos experimentales de desarrollo. De ah que en la prctica -afirma STUMPF muchas veces se llaman contratos de know how los convenios que versan sobre conocimientos que no son secretos. Para saber si hay know how hay que comprobar, por ende, si el contrato que va a concertarse se refiere o no a un conocimiento al que ambas partes tienen, sin ms, libre y fcil acceso. En caso afirmativo no cabr hablar ya de know how.

c) "KNOWHOW" TCNICO Y "KNOWHOW" COMERCIAL. En un principio este concepto se reserv a los conocimientos tcnicos, principalmente de cierta complejidad. Por ejemplo, GMEZ SEGADE excluye del concepto del know how los conocimientos que no tengan carcter industrial, y por ello se opone a que se extienda dicho concepto a los conocimientos meramente comerciales: "La inclusin de conocimientos comerciales dentro del concepto de know how diluira la proteccin del nico know how de autntico valor, que es el que tiene por objeto datos tcnico-industriales"7. Adems -expresa dicho autor-, cabe subrayar que los contratos de cesin o de know how stricto sensu tienen por objeto tan slo conocimientos tcnicos; stos son los nicos que interesan a los adquirentes, porque son vlidos en todas partes debido a que la tcnica es universal. STUMPF se declara partidario de admitir tambin el know how comercial: "Junto con el know how tcnico, hasta ahora principal centro de los anlisis -advierte- hay que reconocer tambin la existencia de un know how comercial. Este puede consistir, por ejemplo, en determinada organizacin de una empresa, lo cual puede

4 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Rgimen jurdico de los conocimientos tcnicos, p. 26

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Citado por STUMPF, El contrato de "know how", p. 9. STUMPF, El contrato de "know how", p. 10.
GMEZ SEGADE, El secreto industrial ("know how"), en CABANELLAS DE LAS CUEVAS, "Rgimen jurdico de los conocimientos tcnicos", p. 35.

tener importancia considerable en esta poca de progresiva automatizacin, y en otros conocimientos comerciales"8. El know how comercial puede constituir un complemento valioso del saber tcnico 9sobre todo cuando el know how tcnico carezca de valor para el otro contratante si no se transmite al mismo tiempo el comercial. Por esa razn no resulta convincente la idea de tratar estos dos conceptos por separado. Un informe de la Cmara Internacional de Comercio (en sesin del 17 de febrero de 1961) reconoce, en principio, la existencia del know how comercial, si bien exige para ste una proteccin especial.

d) "KNOW HOW" COMERCIAL Y EL CONTRATO DE "FRANCHISING". El contrato de franchising, en alguna medida implica un know how comercial, conforme a lo sostenido por STUMPF y quienes opinan como l. No existe un criterio uniforme sobre franchising, pero en su concepto ms evolucionado es un contrato de empresa por el cual una parte (p.ej., Pumper Nic, McDonald's, Hoteles Hilton, etc.), llamada"franquiciante" transfiere a otra parte ("franquiciado") un mtodo para organizar, administrar y manejar un negocio, al que se le concede un monopolio territorial para la venta o distribucin de uno o varios productos o prestacin de un servicio identificado con una marca comercial del otorgante (generalmente conocida mundialmente) y sujeto a su estricto control10.

El contrato de franchising no se limita a transmitir los conocimientos tcnicos y de organizacin y administracin comercial, sinoque adems exige que el franquiciado acte de modo tal que para el pblico en general parece tratarse de un establecimiento propiedad del franquiciante, pese a la independencia jurdica entre ambas partes. El know how comercial no requiere -necesariamente- que se llegue a situaciones de esta naturaleza.

e) RESPONSABILIDAD DEL RECEPTOR DEL "KNOW HOW". Como hemos expresado, el contrato de know how es aquel por el cual una parte se obliga a suministrar a la otra la informacin, y asesorarla para la aplicacin de los conocimientos tecnolgicos necesarios (frmulas, pericia, especial habilidad tcnica, etc.), para obtener un producto o servicio logrado como fruto de un proceso de estudio, investigacin y experiencia. En virtud del know how, el beneficiario est facultado a utilizar todos los elementos durante el trmino de vigencia del contrato, pero le es prohibido revelar el secreto a terceros. El titular del know how se obliga a suministrar a la otra parte toda la informacin necesariasobre un proceso industrial especfico, pero no interviene en su aplicacin ni garantiza su resultado comercial.

f) OBLIGACIN DE GUARDAR SECRETO POR PARTE DEL RECEPTOR DEL "KNOW HOW". En el contrato de know how adquiere especial relevancia la obligacin de guardar secreto impuesta al receptor de los

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STUMPF, El contrato de "know how", p. 11.

Este concepto de know how halla especial aplicacin en el franchising.

MARZORATI, El contrato de "franchising" en el derecho comparado actual,LL, 1988-D-1104.

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conocimientos tcnicos, pues si bien el secreto industrial, vinculado a la clientela, ha merecido la proteccin en el derecho contemporneo, y en base a ello se ha desarrollado una corriente doctrinal que lo reputa un bien jurdicamente tutelado el secreto industrial constituira un "bien inmaterial". En sentido opuesto estn quienes niegan que la empresa que disponga de un conocimiento tcnico no patentado sea duea de l. Segn LAQUIS el acierto de esta postula radica en la circunstancia de que si el conocimiento tcnico no est patentado y mientras el ordenamiento jurdico no lo haya instituido como un derecho de propiedad, no es admisible que se hable de un bien inmaterial11.

g) PROTECCIN DEL SECRETO TECNOLGICO. En el derecho argentino no existe una proteccin legal expresa del know how, tal como ocurre, en cambio, con la patente de invencin y las de modelos y diseos industriales. Por ello, el concedente del know how debe adoptar las reservas contractuales que impongan al receptor la obligacin de guardar secreto, con las consiguientes responsabilidades en caso de su violacin. Por su parte, ajustndose a esas circunstancias, STUMPF reproduce cierta frmula usual en contratos de esta naturaleza cuando se trata de dibujos facilitados, frmula que puede aplicarse a cualquier otro supuesto: "Los dibujos siguen siendo de nuestra propiedad. Slo se los entrega confidencialmente para [un fin determinado]... No es lcito emplearlos para fines que no sean su explotacin dentro del marco del contrato de know how; slo podrn hacerse de ellos copias o duplicados para los fines previstos en el contrato. No debern ser entregados a terceros, ni tampoco deber darse a stos de algn modo acceso a los mismos"12. Advierte CABANELLAS que quien viole la obligacin de guardar secreto comete -sin dudas- un hecho ilcito que halla la consiguiente sancin tanto en el ordenamiento civil como en el penal: "Resulta as preciso explicitar normas que expresa o implcitamente impongan a los supuestos responsables la obligacin de abstenerse de la apropiacin o divulgacin de conocimientos sin la autorizacin de su poseedor. Estos razonamientos encuentran apoyo en otras normas del Cdigo Civil que muestran el sistema en materia de hechos ilcitos, dentro del cual el art. 1066 es un elemento fundamental"13. Este autor considera aplicables las siguientes normas de nuestro derecho positivo en caso de violarse la obligacin de guardar el secreto del conocimiento tcnico objeto del know how: arts. 156 y 159 del Cd. Penal, y las siguientes normas del Convenio de Pars: arts. Io, prr. 2o, y 100 bis, adems de la ley 22.262 de defensa de la competencia.

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LAQUIS dice que el derecho de propiedad, como todo derecho subjetivo, no se incorpora al mundo del derecho, con sus prerrogativas, mientras no es amparado por el Estado y otorgado positivamente por el orden jurdico; antes de ello, su sustrato no es ms que un hecho carente de juridicidad. No obstante, a pesar de que los conocimientos tcnicos de los que puede disponerse no adquieren la entidad de un derecho subjetivo y slo constituyen una situacin tctica, tambin es verdad que pueden ser materia de relaciones contractuales sujetas a las condiciones de garantas y responsabilidades establecidas por las partes. De ah el especial nfasis que suele ponerse en los contratos de know how, para evitar que se viole el secreto tcnico por parte de quien lo recibe (Revisin del Convenio de Pars, RDCO, 1976-482). 12 STUMPF, El contrato de "know how", p. 17. 13 CABANELLAS (H.), Proteccin de los conocimientos tcnicos, "Derechos intelectuales", n 3, p. 87 y siguientes.

h) DIFERENCIA ENTRE "KNOW HOW" Y LICENCIA. En el contrato de licencia -conforme hemos visto-, el titular de una patente de invencin, diseo o modelo confiere a la otra parte la autorizacin para que la explote por su cuenta y riesgo; pero el contrato de licencia no impone al licenciante la obligacin de mantener a favor del licenciatario una corriente de informacin sobre las frmulas y procedimientos obtenidos como secreto industrial. En cambio, el know how tiene por objeto, precisamente, esto ltimo, sin ninguna referencia a las patentes de invencin, modelos o diseos industriales. No obstante, es frecuente, y a veces resulta de toda necesidad, la celebracin de contratos de licencia donde una de las partes confiere a la otra el uso de la patente para su explotacin industrial y se obliga, adems, al suministro del know how. i) EL TRMINO "KNOW HOW" EN LA PRCTICA. Hemos procurado determinar con alguna precisin el concepto de contrato de know how, pero admitimos que, siendo una figura no regulada legislativamente y tratndose de un trmino de reciente acuacin, en la prctica y aun en la doctrina existe cierta imprecisin acerca de su contenido y alcances. Para algunos, el trmino know how comprende, en un sentido amplio, el secreto industrial, la informacin tcnica y la asistencia tcnica. La ley 22.426 habla sin mayor precisin de transferencia, cesin o licencia de tecnologa y en ningn caso emplea la expresin know how. El decr. 580/81, reglamentario de la ley 22.426 en su art. Io expresa: "A los efectos de lo establecido por el art. Io de la ley se entiende por tecnologa: a) las patentes de invencin; b) los modelos y diseos industriales; c) todo conocimiento tcnico para la fabricacin de un producto o la prestacin de un servicio". El inc. c, dentro de esa formulacin genrica comprende, sin lugar a dudas, el know how, en sentido amplio, aunque esta expresin tampoco es empleada por el decreto. Opinamos que el contrato de know how tiene un contenido propio que permite diferenciarlo no slo del contrato de licencia, sino tambin del de asistencia e informacin tcnica, de la cesin de tecnologa, asesoramiento y consultora.

EL CONTRATO DE KNOW-HOW El trmino Know-how, es una expresin inglesa que significa saber cmo. Puede ser entendido como arte de fabricacin, aludindose as a un conocimiento determinado de produccin o comercializacin. Se le considera como un negocio jurdico de mucha importancia, puesto que dicho contrato es un instrumento de penetracin econmica, debiendo tenerse en cuenta que hoy en da .. las empresas como tales, producen sus bienes en lugares diferentes... de tal forma que estas fases de los procedimientos, estn o pueden estar dispersas y ni siquiera estar coordinadas entre s: son autnomas. El objeto del Know-how es muy diverso y no se circunscribe a lo tcnico; no se trata en todos los casos de cesin de tecnologa, sino tambin puede tratar algn aspecto de naturaleza comercial. Igualmente es menester sealar que puede generar ambigedad el denominarlo o concebirlo como una licencia, toda vez que existe como se sabe el genuino contrato de licencia de patente. No obstante debe aceptarse que entre ambos tipos de contratos se da con frecuencia una estrecha relacin, empero son dos negocios jurdicos diferentes. 1. Definicin Existen diferentes definiciones, sin embargo consideramos la ms clara la de Stumpf, que dice: Es un saber no protegido por derechos de tutela, industriales. Por lo comn existe un secreto. Pero esto no es una condicin. Lo que interesa es saber si el beneficiario del Know-how tendra o no acceso a ese saber de no mediar un contrato. Junto a los conocimientos tcnicos cabe contemplar la inclusin de conocimientos comerciales y de economa de empresa. Podemos colegir de la definicin citada, que el contrato de Know-how tiene por esencia a un saber, como conocimiento, conjunto de experiencias de carcter tecnolgico y/o comercial, respecto de los cuales existe un secreto en cuanto a su obtencin. Dicho secreto empero no debe ser observado con excesiva rigurosidad, puesto que puede suceder que el secreto deje de ser tal para el lugar o pas del beneficiario del Knowhow, quien en definitiva no tiene acceso a tal secreto, y requiere del contrato de Know-how para utilizar dicho conocimiento. 2. Partes que intervienen Es un contrato bilateral en el cual interviene el propietario del saber o conocimiento que otorga la licencia o permiso, a quien lo denominamos el cedente, y de otra parte, el beneficiario, que es la persona natural o jurdica que producir o comercializara con la debida autorizacin, el saber, el conocimiento o experiencias que corresponden al cedente. Cabanellas, se refiere al Know-how como Contrato de provisin de conocimientos tcnicos, e indica que tienen un objeto muy variable, de ah que su objeto cambie constantemente...; abarca prestaciones de muy diversa ndole, en lo que al transmisor de tecnologa respecta. 3. Naturaleza jurdica a. Es un contrato consensual, pues se perfecciona con el consentimiento de las partes. b. Es bilateral: siempre deben intervenir el cedente y el beneficiario. c. Es un contrato de prestaciones reciprocas, pues el cedente transfiere un conjunto de tcnicas o conocimientos, y el beneficiario est en la obligacin de pagar a cambio una prestacin econmica que muchas veces se le denominar retribucin o regalas. d. Es un contrato temporal, pues las obligaciones se cumplen dentro del plazo previsto, ya que de lo contrario, se sujetara al mximo permitido por el Cdigo Civil. e. Es un contrato personalisimo, pues la cesin de conocimientos se efecta mayormente con la capacitacin y adiestramiento del personal de la empresa beneficiaria. No se trata de un contrato real, pues no se ceden bienes, sino tcnicas y conocimientos. f. Es un contrato innominado; pertenece al mbito de los contratos modernos en estrecha relacin con el avance tecnolgico. g. Es un contrato de tracto sucesivo, toda vez que la prestacin esencial del beneficiario es la de pagar peridicamente una cantidad dinerana al cedente o dador del Knowhow. Empero tambin puede pactarse un pago nico o global.

4. Obligaciones del dador o cedente a. Proporcionar las frmulas, conocimientos, tcnicas, herramientas, clculos, proyectos, documentos, y otros, objeto del contrato. b. Adiestramiento o capacitacin de personal, de trabajadores del beneficiario. c. Facilitar al beneficiario, todos los medios para que pueda ejercitar plenamente el Know-how. 5. Obligaciones del beneficiarlo a. Pagar puntualmente las regalas. b. Una vez finalizado el plazo del contrato, el beneficiario deber abstenerse en general de ostentar, o utilizar todo lo concerniente a la explotacin del knowhow, as como devolver la documentacin pertinente. 6. Terminacin del contrato Este contrato se extingue por las siguientes causales: a. Vencimiento del plazo convenido. b. Cumplimiento del objeto o compromiso del cedente. c. Mutuo disenso, es decir, por acuerdo de ambas partes, de dar por concluido el contrato antes de su vencimiento. d. Por resolucin del mismo como consecuencia del incumplimiento de las prestaciones establecidas en el contrato, por cualquiera de las partes. e. Por muerte del beneficiario, tratndose de persona natural