LA ELECCIN Y PROTECCIN

DE LAS MARCAS EN ESPAA

Prof. Dr. Carlos Lema Devesa
Catedrtico de Derecho Mercantil UCM
Abogado
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NDICE.
I.- CONSIDERACIONES PREVIAS
II.- FUNCIONES DE LA MARCA.
III.- LA ELECCIN DE LA MARCA Y SU FORMA DE PROTECCIN.
IV.- LA ADQUISICIN DEL DERECHO SOBRE LA MARCA.
V.- LA MARCA COMO ACTIVO EMPRESARIAL.
VI.- LA PROTECCIN INTERNACIONAL DE LA MARCA.
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I.- CONSIDERACIONES PREVIAS.
En la actualidad, los derechos de propiedad industrial resultan un instrumento
imprescindible para el correcto funcionamiento de un mercado de libre competencia.
Entre estos derechos, los signos distintivos de la empresa estn llamados a cumplir
un papel primordial, ya que constituyen un arma necesaria para la conquista y
mantenimiento de la clientela. Es ms: me atrevera a decir que, sin signos
distintivos, una empresa no podra subsistir en un mercado globalizado.
Dentro de la categora general de los signos distintivos empresariales es
preciso diferenciar entre dos modalidades de propiedad industrial: la marca y el
nombre comercial. En teora, las diferencias entre estos signos distintivos parecen
claras. As, la marca es el signo utilizado por el empresario para distinguir los
productos que fabrica o comercializa o los servicios que presta. or su parte, el
nombre comercial !distinto de la denominaci"n social# es el signo que adopta el
empresario para designar las actividades de su empresa. $in embargo, en la prctica
esta diferencia se desvanece si se confronta una marca de servicios y un nombre
comercial.
II. - FUNCIONES DE LA MARCA.
De las dos modalidades mencionadas, vamos a centrar nuestra atenci"n en la
figura de la marca, si bien debemos se%alar que algunas de las consideraciones que
hagamos sobre las marcas pueden trasladarse a la otra modalidad de propiedad
industrial: el nombre comercial.
ara establecer la importancia de la marca en el seno de la empresa, vamos a
analizar, en primer lugar, las funciones que cumple este signo distintivo.
1.- Indicacin d! "#i$n %&#'a#ia!.
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&a funci"n original de la marca es, sin duda, indicar la procedencia empresarial
de los productos o servicios. 'ediante esta funci"n, la marca desempe%a un papel
informativo, pues atestigua ante los consumidores que todos los productos
portadores de la misma marca han sido producidos o distribuidos por una misma
empresa: la empresa titular de la marca o un tercero vinculado a ella !licenciatario,
concesionario, distribuidor, etc.#.
(.- Indicacin d !a ca!idad.
&a segunda funci"n que cumple la marca es informar sobre la calidad del
producto o servicio que distingue. En efecto, la e(periencia pone de manifiesto que la
contemplaci"n de una marca asociada a un producto o servicio otorga al consumidor
informaci"n sobre las caractersticas y calidad, ms o menos constante, de los
mismos. De esta manera, el consumidor creer que todos los productos o servicios
dotados de una misma marca ostentan id)nticas calidades.
).- Mcani'%" d c"ndn'acin d !a *+na ,a%a.
En tercer lugar, desde la perspectiva del empresario, se aprecia que la funci"n
ms importante de este signo distintivo es, sin duda alguna, constituir el mecanismo
id"neo para condensar el eventual *good+ill* que la marca puede ostentar. El
*good+ill* es la buena fama, reputaci"n o prestigio de que gozan entre el p,blico los
productos diferenciados por la marca. &os factores que forman el *good+ill* son,
fundamentalmente, los siguientes: la buena calidad de los productos o servicios
diferenciados por la marca, la publicidad realizada por el titular de la marca en torno
a la misma y, finalmente, la propia potencia publicitaria !*selling po+er*# de la marca.
-.- F+ncin &+*!ici.a#ia.
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En fin, en cuarto lugar, la marca tambi)n cumple una funci"n publicitaria
importante ya que el signo que la conforma puede con-ugar el doble papel informativo
y persuasivo que caracteriza a la publicidad como actividad de comunicaci"n. As, el
efecto combinado de la publicidad y la marca pueden llegar a constituir un
mecanismo adecuado para crear y mantener una demanda concreta para los
productos o servicios, resultando un instrumento imprescindible para la irrupci"n en
nuevos mercados o para el mantenimiento de los mercados ya conquistados.
III. - LA ELECCION DE LA MARCA Y SU FORMA DE PROTECCION.
.omo hemos podido comprobar, tanto desde el punto de vista empresarial,
como desde la perspectiva de los consumidores, la marca posee una vital
importancia. .i%)ndonos a la perspectiva empresarial, resulta claro que la correcta
elecci"n del signo que constituye la marca supondr un factor relevante que
coadyuvar al )(ito de una empresa. Adems, no se debe olvidar que una vez
elegido el signo es necesario llevar a cabo una poltica adecuada de protecci"n del
mismo.
ues bien, a continuaci"n veremos qu) factores influyen a la hora de
seleccionar nuestra marca/ y, posteriormente, nos detendremos en analizar la forma
ms id"nea de protecci"n.
1.-Factores que !"#u$e! e! #a se#ecc%! &e# s'!o.
1.1 La (arca &e)e ser susce*t)#e &e re*rese!tac%! 'r+"ca.
En primer lugar, la correspondiente marca tiene que ser susceptible de
representaci"n grafica. De ah que normalmente se soliciten como marca palabras
!marcas denominativas# o imgenes !marcas figurativas# esto es: marcas que son
percibidas por el sentido de la vista.
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$in embargo, en los ,ltimos a%os, se ha comenzado a plantear el registro de
signos no visibles/ esto es: que no son percibidos por el sentido de la vista, pero que
pueden ser percibidos a trav)s de otros sentidos, el odo, el olfato, el gusto, etc.
1.(La' %a#ca' '"n"#a'
En los ,ltimos a%os, ya se admiten las marcas sonoras, puesto que permiten
su representaci"n grafica, a trav)s de determinados medios, el oscilograma, el
espectro sonoro, el espectrograma y el sonograma.
En el a%o 0112, el 3ribunal de 4usticia de las .omunidades Europeas declar"
que una marca sonora se puede registrar, si el sonido es susceptible de
representaci"n grfica, por e-emplo, mediante imgenes, lneas o caracteres5 y esa
representaci"n ha de ser clara, e(acta, aut"noma, fcilmente accesible, inteligible,
duradera y ob-etiva. Ahora bien, el 3ribunal de 4usticia e(cluy" especficamente del
6egistro de 'arcas las descripciones descritas en las que se indique que el sonido
consiste en las notas que forman una obra musical, o que es la voz de un animal, o
una onomatopeya o, simplemente, una secuencia de notas musicales. Esta sentencia
ha provocado confusi"n en punto al modo de representaci"n de una marca sonora.
En el a%o 0117, la 8ficina de Armonizaci"n del 'ercado 9nterior, declar" que
el solicitante de una marca comunitaria poda ad-untar un archivo de sonido a la
correspondiente solicitud. El archivo ad-unto ha de estar en formato de '2, y su
tama%o no puede superar : 'b y no se admite la e-ecuci"n repetitiva !loop#, ni la
transferencia ininterrumpida de datos !streaming#.
ues bien, 9;&E<, 9 E(pertise fue el primer solicitante que logr" obtener el
registro de una marca sonora comunitaria por este procedimiento, representada
seg,n se muestra a continuaci"n:
1.) La' %a#ca' "!,a.i/a'
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or lo dems, tambi)n se plantean problemas en relaci"n con las marcas
olfativas. En efecto, los fabricantes de determinados productos tienen un inter)s =
cada vez mayor5 en que se asocie su producto con un aroma agradable. Ahora bien,
para obtener el registro de una marca olfativa, el solicitante tiene que cumplir dos
requisitos. En primer lugar, poder representarse grficamente el aroma del producto.
>, en segundo lugar, acreditar que ese aroma no es el producto mismo. ara la
representaci"n grafica del aroma, parece que la formula qumica no es aceptable,
puesto que representa la sustancia y no el olor. >, por otro lado, una descripci"n
verbal tendra que ser tan e(acta que no permitiese su confusi"n con ning,n otro
signo.
El 34.E, en su sentencia de :05:050110 deneg" el registro como marca de un
aroma ?balsmico afrutado con reminiscencias de canela@. El rechazo obedeca a que
la representaci"n grafica no se cumple con una formula qumica, ni a trav)s de una
descripci"n, ni mediante el dep"sito de una muestra del aroma. En 6eino Anido se
ha admitido como marca, para identificar neumticos, el aroma o fragancia floral que
recuerda a las rosas.
1.- La' n"#%a' $+'.a.i/a'.
Binalmente, tambi)n se plantea el problema de las marcas gustativas, esto es,
el registro de un determinado sabor como marca. $e ha se%alado que en este tipo de
marcas es ms fcil su representaci"n grafica, puesto que =en alg,n caso5se ha
cumplido por medio de una descripci"n escrita del sabor. En todo caso la 8A'9
deneg" como marca comunitaria, el aroma a fresa artificial, para distinguir
medicamentos, que haba sido solicitado por la empresa farmac)utica Eli &illy. &a
denegaci"n se basaba en que cualquier fabricante tena derecho a a%adir el aroma a
fresa artificial en sus productos para disimular el sabor desagradable que puedan
tener/ adems, es probable que el sabor sea percibido por el consumidor de modo
distinto.
En fin, no debemos olvidar que la mente de los fabricantes y de los e(pertos
en marCeting es muy f)rtil. or eso, no nos debe sorprender que en el futuro,
aparezcan nuevas marcas que se ale-en de las marcas clsicas.
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&legados a este punto, debe rese%arse que desde la perspectiva t)cnico5
comercial e(isten parmetros para seleccionar de forma conveniente el signo ideal de
marca. $in nimo e(haustivo -y mucho menos dogmtico5 vamos a e(poner con
carcter general algunos de los criterios que seg,n los estudiosos del marCeting son
vlidos para la buena elecci"n de una marca.
1.0 Ma#ca' dn"%ina.i/a'.
D La %a#ca 5si es denominativa5 d*# '# *#/ 1 d ,2ci! &#"n+nciacin.
En general, las marcas ms notorias o renombradas en el mundo son marcas
constituidas por dos silabas y cuatro letras: ;9EE, $8;>, .8EE, E8DAE, etc.
D La %a#ca n" &+d /"ca# +n c"nc&." 3+ &#"/"3+ #c4a5". Fa de
tenerse en cuenta especialmente que si la marca se va a utilizar en varios pases,
con distinto idioma en cada uno de ellos, debe encontrarse un signo com,n apto para
todos ellos5 En este sentido, debe tenerse un cierto cuidado con el concepto evocado
por la marca, ya que puede ser diferente en cada idioma. En este sentido, no parece
apropiada para el mercado espa%ol la marca americana ?GE6DA6A@ para distinguir
-oyas, puesto que no trasmite mucho glamour.
> bien podra suceder que una denominaci"n correcta en un idioma pueda
resultar incorrecta o malsonante en otros idiomas. >a hace muchos a%os 'itsubishi
opt" por modificar =en Espa%a5 la marca de su vehculo todo terreno ?a-ero@, por
otro que sonase me-or en castellano ?'ontero@. or su parte en Espa%a ;issan evit"
lanzar su modelo 'oco. >, evidentemente, 'azda no sali" al mercado con su modelo
&aputa.
D Ana tercera caracterstica de !a %a#ca ' 3+ 'a ,2ci!%n. %%"#i5a*!
y adecuada para transmitir el mensa-e que se desea comunicar al p,blico. En este
punto, es importante que la marca se adecue a las caractersticas del producto o
servicio que va a distinguir. De tal manera que pueda ser asociada fcilmente a ese
producto o servicio. .on ello, se conseguir que el p,blico interprete con rapidez los
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posibles mensa-es publicitarios, reforzndose de este modo el aspecto informativo de
la marca.
Esta caracterstica nos lleva a analizar si la marca debe ser descriptiva del
producto o, si por el contrario, es ms conveniente que la misma sea meramente
sugestiva. Desde un punto de vista estrictamente -urdico, hay que decantarse por
esta segunda posibilidad, ya que las marcas que describen las caractersticas de los
productos no se pueden registrar, salvo casos muy e(cepcionales.
Ana ,ltima caracterstica es que ! n"%*# !$id" &"# !a %a#ca 'a di'.in."
d! n"%*# d! &#"d+c.". 'ediante este requisito, no solo se tratan de evitar que se
registren como marcas denominaciones gen)ricas, cuya inscripci"n est prohibida.
Antes bien, se persigue que la marca no se ?vulgarice@ y, por lo tanto que en el futuro
se convierta en el nombre gen)rico de ese producto. En efecto, hay que tener en
cuenta que han e(istido multitud de marcas que, con el transcurso del tiempo, se han
convertido en un signo gen)rico y ya no cumplen la funci"n de la marca. Fay que
pensar que palabras como ?3ermo@ ?.ello@ ?3elediario@ ?uente a)reo@ fueron
inicialmente marcas y acabaron convirti)ndose en simples gen)ricos.
Dicho con otras palabras, debemos evitar que la marca muera de )(ito, y, en
este sentido, al igual que un ser vivo, las marcas tambi)n nacen !a trav)s del
registro#, crecen !a trav)s de su difusi"n y multitud de pases# y mueren. ues bien,
precisamente la marca se considera muerta si, por la actitud de su titular, se vulgariza
y se plasma como nombre gen)rico en el diccionario de la lengua del
correspondiente pas. $i una marca aparece en el correspondiente diccionario de la
lengua, cabe entender que ha entrado en el cementerio. As pues, se podra decir los
diccionarios son los camposantos de las marcas.
1.6 Ma#ca' $#a,ica'.
.omo hemos dicho, para que pueda inscribirse la marca tiene que ser
susceptible de representaci"n grafica. Ahora bien, tambi)n se e(ige que esa
representaci"n grafica tenga un carcter distintivo. De ah que se se%ale que carecen
de distintividad los signos e(cesivamente comple-os. recisamente, por la e(cesiva
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comple-idad, el consumidor no llegar a identificar, a trav)s de este signo, el producto
o servicio diferenciado por el mismo, como procedente de una determinada empresa.
Es ms: a consecuencia de esa comple-idad, el consumidor no llegara a retener en la
memoria la representaci"n grafica del correspondiente signo. >, por ende, no podr
asociarla con el producto o servicio.
Dentro de este tipo de signos cabe incluir por una parte los dise%os o
con-untos grficos que tienen un efecto predominantemente ornamental. A este
respecto, es altamente significativa la sentencia del 3ribunal $upremo !$ala 3ercera#
de 00 de diciembre de 011H, que deneg" la inscripci"n como marca, de un dibu-o, por
el carcter ?tan heterog)neo del grafico solicitado que no permita asegurar que =en
el futuro5los consumidores tuviesen capacidad para identificar los productos a que el
signo se refera@.
,.- La *rotecc%! &e #as (arcas.
Ana vez elegido el signo ser necesario protegerlo de manera conveniente y
rpida mediante su inscripci"n como marca en la 8ficina encargada de la protecci"n
de la propiedad industrial/ en nuestro caso, la 8ficina Espa%ola de atentes y
'arcas.
A la hora de proteger la marca deben tenerse en cuenta diversas
circunstancias, todas ellas relevantes desde un punto de vista -urdico. En primer
lugar, la marca debe ser vlida/ es decir, el signo no puede incurrir en ninguna de las
prohibiciones de registro absolutas que a tal efecto se establecen en la &ey de
'arcas de I de Diciembre de 011: !&'#. As, por e-emplo, las marcas no pueden ser
gen)ricas !$3$, 0I.0.0112 ?&A &83E69A@#, descriptivas !?light@, ?barato@, ?Janca 0H
horas@ $3$ :.K.011: ?9nsigne@# usuales, las formas necesarias del producto !forma
impuesta, forma necesaria para obtener un resultado t)cnico# contrarias a la &ey o a
las buenas costumbres, enga%osas !$3$ 07.:1.0110 ?'anzanilla Lonzalez
elacios@#, ni estar constituidas por denominaciones geogrficas !$3$ :K.:.01:1
deneg" la marca ?imientos imerpadr"n@ para productos clase 2:#, ni reproducir
smbolos de un pas, smbolos de inter)s p,blico, etc. !Ger Arts. 7 y K &'#.
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An segundo requisito que se le e(igir al signo elegido es la disponibilidad. >
un signo s"lo estar disponible cuando un tercero no haya inscrito en la 8E', ni en
la 8A'9 un signo id)ntico o seme-ante, para los mismos o similares productos o
servicios.
&a va ms adecuada, para cerciorarse de que un signo est libre, es
solicitando de la 8E' la realizaci"n del "Informe de bsqeda de antecedentes de
signos distintivos". Esta b,squeda, que est totalmente informatizada, posee un doble
aspecto. As, a trav)s de la "bsqeda de identidades* conoceremos si un signo
id)ntico al nuestro se encuentra ya registrado para distinguir cualquier producto o
servicio. or otra parte, e(iste la "bsqeda de seme!an"as". En este caso, la 8E'
nos se%alar no s"lo las marcas id)nticas, sino tambi)n las que pudieran resultar
seme-antes/ esta b,squeda se limitar a una sola clase del ;omenclator 8ficial.
.lase que previamente habr sido seleccionada por el solicitante en atenci"n al
sector empresarial que le interese.
&a importancia que tiene este informe es obvia, puesto que permitir
asegurarse sobre la disponibilidad del signo y sus posibilidades de inscripci"n.
Adems, se habrn podido evitar los peligros derivados de la utilizaci"n de la marca
a espaldas de la realidad registral/ especialmente, los relativos a la comercializaciMn
efectiva del producto, con los consiguientes gastos de etiqueta-e, embala-e,
publicidad etc. 3ampoco deberemos olvidar que tal utilizaci"n podra considerarse
ilcita, ya que estaran usurpando los derechos que sobre la marca posee el anterior
titular de una marca seme-ante.
$i el resultado de los informes permite apreciar que no e(iste ning,n problema
a la hora de proteger nuestra marca, habr que determinar su mbito de protecci"n y,
particularmente, en cuantas clases del ;omencltor 9nternacional vamos a inscribirla.
A,n cuando no se puede dar un conse-o global para todos los casos, ha de
se%alarse que los factores que influyen a la hora de determinar la ?protecci"n total*
de una marca derivan de m,ltiples factores. En primer lugar, habr de tenerse en
cuenta la importancia de la marca en el seno de la empresa y7 tambi)n, el propio
potencial econ"mico de )sta. En segundo lugar, la posibilidad de e(portaci"n de los
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productos identificados con la marca. El principio que podra sustentarse en este
campo sera, en definitiva, el siguiente: &a marca solo se debe registrar para los
productos que realmente va a identificar, as como para productos afines y en
aquellos pases, en los que se comercialice o se vaya a comercializar en el futuro.
or lo dems, tampoco debemos olvidar que desde un punto de vista -urdico,
e(iste un grave inconveniente para el registro de una marca en todas las clases. Este
inconveniente se deriva de la obligaci"n de usar la marca registrada que impone el
Art. 2K &'.
IV.- LA ADQUISICIN DEL DERECHO SOBRE LA MARCA.
Acabamos de comprobar que el medio para la adquisici"n del derecho sobre la
marca, es a trav)s de la inscripci"n del signo en la 8ficina encargada de la
protecci"n de la propiedad industrial. ara delimitar convenientemente el problema,
que a continuaci"n vamos a estudiar, deberamos a%adir que las marcas poseen
efectos limitados territorialmente a aquellos pases donde se ha solicitado la
protecci"n de manera e(presa. En consecuencia, si un empresario desea proteger
una marca en varios pases deber realizar tantos registros como pases le interesen,
salvo que solicite una marca comunitaria. En este ,ltimo caso, podr disponer de una
marca que tiene un mbito territorial que abarca toda la AE. !0I Estados#.
$obre los aspectos internacionales de la marca volveremos al final de la
e(posici"n. En este momento, vamos a tratar el tema relativo al conflicto que puede
surgir cuando un empresario intenta registrar su marca en otro pas y comprueba que
la misma ya est registrada.
Debemos partir de la base que el carcter territorial de la marca puede
suponer que un mismo distintivo puede estar protegido en dos pases por personas
diferentes, sin vnculo comercial alguno. Estas coincidencias se deben, en ocasiones,
al azar. $in embargo, en otras, tal coincidencia se ha buscado a prop"sito. As, e(iste
una reprobada prctica comercial de inscribir marcas conocidas en el e(tran-ero pero
que no estn registradas en ese Estado.
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&as consecuencias que una situaci"n de este tipo puede traer para una
poltica de e(pansi"n comercial a nivel internacional de las empresas son
importantes/ incluso, podran llegar a suponer la inviabilidad de esta poltica
e(pansionista en aquellos pases donde la marca haya sido registrada por un tercero,
ya que )ste podr impedir la comercializaci"n de los productos que portan la marca
registrada en Espa%a.
Esta situaci"n puede darse en la prctica, como de hecho ya ha sucedido en
Espa%a. or ello, a continuaci"n, pasaremos a e(poner c"mo se adquiere el derecho
sobre la marca en nuestro pas, as como los derechos que pueden asistir al usuario
anterior 5especialmente e(tran-ero5 que no inscribi" su marca en Espa%a.
ues bien, el Art. 0 de la &ey de 'arcas 5que se inspira en el Art. M bis .A5
dispone de manera rotunda que ! d#c4" '"*# !a %a#ca ' ad3+i# &"# !
#$i'.#" 8/2!ida%n. ,c.+ad"9. ;o obstante, la norma que comentamos dispone,
a continuaci"n: ?cuando el registro de una marca hubiese sido solicitado con fraude
de los derechos de un tercero o con violaci"n de una obligaci"n legal o contractual la
persona per-udicada podr reivindicar ante los 3ribunales la titularidad de la marca
en el plazo de cinco a%os@.
Debe tenerse en cuenta que, en este caso, no se trata de que la marca que
haya sido registrada 5indebidamente5 tenga que ser una marca notoria. As lo ha
se%alado el 3ribunal $upremo en sentencia de 21 de mayo de 0117. Es ms:
mediante la norma citada se protege la posici"n -urdica de la persona que resulta
per-udicada por la solicitud. Dicho con otras palabras, se frustra el registro de una
marca, por un tercero, realizado de una forma fraudulenta. ;ormalmente, este
registro suele tener lugar cuando el solicitante desleal tuvo conocimiento de la
e(istencia de una marca que no estaba registrada en Espa%a.
or lo dems, tambi)n se prohbe que el agente o representante de un tercero,
que sea titular de una marca en otro pas miembro del .onvenio de la Ani"n de ars
o de la 8rganizaci"n 'undial de .omercio, registre esta marca a su nombre =en
Espa%a5 sin el consentimiento del titular. .omo no poda menos suceder, la &ey
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prev) que el titular per-udicado tendr derecho a e-ercitar la correspondiente acci"n
de nulidad o reivindicatoria, conforme a lo previsto en la &ey de 'arcas.
En suma, pues, tenemos que poner de relieve que la adquisici"n de la marca a
trav)s del registro, como principio general, tiene que ser matizado, en los casos en
que las marcas se han registrado de mala fe, o vulnerando derechos de terceros o
infringiendo obligaciones leales o contractuales.
IV. - LA MARCA COMO ACTIVO EMPRESARIAL.
Estos ,ltimos comentarios nos llevan a analizar el tema de la marca como
activo empresarial, toda vez que la marca forma parte del patrimonio empresarial y
puede suponer un valor econ"micamente valioso para la empresa.
En efecto, la marca 5al igual que los dems derechos de propiedad industrial5
constituye un bien patrimonial susceptible de evaluaci"n econ"mica que, adems,
pueden ser ob-eto de m,ltiples negocios -urdicos. As, el Art. HM.0 &', reconoce que
la marca y la solicitud de marca podrn transmitirse, con independencia de la venta
de la empresa. Esto es, reconoce la cesi"n libre de la marca. A esta declaraci"n
general debe a%adirse la contenida inmediatamente en tal precepto, que establece
que la marca podr darse en garanta y ser ob-eto de otros derechos reales,
licencias, opciones de compra. Binalmente, y para completar esta visi"n se%alaremos
que, de acuerdo con el Art. HM.0 &', la marca podr ser embargada y ser ob-eto de
medidas que resulten del procedimiento de e-ecuci"n.
De los diversos negocios -urdicos que pueden tener por ob-eto las marcas
vamos a detener nuestra atenci"n en la cesi"n y la licencia. Aunque ambas
instituciones son diferentes y poseen un peculiar r)gimen -urdico, vamos a intentar
5en aras a la brevedad5 analizar con-untamente ambas figuras. ;o obstante, no
deberemos olvidar que la cesi"n y licencia son figuras -urdicas diferentes. &a cesi"n
implica el cambio de titularidad de la marca. or el contrario la licencia supone,
,nicamente, que el titular de la marca 5manteni)ndose como propietario de la misma5
autoriza a un tercero a utilizarla.
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&a primera cuesti"n com,n que conviene aclarar a la hora de analizar el papel
de la marca como activo empresarial, se refiere a la posibilidad de ceder o licenciar
tanto la solicitud de marca como la marca ya concedida5 En otras palabras, no resulta
necesario esperar a que la 8E' conceda la marca para poder venderla o autorizar
a un tercero su uso mediante licencia. Ahora bien, en el caso de una mera solicitud
de marca, conviene que tal hecho se aclare en el contrato/ si no se hace referencia
e(presa a la solicitud se podra dar a entender que la marca goza de efectos plenos,
cuando ello no ser as hasta que se produzca la concesi"n definitiva.
$i esta aclaraci"n no se realizase podran surgir inconvenientes para el titular
de la marca o licenciante en el hipot)tico supuesto de que la marca posteriormente
fuese denegada. En este caso, el adquirente de la marca o licenciatario podran
llegar a e(igir responsabilidades a su contraparte o, incluso, pedir la anulaci"n o
rescisi"n del contrato alegando la falta de ob-eto del mismo, pudiendo solicitar los
consiguientes da%os y per-uicios causados.
Ana segunda cuesti"n de importancia, particularmente aplicable a la cesi"n de
marcas, es la que resulta del principio 5que rige en Espa%a5 sobre cesi"n libre de la
marca. Este principio implica que una marca puede ser cedida con independencia de
la transmisi"n total o parcial de la empresa. Ahora bien, cuando se transmite la
totalidad de la empresa, se consideran transmitidas todas sus marcas, salvo pacto en
contrario o que as se deduzca de las circunstancias del caso.
.onviene se%alar que el adquirente de una empresa debe poner especial
)nfasis en hacer figurar en el contrato de adquisici"n, fusi"n, etc. de la sociedad, que
la totalidad de derechos de propiedad industrial 5y particularmente las marcas5
tambi)n son transmitidos. En efecto, si bien en el caso de la transmisi"n total de la
empresa estos derechos se consideran transmitidos, no est de ms realizar una
referencia e(plcita a los mismos.
&a ,ltima caracterstica com,n al r)gimen de cesi"n y licencia de marcas la
encontramos a la hora de analizar la forma que deben revestir estos contratos y los
efectos que los mismos pueden poseer frente a terceros. El principio general es que
estos contratos no necesitan formalidad alguna para resultar eficaces. $in embargo,
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si analizamos los efectos que tales contratos de-arn de tener si no se inscriben en la
8E', llegaremos a la conclusi"n de que, de alguna manera, la &ey compele a que
los mismos, deben constar por escrito si se quiere que tengan efectos plenos.
Esta ,ltima afirmaci"n se realiza sobre la base de considerar que el principio
general de libertad de forma establecido para los contratos mercantiles en el ."digo
de .omercio se ve, absolutamente mediatizado, para el caso de las marcas en el Art.
HM &'. Este artculo dispone que 8!"' ac."' :+#;dic"' c"n.%&!ad"' n !
a&a#.ad" an.#i"# '"!" &"d#2n "&"n#' a !"' .#c#"' d *+na ,7 +na /5
in'c#i."' n ! R$i'.#" d Ma#ca'<.
De la lectura del citado precepto podemos deducir que si estos contratos no se
inscriben en la 8E', tendrn validez plena entre las partes. $in embargo, no
poseern efectos frente a terceros, lo cual puede acarrear graves per-uicios,
especialmente, para el adquirente o licenciatario.
En efecto, en punto al tema de la cesi"n plena de la marca, ha de se%alarse
que si )sta no se inscribe en la 8E' el *nuevo titular* no podr defender su marca
frente a intentos posteriores de registro por un tercero, ni tampoco frente a posibles
usurpaciones o imitaciones que de su marca se est)n realizando en el mercado.
3ampoco podr renovar la marca. En definitiva, si el nuevo adquirente no inscribe su
titularidad en la 8E', ni )ste 8rganismo ni los terceros a-enos al contrato
considerarn al mismo como titular de la marca a pesar de que esta titularidad la
ostente de hecho.
ara completar esta visi"n panormica de la marca como activo empresarial,
vamos a referirnos a una ulterior caracterstica de la cesi"n de marca y de la licencia.
As, en cuanto a la cesi"n, la marca se considera indivisible/ en el sentido de que no
sern posible cesiones parciales relativas al signo !ceder s"lo el grfico, sin la
denominaci"n# o el mbito territorial !no se puede ceder la marca para una
.omunidad Aut"noma#, etc. ;o obstante, la e(istencia de la marca multiclase,
permite la cesi"n de la marca para una clase del ;omencltor, conservando el titular
las restantes clases del ;omencltor.
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En la licencia de marca, )sta se considera divisible, por lo que el titular podr
licenciar solo algunos aspectos o facultades inherentes a la misma. Esta concepci"n
es perfectamente l"gica y responde a la propia finalidad de la instituci"n de la
licencia. Debe tenerse en cuenta que la licencia de marca, as como otras
instituciones anlogas a la misma !franquicia, concesi"n, etc.# constituye uno de los
medios utilizados por las empresas en su poltica de e(pansi"n comercial, tanto a
nivel nacional, como internacional.
or ello, y en atenci"n a las diversas caractersticas de los mercados, al titular
de la marca le puede interesar, bien comercializar los productos por si mismo o bien
por terceros, que puede ser un e(clusivista o no. Adems, esta e(clusiva puede tener
una larga o corta duraci"n, o estar delimitada a un territorio. 3odo ello depender de
las circunstancias que convengan a las partes interesadas.
ues bien, en atenci"n a todos estos hechos, e(isten diversas clases de
licencia sobre marcas. En primer lugar, podemos distinguir entre licencias simples y
licencias e(clusivas. &as primeras seran aquellas en las que el titular de la marca se
reserva la posibilidad de utilizar la marca licenciada, bien por s mismo, bien
otorgando nuevas licencias. &as licencias e(clusivas, por el contrario, implican que el
titular de la marca no otorgar nuevas licencias en el territorio previamente
delimitado. En efecto, puede e(istir una licencia e(clusiva pero delimitada
territorialmente a una .omunidad Aut"noma, por e-emplo.
Ana ulterior clase de licencia e(clusiva es la "licencia e#clsiva refor"ada". De
acuerdo con ella el titular de una marca no solamente se compromete a no otorgar
nuevas licencias, sino que tambi)n se obliga a no utilizar por s mismo la marca
licenciada. or lo dems, se%alaremos que e(isten otro tipo de limitaciones que
pueden refle-arse en los contratos de licencias. As, por e-emplo, las relativas a la
duraci"n, productos, etc. 3odo este c,mulo de circunstancias deber tenerse muy
presentes a la hora de redactar un contrato de licencia de marca.
8tro aspecto importante de la cuesti"n se refiere al celo que debe poner el
licenciante a la hora de controlar a sus licenciatarios. Femos visto, que el contrato de
licencia otorga m,ltiples posibilidades para llegar a crear una e(tensa red comercial.
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Ahora bien, el licenciante deber poner sumo cuidado para que su marca 5que es
utilizada por terceros !licenciatarios#5 no se desprestigie. or consiguiente, en los
correspondientes contratos de licencia debern plasmarse una serie de clusulas por
medio de las cuales se facilite al licenciante el e-ercicio de un control efectivo sobre
las actividades del licenciatario.
A la hora de establecer estas clusulas ha de tenerse un e(tremado cuidado,
puesto que las mismas pueden ser bastante conflictivas desde el punto de vista del
Derecho de la libre competencia. $in embargo, no por ello se puede mantener que
cualquier tipo de clausulas de control impuestas por el licenciatario est) prohibida.
Antes al contrario, son vlidas aquellas clusulas que tengan por finalidad mantener
el nivel de calidad de los productos o servicios ob-eto del contrato, ya que si estas
clusulas no se permitiesen podra verse per-udicado el propio ?good+ill* de la
marca. En efecto, un mal uso de la marca por los licenciatarios desprestigiara la
marca en el mercado e, incluso, podra llegar a enga%ar a los consumidores sobre las
caractersticas, procedencia, etc. de los productos distinguidos por la marca
licenciada.
Esta ,ltima afirmaci"n nos lleva, adems, a la siguiente conclusi"n. $i el
licenciante no controla debidamente el standard de calidad de los productos
distinguidos ba-o licencia, est poniendo en peligro la propia e(istencia de su marca.
Esta podra ser caducada por los 3ribunales en aplicaci"n del Art. 77 &', que
dispone que la marca se cancelar cuando por el titular/ o por me-or decir, un tercero
autorizado, se convierta en un signo que pueda inducir a error al p,blico sobre la
naturaleza, calidad, caractersticas del producto o servicio distinguido por la marca.
VI.- LA PROTECCIN INTERNACIONAL DE LA MARCA.
1.- E! CUP
A lo largo de la presente ponencia hemos intentado resaltar la conveniencia de
llevar a la prctica una rpida y eficaz poltica de protecci"n de los signos distintivos
de los empresarios, concretamente, de las marcas. 3ales apreciaciones tambi)n
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resultan vlidas a la hora de analizar la problemtica de la protecci"n de las marcas
a nivel internacional.
A la hora de abrir nuevos mercados, resulta aconse-able y necesario que las
empresas registren 5incluso con una determinada antelaci"n5 sus marcas en los
pases donde vayan a comercializar sus productos en un futuro ms o menos
inmediato. En efecto, si una empresa no sigue una correcta y calculada poltica de
protecci"n internacional de marcas, podra ocurrir que sus propias marcas llegaran a
constituir una barrera para su e(pansi"n comercial.
Anteriormente, hemos visto el caso de marcas e(tran-eras que son registradas
en Espa%a por terceros. ues bien, si una empresa espa%ola no realiza esta poltica
de protecci"n internacional de sus marcas, se podra ver involucrada en un pleito de
similares caractersticas en el e(tran-ero.
&a protecci"n internacional de las marcas choca con algunos problemas que
se derivan, principalmente, de la diversidad legislativa, la cual trae como
consecuencia una serie de problemas burocrticos y administrativos. or
consiguiente, no nos debe e(tra%ar que en el marco internacional se hayan intentado
establecer diversos instrumentos para facilitar la protecci"n internacional de las
marcas. Esta tendencia armonizadora 5que cada vez es ms fuerte5 se puede
contemplar a tres niveles que a continuaci"n paso a e(plicar.
En un primer nivel est el .onvenio de la Ani"n de ars para la rotecci"n de
la ropiedad 9ndustrial !.A#. Este .onvenio data de :NN2 y al mismo pertenecen
ms de :71 pases. En el .A se implanta un principio fundamental para la
protecci"n internacional de las marcas: el principio de prioridad. A trav)s del mismo
cualquier persona que haya solicitado una marca en un pas de la Ani"n tendr un
plazo de hasta seis meses para depositar esa marca en los dems pases miembros
del .onvenio. En tal supuesto, estos ulteriores dep"sitos conservarn como fecha de
presentaci"n de la solicitud, la fecha de la solicitud del primer pas. 4unto al .A no
hay que olvidar el Acuerdo por el que se establece la 8rganizaci"n 'undial del
.omercio de :7 de Abril de :KKH !Acuerdo AD9.#.
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(.- La %a#ca in.#naci"na!.
Esta primera medida aunque importante, resulta a todas luces insuficiente para
resolver todos los problemas que pueden suscitarse/ particularmente, el problema
derivado de la necesidad de realizar tantos dep"sitos como pases donde se quiera
obtener protecci"n. or eso, de manera casi inmediata a la promulgaci"n del .A, se
lleg" a un segundo nivel de armonizaci"n en la protecci"n internacional de la marca.
Este nivel est representado por lo que vamos a denominar ?$istema de 'adrid, que
est integrado por el Arreglo de 'adrid de :H de Abril de :NK: sobre registro
internacional de marcas y su rotocolo tambi)n hecho en 'adrid el 0N de -unio de
:KNK. ?El $istema de 'adrid@ tiene una venta-a importante, ya que a trav)s de un
,nico procedimiento internacional se puede conseguir que nuestra marca tenga
efectos en multitud de Estados. Es la denominada marca internacional.
ara obtener una marca a trav)s de este procedimiento, resulta imprescindible
tenerla registrada previamente en el pas de origen !Arreglo# o solicitado !rotocolo#
en nuestro caso Espa%a# y pedir por conducto la 8E' la protecci"n de la marca en
los pases que se dispongan en la solicitud. Esta petici"n es cursada a la 8ficina
9nternacional, con sede en Linebra, que la trasmitir a los Estados designados. $i
transcurrido un a%o !Arreglo# o :N meses !rotocolo#, las 8ficinas de los Estados
designados no han se%alado ning,n reparo para la protecci"n de la marca, )sta se
considerar registrada en tales pases y producir los mismos efectos que las marcas
solicitadas directamente ante las respectivas 8ficinas nacionales.
&a utilizaci"n del ?$istema de 'adrid@ presenta grandes venta-as para las
empresas, ya que pueden conseguir una marca en varios pases a trav)s de una
,nica solicitud !solicitud internacional#, redactada en una sola lengua !espa%ol# y
tramitada por una sola 8ficina !8ficina 9nternacional#5 Estas venta-as se vuelven a
repetir en el momento de realizar los trmites posteriores para la renovaci"n de las
marcas5
A trav)s del ?$istema de 'adrid@ se simplifican, especialmente, los trmites
burocrticos y administrativos para obtener y mantener la concesi"n de una marca a
nivel internacional5 $in embargo, esta marca es concedida por cada 8ficina nacional
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y surtir efectos, ,nicamente, en el territorio de los pases designados. or eso,
podemos decir que con este $istema se consigue un nivel de armonizaci"n
intermedio.
).- La %a#ca c"%+ni.a#ia.
El siguiente paso armonizador se ha establecido por la Ani"n Europea. En
congruencia con la implantaci"n de un mercado ,nico y como instrumento id"neo
para conseguirlo, la Ani"n Europea ha establecido una marca vlida para todo el
territorio comunitario: &a marca comunitaria. Esta marca se obtiene mediante un
,nico dep"sito, a trav)s de un ,nico procedimiento y es concedida, por una 8ficina:
8ficina de Armonizaci"n del 'ercado 9nterior !8A'9#, cuya sede est en Alicante.
&as venta-as que ofrece el sistema comunitario de marcas son evidentes. $e
otorga una marca ,nica en 0I Estado, que en el futuro requerir una ,nica
renovaci"n. &as grandes empresas tendrn un instrumento de racionalizaci"n
indudable para proteger sus marcas en el territorio comunitario, ya que no solamente
se restringirn los trmites para una efectiva protecci"n, sino que, muy
especialmente, se abaratarn los costes.
$in embargo, desde la perspectiva de las peque%as empresas, cuyo mbito de
actuaci"n es puramente local o a lo sumo nacional, la marca comunitaria no resulta,
en principio, atractiva. or eso, la implantaci"n de la marca comunitaria no supuso la
desaparici"n de las marcas nacionales, ni de las 8ficinas estatales de la propiedad
industrial. En consecuencia, las empresas sern libres de elegir la va que estimen
ms oportuna a la hora de proteger sus marcas en la Ani"n Europea, pudiendo optar
por la va nacional o por la va comunitaria/ e incluso por la va internacional del
$istema de 'adrid.
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