Valor Estrategico de La PI

Valor Estratgico de la PROPIEDAD INDUSTRIAL
Clarke, Modet
& C 2009
Lderes en Propiedad Industrial e Intelectual en pases de habla Hispana
y Portuguesa
Lderes en Propiedad Industrial e Intelectual en pases de habla Hispana y Portuguesa
ESTRATEGIA
Federico El Grande de Prusia:

Se puede perdonar el ser derrotado, pero
nunca el ser sorprendido
Clarke, Modet & C 2009
Propiedad Industrial:
Derechos exclusivos que protegen tanto la actividad innovadora
manifestada en nuevos productos, procedimientos o diseos, como la
actividad mercantil mediante la identificacin en exclusiva de productos y
servicios ofrecidos en el mercado.
DESTACAR
- Signos distintivos (Marcas)
- Modalidades inventivas (Patentes y Modelos de utilidad)
- Creaciones de formas (Diseos industriales)
- Nombres de dominios
- Secretos industriales y comerciales
DESECHAR FALSAS CREENCIAS:

-EL QUE MAS DINERO GASTA EN PI NO ES
SIEMPRE EL MEJOR PROTEGIDO.
(excesiva proteccin, pruebas de uso)
-LA PROTECCION DE PI NO ES SOLO PARA
GRANDES EMPRESAS U ORGANIZACIONES.
LA MARCA
CONCEPTO:
Todo signo o medio que distinga o
sirva para distinguir en el mercado productos o
servicios de una persona de productos o servicios
idnticos o similares de otra.
Signos que pueden constituir una marca

Ley de Marcas 17/2001 de 7 de Diciembre
Art. 1.2 de la Ley de Marcas: Tales signos podrn, en particular, ser:

a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que
sirven para identificar a las personas.
b) Las imgenes, figuras, smbolos y dibujos
c) Las letras, las cifras y sus combinaciones
d) Las formas tridimensionales, entre las que se incluyen los
envoltorios, envases, la forma del producto o su presentacin.
e) Los sonoros. (NOKIA TUNE)
f) Cualquier combinacin de los signos que con carcter enunciativo se
mencionan en los apartados anteriores.
La marca se rige por 2 principios bsicos:

A) Territorialidad, tiene efecto en el mbito
donde se ha solicitado.
B) Especialidad, protege aquellos productos o
servicios para los que ha sido registrada.
Las marcas se clasifican por clases:

CLASIFICACIN DE NIZA
Clase 1 a la 34, Productos.
Clase 35 a la 45, Servicios.
ALCANCE DE LA PROTECCIN
Marca espaola
Marca comunitaria
Pases miembros
Territorio nacional
Marca internacional
Pases designados
Duracin: Diez aos, renovables indefinidamente.
USO DE LA MARCA:
si la marca es NOTORIA
Los que por su volumen de ventas, duracin,
intensidad o alcance geogrfico de su uso,
valoracin o prestigio alcanzado en el mercado o por
cualquier otra causa sean generalmente conocidos
por el sector pertinente del pblico al que se
destinan los productos, servicios o actividades que
distinguen dicha marca o nombre comercial.
Si la marca es RENOMBRADA
Cuando la marca o nombre comercial sean

conocidos por el pblico en general, se considerar
que los mismos son renombrados y el alcance de la
proteccin se extender a cualquier gnero de
productos, servicios o actividades.
CLASES DE MARCAS
Por la composicin del signo
denominativas
NIKE
grficas
tridimensionales
mixtas
MARCAS COLECTIVAS
Indica que un producto o servicio procede o es
prestado por un miembro de la asociacin
titular de la marca, lo que los distingue de
otros.
Ejp: Chufa de Valencia, Consejo Regulador de la
Denominacin de Origen
MARCAS DE GARANTIA
Signo con el que identifica o acredita la
concurrencia de una determinada caracterstica
comn en los productos/servicios de los
usuarios de la marca, autorizados al efecto por
el titular de la misma.
Ejp: Galicia Calidade
MARCAS BLANCAS.
Guerra abierta entre marcas de fabricantes y de
distribuidores (blancas).
Estudio en el que el 62% de los consumidores no
les gusta que el fabricante recurra a la
advertencia NO FABRICAMOS PARA
OTRAS MARCAS
REGLA GENERAL: REGISTRO

MARCA NACIONAL: OEPM
MARCA COMUNITARIA: OAMI
MARCA INTERNACIONAL: OMPI

Una estrategia de proteccin

Eleccin del nombre
Eleccin de las clases

de productos y
servicios a proteger
Eleccin de los
mercados
Eleccin de la va o
vas para la
proteccin Clarke, Modet & C 2009
Resumen
Marca Comunitaria
- Siempre todos los pases de la U.E.
Marca Nacional en
Espaa y en el extranjero
- Deposito ante la oficina de marcas en cada pas
Marca Internacional
- Herramienta para facilitar el
registro en el extranjero
Marca Comunitaria
BASES DE FUNCIONAMIENTO Y TRAMITACIN:

- Se solicita en Alicante (OAMI)
- Es necesario solicitarla para la totalidad de los 27 pases miembros, debido a su
carcter unitario.
- Cada solicitud, abarca en el mismo costo de 1 a 3 clases de productos y/o
servicios. Admite tambin clases adicionales.
- No requiere estar basada en una marca espaola concedida y en vigor.
- Si la marca comunitaria sufre algn rechazo u oposicin de terceros en algn
pas miembro, la marca ser denegada para todos, si bien, podr reconvertirse o
transformarse en una o varias solicitudes de marcas nacionales, segn se desee,
con el pago de una tasa adicional por pas, manteniendo la fecha de solicitud de
la marca comunitaria.
MARCAS NACIONALES EN
EL EXTRANJERO
Es una marca nacional en cada uno de los pases.
En muchos casos se usa esta va porque el pas no
forma parte de la marca internacional
El procedimiento vara segn el pas
Marca Internacional
CARACTERISTICAS Y VENTAJAS
Solicitud nica - Costes reducidos
Dos oficinas: (oficina de origen del solicitante
(OEPM) y Oficina Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), con
sede en Ginebra, Suiza)
3 idiomas de presentacin:
Ingls, Francs y Espaol.
Se designa los pases de inters ( 80)
POR QU REGISTRAR MARCAS?

- Monopolio que impide su utilizacin por terceros no
autorizados.
- Derecho a oponerse en base a nuestra marca al
registro de otras idnticas o parecidas.
- Posibilidad de exigir ante los Tribunales la nulidad de
marcas posteriores que puedan confundir.
PAISES INTEGRADOS EN EL SISTEMA

DE MADRID, QUE COMPRENDE DOS
TRATADOS INTERNACIONALES:
A) ARREGLO DE MADRID (habria que tener
una marca concedida)
B)TRATADO O PROTOCOLO DE MADRID
(bastara la solicitud de marca realizada).
LA MARCA INTERNACIONAL
SIMPLIFICA Y UNIFICA TRMITES.
UNA SOLA SOLICITUD.
UNA SOLA TASA.
UNA SOLA RENOVACIN.
OBLIGACION DE USO DE LA MARCA

Si la marca no se usa de manera efectiva y real para los
servicios y productos para los que fue registrada en el
plazo de 5 aos a partir de la publicacin de la
concesin, se podr declarar su caducidad.
Carga de la prueba, pruebas de uso, para el titular.
PECULIARIDADES
Carcter patrimonial.
Bien inmaterial.
Puede ser objeto de transmisin, garanta,
licencia, opcin de compra, embargo.
Puede ser objeto de hipoteca mobiliaria, es
decir, pignorarse.
Cuanto vale una

marca?
Art. 46.2 Ley de marcas: Con independencia de
la transmisin de la totalidad o de parte de la
empresa, la marca y su solicitud podrn
transmitirse, darse en garanta o ser objeto de
otros derechos reales, licencias, opciones de
compra, embargos u otras medidas que resulten
del procedimiento de ejecucin, para todos o
parte de los productos o servicios para los
cuales estn registradas o solicitadas, e
inscribirse en el Registro de Marcas, sin
perjuicio de los dems negocios jurdicos de que
fuere susceptible el derecho de marca
EVOLUCIN DE LA IMPORTANCIA DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES DE PROPIEDAD

INDUSTRIAL E INTELECTUAL
1985
40 % VALOR
EMPRESA
2000
70 % VALOR
EMPRESA
2002
85 % VALOR
EMPRESA
90 % VALOR
EMPRESA
IMPORTANCIA DE LA MARCA
LA MARCA ES LO UNICO QUE PROTEGE A LA
EMPRESA EN TIEMPOS DE CRISIS

SIN MARCA, SLO TE QUEDA COMPETIR EN
PRECIOS
LA MARCA ES EL MAYOR ACTIVO CON EL QUE
CUENTA LA EMPRESA
MI TRABAJO CONSISTE EN CONVERTIR UN
REFRESCO DE COLA, EN COCA-COLA
Fernando Ocaa. Presidente de Trapsa.
FUENTE: DIARIO DE CADIZ
VALOR EMPRESARIAL DE LA MARCA
Valor de Venta de las

Marcas de la lnea
CLAIROL que incluye
entre otras HERBAL
ESSENCE: US$4.950
millones
Valor estimado de compra de la

empresa PURINA por NESTLE
que comprenda entre otras
marcas FRISKIES, NIDO,
PURINA y DOG CHOW: 9.500
millones de Euros
Valor de adquisicin por LA CAIXA del 30% del negocio de
panadera y bollera que comprende entre otras las marcas
DONUTS y BOLLICAO: 126 millones de Euros
9 La Compaa MATTEL es un excelente ejemplo de una empresa que no

escatima esfuerzos en proteger la marca BARBIE:
iniciando litigios contra aquellos que usan la marca Barbie sin su
consentimiento.
9Accin iniciada por Mattel contra Nissan por el
lanzamiento de una campaa comercial en la que un
mueco, en su deportivo seduce a una mueca parecida
a Barbie (quin prefiere irse con l y dejar a su novio
Kent). El argumento de Mattel es que se esta
proyectando una imagen promiscua de Barbie.
9Mattel lleva acabo litigios con xito impidiendo que se
incluya la palabra Barbie o cualquier referencia su
mundo en dominios de internet.
9Mattel para el festejo del Mes en Rosa de Barbie, ha
pintado con rosa una calle de Salford en Inglaterra,
incluyendo coches, casas, rboles e incluso perros.
VALOR DE MERCADO DE LA MARCA
La marca ms valiosa del mundo

Valor estimado: 69.000 Millones de Dlares
* Fuente: Interbrand
EJEMPLOS PRACTICOS
PUBLICIDAD..
VOLVO. RESPUESTA SEGURA.
VOLVO. SEGURO A TODO RIESGO.
PARA ALGUNOS LA SEGURIDAD ES UNA
NOVEDAD. PARA NOSOTROS, UNA TRADICIN.
CUANDO LOS DEMS HABLAN DE SEGURIDAD,
VOLVO YA HA PASADO.
M E N S A J E .S E G U R I D A D.
EJEMPLO DE CONVIVENCIA DE MARCAS

MARCA BRITNICA DE DEPORTIVOS.
MARCA DE COMPLEMENTOS DE MODA.
MARCA DE RELOJES.
LOTUS / LOTUSSE / LOTUS
IMPORTANCIA DE LA MARCA
Arriesgada decisin de invertir todos los recursos
econmicos que tenan en aquella poca (70 millones
de pesetas de entonces) en una fuerte campaa de
publicidad en la que dos actores sin pelo (Jess
Puente y Juanjo Menndez) jugaban con los trminos
calvo, claro y atn.
- EL SPOT, UN HITO EN LA HISTORIA DE

LA PUBLICIDAD, LOGR QUE, EN UN
MES, EL 90% DE LOS CONSUMIDORES
IDENTIFICARAN LA MARCA CALVO
CON ATN.
UN AO DESPUS, CALVO HABIA
DOBLADO LA PRODUCCIN.
Jos Luis Calvo (Presidente Calvo)
Marcas que se han ido reinventando

-La Casera celebra este ao su 60
cumpleaos.
-Una de sus marcas slogande los 80:
Si no hay Casera, nos vamos
-Tres cambios de propietario, en 2001 la
compr el grupo Cadbury Schweppes por 117
millones de euros.
CONCEPTOS A TENER EN CUENTA

INVENCIN: Desarrollo de una solucin prctica
a una necesidad o problema tcnico.
PATENTE: Un derecho de proteccin sobre el
objeto de una invencin.
LAS IDEAS NO SON PATENTABLES, S SU
MATERIALIZACIN O REALIZACIN.
REQUISITOS DE PATENTABILIDAD
NOVEDAD MUNDIAL: Se considera que una invencin es
nueva cuando no est comprendida en el estado de la
tcnica.
ACTIVIDAD INVENTIVA: Una invencin implica una altura
inventiva si no resulta del estado de la tcnica de una
manera muy evidente para un experto en la materia.
APLICACIN INDUSTRIAL: Una invencin es susceptible
de aplicacin industrial cuando su objeto puede ser
fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida
la agrcola.
QU NO SE PUEDE PROTEGER COMO PATENTE DE INVENCIN?

-Descubrimientos, teoras cientficas y mtodos matemticos.
-Obras literarias, cientficas y artsticas.
-Planes, reglas y mtodos para actividades intelectuales, juegos o
actividades econmico-comerciales.
-Programas ordenador: Programa como tal no, habra que protegerlo como
un procedimiento.
-Mtodos de tratamiento quirrgico o teraputico del cuerpo humanoanimal.
-Mtodos de diagnstico aplicados al cuerpo humano - animal.
-Invencin contraria al orden pblico o la moral.
-Variedades vegetales.
-Razas animales.
-Procedimientos esencialmente biolgicos de obtencin de vegetales o
animales. El cuerpo humano, ninguno de sus elementos en estado natural.
Criterios de Seleccin de Modalidad de Proteccin

DURACIN
PATENTE
MODELO
DE
UTILIDAD
20 aos
10 aos
NOVEDAD
Mundial
Nacional
ACTIVIDAD
INVENTIVA
COSTE
OBJETO
NO evidente del
Estado de la
Tcnica
Depsito
+ Trmite IET
+
(Examen) +
Concesin
Procedimiento
Producto
Instalacin
Sistema
Etc.
No MUY
evidente del
Estado de la
Tcnica
Depsito
+
Concesin
Herramienta
Utensilio
No Procedim.
TRMITE
Con IET
(Examen)
mn 3 aos
Trmite
Oposicin
1 a 1,5 aos
Vas de Proteccin
Va Nacional
Va Europea
Va P.C.T.
Tantas Solicitudes
Como Pases
Una sola Solicitud
Una sola Solicitud
Tantas Tramitaciones
Como Pases
Una sola
Tramitacin
Un solo inicio de
Tramitacin
Tantas Resoluciones
Como Pases
Una sola Resolucin
Tantas Tramitaciones
Finales como Pases
Tantos Mantenimientos
como Concesiones
como Pases
Tantas Resoluciones
Como Pases
como Concesiones
PATENTES EN VARIOS PAISES

PAIS POR PAIS
PATENTE EUROPEA (EPO, European Patent
Office)
PCT (WIPO, World Intellectual Property
Organization)
Qu es un Diseo?
Apariencia exterior de un producto o de una parte del mismo que se deriva
de las lneas, contornos, colores, forma, textura, materiales y/o su
ornamentacin."
Siempre que ese diseo pueda ser percibido por el consumidor (aunque
pueda ser desmontable) es decir, que no corresponda al interior (circuitos,
motores, engranajes...) podr ser protegido.
En el mercado actual la proteccin adecuada del diseo

innovador es vital para toda compaa cuyo objetivo sea lograr
un posicionamiento competitivo, vanguardista y dinmico.
La proteccin del Diseo Industrial permitir a las

empresas:
Presentar un producto prctico, moderno y funcional
que contribuya a dotar de mayor valor a la compaa.
Justificar y avalar mayor sensibilidad a costes
superiores de adquisicin.
Rentabilizar y amortizar la inversin efectuada en su
creacin y desarrollo.
Obtener una fuente de ingresos adicional derivada de su
explotacin (cesin, licencia, ofrecimiento en garanta...).
Caractersticas
Visibilidad
Novedad
Singularidad de la
Forma y apariencia
especial
Aspectos no tcnicos
ni funcionales
Perodo de gracia de 12 meses para el depsito

Hasta ahora para acceder al registro era necesario que el Diseo
Industrial no hubiera sido hecho pblico. Sin embargo, hoy en da la
legislacin nacional y comunitaria permite un perodo de gracia
desde la divulgacin del diseo para poder realizar su registro sin
perder el requisito de la Novedad
Qu es el secreto empresarial?
Toda informacin confidencial relevante para la compaa que le
confiere una ventaja competitiva.
Requisitos
1. Secreto
Informacin o conocimiento no generalmente conocido, ni fcilmente accesible
2. Sustancial
Conocimiento til y relevante
3. Identificado
Conocimiento o desarrollo industrial o comercial debe ser descrito y registrado en
soporte material
Secreto empresarial
CLASES
Secretos Industriales
Secretos
Comerciales
Procesos de fabricacin
Informacin sobre actividades de investigacin

y desarrollo
Planos, proyectos...
Algoritmos que se utilizan en programas
informticos y los mismos programas.
Listados de proveedores y clientes
Proyectos de reestructuracin
Manuales
VENTAJAS
DURACIN
No est sujeta a lmites temporales, contina de manera indefinida siempre que el secreto
no se revele al pblico.
COSTE ECONMICO
No entraan costes de registro (aunque puedan entraar costos elevados destinados a
mantener la informacin confidencial).
EFECTOS INMEDIATO
INDIVIDUALIDAD Y COMPETITIVIDAD
INGENIERA INVERSA
INCONVENIENTES
DIVULGACIN
Una vez que el secreto se divulga, todo el mundo puede tener acceso al
mismo y utilizarlo.
NIVEL DE PROTECCIN
El nivel de proteccin vara significativamente de pas en pas, pero por lo
general se considera bajo, especialmente cuando se compara con la
proteccin brindada por una patente.
PATENTE POSTERIOR
Un secreto comercial puede ser patentado por cualquier otra persona que
haya obtenido la informacin pertinente por medios legtimos.
Muchas gracias
Lderes en Propiedad
Industrial e Intelectual en
Pases de Habla Hispana y
Portuguesa
www.clarkemodet.com
2009 Clarke, Modet & Co. Todos los derechos

reservados. Clarke, Modet & Co. se refiere a la red de
sociedades de Clarke, Modet y compaa S.L. cada una
de las cuales es una persona jurdica distinta e
independiente.

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Signos que pueden constituir una marca

Art. 1.2 de la Ley de Marcas: Tales signos podrn, en particular, ser:

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La marca se rige por 2 principios bsicos:

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Las marcas se clasifican por clases:

Duracin: Diez aos, renovables indefinidamente.

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Cuando la marca o nombre comercial sean

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REGLA GENERAL: REGISTRO

MARCA INTERNACIONAL: OMPI

Una estrategia de proteccin

Eleccin de las clases

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BASES DE FUNCIONAMIENTO Y TRAMITACIN:

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Ingls, Francs y Espaol.

Se designa los pases de inters ( 80)

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POR QU REGISTRAR MARCAS?

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PAISES INTEGRADOS EN EL SISTEMA

OBLIGACION DE USO DE LA MARCA

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Cuanto vale una

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EVOLUCIN DE LA IMPORTANCIA DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES DE PROPIEDAD

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EMPRESA EN TIEMPOS DE CRISIS

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VALOR EMPRESARIAL DE LA MARCA

Valor de Venta de las

Valor estimado de compra de la

9 La Compaa MATTEL es un excelente ejemplo de una empresa que no

VALOR DE MERCADO DE LA MARCA

La marca ms valiosa del mundo

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EJEMPLO DE CONVIVENCIA DE MARCAS

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- EL SPOT, UN HITO EN LA HISTORIA DE

Marcas que se han ido reinventando

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CONCEPTOS A TENER EN CUENTA

QU NO SE PUEDE PROTEGER COMO PATENTE DE INVENCIN?

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Criterios de Seleccin de Modalidad de Proteccin

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Una sola Solicitud

Una sola Solicitud

Una sola Resolucin

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PATENTES EN VARIOS PAISES