Elementos para o sucesso em acordos de parceria

envolvendo propriedade intelectual: reflexes a partir

do projeto da Embrapii
Alexandre Guimares Vasconcellos doutor em biotecnologia vegetal. Pesquisador e
professor da Academia de Propriedade Intelectual, Inovao e Desenvolvimento,
Coordenao de Programas de Ps-Graduao, Instituto Nacional da Propriedade
Industrial INPI.
Rita Pinheiro-Machado doutora em qumica biolgica nfase em gesto, educao e
difuso em biocincias (UFRJ), professora de ps-graduao em propriedade intelectual e
inovao e coordenadora-geral da Academia do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial INPI.
Thalissa Pdua Gilaberte mestre em propriedade intelectual e inovao pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial. Advogada com nfase em contratos administrativos,
inovao, transferncia de tecnologia e propriedade intelectual. Assessora da direo do
Instituto Nacional de Tecnologia.
O inovacionismo [a], como pontuam Oliveira e Telles [1], atualmente, palavra de ordem
entre pases que atuam em um cenrio global caracterizado pela existncia de mercados
que privilegiam o domnio do conhecimento como fator competitivo entre as empresas. E
o papel do governo, nesse cenrio, como parte integrante e importante de um Sistema
Nacional de Inovao (SNI) [b] crucial para a conduo de um ambiente propcio ao
desenvolvimento de tecnologias, bem como na formulao de polticas pblicas
adequadas e eficazes que estimulem a inovao e os gastos em pesquisa e
desenvolvimento (P&D) no setor privado.
No Brasil, verifica-se uma baixa propenso de investimentos em P&D pelas empresas.
Dados fornecidos pela ltima Pesquisa Industrial da Inovao Tecnolgica Pintec [2]
revelam que os gastos no Brasil em atividades internas de P&D nas indstrias alcanaram
R$ 19,9 bilhes e os gastos com aquisio externa de P&D lograram R$ 4,29 bilhes.
Quando somados, perfazem o montante de R$ 24 bilhes aproximadamente e, se
comparado ao Produto Interno Bruto (PIB), esse valor representa apenas 0,59%,
enquanto que nos Estados Unidos, Zona do Euro e China os gastos em P&D empresarial
em relao ao PIB em 2011 foram de 1,83%, 1,34% e 1,39%, respectivamente.
Em contrapartida, o pas, de fato, no est inerte a este cenrio e se encontra, nas
ltimas dcadas, em processo de fortalecimento do sistema pblico de cincia e
tecnologia (C&T). No intuito de reduzir as dificuldades supramencionadas, o Ministrio da
Cincia, Tecnologia e Inovao (MCTI) editou, em 04 de agosto de 2011, a Portaria n
593, que viabilizou a criao do Projeto Piloto de Aliana Estratgica Pblica e Privada
com vistas constituio da Associao Brasileira de Pesquisa e Inovao Industrial
(Embrapii).
O programa uma tentativa de minimizar a lacuna existente entre o setor pblico e
privado, a fim de fomentar projetos de cooperao envolvendo empresas nacionais e

instituies tecnolgicas, voltadas para atividades de P&D, que objetivem a gerao de

produtos e processos inovadores, alm de possuir como foco a fase intermediria da
inovao.
Para tanto, o ministrio instaurou um grupo de trabalho e implementou um projeto piloto
com a participao de trs instituies de cincia e tecnologia (ICT): o Instituto Nacional
de Tecnologia (INT), o Instituto de Pesquisas Tecnolgicas (IPT) e o Centro Integrado de
Manufatura e Tecnologia do Senai na Bahia (Senai-Cimatec/BA), a fim de, posteriormente,
contribuir para a criao da Embrapii. O piloto contou com a participao da
Confederao Nacional das Indstrias (CNI), bem como da Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep), no sentido de viabilizar a execuo dos projetos.
Nessa esteira de raciocnio, entendimento majoritrio que a interao entre os setores
pblico e privado essencial para o desenvolvimento econmico e social do pas. Ocorre
que, atualmente, os instrumentos jurdicos firmados entre a indstria e as ICT assumiram
um carter mais criterioso no que tange regulao de direitos de propriedade intelectual
(PI), pelo fato de os bens intangveis representarem parte central nos projetos de
inovao, bem como simbolizarem expresso de riqueza das firmas e dos pases. Nesse
sentido, constitui aspecto jurdico relevante investigar como os aspectos relativos
cotitularidade de invenes protegidas por direitos patentrios so conduzidos pela ICT e
empresas no mbito de projetos cooperativos tecnolgicos.
A situao se torna mais delicada, ainda, pelo fato de as leis nmeros 9.279, de 14 de
maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial) [3] e 10.973, de 02 de dezembro de 2004
(Lei de Inovao) [4] no determinarem todos os direitos e obrigaes relativos s
propriedades conjuntas das criaes resultantes em parcerias tecnolgicas entre ICTempresa. Nesta perspectiva, inexistindo regulamento prprio, a doutrina na tentativa de
regrar essa copropriedade, aplica de forma subsidiria outros institutos similares, quais
sejam: Cdigo Civil e/ou Lei Autoral [5].
Durante o processo de negociao contratual em um projeto cooperativo de P&D,
algumas problemticas podem ocorrer, principalmente, na parte dos direitos de PI. Neste
sentido, alguns cuidados precisam ser tomados desde o incio do acordo de parceria,
mesmo que ainda no tenha sido iniciado o projeto, a fim de impedir conflitos posteriores.
De acordo com Fischer [6] algumas clusulas no mbito dos projetos cooperativos so
mais propensas a apresentar problemas, a saber:
taxa para manuteno da patente;
explorao do objeto da patente por um dos coproprietrios sem anuncia dos demais;
licena para terceiros;
proporo da titularidade; e,
pagamento de royalties ou outro tipo de remunerao ICT pela explorao comercial
do objeto patenteado.
Gilaberte [7] fez um levantamento de como o INT e o IPT lidaram com as empresas,
especificamente no que tange s clusulas de direitos de PI, no mbito do projeto piloto
Embrapii. Constatou-se que a iniciativa do MCTI, em instituir o projeto piloto de aliana

estratgica pblica e privada com vistas criao da Embrapii proporcionou um

aperfeioamento da interao entre os setores pblico e privado, ensejando, ainda, um
investimento maior das empresas brasileiras em P&D.
O fato da Lei de Propriedade Industrial e da Lei de Inovao serem silentes no que diz
respeito s obrigaes dos condminos em um regime de copropriedade em patentes
positiva na medida em que faculta aos partcipes a livre negociao, mas pode ser
negativa se a negociao no for bem conduzida, podendo gerar desacordos contratuais.
Nessa toada, a definio clara sobre a clusula de uso e explorao muito eficaz
nesses projetos cooperativos, alm de eliminar a possibilidade de a empresa utilizar a
patente de forma defensiva para barrar a concorrncia, sem ao menos utiliz-la ou
inseri-la no mercado.
Desta feita, recomenda-se que o contrato, especificamente nessa clusula, seja muito
bem definido de modo a maximizar os interesses das partes que o de inserir o produto
no mercado. Neste sentido, uma reflexo se faz pertinente: qual a eficcia de uma ICT ter
uma patente em conjunto com uma empresa se o produto/processo nunca chegar ao
mercado?
Outra questo importante a ser enfrentada pelas ICT so os critrios de avaliao da
tecnologia para fins de definio da participao na explorao comercial. Ocorre que a
fixao dos percentuais de participao no tarefa fcil e requer um estudo dos
mtodos sobre valorao de tecnologia. E, nessa esfera, a discusso sobre valorao tem
que ser muito bem conduzida no momento da negociao contratual. Neste sentido,
Pimentel [6] recomenda, a fim de facilitar as tratativas, que a empresa parceira apresente
ICT um plano de negcios, para que esta tenha condio de avaliar e definir como ser
sua participao nos ganhos econmicos obtidos da explorao comercial dos resultados.
Frise-se, ainda, a necessidade de previso contratual, caso a empresa opte em proteger o
resultado como segredo industrial, de uma compensao financeira para a ICT por no
poder proteger os resultados do projeto e no poder licenciar para terceiros [8].
Outra questo pertinente a recomendao de evitar muitos parceiros em um s
contrato. Isto porque as diferenas institucionais podem dificultar o andamento dos
processos e prejudicar na explorao comercial dos produtos.
De acordo com Gilaberte [7], verifica-se que h uma postura flexvel tanto das firmas
quanto das ICT, na qual os partcipes tentam chegar a um denominador comum quanto s
clusulas de PI, no sendo bice para assinatura contratual.
Por fim, destacam-se algumas normas de conduta exemplificativas e no exaustivas que
podem ser seguidas pelas ICT [7]:
Capacitar e treinar gestores em contratos de tecnologia, valorao de patentes, redao
de patentes, comercializao de resultados etc. Entendemos tratar de condio essencial
para o incio de negociao com o setor empresarial. Pessoas capacitadas refletem em
um contrato mais justo.
Estabelecer pr-regras nas minutas contratuais sobre os direitos de PI. O

estabelecimento de pr-regras importante para a empresa compreender como a ICT

trata as questes sobre esses direitos, o que facilita e agiliza o momento da negociao.
Realizar estudos sobre a mensurao econmica da pesquisa a ser desenvolvida e de
seus resultados e, a partir da, desenvolver metodologias de suporte s negociaes.
Entendemos que quando a ICT estuda e desenvolve metodologias quanto valorao de
tecnologias, ela consegue discutir com as empresas, com maior propriedade, o percentual
de sua remunerao pelos resultados advindos do projeto.
Procurar ser transigvel nas negociaes. Neste aspecto, importante a ICT ter em
mente que o seu parceiro pode ter pensamentos diversos dos seus no que tange aos
direitos de PI. Neste sentido, importante compreender seus motivos, para que, juntos,
consigam chegar a um denominador comum.
Obter uma poltica definida e estruturada sobre inovao e propriedade intelectual. Se a
ICT no possui uma poltica slida, ela pode ficar prejudicada quantos aos argumentos
negociais com o setor privado.
Realizar reunies a fim de definir regras para os direitos de PI do projeto conjunto. A
realizao de reunies presenciais entre os parceiros importante para compreenso dos
problemas e busca por solues eficazes e amigveis.
Espera-se que essas reflexes sejam teis para criao de ambientes propcios s
parcerias tecnolgicas envolvendo parceiros pblicos e privados.
Notas
a) De acordo com Oliveira [1] o inovacionismo definido como a diretriz que postula a
obteno de inovaes como objetivo primordial da pesquisa cientfica, entendendo-se
por inovao uma inveno, quando efetivamente lanada no mercado por uma empresa.
O inovacionismo explicado como um meio de promover a mercantilizao da cincia, e
envolve uma associao estreita, um casamento da cincia com o setor empresarial.
b) Segundo Sbicca e Pelaez [9], Sistema Nacional de Inovao pode ser definido como
um conjunto de instituies pblicas e privadas que contribuem nos mbitos macro e
microeconmico para o desenvolvimento e a difuso de novas tecnologias.
Referncias
1. Oliveira, J.; Telles, L. O papel dos institutos pblicos de pesquisa na acelerao do
processo de inovao empresarial no Brasil. Revista USP, n. 89, 2011 Disponvel em:
http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/13878/15696. Acesso em 01 dez. 2015.
2. IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica. Pesquisa Industrial de Inovao
Tecnolgica 2011. Rio de Janeiro: IBGE, 2011.
3. Brasil. Lei n 9.279, de 14 de maio de 1996. Dirio Oficial da Unio. Braslia:
Presidncia da Repblica, Casa Civil-Subchefia para Assuntos Jurdicos, 1996.
4. Brasil. Lei n 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Dirio Oficial da Unio. Braslia:
Presidncia da Repblica, Casa Civil-Subchefia para Assuntos Jurdicos, 2002.
5. Dias, J. C. V. Aspectos legais relativos cotitularidade de invenes. Revista Semestral
de Direito Empresarial, Edio 3, 2008.
6. Fischer, F. O regime de co-propriedade em patentes. Disponvel em

http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/FFI_Regime_de_CoPropriedade_em_Patentes.pdf. Acesso em: 2 dez. 2015.

7. Gilaberte, T.P. Projeto Piloto de Aliana Estratgica Pblica e Privada- Embrapii: os
desafios diante dos direitos de propriedade intelectual e as oportunidades para a melhor
interao entre os setores pblicos e privados no Brasil. Dissertao (Mestrado em
Propriedade Intelectual e Inovao). Rio de Janeiro: Instituto Nacional da Propriedade
Industrial, 2015.
8. Pimentel, Luiz Otvio. Manual bsico de acordos de parceria de PD&I. Porto Alegre:
ediPUCRS, 2010.
9. Sbicca, A. & Pelaez, V. Sistemas de inovao. In: Pelaez, V. & Szmrecsnyi, T.
Economia da inovao tecnolgica, Ed. Hucitec, SP, 2006, p.415-448.