La Aplicacin Directa de las Normas

de los Acuerdos ADPIC (Trips) en

Materia de Patente Farmacutica

Blas Alberto Gonzlez Navarro1

SUMARIO: 1. INTRODUCCIN. 2. EL PROBLEMA: LA EFICACIA DIRECTA DEL
ADPIC (TRIPS) EN MATERIA DE PATENTES. 3. LAS PREGUNTAS Y
LAS PROPUESTAS. 3.1. Modific la Entrada en Vigor del ADPIC
este Sistema de Proteccin de la Patente de Producto Farmacutico en Espaa?Desde Cundo? 3.2. Y las Patentes Concedidas
antes del 7 de Octubre de 1992 que eran Real mente de Pro ducto?
3.3. Prevalece el ADPIC a la Luz de sus Artcu los 27.1 y 70.2? 3.4.
Prevalece el ADPIC como Tratado Posterior? 3.5. En el Derecho
Espaol, el ADPIC es de Aplicacin Directa o Self Executing? 3.6.
Existe un Derecho Comunitario sobre Patentes que Reste Eficacia al Derecho Concedido por el ADPIC a las Patentes de Producto
Qumico o Farmacutico? 3.7. Incluso, en el Caso de que el TJCE,
Apli cara su Doctri na Contraria a la Eficacia Directa del ADPIC,
Impedira ello la Invocabilidad Nacional del Derecho Privado que
ste Concede? 3.8. Es Conforme a la Realidad Socio-Econmica
Espaola Negar Proteccin a la Patente de Producto Farmacutico
tras la Firma el ADPIC? 3.9. Se Aplica la Misma Regla si se Trata de
Patentes de Productos que Estaban Solicitadas y Periodo de Concesin Cuando Entr en Vigor el ADPIC? 3.10. Qu Hacer Entonces con el Texto Actual de las Patentes de Pro cedimiento Concedidas antes del 7/10/1992, pero Afectadas por la Efi cacia Directa del
ADPIC? 3.11. Esperando al Tribunal Supremo

1. INTRODUCCIN
Les traigo, desde Espaa, uno de los problemas que ms ha ocupado a
la doctrina cientfica en los ltimos tiempos en materia de proteccin de invenciones farmacuticas, y sobre todo, ms relevante ha resultado en nues1

Magistrado, especialista del Consejo General del Poder Judicial de Espaa en asuntos
mercantiles. Juzgado Mercantil de Granada (Espaa). Profesor de la Universi dad de
Granada (Espaa). Dpto. Dcho. Mercantil. Granada (Espaa), 27 de julio de 2009.

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tra prctica judicial en los ltimos 20 aos. Se trata de determinar si es posible aplicar directamente, sin norma nacional de transposicin, las normas
jurdicas contenidas en el Acuerdo ADPIC (o TRIPS, en sus siglas anglosajonas) en materia de patentes. El inters de la industria farmacutica espaola y multinacional en esta aplicacin directa y la oposicin absoluta de la
industria del medicamento genrico han dado lugar a una verdadera revolucin en el estado de la cuestin en Espaa: si el ADPIC se aplica directamente, es posible proteger una patente de producto, no meramente de procedimiento, al margen de las reservas que Espaa hizo al Convenio de la
Patente Europea y que se mantienen en vigor. El resultado de la discusin
se traduce inmediatamente en argumentos econmico-financieros de primer orden. Les propongo ver el problema en el contexto espaol y responder a las preguntas que han surgido en nuestros juzgados y cortes de apelacin.
2. EL PROBLEMA: LA EFICACIA DIRECTA DEL ADPIC (TRIPS)
EN MATERIA DE PATENTES
La sbita irrupcin en el debate jurdico, concretamente en el reducido
mundo de las patentes, y an ms especficamente en el de la patente farmacutica, de la posible eficacia directa del ADPIC, ha supuesto un autntico cicln en la industria farmacutica, y en lo que hace a la propiedad industrial,2 un avance muy significativo: lo que tradicionalmente se vena
considerando como inviable, una patente de producto qumico o farmacutico vlida y eficaz en Espaa pero anterior al 7 de octubre de 1992,
pasa a ser, si finalmente la tesis es aceptada por el Tribunal Supremo o simplemente quedara firme, una realidad. Los efectos econmicos de la variacin no pasarn desapercibidos.
Para comprender de qu problema estamos hablando, veamos primero el contexto jurdico espaol en el que ADPIC vino a operar: la reserva al
Convenio de la Patente Europea (en adelante, CPE).
Si se prescindiera de la firma por Espaa del tratado por el que se constituy la Organizacin Mundial del Comercio y su Anexo 1C, el ADPIC, sera evidente que la pretensin de admitir esas patentes de producto sera
2

Recuerden que en Espaa la denominacin propiedad intelectual se reserva para la

proteccin de los derechos de autor y derechos afines. La proteccin de patentes, marcas y diseos industriales se engloba baja el trmino propiedad industrial.

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improsperable: las patentes de producto qumico o farmacutico eran ineficaces con anterioridad al 7 de octubre de 1992.
Efectivamente, uno de los puntos de negociacin en el proceso de adhesin de Espaa a la Unin Europea fue la necesidad de armonizar nuestra legislacin sobre patentes con la de los miembros de las comunidades,
que por entonces ya se encontraba concretada en el ya citado CPE, el Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973. En nuestro pas, el artculo 48.2
del EPI de 1929 prohiba patentar productos qumicos y farmacuticos,
pero no exclua las patentes de procedimiento. Por ello, en el Protocolo
No. 8 del Tratado de Adhesin de 12 de junio de 1985 se prevea que Espaa se adherira al CPE dentro de los plazos establecidos para poder invocar, en relacin a los productos qumicos y farmacuticos, la reserva de su
artculo 167.2.a), que estableca que cualquier Estado contratante podra
reservarse la facultad de prever:
a) Que las patentes europeas, en la medida en que confieran proteccin a productos qumicos, farmacuticos o alimenticios como tales, no
surtirn efecto o podrn ser anuladas conforme a las disposiciones en
vigor para las patentes nacionales; esta reserva no afectar a la proteccin
conferida por la patente en la medida en que se refiera a un procedimiento
de fabricacin o de utilizacin de un producto qumico o a un procedimiento de fabricacin de un producto farmacutico o alimentario.
Sobre esta base, en nuestra Ley de Patentes, Ley 11/1986 de 20 de
marzo, que permiti por primera vez patentar en Espaa productos qumicos y farmacuticos, se dispuso en la Disposicin Transitoria 1a., por coherencia con la reserva efectuada al CPE: 1. No sern patentables las invenciones de productos qumicos y farmacuticos antes del 7 de
octubre de 1992. 2. Hasta esa fecha no tendr vigencia ninguno de los artculos contenidos en la presente ley en los que se disponga la patentabilidad de invenciones de productos qumicos y farmacuticos ni aquellos
otros preceptos que se relacionen indisolublemente con la patentabilidad
de los mismos. 3. Lo dispuesto en los apartados anteriores no afecta a las
invenciones de procedimiento o aparatos para la obtencin de productos
qumicos o farmacuticos ni a los procedimientos de utilizacin de productos qumicos, todos los cuales podrn ser patentados conforme a las normas de la presente ley desde la entrada en vigor de la misma. 4. Las invenciones de los productos obtenidos por los procedimientos microbiolgicos,

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a que se refiere el artculo 5.2 de la presente ley, no sern patentables hasta

el 7 de octubre de 1992.
Poco despus, en el instrumento de 10 de julio de 1986, de adhesin al
CPE, Espaa no efectu ninguna reserva sobre la posibilidad de anular la
patente europea que recayese sobre invenciones de producto qumico o
farmacutico, sino que contrajo la reserva a su eficacia: Conforme a lo
previsto en el artculo 167.2.a) las patentes europeas, en la medida que
confieran proteccin a los productos qumicos y farmacuticos como tales,
no surtirn efecto en Espaa. La patente de producto, pues, no era nula
segn el artculo 138 CPE, sino que, si se ha introducido entre las reivindicaciones, haba quedado petrificada, congelada, sin efecto alguno en
Espaa.
Y al dictarse seguidamente el RD 2424/1986 de 10 de octubre, de aplicacin del CPE, su artculo 1o. dispuso que las disposiciones de la LP seran aplicables en todo lo que no se opongan al CPE, introducindose una
Disposicin Transitoria que establece lo siguiente por efecto de la reserva
del artculo 167.2.a) del CPE: Las patentes europeas que designen a Espaa no producirn ningn efecto en Espaa en la medida que confieran proteccin a productos qumicos y farmacuticos y mientras dicha reserva est
en vigor.
Segn el artculo 167.3 del CPE, la duracin mxima de las reservas
era de diez aos desde la entrada en vigor del Convenio (7 de octubre de
1977), ampliables por otros cinco aos, previa peticin razonada del Estado afectado que permitiera al Consejo de Administracin del CPE decidir
que ese Estado no estaba an en condiciones de prescindir de las reservas.
En el caso de Espaa, se hizo uso de esta posibilidad, extendiendo la duracin de la reserva hasta el 7 de octubre de 1992. Ahora bien, es muy importante reparar en que, segn el artculo 167.5 del Convenio de Munich,
(c)ualquier reserva formulada en virtud de los apartados a), b) o c) del prrafo 2 se extender a las patentes europeas concedidas en base a solicitudes de patentes europeas presentadas durante el perodo en el transcurso
del cual la reserva produce sus efectos. Los efectos de esta reserva subsistirn durante toda la duracin de esas patentes. Ello supona, por tanto, que
las patentes concedidas con base en solicitudes presentadas durante la vigencia de la reserva, es decir, antes del 7 de octubre de 1992, no poda tener como objeto un producto qumico farmacutico, y que una patente de
procedimiento no poda transformarse en una de producto.

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La revisin del CPE efectuada por el acta de 29 de noviembre de 2000,

publicada en el BOE de 25 de enero de 2003 y que entr en vigor el 13 de
diciembre de 2007, no ha supuesto la eliminacin de las reservas efectuadas al amparo del artculo 167 del Convenio de Munich, a pesar que, ciertamente, este precepto es eliminado en la revisin. Aunque el artculo 167 es
suprimido, ello responde a la adopcin en el documento final de la Conferencia de Revisin de la Propuesta Bsica que hizo el Consejo de Administracin del CPE, que pone de relieve que slo tres Estados hicieron reservas (Espaa, Grecia y Austria), que no caben ms reservas para los Estados
de nuevo acceso, y que, por mor del artculo 167.5, que recordemos establece la vigencia de la reserva en toda la duracin de la patente, el artculo
167 es ya ocioso, insistiendo en que, incluso sin el artculo 167, el principio
de irretroactividad contina haciendo vinculante cualquier reserva que se
hiciera al amparo del artculo 167.2. Esto ha sido, por supuesto, firmado
por Espa a, y pone de manifiesto que, ante el CPE, no es que la supresin
de las reservas ponga fin a sus efectos, como han afirmado algunas sentencias, sino que se elimina el precepto porque, ante la vigencia de las mismas
y la imposibilidad de nuevas reservas, su mantenimiento es innecesario.
Pero ello opera estrictamente en el mbito del Convenio de Munich, es
decir, sin perjuicio de que cada Estado contratante haya firmado otros tratados internacionales que le impongan obligaciones vinculantes en materia de patentes. Corresponde a sus rganos jurisdiccionales nacionales determinar en qu medida los derechos concedidos a los particulares por
estos tratados, incluido el CPE, deben ser protegidos. Y para ello deber tenerse en cuenta, sin duda, lo que Espaa asumi proteger en virtud del
ADPIC.
Esta separacin entre las esferas propias del CPE y la aplicacin interna del ADPIC ha sido reconocida por la propia Oficina Europea de Patentes (EPO): cuando el Juzgado de 1a. Instancia No. 7 de Madrid dict su sentencia de 9 de diciembre de 2005, confirmada por la sentencia de la
Audiencia Provincial madrilea, secc. 28a., de 26 de octubre de 2006, y se
reconoci efectos directos al ADPIC en el mbito del artculo 70.7 del mismo (solicitudes anteriores al ADPIC pendientes), la Comunicacin de la
EPO de 8 de marzo de 2007 reconoci que ello obligaba a establecer mecanismos para que los particulares afectados obtuvieran la mayor proteccin
que ese precepto impone, y que, en consecuencia, la recomendacin contenida en la comunicacin de 13 de mayo de 1992, relativa a la oportunidad de un juego especial de reivindicaciones de procedimiento para Espa-

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a, dejaba de ser operativa. En consecuencia, concluye, el juego especial

poda ser retirado, pudiendo solicitarse y obtenerse desde entonces en
Espaa proteccin para los productos qumicos y farmacuticos como tales.
Tras esta comunicacin, la EPO ha debido dictar otra, de fecha 18 de
junio de 2007, para enfatizar que, aunque en verdad no consta que Espaa
haya retirado la reserva del artculo 167.2.a) del CPE, ni la comunicacin
de 8 de marzo, ni la del 18 de junio, pueden ser interpretadas como la emisin de una opinin de la EPO sobre la eficacia directa del ADPIC en Espaa. Para la EPO, se trata de un asunto interno, de forma que, ante lo decidido sobre el artculo 70.7 y las solicitudes pendientes, procede la retirada de
la recomendacin, y respecto a las patentes anteriores al ADPIC ya concedidas, en el caso de que se les aplicara la misma regla, como este autorafirma, la EPO, que se mantiene al margen del debate, considera que su procedimiento de oposicin no debe verse modificado.
Conclusin: el contexto jurdico espaol previo al ADPIC es el derivado de la reserva al CPE, que cierra el paso a patentes de productos farmacuticos como tales en este pas antes del 7 de octubre de 1992, lo que rige
para toda la vida til de dichas patentes. La reserva sigue viva en Espaa
tras la revisin del CE 2000, pero la EPO declara expresamente que ello se
entiende sin perjuicio de la proteccin que cada pas deba dar a los derechos concedidos por el CPE en funcin de otros compromisos internacionales.
3. LAS PREGUNTAS Y LAS PROPUESTAS
3.1. Modific la Entrada en Vigor del ADPIC este Sistema de
Proteccin de la Patente de Producto Farmacutico en
Espaa?Desde Cundo?
A mi juicio, la respuesta debe ser positiva. El ADPIC (Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) es el Anexo 1C del tratado por el que se establece la Organizacin
Mundial del Comercio (OMC), firmado en Marraquesh el 15 de abril de
1994 y en vigor desde el 1o. de enero de 1995. Los Anexos 1 a 3 del tratado
de la OMC son parte integrante del mismo y vinculantes para todos sus
miembros (art. 2.2 Tr.OMC).

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Este ADPIC (o Acuerdo TRIPS) propugna el establecimiento de un mnimo de proteccin en materia de propiedad intelectual e industrial para
todos los pases miembros (151 en la actualidad), que luego pueda ser ampliado por otros convenios internacionales o unilateralmente por la legislacin interna de cada uno de ellos. Concretamente, el ADPIC dedica a las
patentes sus artculos 27 a 34, destacando, por lo que aqu importa, lo dispuesto en el artculo 27.1, dedicado a la llamada materia patentable: 1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los prrafos 2 y 3, las patentes podrn obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en
todos los campos de la tecnologa, siempre que sean nuevas, entraen una
actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacin industrial. Sin perjuicio de lo dispuesto en el prrafo 4 del artculo 65, en el prrafo 8 del artculo
70 y en el prrafo 3 del presente artculo, las patentes se podrn obtener y los derechos de patente se podrn gozar sin discriminacin
por el lugar de la invencin, el campo de la tecnologa o el hecho de que los
productos sean importados o producidos en el pas.
Dado que los productos qumicos y farmacuticos no estn en modo alguno excluidos de esa materia patentable, siempre que renan los requisitos mencionados de patentabilidad, el principio de no discriminacin del
artculo 27.1 del ADPIC impone a Espaa la obligacin de proteger estas
patentes de producto y supone un derecho privado a gozar de la correspondiente exclusiva.
Y segn el artculo 65.1 del ADPIC, (s)in perjuicio de lo dispuesto en
los prrafos 2, 3 y 4, ningn miembro estar obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo antes del transcurso de un periodo general de
un ao contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la
OMC. La publicacin del ADPIC en el BOE tuvo lugar el 24 de enero de
1995, sin que se hiciera ninguna declaracin expresa sobre ese periodo
transitorio. Sin embargo, no consta que nuestro pas renunciara a ese periodo de transicin, ajustado por el artculo 65 del ADPIC a nuestra condicin de pas desarrollado, mxime cuando el sistema de la OMC no requiere comunicacin ni notificacin alguna a los rganos de la OMC o al
Consejo ADPIC para beneficiarse de ese periodo anual de ajuste, lo que permite exigir, para entender que, por el contra rio, se renun cia a l, que esa
renuncia al periodo de ajuste sea clara e inequvoca. El artculo 65.1
ADPIC, en una norma especfica y especial en ese entorno, obligada por
las importantsimas obligaciones de ajuste normativo que impone a los
Estados firmantes, diferencia entre entrada en vigor, que a estos efectos

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transitorios sigue siendo el 1o. de enero de 1995 (tal y como se precisa en el

BOE, suplemento de 24 de enero de 1995 y correccin de errores de 8o. de
febrero de aquel ao), y fecha de aplicacin prctica, que es el 1o. de enero de 1996 (para pases desarrollados, pues para los pases en desarrollo
la aplicacin prctica puede demorarse hasta cuatro aos ms desde la entrada en vigor, segn el artculo 65.2). Se introduce as, por mor de la firma
del ADPIC, una norma especial, coherente con la asuncin espaola de las
obligaciones internacionales derivadas de dicho acuerdo. As lo ha entendido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (TJCE) por todas, la
sentencia de 11 de septiembre de 2007 que luego citaremos de nuevo,
as lo mantiene la OEPM (Instruccin 27/1995 de 30 de diciembre), y as lo
argumenta la mayor parte de la doctrina autorizada.
3.2. Y las Patentes Concedidas antes del 7 de Octubre de 1992
que eran Realmente de Producto?
La patente europea es una, la concedida por la EPO. La presentacin
de un juego especfico de reivindicaciones para Espaa, siguiendo la recomendacin contenida en la Comunicacin del Presidente de la EPO de 13
de mayo de 1992, no puede traducirse en o interpretarse como una voluntaria renuncia o autolimitacin de la proteccin jurdica de una invencin
para la que se solicit una patente que inclua como objeto de proteccin
un producto qumico o farmacutico. Ese juego especial de reivindicaciones tena, en efecto, un propsito y alcance puramente operativo y formal,
y en ningn caso sustantivo. Por tanto, no es admisible afirmar que el sistema europeo de patentes contemple o determine que, en tales supuestos,
las patentes europeas concedidas por la EPO son, en realidad, patentes europeas dobles y distintas, una para los pases que hu bieran hecho uso de la
facultad de formular la reserva del art. 167.2.a) del CPE, y otra para los dems. Las patentes europeas concedidas en estos casos son nicas y las mismas.
Siendo as, el principio de no discriminacin del artculo 27.1 del
ADPIC, por tanto, impone a Espaa la obligacin de proteger tales patentes de producto farmacutico como tal si as fueron concedidas. Pero ello,
no obstante, no supone una novedad en relacin a lo que ya haba establecido el CPE, el Convenio de Munich de 1973, el cual, aunque no figura recogido de forma explcita en el artculo 2.2 del ADPIC (Ninguna disposicin de las Partes I a IV del presente acuerdo ir en detrimento de las
obligaciones que los miembros puedan tener entre s en virtud del Conve-

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nio de Pars, el Convenio de Berna, la Convencin de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.), s que
es reconocido como vinculante por el ADPIC en su artculo 2.1, cuando establece que, en lo que respecta a las Partes II, III y IV del mismo, los miembros cumplirn los artculos 1 a 12 y el artculo 19 del Convenio de Pars
(1967) (lo que ha permitido conocer a este artculo 2 como la norma Pars II
y Berna II). Este artculo 19 citado admite que los pases de la Unin de Pars concierten separadamente arreglos particulares para la proteccin de
la pro piedad indus trial, que es pre ci sa mente lo que ha cen los miembros
de CPE, como se lee en su prembulo.
Si Espaa es parte del CPE y ste establece la misma norma de no discriminacin, el problema se sita en la esfera de su aplicacin temporal,
pues en nuestro derecho interno, como vimos, la patentabilidad de los productos qumicos y farmacuticos estaba diferida en esos momentos hasta
despus del 7 de octubre de 1992.
Pues bien, el artculo 70 del ADPIC, dedicado a lo que llama la proteccin de la materia existente, establece en su primer apartado una regla de
irretroactividad: 1. El presente acuerdo no genera obligaciones relativas a
actos realizados antes de la fecha de aplicacin del acuerdo para el miembro de que se trate. Pero en su segundo apartado establece: 2. Salvo disposicin en contrario, el presente acuerdo genera obligaciones relativas a
toda la materia existente en la fecha de aplicacin del presente acuerdo
para el miembro de que se trate y que est protegida en ese miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de proteccin establecidos en el presente Acuerdo.
Los juzgados y tribunales de lo mercantil espaoles asistimos, pues, al
enfrentamiento de dos tesis divergentes sobre la eficacia que estas dos normas, los artculos 27.1 y 70.2 del ADPIC, han tenido sobre nuestro ordenamiento jurdico.
En la tesis que sostiene generalmente la industria farmacutica y
las multinacionales titulares de la exclusiva, la inclusin de las patentes de producto en el artculo 27 y la extensin de esta regulacin a toda la materia existente en la fecha de aplicacin del
ADPIC, han supuesto, a partir de la entrada en vigor de este
acuerdo internacional, la alteracin del sistema jurdico diseado en Espaa para la proteccin de este tipo de patentes como

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consecuencia de la reserva efectuada al CPE, derogando de hecho esta reserva y dejndola sin operatividad. La tesis se apoya
generalmente en la preponderancia del ADPIC como acuerdo
internacional sobre la reserva al CPE, aplicando la normativa sobre los tratados internacionales; en la eficacia self-executing de
las normas del ADPIC y su invocabilidad directa ante los tribunales nacionales; en la inexistencia de competencia al respecto del
TJCE, al no existir normativa comunitaria en la materia; y en la
imposibilidad de una interpretacin unilateral de las normas del
ADPIC, prescindiendo de la doctrina dictada por el rgano de
Apelacin de la OMC.
Por el contrario, la tesis que defiende la industria del medicamento genrico niega tajantemente que puedan aadirse reivindicaciones de producto a patentes solicitadas antes del 7 de octubre
de 1992 mientras est vigente la reserva espaola al CPE. Para
ello, se argumenta que la eficacia del artculo 70.2, al referirse a
la materia existente, se limita a las patentes de procedimiento,
que son las vlidamente concedidas, y a las patentes de producto
solicitadas con posterioridad al 7 de octubre de 1992; en esta tesis, el ADPIC slo crea obligaciones en el mbito interestatal y no
crea derechos y obligaciones de cara a los particulares, por lo
que no es de invocacin directa ante los tribunales, tal y como ha
sostenido el TJCE.
3.3. Prevalece el ADPIC a la Luz de sus Artculos 27.1 y 70.2?
En lnea sealada por la Audiencia Provincial de Barcelona, secc. 15a.
(SS. 17 de enero de 2008) y de Madrid (S. 26 de octubre de 2006), cabe
afirmar que el contenido del artculo 27.1 y 70.2 del ADPIC no puede ser
obviado en Espaa, afectando directamente a las patentes concedidas antes de su entrada en vigor e imponiendo desde su vigencia la proteccin de
las patentes de producto qumico o farmacutico.
Considerar que los derechos de exclusiva que suponen las patentes y
que se mantienen en vigor en el momento en que entra en vigor el ADPIC
deben ser incluidos en el concepto de actos realizados del artculo 70.1,
para los que el ADPIC es irretroactivo, conduce a una confrontacin con
reglas bsicas de la Convencin de Viena sobre Derecho de los Tratados de
1969 y al vaciamiento del contenido del No. 2 del mismo precepto. Efecti-

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vamente, todo tratado debe ser interpretado de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los trminos del tratado en el contexto de stos y teniendo en cuenta el objeto y fin, tal y como impone el
artculo 31.1 de la Convencin de Viena. Estas reglas de interpretacin
hermenutica por criterios gramaticales, sistemticos, teleolgicos y finalistas, desde luego, son perfectamente conocidas en nuestro ordenamiento. A ello se suman otros criterios complementarios, tambin recogidos
por la Convencin de Viena en sus artculos 31 y 32, como los acuerdos
posteriores interpretativos o de aplicacin, o los trabajos preparatorios.
De esta forma, y aplicando estas reglas, el objeto y la finalidad del
ADPIC deben bastar para descartar que a Espaa se le pueda aplicar el artculo 65.4 o el artculo 70.8 del mismo, excepciones previstas en la propia
letra del artculo 27.1. El ADPIC propugna, segn su prembulo, reducir
las distorsiones del comercio internacional y los obstculos al mismo, y fomentar una proteccin eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual, asegurando que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstculos al
comercio legtimo. No obstante, se reconocen las necesidades especiales
de los pases menos adelantados miembros por lo que se refiere a la aplicacin, a nivel nacional, de las leyes y reglamentos con la mxima flexibilidad
requerida para que esos pases estn en condiciones de crear una base tecnolgica slida y viable. Por esta razn, y as lo expres el Informe del Grupo Especial de la OMC de 5 de septiembre de 1997 en el caso USA vs.
India, la razn de ser de los artculos 65 y 70 era permitir a los pases en desarrollo aplazar las modificaciones de su legislacin que los dems pases
miembros deben hacer en virtud del artculo 27. As, el artculo 70.8 obliga
a los pases que en el momento de entrada en vigor del ADPIC no protegen
las patentes de producto farmacutico a establecer un sistema de buzn en
el que presentar las solicitudes, que luego sern concedidas al trmino del
periodo transitorio.
Espaa es un pas desarrollado que en enero de 1995 ya conceda proteccin a las patentes de productos qumicos y farmacuticos, sujetando el
comienzo de la aplicacin del ADPIC tan slo al plazo general de un ao
del artculo 65.1. En consecuencia, si se est en el caso de una patente ya
concedida cuando el ADPIC entr en vigor, y siendo sta desde el comienzo una patente verdaderamente de producto que no necesita de conversin alguna, no es de aplicacin ni el artculo 70.7 ni el artculo 70.8, sino
estrictamente la regla general que concreta el propsito de extender y ho-

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mologar la proteccin a toda patente, sin discriminacin, integrada por

sus artculos 27.1 y 70.2.
Por otra parte, los derechos de patente ya concedidos y de los que un
particular disfruta no son actos realizados, no pueden excluirse del artculo 70.2 para incluirlos en el artculo 70.1. La rbrica del artculo 70 es,
precisamente, proteccin de la materia existente, de modo que cabe interpretar racionalmente que el objeto central del precepto es lograr una
proteccin eficaz de la misma y extenderla de forma homognea entre los
pases miembros, no siendo correctas aquellas interpretaciones que pretenden dejar sin contenido real justamente lo relativo a la materia existente. A su vez, la rbrica del artculo 27 es materia patentable, por lo que, relacionando este trmino con el anterior, se puede colegir claramente que la
materia existente es la materia protegida o protegible (recordemos el artculo 70.2: 2. Salvo disposicin en contrario, el presente acuerdo genera
obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicacin
del presente acuerdo para el miembro de que se trate y que est protegida
en ese miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente
los criterios de proteccin establecidos en el presente Acuerdo.) La eficacia del compromiso internacional asumido por Espaa con el ADPIC, por
tanto, contempla la patentabilidad sobrevenida.
Si al solicitarse para Espaa una patente de procedimiento el producto
como tal hubiera pasado al dominio pblico, la norma del artculo 70.2 del
ADPIC estara vaciada de contenido. Lo confirma el artculo 70.3, segn el
cual (n)o habr obligacin de restablecer la proteccin a la materia que, en
la fecha de aplicacin del presente acuerdo para el miembro de que se trate,
haya pasado al dominio pblico: si la proteccin se mantiene y no ha caducado, se aplica el artculo 70.2 al derecho vigente.
Esta interpreta cin del ar tcu lo 70.2 es la que ha asumido el rga no
de Solucin de Diferencias (OSD) de la OMC en el caso Canad. Periodo de
proteccin mediante patente, en el que USA invocaba directamente el
ADPIC, cuyo artculo 33 establece la duracin mnima de las patentes en 20
aos, y consideraba que Canad infrin ga esta norma al establecerlo en
17 aos: mientras el acto realizado alude a algo hecho, completo y acabado, los derechos y obligaciones consiguientes han surgido todos de un
acto del pasado pero no estn acabados, de forma que si se interpretara el
artculo 70 incluyendo esos derechos en el artculo 70.1, prcticamente
todo el ADPIC sera inaplicable a las patentes concedidas, lo que no sera

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congruente con el objeto y el fin del mismo. El OSD, pues, concluy que las
patentes vigentes cuando entra en vigor el ADPIC son materia existente y
protegida por el artculo 70.2.
La misma interpretacin, aunque en materia de marcas, propone en
torno al artculo 70 del ADPIC el mismo TJCE, en sus sentencias Schieving
Nijstad de 13 de septiembre de 2001 y Anheuser-Busch Inc. y Budejovicky
Budvar de 16 de noviembre de 2004.
3.4. Prevalece el ADPIC como Tratado Posterior?
La contradiccin entre la reserva del artculo 167.5 del CPE, que impone su vigencia durante toda la vida de la patente concedida en su da, y la
terminante obligacin de proteger todo tipo de patentes sin discriminacin
que imponen los artculos 27.1 y 70.2 del ADPIC, supone la incompatibilidad entre las normas de dos tratados sobre la misma materia, lo que debe
ser resuelto aplicando el artculo 30.3 de la mencionada Convencin de
Viena de 1969, segn el cual, en identidad de partes integrantes de ambos
acuerdos, y siempre que el anterior no termina ni suspende por este hecho,
el tratado anterior se aplicar nicamente en la medida en que sus disposiciones sean compatibles con las del tratado posterior, lo que conduce, no
ya a que sea de aplicacin la mayor proteccin que impone el ADPIC desde que entra en vigor y se inserta en nuestro ordenamiento jurdico de forma directa, sino a la inaplicacin de la reserva espaola del artculo
167.2.a) del CPE y de la Disposicin Transitoria 1a. de nuestra LP.
Adems, como apunta la doctrina y recogen algunas sentencias (Audiencia Provincial de Barcelona, secc. 15a. SS. 17 de enero de 2008 y de
Madrid S. 26 de octubre de 2006), en realidad no se trata de un problema
de compatibilidad entre dos tratados suscritos sucesivamente por Espaa,
sino del diferente vnculo convencional de Espaa en un caso y otro. Dado
que ambos tratados, el Convenio de Munich de 1973 y el ADPIC, admiten
la patentabilidad de los productos qumicos y farmacuticos, la reserva es
un acto puramente unilateral (es retirable en cualquier momento y sin consentimiento de los dems Estados, segn el artculo 22 de la Convencin de
Viena) por el que Espaa no asume la obligacin de protegerlos durante un
cierto tiempo, pero en ningn caso asume la obligacin de no proteger
esos productos. A efectos internacionales, no puede existir incompatibilidad entre una obligacin no asumida y otra asumida. Si en la reserva de
1986 nuestro pas estableci un plazo para la patentabilidad de los produc-

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BLAS ALBERTO GONZLEZ NAVARRO

tos qumicos y farmacuticos, posteriormente, desde el 1o. de enero de

1996, la asumi sin limitaciones, por lo que debe aplicarse el ADPIC y no el
CPE.
3.5. En el Derecho Espaol, el ADPIC es de Aplicacin Directa
o Self Executing?
Si dejamos al margen el problema de hasta dnde se extienden las
competencias comunitarias en materia de patentes, al que luego nos referiremos, lo cierto es que fuera de ese mbito cada Estado regula la recepcin
y aplicacin en su ordenamiento interno de los tratados internacionales.
La distincin entre sistemas monistas y dualistas no es tan difana como se
piensa (ordenamientos monistas como el comunitario SSTJUE Demirel
de 30 de septiembre de 1987 y Sevince de 20 de septiembre de 1990 no
prejuzgan los efectos concretos internos de la norma internacional, mientras que otros tradicionalmente dualistas, como el britnico, admiten sin
problemas la aplicabilidad directa del derecho comunitario), pero cabe
afirmar que el ordenamiento espaol es monista, con arreglo a lo que disponen el artculo 96.1 de nuestra Constitucin, que ubica sin ms a los tratados vlidamente celebrados, una vez publicados oficialmente, como parte de nuestro ordenamiento interno, y el artculo 1.5 del Cdigo Civil, que
igualmente establece la aplicabilidad directa de las normas internacionales
a partir de su integracin en el ordenamiento interno mediante su publicacin oficial.
La doctrina seala certeramente que la aplicabilidad directa en Espaa de las normas internacionales desde su publicacin no puede suponer,
sin ms, que los particulares puedan invocarlas antes los tribunales nacionales para exigir una decisin exclusivamente sobre su base. No cabe predicar esto ni de las normas internas publicadas de igual manera. Para que
ello ocurra, es preciso que la norma, por su forma de redaccin y contenido, sea autoejecutiva (self executing), y segn la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3a. (de lo Contencioso-Administrativo) de 10 de marzo de
1998, adems de su entrada en vigor internacional y su publicacin oficial
interna, ello exige una redaccin suficientemente precisa para consentir
esa aplicacin directa sin necesidad de un ulterior desarrollo legal y reglamentario que represente la voluntad de los Estados contratantes. Ms concretamente, la doctrina identifica estos requisitos: la norma ha de contener
disposiciones susceptibles de incidir directamente en la esfera de los particulares, por reconocerles derechos o imponerles obligaciones a stos, y no

APLICACIN DIRECTA DE LAS NORMAS DE LOS ACUERDOS ADPIC

893

directamente a Espaa. Ha de contar con una redaccin suficientemente

precisa para consentir esa aplicacin directa sin necesidad de un ulterior
desarrollo legal y reglamentario que aclare la voluntad de Espaa; y es preciso que en nuestro ordenamiento se reconozca la aplicabilidad directa de
la norma internacional, sin condicionarla a la publicacin de una disposicin formal de recepcin.
Desde esta perspectiva, es claro que los artculos 27.1 y 70.2 del
ADPIC son autoejecutivos. Carece de sentido efectuar un juicio global sobre si todo el ADPIC, en bloque, es self executing o no, pues como en todos
los tratados, existen en el ADPIC normas autoejecutivas junto a otras que
no lo son. Pero lo que no parece dudoso es que los artculos citados, al establecer que las patentes podrn obtenerse por todas las invenciones, sean
de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnologa,
siempre que sean nuevas, entraen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacin industrial; que las patentes se podrn obtener y los derechos de patente se podrn gozar sin discriminacin por el lugar de la invencin, el campo de la tecnologa o el hecho de que los productos sean
importados o producidos en el pas; o que se generan obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicacin del presente acuerdo para el miembro de que se trate y que est protegida en ese miembro en
dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de proteccin establecidos en el acuerdo, establecen mandatos claros, precisos e
incondicionales, reconocen derechos concretos que no necesitan ningn
desarrollo normativo posterior y pueden ser objeto de aplicacin directa.
Es por eso que, en nuestro pas, la regulacin de desarrollo del ADPIC
ha sido muy escasa y limitada. La misma OEPM public su Instruccin
2/1995 de 30 de diciembre, en la que, aunque reconociendo la conveniencia de modificar la legislacin espaola y adecuarla al ADPIC en ciertos aspectos, parta, por las razones que se acaban de exponer, de la aplicabilidad y primaca de la norma internacional. Posteriormente, cuando el
Consejo ADPIC examinaba en mayo de 1997 el estado de la legislacin espaola en el punto atinente a las medidas cautelares, nuestra delegacin
confirm esta idea, aludiendo al recurso de apelacin si los tribunales espaoles no aplicaran los artculos 27.1 y 28 del ADPIC. Finalmente, la Comisin Interministerial para las Negociaciones con la OMC inform en la reunin de 29 de mayo de 1997 que, reunidos el 4 de abril de ese ao los
representantes de Comercio Exterior, Farmacia y Patentes y Marcas, haban acordado que las solicitudes de patentes de procedimiento anterio-

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BLAS ALBERTO GONZLEZ NAVARRO

res al 7 de octubre de 2002 que as lo soliciten debern ser resueltas en el

sentido de conceder la patente de producto, que es la modalidad de proteccin otorgada por la legislacin espaola desde esa fecha, cumpliendo as,
se dijo, con lo establecido en el ADPIC y su interpretacin jurdica ms slida. El tema sobre la mesa era el artculo 70.7 y las solicitudes pendientes,
pero es evidente que esto marca la posicin de la administracin espaola
sobre la aplicacin directa del ADPIC y de los derechos que concede.
3.6. Existe un Derecho Comunitario sobre Patentes que Reste
Eficacia al Derecho Concedido por el ADPIC a las
Patentes de Producto Qumico o Farmacutico?
Una parte sustancial de los esfuerzos de quienes, ante la rotundidad
con que el ADPIC impone la proteccin de las patentes de producto tras su
entrada en vigor, niegan que esta norma internacional tenga efecto directo
se centra en rechazar su eficacia ms all del mbito interestatal, tratando
de salvar en todo caso la unilateralidad de la interpretacin espaola. Para
ello, de un lado, se mantiene la existencia de legislacin comunitaria sobre
patentes, que justifica la competencia del TJCE para pronunciarse de forma vinculante sobre la interpretacin del ADPIC y su invocabilidad interna, esgrimiendo seguidamente la doctrina sentada por dicho Tribunal en
contra de la misma. De hecho, y como seala Ruiz-Jarabo, abogado General del TJCE, en el asunto C-431/2005, los dos aspectos suelen presentarse unidos.
La competencia interpretativa del TJCE sobre esta cuestin debe ser
aceptada. Segn las sentencias Haegeman de 30 de abril de 1974 y la ya citada sentencia Demirel de 30 de septiembre de 1987, los tratados mixtos
como el ADPIC, que atribuyen competencias a la Comunidad Europea y a
los Estados miembros, forman parte de la competencia interpreta tiva del
Tribunal de Justicia, considerndolos actos aprobados por los rganos comunitarios, con el mismo estatuto en el ordenamiento jurdico de la unin
que los acuerdos puramente comunitarios, ya que conciernen a mbitos
conferidos a la Comunidad. As, el Dictamen 1/94 de 15 de noviembre,
emitido a peticin de la Comisin con objeto de clarificar el alcance de las
atribuciones de la Comunidad Europea para celebrar todas las partes del
acuerdo por el que se establece la OMC, al estudiar la naturaleza, exclusiva
o compartida, de tales atribuciones, seal que la armonizacin de los derechos de propiedad intelectual amparados en el Anexo C del Acuerdo
OMC haba sido hasta esa fecha incompleta, indicando la ausencia de nor-

APLICACIN DIRECTA DE LAS NORMAS DE LOS ACUERDOS ADPIC

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mativa comunitaria vigente en materia de patentes, abriendo paso as a

una jurisprudencia que propugnaba la existencia de una normativa comunitaria como criterio determinante de la capacidad del Tribunal de Justicia
para interpretar los convenios internacionales mixtos.
La sentencia Herms de 16 de junio de 1998, confirm esta doctrina
en materia de proteccin jurisdiccional del derecho de marca (art. 50 del
ADPIC), y el TJCE la ratific en la sentencia Dior/Assco de 14 de diciembre
de 2000, que extendi su capacidad hermenutica del artculo 50 del
Acuerdo ADPIC, adems de las marcas, a los restantes derechos de propiedad intelectual, pero limitando la argumentacin, no al principio general
de necesidad de una interpretacin uniforme, segn propona el abogado
general, lo que le autorizara a erigirse en ltimo intrprete de los convenios mixtos firmados por la Comunidad, sino a la conveniencia de una interpretacin armonizada de la norma procesal contenida en el artculo 50
del ADPIC (las medidas provisionales). Sea como fuere, esta metodologa
para delimitar las potestades comunitarias aparece tambin en las sentencias Comisin/Irlanda de 19 de marzo de 2002 sobre la adhesin al Convenio de Berna en materia de propiedad intelectual, en la sentencia Laguna
de Berre de 7 de octubre de 2004 y en la sentencia Fbrica de MOX de 30
de mayo de 2006, aunque en estas dos ltimas se introduce una clusula de
flexibilizacin, declarando que la coyuntura de que un mbito concreto, incardinado dentro de una materia con amplia legislacin europea, no haya
sido objeto de una regulacin en la Unin no empiece su igual consideracin de competencia comunitaria.
Finalmente, ha sido la reciente sentencia del TJCE de 11 de septiembre de 2007 (en el asunto ya citado C-431/2005, Merck vs. Merck Genricos) la que ha acabado por consolidar este criterio, afirmando, con arreglo
a las sentencias precedentes, que las disposiciones del acuerdo ADPIC forman parte del ordenamiento jurdico comunitario y el Tribunal de Justicia
es competente para pronunciarse con carcter prejudicial sobre su interpretacin, para definir las obligaciones que la comunidad ha asumido con
su firma y para interpretar las disposiciones del Acuerdo ADPIC a estos
efectos. Y reiterando la sentencia Dior, se insiste de nuevo en que, cuando
se trata de un mbito en el que la comunidad an no ha legislado y que, por
consiguiente, es competencia de los Estados miembros, la proteccin de
los derechos de propiedad intelectual y las medidas adoptadas con este fin
por las autoridades judiciales no se rigen por el derecho comunitario, de
forma que ste no impone ni excluye que el ordenamiento jurdico de un

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BLAS ALBERTO GONZLEZ NAVARRO

Estado miembro reconozca a los particulares el derecho a invocar directamente una norma contenida en el acuerdo ADPIC o que los jueces apliquen de oficio esta norma.
Pues bien, la respuesta dada por el TJCE a la cuestin de la existencia
de legislacin comunitaria relevante en materia de patentes, cuando lo que
se plantea es la aplicacin directa del plazo mnimo de proteccin del artculo 33 del ADPIC, ha sido rotundamente negativa. En definitiva, la sentencia de 11 de septiembre de 2007 cierra la discusin con este mensaje:
46. Es necesario constatar que la comunidad todava no ha ejercido sus
competencias en el mbito de las patentes o, al menos que, en el plano
interno, este ejercicio ha sido, hasta la fecha, insuficientemente importante para que se pueda considerar que, en el estado actual, este mbito
corresponda al derecho comunitario.
47. A la vista del principio recordado en el apartado 34 de la presente
sentencia, debe deducirse que, en la medida en que el artculo 33 del
acuerdo ADPIC corresponde a un mbito en el que, en la fase actual de
la evolucin del derecho comunitario, los Estados miembros tienen la
competencia principal, stos pueden reconocer o no un efecto directo
a esta disposicin.
48. En estas circunstancias, es necesario responder a las cuestiones
planteadas que, en el estado actual de la normativa comunitaria en el
mbito de las patentes, el derecho comunitario no se opone a que el artculo 33 del acuerdo ADPIC sea aplicado directamente por un rgano
jurisdiccional nacional en las condiciones previstas por el derecho nacional.

Existe alguna sentencia, como la dictada con fecha 25 de octubre de

2007 en el asunto Develey/OAMI, en que la que el TJCE rescata su afirmacin genrica, proveniente de la sentencia Portugal/Consejo de 1999 que
luego citaremos, de que el ADPIC no tiene efecto directo, pero se trata de
un caso de marca tridimensional, existiendo una amplia regulacin comunitaria en materia de marcas. En materia de patentes, el criterio del TJCE
es el que acaba de researse, adoptado para el plazo mnimo de proteccin
del ADPIC en contra, debe remarcarse, de la tesis expresada por el abogado general en sus conclusiones. No es difcil, pues, entender, que el mismo
criterio debe seguirse en torno a la proteccin mediante patentes de los
productos qumicos y farmacuticos, materia en la que la legislacin comunitaria es inoperante.

APLICACIN DIRECTA DE LAS NORMAS DE LOS ACUERDOS ADPIC

897

3.7. Incluso en el Caso de que el TJCE Aplicara su Doctrina

Contraria a la Eficacia Directa del ADPIC, Impedira ello
la Invocabilidad Nacional del Derecho Privado que ste
Concede?
Como vemos, cuando se trata de un mbito en el que la Comunidad Europea an no ha legislado, como son las patentes, y se trata de materias
competencia de los Estados miembros, la proteccin de los derechos de patente y las medidas adoptadas con este fin por las autoridades judiciales no
se rigen por el derecho comunitario, de forma que ste no impone ni excluye que el ordenamiento jurdico espaol reconozca a los particulares el derecho a invocar directa mente una norma contenida en el acuerdo ADPIC
o que los jueces apliquen de oficio esta norma. Esto desactiva gran parte del
es fuer zo ar gu men ta ti vo de quie nes nie gan la fuer za vin cu lan te di rec ta
del ADPIC esgrimiendo la jurisprudencia contraria dictada hasta este momento por el TJCE y aplicndola a las patentes. Pero en todo caso, debemos negar que esa interpreta cin avale la imposibilidad de invocar directamente el derecho a disfrutar de las patentes sin discriminacin que
concede el ADPIC.
Como dijimos, la sentencia Demirel de 1987 entendi directamente
aplicable una disposicin de un acuerdo celebrado por la comunidad con
terceros pases cuando contiene, a la vista de su tenor, de su objeto, as
como de su naturaleza, una obligacin clara y precisa, cuya ejecucin no se
subordina a la adopcin de un acto ulterior. Pero lo cierto es que la opinin
general del TJCE en contra de ese efecto directo se explicit en el caso Portugal/Consejo, sentencia de 23 de noviembre de 1999, en el que se impugnaba la validez de dos tratados, uno con India y otro con Pakistn, sobre el
acceso al mercado de gneros textiles, alegando la ilegalidad de la decisin
relativa a la firma de tales tratados por contravenir preceptos y principios
fundamentales de la OMC. Ruiz-Jarabo se hace eco de la abundante doctrina que ha generado esta sentencia, generalmente muy crtica: el Tribunal
de Justicia enfatiz el papel negociador de los Estados, para inferir que
aceptar el efecto directo de ese tratado implicara privar a los rganos legislativos o ejecutivos de las partes contratantes de la posibilidad de alcanzar,
siquiera con carcter temporal, desenlaces concertados, posibilidad que se
les confiere de modo expreso. Segn la sentencia:
Aun cuando, segn el artculo 3, apartado 7, del Entendimiento relativo
a las normas y procedimientos por los que se rige la solucin de diferen-

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BLAS ALBERTO GONZLEZ NAVARRO

cias, el primer objetivo del mecanismo de solucin de diferencias (Anexo 2 de los Acuerdos OMC) es, en principio, conseguir la supresin de
las medidas de que se trate si se constata que stas son incompatibles
con las normas de la OMC, dicho Entendimiento prev, no obstante,
para el caso de que no sea factible suprimir inmediatamente tales medidas, la posibilidad de obtener una compensacin, como solucin provisional hasta la supresin de la medida incompatible.
Es verdad que, segn el artculo 22, apartado 1, de dicho Entendimiento, la compensacin es una medida temporal a la que se puede recurrir
en caso de que no se apliquen en un plazo prudencial las recomendaciones y resoluciones adoptadas por el rgano de Solucin de Diferencias previsto en el artculo 2, apartado 1, de ese mismo Entendimiento,
y que aquella disposicin considera preferible la aplicacin plena de la
recomendacin de poner una medida en conformidad con los acuerdos OMC de que se trata.
Sin embargo, esa misma disposicin prev, en su apartado 2, que si el
miembro afectado no cumple las recomendaciones y decisiones de que
se trate dentro de un plazo prudencial, ese miembro, si as se le pide, y
no ms tarde de la expiracin del plazo prudencial, entablar negociaciones con cualesquiera de las partes que hayan recurrido al procedimiento de solucin de diferencias, con miras a hallar una compensacin mutuamente aceptable.
En tales circunstancias, imponer a los rganos jurisdiccionales la obligacin de abstenerse de aplicar las normas jurdicas internas que sean
incompatibles con los acuerdos OMC tendra como consecuencia privar a los rganos legislativos o ejecutivos de las partes contratantes de la
posibilidad de alcanzar, siquiera fuera con carcter temporal, soluciones negociadas, posibilidad que les confiere el artculo 22 del referido
Entendimiento.

En vez de enfatizar la necesidad de cumplir con los compromisos internacionales, se valora sobremanera la virtualidad de los mecanismos pactados ante sus flagrantes incumplimientos. No obstante, lo cierto es que la
doctrina de esta sentencia de 1999 ha sido confirmada por la sentencia
Len van Parys vs Belgish Interventie de 1 de marzo de 2005.
Como ya hemos visto, en materia de patentes la doctrina del TJCE no
cierra en modo alguno el camino para un efecto directo del ADPIC con
arreglo a la normativa nacional. No obstante, se sigue sustentando la imposibilidad de invocar el ADPIC por los particulares ante los tribunales nacio-

APLICACIN DIRECTA DE LAS NORMAS DE LOS ACUERDOS ADPIC

899

nales en la necesidad de respetar y no interferir en los mecanismos de solucin de diferencias entre los Estados miembros de la OMC. Pero esa
doctrina no es aplicable cuando de un derecho privado de propiedad intelectual se trata.
Es cierto que el sistema diseado en la OMC para gestionar y solucionar las violaciones por parte de los Estados de su propia normativa establece mecanismos de compensacin pactada. Existen incluso otros mecanismos que la sentencia Portugal/Consejo no menciona, como la llamada
compensa cin forzada, que imponen los mismos Estados perjudicados, o
la pura y simple concesin de exenciones en el cumplimiento de ciertas
obligaciones, especialmente autorizadas. Adems, no deja de advertirse, y
as es puesto de manifiesto en la doctrina, la motivacin estratgica de la
doctrina citada, apuntando a los Estados Unidos de Norteamrica, pas
que, al ratificar los acuerdos OMC, y dada la ntima vinculacin de su poltica comercial con la poltica exterior de su poder ejecutivo, seal que ninguna disposicin de los acuerdos tendran efecto si contradicen una norma
interna, ni ninguna de stas pude ser considerada invlida por violacin de
dichos acuerdos, concluyendo que los particulares no puede invocar las
normas internacionales citadas ante la jurisdiccin interna. La sentencia
Portugal/Consejo admita que este hecho no afectaba en s mismo a la reciprocidad en la aplicacin del acuerdo OMC, pero s poda introducir cierto
desequilibrio en la aplicacin de sus normas, lo que condujo a la negacin
de su eficacia directa.
Pero ni esta posible ausencia de reciprocidad en la eficacia directa de
los acuerdos de las OMC, ni los mecanismos interestatales de solucionar
sus diferencias, pueden afectar la efectividad directa del derecho de patentar los productos qumicos y farmacuticos y a su invocabilidad ante los rganos jurisdiccionales internos. Y ello porque la necesidad de no interferir
en las prerrogativas de las instituciones polticas comunitarias, para actuar
dentro del margen de negociacin que se les confiere en el memorando sobre la resolucin de diferencias, slo servira para los mbitos en los que
verdaderamente haya posibilidad de transaccin. Como indica el abogado
general en las conclusiones del asunto C-431/2005, presentadas el 23 de
enero de 2007, la naturaleza de la regulacin que se pretende armonizar,
los derechos de propiedad intelectual e industrial, se aviene mal con el mecanismo de solucin de diferencias, pues, por definicin, esos derechos
pertenecen a los individuos y no a los Estados.

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BLAS ALBERTO GONZLEZ NAVARRO

En efecto, el ADPIC reconoce derechos de los ciudadanos afectados,

derechos de ndole patrimonial y estrictamente privada, como se plasma
ya en el mismo prembulo del Anexo 1C (Reconociendo que los derechos
de propiedad intelectual son derechos privados). El que un Estado o la
misma Unin Europea puedan acudir y hayan acudido, en una posicin u
otra, al mecanismo de soluciones pactadas y compensatorias que prev el
Anexo 2 del acuerdo OMC ante violaciones de sus normas comerciales y
arancelarias (por ejemplo, el mercado textil, en el que se inserta el conflicto
del que se ocupaba la sentencia Portugal/Consejo), no puede esgrimirse
como argumento para negar que el particular, al que se le reconoce un derecho privado, puede a su vez asumir la defensa del mismo, pues el Estado y
el individuo actan respectivamente en la esfera de gestin que el ADPIC
les reconoce.
Por tanto, y aunque en el seno de la Organizacin Mundial del Comercio, Espaa o la Unin Europea cuenten con las mencionadas prerrogativas de negociacin ante posibles violaciones de las normas, no ya del
ADPIC, sino de todo el entramado jurdico que crea la OMC, estas facultades negociadoras no se vern afectadas porque los particulares, titulares
de un derecho a patentar sin discriminacin sus innovaciones qumicas y
farmacuticas, reivindiquen su proteccin ante los juzgados y tribunales
espaoles, que podrn otorgarla o no aplicando directamente normas que
forman parte de nuestro ordenamiento interno, sin que el derecho comunitario suponga bice alguno para ello.
3.8. Es Conforme a la Realidad Socio-Econmica Espaola
Negar Proteccin a la Patente de Producto Farmacutico
tras la Firma el ADPIC?
La adopcin de la reserva espaola del artculo 167.2.a) del CPE nunca se debi a argumentos jurdicos, a la imposibilidad ya vislumbrada de
que el ordenamiento jurdico espaol de 1986 acogiera los mandatos que
en materia de patentes impone el Convenio de Munich y se deshiciera definitivamente de la prohibicin de patentar productos farmacuticos, proveniente del EPI de 1929. La reserva obedeci, segn expresa el Prembulo
de la LP, a criterios proteccionistas:
Se regula la patentabilidad de las invenciones siguiendo la del derecho
europeo, introducindose en Espaa la patentabilidad de los productos
qumicos, farmacuticos y alimentarios, si bien, en cuanto se refiere a

APLICACIN DIRECTA DE LAS NORMAS DE LOS ACUERDOS ADPIC

901

los productos qumicos y farmacuticos, en atencin a los problemas

que su implantacin rpida pueda ocasionar a los correspondientes
sectores industriales, se aplaza su implantacin hasta que el gobierno
por Decreto do establezca, sin que en ningn caso pueda hacerse antes
del 7 de octubre de 1992.

Las razones para excluir la patentabilidad del producto qumico y farmacutico, por tanto, no son endgenas del propio derecho de patentes,
sino exgenas y de raz econmica, protegiendo a la industria farmacutica de entonces.
Transcurridos ms de veinte aos de aquella situacin, instalada Espaa en una situacin econmica muy distinta a nivel mundial, en lucha por
reivindicar su condicin de 8a. o 9a. potencia econmica ante los principales foros de influencia del primer mundo, no puede considerarse adecuado
el mantenimiento de una situacin transitoria ya agotada, vigente el mandato del ADPIC. La realidad social y econmica espaola, por mor del artculo 3.1 del Cdigo Civil, debe presidir la interpretacin de las normas
que se han citado, apuntando tambin ese argumento a la eficacia directa
de los artculos 27.1 y 70.2 del ADPIC a todas las patentes anteriores, integrantes de la materia existente cuando entr en vigor.
3.9. Se Aplica la Misma Regla si se Trata de Patentes de
Productos que Estaban Solicitadas y Periodo
de Concesin Cuando Entr en Vigor el ADPIC?
S, es de aplicacin el artculo 70.7 del ADPIC (7. En el caso de los derechos de propiedad intelectual cuya proteccin est condicionada al registro, se permitir que se modifiquen solicitudes de proteccin que estn pendientes en la fecha de aplicacin del presente acuerdo para el miembro de
que se trate para reivindicar la proteccin mayor que se prevea en las disposiciones del presente acuerdo. Tales modificaciones no incluirn materia
nueva). As lo ha sealado, entre otras, la Audiencia Provincial de Madrid
secc. 28a., S. 26 de octubre de 2006.
3.10. Qu Hacer Entonces con el Texto Actual de las Patentes
de Procedimiento Concedidas antes del 7/10/1992 pero
Afectadas por la Eficacia Directa del ADPIC?
Las compaas que, conociendo la Recomendacin del Director de la
EPO de 13 de mayo de 1992, relativa a la oportunidad o conveniencia de

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BLAS ALBERTO GONZLEZ NAVARRO

un juego especial de reivindicaciones de procedimiento para Espaa, optaron, sin embargo, por presentar un juego de reivindicaciones que inclua
una patente de producto como tal, hicieron frente al problema de que la
misma, simplemente, no era eficaz. Tras la entrada en vigor del ADPIC esa
reivindicacin rescata toda su eficacia.
Sin embargo, se da la llamativa situacin de que aquellos que, tratando
de seguir las recomendaciones de la EPO, presentaron para Espaa tan
slo reivindicaciones de procedimiento, son ahora los perjudicados, pues
se encuentran con que el ADPIC ampara la eficacia de la patente europea
segn se concedi, pero en Espaa el registro refleja una patente estrictamente de procedimiento y no de producto. No podemos obviar que, como
seal la SAP Barcelona secc. 15a. de 2 de octubre de 2008, al haberse
presentado para Espaa un juego especfico de reivindicaciones que carece de reivindicaciones de producto, la publicacin de la traduccin temporaneamente depositada en su da ante la OEPM, a que se refieren los artculos 65 CPE y 7, 8 y 9 del RD 2424/1986, es la que determina, de acuerdo
con el artculo 69 CPE, el alcance de la proteccin conferida por la patente,
que se mide con arreglo a las reivindicaciones cuya traduccin se haya depositado.
Por ello, a fin de hacer efectivos los derechos que conceden los artculos 27 y 70.2 del acuerdo, el titular debe activar ante la OEPM la regularizacin de la parte espaola de la patente europea en el sentido de que pase a
incorporar, formalmente, las reivindicaciones de producto, mediante su
inclusin o incorporacin, procedimiento que ha de culminar con la publicacin en el BOPI de la traduccin que incluya la patente de producto, lo
cual pasa por presentar ante la OEPM una traduccin revisada del fascculo de la patente, con las correspondientes reivindicaciones de producto, o
bien una solicitud de ampliacin o adicin de esas reivindicaciones.
A este efecto, varias soluciones han sido apuntadas por la doctrina ms
especializada, entre ellas, la aplicacin analgica de las normas que rigen
la presentacin y tramitacin de las adiciones, o incluso mediante el procedimiento administrativo comn. No obstante, la que ha trascendido al escenario judicial ha sido la posible revisin de la traduccin a que se refiere
el artculos 12 del RD 2424/1986.
Efectivamente, para lograr la proteccin propia de la patente de producto en nuestro pas, las compaas farmacuticas titulares de la patente

APLICACIN DIRECTA DE LAS NORMAS DE LOS ACUERDOS ADPIC

903

europea han presentado ante la OEPM una solicitud de revisin de la traduccin de la patente en la que se hacen figurar las reivindicaciones de producto que en su da fueron concedidas a la titular pero que no pudieron incluirse en la traduccin espaola. El argumento jurdico para esta revisin
es, claro, la aplicabilidad directa en Espaa del acuerdo ADPIC, y el vehculo procedimental empleado el artculo 12 del RD 2424/1986 de 10 de octubre, segn el cual en todo momento se puede efectuar por el titular de la
solicitud o de la patente una revisin de la traduccin, la cual no adquirir
efecto hasta que la misma sea publicada en el Registro de la Propiedad
Industrial. La OEPM inicialmente acept este mecanismo de adaptacin,
pero a raz del recurso de alzada formulado desde la industria de genricos,
la misma oficina posteriormente (Resolucin OEPM de 27 de octubre de
2006, MSD vs LAB. STADA y otros) anul esa nueva traduccin y la dej
sin efecto, manteniendo el texto de la patente europea tal y como fue validada en Espa a, es decir, como pa tente de pro ce dimiento. Fren te a esta
resolucin de la OEPM se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo.
Mi criterio es favorable a la virtualidad de ese mecanismo de adaptacin, la revisin de la traduccin del artculo 12: carece de sentido aceptar
que el ADPIC reconoce un derecho privado a quienes operan en el mercado, y seguidamente negarles una va razonable para concretarlo. El problema no radica tanto que en que el artculo 12 del RD 2424/86 no recoja la
posibilidad de revisar la traduccin para ampliar la proteccin de la patente concedida, algo que su letra claramente no contempla y que excede de su
objeto inicial; sino en s, no existiendo otros cauces formales previstos para
esta eventualidad, puede servir a ese efecto. Parece obvio que, en la fecha
de redaccin del RD citado, la Ronda Uruguay estaba en funcionamiento y
el ADPIC todava lejos de plasmarse, por lo que mal podra el reglamento
en cuestin hacer una previsin sobre cmo articular la eficacia directa de
sus normas.
Si se acepta sin ambages esta eficacia, debe superarse el formalismo
que supone negar ese vehculo: la correccin prevista en el RD 2424/86
trata de ajustar la traduccin al original de la patente europea, con el que
debe coincidir. No se modifica la patente, que es nica y de producto, sino
la traduccin. Si la reserva del artculo 167 del CPE se mantuviera inclume, no podra hacerse coincidir la revisin con un texto que, precisamente
por aplicacin de la reserva, debe diferir, centrndose slo en las patentes
de procedimiento. Pero si los efectos de la reserva han quedado agotados

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BLAS ALBERTO GONZLEZ NAVARRO

por obra del ADPIC, la finalidad esencial de acompasar la traduccin nacional al original de la patente concedida recobra todo su sentido.
Sin embargo, los jueces de lo mercantil, enfrentados a una patente que
rige como de procedimiento cuando la titular tiene derecho a que sea de
producto, no debemos ser quienes determinemos cual es el cauce apropiado, pues suplantaramos la decisin que al respecto corresponde al rgano
competente, que es la OEPM, siendo su resolucin susceptible de recurso
jurisdiccional ante el orden contencioso-administrativo, como as ha ocurrido. La publicacin de la patente con reivindicaciones de producto constituye un presupuesto para accionar por violacin, un prius que de no concurrir es impeditivo o excluyente, por carencia del derecho, que nace por
virtud de un acto administrativo de carcter constitutivo, la publicacin del
registro (SS. Audiencia Provincial de Barcelona, Secc. 15a., 2 de octubre
de 2008, Madrid, Secc. 28a., 22 de abril de 2009).
3.11. Esperando al Tribunal Supremo
Creo que, sin duda, el tema tratado es el problema ms importante al
que ha hecho frente nuestro derecho de patentes en los ltimos veinte
aos. La conveniencia de que el Tribunal Supremo, sobre todo su Sala 1a.
(tambin la 3a., en lo que hace al mecanismo de revisin de la traduccin),
que cuenta ya con profesionales expertos en esta materia y de experiencia
contrastada, se pronuncie sobre las cuestiones formuladas, es evidente. La
seguridad jurdica que una doctrina firme al respecto producir, en un contexto de semejante dimensin econmica, es un argumento de peso que
debera urgir al Alto Tribunal para pronunciarse.
La verdad, sin embargo, es que la primera ocasin ha resultado fallida,
pues el Tribunal Supremo ha decidido, al hilo del recurso de casacin interpuesto contra la SAP Madrid secc. 28a. de 26 de octubre de 2006, que la
cuestin no tiene inters casacional. La afirmacin es ciertamente consternante, pero cobra todo su sentido si se lee el correspondiente Auto: el Tribunal Supremo rechaza el inters al apreciar que, en ese supuesto concreto, el recurso basa el inters casacional en la interpretacin del artculo 133
del Tratado de Niza (cuyas nuevas posibilidades para las instancias comunitarias no han sido desarrolladas), cuando este argumento no fue expuesto ni tratado a lo largo de todo el proceso. Ser necesario esperar a una
nueva oportunidad.