TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 17-IP-2014
Interpretacin prejudicial de los artculos 145 y 146 de la
Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina; y,
de oficio, de los artculos 134 literales a), b) y g), 136
literal a), 150 y 157 de la misma normativa; con
fundamento en la consulta solicitada por la Seccin
Primera del Consejo de Estado, Repblica de Colombia.
Expediente Interno. Marca: ALIZZ CERAMIC ION
(mixta). Expediente Interno: 2009-00180.
Magistrado Ponente: Luis Jos Diez Canseco Nez
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 13 das
del mes de mayo del ao dos mil catorce, procede a resolver la solicitud de
Interpretacin Prejudicial formulada por la Seccin Primera del Consejo de Estado
de la Repblica de Colombia.
VISTOS:
El Oficio 373 de 20 de febrero de 2014, recibido en este Tribunal va correo
electrnico el 11 de marzo de 2014, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Seccin Primera, de la Repblica de Colombia, solicita
a este Tribunal interpretacin prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 200900180.
El Auto de 9 de abril de 2014, mediante el cual este Tribunal admiti a trmite la
presente interpretacin prejudicial.
I.

ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentacin presentada estima procedente

destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud,
lo siguiente:
Demandante:

DUNA ENTERPRISES S.L.

Demandado:

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

(SIC), DE LA REPBLICA DE COLOMBIA.

Tercera interesada:

IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA GAMA

ITALY MEGATURBO SUPERMEGATURBO IMPOBE
S.A.

A. Determinacin de los hechos relevantes:

1.

El 22 de diciembre de 2006, la sociedad IMPORTADORA COMERCIAL DE

BELLEZA GAMA ITALY MEGATURBO SUPERMEGATURBO IMPOBE S.A.
solicit ante la Divisin de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria
y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca ALIZZ CERAMIC ION
(mixta), para distinguir aparatos electrotrmicos para ondular y alisar el cabello
en la Clase 9 de la Clasificacin de Niza. Dentro del petitorio y de manera
expresa, la solicitante indic, que en relacin con el signo solicitado ALIZZ
CERAMIC ION (mixto), las dems expresiones irn como explicativas.

2.

La referida solicitud se public en la Gaceta de la Propiedad Industrial 573 de

2007 y, dentro del trmino oportuno, no fue objetada.

3.

Mediante Resolucin 20141 de 29 de junio de 2007, la Divisin de Signos

Distintivos de la SIC deneg el registro de la marca ALIZZ CERAMIC ION
(mixta) para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificacin de Niza, sobre
la base del argumento de que el signo solicitado reproducira completamente la
expresin TOURMALINE del cual se compone la marca TOURMALINE
TECHNOLOGY (mixta) previamente registrada a favor de DUNA
ENTERPRISES S.L., lo que generara un riesgo de confusin indirecta en el
pblico consumidor al tratarse de signos semejantes.

4.

IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA GAMA ITALY MEGATURBO

SUPERMEGATURBO IMPOBE S.A. present recurso de reposicin, el cual fue
resuelto por la Jefe de la Divisin de Signos Distintivos, mediante la Resolucin
23204 de 30 de julio de 2007, revocando lo decidido en la Resolucin 20141, y
otorgando el registro del signo solicitado.

5.

DUNA ENTERPRISES S.L. present ante el Consejo de Estado demanda de

nulidad contra la SIC, a fin de obtener la nulidad de las resoluciones
administrativas acusadas.

6.

La SIC y la tercera interesada IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA

GAMA ITALY MEGATURBO SUPERMEGATURBO IMPOBE S.A. presentan
contestacin a la demanda.

7.

Mediante Auto de 22 de octubre de 2013, el Consejo de Estado solicita la

interpretacin prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y
suspende el proceso interno.

B.

Fundamentos de la demanda:

La demandante DUNA ENTERPRISES S.L. manifest lo siguiente:

8.

Los actos alegados contraran los artculos 145, 146 y 154 de la Decisin 486,
que disponen que si la solicitud de registro rene los requisitos formales
establecidos en el presente Captulo, la oficina nacional competente ordenar la
publicacin, dentro del plazo de treinta das siguientes a la fecha de publicacin,
quien tenga legtimo inters podr presentar por una sola vez, oposicin
fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. () y que el
derecho de uso exclusivo de una marca se adquirir por el registro de la misma
ante la respectiva oficina nacional competente.

9.

La SIC, dentro del trmite administrativo de solicitud de registro de la marca

ALIZZ CERAMIC ION (mixta), omiti su publicacin en la Gaceta de la
Propiedad Industrial.

10.

La falta de publicacin de la marca solicitada en la Gaceta de la Propiedad

Industrial le impidi que pudiera objetarla al considerar vulnerados sus derechos
adquiridos sobre la marca TOURMALINE TECHNOLOGY, previamente
registrada a su favor, con Certificado 330572.

11.

En el supuesto que haya realizado la publicacin de la marca en la Gaceta de

la Propiedad Industrial, sta no comprendi los diferentes elementos que la
conforman, anomalas que la SIC no inform a la solicitante. En efecto, afirma
que dicha situacin conllev a que el registro del signo incorporara una marca
previamente registrada a su favor.

12.

C.

Tal como lo consider la SIC en la Resolucin 20141 de 2007, entre el signo

cuyo registro se concedi y la marca TOURMALINE TECHNOLOGY existen
similitudes que pueden ocasionar en el pblico consumidor un riesgo de
confusin.
Fundamentos de la contestacin a la demanda:

La SIC contest la demanda manifestando lo siguiente:

13.

Las pretensiones de la demandante carecan de apoyo jurdico suficiente.

Agreg que los actos administrativos objeto de la controversia fueron expedidos
con sujecin a la normativa vigente sobre la materia; esto es, la Decisin 486.

14.

Indic que public la solicitud de registro de la marca ALIZZ CERAMIC ION

(mixta) en la Gaceta de la Propiedad Industrial 573 de 2007 y, en consecuencia,
los terceros interesados contaban con el trmino legal para presentar sus
objeciones.

15.

La expresin TOURMALINE presente en la marca cuyo registro se concedi

era explicativa y no procuraba ser producida por el signo solicitado. De hecho,
afirm que dicho trmino es de uso comn en el mercado por referirse a una
tecnologa especial utilizada para el cuidado del cabello.
16.
No existe riesgo de confusin entre los signos confrontados.
La tercera interesada IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA GAMA ITALY
MEGATURBO SUPERMEGATURBO IMPOBE S.A. contest la demanda de la
siguiente manera:
17.

Los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de

confusin en el pblico consumidor.

18.

La solicitud de registro fue debidamente publicada en la gaceta 573,

publicacin 1252, de 28 de febrero de 2007.

19.

La palabra TOURMALINE describe una tecnologa para el alisado del cabello.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

20.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para

interpretar por la va prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento
Jurdico de la Comunidad Andina; ello con el fin de asegurar su aplicacin
uniforme en el territorio de los Pases Miembros.

III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO

INTERPRETADAS.

JURDICO

COMUNITARIO

SER

21.

El Juez Consultante solicita la interpretacin prejudicial de los artculos 145,

146 y 154 de la Decisin 486. Se interpretarn los artculos 145 y 146, pero no el
154, pues no es pertinente para resolver el asunto concreto.

22.

De oficio, tambin se interpretarn los artculos 134 literales a), b) y g), 136
literal a), 150 y 157 de la misma normativa.
A continuacin, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:
DECISIN 486
()
Artculo 134
A efectos de este rgimen constituir marca cualquier signo que
sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrn registrarse como marcas los signos susceptibles de
representacin grfica. La naturaleza del producto o servicio al cual
se ha de aplicar una marca en ningn caso ser obstculo para su
registro.
Podrn constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinacin de palabras;
b) las imgenes,
figuras, smbolos,
grficos, logotipos,
monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
()
g) cualquier combinacin de los signos o medios indicados en los
apartados anteriores.
()
Artculo 136
No podrn registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el
comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en
particular cuando:

()
a) sean idnticos o se asemejen, a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un
riesgo de confusin o de asociacin;
()
Artculo 145
Si la solicitud de registro rene los requisitos formales establecidos
en el presente Captulo, la oficina nacional competente ordenar la
publicacin.
Artculo 146
Dentro del plazo de treinta das siguientes a la fecha de la
publicacin, quien tenga legtimo inters, podr presentar, por una
sola vez, oposicin fundamentada que pueda desvirtuar el registro
de la marca.
A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgar, por
una sola vez un plazo adicional de treinta das para presentar las
pruebas que sustenten la oposicin.
Las oposiciones temerarias podrn ser sancionadas si as lo
disponen las normas nacionales.
No procedern oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de
los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que
se refiere el artculo 153, si tales oposiciones se basan en marcas
que hubieren coexistido con la solicitada.
Artculo 150
Vencido el plazo establecido en el artculo 148, o si no se hubiesen
presentado oposiciones, la oficina nacional competente proceder a
realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen
presentado oposiciones, la oficina nacional competente se
pronunciar sobre stas y sobre la concesin o denegatoria del
registro de la marca mediante resolucin.
Artculo 157
Los terceros podrn, sin consentimiento del titular de la marca
registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o
seudnimo, un nombre geogrfico o cualquier otra indicacin cierta
relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de
origen o poca de produccin de sus productos o de la prestacin
de sus servicios u otras caractersticas de stos; siempre que ello
se haga de buena fe, no constituya uso a ttulo de marca, y tal uso

se limite a propsitos de identificacin o de informacin y no sea

capaz de inducir al pblico a confusin sobre la procedencia de los
productos o servicios.
El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de
prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en
publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o
disponibilidad de productos o servicios legtimamente marcados; o
para indicar la compatibilidad o adecuacin de piezas de recambio
o de accesorios utilizables con los productos de la marca
registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al
propsito de informacin al pblico y no sea susceptible de inducirlo
a confusin sobre el origen empresarial de los productos o servicios
respectivos.
().
A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.
23.

En el procedimiento administrativo interno se resolvi conceder el registro del

signo ALIZZ CERAMIC ION (mixto), para distinguir aparatos electrotrmicos
para ondular y alisar el cabello en la Clase 9 de la Clasificacin de Niza. Por tal
motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su
registro.

24.

Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal seal lo

siguiente:

Requisitos para el registro de las marcas.

25. El artculo 134 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, ofrece
una definicin general de marca: (...) cualquier signo que sea apto para distinguir
productos o servicios en el mercado.
26. De conformidad con la anterior definicin normativa se puede afirmar que la
marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos
productos y servicios que se ofertan en el mercado.
27.

28.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

diferencia los productos o servicios que se ofertan;
es indicadora de la procedencia empresarial;
indica la calidad del producto o servicio que identifica;
concentra el goodwill del titular de la marca; y,
sirve de medio para publicitar los productos o servicios.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las
funciones de la marca de la siguiente manera:
Las marcas como medio de proteccin al consumidor, cumplen
varias funciones (distintiva, de identificacin de origen de los bienes
y servicios, de garanta de calidad, funcin publicitaria, competitiva,
etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la

destacable es la funcin distintiva, que permite al consumidor

identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.
Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a
la capacidad distintiva del signo, pues sin sta no existira el signo
marcario. (Proceso 04-IP-95. Interpretacin Prejudicial de 15 de
diciembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena 253, de 7 de marzo de 1997. Caso: "GRANOLAJET").
29. Respecto de la funcin publicitaria ha expresado lo siguiente:
Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un
papel esencial como es el de ser informativa, respecto de la
procedencia del producto o del servicio al que representa, funcin
publicitaria que es percibida por el pblico y los medios
comerciales, pudindose no obstante causar engao o confusin
por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios
protegidos. (Proceso 63-IP-2004. Interpretacin Prejudicial de 28
de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena 1112, de 6 de septiembre de 2004. Marca: GRFICA
BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO).1
30. El artculo 134 de la Decisin 486, en siete literales consagra una enumeracin
no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro de la marca.
Establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o
combinacin de palabras; las imgenes, figuras, smbolos, grficos, logotipos,
monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores;
las letras y nmeros; un color que se encuentre delimitado por una forma, o
una combinacin de varios colores; la forma de productos, envases o
envolturas; o cualquier combinacin de los signos o medios indicados
anteriormente (literal g) del artculo 134 de la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina).
31. Segn el Rgimen Comn de Propiedad Industrial contenido en la citada
Decisin, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y
susceptibilidad de representacin grfica.
32. Si bien no se menciona de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es
importante destacar que ste es un elemento que forma parte de la esencia de
la marca.
33. Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento,
signo o indicacin que pueda ser captado por los sentidos para que,
por medio de stos, la marca penetre en la mente del pblico, el cual
la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepcin sensorial o
externa de los signos se utiliza en forma ms general el sentido de la
vista, han venido caracterizndose preferentemente aquellos
elementos que hagan referencia a una denominacin, a un conjunto
1

Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones

Prejudiciales emitidas por el Tribunal. Entre stas se puede destacar la emitida en el proceso 15IP-2003. Interpretacin Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N 916, de 2 de abril de 2003.

de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

(Proceso 132-IP-2004. Interpretacin Prejudicial de 26 de octubre
del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca: DIADICON).
34. En relacin con los dos requisitos previstos en la norma, se seala:
La distintividad.
La distintividad es la capacidad intrnseca que debe tener el signo para
distinguir unos productos o servicios de otros. El carcter distintivo de la marca
le permite al consumidor realizar la eleccin de los bienes y servicios que
desea adquirir. Tambin permite al titular de la marca diferenciar sus productos
y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.
La susceptibilidad de representacin grfica.
Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante
palabras, grficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus
componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta caracterstica
resulta importante para la publicacin de las solicitudes de registro en los medios
oficiales.
En conclusin, para que un signo sea registrado como marca debe ser
distintivo y susceptible de representacin grfica, de conformidad con el
artculo 134 de la Decisin 486. Asimismo, debe ser perceptible, ya que, como
se mencion, dicho requisito se encuentra implcito en la nocin de marca.
Es importante advertir que el literal a) del artculo 135 de la Decisin 486, eleva
a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se
desprenden del artculo 134 de la misma normativa. Es decir, que un signo es
absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de
representacin grfica o de perceptibilidad.
Asimismo se debe tener en cuenta que la falta de distintividad est consagrada
de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artculo 135,
literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrnseca,
mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para
distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrnseca, por
la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos
en el mercado.
35. El Tribunal, al respecto de este tema, ha expresado:
El registro de un signo como marca se encuentra expresamente
condicionado al hecho de que ste sea distintivo y susceptible de
representacin grfica. De conformidad con el artculo 135 literal b)
de la Decisin 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos
constitutivos, como requisito esencial para su registro, segn el cual
no podrn ser registrados como marcas los signos que carezcan
de distintividad.

Al respecto, y a manera de ilustracin, se transcriben criterios del

Tribunal de Justicia Europeo: En la jurisprudencia europea se
destaca que el carcter distintivo de una marca ha de apreciarse,
por una parte, en relacin con los productos o servicios para los
que se ha solicitado el registro y, por otra, en relacin con la
percepcin del pblico al que va dirigida, y que est formado por el
consumidor de dichos productos o servicios; que no es necesario
que la marca permita que el pblico al que va dirigida identifique al
fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitindole
una indicacin concreta de su identidad, pues la funcin esencial
de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario ltimo
el origen del producto o del servicio designado por la marca
(Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los
productos designados en la solicitud de registro van destinados a
los consumidores en general, se supone que el pblico
correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y
razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en
cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en
la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede,
igualmente, tomar en consideracin el hecho de que el nivel de
atencin del consumidor medio puede variar en funcin de la
categora de productos contemplada () (Sentencia del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de
2002, asunto T-136/00). Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1 de
septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina. (Proceso 14-IP-2009.
Interpretacin Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1729, de 3 de julio de
2009. Marca: TV COLOMBIA + GRFICO.).
36. La Corte Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a
registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego determinar si el
signo no est inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad sealadas
en los artculos 135 y 136 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad
Andina.
B.LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO
DE CONFUSIN O DE ASOCIACIN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE
SIGNOS DISTINTIVOS.
37. En el presente caso, la demandante aleg que, tal como lo consider la SIC en la
Resolucin 20141 de 2007, entre el signo cuyo registro se concedi y la marca
TOURMALINE TECHNOLOGY existen similitudes que pueden ocasionar en el
pblico consumidor un riesgo de confusin. Por tal motivo, resulta pertinente
referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para
el cotejo de signos distintivos.

38. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal seal lo
siguiente:

10

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

El literal a) del artculo 136 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad
Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada especficamente
con el requisito de distintividad. Establece que no son registrables signos que
sean idnticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero, en relacin con los mismos productos o
servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la
marca pueda causar un riesgo de confusin o de asociacin.
Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo.
La doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusin o de
asociacin. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos
de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos segn su grado de
notoriedad.2
37. Sobre el riesgo de confusin o de asociacin, el Tribunal ha manifestado lo
siguiente:
El riesgo de confusin es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un
producto piense que est adquiriendo otro (confusin directa), o que piense
que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente
posee (confusin indirecta).
El riesgo de asociacin es la posibilidad de que el consumidor, que aunque
diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al
adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen
una relacin o vinculacin econmica. (Proceso 70-IP-2008. Interpretacin
Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo
de Cartagena N 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: SHERATON).

PACN, Ana Mara, LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU

IMPORTANCIA EN UNA ECONOMA GLOBALIZADA. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho
artculo manifiesta lo siguiente:
La realidad econmica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que
puede ser empleada en la promocin de productos o servicios distintos. La creacin de esta
imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos
desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilucin del
valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el
signo, utilizacin de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda
daarse las asociaciones positivas que la marca suscita.
De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas,
slo el primero (dilucin del valor atractivo de la marca) era merecedor de una proteccin
ampliada. Para ello la marca deba revestir determinadas caractersticas, entre las cuales, era
relevante la implantacin del signo en prcticamente la totalidad del pblico de los
consumidores. Se cuestion entonces si slo este tipo de marcas deban merecer una
proteccin contra los otros riesgos sealados. La conclusin a la que se lleg fue que el
fundamento comn a estos riesgos, no era tanto la gran implantacin que goza el signo en el
trfico econmico, sino la reputacin que condensa la marca, de la cual se hace un uso
parasitario o se trata de daar negativamente. Surgen entonces los trminos marca
renombrada, marca de alta reputacin para definir a este nuevo tipo de signo que condensa
una elevada reputacin y prestigio que lo hace merecedor de una proteccin ms all de la
regla de la especialidad.

11

38. Segn la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible,

ya que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se estara
atentando contra el inters del titular de la marca anteriormente registrada, as
como el de los consumidores. Dicha prohibicin, contribuye a que el mercado
de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el
consumidor no incurra en error al realizar la eleccin de los productos o
servicios que desea adquirir. En otras palabras, se reducen las asimetras
informativas.
39. Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y
establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para
determinar luego, si esto es capaz de generar confusin o asociacin entre los
consumidores. De la conclusin a que se arribe depender la registrabilidad o
no del signo.
40. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes mbitos:
La similitud ortogrfica. Se genera por la semejanza de las letras entre los signos
a compararse. La sucesin de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el
nmero de slabas, las races o las terminaciones iguales, pueden incrementar la
confusin.
La similitud fontica. Se genera por la coincidencia en las races o terminaciones,
y cuando la slaba tnica en las denominaciones comparadas es idntica o muy
difcil de distinguir. Sin embargo, para determinar una posible confusin se debe
tener en cuenta las particularidades de cada caso.
La similitud ideolgica. Se configura entre signos que evocan una idea idntica o
semejante.
Reglas para el cotejo entre signos distintivos.
41. La Autoridad Nacional competente deber proceder al cotejo de los signos en
conflicto, aplicando para ello los siguientes parmetros:
La comparacin, debe efectuarse sin descomponer los elementos que
conforman el conjunto de la marca. Es decir, cada signo debe analizarse con
una visin de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortogrfica, auditiva e
ideolgica.
En la comparacin se debe emplear el mtodo del cotejo sucesivo. Es decir,
se debe analizar un signo y despus el otro. No es procedente realizar un
anlisis simultneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las
marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.
Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas
ltimas es donde se percibe el riesgo de confusin o de asociacin.
Al realizar la comparacin resulta importante tratar de colocarse en el lugar
del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador
consiste en determinar cmo el producto o servicio es captado por el pblico
consumidor.

12

42.

Los anteriores parmetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas

Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos sealar: Proceso 58IP-2006. Interpretacin Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca:
GUDUPOP, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1370,
de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretacin Prejudicial de 31
de mayo de 2006. Marca: DK, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena 1370, de 14 de julio de 2006.

C. COMPARACIN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA

COMPUESTA.
43.

En el presente caso, se deben comparar el signo solicitado ALIZZ CERAMIC

ION (mixto) y la marca TOURMALINE TECHNOLOGY (mixta). Por este motivo
es necesario abordar el tema de la comparacin entre signos mixtos con parte
denominativa compuesta.

44. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal seal lo
siguiente:
El signo mixto se encuentra conformado por un elemento denominativo y uno
grfico. El primero se compone de una o ms palabras que forman un todo
pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene
trazos definidos o dibujos que son percibidos a travs de la vista. Los dibujos
pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas:
emblemas3, logotipos4, conos, etc.
Por lo general el elemento denominativo del signo mixto suele ser el
preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del
consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a travs de la
palabra o denominacin contenida en el conjunto de la marca. Sin embargo, de
conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el
elemento predominante sea el elemento grfico, que por su tamao, color,
diseo y otras caractersticas, pueda causar mayor impacto en el consumidor.
45. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto:
La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro
del elemento nominativo como el grfico, como uno solo. Cuando se
otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y
no a sus elementos por separado. (Proceso 55-IP-2002, publicado
en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 821 del 1 de agosto de
2002, diseo industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el
Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que,
en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el
ms caracterstico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza
3

El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa grficamente

cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca. OTAMENDI, Jorge.
DERECHO DE MARCAS, Editorial Lexis Nexis, Abeledo Perrot, pg. 33, Buenos Aires
Argentina, 2010.
Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; Logotipo:
() Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoracin,
marca o producto. (). DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, 22. edicin.
2001.

13

expresiva propia de las palabras, las que por definicin son

pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le
reconozca prioridad al elemento grfico, teniendo en cuenta su
tamao, color y colocacin, que en un momento dado pueden ser
definitivos. El elemento grfico suele ser de mayor importancia
cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste
simplemente en un dibujo abstracto. (Proceso 26-IP-98,
Interpretacin prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena 410 de 24 de febrero de 1999). (Proceso 129-IP2004. Marca: GALLO. Interpretacin Prejudicial de 17 de noviembre
de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
1158, de 17 de enero de 2005).
46. La Corte Consultante deber determinar el elemento caracterstico de los signos
mixtos y, posteriormente, procede al cotejo de los signos en conflicto.
47.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el grfico, en principio, no

habra riesgo de confusin. Si por el contrario en los dos es el elemento
denominativo, el cotejo deber realizarse de conformidad con las siguientes
reglas para el cotejo de signos denominativos:

Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su

unidad fontica. Sin embargo, es importante tener en cuenta las slabas o
letras que poseen una funcin diferenciadora en el conjunto, ya que esto
ayudara a entender cmo el signo es percibido en el trfico mercantil.
Se debe tener en cuenta la slaba tnica de los signos a comparar, ya que si
ocupa la misma posicin, es idntica o muy difcil de distinguir, la semejanza
entre los signos podra ser evidente.
Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de
la denominacin.
Se debe determinar el elemento que impacta de una manera ms fuerte en la
mente del consumidor, ya que esto mostrara cmo la marca es captada en el
mercado.

48. En atencin a que en el caso bajo anlisis los signos en conflicto se encuentran
compuestos por ms de dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los
signos con parte denominativa compuesta.
49. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deber analizar el grado
de distintividad de los elementos que lo componen y as proceder al cotejo de
los signos en conflicto.
50. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:
En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo
compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad,
habr de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de
los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo
de () la suficiente carga semntica que permita una eficacia
particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial
(). (Sentencia del Proceso 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si
existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente

14

distintividad al signo, podr ser objeto de registro. (Proceso 50-IP2005. Interpretacin Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1217, de 11 de julio
de 2005. Caso: CANALETA 90).
51.

En este orden de ideas, la Corte Consultante debe establecer el riesgo de

confusin que pudiera existir entre los signos ALIZZ CERAMIC ION (mixto) y
TOURMALINE TECHNOLOGY (mixto).

D. PALABRAS DE USO COMN Y GENRICAS EN LA CONFORMACIN DE

MARCAS. LA MARCA DBIL.
58. En el presente caso, la SIC contest la demanda manifestando que la expresin
TOURMALINE presente en la marca cuyo registro se concedi era explicativa y
no procuraba ser producida por el signo solicitado. De hecho, afirm que dicho
trmino es de uso comn en el mercado por referirse a una tecnologa especial
utilizada para el cuidado del cabello. Por su parte, la tercera interesada
IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA GAMA ITALY MEGATURBO
SUPERMEGATURBO IMPOBE S.A. contest la demanda sealando que la
palabra TOURMALINE describe una tecnologa para el alisado del cabello.
59. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal seal lo
siguiente:
60. Al conformar una marca su creador puede valerse de diversos elementos, tales
como: palabras, prefijos o sufijos, races o terminaciones, que individualmente
considerados pueden estimarse como expresiones descriptivas, genricas o de
uso comn, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto
por persona alguna.
61. El literal g) del artculo 135 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad
Andina, dispone:
No podrn registrarse como marcas los signos que
g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una
designacin comn o usual del producto o servicio de que se
trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pas;
62. Si bien la norma transcrita prohbe el registro de signos conformados
exclusivamente por designaciones comunes o usuales; las palabras o partculas
de uso comn al estar combinadas con otras pueden generar signos
completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
63. En este ltimo caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las
expresiones de uso comn sean utilizadas por los otros empresarios. Esto
quiere decir que su marca es dbil porque tiene una fuerza limitada de
oposicin, ya que las partculas genricas o de uso comn se deben excluir del
cotejo de marcas5.
5

Dentro del tema Jorge Otamendi seala que:

El titular de una marca con un elemento de uso comn sabe que tendr que coexistir con las
marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe tambin que siempre

15

64. El literal f) del artculo 135 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad

Andina, dispone:
No podrn registrarse como marcas los signos que
f) consistan exclusivamente en un signo o indicacin que sea el
nombre genrico o tcnico del producto o servicio de que se
trate;
65. El literal trascrito prohbe el registro de signos genricos, pero no impide que
palabras genricas conformen un signo compuesto.
66. La denominacin genrica determina el gnero del objeto que identifica. No se
puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilizacin de esa
palabra, ya que se creara una posicin de ventaja injusta y con efecto exclusorio
frente a otros empresarios. La genericidad de un signo debe ser apreciada en
relacin directa con los productos o servicios de que se trate.
67. La expresin genrica, puede identificarse cuando al formular la pregunta qu
es?, en relacin con el producto o servicio designado, se responde empleando la
denominacin genrica. Desde el punto de vista de las marcas, un trmino es
genrico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para sealar el producto
o servicio que desea proteger, o cuando por s slo pueda servir para
identificarlo.
68. Sin embargo, una expresin genrica respecto de unos productos o servicios,
puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo
que el resultado ser novedoso, cuando se usa para distinguir determinados
productos o servicios, que no tengan relacin directa con la expresin que se
utiliza.
69. Ahora bien, lo que es de uso comn o genrico en una clase determinada puede
no serlo as en otra. Por ejemplo, en materia de servicios mecnicos pueden no
serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy
importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una
estrecha relacin o conexin competitiva y, de conformidad con esto, analizando
la mencionada conexin se podra establecer si el estatus genrico o de uso
comn en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o
relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con
ntima conexin competitiva la informacin comercial se cruza, lo que hace
imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario
de los negocios tambin pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o
servicios ntimamente relacionados.
70. La Corte Consultante debe determinar si la palabra TOURMALINE es de uso
comn o genrico en la Clase 9 de la Clasificacin de Niza, as como en clases
conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente
existir entre las marcas as configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las
partculas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendr
efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos
elementos de uso comn son marcariamente dbiles. OTAMENDI Jorge. DERECHO DE
MARCAS. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pg. 215.

16

interpretacin prejudicial y, posteriormente, deber realizar la comparacin

excluyendo la palabra de uso comn o genrica, si es que dicha palabra hace parte
del conjunto de la marca.
E. PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO EN LA CONFORMACIN DE
MARCAS.
71. En atencin a que tanto el signo solicitado como el signo contradictor contienen
palabras en idioma ingls, se hace necesario tratar el tema de las palabras en
idioma extranjero utilizadas en la conformacin de marcas.
Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal seal lo
siguiente:
72. La regla general es que los signos formados por una o ms palabras en idioma
extranjero, que no forman parte del conocimiento comn, cabe considerarlos
como signos de fantasa y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.
73. Por excepcin, no sern registrables dichos signos si el significado conceptual
de las palabras en idioma extranjero que los integran son del conocimiento de la
mayora del pblico consumidor o usuario, habindose generalizado su uso, y si
se trata de vocablos genricos o descriptivos que mezclados con otras palabras
o elementos no le confieran distintividad al conjunto de la marca.
74. Este Tribunal, con un criterio perfectamente aplicable a la Decisin 486, ha
manifestado al respecto lo siguiente:
(...) cuando la denominacin se exprese en idioma que sirva de raz al
vocablo equivalente en la lengua espaola al de la marca examinada, su
grado de genericidad o descriptividad deber medirse como si se tratara de
una expresin local. () Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de
la Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena, el carcter
genrico o descriptivo de una marca no est referido a su denominacin en
cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a
pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso comn en los Pases
de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de
esta Subregin debido a su raz comn, a su similitud fontica o al hecho de
haber sido adoptadas por un rgano oficial de la lengua en cualquiera de los
Pases Miembros (). (Proceso N 69-IP-2001. Interpretacin prejudicial de
12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N 759, de 6 de febrero de 2002).
F. ELEMENTOS
EXPLICATIVOS
REGISTRARSE COMO MARCA.

QUE

ACOMPAAN

AL

SIGNO

75. La SIC argument que el trmino TOURMALINE es explicativo y, por lo tanto, no

pretende ser reivindicado por la sociedad solicitante.

17

76. Sobre la base de lo argumentado por la SIC, el Tribunal entrar a dilucidar el

papel que juegan los elementos explicativos en el anlisis de registrabilidad 6. El
primer prrafo del artculo 157 de la Decisin 486 establece lo siguiente:
Los terceros podrn, sin consentimiento del titular de la marca
registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o
seudnimo, un nombre geogrfico o cualquier otra indicacin cierta
relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de
origen o poca de produccin de sus productos o de la prestacin
de sus servicios u otras caractersticas de stos; siempre que ello
se haga de buena fe, no constituya uso a ttulo de marca, y tal uso
se limite a propsitos de identificacin o de informacin y no sea
capaz de inducir al pblico a confusin sobre la procedencia de los
productos o servicios. ().
77.

Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal seal lo

siguiente:

78. El titular de una marca registrada al momento de introducirla en el mercado,

puede acompaarla de elementos que den cuenta de los atributos o
caractersticas de los productos o servicios que ampara, que bien pueden ser
expresiones, palabras, dibujos, etc. Estos pueden ser genricos, descriptivos o
de uso comn, as como pueden hacer referencia a otras marcas registradas,
siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones para no afectar a terceros o al
pblico consumidor.
79. Con el fin de armonizar de manera adecuada el sistema de proteccin, se debe
concordar el sistema de registro con el uso real en el mercado. Del uso real y
efectivo de las marcas depende la eficacia y vigencia de la proteccin en el
campo registral; de esta sincrona nacen figuras como la cancelacin de la
marca por no uso, que no es ms que una armonizacin de los dos campos: el
marcario y el registral. Por esta razn, y teniendo en cuenta que existe la
posibilidad de utilizar frases o elementos explicativos que bien pueden hacer
referencia a otras marcas, las oficinas de registro pueden permitir que el signo a
registrar est acompaado por dichos elementos explicativos. La idea de lo
anterior es que los actores en el mercado conozcan cmo se utilizar la marca
en el comercio. Si la norma permite usar ciertos elementos explicativos en el
mercado, en el mbito registral se puede insertar dicha informacin
precisamente para proteger a los actores en el comercio de bienes y servicios.
Pero para poder insertar los elementos explicativos en el registro se debern
cumplir los mismos requisitos que se exigen para su utilizacin en el mercado,
que adaptados al campo registral son:

Que se haga de buena fe. La buena fe es un principio general del derecho

que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier
ordenamiento jurdico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los
actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos
intelectuales, al pblico consumidor y al comercio como tal; la utilizacin de
cualquier signo distintivo, expresin, palabra o frase, no debe hacerse con el

Se seguir como precedente lo establecido en la Interpretacin Prejudicial de 6 de junio de

2012, expedida en el Proceso 170-IP-2011.

18

objetivo de causar dao o perjuicio. De lo que se trata, entonces, es que el

mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal.

Que no se inserten para ser usados a ttulo de marca. Los elementos

explicativos no pueden ser registrados ni utilizados como marca; es decir,
como distintivos de productos o servicios. De lo contrario se estara
aprovechando de elementos no apropiables por el solicitante. En
consecuencia, al solicitar un signo acompaado con estos elementos, el
peticionario deber advertir a la oficina nacional competente que no se est
reivindicando propiedad sobre dichos elementos, diferenciado claramente en
su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos.
A su vez, la oficina nacional competente deber publicar el signo
diferenciando claramente los elementos explicativos, ya que de lo contrario no
existira la informacin suficiente para los terceros interesados.

Que se limite al propsito de identificacin o informacin. Esta

caracterstica guarda relacin con la anterior. El propsito de utilizar
elementos explicativos es para generar informacin cierta sobre los productos
y servicios que se ofertan en el mercado. Es una manera de generar en el
pblico consumidor informacin transparente que le ayude en su libre
eleccin. En suma reduce las asimetras informativas y los costos de
transaccin.

Que no induzca al pblico consumidor a error. Lo que se quiere

salvaguardar es que en el pblico consumidor no se genere riesgo de
confusin o asociacin. La normativa de marcas quiere que el comercio de
bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido. Por tal razn, se
pretende cuidar que la eleccin en el consumidor sea libre y consciente. La
oficina nacional competente, al enfrentarse al registro de un signo
acompaado de elementos explicativos, debe cuidar que dicho elemento no
genere riesgo de confusin o asociacin en relacin con otros signos
distintivos.

80.

Si se cumplen los requisitos mencionados, la oficina nacional competente

proceder al registro del signo diferenciando, como ya se dijo, los elementos
explicativos. Se advierte que como dichos elementos son simplemente
informativos y no hacen parte de la marca, no deben tenerse en cuenta al
realizar el anlisis de registrabilidad y, por lo tanto, no sern relevantes al
efectuar el cotejo de marcas. Sobre este asunto el Tribunal ya ha sentado su
posicin:

81. Antes de estudiar el tema es importante manifestar que, el Juez Consultante

deber analizar el caso concreto tomando en cuenta que el signo solicitado
AGUA PURA CRISTAY (mixto) contiene las palabras AGUA PURA como
explicativas (), el solicitante, no adquiere derechos sobre la parte explicativa
de dicho signo. En este sentido, las palabras AGUA PURA del signo solicitado
no deben ser tomadas en cuenta por el juez consultante al momento de realizar
el examen de registrabilidad. Es decir, la parte explicativa del signo debe ser
excluida al momento de determinar si el signo solicitado est conformado por
palabras genricas, de uso comn, descriptivas o evocativas.

19

82. Se aclara tambin que el hecho de que una marca est conformada por una
parte explicativa que no concede derechos para su titular, significa que si dicho
titular quisiera oponerse a un registro marcario argumentando confundibilidad
con la parte explicativa de su marca no puede hacerlo. Es decir, la parte
explicativa de una marca no se toma en cuenta ni para el examen de
registrabilidad ni para una posible oposicin.
() (Interpretacin Prejudicial de 19 de mayo de 2010, expedida
en el marco del proceso 56-Ip-2010. Fue publicada en la Gaceta
Oficial 1871 de 31 de agosto de 2010).
83. En este orden de ideas, la Corte Consultante debe establecer el riesgo de
confusin que pudiera existir entre los signos ALIZZ CERAMIC ION (mixto) y
TOURMALINE TECHNOLOGY (mixto), teniendo en cuenta lo establecido en
esta interpretacin prejudicial sobre los elementos explicativos que acompaan
al signo.
G. LA PUBLICACIN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA. SU
IMPORTANCIA. EL EFECTO DE LA NO PUBLICACIN O UNA PUBLICACIN
DEFECTUOSA.
84.

La demandante DUNA ENTERPRISES S.L. manifest que la SIC, dentro del

trmite administrativo de solicitud de registro de la marca ALIZZ CERAMIC ION
(mixta), omiti su publicacin en la Gaceta de la Propiedad Industrial. La falta de
publicacin de la marca solicitada en la Gaceta de la Propiedad Industrial le
impidi que pudiera objetarla al considerar vulnerados sus derechos adquiridos
sobre la marca TOURMALINE TECHNOLOGY, previamente registrada a su
favor, con Certificado 330572. En el evento en que haya realizado la publicacin
de la marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial, sta no comprendi los
diferentes elementos que la conforman, anomalas que la SIC no inform a la
solicitante. En efecto, afirma que dicha situacin conllev a que el registro del
signo incorporara una marca previamente registrada a su favor.

85. De conformidad con lo anterior, el Tribunal entrar a establecer la importancia

que reviste la publicacin de la solicitud de registro de marca, as como el efecto
de la no publicacin o una publicacin defectuosa.
86. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal seal lo
siguiente:
El artculo 145 de la Decisin 486 seala que una vez que la solicitud de registro
cumpla con todos los requisitos formales establecidos en la normativa
comunitaria, la oficina nacional competente deber publicarla. El artculo 146 de
la misma normativa, siguiendo la secuencia del trmite administrativo de
registro, plasma normativamente la gran importancia de la publicacin: permitir
que terceros con legtimo inters puedan presentar observaciones y, en ltimas,
que puedan defender tanto sus derechos como los de la colectividad,
cumpliendo ciertos requisitos.
Resulta relevante dejar claro que el trmite de la publicacin es esencial para
que la oficina competente pueda establecer si un signo es registrable como
marca. Es decir, si el signo no incurre en causales absolutas de irregistrabilidad,

20

o si no afecta derechos de terceros amparados mediante las causales relativas

de irregistrabilidad.
87.

El Tribunal en una reciente interpretacin prejudicial determin con claridad

este asunto, informando adems cmo debe hacerse la publicacin para que
surta efecto real en cuanto al procedimiento de registro:
Observado lo sealado, una vez cumplidos todos los requisitos
para la presentacin de una solicitud marcaria, la oficina nacional
competente, tiene la obligacin de ordenar la publicacin de dicha
solicitud o del extracto de dicha solicitud en la Gaceta Oficial, con el
fin de que cualquier persona, provista de inters legtimo, pueda
presentar observaciones al registro solicitado, las cuales debern
ser debidamente fundamentadas.

88. El Tribunal ha manifestado:

Que la publicacin por consiguiente, no es constitutiva de
derechos, sino es un llamado a eventuales terceros investidos de
legtimo inters, sobre la existencia de esa solicitud de registro de
un signo que rene los requisitos previos y necesarios para el
posterior y ya definitivo anlisis por parte de la respectiva oficina
nacional sobre su inscripcin, para que dichos interesados hagan
valer las reivindicaciones que a su juicio consideren vlidas frente a
ese signo presentado, en armona con la disposicin comunitaria
imperante al momento de efectuar su oposicin u observacin, por
cuanto, se aspira por quien lo solicita, y se cree tener por quien lo
observa, el derecho exclusivo sobre la creacin intelectual que
subyace en el signo. (Proceso 31-IP-95, publicado en la G.O.A.C.
291 de 3 de septiembre de 1997, marca DUNAS acompaada en
forma explicativa de la partcula WAFER).
89. Por lo tanto, la publicacin de una solicitud o la publicacin del extracto de una
solicitud marcaria constituye el momento procesal a partir del cual, los terceros
interesados pueden presentar oposiciones. La debida fundamentacin en la
presentacin de dichas oposiciones nicamente podr realizarse si la persona
interesada cuenta con los datos precisos del signo al que quiere oponerse. De
esta manera nace la importancia de la publicacin de un registro, pues es
sobre la base de ste que una persona con legtimo inters podr hacer valer
sus derechos.
90. De lo expuesto se evidencia que la publicacin de la solicitud o la publicacin
del extracto de la solicitud del registro de marca debe necesariamente
obedecer, coincidir y contener con exactitud la solicitud de registro de marca
solicitada; es decir, debe contener todas las caractersticas del signo que se
pretende registrar.
91. La oficina nacional competente es la encargada de cuidar que los signos
solicitados a registro se publiquen de la manera ms fidedigna posible,
teniendo en cuenta todos los elementos que hacen parte del signo, los
elementos que se reivindican o los elementos explicativos. Dicha oficina, no
puede dejar pasar en la publicacin correspondiente, elementos denominativos
sin determinar el papel que juegan en el conjunto de la marca (Interpretacin

21

Prejudicial de 15 de marzo de 2013, expedida en el marco del Proceso 162-IP2012).

92. Del aparte transcrito se deducen los siguientes elementos para que se d una
publicacin real y efectiva:
1.

La publicacin debe coincidir totalmente

con el signo solicitado para registro, es decir, no pude ser parcial o
mutilada. Debe, por lo tanto, mostrarle al pblico de manera fidedigna
cmo es el signo solicitado.

2.

La oficina nacional competente debe indicar especfica y claramente

cada uno de los elementos que componen el signo solicitado para
registro, as como establecer el papel que juegan en el conjunto de la
marca, diferenciado entre los que se reivindican y los que no
(explicativos, accesorios, etc.)

93. Ahora bien, si no se realiza la publicacin o no se hace correctamente, de

conformidad con lo ya expresado, y se expide un acto administrativo de
registrabilidad, se estara incurriendo en un vicio que afectara evidentemente
la validez de dicho acto; en otras palabras, el acto sera invlido. El Tribunal,
encuentra que esta es la interpretacin que ms se acomoda la finalidad del
rgimen comn de propiedad industrial y a la defensa de los terceros de buena
fe.
H. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZAN LAS OFICINAS
NACIONALES COMPETENTES. DE OFICIO, INTEGRAL, MOTIVADO Y
AUTNOMO.
94. Como quiera que en el presente caso la autoridad competente llev a cabo un
examen de oficio, se hace necesario tratar el tema del anlisis de registrabilidad
que realizan las oficinas nacionales competentes.
95.

Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal seal lo

siguiente:

96. El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina se

encuentra soportado en la actividad autnoma e independiente de las oficinas
nacionales competentes en cada Pas Miembro.
97. Dicha autonoma, se manifiesta tanto en relacin con decisiones emanadas de
otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones.
98. En relacin con lo primero, el Tribunal ha manifestado:
Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas
emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario
comunitario las ponen en contacto, como sera el caso del derecho
de prioridad o de la oposicin de carcter andino, sin que lo anterior
signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos
de las mismas.

22

99.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro

Marcario significa que juzgarn la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos
como marcas, sin tener en consideracin el anlisis de registrabilidad o
irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Pases
Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario
en determinado Pas Miembro esto no significa que indefectiblemente se deber
conceder dicho registro marcario en los otros Pases. O bien, si el registro
marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser
negado en los dems Pases Miembros, an en el caso de presentarse con base
en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo Pas que neg el
registro. (Proceso 71-IP-2007. Interpretacin Prejudicial de 15 de agosto de
2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1553 de 15 de
octubre de 2007. MARCA: MONARC-M).

100. En cuanto a sus propias decisiones, el Ttulo II de la Decisin 486 regula el

procedimiento del registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas
Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de
registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la
siguiente manera:
El Tribunal en mltiples Interpretaciones Prejudiciales7 ha
abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus
ltimos pronunciamientos, determin con toda claridad cules son
las caractersticas de este examen:
1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina
Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad as
no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud
expresa de un tercero.
2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional
Competente al analizar si un signo puede ser registrado como
marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artculo
134 de la Decisin 486; para luego determinar si el signo solicitado
encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad
consagradas en los artculos 135 y 136 de la misma norma.
3. En consecuencia con lo anterior y en relacin con marcas de
terceros, la Oficina Nacional Competente, as hubiera o no
oposiciones, deber revisar si el signo solicitado no encuadra
dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artculo
136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idntico o se
asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la
marca pueda causar un riesgo de confusin o de asociacin.
(Proceso 180-IP-2006. Interpretacin Prejudicial de 4 de diciembre
de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
1476 de 16 de marzo de 2007. Marca: BROCHA MONA).
7

Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretacin

Prejudicial de 7 de julio de 2004 emitida dentro del Proceso 40-IP-2004; Interpretacin Prejudicial
de 9 de marzo de 2005 emitida dentro del Proceso 03-IP-2005; e, Interpretacin Prejudicial de 16
de noviembre de 2005 emitida dentro del Proceso 167-IP-2005.

23

101.

Adems de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad

debe ser plasmado en la Resolucin que concede o deniega el registro de la
marca. Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto
dicho examen y, en consecuencia, la resolucin respectiva, que en ltimas es la
que se notifica al solicitante, debe dar razn del anlisis efectuado. Con lo
mencionado, se estara cumpliendo con el principio bsico de la motivacin de
los actos.

102.

Por dems, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio,
integral y motivado, debe ser autnomo, tanto en relacin con las decisiones
proferidas por otras oficinas de registro, como con las decisiones emitidas por la
propia oficina. Esto significa que se debe realizar el examen de registrabilidad
analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para
registro, las oposiciones presentadas y la informacin recaudada para el
procedimiento en cuestin, independiente del anlisis efectuado ya sobre signos
idnticos o similares.

103.

Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

() El principio de independencia implica dejar en libertad a la
oficina nacional competente para que, de acuerdo a su criterio de
interpretacin de los hechos y de las normas, adopte la decisin
que considere ms adecuada en relacin al caso puesto a su
conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de
manera suficiente y razonable el criterio adelantado8

104.

No se est afirmando que la oficina nacional competente no tenga lmites a

su actuacin, o que no puede utilizar como precedentes sus propias
actuaciones, sino que sta tiene la obligacin, en cada caso, de hacer un
anlisis de registrabilidad con las caractersticas mencionadas, teniendo en
cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trmite. Adems, los lmites
en la actuacin de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma
comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad
de los actos administrativos emitidos.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:
PRIMERO:

Un signo puede registrarse como marca si rene los requisitos de

distintividad y susceptibilidad de representacin grfica y, adems, si
el signo no est incurso en ninguna de las causales de
irregistrabilidad sealadas en los artculos 135 y 136 de la Decisin
486 de la Comisin de la Comunidad Andina. La distintividad del
signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO:

De acuerdo con las reglas establecidas en la presente interpretacin

prejudicial, para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la

Interpretacin Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el Proceso 22-IP-2012, publicada

en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2069 de 5 de julio de 2012.

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oficina nacional competente deber proceder al cotejo de los signos

en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusin
o de asociacin. Se debe tener en cuenta que basta la posibilidad de
existencia de riesgo de confusin o de asociacin para que opere la
prohibicin de registro.
TERCERO:

Utilizando los criterios establecidos en la presente interpretacin

prejudicial para el cotejo de esta clase de signos, la Corte
Consultante debe establecer el riesgo de confusin o de asociacin
que pudiera existir entre los signos mixtos ALIZZ CERAMIC ION y
TOURMALINE TECHNOLOGY.

CUARTO:

La Corte Consultante debe determinar si la palabra TOURMALINE es

de uso comn o genrico en la Clase 9 de la Clasificacin de Niza, as
como en clases conexas competitivamente y, posteriormente, deber
realizar la comparacin excluyendo la palabra de uso comn o
genrica, si es que dicha palabra hace parte del conjunto de la marca.

QUINTO:

Los signos formados por una o ms palabras en idioma extranjero

que no forman parte del conocimiento comn, cabe considerarlos
como signos de fantasa y, en consecuencia, procede registrarlos
como marca.
Por el contrario, no sern registrables dichos signos si el significado
conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se
ha hecho del conocimiento de la mayora del pblico consumidor,
habindose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genricos
o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le
otorguen distintividad al conjunto de la marca.

SEXTO:

Los requisitos que se deben cumplir para incluir elementos

explicativos en el registro de la marca, son los siguientes:
Que se haga de buena fe. La buena fe es un principio general del
Derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de
cualquier ordenamiento jurdico. En el campo del Derecho de
propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar
a los titulares de los derechos intelectuales, al pblico consumidor y
al mercado como tal; la utilizacin de cualquier signo distintivo,
expresin, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar
dao o perjuicio. De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea
transparente y se desenvuelva sin las distorsiones que se producen
como consecuencia de la deslealtad.
Que no se inserten para ser usados a ttulo de marca. Los
elementos explicativos no pueden ser registrados ni utilizados como
marca; es decir, como distintivos de productos o servicios. En
consecuencia, al solicitar un signo acompaado con estos
elementos, el peticionario deber advertir a la oficina nacional
competente que no se est reivindicando propiedad sobre dichos
elementos, diferenciando claramente en su solicitud el signo a
registrarse como marca de los aditamentos explicativos. A su vez, la

25

oficina nacional competente deber publicar el signo diferenciando

claramente los elementos explicativos, ya que de lo contrario no
existira la informacin suficiente para los terceros interesados.
Que se limite al propsito de identificacin o informacin. El
propsito de utilizar elementos explicativos es para generar
informacin cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en
el mercado. Es una manera de generar en el pblico consumidor
informacin transparente que reduzca las asimetras informativas y,
por lo tanto, le ayude para tomar una mejor decisin de compra.
Que no induzca al pblico consumidor a error. Lo que se
quiere salvaguardar es que en el pblico consumidor no se genere
riesgo de confusin o asociacin. La normativa de marcas quiere que
el comercio de bienes y servicios sea transparente y de buena fe. Por
tal razn, se pretende cuidar que la eleccin del consumidor sea libre
y consciente. La oficina nacional competente, al enfrentarse al
registro de un signo acompaado de elementos explicativos, debe
cuidar que dicho elemento no genere riesgo de confusin o
asociacin en relacin con otros signos distintivos.
Si se cumplen los requisitos mencionados, la oficina nacional
competente proceder al registro del signo diferenciando los
elementos explicativos. Se advierte, que como dichos elementos son
simplemente informativos y no hacen parte de la marca, no deben
tenerse en cuenta al realizar el anlisis de registrabilidad y, por lo
tanto, no sern relevantes al efectuar el cotejo de marcas.
SPTIMO:

Para que exista una publicacin real y efectiva se debe cumplir lo

siguiente:
1. La publicacin debe coincidir totalmente con el signo solicitado a
registro, es decir, no puede ser parcial o mutilada. Por lo tanto, se
debe mostrar al pblico consumidor el signo solicitado de manera
fidedigna.
2. La oficina nacional competente debe indicar especfica y
claramente cada uno de los elementos que componen el signo
solicitado a registro, as como establecer el papel que juegan en el
conjunto de la marca, diferenciando entre los que se reivindican y los
que no (explicativos, accesorios, entre otros).
Si no se realiza la publicacin o no se realiza correctamente, de
conformidad con lo ya expresado, y se expide un acto administrativo
de registrabilidad, se estara incurriendo en un vicio que afectara
evidentemente la validez de dicho acto. En otras palabras, el acto
sera invlido. El Tribunal encuentra que esta interpretacin es la que
ms se acomoda a la finalidad del rgimen comn de propiedad
industrial y a la defensa de los terceros de buena fe.

26

OCTAVO:

El examen de registrabilidad que realizan las oficinas nacionales

competentes debe ser de oficio, integral, motivado y autnomo, de
acuerdo con lo expuesto en la presente interpretacin prejudicial.

De conformidad con el artculo 35 del Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia de

la Comunidad Andina, la Corte Consultante deber aplicar la presente interpretacin
al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deber dar cumplimiento a
las disposiciones contenidas en el prrafo tercero del artculo 128 del Estatuto
vigente.
Notifquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remtase copia a la
Secretara General de la Comunidad Andina para su publicacin en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo

PRESIDENTA

Cecilia L. Aylln Quinteros

MAGISTRADA

Jos Vicente Troya Jaramillo

MAGISTRADO

Luis Jos Diez Canseco Nez

MAGISTRADO

Gustavo Garca Brito

SECRETARIO

PROCESO 17-IP-2014