TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 121-IP-2014
Interpretacin prejudicial del artculo 237 de la Decisin 486
de la Comisin de la Comunidad Andina y, de oficio, de los
artculos 273 de la Decisin 486 y 122 del Estatuto del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Consultante: Direccin de Signos Distintivos (DSD), del
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual (Indecopi), Repblica del Per.
Asunto: Accin de nulidad presentada por MARFOR
PRODUCCIONES S.R.L. contra el registro de la marca
EXPONUTICA PER (denominativa).
Procedimiento administrativo: 541955-2013 .
Magistrado ponente: Luis Jos Diez Canseco Nez
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de
Quito, a los 20 das de noviembre del dos mil catorce.
VISTOS:
El Oficio 1087-2014/DSD-INDECOPI de 22 de agosto de 2014, recibido el mismo da
va correo electrnico, mediante el cual la Direccin de Signos Distintivos del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi),
solicita la Interpretacin Prejudicial del artculo 237 de la Decisin 486 de la Comisin
de la Comunidad Andina, a fin de resolver el procedimiento administrativo 5419552013.
El Auto de 17 de septiembre de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) decidi: Otorgar a la Direccin de Signos
Distintivos del Indecopi, Repblica del Per, un plazo de quince (15) das contados a
partir de la notificacin del presente auto, para que acredite lo siguiente: 1) Que se ha
constituido por mandato legal; 2) Que se trata de un rgano permanente; 3) El carcter
obligatorio de su jurisdiccin; 4) El deber de aplicar normas comunitarias andinas en el
ejercicio de sus competencias; 5) El carcter contradictorio de los procedimientos a su
cargo y el respeto al debido proceso; y, 6) la independencia funcional y la
imparcialidad de sus actos.
La comunicacin 1392-2014/DSD-INDECOPI de 3 de octubre de 2014, recibida el
mismo da va correo electrnico, mediante la cual la Direccin de Signos Distintivos
del Indecopi dio respuesta al Auto de 17 de septiembre de 2014.
El Auto de 29 de octubre de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina admiti a trmite la solicitud de interpretacin prejudicial.

A. ANTECEDENTES:
Partes en el procedimiento administrativo:
Accionante: MARFOR PRODUCCIONES S.R.L.
Emplazada: PROFESIONALES MARTIMOS S.R.L.
Antecedentes generales:
1.

2.
3.
4.

5.

El 6 de septiembre de 2012, la empresa PROFESIONALES MARTIMOS S.R.L. y

MARFOR PRODUCCIONES S.R.L. celebraron un contrato de asociacin en
participacin denominado Convenio de Organizacin Expo Nutica 2012, a fin de
trabajar conjuntamente para que se lleve a cabo el evento denominado
EXPONUTICA 2012. En la medida que ambas empresas son creadoras de la
marca EXPONUTICA PER, se comprometieron a no hacer uso de dicha marca
en el futuro, sin previa autorizacin de la otra parte.
PROFESIONALES MARTIMOS S.R.L. solicit el registro de la marca
EXPONUTICA PER (denominativa), la misma que fue otorgada por la
Direccin de Signos Distintivos mediante Certificado P00200095.
El 2 de agosto de 2013, MARFOR PRODUCCIONES S.R.L. presenta accin de
nulidad contra el registro de la marca EXPONUTICA PER, registrada en favor
de PROFESIONALES MARTIMOS S.R.L.
Mediante providencia de 26 de noviembre de 2013, la Comisin de Signos
Distintivos seala que: Habindose vencido el plazo de ley, sin que la emplazada
conteste la accin de nulidad, tngase por no contestada y pase el expediente a
resolver. El titular de la marca objeto de anulacin, PROFESIONALES
MARTIMOS S.R.L. present un escrito de tngase presente al momento de
resolver.
El 22 de agosto de 2014, la Direccin de Signos Distintivos del Indecopi solicita al
Tribunal interpretacin prejudicial del artculo 237 de la Decisin 486.

Argumentos de la accionante:
6.

MARFOR PRODUCCIONES S.R.L. presenta accin de nulidad sobre la base de

los siguientes argumentos:
-

En la medida que ambas empresas son creadoras de la marca EXPONUTICA

PER, se comprometieron a no hacer uso de dicha marca en el futuro, sin
previa autorizacin de la otra parte.
De lo sealado en el referido convenio se desprende que tanto
PROFESIONALES MARTIMOS S.R.L. como MARFOR PRODUCCIONES
S.R.L., reconocen ser propietarios de la marca EXPO NUTICA PER,
adems que ambas empresas acordaron que no podran hacer uso de la
misma sin previa autorizacin escrita de la otra parte.1

El Convenio de Organizacin EXPONUTICA 2012 seala en su primera clusula

Antecedentes-, que el evento EXPONUTICA PER es una feria de proveedores de bienes y
servicios que se realiza del 29 de noviembre al 2 de diciembre del 2012 y tiene como creadores de
la marca, producto del referido proyecto a la empresa PROFESIONALES MARTIMOS S.R.L. y
MARFOR PRODUCCIONES S.R.L. Asimismo, dicha clusula seala que cualquiera de las partes no
podr hacer uso de esta marca en el futuro, sin previa autorizacin escrita de la otra parte, dado que
ambas empresas son dueas y creadoras de la misma, e inclusive marcas similares como feria
nutica, saln nutico, expo boats, etc.

Sobre el particular, la propia Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de

Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, citando al Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, ha sealado en numerosos pronunciamientos
que para determinar si una persona obr con mala fe resulta necesario que su
actuacin sea consecuencia de la intencin o de la conciencia de violar una
disposicin legal o contractual o causar un perjuicio injusto o ilegal.
En consecuencia, existiendo un acuerdo expreso en el contrato, resulta
evidente que PROFESIONALES MARTIMOS S.R.L. registr la marca EXPO
NUTICA actuando de mala fe, determinando el uso excluyente por una sola
de las partes, a pesar que ambas empresas trabajan conjuntamente en el
desarrollo de la feria EXPO NUTICA a fin de generar el posicionamiento del
evento y su denominacin.
Dicho actuar, adems de ser una prctica reida con la lealtad comercial y el
principio de competencia por eficiencia, afecta directamente a la empresa
obstaculizando su actividad concurrencial, al no permitrsele el uso de la
denominacin EXPO NATICA, no obstante haber trabajado para lograr su
posicionamiento en el mercado.

Argumentos de la emplazada:
7.

El titular de la marca objeto de anulacin, PROFESIONALES MARTIMOS S.R.L.,

seal lo siguiente:
-

El 18 de septiembre de 2013, en su calidad de representante legal de

PROFESIONALES MARTIMOS S.R.L. PROMAR, fue notificado con el
contenido de la cdula de notificacin de 6 de septiembre de 2013, por la que
se corre traslado del escrito S/N de 2 de agosto de 2013 presentado por Vctor
Gerardo Marquina Mauny en representacin de MARFOR PRODUCCIONES
S.R.L.
En el supuesto negado que MARFOR PRODUCCIONES S.R.L. sea cocreadora de la marca denominada EXPO NUTICA; la solicitante, en mrito al
pronunciamiento contenido en el primer prrafo de la cdula de Notificacin de
6 de septiembre de 2013, no ha presentado medio probatorio alguno destinado
a probar los hechos en que sustenta su pretensin, vulnerando de esta manera
el deber probatorio de todo administrado.
Toda pretensin, incluida una solicitud de nulidad de registro de marca, debe
estar acompaada de los medios probatorios suficientes para acreditar los
hechos en que se sustenta la solicitud, de lo contrario sera declarada
infundada.
Debido a que MARFOR PRODUCCIONES S.R.L. ha hecho caso omiso a su
deber probatorio al no haber presentado evidencia alguna que pueda
demostrar los hechos en que sustenta su pretensin nulificante, sta debera
ser declarada infundada.

La Direccin de
interpretacin:
8.

Signos

Distintivos

del

Indecopi

solicita

la

siguiente

Conforme a lo expuesto por MARFOR PRODUCCIONES S.R.L., puede advertirse

que el argumento de la referida accin no puede ser materia de pronunciamiento a
travs del procedimiento de nulidad de registro a que se refiere el artculo 172 de
la Decisin 486, por cuanto el supuesto argumentado por la accionante
correspondera a lo reservado para la Accin Reivindicatoria, conforme al artculo
237 de la Decisin 486.

9.

En este contexto solicita que este Tribunal se sirva interpretar la disposicin

normativa antes mencionada, a efectos de determinar si cuando se hace
referencia a que las acciones reivindicatorias se tramitan ante la autoridad
nacional competente, se est incluyendo bajo esta categora a entidades de la
administracin pblica, diferentes a los Jueces Nacionales, pero con
competencia cuasi jurisdiccional como ocurre en el caso del Indecopi.

B. INTERPRETACIN PREJUDICIAL SOLICITADA:

10. De conformidad con el artculo 1 literal c) del Tratado de Creacin del Tribunal del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma cuya interpretacin se
solicita forma parte del ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina.
11. A tenor del artculo 32 de dicho Tratado, en correspondencia con lo establecido en
los artculos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, este Tribunal es competente para interpretar por va prejudicial las normas
que integran el ordenamiento jurdico andino.
12. En el presente caso, la Direccin de Signos Distintivos del Indecopi solicit la
interpretacin del artculo 2372 de la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina.
13. Procede la interpretacin solicitada y, adems, se interpretarn de oficio los
artculos 2733 de la Decisin 486 y 122 4 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina.
C. CUESTIONES EN DEBATE:
I.
II.
2

De la legitimidad activa de la Direccin de Signos Distintivos y de la Comisin de

Signos Distintivos del Indecopi para solicitar interpretacin prejudicial facultativa.
La finalidad y efectos de la interpretacin prejudicial facultativa.
Artculo 237.- Cuando una patente o un registro de diseo industrial se hubiese solicitado u
obtenido por quien no tena derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que tambin tuviese
tal derecho, la persona afectada podr reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo
que le sea transferida la solicitud en trmite o el derecho concedido, o que se le reconozca como
cosolicitante o cotitular del derecho.
Cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que
tambin tuviese tal derecho, la persona afectada podr reivindicarlo ante la autoridad nacional
competente pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.
Si la legislacin interna del Pas Miembro lo permite, en la misma accin de reivindicacin podr
demandarse la indemnizacin de daos y perjuicios.
Esta accin prescribe a los cuatro aos contados desde la fecha de concesin del derecho o a los
dos aos contados desde que el objeto de proteccin hubiera comenzado a explotarse o usarse en
el pas por quien obtuvo el derecho, aplicndose el plazo que expire antes. No prescribir la accin
si quien obtuvo el derecho lo hubiese solicitado de mala fe.
Artculo 273.- Para los efectos de la presente Decisin, entindase como Oficina Nacional
Competente, al rgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial. Asimismo,
entindase como Autoridad Nacional Competente, al rgano designado al efecto por la legislacin
nacional sobre la materia.
Artculo 122.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se
controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina,
podrn solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretacin del Tribunal acerca de
dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare
la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretacin del Tribunal, el juez
deber decidir el proceso.

III. La accin reivindicatoria conforme al artculo 237 de la Decisin 486.

IV. Competencia para conocer la accin reivindicatoria. El concepto de Autoridad
Nacional Competente en la Decisin 486.
D. ANLISIS DE LAS CUESTIONES EN DEBATE:
I.

De la legitimidad activa de la Direccin de Signos Distintivos y de la

Comisin de Signos Distintivos del Indecopi para solicitar interpretacin
prejudicial facultativa.

Antecedentes:
14. Mediante Oficio 1087-2014/DSD-INDECOPI de 22 de agosto de 2014, recibido el
mismo da va correo electrnico, la Direccin de Signos Distintivos del Indecopi
solicit la Interpretacin Prejudicial del artculo 237 de la Decisin 486 de la
Comisin de la Comunidad Andina, a fin de resolver el procedimiento
administrativo 541955-2013.
15. Mediante Auto de 17 de septiembre de 2014, este Tribunal decidi: Otorgar a la
Direccin de Signos Distintivos del Indecopi, Repblica del Per, un plazo de
quince (15) das contado a partir de la notificacin del presente auto, para que
acredite lo siguiente: 1) Que se ha constituido por mandato legal; 2) Que se trata
de un rgano permanente; 3) El carcter obligatorio de su jurisdiccin; 4) El deber
de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias; 5) El
carcter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido
proceso; y, 6) la imparcialidad de sus actos.
16. Mediante comunicacin 1392-2014/DSD-INDECOPI de 3 de octubre de 2014,
recibida el mismo da va correo electrnico, la Direccin de Signos Distintivos del
Indecopi dio respuesta al Auto de 17 de septiembre de 2014.
La interpretacin prejudicial facultativa solicitada por la Direccin de Signos
Distintivos del Indecopi:

17. El concepto de juez nacional, en el sentido de los artculos 335 del Tratado de
Creacin del Tribunal y de los artculos 1226, 1237, 1258, 1279 y 12810 de su
Estatuto, constituye un concepto autnomo, propio del Derecho Comunitario
Andino que debe ser definido por el Tribunal de acuerdo con criterios propios y
tomando en cuenta el objeto del instituto de la interpretacin prejudicial. De esta
manera, no resulta permisible la simple referencia a los derechos nacionales,
debido a que cada legislacin puede conferir una dimensin diferente al trmino
juez nacional; aspecto que por lo dems puede generar una restriccin indebida
al acceso a la justicia comunitaria que imparte este Tribunal. En efecto, pone en
riesgo la aplicacin uniforme de las normas comunitarias y promueve su
fragmentacin.
18. El Tribunal, en cumplimiento de su misin de asegurar la interpretacin y
aplicacin uniforme de las normas que conforman el ordenamiento jurdico
comunitario en todos los Pases Miembros de la Comunidad Andina, no se ha
limitado a realizar una interpretacin restrictiva y mucho menos literal del artculo
33 de su Tratado de Creacin y de los artculos 122 y 123 de su Estatuto, sino que
5

Artculo 33.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se
controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina,
podrn solicitar, directamente, la interpretacin del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la
sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar
sentencia sin que hubiere recibido la interpretacin del Tribunal, el juez deber decidir el proceso. En
todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el
juez suspender el procedimiento y solicitar directamente de oficio o a peticin de parte la
interpretacin del Tribunal.
Artculo 122.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se
controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina,
podrn solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretacin del Tribunal acerca de
dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare
la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretacin del Tribunal, el juez
deber decidir el proceso.
Artculo 123.- De oficio o a peticin de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual
la sentencia fuera de nica o ltima instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho
interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el
ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina, deber suspender el procedimiento y solicitar
directamente y mediante simple oficio, la interpretacin del Tribunal.

Artculo 125.- La solicitud de interpretacin que los jueces nacionales dirijan al Tribunal deber
contener:
a) El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante;
b) La relacin de las normas del ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina cuya interpretacin
se requiere;
c) La identificacin de la causa que origine la solicitud;
d) El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretacin; y,
e) El lugar y direccin en que el juez o tribunal recibir la respuesta a su consulta.
Artculo
127.- El juez que conozca del proceso interno en que se formul la consulta, deber adoptar en su
sentencia la interpretacin del Tribunal.

10

Artculo 128.- Los Pases Miembros y la Secretara General velarn por el cumplimiento y la
observancia por parte de los jueces nacionales de lo establecido respecto a la interpretacin
prejudicial. Los Pases Miembros y los particulares tendrn derecho a acudir ante el Tribunal en
ejercicio de la accin de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se
abstenga de hacerlo, o cuando efectuada sta, aplique interpretacin diferente a la dictada por el
Tribunal. En cumplimiento de las disposiciones de este Captulo los jueces nacionales debern
enviar al Tribunal las sentencias dictadas en los casos objeto de interpretacin prejudicial.

a travs de los aos ha ido ampliando el alcance del concepto de juez nacional a
los fines de la interpretacin prejudicial 11; considerando que se trata de un trmino
genrico y comprensivo de todas las autoridades que administran justicia por
mandato legal.
19. Con ocasin de las consultas planteadas por la Superintendencia de Industria y
Comercio de la Repblica de Colombia (Grupo de Trabajo de Competencia
Desleal) que originaron los procesos 14-IP-2007 y 130-IP-2007, el Tribunal se
refiri a este tema de la siguiente manera:
De una manera general, se suele dividir el poder pblico en diferentes ramas:
Esta clasificacin, en un Estado complejo, como es el de hoy, es decir, en
donde existen variados rganos de produccin normativa y varias formas
jurdicas complementarias y entrelazadas, genera problemas de identificacin
en relacin con la naturaleza de los actos que se expiden.
Se hace evidente que en la actualidad para clasificar la naturaleza de los
actos ya no es suficiente el criterio orgnico y, en consecuencia, para analizar
la naturaleza de los actos judiciales no debe circunscribirse slo a los que
emanan de los Jueces de la Repblica. En este marco argumentativo, es
entendible y evidente que un Estado pueda atribuir funciones judiciales a
rganos diferentes del Poder Judicial para revestirlos de la competencia de
proferir verdaderas sentencias judiciales.
Por lo anterior, resulta menester interpretar el artculo 33 del Tratado de
Creacin del Tribunal de Justicia y los artculos 122, 123, 127 y 128 del
Estatuto, cuando se refieren a los Jueces Nacionales, de manera amplia, en
aras de identificar el sujeto legitimado para solicitar la interpretacin
prejudicial y que dentro de un Pas Miembro es aquel que ostenta la funcin
judicial. Como la finalidad de la interpretacin prejudicial es la aplicacin
uniforme de la normativa comunitaria por parte de los Jueces Nacionales, los
organismos a los cuales el Pas Miembro ha otorgado funciones judiciales
deben acceder a la interpretacin prejudicial para cumplir con la filosofa de la
misma.
Como conclusin, el trmino Juez Nacional debe interpretarse incluyendo a
los organismos que cumplen funciones judiciales, siempre que cumplan las
condiciones mnimas sealadas por la ley interna; para de esta manera
tenerlos como legitimados para solicitar la interpretacin prejudicial, cuando
en el ejercicio de dichas funciones conozcan de un proceso en el que deba
aplicarse o se controvierta algunas de las normas que integran el Derecho
Comunitario Andino. Esto consolida el principio de cooperacin y colaboracin
11

El
Tribunal ha admitido solicitudes provenientes no solamente de jueces, en el sentido estricto, sino por
ejemplo de autoridades como el Tribunal Administrativo del Atlntico (Proceso 30-IP-98), la
Superintendencia de Industria y Comercio de la Repblica de Colombia - Grupo de Trabajo de
Competencia Desleal (Procesos 14-IP-2007 y 130-IP-2007), la Corte Constitucional de la
Repblica de Colombia (Procesos 10-IP-94, 01-IP-96, 60-IP-2012), la Corte Suprema de Justicia de
la Repblica de Venezuela (Proceso 19-IP-98), la Corte Suprema de Justicia de la Repblica del
Per (149-IP-2011), y en los ltimos aos, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia
(Proceso 67-IP-2014), Tribunales Arbitrales de la Cmara de Comercio de Bogot (Procesos 161-IP2013, 181-IP-2013, 14-IP-2014), Centro de Arbitraje de la Cmara de Comercio de Medelln
(Proceso 79-IP-2014), Centro de Arbitraje de la Cmara de Comercio Ecuatoriana Americana
(Proceso 262-IP-2013), entre otros.

entre el juez nacional y el juez comunitario en la administracin de justicia,

ya que ambos con jurisdiccin y competencia propias efectan su aporte a la
vigencia del derecho de integracin.
20. En oportunidad y a instancia de la Direccin de Signos Distintivos a travs del
Oficio 1087-2014/DSD-INDECOPI de 22 de agosto de 2014; este Tribunal,
ampliando la lnea jurisprudencial iniciada en los procesos citados anteriormente,
considera importante poner de relieve lo siguiente:
21. Sobre la naturaleza del acto se debe atender a la esencia del mismo ms que a su
rgano emisor. Es decir, para determinar su naturaleza se debe tener en cuenta
no solamente el criterio orgnico, formal o subjetivo, sino particularmente el
criterio funcional, material u objetivo. En este sentido, cuando se pretende la
aplicacin uniforme de la norma comunitaria no debe circunscribirse slo a los
actos que emanan de los jueces en sentido estricto, sino tambin a los actos de
otras autoridades que la aplican en los hechos.
22. Cuando se toma en cuenta el criterio funcional, material u objetivo y no
nicamente el criterio orgnico, formal o subjetivo, se debe ampliar
necesariamente la nocin de juez nacional, puesto que los Estados tienen la
potestad de atribuir funciones jurisdiccionales a rganos diferentes del Poder
Judicial y revestirlos de competencias para aplicar normas jurdicas con la
finalidad de resolver controversias y emitir decisiones firmes.
23. La imparcialidad de estas entidades motivan la jurisdiccionalizacin de los
procedimientos que tramitan, llegando a ser consideradas como rganos
administrativos sui generis o especiales12, u rganos de naturaleza hbrida,
jurisdiccional-administrativa13.
24. El Derecho Comunitario Andino se caracteriza porque sus normas prevalecen en
relacin con las normas nacionales, son de aplicacin directa e inmediata y gozan
de autonoma. En este sentido, tomando en cuenta que todos los rganos e
instituciones de la administracin pblica de los Pases Miembros de la
Comunidad Andina deben actuar en el marco del principio de legalidad; el lmite
de su actuacin tambin est determinado por el ordenamiento jurdico
comunitario. De esta manera, si las entidades administrativas que ejercen
funciones jurisdiccionales cuentan con una interpretacin prejudicial del Tribunal
antes de la emisin de los actos administrativos que correspondan; en la prctica
se asegura la aplicacin uniforme de la norma comunitaria desde el primer
momento en que es invocada, adems de que se limita la discrecionalidad de la
administracin; otorgando mayor seguridad jurdica y predictibilidad a estos
procedimientos, aspecto que redunda en una mayor proteccin de los derechos
de los administrados.
25. Resulta evidente que no todos los actos administrativos son impugnados en la va
judicial. De esta manera, si no se habilita el mecanismo de la interpretacin
prejudicial a las autoridades o entidades administrativas que ejercen funciones
12

13

IBEZ DAZA, Mara Jos, La aplicacin del Derecho fiscal europeo y el control de la
adaptacin del ordenamiento interno al comunitario: la cuestin prejudicial y legitimacin de los TEA,
Cuadernos de Formacin de la Escuela de la Hacienda Pblica, Instituto de Estudios Fiscales, Vol.
11/2010, p. 205.
GARCA DE ENTERRA, Eduardo y FERNNDEZ, Toms-Ramn, Curso de Derecho
Administrativo, Ed. Thomson Reuters, Tomo II, 2011, p. 616.

jurisdiccionales, existe el riesgo de que se emitan interpretaciones divergentes e,

inclusive, contrarias al ordenamiento jurdico comunitario andino y a la
jurisprudencia del Tribunal. Esta situacin podra generar el indeseado
incumplimiento por parte del Pas Miembro, ya que los Estados son los principales
sujetos del derecho comunitario y son quienes responden por los actos de sus
instituciones.
26. Como la finalidad de la interpretacin prejudicial consiste en la aplicacin uniforme
de la normativa comunitaria en todos los Pases Miembros de la Comunidad
Andina; los Jueces y Tribunales Nacionales, los rbitros en derecho14 as como las
autoridades o entidades administrativas a las que dichos Pases han conferido
funciones jurisdiccionales15 tienen la posibilidad de solicitar la interpretacin del
Tribunal cuando conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se
controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurdico de la
Comunidad Andina, siempre que la sentencia o resolucin sea susceptible de
recursos en derecho interno.
27. En todos los procesos en los que la sentencia o resolucin no fuera susceptible de
recursos en derecho interno, los Jueces y Tribunales Nacionales, los rbitros en
derecho, as como las autoridades o entidades administrativas a las que dichos
Pases han conferido funciones jurisdiccionales o han jurisdiccionalizado el
procedimiento debern suspender el procedimiento y solicitar la interpretacin
prejudicial.
28. Con la finalidad de garantizar el funcionamiento efectivo del mecanismo de
interpretacin prejudicial y evitar su desnaturalizacin, este Tribunal considera
necesario establecer algunos criterios generales sobre la naturaleza y funciones
de los rganos consultantes, los mismos que servirn como parmetro de anlisis
para verificar en cada caso si pueden ser considerados como juez nacional en el
sentido de los artculos 33 del Tratado de Creacin y de los artculos 122, 123,
125, 127 y 128 del Estatuto y si, en consecuencia, estn legitimados para solicitar
la interpretacin del Tribunal.16
29. En ese orden de ideas, en la primera oportunidad en la que un rgano o entidad
administrativa realice una consulta con el propsito de obtener la interpretacin
prejudicial, sta deber acreditar que:
1)

14
15
16

Se ha constituido por mandato legal: En el caso de solicitudes

provenientes de autoridades o entidades administrativas, stas debern
acreditar, particularmente, que han sido creadas por una norma con fuerza de
Ley; adems de que sus funciones, as como sus respectivas competencias
se encuentren debidamente reconocidas en un instrumento legal.

Vase la Sentencia emitida por el Tribunal en el Proceso 3-AI-2010.

Se incluye a las entidades administrativas que tramitan procedimientos jurisdiccionalizados.
En la Unin Europea se utiliz tempranamente una base analtica similar y se establecieron los
primeros Criterios Generales en la Sentencia del Asunto 61-65 Vaassen (Consulta formulada por el
Scheidsgerecht van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf de Heerlen (Pases Bajos), Tribunal del
Fondo de Pensiones de los Trabajadores Mineros de Heerlen, institucin a la que se reconoci
legitimidad para formular la consulta), y se desarrollaron, entre otros, en los Asuntos C-54/95 Dorsch
Consult (Consulta formulada por Vergabeuberwachungsausschu des Bundes (Comisin Federal de
Control de la Adjudicacin de Contratos Pblicos, institucin a la que se reconoci legitimidad para
formular la consulta) y Asuntos Acumulados C-110/98 a C-147/98, Gabalfrisa, en el cual el Tribunal
de Justicia de la Unin Europea se pronunci a favor del carcter de rgano jurisdiccional del
Tribunal Econmico- Administrativo Regional de Catalua.

10

2)
3)

4)
5)

6)

Se trata de un rgano permanente: Las autoridades o entidades

administrativas debern acreditar que tienen naturaleza permanente.
El carcter obligatorio de sus competencias: Las autoridades o entidades
administrativas debern acreditar el carcter obligatorio de sus competencias.
Es decir, que se trate de rganos a los cuales los destinatarios de las normas
andinas deben acudir con la finalidad de que se reconozcan y garanticen los
derechos subjetivos previstos en la normativa andina.
El deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus
competencias.
El carcter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al
debido proceso: A los fines de la interpretacin prejudicial, se considerar
legitimada a la autoridad o entidad administrativa con competencia para
sustanciar un procedimiento en el que se asegure el contradictorio y se
garantice el debido proceso, y en el que se emitan actos motivados con
exposicin de los fundamentos de hecho y de derecho que justifican su
decisin.
La imparcialidad de sus actos: Por ltimo, el Tribunal debe verificar que la
normativa interna garantice la imparcialidad de la actuacin de las
autoridades o entidades administrativas al momento de aplicar la normativa
comunitaria andina.

30. El Tribunal analizar la legitimidad activa del rgano o entidad nacional con
carcter previo al anlisis de su admisibilidad, verificando si la entidad cumple con
los criterios generales expuestos en el prrafo anterior.
31. En el presente caso, este Tribunal ha verificado lo siguiente:
Que se ha constituido por mandato legal:
32. El Indecopi fue creado mediante una norma con rango de ley, el Decreto Ley
25686; norma que fue derogada posteriormente con la entrada en vigencia del
Decreto Legislativo 1033. En el referido Decreto Legislativo se sustituy a la
Oficina de Signos Distintivos por la Direccin de Signos Distintivos. Dentro de sta
ltima se cre la Comisin de Signos Distintivos.
33. Sobre la base de lo indicado anteriormente, queda acreditado que la consultante,
la Direccin de Signos Distintivos, as como la Comisin de Signos Distintivos
fueron constituidas por mandato legal.
Que se trata de un rgano permanente:

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34. El artculo 3517 del Decreto Legislativo 1033 estableci que: El rea de propiedad
intelectual est conformada por las siguientes Direcciones: a) La Direccin de
Signos Distintivos (). 35.2 Al interior de cada Direccin habr una Comisin,
rgano colegiado que tendr autonoma funcional respecto del Director
correspondiente.
35. En el presente caso, y no existiendo norma que diga lo contrario, se ha acreditado
que la Direccin de Signos Distintivos y la Comisin de Signos Distintivos han sido
establecidas con carcter permanente.
El carcter obligatorio de su jurisdiccin:
36. El artculo 218 del Decreto Legislativo 1033, respecto de las funciones del Indecopi
(dentro de las cuales se encuentran la Direccin de Signos Distintivos y la
Comisin de Signos Distintivos) ha dispuesto lo siguiente: El Indecopi es el
organismo autnomo encargado de: () h) Administrar el sistema de
otorgamiento y proteccin de los derechos de propiedad intelectual en todas sus
manifestaciones, en sede administrativa.
37. Del mismo modo, el artculo 36 19 del Decreto Legislativo 1033 establece que:
Corresponde a la Direccin de Signos Distintivos proteger los derechos otorgados
sobre marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, marcas colectivas,
marcas de certificacin y denominaciones de origen (). En la proteccin de los
derechos () la Direccin de Signos Distintivos otorga, reconoce, declara, anula,
cancela o limita tales derechos.
38. En efecto, se ha acreditado que para que una persona obtenga el reconocimiento,
declaracin, nulidad, cancelacin o defensa de derechos sobre signos distintivos
debe necesariamente acudir en primera instancia administrativa, a la Direccin de
Signos Distintivos del Indecopi (en el caso de procedimientos no contenciosos) y a
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Artculo 35: De las Direcciones

35.1 El rea de Propiedad Intelectual est conformada por las siguientes Direcciones:
a) La Direccin de Signos Distintivos.
b) La Direccin de Invenciones y Nuevas Tecnologas.
c) La Direccin de Derecho de Autor.
35.2 Al interior de cada Direccin habr una Comisin, rgano colegiado que tendr autonoma
funcional respecto del Director correspondiente.
35.3 El Director podr emitir Lineamientos sobre temas funcionales, caso en el cual la Comisin
podr solicitar a la Sala de Propiedad Intelectual correspondiente que revise y, eventualmente,
modifique, dichos lineamientos.
35.4 El Consejo Directivo podr desconcentrar en las Oficinas Regionales del Indecopi aquellas
funciones de las Direcciones de la Propiedad Intelectual de la sede central mencionadas en el
numeral 35.1 que no requieran el ejercicio de competencia a nivel nacional.
Artculo 2.- Funciones del Indecopi
2.1 El Indecopi es el organismo autnomo encargado de: () h) Administrar el sistema de
otorgamiento y proteccin de los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, en
sede administrativa, conforme a lo previsto en la presente Ley; y, ()
Artculo 36.- De la Direccin de Signos Distintivos
36.1 Corresponde a la Direccin de Signos Distintivos proteger los derechos otorgados sobre
marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, marcas colectivas, marcas de certificacin y
denominaciones de origen, as como administrar los registros correspondientes.
36.2 En la proteccin de los derechos referidos en el prrafo anterior, la Direccin de Signos
Distintivos otorga, reconoce, declara, anula, cancela o limita tales derechos, luego de un debido
procedimiento. Igualmente, registra, controla y protege los derechos otorgados, reconocidos o
declarados, mediante procedimientos adecuados que incluyen mecanismos y procedimientos de
solucin de controversias.

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la Comisin de Signos Distintivos (en el caso de procedimientos contenciosos y

sancionadores).
39. Por lo expuesto, ha quedado acreditado el carcter obligatorio de la jurisdiccin de
la Direccin de Signos Distintivos y la Comisin de Signos Distintivos en materia
de signos distintivos.
El deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus
competencias:
40. El artculo 120 del Decreto Legislativo 1075 de 27 de junio de 2008 estableci que:
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto regular aspectos
complementarios en la Decisin 486 que establece el Rgimen Comn sobre
Propiedad Industrial, de conformidad con la Constitucin Poltica del Per y los
acuerdos y tratados internacionales suscritos sobre la materia.
41. En el presente caso se ha acreditado que la Direccin de Signos Distintivos y la
Comisin de Signos Distintivos, como autoridad nacional competente, tienen el
deber de aplicar la normativa andina en materia de signos distintivos en el
ejercicio de sus competencias.
El carcter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al
debido proceso:
42. El Indecopi aplica la Decisin 486 que garantiza el carcter contradictorio de los
procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso. En efecto, ello hace

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Artculo 1.- El presente Decreto Legislativo tiene por objeto regular aspectos complementarios en la
Decisin 486 que establece el Rgimen Comn sobre Propiedad Industrial, de conformidad con la
Constitucin Poltica del Per y los acuerdos y tratados internacionales suscritos sobre la materia.

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relacin con los artculos 14621, 14822, 16523, 16724, 17025, 17326, 17927, 18428 y
18929 de la Decisin 486.
43. Sobre el particular, los procedimientos tramitados ante la Direccin de Signos
Distintivos y la Comisin de Signos Distintivos estn sujetos a un debido
procedimiento y tienen carcter contradictorio, habida cuenta que los
administrados tienen la posibilidad de oponerse a las solicitudes de registro,
contestar las oposiciones, absolver el traslado de las acciones de cancelacin y
de nulidad, interponer medios impugnatorios, solicitar informes orales y presentar
medios de prueba. Las decisiones expedidas por los citados rganos, constituyen
actos administrativos, por lo que stos deben ser debidamente motivados y su
contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas
por los administrados.

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Artculo 146.- Dentro del plazo de treinta das siguientes a la fecha de la publicacin, quien tenga
legtimo inters, podr presentar, por una sola vez, oposicin fundamentada que pueda desvirtuar el
registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgar, por una sola vez
un plazo adicional de treinta das para presentar las pruebas que sustenten la oposicin. Las
oposiciones temerarias podrn ser sancionadas si as lo disponen las normas nacionales. No
procedern oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al
vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artculo 153, si tales oposiciones se basan en
marcas que hubieren coexistido con la solicitada.
Artculo 148.- Si se hubiere presentado oposicin, la oficina nacional competente notificar al
solicitante para que dentro de los treinta das siguientes haga valer sus argumentaciones y presente
pruebas, si lo estima conveniente. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgar, por
una sola vez, un plazo adicional de treinta das para presentar las pruebas que sustenten la
contestacin.
Artculo 165.- La oficina nacional competente cancelar el registro de una marca a solicitud de
persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno
de los Pases Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello
durante los tres aos consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la accin de cancelacin.
La cancelacin de un registro por falta de uso de la marca tambin podr solicitarse como defensa
en un procedimiento de oposicin interpuesta con base en la marca no usada. No obstante lo
previsto en el prrafo anterior, no podr iniciarse la accin de cancelacin antes de transcurridos tres
aos contados a partir de la fecha de notificacin de la resolucin que agote el procedimiento de
registro de la marca respectiva en la va administrativa. Cuando la falta de uso de una marca slo
afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la
marca, se ordenar una reduccin o limitacin de la lista de los productos o servicios comprendidos
en el registro de la marca, eliminando aqullos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado;
para ello se tomar en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no
podr cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debi, entre otros, a fuerza
mayor o caso fortuito.
Artculo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponder al titular del registro. El
uso de la marca podr demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o
certificaciones de auditora que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercializacin de las
mercancas identificadas con la marca, entre otros.
Artculo 170.- Recibida una solicitud de cancelacin, la oficina nacional competente notificar al
titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta das hbiles contados a partir de
la notificacin, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes. Vencidos los plazos a
los que se refiere este artculo, la oficina nacional competente decidir sobre la cancelacin o no del
registro de la marca, lo cual notificar a las partes, mediante resolucin.
Artculo 173.- Sern de aplicacin al presente Captulo las disposiciones del artculo 78.
Artculo 179.- Sern aplicables a este Ttulo, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Ttulo
de Marcas de la presente Decisin.
Artculo 184.- Sern aplicables a este Ttulo, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Ttulo
de Marcas de la presente Decisin.
Artculo 189.- Sern aplicables a este Ttulo, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Ttulo
de Marcas de la presente Decisin.

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44. En el presente caso se ha acreditado que los procedimientos ante la Direccin de

Signos Distintivos y la Comisin de Signos Distintivos tienen carcter
contradictorio y estn sujetos al debido proceso.
La imparcialidad de sus actos:
45. El artculo 35 del Decreto Legislativo 1033 establece que: Al interior de cada
Direccin habr una Comisin, rgano colegiado que tendr autonoma funcional
respecto del Director correspondiente. Por su parte, el artculo 40 30 del Decreto
Legislativo 1033 establece que: Cada Direccin () cuenta con autonoma
tcnica, funcional y administrativa. El artculo 4231 del Decreto Legislativo 1033
seala que: Las Comisiones de Propiedad Intelectual tienen las siguientes
caractersticas: a) Cuentan con autonoma tcnica y funcional.
46. En efecto, la Direccin de Signos Distintivos cuenta con autonoma funcional y la
Comisin de Signos Distintivos constituye un rgano colegiado que cuenta con
autonoma funcional respecto de su Director, quien preside la misma, siendo que
los dems miembros de la Comisin son designados por cinco (5) aos,
aplicndoseles las causales de vacancia previstas para los vocales de las Salas y
stos, aprueban sus resoluciones por mayora de votos, lo que garantiza la
imparcialidad de sus actos.
47. En el presente caso se ha acreditado que la autonoma funcional de la Direccin
de Signos Distintivos y la Comisin de Signos Distintivos garantiza la
imparcialidad de sus actos.
Conclusin:
48. La Direccin de Signos Distintivos y la Comisin de Signos Distintivos son
rganos dentro de la estructura orgnica del Indecopi constituidas por mandato
legal con carcter permanente, cuya jurisdiccin es obligatoria, asumiendo
competencia primaria exclusiva para conocer y resolver el procedimiento
aplicando la normativa andina. Asimismo, el presente procedimiento respeta el
debido proceso y posee el carcter contradictorio, adems de que debido a su
autonoma funcional queda garantizada su imparcialidad.
49. En consecuencia, se ha verificado que la Direccin de Signos Distintivos y la
Comisin de Signos Distintivos del Indecopi actan como juez nacional, de
conformidad con los criterios que en esta sentencia est estableciendo el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina.
50. Por lo tanto, ha quedado verificada su legitimidad activa para solicitar la presente
interpretacin prejudicial al amparo del artculo 125 del Estatuto del Tribunal.
II.

La finalidad y efectos de la interpretacin prejudicial facultativa:

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Artculo 40.- Cada Direccin tiene las siguientes atribuciones y caractersticas: a) Cuenta con
autonoma tcnica, funcional y administrativa.
Artculo 42.- De las Comisiones de Propiedad Intelectual
()
42.3. Las Comisiones de Propiedad Intelectual tienen las siguientes caractersticas:
a) Cuentan con autonoma tcnica y funcional;
()

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51. La finalidad ltima de la interpretacin prejudicial consiste en la aplicacin

uniforme del Derecho comunitario en los Pases Miembros de la Comunidad
Andina a travs de este rgano comunitario. Esta facultad es una competencia
exclusiva del Tribunal. En efecto, el artculo 121 del Estatuto del Tribunal seala que:
Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento
jurdico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicacin uniforme en
el territorio de los Pases Miembros.
52. Su finalidad reside en generar uniformidad, tanto en la interpretacin como en la
aplicacin de la normativa andina, puesto que es un elemento fundamental para la
construccin del proceso de integracin andino.
53. El artculo 122 del Estatuto del Tribunal regula la consulta facultativa de la
siguiente manera: Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que
deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el
ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina, podrn solicitar, directamente y
mediante simple oficio, la interpretacin del Tribunal acerca de dichas normas,
siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si
llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretacin
del Tribunal, el juez deber decidir el proceso (lo subrayado es nuestro). Esto
significa que, tal como lo seala su propio enunciado, es una facultad de la
Autoridad y no un derecho de las partes.
54. Adicionalmente, la interpretacin prejudicial facultativa sirve para garantizar que la
norma comunitaria sea interpretada y aplicada de manera uniforme en toda la
extensin del territorio de la Comunidad Andina sin entrar al fondo de la cuestin
consultada, que es de competencia exclusiva del consultante. El Tribunal es el
nico encargado de pronunciarse sobre el alcance de la norma andina sustantiva,
la misma que servir para dilucidar el proceso y asegurar la aplicacin uniforme
del Derecho comunitario.
55. Cabe advertir que no todos los procedimientos administrativos llegan a la sede
judicial, por lo que la consulta solicitada en sede administrativa resulta ser de
utilidad al estar acorde con el objetivo y finalidad de la interpretacin prejudicial.
Ante la duda de la entidad administrativa antes de resolver, el Tribunal es el
encargado de aclarar y dilucidar el sentido e interpretacin de las normas a ser
aplicadas.
56. Cabe sealar que la facultad de solicitar la interpretacin prejudicial es
precisamente para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el
ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina, de conformidad con el artculo 4
del Tratado de Creacin del Tribunal: Los Pases Miembros estn obligados a
adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las
normas que conforman el ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina.
57. En el presente caso ha quedado acreditado que la Direccin de Signos Distintivos
y la Comisin de Signos Distintivos del Indecopi actan como juez nacional, de
conformidad con los criterios establecidos por este Tribunal, por lo que ha
quedado verificada su legitimidad activa para solicitar la presente interpretacin
prejudicial facultativa.
58. Segn el artculo 127 del Estatuto del Tribunal, la Direccin de Signos Distintivos y
la Comisin de Signos Distintivos que conozcan del proceso interno en que se

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formul la consulta, debern adoptar en su resolucin la interpretacin del

Tribunal. Emitida la interpretacin prejudicial, la Direccin de Signos Distintivos o
la Comisin de Signos Distintivos tienen la obligacin de acatarla en la Resolucin
que vayan a adoptar en el caso concreto. La Resolucin de la Direccin de Signos
Distintivos o de la Comisin de Signos Distintivos podr ser apelada en sede
administrativa, debiendo decidir sobre tal apelacin la Sala de Propiedad
Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la
Propiedad Intelectual. Agotada la va administrativa, las partes que no estn de
acuerdo con las Resoluciones emitidas por la Sala de Propiedad Intelectual
podrn presentar demanda contencioso administrativa con el fin de obtener la
nulidad de las mencionadas resoluciones.
59. En ese momento surge el cuestionamiento sobre si la interpretacin prejudicial
emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Direccin de Signos
Distintivos y la Comisin de Signos Distintivos ser aplicable a las fases
posteriores.
60. En principio la interpretacin prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta
realizada por la Direccin de Signos Distintivos o la Comisin de Signos
Distintivos es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o
judicial, sin perjucicio que la Sala de Propiedad Intelectual o las autoridades
judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos:
1. Se solicita interpretacin prejudicial sobre diferentes normas del ordenamiento
jurdico comunitario.
2. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparicin de
nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de
realizar la interpretacin prejudicial.
3. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal
no se pronunci.
4. Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliacin o la aclaracin de la
interpretacin prejudicial.
61. Por lo tanto, se podr realizar una nueva consulta especificando claramente
cules son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie. Cabe
indicar que la interpretacin prejudicial ser obligatoria cuando se trate de la nica
o ltima instancia ordinaria y no exista una interpretacin prejudicial facultativa
anterior, sea en el marco del procedimiento administrativo o en la primera
instancia judicial. Finalmente, cabe precisar que este Tribunal se reserva el
derecho de evaluar cada caso concreto sometido a su conocimiento.
III. La accin reivindicatoria conforme al artculo 237 de la Decisin 486.
62. El artculo 237 de la Decisin 486 seala que (). Cuando un registro de marca
se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que tambin tuviese
tal derecho, la persona afectada podr reivindicarlo ante la autoridad nacional
competente pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del
derecho () (lo subrayado es nuestro).
63. Si bien la consulta es sobre la competencia para conocer la accin reivindicatoria,
este Tribunal considera pertinente analizar la naturaleza jurdica de la accin
reivindicatoria, para lo cual se toma como referencia el Proceso 151-IP-2013 de 22
de enero de 2014.

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64. Si bien es cierto que los derechos de propiedad intelectual recaen sobre bienes
inmateriales, no es menos cierto que sobre stos se pueden hacer diversos actos
dispositivos y, adems, estn expuestos a usurpacin por parte de terceros no
autorizados. En este sentido, resulta perfectamente viable preveer una figura que
recupere o rescate derechos. En el derecho civil, la figura de la accin de
reivindicacin tiene una naturaleza restitutoria, ya que su finalidad consiste en
recuperar los plenos derechos sobre un bien. Este supuesto encaja perfectamente
en los derechos de propiedad intelectual.
65. La figura de la reivindicacin est prevista en algunas legislaciones. En la ley
espaola de marcas Ley 17/2001 de 7 de diciembre, por ejemplo, se prev que
cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos
de un tercero o con violacin de una obligacin legal o contractual, la persona
perjudicada podr reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca ()
(Artculo 2, numeral 2).
66. Sobre lo anterior se ha sealado lo siguiente:
El demandante dentro del procedimiento respectivo tiene que demostrar que el
solicitante de la marca actu en fraude de los derechos del propio demandante
o violando una obligacin legal o contractual. "Con este fin, el demandante
deber probar, por ejemplo, que entre l y el solicitante de la marca exista una
relacin contractual o precontractual que impona al solicitante un deber de
lealtad o fidelidad que infringi precisamente al solicitar la marca reivindicada.
Sera suficiente a este respecto que el reivindicante de la marca demostrase que
haba mantenido contactos o iniciado negociaciones con el solicitante de la
marca con la finalidad de designar a ste distribuidor de los productos que el
reivindicante se propona producir o importar..."32 (lo subrayado es nuestro).
67. En el marco comunitario andino se estableci la figura pero bajo presupuestos
especficos que se determinarn a continuacin. El artculo 237 diferencia
claramente entre dos supuestos de hecho: uno para las patentes y diseos
industriales, y el otro para las marcas.
68. Para las patentes y diseos industriales: procede la accin reivindicatoria en dos
supuestos:
- Que la patente o el diseo industrial se hubiera solicitado u obtenido por quien no
tena derecho a ello.
- O cuando se hubiera solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que
tambin tuviera derecho a ello.
Para el primero se interpone con el propsito de que la solicitud o el derecho que
fue concedido sea transferida al demandante; y para el segundo, con objeto de
que se le reconozca como solicitante o cotitular del derecho.
69. Para las marcas: nicamente procede en el supuesto en que el registro de la marca
se hubiera solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que tambin tuviera
dicho derecho. En este caso el afectado puede instaurar la accin reivindicatoria con
la finalidad de lograr que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho
de marca. Como se puede apreciar, el legislador comunitario quiso limitar la accin
reivindicatoria en el campo de las marcas. Sin embargo, la normativa comunitaria
32

"La marca notoria y la marca renombrada", Carlos Fernndez-Novoa, "La importancia de la marca y
su proteccin", Consejo General del Poder Judicial y ANDEMA, Madrid, 1992, p. 52.

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prev ciertos remedios para los casos de mala fe al solicitar el registro de marca, lo
que constituye la razn fundamental para la mencionada restriccin.
70. Para los casos en que se solicite una marca de mala fe, la normativa comunitaria
previ una causal relativa e independiente de nulidad (artculo 172 33 de la Decisin
486); cuando la marca sea solicitada sin autorizacin por el representante,
distribuidor o un autorizado para el uso, se estableci una causal relativa de
irregistrabilidad (artculo 136 literal d)34 de la Decisin 486); y, para los casos en que
el registro se haya efectuado para perpetrar, facilitar o consolidar actos de
competencia desleal, se plasm la causal relativa de irregistrabilidad contenida en el
artculo 13735 de la Decisin 486.
71. La accin reivindicatoria tiene las siguientes caractersticas:
- Legitimacin activa: La puede interponer el afectado, es decir, la persona que
tambin tuviera derecho a solicitar la marca o a obtenerla.
- Legitimacin pasiva: se demanda al solicitante o al titular del signo distintivo.
72. Objeto: Con el ejercicio de la accin pretende la restitucin de la solicitud o del
derecho para que la autoridad competente reconozca al demandante como
cosolicitante o cotitular del derecho. Es preciso sealar que la accin reivindicatoria
no persigue que se restituya el derecho obtenido por quien actu con fraude a los
derechos de un tercero, tal como sera el caso de la solicitud de mala fe.
73. Procedimiento: como no est regulado por la normativa comunitaria, de conformidad
con el principio de complemento indispensable se debe acudir a la normativa interna
para determinar mediante qu normas procesales se debe tramitar la mencionada
accin.
74. Indemnizacin de perjuicios: La norma comunitaria establece que si la normativa
interna del Pas Miembro lo permite, se puede solicitar la indemnizacin de daos y
perjuicios. Como no se establecen parmetros indemnizatorios, el Tribunal estima
que por analoga se deben aplicar los presupuestos bsicos previstos en el artculo
33

34

35

Artculo 172.-La autoridad nacional competente decretar de oficio o a solicitud de cualquier

persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese
concedido en contravencin con lo dispuesto en los artculos 134 primer prrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretar de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad
relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravencin de lo dispuesto en
el artculo 136 o cuando ste se hubiera efectuado de mala fe. Esta accin prescribir a los cinco
aos contados desde la fecha de concesin del registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarn las que pudieran corresponder por daos y perjuicios
conforme a la legislacin interna.
No podr declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser
aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.
Cuando una causal de nulidad slo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para
los cuales la marca fue registrada, se declarar la nulidad nicamente para esos productos o
servicios, y se eliminarn del registro de la marca.
Artculo 136.- No podrn registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: () d) sean idnticos o se
asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera
originar un riesgo de confusin o de asociacin, cuando el solicitante sea o haya sido un
representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo
protegido en el Pas Miembro o en el extranjero;
Artculo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan
inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de
competencia desleal, podr denegar dicho registro.

19

24336 que regula el asunto en relacin con la accin por infraccin de derechos de
marcas. En relacin con los anteriores parmetros, el Tribunal ha manifestado en
la Interpretacin Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso
128-IP-2007 lo siguiente:
El artculo 243 de la Decisin enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que
debern tomarse en cuenta para el clculo de la indemnizacin de los daos y
perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el
curso del proceso por el actor. ste deber aportar, igualmente, la cuanta de los
daos y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.
Se entiende que ser indemnizable el dao que, sufrido por el titular, se
encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco,
ser indemnizable el dao emergente, es decir, la prdida patrimonial sufrida
efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneracin del derecho al
uso exclusivo de su marca. La prdida deber ser estimada tomando en cuenta,
en lo principal, el grado de comercializacin de los productos amparados por el
signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor
ha demandado tambin la adjudicacin en propiedad de los productos
resultantes de la infraccin, as como de los medios y materiales que hubiesen
sido utilizados predominantemente para cometerla, deber imputarse el valor de
tales bienes al monto de la indemnizacin que se acuerde (literal e) del artculo
241).
Ser igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el
titular de la marca protegida habra obtenido mediante la comercializacin
normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del
infractor. En este caso, las ganancias a considerar sern las que habran sido
obtenidas en el perodo que medie entre la ocurrencia efectiva del dao y el
pago de la indemnizacin.
La norma autoriza, adems, que se adopten, como criterios de clculo del dao
indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como
consecuencia de sus actos de infraccin, y el precio que habra tenido que
pagar por la concesin a su favor de una licencia contractual de explotacin de
la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y
las licencias contractuales ya concedidas. En este marco, habra que tomar en
cuenta el perodo de vigencia del derecho de explotacin de la marca, el
momento de inicio de la infraccin y el nmero y clase de las licencias
concedidas.
75. La accin reivindicatoria tiene un trmino de prescripcin que se calcula teniendo en
cuenta el plazo que expire primero entre: i) Los cuatro aos contados desde la fecha
de concesin del registro de marca, ii) Los dos aos desde que la marca hubiera
comenzado a usarse en cualquiera de los Pases Miembros de la Comunidad
Andina.
36

Artculo 243.- Para efectos de calcular la indemnizacin de daos y perjuicios se tomar en cuenta,
entre otros, los criterios siguientes:
a) el dao emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la
infraccin;
b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infraccin; o,
c) el precio que el infractor habra pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el
valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

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76. En este ltimo caso si bien la norma se refiere a el pas, el Tribunal estima que el
uso debe entenderse en cualquiera de los Pases Miembros debido a la repercusin
comunitaria de la norma estudiada. Adems de lo anterior, la norma excluye dicho
trmino de prescripcin al supuesto de que la solicitud se hubiera presentado de
mala fe.
77. El anlisis que realice el Consultante debe partir de indicios razonables que le
permitan llegar a la conclusin de que el solicitante del registro actu de mala fe.
Para el caso particular, la mala fe podra estar marcada por la intencin de
explotar una marca sin brindar al demandante ninguna participacin econmica.
Por indicio razonable se debe entender todo hecho, acto u omisin, del que por
va de inferencia pueda desprenderse el acto de mala fe.
78. En el presente caso, el Consultante deber establecer si el caso bajo estudio encaja
en los anteriores presupuestos procesales de la accin reivindicatoria.
IV. Competencia para conocer la accin reivindicatoria. El concepto de
Autoridad Nacional Competente en la Decisin 486.
79. La persona afectada podr presentar accin reivindicatoria en relacin con el
registro de un signo como marca ante la autoridad nacional competente pidiendo
que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho. Cabe advertir que
la autoridad nacional competente para conocer de esta accin no se limita a la
rama judicial, ya que dicha funcin jurisdiccional podra ser atribuida a una
autoridad administrativa, si as lo dispone la legislacin interna de los Pases
Miembros. Esta posicin est en concordancia con el artculo 273 de la Decisin
486 que establece que: Para los efectos de la presente Decisin, entindase
como Oficina Nacional Competente, al rgano administrativo encargado del
registro de la Propiedad Industrial (lo subrayado es nuestro).
80. Por lo tanto, para efectos de la normativa comunitaria y como primera instancia
administrativa para la accin reivindicatoria se entiende como autoridad nacional
competente al rgano administrativo encargado del registro de la Propiedad
Industrial; en este caso, la Direccin de Signos Distintivos o la Comisin de
Signos Distintivos. Ello no obsta para que dicho pronunciamiento sea
controvertido en otras instancias posteriores.
PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO:

En la primera oportunidad en la que un rgano o entidad administrativa

realice una consulta con el propsito de obtener la interpretacin
prejudicial, sta deber acreditar que: 1) se ha constituido por mandato
legal, 2) se trata de un rgano permanente, 3) el carcter obligatorio de
sus competencias, 4) el deber de aplicar normas comunitarias andinas
en el ejercicio de sus competencias, 5) el carcter contradictorio de los
procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso; y, 6) la
imparcialidad de sus actos.

SEGUNDO:

La Direccin de Signos Distintivos y la Comisin de Signos Distintivos

son rganos dentro de la estructura orgnica del Indecopi constituidas
por mandato legal con carcter permanente, cuya jurisdiccin es

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obligatoria, asumiendo competencia primaria exclusiva para conocer y

resolver el procedimiento aplicando la normativa andina. Asimismo, el
presente procedimiento respeta el debido proceso y posee el carcter
contradictorio, adems de que debido a su autonoma funcional queda
garantizada su imparcialidad.
En el presente caso se ha verificado que la Direccin de Signos
Distintivos y la Comisin de Signos Distintivos del Indecopi actan como
juez nacional, de conformidad con los criterios establecidos por este
Tribunal, por lo que ha quedado verificada su legitimidad activa para
solicitar interpretacin prejudicial facultativa.
TERCERO:

En ese momento surge el cuestionamiento sobre si la interpretacin

prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la
Direccin de Signos Distintivos y la Comisin de Signos Distintivos ser
aplicable a las fases posteriores.
En principio la interpretacin prejudicial emitida por este Tribunal en la
consulta realizada por la Direccin de Signos Distintivos o la Comisin
de Signos Distintivos es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede
administrativa o judicial, sin perjucicio que la Sala de Propiedad
Intelectual o las autoridades judiciales realicen una nueva consulta,
particularmente, en los siguientes casos:
1. Se solicita interpretacin prejudicial sobre diferentes normas del
ordenamiento jurdico comunitario.
2. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la
aparicin de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en
cuenta al momento de realizar la interpretacin prejudicial.
3. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el
Tribunal no se pronunci.
4. Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliacin o la
aclaracin de la interpretacin prejudicial.

CUARTO:

Se podr realizar una nueva consulta especificando claramente cules

son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie.
Cabe indicar que la interpretacin prejudicial ser obligatoria cuando se
trate de la nica o ltima instancia ordinaria y no exista una
interpretacin prejudicial facultativa anterior, sea en el marco del
procedimiento administrativo o en la primera instancia judicial.
Finalmente, cabe precisar que este Tribunal se reserva el derecho de
evaluar cada caso concreto sometido a su conocimiento.

QUINTO:

La persona afectada podr presentar accin reivindicatoria en relacin

con el registro de un signo como marca ante la autoridad nacional
competente pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular
del derecho.

SEXTO:

Para efectos de la normativa comunitaria y como primera instancia

administrativa para la accin reivindicatoria se entiende como autoridad
nacional competente al rgano administrativo encargado del registro de
la Propiedad Industrial, en este caso, la Direccin de Signos Distintivos

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o la Comisin de Signos Distintivos. Ello no obsta para que dicho

pronunciamiento sea controvertido en otras instancias posteriores.
De conformidad con el artculo 35 del Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, al emitir la Resolucin en el procedimiento interno, la
Consultante deber aplicar la presente interpretacin prejudicial. Asimismo, deber dar
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el prrafo tercero del artculo 128 del
Estatuto vigente.
Notifquese a la Consultante mediante copia certificada y remtase copia a la
Secretara General de la Comunidad Andina para su publicacin en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo

PRESIDENTA

Cecilia Luisa Aylln Quinteros

MAGISTRADA

Jos Vicente Troya Jaramillo

MAGISTRADO

Luis Jos Diez Canseco Nez

MAGISTRADO

Gustavo Garca Brito

SECRETARIO

PROCESO 121-IP-2014