TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 102-IP-2014
Interpretacin prejudicial, a solicitud de la consultante, del
artculo 36 de la Decisin 486 de 14 de septiembre de 2000,
expedida por la Comisin de la Comunidad Andina, con
fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala
Especializada
en
lo
Contencioso
Administrativo,
Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de
Justicia de Lima, Repblica del Per. Expediente Interno N
03000-2012-0-1801-JR-CA-06. Actor: AB ENZYMES OY. Patente:
NUEVAS ENZIMAS.
Magistrada ponente: Leonor Perdomo Perdomo
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y
ocho das del mes de octubre del ao dos mil catorce, en Sesin Judicial se procede a
resolver la solicitud de Interpretacin Prejudicial formulada por la Octava Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de
Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, Repblica del Per, de
conformidad con lo previsto en los artculos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento
Interno.
VISTOS:
La solicitud de Interpretacin Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada
en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte
Superior de Justicia de Lima, Repblica del Per, remitida a este Tribunal mediante
Oficio No. 3000-2012-0 / 8va SECA-CSJLI-PJ, de 11 de agosto de 2014, y recibido por
este Tribunal el mismo da, en el marco del proceso interno No. 03000-2012-0-1801JR-CA-06.
El auto emitido por el Tribunal el 23 de septiembre de 2014, mediante el cual se
admite a trmite la consulta de interpretacin prejudicial formulada.
I.

ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentacin allegada estim procedente

destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud,
lo siguiente:
II.

LAS PARTES.

Demandante:

AB ENZYMES OY.

Demandada:

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIN DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL INDECOPI, REPBLICA DEL PER.

III.

DATOS RELEVANTES.

A.

HECHOS.

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros
de la solicitud de interpretacin prejudicial y de los antecedentes administrativos de los
actos acusados, se encuentran los siguientes:
1. La sociedad AB ENZYMES OY, solicit el 19 de octubre de 2006 el
otorgamiento de la patente de invencin denominada: COMPOSICIN QUE
COMPRENDE ENZIMAS CON ACTIVIDAD CELULOLITICA. Se tramit en el
marco del expediente No. 1674-2006/OIN.
2. La Direccin de Invenciones y Nuevas Tecnologas del INDECOPI, mediante la
Resolucin No. 001240-2010/DIN-INDECOPI de 24 de septiembre de 2010,
deneg la patente de invencin solicitada.
3. El 19 de octubre de 2010, la sociedad AB ENZYMES OY solicit la patente de
invencin NUEVAS ENZIMAS, sealando que es una solicitud fraccionaria
de la solicitud No. 1674-2006/OIN.
4. El 22 de octubre de 2010, la solicitante seal que la pgina 69 de la memoria
descriptiva presenta un error material subsanable; en consecuencia adjunt el
documento corregido y pag lo correspondiente por dicha modificacin.
5. Mediante provedo de 26 de octubre de 2010, la Direccin de Invenciones y
Nuevas Tecnologas resolvi lo siguiente:
()
En el presente caso, se ha verificado que en el Expediente No. 1674-2006/OIN,
se ha emitido la Resolucin No. 1240-2010/DIN-INDECOPI de fecha 24 de
septiembre de 2010, la cual ha quedado consentida, por lo que el expediente
no se encontraba en trmite en la fecha en que se present la solicitud
fraccionaria (19 de octubre de 2010), no siendo posible admitir el
fraccionamiento solicitado.
6. El 12 de noviembre de 2010, la sociedad AB ENZYMES OY present recurso
de apelacin contra el anterior acto administrativo.
7.

El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad intelectual del

INDECOPI, mediante la Resolucin No. 2553-2011/TPI-INDECOPI de 16 de
noviembre de 2011, resolvi el recurso de apelacin, revocando el acto
impugnado y, en consecuencia, admitiendo a trmite la solicitud como
fraccionaria de la original tramitada bajo el Expediente No. 1674-2006/OIN.
Como efecto, estableci como fecha de presentacin de la solicitud original, es
decir, 21 de diciembre de 2006.

8. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del

INDECOPI, mediante Resolucin No. 0223-2012/TPI-INDECOPI de 3 de
febrero de 2012, resolvi: declarar de oficio la nulidad de la Resolucin No.
2553-2011/TPI-INDECOPI; declarar nulo el provedo de 26 de octubre de 2010
en el extremo que consider que la Resolucin No. 1240-2010/DININDECOPI, haba quedado consentida; y declarar infundado el recurso de

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apelacin interpuesto y, por lo tanto, no admitir el fraccionamiento solicitado,
debiendo considerarse como fecha de presentacin de la solicitud el 19 de
octubre de 2010.
9. El 22 de febrero de 2012, la sociedad AB ENZYMES OY present un recurso
de aclaracin y queja por defecto y nulidad de tramitacin.
10. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del
INDECOPI, mediante Resolucin No. 0383-2012/TPI-INDECOPI de 5 de marzo
de 2012, resolvi declarar improcedente el pedido de aclaracin de la
Resolucin No. 223-2012/TPI-INDECOPI de fecha 3 de febrero de 2012 ().
11. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del
INDECOPI, mediante la Resolucin No. 0746-2012/SC2-INDECOPI de 14 de
marzo de 2012, resolvi declarar improcedente la queja presentada.
12. La sociedad AB ENZYMES OY, present demanda contencioso administrativa
contra la Resolucin No. 223-2012/TPI-INDECOPI de fecha 3 de febrero de
2012.
13. El Sexto Juzgado Contencioso Administrativo Permanente de la Corte Superior
de Justicia de Lima, mediante sentencia denominada Resolucin No. diez,
resolvi declarar infundada la demanda presentada.
14. La sociedad AB ENZYMES OY present recurso de apelacin contra la
anterior sentencia.
15. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con
Subespecilidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima,
Repblica del Per, solicit una interpretacin Prejudicial al Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina.
B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

La demandante soporta la accin en los siguientes argumentos:

16. Manifiesta, que el artculo 36 de la Decisin 486 no establece limitacin o
restriccin alguna. Los nicos requisitos son: 1. Si se presenta dentro del
trmite, y 2. Si no constituye una ampliacin.
17. Sostiene, que la norma no establece que se deba presentar un recurso de
apelacin para seguir con el trmite de la solicitud inicial. La exigencia de
apelacin hace que se vulneren los siguientes principios: debido proceso,
informalismo, celeridad, conducta procedimental, buena fe, colaboracin de las
partes en un procedimiento, entre otros.
18. Indica, que establecer la apelacin como requisito de existencia y validez de
las solicitudes fraccionarias, es condicionarlas a lo que se resuelva en la
apelacin.
19. Agrega, que del artculo 36 se desprende que cada solicitud se tramita por
separado y de forma independiente a la solicitud inicial. Adems, se encuentra
sujeta a todas las exigencias aplicables a cualquier solicitud de patente.

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20. Que la norma estudiada dice en cualquier momento del trmite. Esto quiere
decir que las solicitudes fraccionarias pueden presentarse mientras dure el
trmite de segunda instancia administrativa. Esto quiere decir que tambin se
puede presentar en el plazo que se tiene para apelar. Se reitera que el trmite
de un procedimiento de solicitud de patentes es de dos instancias.
21. La Resolucin No. 0223-2012/TPI-INDECOPI, adolece de vicio de nulidad, ya
que no se encuentra motivada.
22. Adiciona, que la Resolucin No. 0223-2012/TPI-INDECOPI, deja a la sociedad
AB ENZYMES OY en indefensin, ya que la solicitud fraccionaria va a ser
superada por el estado de la tcnica.
C.

CONTESTACIN DE LA DEMANDA.

El INDECOPI contest la demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

23. Indica, que como quiera que la resolucin de primera instancia no fue
impugnada, el Tribunal deba denegar la solicitud fraccionaria de patente.
24. Sostiene, que la admisin de la solicitud fraccionaria de patente se encuentra
supeditada a la interposicin del recurso impugnatorio en el expediente
original. Si no es as la resolucin de primera instancia quedara en firme y
se rechazara la solicitud de patente presentada en su integridad incluyendo
el extremo que se pretende fraccionar. Es decir, la solicitud est supeditada a
que el proceso principal siga su trmite.
25. Argumenta, que la Resolucin No. 1240-2010/DIN-INDECOPI de 24 de
septiembre de 2010, qued consentida al no haberse impugnado. Ya que, la
impugnacin es un requisito indispensable para tramitar una solicitud
fraccionaria presentada durante el plazo para interponer recursos
administrativos.
26. Indica, que la expresin en cualquier momento significa que las solicitudes
tambin pueden ser presentadas mientras dure el trmite del recurso de
apelacin seguido ante la segunda instancia. En el presente caso, la solicitud
fraccionaria de patente no se present durante el trmite de segunda
instancia.
27. Adiciona, que si la demandante consideraba que no tena sustento para
plantear un recurso de apelacin debi con ms razn presentar su solicitud
fraccionaria antes del pronunciamiento de primera instancia a fin de permitir el
anlisis fraccionario de su solicitud original de patente.
28. Arguye, que la resolucin objeto de la demanda s se encuentra debidamente
motivada.
D.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

29. El Sexto Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia
de Lima, mediante sentencia signada como Resolucin No. Diez de 20 de junio
de 2013, declar infundada la demanda, argumentando que la solicitud
fraccionaria estaba condicionada a la interposicin de los recursos
administrativos.

E.

RECURSO DE APELACIN.
30. La sociedad AB ENZYMES OY, en el escrito de recurso de apelacin reiter
los argumentos expuestos en la demanda.

IV.

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

31. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar
por la va prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurdico de la
Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicacin uniforme en el territorio
de los Pases Miembros.

V.

NORMAS A SER INTERPRETADAS.

32. La corte consultante solicit la interpretacin prejudicial del artculo 36 de la
Decisin 486. Delimit su solicitud de la siguiente manera:
1-Cmo debe analizarse e interpretarse el artculo 36 de la
Decisin 486, respecto a la oportunidad en la que el solicitante de
una patente de invencin puede presentar una solicitud
fraccionaria.
2-Si luego de emitida la resolucin de primera instancia en el
trmite de la solicitud de patente de invencin, la admisin de la
solicitud fraccionaria se encuentra supeditada a la interposicin del
recurso administrativo correspondiente al expediente original.
33. Se har la interpretacin solicitada. A continuacin, se inserta el texto de la
norma a interpretar:
DECISIN 486
()
Artculo 36
El solicitante podr, en cualquier momento del trmite, dividir su solicitud
en dos o ms fraccionarias, pero ninguna de stas podr implicar una
ampliacin de la proteccin que corresponda a la divulgacin contenida en
la solicitud inicial.
La oficina nacional competente podr, en cualquier momento del trmite,
requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el
requisito de unidad de invencin.
Cada solicitud fraccionaria se beneficiar de la fecha de presentacin y, en
su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial.
En caso de haberse invocado prioridades mltiples o parciales, el
solicitante o la oficina nacional competente, indicar la fecha o fechas de
prioridad que corresponda a las materias que debern quedar cubiertas
por cada una de las solicitudes fraccionarias.

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A efectos de la divisin de una solicitud, el solicitante consignar los
documentos que fuesen necesarios para formar las solicitudes
fraccionarias correspondientes.
().
VI.

CONSIDERACIONES:
34. Procede el Tribunal a realizar la interpretacin prejudicial solicitada, para lo cual
se analizarn los siguientes aspectos:

A.

A.

La solicitud fraccionaria o divisional. Caractersticas y oportunidad.

B.

Motivacin de las resoluciones de la oficina de concesin de patentes.

LA SOLICITUD FRACCIONARIA O DIVISIONAL. CARACTERSTICAS Y

OPORTUNIDAD.
35. La sociedad AB ENZYMES OY solicit la patente de invencin NUEVAS
ENZIMAS, indicando que es una solicitud fraccionaria de la solicitud No.
1674-2006/OIN. La Direccin de Invenciones y Nuevas Tecnologas del
INDECOPI, mediante provedo de 26 de octubre de 2010 resolvi lo siguiente:
()
En el presente caso, se ha verificado que en el Expediente No. 16742006/OIN, se ha emitido la Resolucin No. 1240-2010/DIN-INDECOPI
de fecha 24 de septiembre de 2010, la cual ha quedado consentida, por
lo que el expediente no se encontraba en trmite en la fecha en que se
present la solicitud fraccionaria (19 de octubre de 2010), no siendo
posible admitir el fraccionamiento solicitado.
36. La sociedad demandante argument que para la solicitud fraccionaria el
artculo 36 de la Decisin 486 no establece restriccin alguna. Los nicos
requisitos son: 1. Que se presente dentro del trmite y 2. Que no constituya
una ampliacin. Indica, adems, que la norma no establece que se deba
presentar un recurso de apelacin para seguir con el trmite de la solicitud
fraccionaria.
37. El INDECOPI, por su parte, argumenta que la solicitud fraccionaria no se
present durante el trmite de segunda instancia. Se debi presentar durante
el trmite del recurso de apelacin; la impugnacin es un requisito
indispensable para tramitar una solicitud fraccionaria presentada durante el
plazo para interponer recursos administrativos.
38. La corte consultante realiz las siguientes preguntas:
1-Cmo debe analizarse e interpretarse el artculo 36 de la
Decisin 486, respecto a la oportunidad en la que el solicitante de
una patente de invencin puede presentar una solicitud
fraccionaria.
2-Si luego de emitida la resolucin de primera instancia en el
trmite de la solicitud de patente de invencin, la admisin de la

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solicitud fraccionaria se encuentra supeditada a la interposicin del
recurso administrativo correspondiente al expediente original.
39. En este escenario, el Tribunal determinar las caractersticas de las solicitudes
fraccionarias o divisionales, haciendo nfasis en la oportunidad de su
presentacin.
40. La solicitud fraccionaria est regulada en el artculo 36 de la Decisin 486. Del
texto normativo podemos destacar las siguientes caractersticas:
Concepto: es aquella solicitud que se desprende de otra ya presentada, con
el objeto de que se tramite de manera independiente de la inicialmente
radicada, generando con esto dos solicitudes diferentes con objetos y
trmites distintos.
Requisitos formales: Se debe presentar la solicitud correspondiente,
pagando las tasas respectivas y adjuntando los documentos pertinentes para
el trmite de la solicitud de patente, de conformidad con los parmetros que
determine la oficina nacional pertinente.
Limitaciones: slo se puede fraccionar la solicitud inicial si no se genera una
ampliacin de la proteccin contenida en la divulgacin de la solicitud inicial.
Si existiera una ampliacin no encajara en el supuesto de hecho para que
opere la solicitud fraccionaria, lo que implicara que se tramitar como una
nueva solicitud sin beneficiarse de la fecha de presentacin inicial.
Ventajas: La solicitud fraccionaria se beneficiar de la fecha de presentacin
de la solicitud inicial, o de la fecha de prioridad cuando se haya reivindicado
en la solicitud inicial. Si se reivindican varias fechas de prioridad, el
solicitante deber indicar claramente cul de ellas corresponde a cada una
de las materias de las solicitudes fraccionarias. En este punto el Manual para
el Examen de Solicitudes de Patentes de Invencin en las Oficinas de
Propiedad Industrial de los Pases Miembros de la Comunidad Andina,
expresa lo siguiente:
Si se ha reclamado prioridad mltiple el solicitante debe indicar cul
corresponde a cada una de las solicitudes fraccionarias1.
Clases: Se podran diferenciar dos clases de conformidad con la iniciativa de
presentacin. 1. A iniciativa del solicitante: es aquella que nace de la propia
decisin del solicitante; por su conveniencia decide fraccionar la solicitud. 2. A
iniciativa de la oficina de patentes: si una vez examinada la solicitud, la
oficina considera que no se cumple el requisito de unidad de invencin, podr
en cualquier momento del trmite solicitar que se presente una solicitud
fraccionaria. Sobre la unidad de la invencin el Tribunal ha expresado lo
siguiente:
Para determinar la unidad de la invencin, la doctrina ha sealado
que se entender que existe tal unidad an cuando la solicitud
contenga reivindicaciones independientes de distintas categoras,
siempre que dichas reivindicaciones estn vinculadas y formen
1

Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invencin en las Oficinas de Propiedad

Industrial de los Pases Miembros de la Comunidad Andina. Documento preparado por la Oficina
Internacional de la OMPI. 2004, pg. 91.

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parte de un mismo conjunto inventivo o concepcin inventiva. Se
entender que hay unidad de la invencin en las solicitudes que
contengan reivindicaciones independientes en las siguientes
combinaciones, sin que esta lista sea limitativa:
a) Un producto y un procedimiento para la fabricacin de dicho
producto.
b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en
prctica de ese procedimiento.
c) Un producto, un procedimiento para la fabricacin de dicho
producto y un aparato o medio para la puesta en prctica de
ese procedimiento. (Interpretacin Prejudicial de 22 de junio de
2011, expedida en el marco del proceso 031-IP-2011).
Oportunidad: Este punto es fundamental para resolver las cuestiones que
plantea el juez consultante. La norma comunitaria afirma que la solicitud
fraccionaria se puede presentar en cualquier momento del trmite. La
pregunta obligada es: qu es el trmite? El trmite de concesin de patente
son todas aquellas etapas administrativas que se deben surtir en la agencia
respectiva, que comienza con la solicitud y termina con el acto administrativo
en firme que la concede o la deniega. Es importante advertir que un acto
administrativo queda en firme cuando vence el trmino para presentar
recursos y no se interponen, o cuando presentados los recursos previstos en
la legislacin nacional se resuelven mediante un acto administrativo.
Esto quiere decir que mientras no est en firme el acto administrativo que
concede o deniegue la solicitud, el peticionario puede presentar la peticin
fraccionaria y la oficina tiene el deber de tramitarla. Si se presenta en el
trmino para interponer recursos, esto quiere decir que el trmite no haba
concluido y, por lo tanto, que la solicitud fue radicada oportunamente. Una
cosa es la solicitud fraccionaria y otra es el recurso respectivo. Si no se
presentaran los recursos, el acto administrativo en relacin con la primera
solicitud quedara en firme, pero la oficina nacional debera tramitar la
solicitud fraccionaria como una solicitud independiente.
41. La corte consultante deber determinar si la solicitud fraccionaria para
NUEVAS ENZIMAS fue presentada cuando el trmite de la solicitud de
patente inicial estaba en curso, de conformidad con lo expresado en los
prrafos precedentes.
A. MOTIVACIN DE LAS RESOLUCIONES DE LA OFICINA DE CONCESIN
DE PATENTES.
42. La demandante argument que la Resolucin No. 0223-2012/TPI-INDECOPI,
adolece de vicio de nulidad, ya que no se encuentra motivada. El INDECOPI
sostuvo que la resolucin s se encuentra motivada.
43. De conformidad con lo anterior, el Tribunal abordar el tema de la motivacin
de las resoluciones de la oficina de concesin de patentes. Para esto reitera lo
expresado en la Interpretacin Prejudicial de 4 de octubre de 2006, expedida
en el marco del proceso 139-IP-2006:

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El artculo 48 de la Decisin 486, condiciona el acto por medio del cual se
concede o se deniega la patente, al resultado del examen definitivo de
patentabilidad. Es decir, el acto administrativo de concesin o denegacin de
patente debe dar cuenta del examen definitivo de patentabilidad, concediendo
la patente si dicho examen fue favorable, negando la patente si fue
desfavorable, y concediendo la patente en relacin con algunas de las
reivindicaciones si el examen fue parcialmente favorable.
Si bien el artculo 48 de la Decisin 486 no establece expresamente que el
acto que concede o deniega la patente de invencin deba ser suficientemente
motivado, al hacer depender dicho acto del examen definitivo de patentabilidad
igualmente, genera el efecto de que el acto no se presente sin ningn sustento
o motivacin, sino que sea una consecuencia del resultado del examen
definitivo de patentabilidad y, en efecto, adecuadamente motivado. Por lo
tanto, el acto administrativo que conceda o niegue una patente deber dar
cuenta del examen definitivo anotado, el cual puede estar sustentado en
opiniones de expertos u organismos tecnolgicos idneos de conformidad con
el artculo 46 de la misma Decisin 486.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,
CONCLUYE
PRIMERO:

La norma comunitaria afirma que la solicitud fraccionaria se puede

presentar en cualquier momento del trmite. La pregunta obligada es:
qu es el trmite? El trmite de concesin de patente consiste en
todas aquellas etapas administrativas que se deben surtir en la oficina
respectiva, que comienza con la solicitud y termina con el acto
administrativo en firme que la concede o la deniega. Es importante
advertir que un acto administrativo queda en firme cuando vence el
trmino para presentar recursos y no se interponen, o cuando
presentados los recursos previstos en la legislacin nacional se
resuelven mediante un acto administrativo.
Esto quiere decir que mientras no est en firme el acto administrativo
que concede o deniegue la solicitud, el peticionario puede presentar la
peticin fraccionaria y la oficina tiene el deber de tramitarla. Si se
presenta en el trmino para interponer recursos, esto quiere que decir el
trmite no haba concluido y, por lo tanto, que la solicitud fue radicada
oportunamente. Una cosa es la solicitud fraccionaria y otra es el recurso
respectivo. Si no se presentaran los recursos, el acto administrativo en
relacin con la primera solicitud quedara en firme, pero la oficina
nacional debera tramitar la solicitud fraccionaria como una solicitud
independiente.
La corte consultante deber determinar si la solicitud fraccionaria para
NUEVAS ENZIMAS fue presentada cuando el trmite de la solicitud
de patente inicial estaba en curso, de conformidad con lo expresado en
los prrafos precedentes.

SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artculo 48 de la Decisin 486 de la

Comisin de la Comunidad Andina, el acto que conceda o deniegue una
patente de invencin debe dar cuenta del examen definitivo de
patentabilidad y, por lo tanto, presentarse debidamente motivado.

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De conformidad con el artculo 35 del Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia de

la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso
interno N 03000-2012-0-1801-JR-CA-06, deber adoptar la presente interpretacin.
Asimismo, deber dar cumplimiento a las previsiones contenidas en el prrafo tercero
del artculo 128 del Estatuto vigente.
Notifquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remtase copia a la
Secretara General de la Comunidad Andina, para su publicacin en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo

PRESIDENTA

Cecilia Luisa Aylln Quinteros

MAGISTRADA

Jos Vicente Troya Jaramillo

MAGISTRADO

Luis Jos Diez Canseco Nez

MAGISTRADO

Gustavo Garca Brito

SECRETARIO

PROCESO 102-IP-2014