TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 02-IP-2011
Interpretacin prejudicial de los artculos 134 y 136 literal a) de
la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, con
fundamento en la consulta solicitada por la Segunda Sala del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, Repblica
del Ecuador; y, de oficio, de los artculos 136 literal h), 224 y 228
de la misma normativa. Marca: VALVIREX (denominativa). Actor:
SOCIEDAD THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED. Expediente
Interno N 12634-LLM.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 16 das
del mes de marzo del ao dos mil once, procede a resolver la solicitud de Interpretacin
Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
de Quito, Repblica del Ecuador.
VISTOS:
Que, la solicitud de interpretacin prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos
comprendidos en el artculo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, as como con las exigencias del artculo 33 del Tratado de Creacin, por lo que,
su admisin a trmite fue considerada procedente en el auto emitido el 03 de febrero
de 2011.
I.

ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentacin allegada estima procedente destacar

como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo
siguiente:
II.

LAS PARTES.

Demandante:

SOCIEDAD THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED.

Demandados:

PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD

INTELECTUAL (IEPI).
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, de la Repblica del
Ecuador.

Tercero interesado: SOCIEDAD PRODUCTOS GUTIS S.A.

III.

DATOS RELEVANTES

A.

HECHOS.

THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED es legtima titular de las marcas VALTREX

(denominativa) y VALTREX (mixta), en la Clase 5 de la Clasificacin Internacional de

-2-

Niza, registradas con ttulo N 4212-94, de 5 de diciembre de 1994, y ttulo 2217-96, de

13 de noviembre de 1996, respectivamente.
El 23 de octubre de 2001, PRODUCTOS GUTIS S.A., solicit el registro del signo
VALVIREX (denominativo) para identificar productos de la Clase 5. Dicha solicitud fue
admitida a trmite por la Direccin Nacional de Propiedad Intelectual bajo el nmero
118377-01.
El 31 de mayo de 2002, la Direccin Nacional de Propiedad Industrial, mediante
Resolucin N 17464-02, concedi el registro del signo solicitado VALVIREX
(denominativo) a nombre de PRODUCTOS GUTIS S.A.
El 30 de abril de 2003, WELLCOME FOUNDATION LIMITED, interpuso recurso de
revisin extraordinario ante el Comit de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones
Vegetales.
El 15 de noviembre de 2004, el Comit de Propiedad Intelectual, Industrial y
Obtenciones Vegetales, resolvi el recurso de revisin extraordinario ratificando la
Resolucin N 17464-02 emitida por la Direccin Nacional de Propiedad Industrial.
B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

La demandante The Wellcome Foundation Limited manifiesta que:

El uso intensivo de la marca VALTREX (denominativa y mixta) ha producido una
difusin amplia y viene siendo comercializada en el Ecuador desde hace varios aos,
caracterizndose siempre por la calidad del producto, alcanzando un importante
posicionamiento y liderazgo en lo referente a ventas de los diferentes productos
farmacuticos.
El consumidor al observar la marca notoria VALTREX (denominativa y mixta), la asocia
directamente con la empresa WELLCOME FOUNDATION LIMITED, y al ser un signo
notorio, goza de una proteccin especial, tal como lo expresa la Decisin 486 de la
Comisin de la Comunidad Andina en los artculos 224, 225 y 226.
WELLCOME FOUNDATION LIMITED tiene derechos adquiridos, constituyendo mejor
derecho frente a la solicitud posterior de PRODUCTOS GUTIS S.A. que debi ser
negada de oficio por la autoridad marcaria.
Ambos signos protegen exactamente los mismos productos, dentro de la misma Clase
5, lo que determina un inevitable riesgo de confusin y asociacin.
C.

CONTESTACIN DE LA DEMANDA.

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), de acuerdo

al informe presentado por la consultante, manifiesta lo siguiente:
Niega pura y llanamente los fundamentos de hecho y derecho de la demanda.
Alega legitimidad del acto administrativo impugnado e improcedencia de la demanda.

-3-

Impugna la prueba que llegare a presentar la demandante en todo cuanto tuviere de

ilegal e improcedente.
Afirma la legalidad y total validez de la resolucin impugnada.
El Procurador General del Estado de la Repblica del Ecuador, de acuerdo al
informe presentado por la consultante, seala Casilla Judicial N 1200 para recibir
notificaciones.
El tercero interesado, Productos Gutis S.A., manifiesta lo siguiente:
No existe similitud visual, auditiva o grfica entre el signo solicitado VALVIREX
(denominativo) y las marcas registradas VALTREX (denominativa y mixta). Las letras
que establecen la diferencia, T, V e I, le dan al signo solicitado VALVIREX
(denominativo) singularidad, permitiendo que tanto visualmente como al pronunciarlo se
establezcan diferencias que le caracterizan e individualizan.
En el campo auditivo, ambas presentan sonidos diferentes, debido a las tres letras, por
lo cual no existe confusin, siendo que los signos confrontados se distinguen totalmente
entre s.
La marca registrada VALTREX (denominativa y mixta) est constituida slo por una
combinacin de letras, por lo que es una de las formas dbiles de existencia de marcas.
El signo solicitado VALVIREX (denominativo) pretende amparar productos de la Clase 5
que slo pueden ser distribuidos bajo prescripcin mdica y por tanto en ningn caso
cualquier persona puede tener acceso a l, ya que slo los mdicos pueden recetarlo.
IV.

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la

va prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurdico de la Comunidad
Andina, con el fin de asegurar su aplicacin uniforme en el territorio de los cuatro
Pases Miembros.
V.

NORMAS DEL ORDENAMIENTO

INTERPRETADAS.

JURDICO

COMUNITARIO

SER

El Juez Consultante solicita la Interpretacin Prejudicial de los artculos 134, 135,

literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisin 486.
Sin embargo, este Tribunal no considera pertinente la interpretacin del artculo 135 al
presente caso. Adicionalmente, de oficio, el Tribunal interpretar los artculos 136 literal
h), 224 y 228 de la mencionada normativa.
A continuacin, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:
DECISIN 486
()

-4-

Artculo 134
A efectos de este rgimen constituir marca cualquier signo que sea apto
para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrn registrarse
como marcas los signos susceptibles de representacin grfica. La
naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en
ningn caso ser obstculo para su registro.
Podrn constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinacin de palabras;
b) las imgenes, figuras, smbolos, grficos, logotipos, monogramas,
retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
c) los sonidos y los olores;
d) las letras y los nmeros;
e) un color delimitado por una forma, o una combinacin de colores;
f)

la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinacin de los signos o medios indicados en los

apartados anteriores.
()
Artculo 136
No podrn registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el
comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular
cuando:
a)

sean idnticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada

para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o
servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso
de la marca pueda causar un riesgo de confusin o de asociacin;

()
h)

()

constituyan una reproduccin, imitacin, traduccin, transliteracin o

transcripcin, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente
conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso
fuese susceptible de causar un riesgo de confusin o de asociacin
con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento
injusto del prestigio del signo; o la dilucin de su fuerza distintiva o de
su valor comercial o publicitario.

-5-

Artculo 224
Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese
reconocido como tal en cualquier Pas Miembro por el sector pertinente,
independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho
conocido.
()
Artculo 228
Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomar en
consideracin entre otros, los siguientes factores:
a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente
dentro de cualquier Pas Miembro;
b) la duracin, amplitud y extensin geogrfica de su utilizacin, dentro o
fuera de cualquier Pas Miembro;
c) la duracin, amplitud y extensin geogrfica de su promocin, dentro o
fuera de cualquier Pas Miembro, incluyendo la publicidad y la
presentacin en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o
servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversin efectuada para promoverlo, o para promover
el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que
respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano
internacional como en el del Pas Miembro en el que se pretende la
proteccin;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una
franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
i)

la existencia de actividades significativas de fabricacin, compras o

almacenamiento por el titular del signo en el Pas Miembro en que se
busca proteccin;

j)

los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigedad de cualquier registro o solicitud de registro

del signo distintivo en el Pas Miembro o en el extranjero.
().

-6-

VI. CONSIDERACIONES.
Procede el Tribunal a realizar la interpretacin prejudicial solicitada, para lo cual se
analizarn los siguientes aspectos:
A.

Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

B.

La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusin y/o de

asociacin. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

C.

Comparacin entre signos denominativos.

D.

Comparacin entre signos denominativos y mixtos.

E.

Las marcas farmacuticas. Partculas de uso comn en la conformacin de dichas

marcas. La marca dbil.

F.

La marca notoriamente conocida y su prueba.

A.

CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS

MARCAS.

En el procedimiento administrativo interno, se resolvi conceder el registro del signo

denominativo VALVIREX en la Clase 05 de la Clasificacin Internacional. Por tal
motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.
Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido
emitidas por este Honorable Tribunal, se debe efectuar la determinacin de los
requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los
siguientes pronunciamientos:

Interpretacin Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006. Marca:

TRANSPACK, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1451,
de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N
2003-0044.

Interpretacin Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: USA

GOLD, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1421, de 03 de
noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N
2004-0427.

En las anteriores providencias se concluy lo siguiente:

Un signo puede registrarse como marca si rene los requisitos de
distintividad y susceptibilidad de representacin grfica y, adems, si el signo
no est incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad sealadas en
los artculos 135 y 136 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad
Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera
de los sentidos.
Es importante advertir que el literal a) del artculo 135 de la Decisin 486, eleva a causal
absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del

-7-

artculo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de

distintividad, de susceptibilidad, de representacin grfica o de perceptibilidad.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad est consagrada de
manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artculo 135, literal b). La
distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrnseca, mediante la cual se
determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en
el mercado. Y 2) distintividad extrnseca, mediante la cual se determina la capacidad del
signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
Este ltimo aspecto, tiene que ver con la causal relativa contenida en el artculo 136,
literal a), que analizaremos en el siguiente acpite.
B.

LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO

DE CONFUSIN Y/O DE ASOCIACIN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE
SIGNOS DISTINTIVOS.

En el procedimiento administrativo interno se argument que el signo solicitado

VALVIREX (denominativo) es confundible con la marca registrada VALTREX
(denominativa y mixta). Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de
signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos.
1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

El literal a) del artculo 136 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina,

consagra una causal de irregistrabilidad relacionada especficamente con el requisito de
distintividad. Establece, que no son registrables los signos que sean idnticos o se
asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un
tercero, en relacin, con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusin y/o de
asociacin.
Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la
doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusin y/o de asociacin.
Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el
objetivo de proteger los signos distintivos segn su grado de notoriedad. 1
1

PACN, Ana Mara, LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA
ECONOMA GLOBALIZADA. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artculo manifiesta lo siguiente:
La realidad econmica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser
empleada en la promocin de productos o servicios distintos. La creacin de esta imagen no es casual,
sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a
los que se ven expuestos estos signos son: dilucin del valor atractivo de la marca, uso parasitario de
las representaciones positivas que condensa el signo, utilizacin de la marca para productos o
servicios distintos de forma que pueda daarse las asociaciones positivas que la marca suscita.
De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, slo el
primero (dilucin del valor atractivo de la marca) era merecedor de una proteccin ampliada. Para ello
la marca deba revestir determinadas caractersticas, entre las cuales, era relevante la implantacin del
signo en prcticamente la totalidad del pblico de los consumidores. Se cuestion entonces si slo este
tipo de marcas deban merecer una proteccin contra los otros riesgos sealados. La conclusin a la
que se lleg fue que el fundamento comn a estos riesgos, no era tanto la gran implantacin que goza
el signo en el trfico econmico, sino la reputacin que condensa la marca, de la cual se hace un uso
parasitario o se trata de daar negativamente. Surgen entonces los trminos marca renombrada,
marca de alta reputacin para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputacin
y prestigio que lo hace merecedor de una proteccin ms all de la regla de la especialidad.

-8-

Sobre el riesgo de confusin y/o de asociacin, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

El riesgo de confusin es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un
producto piense que est adquiriendo otro (confusin directa), o que piense
que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente
posee (confusin indirecta).
El riesgo de asociacin es la posibilidad de que el consumidor, que aunque
diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al
adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una
relacin o vinculacin econmica. (Proceso 70-IP-2008. Interpretacin
Prejudicial del 2 de julio de 2008, publicada en Gaceta oficial del Acuerdo de
Cartagena N 1648, de 21 de agosto de 2008).
Segn la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que
no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estara atentando contra el
inters del titular de la marca anteriormente registrada, as como el de los
consumidores. Dicha prohibicin, contribuye a que el mercado de productos y servicios
se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al
realizar la eleccin de los productos o servicios que desea adquirir.
Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si
entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si
esto es capaz de generar confusin o asociacin entre los consumidores. De la
conclusin a que se arribe, depender la registrabilidad o no del signo.
La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes mbitos:
La similitud ortogrfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a
compararse. La sucesin de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el nmero de
slabas, las races o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusin.
La similitud fontica. Se da por la coincidencia en las races o terminaciones, y
cuando la slaba tnica en las denominaciones comparadas es idntica o muy difcil de
distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para
determinar una posible confusin.
La similitud ideolgica. Se configura entre signos que evocan una idea idntica o
semejante.
2.

Reglas para el cotejo marcario.

La Autoridad Nacional competente, deber proceder al cotejo de los signos en conflicto,

aplicando para ello los siguientes parmetros:

La comparacin, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman

el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visin de
conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortogrfica, auditiva e ideolgica.

En la comparacin, se debe emplear el mtodo del cotejo sucesivo, es decir, se

debe analizar un signo y despus el otro. No es procedente realizar un anlisis

-9-

simultneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino

que lo hace en diferentes momentos.

Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas

ltimas es donde se percibe el riesgo de confusin o de asociacin.

Al realizar la comparacin, es importante tratar de colocarse en el lugar del

presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es
determinar cmo el producto o servicio es captado por el pblico consumidor.

Los anteriores parmetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas

Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006.
Marca: GUDUPOP, publicado en la Gaceta Oficial N 1370, de 14 de julio de 2006. Y
Proceso 62-IP-2006. Marca: DK, publicado en la Gaceta Oficial N 1370, de 14 de julio
de 2006.
C.

COMPARACIN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS.

En el proceso interno se debe proceder a la comparacin entre el signo solicitado

VALVIREX (denominativo) y la marca registrada VALTREX (denominativa). Por tal
motivo, es necesario abordar el tema de la comparacin entre signos denominativos.
Las marcas denominativas se conforman por una o ms letras, nmeros, palabras que
forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras
pueden provenir del idioma espaol o de uno extranjero, como de la inventiva de su
creador, es decir, de la fantasa; cabe indicar que la denominacin permite al
consumidor solicitar el producto o servicio a travs de la palabra, que impacta y
permanece en la mente del consumidor.
Al momento de realizar la comparacin entre dos signos denominativos, el examinador
debe tomar en cuenta los siguientes criterios:

Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad

fontica. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las slabas o letras que
poseen una funcin diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudara a
entender cmo el signo es percibido en el mercado.

Se debe igualmente precisar acerca de la slaba tnica de los signos a comparar,

ya que si ocupa la misma posicin, es idntica o muy difcil de distinguir, la
semejanza entre los signos podra ser evidente.

Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la

denominacin.

Se debe determinar el elemento que impacta de una manera ms fuerte en la

mente del consumidor, porque esto mostrara cmo es captada la marca en el
mercado.

En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando este criterio, debe establecer el
riesgo de confusin y/o de asociacin que pudiera existir entre el signo solicitado
VALVIREX (denominativo) y la marca registrada VALTREX (denominativa).

- 10 -

D.

COMPARACIN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS.

En el proceso interno se debe proceder a la comparacin entre el signo solicitado

VALVIREX (denominativo) y la marca registrada VALTREX (mixta). Por tal motivo, es
necesario abordar el tema de la comparacin entre signos denominativos y mixtos.
El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno grfico; el primero se
compone de una o ms palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un
significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son
percibidos a travs de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y
llamarse de diferentes formas: emblemas2, logotipos3, conos, etc.
Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya
que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente
solicita el producto o servicio a travs de la palabra o denominacin contenida en el
conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso,
puede suceder que el elemento predominante sea el elemento grfico, que por su
tamao, color, diseo y otras caractersticas, pueda causar mayor impacto en el
consumidor.
El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto:
La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del
elemento nominativo como el grfico, como uno solo. Cuando se otorga el
registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus
elementos por separado. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N 821 del 1 de agosto de 2002, diseo
industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La
doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento
denominativo de la marca mixta suele ser el ms caracterstico o
determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las
palabras, las que por definicin son pronunciables, lo que no obsta para
que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento grfico,
teniendo en cuenta su tamao, color y colocacin, que en un momento
dado pueden ser definitivos. El elemento grfico suele ser de mayor
importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando
consiste simplemente en un dibujo abstracto. (Proceso 26-IP-98,
Interpretacin prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N 410 de 24 de febrero de 1999). (Proceso N 129-IP-2004.
Interpretacin Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1158, de 17 de enero de
2005).
El Juez Consultante deber determinar el elemento caracterstico del signo mixto y,
posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.
2

El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa grficamente cualquier ser u
objeto, y desde luego puede ser registrado como marca. OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS,
Editorial Lexis Nexis, Abeledo Perrot, pg. 33, Buenos Aires Argentina, 2002.
Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; El logotipo es un grfico
que le sirve a una entidad o un grupo de personas para representarse. Los logotipos suelen encerrar indicios y
smbolos acerca de quienes representan. Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo

- 11 -

Si el elemento determinante en un signo mixto es el grfico, en principio, no habra

riesgo de confusin. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deber
realizarse de conformidad con las reglas para la comparacin entre signos
denominativos.
En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando el anterior criterio, debe
establecer el riesgo de confusin que pudiera existir entre entre el signo solicitado
VALVIREX (denominativo) y la marca registrada VALTREX (mixta).
E.

LAS MARCAS FARMACUTICAS. PARTCULAS DE USO COMN EN LA

CONFORMACIN DE DICHAS MARCAS. LA MARCA DBIL.

En el presente caso, los signos en conflicto amparan productos de la Clase 05 de la

Clasificacin Internacional de Niza. Por lo tanto, es pertinente tratar el examen de los
signos que distinguen productos farmacuticos.
El examen de estos signos merece una mayor atencin en procura de evitar la
posibilidad de confusin entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el
examinador aplique un criterio ms riguroso.
A tal propsito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:
Lo que se trata de proteger evitando la confusin marcaria, es la salud del
consumidor, quien por una confusin al solicitar un producto y por la
negligencia del despachador, puede recibir uno de una fontica semejante
pero que difiera de su composicin y finalidad. Si el producto solicitado
est destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento
amebtico (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas.
Hay que tomar en consideracin lo que se viene denominando en nuestros
Pases sobre la cultura curativa personal, segn la cual un gran nmero
de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio
publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuacin de un
tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reaccin
diferente frente al mismo frmaco, y sin embargo la automedicacin puede
llevar al momento de la adquisicin del producto a un error o confusin por
la similitud entre los dos signos.
El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas
farmacuticas ha sido reiterado en varias sentencias. As, en el Proceso
30-IP-2000, se estableci lo siguiente:
Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas
farmacuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y
anlisis ms prolijo evitando el registro de marcas cuya denominacin
tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor
solicite un producto confundindose con otro, lo que en determinadas
circunstancias puede causar un dao irreparable a la salud humana, ms
an tomando en consideracin que en muchos establecimientos, aun
medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta mdica y con el
solo consejo del farmacutico de turno.

- 12 -

Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta lnea de rigurosidad del

examen o comparacin de dos signos que amparen productos
farmacuticos, en la conclusin tercera, el Tribunal expres:
Respecto de los productos farmacuticos, resulta de gran importancia
determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos
corresponden a productos de delicada aplicacin, que pueden causar
daos irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable
en estos casos es aplicar, al momento del anlisis de las marcas
confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales
confusiones en el pblico consumidor dada la naturaleza de los productos
con ellas identificadas". (Proceso N 68-IP-2001. Interpretacin Prejudicial
de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N 765, de 27 de febrero de 2002).
Este razonamiento se basa en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es
de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacuticos
no suelen ser especializadas en temas qumicos ni farmacuticos y, por lo tanto, son
ms susceptibles de confusin al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta
al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en
cuestin es la poblacin consumidora de productos farmacuticos y, que adems, va a
utilizar el producto dentro del mbito de su hogar sin asistencia tcnica permanente.
Como quiera que en el presente caso los signos en conflicto contienen las partculas
VAL- y -REX, es preciso que el Juez Consultante determine si dichas partculas son de
uso comn en la Clase 05 de la Clasificacin Internacional de Niza, para posteriormente
realizar el cotejo de los signos en conflicto.
Las marcas farmacuticas frecuentemente se confeccionan con la conjuncin de
elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algn poder evocativo
(prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las
propiedades del producto, sus principios activos, su uso teraputico, etc. Por lo tanto,
ningn competidor en el mercado puede apropiarse de tal partcula comn.
El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partculas de uso
comn puedan ser utilizadas por el pblico en general 4. En este sentido, los signos que
contengan dichas partculas sern considerados marcariamente dbiles.
Por lo tanto, las partculas de uso comn que conforman marcas farmacuticas no
deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusin, siendo sta una
circunstancia de excepcin a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse
atendiendo a una simple visin de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el
todo prevalece sobre sus componentes.

Dentro del tema Jorge Otamendi seala que:

El titular de una marca con un elemento de uso comn sabe que tendr que coexistir con las marcas
anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe tambin que siempre existir entre las
marcas as configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partculas coparticipadas
insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendr efectos sobre el criterio que se
aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso comn son marcariamente
dbiles. OTAMENDI Jorge. DERECHO DE MARCAS. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina,
2002. Pg. 191.

- 13 -

De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante deber determinar si las partculas

VAL- y -REX son de uso comn en la Clase 05, para as establecer el riesgo de
confusin que pudiera presentarse en el pblico consumidor.
G.

LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y SU PRUEBA.

En el presente caso, la demandante The Wellcome Foundation Limited argument que

su marca registrada VALTREX (denominativa y mixta) es notoriamente conocida. Por
lo tanto, el Tribunal se referir a la marca notoriamente conocida y a la prueba de su
notoriedad.
1.

Definicin.

La Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, le dedica al tema de los

signos notoriamente conocidos un acpite especial. En efecto, en el Ttulo XII, artculos
224 a 236, establece la regulacin de los signos notoriamente conocidos.
En dicho Ttulo, no slo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que
se ampla el mbito de regulacin a todos los signos notoriamente conocidos.
El artculo 224, consagra una definicin del signo distintivo notoriamente conocido. De
ste se pueden desprender las siguientes caractersticas:

Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector
pertinente.
El artculo 230 establece qu se debe entender por sector pertinente:
Se considerarn como sectores pertinentes de referencia para
determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:
a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o
servicios a los que se aplique;
b) las personas que participan en los canales de distribucin o
comercializacin del tipo de productos o servicios a los que se
aplique; o,
c) los crculos empresariales que actan en giros relativos al tipo de
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se
aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastar que sea
conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales
anteriores.

Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los cuatro Pases Miembros.

La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

- 14 -

2.

Proteccin.

a. En relacin con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y

efectivo de la marca.
El Tribunal, ha establecido que la proteccin de la marca notoria va ms all de los
principios bsicos de especialidad y territorialidad. En relacin con la regulacin que
establece la Decisin 486, la proteccin de los signos notoriamente conocidos, se da de
una manera an ms amplia.
En efecto, en relacin con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y
efectivo de la marca, el Ttulo XII de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad
Andina, junto con el artculo 136, literal h), de la misma Decisin, conforman el conjunto
normativo que consagra la proteccin del signo notoriamente conocido.
El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el
examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo
notoriamente conocido, establecer, de conformidad con el artculo 136, literal h)
mencionado, el riesgo de asociacin, el de uso parasitario y el de dilucin,
independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idntico o
similar a la marca notoria.
En cuanto al principio de territorialidad, es preciso sealar que de la propia definicin
que trae el artculo 224 de la Decisin 486, se desprende que no se negar la calidad
de notorio al signo que no lo sea en el Pas Miembro donde se solicita la proteccin;
basta con que sea notorio en cualquiera de los Pases Miembros.
Y que, de conformidad con lo establecido en el artculo 229, literal a), no se negar la
calidad de notorio y su proteccin por el slo hecho de que no se encuentre registrado o
en trmite de registro en el Pas Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo
puede ser protegido como notorio as no se encuentre registrado en el respectivo Pas
Miembro y, en consecuencia, se brinda proteccin a los signos que alcancen el carcter
de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.
Igualmente, la proteccin que otorga la Decisin 486 a la marca notoria va ms all de
la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la
cancelacin del registro de la marca por no uso. En efecto, el artculo 229, literal b),
dispone que no se negar el carcter de notorio de un signo por el slo hecho de que
no se haya usado o no se est usando para distinguir productos o servicios, o para
identificar actividades o establecimientos en el Pas Miembro.
La finalidad de dicha disposicin, es evitar que los competidores se aprovechen del
esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructen el prestigio
ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no est siendo usada
en el respectivo Pas Miembro, contina siendo notoria en otros Pases. Se advierte, sin
embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deber atender a criterios diferentes
al del uso del signo en el mercado, ya que deber dar cumplimiento a lo indicado en el
artculo 228 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina.

- 15 -

b.

En relacin con los diferentes riesgos en el mercado.

En relacin con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos
distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se
ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusin y el de asociacin.
Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el
objetivo de proteger los signos distintivos segn su grado de notoriedad. La Decisin
486 atendiendo dicha lnea, ha ampliado la proteccin de los signos notoriamente
conocidos, consagrando cuatro riesgos. De conformidad con los artculos 136, literal h),
y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusin, el de asociacin, el de
dilucin y el de uso parasitario.5
El riesgo de confusin, es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto
piense que est adquiriendo otro (confusin directa), o que piense que dicho producto
tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusin indirecta).
El riesgo de asociacin, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie
las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el
generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relacin o vinculacin
econmica.
El riesgo de dilucin, es la posibilidad de que el uso de otros signos idnticos o
similares, cause el debilitamiento de la altsima capacidad distintiva que el signo
notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que
no tengan ningn grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente
conocido.
Y, por ltimo, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor
parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente
conocidos, aunque la accin se realice sobre productos o servicios, que no tengan
ningn grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 6
En relacin con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente
conocidos de lo siguiente:
Evitar que el pblico consumidor, caiga en error, al adquirir determinado
producto pensando que est adquiriendo otro.
Evitar que el pblico consumidor, caiga en error, en relacin con el origen
empresarial del signo notoriamente conocido.
Evitar que el pblico consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas
productoras tiene algn grado de vinculacin.
Sobre el riesgo de dilucin, que por lo general ha estado ligado con la proteccin de la
marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente:

Sobre el tratamiento que la Decisin 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA,
Marcelo La Marca Renombrada en el Actual Rgimen Comunitario Andino de Propiedad Intelectual, en
revista Foro No. 6, II semestre, Universidad Andina Simn Bolvar, Quito, Ecuador.
Proceso N 96-IP-2009. Interpretacin Prejudicial de 12 de noviembre de 2009.

- 16 -

En efecto, la proteccin frente al riesgo de dilucin se proyecta sobre las

conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de
perjudicar la posicin competitiva de su legitimo titular mediante el
debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a travs de la
propia eficiencia.7
Por ltimo, en relacin con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo
notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de
terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se
amparen. Lo expuesto, est ligado a la funcin publicitaria de la marca, pero se
diferencia del riesgo de dilucin en que la finalidad del competidor parasitario es
nicamente un aprovechamiento de la reputacin, sin que sea necesario que se
presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente
conocida.
Sobre el tema la doctrina ha manifestado:
El propsito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la
similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y
sin provocar falsa representacin alguna respecto del origen, sirve para
establecer una relacin intelectual que atrae la atencin del pblico
consumidor de forma superior a la que alcanzara con el empleo de un signo
renombrado; o bien la semejanza depara la transmisin consciente o
inconsciente de la reputacin que simboliza el signo pese a la falta de
semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos
casos la apropiacin aprovecha los esfuerzos publicitarios del legtimo titular o
el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo. 8
3. Prueba.
El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por
quien lo alega, a travs de prueba hbil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente,
segn sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la
autoridad nacional competente, con base en el artculo 228 de la Decisin 486, para que
se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta,
entre otros:

a)

el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente

dentro de cualquier Pas Miembro;

b)

la duracin, amplitud y extensin geogrfica de su utilizacin, dentro o

fuera de cualquier Pas Miembro;

c)

la duracin, amplitud y extensin geogrfica de su promocin, dentro o

fuera de cualquier Pas Miembro, incluyendo la publicidad y la
presentacin en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o
servicio, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

MONTEAGUDO, MONTIANO, LA PROTECCIN DE LA MARCA RENOMBRADA. Ed. Civitas, Madrid

Espaa, 1995. Pg. 283.
Ibdem. Pg. 247.

- 17 -

d)

el valor de toda inversin efectuada para promoverlo, o para promover el

establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e)

las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que

respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano
internacional como en el del Pas Miembro en el que se pretende la
proteccin;

f)

el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g)

el valor contable del signo como activo empresarial;

h)

el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una

franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i)

la existencia de actividades significativas de fabricacin, compras o

almacenamiento por el titular del signo en el Pas Miembro en que se
busca proteccin;

j)
k)

los aspectos del comercio internacional; o,

la existencia y antigedad de cualquier registro o solicitud de registro del
signo distintivo en el Pas Miembro o en el extranjero.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

C O N C L U Y E:
PRIMERO:

Un signo puede registrarse como marca si rene los requisitos de

distintividad y susceptibilidad de representacin grfica y, adems, si el
signo no est incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad
sealadas en los artculos 135 y 136 de la Decisin 486 de la Comisin
de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su
perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO:

Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad

nacional que corresponda deber proceder al cotejo de los signos en
conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusin y/o de
asociacin, acorde con las reglas establecidas en la presente
providencia.
Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de
confusin y/o asociacin para que opere la prohibicin de registro.

TERCERO:

El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusin que pudiera

existir entre el signo solicitado VALVIREX (denominativo) y las marcas
registradas VALTREX (denominativa y mixta), aplicando los criterios
adoptados por este Tribunal para la comparacin entre esta clase de
signos.

CUARTO:

El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacuticos,

merece una mayor atencin en procura de evitar la posibilidad de

- 18 -

confusin en los consumidores. En estos casos es necesario que el

examinador aplique un criterio ms riguroso.
Este razonamiento se basa en el criterio del consumidor medio, que en
estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen
estos productos farmacuticos no suelen ser especializadas en temas
qumicos ni farmacuticos y, por lo tanto, son ms susceptibles de
confusin al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al
examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el
caso en cuestin es la poblacin consumidora de productos
farmacuticos y, que adems, va a utilizar el producto dentro del mbito
de su hogar sin asistencia tcnica permanente.
En el presente caso, el Juez Consultante deber determinar si las
partculas VAL- y -REX son de uso comn en la Clase 05, para as
establecer el riesgo de confusin que pudiera presentarse en el pblico
consumidor.
El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las
partculas de uso comn puedan ser utilizadas por el pblico en general.
En este sentido, los signos que contengan dichas partculas sern
considerados marcariamente dbiles.
QUINTO:

El artculo 224 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad

Andina, consagra una definicin de signo notoriamente conocido con las
siguientes caractersticas:
Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el
sector pertinente, en este caso el farmacutico, de conformidad con
el artculo 230 de la Decisin 486.
Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los cuatro
Pases Miembros.
Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.
La Decisin 486 establece una proteccin ms amplia de los signos
notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los
principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la
marca y, por otro, la proteccin contra los riesgos de confusin,
asociacin, dilucin y del uso parasitario, de conformidad con lo
expresado en la presente Interpretacin Prejudicial.
Alegada la notoriedad de una marca como obstculo para el registro de
un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega.
ste dispondr, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la
legislacin interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, segn el
caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional
Competente, con base en las pruebas presentadas.

De conformidad con el artculo 35 del Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante al emitir el fallo en el proceso interno

- 19 -

deber adoptar la presente interpretacin. Asimismo, deber dar cumplimiento a las

prescripciones contenidas en el prrafo tercero del artculo 128 del Estatuto vigente.
Notifquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remtase copia a la
Secretara General de la Comunidad Andina, para su publicacin en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena.
Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE
Jos Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO
Isabel Palacios Leguizamn
SECRETARIA
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es
fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretara. CERTIFICO.Isabel Palacios L.
SECRETARIA