TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Proceso 082-IP-2008

Interpretacin Prejudicial del artculo 135 literales b) y c)

de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad
Andina; y, de oficio, la interpretacin de los artculos 134
literal f), 135 literal a) y su ltimo prrafo, as como, del
artculo 150 del mismo cuerpo legal, con base a lo
solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la
Repblica del Per. Proceso Interno: N 501-2008. Actor:
Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston
S.A.A. (Per). Marca: BACKUS (marca tridimensional).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de

Quito, a los cinco das del mes de septiembre del ao dos mil ocho.

VISTOS:

El Oficio N 147-2008-SCS-CS, de 09 de mayo de 2008, recibido en este Tribunal el 17

de junio de 2008, a travs del cual la Sala de Derecho Constitucional y Social
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Repblica del Per solicita la
Interpretacin Prejudicial del artculo 135 literales b) y c) de la Decisin 486 de la
Comisin de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N 501-2008.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en

los artculos 32 y 33 del Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina y los contemplados en el artculo 125 de su Estatuto, razn por la cual fue
admitida a trmite mediante auto dictado el 16 de julio de 2008.

1. LAS PARTES.

Demandante: Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A.

(Per).

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la

Proteccin de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.

Tercer Interesado: Compaa Cervecera AMBEV PER S.A.C.

2. DETERMINACIN DE LOS HECHOS RELEVANTES

2.1. Hechos:

El 10 de junio de 2003, la demandante Unin de Cerveceras Peruanas Backus y

Johnston S.A.A. (Per) solicit el registro del signo de producto constituido por la forma
tridimensional de una botella de cuerpo cilndrico con boca redonda, pico ranurado, con
cuello sobresalido, delgado que se va ampliando hasta la parte comba y se ancha en la
 -2-
base, usado la denominacin BACKUS para distinguir cervezas, aguas minerales y
gaseosas de la Clase 32 de la Clasificacin Internacional de Niza.

Posteriormente, no se presentaron oposiciones, por lo que mediante Resolucin N

14290-2003/OSD-INDECOPI, de 03 de diciembre de 2003, la OSD otorg el registro del
signo solicitado sin reivindicar la forma tridimensional de la botella. La OSD
consider que, la forma de botella es irreivindicable; sin embargo, precis que el signo
solicitado es susceptible de representacin grfica y cumple con ser apto para distinguir
los productos en el mercado.

El 10 de febrero de 2004, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A.

(Per) interpuso recurso de apelacin ante el Tribunal del INDECOPI manifestando que:

- Es una empresa que fabrica el 100% de la cerveza nacional y es propietaria del

parque de envases, por lo que es el nico grupo empresarial que hace uso de los
envases de 1 L en todo el territorio nacional.

- El grupo BACKUS es el nico que emplea los envases de vidrio de 1 L, cuyo

registro se solicita, por lo que no se puede aceptar que se diga que otras
empresas estn haciendo uso de los mismos, porque ello no es cierto. As, al no
existir empresas competidoras que hagan uso de los envases en cuestin, no
queda duda que la presencia del referido diseo (entindase, forma) en el
mercado remite a los consumidores a un solo grupo empresarial: al grupo
BACKUS.

- En aplicacin del ltimo prrafo del artculo 135 de la Decisin 486 que recoge la
figura del secondary meaning, el signo solicitado es susceptible de ser registrado
como marca.

- De confirmarse la resolucin de la OSD, se configurara un dao a la industria

cervecera nacional, ya que si se permite el uso de su envase caracterstico a un
futuro fabricante, ste se aprovechar del esfuerzo ajeno sin haber realizado
ninguna inversin en la construccin y desarrollo de dicha presentacin, dando
origen a un claro acto de competencia desleal.

Mediante Resolucin N 581-2004/TPI-INDECOPI, de 24 de junio de 2004, se confirm

la Resolucin N 14290-2003/OSD-INDECOPI y, en consecuencia, se otorg el registro
del signo solicitado sin reivindicar la forma tridimensional de botella. Los argumentos del
Tribunal del INDECOPI son los siguientes:

- Para que las formas tridimensionales de los productos sean objeto de registro
deben ser capaces de ser identificadas por el pblico consumidor en atencin a su
origen empresarial, esto es, que por s mismas tengan carcter distintivo y
permitan que los productos sean elegidos, sin necesidad de otro elemento
denominativo o figurativo adicional y que no se encuentren dentro de alguno de los
dos supuestos mencionados.

- Readvierte que existen una serie de marcas registradas a favor de distintos

titulares que tienen los mismos elementos bsicos de la forma tridimensional de
botella que se pretende distinguir, incluyendo adems otros elementos que s son
caracterizantes, situacin que no se advierte en el caso de la forma solicitada, en
la que se pretende el registro de una botella simple, que no cuenta con ningn
 -3-
elemento caracterizante. En tal sentido, las formas de envases registradas y
encontradas en el mercado resultan sustancialmente similares a la forma del
envase solicitado.

- La forma tridimensional solicitada no difiere sustancialmente de las formas de

envases ya existentes en el mercado, por el hecho de establecer unas
determinadas dimensiones en cuanto a la altura y al dimetro del mismo, ya que la
simple variacin de dimensiones no es susceptible de configurar una forma
particular del envase y, por ende, de constituir derechos de exclusiva sobre el
mismo. En tal sentido, el envase solicitado constituye una forma usual, dentro
de los alcances de lo establecido en el artculo 135 literal c) de la Decisin 486.

- El envase solicitado no presenta detalles caractersticos distintivos ni contiene

alguna caracterstica peculiar que altere la configuracin ordinaria y comn de los
envases utilizados para los productos que se pretende distinguir y que pueda ser
susceptible, en s misma, de despertar en el pblico consumidor una asociacin
respecto de un origen empresarial determinado, por lo que pasa inadvertida y no
sirve para orientar las preferencias de compra del pblico consumidor. En tal
sentido, no posee la distintividad exigida por el artculo 135 literal b) de la Decisin
486.

- En el presente caso, se determina que no resulta de aplicacin la figura del

secondary meaning o distintividad adquirida recogida en el ltimo prrafo del
artculo 135 de la Decisin 486, ya que dicha figura no est prevista para los
signos constituidos por formas usuales de los productos o del envase de los
mismos.

La demandante Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Per), el 24

de septiembre de 2004, interpuso una accin contenciosa administrativa ante la
Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de
Justicia de Lima, a fin de que se declare la invalidez e ineficacia de la Resolucin N
581-2004/TPI-INDECOPI, alegando lo siguiente:

- El INDECOPI ha dividido arbitrariamente el signo solicitado, registrando slo la

denominacin BACKUS y denegando la forma del envase ya que se tiene por
usual y no distintiva. El signo solicitado debe ser analizado en su conjunto, por lo
que si la autoridad consideraba que el signo era distintivo deba concederlo en su
totalidad y no en partes.

- En caso que la forma no fuera distintiva, sera innegable que haba adquirido
distintividad, lo que obligaba a la Administracin a aceptar prueba destinada a que
el consumidor relacionaba el signo vinculndolo con un origen empresarial
especfico, sin embargo, la Sala del INDECOPI no acept prueba de ello, con el
argumento que nuestra legislacin no reconoce la figura de la distintividad
adquirida, con lo cual se afecta el debido proceso y el derecho de defensa.

- El INDECOPI aplic el artculo 135 literal c) de la Decisin 486, pero tal norma es
inaplicable pues se refiere a la forma del envase, ms no a la combinacin de la
forma tridimensional y una denominacin, no resultando lcito dividir al signo
solicitado en dos partes.
 -4-
- Que el envase sea nico en el mercado no significa que sea usual pues para ello
se requiere que existan pluralidad de empresarios que utilizan dicha forma.

- Mediante Resolucin N 282-2004/TDC, la Sala de Defensa de la Competencia

seal que BACKUS tiene total y absoluto derecho de usar en exclusiva el envase
de cerveza de 620 ml.; y, que no existe en el mercado ningn acuerdo sobre
intercambiabilidad de envases, esto porque ello exige la presencia de dos o ms
competidores distintos.

El 01 de septiembre de 2006, la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso

Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declara infundada la accin
contencioso administrativa incoada por la demandante Unin de Cerveceras Peruanas
Backus y Johnston S.A.A. (Per), a razn de:

- Las pruebas de la demandante estn referidas a la botella de 620 ml., que tiene
una forma que difiere radicalmente del envase solicitado que es una botella de 1 L,
sin color alguno y que no lleva la marca colectiva de la demandante sino la
denominacin BACKUS.

- Inicialmente varias empresas cerveceras usaron el envase que conforma el signo

solicitado, de modo que el consumidor estuvo acostumbrado a encontrar en el
mercado cervezas de marcas diferentes y provenientes de distintos orgenes
empresariales comercializadas todas en botellas iguales a la forma que se solicita,
por lo que el uso generalizado excluye toda posibilidad de generar distintividad al
signo solicitado a favor de una sola persona y convertirse en propiedad de una
sola empresa.

Posteriormente, la demandante Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston

S.A.A. (Per) apela el fallo, siendo el resultado de ello que, con fecha 22 de noviembre
de 2007, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia admite a AMBEV
como tercero coadyuvante, confirmando la sentencia que declar infundada la
demanda.

Finalmente, la demandante Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A.

(Per), el 21 de enero de 2008, interpone recurso extraordinario de casacin ante la
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, por la
interpretacin errnea de una norma de derecho material y la contravencin de normas
que garantizan el derecho a un debido proceso, por lo que dicho proceso judicial se
encuentra actualmente suspendido.

CONSIDERANDO:

Que, este Tribunal es competente para interpretar por va prejudicial las normas que
conforman el Ordenamiento Jurdico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud
provenga de un Juez Nacional tambin con esta competencia para actuar como Juez
Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolucin del Proceso Interno N
501-2008.

Que, la solicitud de interpretacin prejudicial se encuentra conforme con las

prescripciones contenidas en los artculos 32 y 33 del Tratado de Creacin del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina.
 -5-
Que, basndose en el oficio remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Repblica del Per, procede la
interpretacin prejudicial del artculo 135 literales b) y c) de la Decisin 486 de la
Comisin de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, este Tribunal proceder a interpretar, de oficio, los artculos 134 literal
f), 135 literal a) y su ltimo prrafo, as como, el artculo 150 del mismo cuerpo legal.

El texto de las normas de la interpretacin prejudicial se transcribe a continuacin:

DECISIN 486.

()

Artculo 134.- A efectos de este rgimen constituir marca cualquier

signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrn registrarse como marcas los signos susceptibles de representacin
grfica. La naturaleza del producto.

()

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

()

Artculo 135.- No podrn registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer prrafo del artculo

anterior;

b) carezcan de distintividad;

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus

envases, o en formas o caractersticas impuestas por la naturaleza o la
funcin de dicho producto o del servicio del que se trate;
()

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podr ser
registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese
estado usando constantemente en el Pas Miembro y, por efecto de tal uso,
el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a
los cuales se aplica.
()

Artculo 150.- Vencido el plazo establecido en el artculo 148, o si no se

hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente proceder
a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado
oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciar sobre stas y
sobre la concesin o denegatoria del registro de la marca mediante
resolucin.

().
 -6-
En atencin a los puntos controvertidos en el Proceso Interno N 501-2008, as como,
de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde
desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO.

La Decisin 486, en su artculo 134, define a la marca como cualquier signo que sea
apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrn registrarse como
marcas los signos susceptibles de representacin grfica. Para Chavanne y Bursa,
marca es un signo sensible colocado sobre un producto o acompaado a un producto
o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores
o de los servicios prestados por otros. (Citados por BERTONE, Luis Eduardo y
CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas,
Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989.
pp. 15-16).

La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o

combinacin de palabras, imgenes, figuras, smbolos, grficos, etc., que susceptibles
de representacin grfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a
fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione
sin riesgo de confusin o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

1.1. Requisitos para su registro.

La Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina en su artculo 138, permite

apreciar el procedimiento de registro de una marca, de tal forma que, se debe presentar
la solicitud de registro de una marca ante la Oficina Nacional Competente debiendo
comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes
requisitos: a) el petitorio; b) la reproduccin de la marca cuando se trate de una marca
denominativa con grafa forma o color, o de una marca figurativa mixta o tridimensional
con o sin color; c) los poderes que fueren necesarios; d) el comprobante de pago de las
tasas establecidas; e) las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los
artculos 135 y 136 cuando fuese aplicable; f) de ser el caso el certificado de registro en
el pas de origen expedido por la autoridad que lo otorg y, de estar previsto en la
legislacin interna, el comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante
deseare prevalecer el derecho previsto en el artculo 6quinquies del Convenio de Pars.

2. CLASES DE MARCAS: LA MARCA TRIDIMENSIONAL.

En el presente caso, la demandante Unin de Cerveceras Peruanas Backus Johnston

S.A.A. ha solicitado el registro de una marca tridimensional, por lo que es menester de
este Tribunal analizar dicha materia.

A la clasificacin tradicional de marcas -denominativas, grficas o mixtas-, se une una

categora nueva, la de marcas tridimensionales que, como se explicar enseguida,
cuentan con un respaldo legal mientras cumplan los requisitos dispuestos para toda
marca y siempre que no caigan en las prohibiciones especialmente establecidas por el
legislador comunitario en relacin con los signos que presentan esa particular dimensin,
o en las dems causales previstas para cualquier tipo de signo.

En efecto, cuando se introduce la tercera dimensin, generalmente la profundidad,

estamos ante un volumen que ocupa un lugar en el espacio y que puede ser percibido,
 -7-
adems, por el sentido del tacto, en cuyo caso se trata de un signo tridimensional, sin
perjuicio de que sea susceptible de representacin grfica.

Conforme este Tribunal lo precis en la interpretacin prejudicial rendida en el Proceso

33-IP-2005, cabe resaltar que las Decisiones 85, 311, 313 y 344 de la Comisin del
Acuerdo de Cartagena no hacen referencia expresa al concepto de signo tridimensional
al estudiar el tema marcario; sin embargo, en las Decisiones 311, 313 y 344 tal
concepto no se encuentra del todo ausente. En efecto, las Decisiones mencionadas se
refieren a formas usuales de los productos o de sus envases, en formas o
caractersticas impuestas por la naturaleza de la funcin de dicho producto o del
servicio de que se trate, como una de las causales de irregistrabilidad de un signo
como marca.

De alguna forma tambin la Decisin 85 hace relacin a formas tridimensionales al

consagrar en el artculo 58 las causales de irregistrabilidad; y, la Decisin 311 al sealar
estas causales en su artculo 72, literal b). Igualmente, a la forma externa tridimensional
hacen mencin los artculos 57 de la Decisin 313 en lo atinente al DISEO
INDUSTRIAL y 58 de la Decisin 344 (Captulo III: DE LOS DISEOS INDUSTRIALES).

Es con la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina que el legislador

comunitario hace referencia expresa al cuerpo tridimensional tanto en el tema marcario
como en el que se refiere al diseo industrial; as, en el artculo 138 establece que:

La solicitud de registro de una marca se presentar ante la oficina nacional

competente y deber comprender una sola clase de productos o servicios y
cumplir con los siguientes requisitos:

()

b) La reproduccin de la marca, cuando se trate de una marca

denominativa con grafa, forma o color, o de una marca figurativa, mixta
o tridimensional con o sin color.

Asimismo, el literal f) del artculo 134 seala que La forma de los productos, sus
envases o envolturas son signos que podrn constituir marca.

La Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, al tratar sobre el signo

tridimensional en el captulo referente a la solicitud del registro de marca, aunque la
norma no realiza una clasificacin formal, s hace una enumeracin de varias clases de
marcas: denominativa, figurativa, mixta y tridimensional. Esta referencia expresa, ya no
permite sostener el criterio de que el signo tridimensional podra considerarse una
especie de la marca figurativa, como lo afirm la doctrina que se expone a continuacin
y que fue luego recogida en la interpretacin prejudicial dictada en el Proceso 88-IP-
2004, marca figurativa: Figura de Botella, publicado en la Gaceta Oficial N 1116, de
10 de septiembre de 2004.

Entre las marcas figurativas corresponde colocar las siguientes: dibujos,

emblemas, distintivos y smbolos no nominativos, monogramas, grabados,
estampados y sellos, bandas, combinaciones de colores aplicables en un
 -8-
lugar determinado de los productos o de los envases, envoltorios envases y
relieves, combinaciones de letras y nmeros por su dibujo especial. 1

Por lo tanto, considera el Tribunal que si bien es con la Decisin 486 de la Comisin de
la Comunidad Andina, que por primera vez el legislador comunitario incluye en el
rgimen marcario la mencin expresa del signo tridimensional como una clase de marca
diferente a las denominativas, grficas y mixtas, esto no significa que en vigencia de las
anteriores Decisiones no se haya previsto las formas externas tridimensionales como
objeto de registro marcario en la medida en que cumplan con los requisitos exigidos por
la norma aplicable y no incurran en las prohibiciones en ellas sealadas.

En efecto, ser registrable como marca la forma del producto, o su envase, si en su

diseo existe distintividad por la inclusin de elementos arbitrarios o especiales que
permitan que ste provoque en quienes lo perciban una impresin diferente a la que se
obtiene al observar otros envases destinados a identificar la misma clase de productos
en el mercado (). Para llegar a constituir marca, una forma usual (o un envase) debe
acompaarse de suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la
fuerza distintiva del signo, dejando de ser una forma tpica o caracterstica, tornndose
en no comn u ordinaria por sus caractersticas especiales que la hacen diferente y
apta para individualizar productos o servicios en el mercado. (Proceso 66-IP-2006,
marca: DISEO TRIDIMENSIONAL DE UNA PLDORA DE COLOR AZUL ACERO EN
VISTAS SUPERIOR, INFERIOR, LATERAL Y EN PERSPECTIVA, publicado en la
Gaceta Oficial N 1391, de 1 de septiembre de 2006).

Por su parte, en la doctrina, Breuer Moreno ha precisado que Es indispensable que el

envase, para ser registrable como marca, presente realmente forma nueva, ya sea
mediante la alteracin de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones
geomtricas que lo conviertan en tpico y caracterstico, o bien, si fuera una forma comn
de envase, figuren en l elementos tales como grabados, estampados, vietas y relieves,
que imprima y d el rasgo distintivo que la ley exige, colocndose, de acuerdo al
procedimiento administrativo, en la posibilidad de obtener el registro condicionado
exclusivamente a los dibujos, sin que la forma en s importe privilegio alguno (Breuer
Moreno, Pedro. Tratado de Marcas. Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, p. 129).

Resta advertir que no cabe derivar la distintividad del signo tridimensional de la etiqueta
o de la denominacin impresa en la forma o envase que lo constituya, puesto que el
etiquetado que lleva impreso el envase () no hace parte de la forma externa a
registrar como marca (). (Proceso 33-IP-2005, ya citado). Importa pues que la forma
o el envase del producto pueda distinguirse de entre otros envases de productos
idnticos o similares existentes en el comercio (Proceso 82-IP-2000, caso: DISEO
DE BOTELLA DE LISTERINE publicado en la Gaceta Oficial N 651, de 20 de marzo de
2001).

3. IRREGISTRABILIDAD POR CONSTITUIR EL SIGNO FORMA USUAL DE

ENVASES O UNA FORMA O CARACTERSTICAS IMPUESTA POR LA
NATURALEZA O LA FUNCIN DEL PRODUCTO O SERVICIO.

El Tribunal estima pertinente referirse al tema de irregistrabilidad por constituir el signo

una forma usual de los productos.

1
BERTONE Luis Eduardo. DERECHO DE MARCAS Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L. Argentina
1989. Pg. 240.
 -9-
La Normativa Comunitaria Andina establece dos clases de prohibiciones al registro de
marcas, estas son: absolutas o relativas. En el presente caso, por la naturaleza del
asunto que es objeto de esta interpretacin, se har referencia a la primera clase
mencionada.

Las prohibiciones intrnsecas o absolutas se refieren al signo que por sus

caractersticas no tiene la capacidad de funcionar como marca segn lo determinado en
los artculos 134 y 135 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina. El
artculo 135 enumera las prohibiciones absolutas al registro de marcas, de modo que al
producirse alguno de los supuestos contenidos en la norma mencionada, el signo no
ser apto para obtener su registro, estas causales de irregistrabilidad se destinan a
proteger el inters pblico. Al respecto, el autor espaol Baylos Corroza seala que las
prohibiciones absolutas son las que excluyen del registro signos no aptos a acceder a
l, por su propia naturaleza o cualidades o por carecer de virtud distintiva. 2

Como causal absoluta, de conformidad con el literal c) del artculo 135 de la

mencionada Decisin, se encuentra que el signo a registrar consista exclusivamente en
formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o caractersticas
impuestas por la naturaleza o la funcin de dicho producto o del servicio de que se
trate.

Del anlisis de dicha causal de irregistrabilidad se desprende que esta prohibicin

contiene tres clases de supuestos:

a) Una forma usual de los productos, b) una forma usual de sus envases, c) una forma
o caractersticas impuestas por la naturaleza o la funcin del producto o servicio. La
conjuncin disyuntiva o, presente en la redaccin del artculo estudiado, sirve para
expresar que la prohibicin de registro existe al presentarse cualquiera de los supuestos
descritos anteriormente.

En la sentencia proferida en el Proceso 113-IP-2003, recogiendo el criterio expresado

en el Proceso 23-IP-1998, el Tribunal expres lo siguiente dentro del tema: Formas
usuales de los productos o de sus envases e impuestas por la naturaleza de la funcin
del propio producto.

Si el solicitante se ingenia en crear una forma de fantasa, sugestiva, arbitraria

o caprichosa del producto o del envase, guardando las caractersticas de
distintividad, esa forma puede ser registrada, siempre que no infrinja alguna
otra prohibicin (Aren Laln).

()

Como envase se califica todo aqul recipiente que se destina a contener

productos lquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de
forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos
otros productos que por su tamao, forma o naturaleza no pueden ser
ofrecidos directamente al pblico (Aren Laln. La proteccin de las marcas
tridimensionales. Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y
Competitividad empresarial, Quito, abril 1994, Pg. 6). No importa el material o

2
BAYLOS CORROZA Hermenegildo. TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL Segunda Edicin.
Editorial Civitas S.A., Madrid 1993. Pg. 827.
 - 10 -
materia prima con la que est elaborado el envase para que se le considere o
no apto a los fines de constituirse en marca registrable.

En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda

entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, y
en fin todo aquello que tenga caractersticas de volumen o proporcionen una
configuracin que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales.

Forma de un producto ser la propia forma o configuracin de la que est

dotada la sustancia o materia que lo compone o integra: por ejemplo una
forma determinada de salchichn a la que se reconoci aptitud para ser marca
en la sentencia de Gran Instancia de Pars de 6 de mayo de 1980` (Aren
Laln, Pg. 6).

Finalmente por forma de presentacin de un producto hay que entender el

aspecto externo o apariencia exterior del producto que es captada por los
consumidores. (Prof. Jos Manuel Otero Lastres, Concepto y Tipos de Marca
en la Decisin 344, Memorias del Seminario Internacional La Integracin y
Derecho y los Tribunales Comunitarios, Quito, Cuenca, Guayaquil, Trujillo,
1996, pg. 236).3

Al igual que la prohibicin de registro de signos denominativos calificados como

genricos, comunes o usuales, la causal que impide registrar una forma con
caractersticas usuales se encamina a evitar que un empresario pueda a travs del
registro llegar a monopolizar una forma necesaria para contener y comercializar cierta
clase de productos.

En este sentido, el profesor Carlos Fernndez Novoa comenta que: La prohibicin

analizada persigue una finalidad paralela a la que es propia de la prohibicin relativa a
las denominaciones genricas. En uno y otro supuesto se pretende evitar que a travs
del registro de una marca un empresario erija una barrera de acceso que impida a los
competidores entrar en el mercado o submercado correspondiente.4

4. EL SECONDARY MEANING O LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA.

En el asunto analizado, la demandante Unin de Cerveceras Peruanas Backus y

Johnston S.A.A. (Per) argument que, en caso que la forma no fuera distintiva, sera
innegable que habra adquirido distintividad, lo que obligaba a la Administracin a
aceptar prueba destinada a comprobar que el consumidor medio relacionaba el signo
solicitado vinculndolo con un origen empresarial especfico; sin embargo, la Sala del
INDECOPI no acept prueba de ello. Por lo anterior, se hace necesario tratar el tema de
la distintividad adquirida o sobrevenida en el Rgimen de la Decisin 486 de la
Comisin de la Comunidad Andina.

En virtud de dicha figura, un signo que ab initio no era distintivo ha ganado tal requisito
por su uso constante, real y efectivo en el mercado. La Decisin 486 de la Comisin de
la Comunidad Andina consagra la figura en el ltimo prrafo del artculo 135, de la
siguiente manera:

3
Proceso 23-IP-98, sentencia de 25 de septiembre de 1998, G.O. N 379 de 27 de octubre de
1998. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
4
ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL. Instituto de Derecho Industrial. Universidad de Santiago de
Compostela. Espaa 1990. Tomo 13-Ao 1989-90. Pg. 46.
 - 11 -
No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podr ser
registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese
estado usando constantemente en el Pas Miembro y, por efecto de tal uso,
el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a
los cuales se aplica.

La norma comunitaria contempla los siguientes presupuestos para que opere la figura
estudiada, los cuales deben ser tomados en cuenta por el Juez o la Oficina Nacional
Competente:

Uno de los requisitos fundamentales para que opere la distintividad adquirida es que el
signo que se pretende solicitar para registro o que se registr, ab initio, no rena el
requisito de distintividad. Se advierte que, este Tribunal de Justicia, en anteriores
interpretaciones, ha abordado el tema teniendo en cuenta la aplicacin de dicha figura
antes de la solicitud de registro, pero en ellas ha ilustrado sobre sus caractersticas
bsicas que son de aplicacin en el presente caso.

En efecto, en el Proceso 92-IP-2004, este Tribunal ha sealado lo siguiente:

Por otra parte, si bien la inscripcin en el registro, visto su efecto

constitutivo, configura el nico modo de adquisicin de la marca y del
derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en
relacin con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de
su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable. As, se desprende del
tenor del artculo 135, ltimo prrafo, segn el cual un signo podr ser
registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser
descriptivo, o genrico, o comn o usual, o de consistir en un color no
delimitado por una forma especfica, quien solicita el registro, o su causante,
lo hubiese estado usando constantemente en el Pas Miembro y, por efecto
de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los
productos o servicios a los cuales se aplica. En la doctrina se explica que un
trmino originariamente genrico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el
carcter distintivo tpico de una marca. Es el supuesto conocido en el
Derecho norteamericano como de adquisicin por el trmino genrico de un
secondary meaning (significado secundario) que confiere al signo el
carcter distintivo propio de la marca. (BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p.
471).

Finalmente, se advierte que la figura de la distintividad adquirida se da sobre cualquier

signo que, en un principio, no reuna los requisitos de registrabilidad establecidos en los
literales b), e), f), g) y h) del artculo 135 de la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina.

Si bien la figura de la distintividad adquirida sirve para que una marca acceda a
registro, de haber obtenido una marca no distintiva el registro correspondiente, no ser
nulo ste por la omisin de los requisitos citados en el prrafo anterior, si la marca
adquiere -de forma sobrevenida- la distintividad requerida.
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5. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE DEBE REALIZAR LA OFICINA
NACIONAL COMPETENTE PARA EL REGISTRO MARCARIO.

La demandante Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Per)

argument en el proceso interno que, no se presentaron oposiciones a su solicitud, lo
que conllevara al registro del signo solicitado.

De conformidad con lo anterior, se determinan las caractersticas del examen de

registrabilidad que debe realizar la Oficina Nacional Competente. El Tribunal en
mltiples Interpretaciones Prejudiciales5 ha abordado el tema del examen de
registrabilidad, pero en uno de sus ltimos pronunciamientos determin con toda
claridad cules son las caractersticas de dicho examen:

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional

Competente debe realizar el examen de registrabilidad as no se hubieren
presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al

analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple
con todos los requisitos de artculo 134 de la Decisin 486, y luego
determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales
de irregistrabilidad consagradas en los artculos 135 y 136 de la misma
norma.

En consecuencia con lo anterior y en relacin con marcas de terceros, la

Oficina Nacional Competente, as hubiera o no oposiciones, deber revisar si
el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad
contemplado en el artculo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no
idntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda
causar un riesgo de confusin o de asociacin (Proceso 180-IP-2006.
Marca mixta: BROCHA MONA, publicado en la Gaceta Oficial N 1476, de
16 de marzo de 2007).

Adems de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser

plasmado en la Resolucin que concede o deniega el registro marcario, es decir, la
Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la
resolucin que concede el registro marcario, debe dar razn de dicho examen y, por lo
tanto, cumplir con un principio bsico de la actuacin pblica como es el de la
motivacin de los actos.

Si bien la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, a diferencia de la 344

de la Comisin del Acuerdo de Cartagena, no dispone explcitamente que la resolucin
que concede o deniega el registro marcario debe ser debidamente motivada, el principio
de la motivacin de los actos se encuentra plasmado en dicha normativa cuando
dispone que: En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional

5
Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Proceso 40-IP-2004.
Marca: BSCH INFOCASH, publicado en la Gaceta Oficial N 1111, de 2 de septiembre de 2004;
Proceso 03-IP-2005. Marca: GATES (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N 1185, de 12 de abril
de 2005; y, Proceso 167-IP-2005. Marca: BBVA Bancomer grfica a color, publicado en la Gaceta
Oficial N 1285, de 17 de enero de 2006
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competente se pronunciar sobre stas y sobre la concesin o denegatoria del registro
de la marca mediante resolucin.

A lo anterior se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y
motivado debe ser autnomo tanto en relacin con las decisiones proferidas por otras
oficinas de registro marcario, como en relacin con anteriores decisiones proferidas por
la propia oficina, en el sentido de que sta debe realizar el examen de registrabilidad
analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro,
las oposiciones presentadas y la informacin recaudada para dicho procedimiento,
independiente de anteriores anlisis sobre signos idnticos o similares.

No se est afirmando que la oficina de registro marcario no tenga lmites a su actuacin

y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina
de registro marcario tiene la obligacin en cada caso de hacer un anlisis de
registrabilidad con las caractersticas mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y
pruebas que obran en cada trmite. Adems, los lmites a la actuacin administrativa de
dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones
judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o
servicios en el mercado y rene el requisito de ser susceptible de
representacin grfica, de conformidad con lo establecido por el artculo
134 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, esa
aptitud se confirmar si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra
comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas
por los artculos 135 y 136 de la mencionada Decisin. La distintividad del
signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Si bien la forma tridimensional de un producto puede constituir un signo

distintivo, la misma debe presentar caractersticas que la diferencien
suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor la
perciba como indicadora del origen del producto, y no como la simple
representacin de ste. Es as que, no se debe tener en cuenta el
etiquetado impreso como elemento de distintividad del signo tridimensional.

TERCERO: Este Tribunal comunitario ha precisado que el signo tridimensional se

refiere a un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es
perceptible no solo por el sentido de la vista sino por el del tacto. En
efecto, ser registrable como marca la forma del producto, o su envase, si
en su diseo existe distintividad por la inclusin de elementos arbitrarios o
especiales que permitan que ste provoque en quienes lo perciban una
impresin diferente a la que se obtiene al observar otros envases
destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado.

CUARTO: Si un determinado signo est compuesto por formas usuales, no obstante

encontrarse aparentemente comprendido en una causal de irregistrabilidad,
si incorporara en su estructura elementos o componentes adicionales, que
le otorguen suficiente distintividad y que, adems, no concurra respecto de
 - 14 -
l ninguna causal de irregistrabilidad, su registro podr ser declarado
procedente, caso contrario el signo es irregistrable por no ser apto para
funcionar como marca segn lo determinado por el artculo 134 de la
Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina.

QUINTO: La figura de la distintividad adquirida debe entenderse en el sentido de que

un signo que ab initio no tiene carcter distintivo, o bien porque es
genrico, descriptivo, comn o usual, o un color aisladamente
considerado; por su uso constante, real y efectivo en el mercado puede
adquirir dicha distintividad. Para que opere la figura de la distintividad
adquirida, el Juez Nacional o la Oficina de Registro Marcario deben
determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en
segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad
del signo, de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de
esta interpretacin.
SEXTO: El examen de registrabilidad que debe realizar la Oficina Nacional
Competente es de oficio, integral, motivado y autnomo, de conformidad
con lo expresado en la presente providencia.

De conformidad con el artculo 35 del Tratado de Creacin del Tribunal, el Juez

Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deber adoptar la presente
interpretacin dictada con fundamento en las sealadas normas del ordenamiento
jurdico comunitario. Deber, asimismo, dar cumplimiento a las prescripciones
contenidas en el prrafo tercero del artculo 128 del vigente Estatuto.

Notifquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente

interpretacin, la que tambin deber remitirse a la Secretara General de la Comunidad
Andina a efectos de su publicacin en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Oswaldo Salgado Espinoza

PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo

MAGISTRADO

Olga Ins Navarrete Barrero

MAGISTRADA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer

MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamn

SECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es

fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretara. CERTIFICO.-

Isabel Palacios L.
SECRETARIA