TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 224-IP-2014

Interpretacin prejudicial a peticin de la Corte

consultante del artculo 137 de la Decisin 486 de
la Comisin de la Comunidad Andina, y de oficio,
del artculo 135 literales b), e) y f) de la misma
normativa. rgano nacional consultante: Quinta
Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo con Subespecialidad en Temas de
Mercado de la Corte Superior de Justicia de
Lima, Repblica del Per. Demandante: GUY
EDITORES E.I.R.L. Demandado: Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Proteccin de la Propiedad Intelectual
INDECOPI- de la Repblica del Per. Marca:
GACETA NOTARIAL y logotipo (mixta).
Expediente Interno: 01936-2011-0-1801-JR-CA-07.

Magistrado Ponente: Dr. Jos Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco

de Quito, a los veinte y cuatro (24) das del mes de junio del ao dos mil
quince.

VISTOS:

El Oficio 1936-2011-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 5 de noviembre de 2014, recibido

por este Tribunal el mismo da, mediante el cual la Quinta Sala Especializada
en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado
de la Corte Superior de Justicia de Lima, Repblica del Per, presenta solicitud
de interpretacin prejudicial dentro del proceso interno 01936-2011-0-1801-JR-
CA-07.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 10 de

abril de 2015, mediante el cual se admite a trmite la interpretacin prejudicial
solicitada.

A. ANTECEDENTES.

Partes

Apelante: GUY EDITORES E.I.R.L.

Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y PROTECCIN DE LA
1
 PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA
REPBLICA DEL PER.
Tercero interesado: GACETA JURDICA S.A.

Hechos:

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se

encuentran los siguientes:

1. El 3 de marzo de 2009, la sociedad GACETA JURDICA S.A. solicit el

registro de la marca de producto constituida por la denominacin GACETA
NOTARIAL y logotipo (mixta), para distinguir productos de imprenta en
soporte de papel en forma de revista comprendidos en la Clase 16 del
Arreglo de Niza relativo a la Clasificacin Internacional de Productos y
Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificacin Internacional
de Niza).

2. El extracto de la solicitud fue publicado en el diario oficial El Peruano.

3. El 23 de junio de 2010, GUY EDITORES E.I.R.L. interpuso oposicin contra

la solicitud de registro de la marca GACETA NOTARIAL y logotipo (mixta)
argumentando que el signo solicitado es genrico respecto de los productos
que ampara, sumado al hecho de que dicha editorial imprime desde el ao
2007 la revista jurdica Gaceta Notarial, por lo que obra de mala fe.

4. Mediante Resolucin 0700-2010/CSD-INDECOPI de 17 de marzo de 2010,

la Comisin de Signos Distintivos declar infundada la oposicin formulada
por la sociedad GUY EDITORES E.I.R.L.; y, orden inscribir en el Registro
de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial, a favor de GACETA
JURDICA S.A., la marca de producto constituida por la denominacin
GACETA NOTARIAL y logotipo (mixta).

5. El 14 de abril de 2010, GUY EDITORES E.I.R.L., interpuso recurso de

apelacin, en contra de la Resolucin 0700-2010/CSD-INDECOPI de 17 de
marzo de 2010.

6. Mediante Resolucin 0378-2011/TPI-INDECOPI de 18 de febrero de 2011, el

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad
Intelectual del INDECOPI, confirm la Resolucin 0700-2010/CSD-
INDECOPI de 17 de marzo de 2010, que otorg el registro de la marca
GACETA NOTARIAL y logotipo, solicitado por GACETA JURDICA S.A.

7. El 7 de abril de 2011, la sociedad GUY EDITORES E.I.R.L., present ante el

Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda
contenciosa administrativa, en contra de las Resoluciones 0378-2011/TPI-
INDECOPI de 18 de febrero de 2011; y, 700-2010/CSD-INDECOPI de 17 de
marzo de 2010.

2
8. El 24 de agosto de 2011, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia
y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual INDECOPI, contest la
demanda contenciosa administrativa.

9. La sociedad GACETA JURDICA S.A. contest la demanda contenciosa

administrativa, en calidad de tercero interesado.

10. El 29 de mayo de 2013, mediante Sentencia, Resolucin Nmero Once, el

Sptimo Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo, declar infundada
la demanda presentada por GUY EDITORES E.I.R.L.

11. El 12 de junio de 2013, GUY EDITORES E.I.R.L. present recurso de

apelacin en contra de la sentencia de 29 de mayo de 2013.

12. Mediante providencia de 2 de junio de 2014 la Quinta Sala Especializada en

lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la
Repblica de Per, decidi suspender el proceso y solicitar la interpretacin
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie
respecto a:

- Cules son algunos de los indicios razonables que permiten inferir que un
registro se ha solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de
competencia desleal?
- Criterios para determinar la existencia de una denominacin genrica.

a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

13. La sociedad GUY EDITORES E.I.R.L., en su escrito de demanda

expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- Alega que: la revista GACETA NOTARIAL, fue creada como una iniciativa
privada pero con el auspicio inicial en los dos primeros nmeros, de la Junta
de Decanos de los Colegios de Notarios del Per, para que sta se pueda
concretizar y posteriormente sean los notarios a nivel nacional quienes con
una publicidad simblica financien la revista.

- Afirma que: al pretender registrarse una revista con el mismo nombre y el

mismo propsito por una entidad diferente a mi representada, contraviene
las disposiciones legales sobre el uso de marcas y distintivos de propiedad
industrial adems de un abuso del derecho y competencia desleal.

- Argumenta que: la empresa Gaceta Jurdica tratando de monopolizar el

mercado est inscribiendo una serie de nombres en Indecopi como Gaceta
Penal, Gaceta Laboral, etc., con la finalidad de monopolizar el mercado e
impedir la aparicin de otras empresas lo cual contraviene a la ley pues
nuestro sistema democrtico se rige por el libre mercado.

- Alega que las resoluciones impugnadas adolecen de vicios que afectan su

validez y eficacia.

3
- Precisa que las resoluciones impugnadas incurren en error al determinar
que el nombre de Gaceta Notarial, constituye un nombre genrico de los
productos que pretende distinguir, en tanto designa a una publicacin
peridica que informa actividades del rubro, que acompaada de otros
elementos figurativos y denominativos, tales como la letra G incluida en una
figura cuadrangular.

- Manifiesta que: el carcter genrico de un signo como causal de

irregistrabilidad debe ser apreciado en relacin directa con los productos o
servicios a distinguir y no de manera abstracta, ya que la marca no
constituye solo un signo sino que existe una relacin directa entre el signo y
el producto que influyen en la mente del consumidor.

- Comenta que: El registro de marca tiene como funcin esencial distinguir

los productos o servicios de un competidor de los dems productos o
servicios que se ofrezcan en el mercado. Ese carcter distintivo permite al
empresario individualizar sus productos y permite al consumidor identificar
el origen, procedencia y calidad del producto o servicio a adquirir, sin verse
expuesto a confusin o engao.

- Considera que: ambas marcas corresponden a la Clase 16 de la

Clasificacin Internacional, ambas revistas estn dirigidas al derecho
notarial, de lo cual se colige que poseemos mercados iguales, de lo que se
determina que existira una competencia desleal directa e intencional.

- Alega que: no se ha tomado en consideracin que la utilizacin de la marca

Gaceta Notarial por la empresa Gaceta Jurdica, estara ocasionando una
confusin dentro del mercado nacional, donde desde hace ms de dos aos
viene circulando en forma peridica y trimestral nuestra revista con dicho
nombre, lo cual, no solo, perjudicara nuestra posicin en el mercado y
nuestra imagen empresarial que por aos hemos logrado.

- Afirma que: al haberse declarado infundada nuestra oposicin y permitir el

registro solicitado por Gaceta Jurdica S.A., confirmado por la resolucin del
Tribunal de INDECOPI se contraviene las disposiciones legales sobre el uso
de marcas y distintivos de propiedad industrial adems de un abuso del
derecho y competencia desleal contenido en el artculo 137 de la Decisin
486.

- Concluye que: GACETA NOTARIAL para distinguir la publicacin de una

revista, no es registrable como marca, por cuanto apreciado en su conjunto
no resulta distintivo, en la medida que est conformado por un trmino
extremadamente igual grfica y fonticamente a la denominacin utilizada
por nuestra empresa GACETA NOTARIAL, no aportando ninguna
distintividad que se requiere para acceder al registro y constituirse en un
signo capaz de identificar los productos que pretende distinguir en el
mercado.

4
 b.Argumentos de la contestacin a la demanda contenciosa
administrativa

14. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin

de la Propiedad Intelectual INDECOPI- de la Repblica del Per, en su
contestacin a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes
argumentos:

- Afirma que: las denominaciones genricas deben ser libremente utilizables

por todos los competidores que actan en un sector del mercado pues de
otorgarse su registro y, por tanto, su uso exclusivo en favor de una
persona, se impedira a los competidores utilizar esa denominacin para
referirse a los productos o servicios que fabrican, comercializa o prestan,
segn sea el caso, lo cual constituira una barrera de acceso al
correspondiente sector del mercado.

- Seala que: la prohibicin alcanza a los signos que exclusivamente se

encuentren conformados por el nombre genrico del producto o servicio de
que se trate. Contrario sensu, si el signo no est exclusivamente
constituido por un nombre genrico, su registro ser posible.

- Argumenta que: el Tribunal del INDECOPI ha reconocido que la

denominacin GACETA NOTARIAL y logotipo (mixta), que forma parte del
signo solicitado a registro, constituye una denominacin genrica en tanto
una publicacin peridica relacionada con temas vinculados a la funcin
notarial; y, en tanto el signo solicitado pretende distinguir publicaciones, se
establece que la citada denominacin designa una de las especies de tales
publicaciones, resultando por ello irreivindicable a favor de una persona..

- Comenta que: apreciado dicho signo en su conjunto, considerando los

elementos denominativos y grficos que posee se advierte que s puede
ser asociado por el pblico consumidor con un origen empresarial
determinado, gozando de la distintividad necesaria y suficiente para actuar
en el mercado.

- Alega que: el Tribunal del INDECOPI actu correctamente al considerar

que el signo solicitado es distintivo y permitir su registro, aunque por
supuesto, sin dejar de reconocer el carcter irreivindicable de la
denominacin objeto de cuestionamiento.

- Precisa que es falsa la afirmacin que la demandante realiza al afirmar

que: llega a afirmar que en la resolucin emitida por el Tribunal del
INDECOPI se ha afirmado que no ha presentado prueba alguna que
determine lo antes expuesto, evidenciado una mala valoracin de las
pruebas obrantes en autos.

- Afirma que: al revisar la resolucin impugnada, el Tribunal del INDECOPI

reconoci expresamente que de las pruebas presentadas resultaba
evidente que a la fecha de solicitud del registro del signo GACETA
NOTARIAL y logotipo (mixta), Gaceta Jurdica conoca que el producto

5
 GACETA NOTARIAL era editado y publicado por GUY EDITORES E.I.R.L.
y que el mismo estaba siendo comercializado en el Per.

- Concluye que: el Tribunal del INDECOPI ha sido ms que claro en sealar

que el registro del signo solicitado por Gaceta Jurdica S.A. de ninguna
manera le da derecho a oponerse a que terceros utilicen la expresin
GACETA NOTARIAL como parte de sus signos distintivos. Bajo ese
contexto, no podemos hablar de un acto de competencia desleal.

c. Argumentos de la contestacin a la demanda contenciosa

administrativa

15. La sociedad GACETA JURDICA S.A., en su contestacin a la demanda en

calidad de tercero interesado expresa, en lo principal, los siguientes
argumentos:

- Afirma que: nuestra empresa goza de un reconocido prestigio en el

mercado de productos y servicios jurdicos a nivel nacional, y que desde
hace ms de 17 aos se dedica a la produccin y difusin de informacin
profesional a travs de la edicin y comercializacin de libros, revistas
especializadas, informativos y productos editoriales en general, en soporte
fsico y digital, as como tambin en forma virtual.

- Seala que: para efectos de la consolidacin y reconocimiento de nuestros

productos y servicios en el mercado, nuestra empresa ha registrado ante el
INDECOPI diversos signos distintivos que identifican, individualizan y
otorgan distintividad a dichos productos y servicios diferencindolos de
otros que circulan y se ofrecen en el mercado.

- Enuncia que: el hecho de que la demandante argumenta que publica una

revista denominada Gaceta Notarial y logotipo (mixta) no es fundamento
vlido ni suficiente para que se impida el registro de la marca en cuestin,
pues, como se sabe, el derecho de exclusiva sobre una marca se obtiene
recin a partir de su registro.

- Comenta que: apreciado dicho signo en su conjunto, considerando los

elementos denominativos y grficos que posee se advierte que s puede
ser asociado por el pblico consumidor con un origen empresarial
determinado, gozando de la distintividad necesaria y suficiente para actuar
en el mercado.

- Alega que: si un actor del mercado tiene productos o servicios que difunde
con determinadas denominaciones sin que stas estn inscritas como
marcas, entonces no gozan de ninguna proteccin jurdica. El simple uso
de la denominacin Gaceta Notarial por la demandante no constituye
argumento vlido para alegar titularidad marcaria sobre la misma ni para
impugnar el registro otorgado a nuestra empresa.

- Precisa que: dentro del Derecho de Marcas peruano nicamente los

signos que gozan de proteccin jurdica son aquellos que han sido

6
 debidamente registrados como marcas ante el INDECOPI; pues en nuestra
legislacin el registro de un signo como marca es constitutivo de derechos.
En ese sentido, el registro de una marca confiere a su titular el derecho a
usarla en forma exclusiva.

- Afirma que: si la demandante estaba interesada en comercializar una de

sus publicaciones con la denominacin Gaceta Notarial y protegerla,
hubiera realizado el trmite de inscripcin de la misma como marca ante el
INDECOP, a fin de identificar e individualizar en el mercado dicho producto
con la referida denominacin y obtener proteccin legal. Como se puede
apreciar, dicha empresa no cumpli con realizar ese trmite sino que opt
por utilizar libremente la denominacin en cuestin.

- Concluye que: el hecho de que la demandante haya venido utilizando la

denominacin Gaceta Notarial desde el ao 2007 para nombrar a su
publicacin, dicho uso no se encuentra sustentado en ningn derecho de
marcas, pues como ya lo hemos sealado dicha empresa en ningn
momento solicit el registro de la referida denominacin.

d. Sentencia de Primera Instancia.

- El Sptimo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso

Administrativo, declar infundada la demanda, al concluir que: si bien el
signo presentado por Gaceta Jurdica S.A. fue inscrito en el mencionado
registro, en las resoluciones impugnadas la entidad demandada ha sealado
que ello no implica que la denominacin GACETA NOTARIAL sea
reivindicable, pues tal denominacin resulta ser la descripcin del producto
que pretende distinguir, el cual pertenece a la Clase 16 de la Clasificacin
Internacional, pues all se ubica el producto de imprenta en soporte de papel
en forma de revista. Por lo tanto, si la empresa codemandada slo hubiera
intentado inscribir en el Registro de Marcas la denominacin Gaceta
Notarial, sta hubiera sido rechazada por infringir los literales f) y g) del
artculo 135 de la Decisin 486. () Es decir, que la palabra GACETA tiene
el mismo significado de la palabra REVISTA; en consecuencia, GACETA
NOTARIAL hace referencia expresa a la publicacin de una revista sobre
temas de derecho notarial, por lo tanto dicha denominacin describe la Clase
16 de la Clasificacin Internacional. () La denominacin GACETA
NOTARIAL no es reivindicable, careciendo de valor los fundamentos
expuestos por la empresa demandante en la oposicin formulada ante
INDECOPI y en su escrito de demanda.

e. Argumentos del Recurso de Apelacin:

16. GUY EDITORES E.I.R.L., dentro de su recurso de apelacin, en lo

principal, manifiesta los siguientes argumentos:

- Afirma que: errneamente el A-quo incurre en error al determinar que el

nombre de Gaceta Notarial, constituye un nombre genrico de los
productos que pretende distinguir, en tanto designa a una publicacin
peridica que informa actividades del gremio, que acompaada de otros

7
 elementos figurativos y denominativos, que le otorgan suficiente
distintividad y la diferencia de manera suficiente de cualquier otro signo
existente, contradiciendo el principio mediante el cual se determina que el
registro de marca tiene como funcin esencial el distinguir los productos o
servicios de un competidor de los dems productos o servicios que se
ofrezcan en el mercado.

- Alega que: el carcter distintivo permite al empresario individualizar sus

productos y permite al consumidor identificar el origen, procedencia y
calidad del producto o servicio a adquirir, sin verse expuesto a confusin o
engao.

- Seala que: El A-quo, al momento de sentenciar no ha tomado en

consideracin que la utilizacin de la marca Gaceta Notarial y logotipo
(mixta) por la empresa Gaceta Jurdica, estara ocasionando una confusin
dentro del mercado nacional, donde desde hace ms de dos aos viene
circulando en forma peridica y trimestral.

- Alega que: tampoco ha considerado que la denominacin GACETA

NOTARIAL y logotipo (mixta) para distinguir la publicacin de una revista,
no es registrable como marca, por cuanto apreciado en su conjunto no
resulta distintivo, en la medida que est conformado por un trmino
extremadamente igual grfica y fonticamente a la denominacin utilizada
por nuestra empresa GACETA NOTARIAL, no aportando ninguna
distintividad que se requiere para acceder el registro y constituirse en un
signo capaz de identificar los productos que pretende distinguir en el
mercado.

- Precisa que: el carcter genrico de un signo como causal de

irregistrabilidad debe ser apreciado en relacin directa con los productos o
servicios a distinguir y no de manera abstracta, ya que la marca no
constituye solo un signo sino que existe una relacin directa entre el signo
y un producto que influyen en la mente del consumidor, hecho que no ha
sido considerado por el juez A-quo, al determinar que el simple hecho de
que la palabra Gaceta Notarial est acompaada de la frase Una
publicacin de Gaceta Jurdica, es necesaria para su distincin en el
mercado.

- Afirma que: tampoco se ha considerado, el A-quo que, al efectuar el

examen comparativo de nuestro signo Gaceta Notarial y logotipo (mixta)
con el de Gaceta Jurdica, no se ha considerado que ambos son iguales y
que las caractersticas de ambos servicios son semejantes establecindose
una similitud que puede producir confusin entre el pblico ya que el signo
solicitado es idntico fonticamente con nuestra denominacin, en grado
de causar confusin en los usuarios, pues los productos a distinguir son
exactamente iguales, es decir, ambos son producto de imprenta en soporte
de papel en forma de revista, con la diferencia que nosotros existimos y
editamos hace 2 aos y ellos pretenden recin hacerlo.

8
 - Concluye que: ambas marcas corresponden al producto de revista de la
Clase 16 de la Clasificacin Internacional de Niza, siendo sus rubros
completamente iguales, por ambas revistas estn dirigidas al derecho
notarial, de lo cual se colige que poseemos mercados iguales, de lo que se
determina que existira una competencia desleal directa e intencional.

B. INTERPRETACIN PREJUDICIAL:

La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con

Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de
Lima, Repblica del Per, ha solicitado la interpretacin prejudicial de los
artculos 136 literal a) y 137 de la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina. Se interpretar nicamente el artculo 137 1 por ser
pertinente.

Con fundamento en la potestad que deriva del artculo 34 del Tratado de

Creacin del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio 2 el artculo
135 literales b), e) y f) de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad
Andina.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

17. En armona con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente
interpretacin prejudicial son los siguientes:

A. Irregistrabilidad de un signo por falta de distintividad.

B. La marca mixta.
C. Palabras genricas y descriptivas como parte de un signo mixto.
D. Indicios razonables que permiten inferir que un registro se ha solicitado para
perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

A. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO POR FALTA DE DISTINTIVIDAD.

18. Afirma GUY EDITORES IERL que el signo solicitado GACETA NOTARIAL y
logotipo (mixto) carece de distintividad, por lo cual se analizar la figura de
la irregistrabilidad por falta de distintividad.

19. Las caractersticas de los dos requisitos previstos para las marcas y que se
aplican, son:

20. La distintividad es la capacidad intrnseca que debe tener el signo para

1
Artculo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se
hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podr denegar dicho registro.
()
2
Artculo 135.- No podrn registrarse como marcas los signos que:
()
b) carezcan de distintividad;
()
e) consistan exclusivamente en un signo o indicacin que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad,
el destino, el valor, la procedencia geogrfica, la poca de produccin u otros datos, caractersticas o informaciones de los
productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicacin, incluidas las expresiones laudatorias
referidas a esos productos o servicios;
f) consistan exclusivamente en un signo o indicacin que sea el nombre genrico o tcnico del producto o servicio de que se
trate;

9
 distinguir unos productos o servicios de otros. El carcter distintivo que le
permite al consumidor realizar la eleccin de los bienes y servicios que
desea adquirir; tambin permite al titular de la marca diferenciar sus
productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. Es
muy importante tener en cuenta que el consumidor diferencia los productos
y servicios en el mercado, atendiendo a la distintividad del signo que lo
identifica.

21. La susceptibilidad de representacin grfica es la posibilidad de que el

signo a registrar como lema comercial sea descrito mediante palabras,
grficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes
puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta caracterstica es
importante para la publicacin de las solicitudes de registro en los medios
oficiales.

22. Se reconoce tanto una capacidad distintiva intrnseca como una

capacidad distintiva extrnseca, la primera se refiere a la aptitud
individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no
confundibilidad con otros signos.

23. El signo salvaguarda tanto el inters de su titular al conferirle un derecho

exclusivo sobre el signo distintivo, como el inters general de los
consumidores o usuarios, garantizndoles el origen y la calidad de los
productos o servicios, evitando el riesgo de confusin y/o de asociacin,
tornando as transparente el mercado.

24. Es importante advertir que el literal a) del artculo 135 de la Decisin 486,
eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los
requisitos que se desprenden del artculo 134 de la misma normativa, es
decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de
distintividad, susceptibilidad de representacin grfica o perceptibilidad.

25. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad est

consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en
el artculo 135 literal b) de la Decisin 486. Se reconoce tanto una
capacidad distintiva intrnseca como una capacidad distintiva extrnseca,
como ya se indic.

26. En conclusin, para que un signo sea registrado como marca, debe ser
distintivo y susceptible de representacin grfica, de conformidad con el
artculo 134 de la Decisin 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que,
como se mencion, dicho requisito se encuentra implcito en la nocin de
marca.

27. La aptitud distintiva, uno de los elementos constitutivos de la marca, es un

requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrn ser registrados
como marcas los signos que carezcan de distintividad.

28. A manera de ilustracin, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia

Europeo:

10
 En la jurisprudencia europea se destaca que el carcter distintivo de una
marca ha de apreciarse, por una parte, en relacin con los productos o
servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relacin con
la percepcin del pblico al que va dirigida, y que est formado por el
consumidor de dichos productos o servicios; que no es necesario que la
marca permita que el pblico al que va dirigida identifique al fabricante del
producto o al prestador del servicio, transmitindole una indicacin
concreta de su identidad, pues la funcin esencial de la marca consiste en
garantizar al consumidor o al usuario ltimo el origen del producto o del
servicio designado por la marca (Sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que
cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados
a los consumidores en general, se supone que el pblico correspondiente
es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento
y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que
el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en
la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideracin el hecho de que
el nivel de atencin del consumidor medio puede variar en funcin de la
categora de productos contemplada. (Sentencia del Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas asunto T-136/00, de 25 de septiembre de
2002.)

29. El Juez Consultante deber analizar si el signo solicitado GACETA

NOTARIAL es distintivo respecto de los productos de la Clase 16 de la
Clasificacin Internacional de Niza.

B. LA MARCA MIXTA.

30. GACETA JURDICA S.A., solicit el registro de GACETA NOTARIAL como

signo mixto, por lo que en este acpite el Tribunal se referir a este tipo de
signo.

31. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o

varias palabras) y un elemento grfico (una o varias imgenes). La
combinacin de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto,
produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite
diferenciarla de las dems existentes en el mercado.

32. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cul
de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del
consumidor, si el denominativo o el grfico.

33. El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas,
el ms relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser
ms importante el elemento grfico.

34. La jurisprudencia indica: La marca mixta es una unidad, en la cual se ha

solicitado el registro del elemento nominativo como el grfico, como uno solo.

11
 Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad
y no a sus elementos por separado.3

35. Dentro de la parte denominativa de un signo mixto, puede darse que sta
sea compuesta, es decir, integrada por dos o ms palabras. Al respecto, el
Tribunal ha establecido que: No existe prohibicin alguna para que los
signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se
compongan de una palabra compuesta, o de dos o ms palabras, con o sin
significacin conceptual, con o sin el acompaamiento de un grfico (...). 4

36. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo

compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habr de
examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que
lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de () la suficiente
carga semntica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a
identificar el origen empresarial (). (Sentencia del proceso 13-IP-2011).
Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente
distintividad al signo, podr ser objeto de registro. (Proceso 50-IP-2005.
Interpretacin Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1217, de 11 de julio de 2005).
37. Por lo antes expuesto, el Juez consultante deber analizar la distintividad
del conjunto del signo solicitado, y verificar si es distintivo, respecto de los
productos que intenta amparar en el mercado.
C. PALABRAS GENRICAS Y DESCRIPTIVAS COMO PARTE DE UN SIGNO
MIXTO.
38. Afirma la compaa opositora GUY EDITORES IERL, que el signo GACETA
NOTARIAL y logotipo (mixto) est conformado por palabras genricas,
respecto de los productos de la Clase 16 de la Clasificacin Internacional
de Niza, en razn de lo cual, adems nos referiremos a las palabras
descriptivas como parte de un signo mixto.
39. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de
elementos como: palabras, prefijos o sufijos, races o terminaciones, que
individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones
descriptivas, genricas o de uso comn, por lo que no pueden ser objeto de
monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

40. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las

siguientes caractersticas y propiedades de los productos: calidad,
cantidad, funciones, ingredientes, tamao, valor, destino, etc.

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Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N 821 del 1 de agosto de 2002, diseo industrial:
BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN
BOLA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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41. Se identifica la denominacin descriptiva, formulando la pregunta cmo es?
En relacin con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo
uso justamente de la denominacin considerada descriptiva.
42. Sin embargo, una expresin descriptiva respecto de unos productos o
servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o
propio, de modo que, el resultado ser novedoso cuando se usa para
distinguir determinados productos o servicios que no tengan relacin directa
con la expresin que se utiliza.
43. El literal e) del artculo 135 de la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina, dispone:
No podrn registrarse como marcas los signos que
e) consistan exclusivamente en un signo o indicacin que pueda
servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino,
el valor, la procedencia geogrfica, la poca de produccin u otros
datos, caractersticas o informaciones de los productos o de los
servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicacin,
incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o
servicios;
44. La norma transcrita prohbe el registro de signos que sean designaciones o
indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por
uno o ms vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados
siempre que formen un conjunto de marcas suficientemente distintivo. A
pesar de esto, el titular de un signo con dichas caractersticas, tiene que ser
consciente de que no puede impedir la utilizacin del elemento descriptivo y,
por lo tanto, su marca sera considerada dbil.
45. El literal f) del artculo 135 de la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina, dispone:
No podrn registrarse como marcas los signos que
f) consistan exclusivamente en un signo o indicacin que sea el
nombre genrico o tcnico del producto o servicio de que se trate.
46. El literal trascrito prohbe el registro de signos genricos, pero no impide
que palabras genricas conformen un signo compuesto.
47. La denominacin genrica determina el gnero del objeto que identifica; no
se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la
utilizacin de esa palabra, ya que se creara una posicin de ventaja injusta
frente a otros empresarios. Para verificar si un signo es genrico, debe ser
apreciado en relacin directa con los productos o servicios que proteja.
48. La expresin genrica, puede identificarse cuando al formular la pregunta
qu es?, en relacin con el producto o servicio designado, se responde
empleando la denominacin genrica. Un trmino es genrico cuando es
necesario utilizarlo en alguna forma para sealar el producto o servicio que
desea proteger, o cuando por s slo pueda servir para identificarlo.

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 49. Sin embargo, una expresin genrica respecto de unos productos o
servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o
propio, de modo que el resultado ser novedoso, cuando se usa para
distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relacin
directa con la expresin que se utiliza.
50. El Juez Consultante, debe determinar en primer lugar si el signo GACETA
NOTARIAL y logotipo (mixto) en su conjunto es descriptivo o genrico en
relacin con los productos de la Clase 16 de la Clasificacin Internacional
de Niza y, si esto no es as, debe determinar si las palabras GACETA y
NOTARIAL y el grfico (mixto) son en conjunto registrables.
D. INDICIOS RAZONABLES QUE PERMITEN INFERIR QUE UN REGISTRO
SE HA SOLICITADO PARA PERPETRAR, FACILITAR O CONSOLIDAR
UN ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL.
51. Afirma GUY EDITORES E.I.R.L., como editorial imprimen desde el ao
2007 la revista jurdica Gaceta Notarial, por lo que GACETA JURDICA S.A.
obr de mala fe al solicitar el registro del signo GACETA NOTARIAL y
logotipo (mixto).
52. El Tribunal reitera lo establecido en la Interpretacin Prejudicial de 24 de
julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013:
El segundo prrafo del artculo 172 establece como causal relativa de
irregistrabilidad que el registro de marca que se hubiese solicitado de mala
fe. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el mbito del
derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha
consagrado como un principio general y bsico de los sistemas jurdicos;
es aquella mxima fundamental que permea todo el sistema jurdico. El
ordenamiento jurdico comunitario andino no escapa de esto, as que
tambin se encuentra montado sobre dicho principio.
53. Como se ha desarrollado, una solicitud de registro de mala fe debe ser
denegada. Adems, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El
ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los
derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de
registro de marcas debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala
fe las plataformas jurdicas de concesin de derechos.
54. La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba
cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurdico, la
competencia en el mercado o hacer dao a un competidor determinado 5.
(Proceso 87-IP-2013).

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Existen otras causales de irregistrabilidad que estn ntimamente ligadas con la mencionada causal por mala fe;
una de estas es la consagrada en el artculo 136 literal d) de la Decisin 486, que plantea la irregistrabilidad cuando el
solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de
un signo idntico o similar al que se pretende registrar en el pas miembro o en el extranjero, siempre que su uso
pudiera originar riesgo de confusin o de asociacin en el pblico consumidor.Sobre este tema se pude ver la
Interpretacin Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el marco del proceso 48-IP-2012.
Otra causal estrechamente ligada con la mala fe es la consagrada en el artculo 137 de la Decisin 486 de la
Comisin de la Comunidad Andina, que se realiza cuando se solicita el registro marcario para perpetrar, consolidar o
facilitar un acto de competencia desleal.

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55. La mala fe puede darse a travs del aprovechamiento injusto del esfuerzo
empresarial ajeno. El Rgimen Comn sobre Propiedad Industrial no puede
tolerar situaciones en las cuales se usurpe, a travs de la presentacin de
una solicitud de registro, el importante posicionamiento de un signo ajeno
en el mercado.
56. En el presente caso, el Juez Consultante deber tomar en cuenta los
indicios razonables que le permitan llegar a la conclusin de que el
solicitante del registro present la solicitud de mala fe, con la intencin de
aprovecharse de manera indebida de un signo que no es apropiable por
ninguna persona o en su defecto que ya exista en el mercado por un
tercero competidor.
Sobre la base de estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL

SIGUIENTE

PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: La distintividad, es la capacidad intrnseca que debe tener
el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.
El carcter distintivo que le permite al consumidor realizar
la eleccin de los bienes y servicios que desea adquirir;
tambin permite al titular de la marca diferenciar sus
productos y servicios de otros similares que se ofertan en el
mercado.

El Juez Consultante deber analizar si el signo solicitado

GACETA NOTARIAL es distintivo respecto de los productos
de la Clase 16 de la Clasificacin Internacional de Niza.

SEGUNDO: Las marcas mixtas se componen de un elemento

denominativo (una o varias palabras) y un elemento grfico
(una o varias imgenes). La combinacin de estos
elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el
consumidor una idea sobre la marca que le permite
diferenciarla de las dems existentes en el mercado.

TERCERO: El Juez Consultante debe determinar en primer lugar si el

signo GACETA NOTARIAL y logotipo (mixto) en su conjunto
es descriptivo o genrico en relacin con los productos de
la Clase 16 de la Clasificacin Internacional de Niza y, si
esto no es as, debe determinar si las palabras GACETA y
NOTARIAL y el grfico son en conjunto registrables.
CUARTO: Una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada.
Adems, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El
ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por
el disfrute de los derechos de manera sana, leal y
transparente. Por tal motivo, la oficina de registro de

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 marcas debe estar atenta para impedir que se utilicen de
mala fe las plataformas jurdicas de concesin de
derechos.
El Juez Consultante deber tomar en cuenta los indicios
razonables que le permitan llegar a la conclusin de que el
solicitante del registro present la solicitud de mala fe, con
la intencin de aprovecharse de manera indebida de un
signo que no es apropiable por ninguna persona o en su
defecto que ya exista en el mercado por un tercero
competidor.
De acuerdo con el artculo 35 del Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el
proceso interno, debe adoptar la presente interpretacin. Asimismo, deber dar
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el prrafo tercero del artculo
128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el ltimo prrafo del artculo 90 del Estatuto del Tribunal,
firman la presente Interpretacin Prejudicial los Magistrados que participaron en
su adopcin.

Cecilia Luisa Aylln Quinteros Leonor Perdomo Perdomo

MAGISTRADA MAGISTRADA

Jos Vicente Troya Jaramillo

MAGISTRADO

De acuerdo con el artculo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la

presente Interpretacin Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo Gustavo Garca Brito

PRESIDENTA (e) SECRETARIO

Notifquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remtase copia de

la presente Interpretacin Prejudicial a la Secretara General de la Comunidad
Andina para su publicacin en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 224-IP-2014

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