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EL CONTRATO DE KNOW-HOW

EL CONTRATO DE KNOW-HOW

Anbal SIERRALTA ROS*

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* Abogado por la Pontificia Universidad Catlica del Per. Posgrado en
Relaciones Internacionales, Comercio Internacional y Gerencia Internacional.
Magster en Administracin de Empresa. Doctor en Ciencias Jurdicas,
Diplomado en Negociaciones. Profesor de las Maestras en la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, Universidad de San Martn de Porres. Centro de
Altos Estudios Nacionales (CAEN) y Universidad Nacional de Trujillo. Profesor
de la Escuela Superior de Guerra Naval y la Academia Diplomtica del Per.
Profesor visitante de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
(Buenos Aires), Universidad Andina Simn Bolvar (Sucre), Universidad
Florianpolis (Florianpolis), Universidad del Cono Sur de las Amricas
(Asuncin). Ex-consultor en comercio internacional de la OEA. Ex-asesor
principal del Congreso de la Repblica. Miembro Comisin de Dumping y
Subsidios. Presidente del Centro Internacional de Administracin y Comercio.
Arbitro internacional y conciliador extrajudicial. Miembro de la Comisin de
Dumping y Subsidios. Presidente de la Comisin de Firmas Digitales del Colegio
de Notarios de Lima. Presidente del Comit Consultivo de Comercio Exterior y
Negociaciones del Colegio de Abogados de Lima. Miembro de la Comisin
Consultiva de Personas Jurdicas de la Superintendencia Nacional de Registros
Pblicos. Notario de Lima.

SUMARIO: 1. Concepto.- 2. Estructura del contrato.- 2.1. Los sujetos.- 2.2.


Objeto.- 2.3. Precio.- 2.4. Forma de pago.- 2.5. Trminos de amarre.- 2.6.
Paquete de licencias.- 2.7. Absorcin de tecnologa.- 2.8. Exclusividad.- 2.9.
Cross licensing.- 2.10. Restricciones.- 2.11. Grant back.- 2.12. Confidencialidad
(Secrecy agreement).- 2.13. Solucin de controversias.- 2.14. Recisin.

El espectacular desarrollo tecnolgico de los ltimos veinte aos, sorprendente


por su amplitud y profundidad, ha exigido del Derecho modelos contractuales
que resguardan aspectos materiales, sociales, intelectuales, psicolgicos y
ticos de las personas las instituciones y las sociedades. Estos diferentes
modelos se han articulado dentro de espacios culturales diferentes en los cuales
cuestiones sobre el subdesarrollo y la dependencia no han estado alejados.

Ciencia y tecnologa afectan al derecho y la imponen modificaciones,


condicionando un sector de la vida social y estableciendo soluciones a los
efectos y problemas jurdicos que emergen de los hechos (1).

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(1) Luis DIEZ-PICAZO."Cambio social y evolucin jurdica en la sociedad de la
informacin, "Revista del Derecho Industrial, Buenos Aires, Depalma, ao 8, n.
22, ene-abril 1986.
El Derecho es el contacto y la influencia de la renovacin tecnolgica es
desafiado para ordenar, regular proteger y reequilibrar la relacin de los
sujetos ya que las nuevas tecnologas demandan de proteccin y regulacin. El
derecho reacciona cuando el impacto de la tecnologa pasa de la idea a la
concrecin, de la realidad enfrentada a la situacin de hecho.

Estas innovaciones dan nacimiento a nuevos modelos contractuales y a


reglamentaciones que posibiliten no slo su proteccin sino su pleno desarrollo,
como son los contratos de propiedad intelectual, inventos no patentados,
creaciones literarias y musicales. De tal manera que las cuestiones tecnolgicas
deben necesariamente integrar el ordenamiento jurdico de los Estados y ms
an de la relaciones entre diferentes Estados , al volverse cuestiones
contractuales sobre propiedad, explotacin o proteccin jurdica. Uno de esos
contratos son los de licencia y patente y los de know - how.

1. CONCEPTO

No hay un equivalente idiomtico para determinar este tipo de contrato. Su


expresin es la abreviacin de una vieja expresin norteamericana to know how
do it cuya traduccin sera "Saber cmo se hace alguna cosa", donde la palabra
saber est referida al conocimiento, mas no en el sentido del conocimiento
universal de las cosas, sino en cuanto al conocimiento especializado, especfico,
tcnico y para ejecutar determinada industria.

"Tcnicamente se puede conceptuar el know-how como un arte de fabricacin,


el que no llega a ser un concepto exacto mas sugiere que l sea dentro de los
padrones tcnicos a l aplicables"(2).

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(2) Roberto de OLIVEIRA MURTA. Contratos no comercio exterior. Rio de
Janeiro, Celsus Ltda., 1981, pg. 85.

Otra posicin considera que este contrato se refiere a "...todo conocimiento


tcnico, ms o menos secreto, susceptible de una valor econmico y posible de
ser objeto de contratacin"(3).

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(3) Eduardo Guillermo COGORNO. Teora y tcnica de los nuevos contratos
comerciales. Buenos Aires, Ed. Meru, 1979, pg. 357.

La Cmara de Comercio Internacional, en octubre de 1957, manifest que la


totalidad de los conocimientos del saber especializado y de la experiencia
volcados en el procedimiento y en la realizacin tcnica de la fabricacin de un
producto puede ser denominado Know-how, o arte de fabricacin. As , este
concepto puede designar no solamente frmulas y procedimientos secretos,
sino tambin una tcnica que guarde conexin con procedimientos de
fabricacin patentadas y que sean necesarios para hacerse uso de dicho invento
o creacin.

La legislacin alemana estima que los inventos, procedimientos de fabricacin,


construcciones no protegidas por la ley y otras conquistas, que enriquecen la
tcnica pueden ser objeto de un contrato de know-how, incluyndose, tambin,
los conocimientos y las experiencias comerciales.

Para Stumpf (4) es un saber no protegido por derechos de tutelas industriales,


por lo comn secretos, sin que sta sea una condicin.

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(4) Herbert STUMPF. El contrato de Know-how. Bogot. Themis, 1984, pg. 12.

Han de entenderse, por tanto, conocimiento y experiencias de orden tcnico,


comercial y economa de empresa, cuya explotacin permite, llegado el caso,
beneficiar a una persona o a la sociedad en su conjunto a travs de su
produccin y venta de objetos, como tambin de otras actividades
empresariales tales como administracin y organizacin.

De manera coincidente, la Asociacin Internacional de Proteccin Jurdica


Industrial expone que el know-how consiste en conocimientos y experiencias de
naturaleza tcnica, comercial, administrativa, financiera o de otra naturaleza,
aplicables por una empresa o un profesional.

Tullio Ascarelli, rechaza la expresin propiedad industrial y prefiere hablar de


derechos sobre bienes inmateriales.

Acepciones generales de la doctrina mexicana, como la de Arturo Daz Bravo(5),


que lo configura como aquel en cuya virtud una de las partes se obliga a
transmitir a la otra el derecho de explotar uno o ms elementos de la propiedad
industrial, o bien a prestarle servicios de auxilio tcnico o de operacin
administrativa. A ella se unen en trminos parecidos las expresiones de Patricio
Hernndez Esparza y Jaime Alvarez Soberanis.

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(5) Arturo DAZ BRAVO. Contratos mercantiles. Mxico D-F., Ed. Harla, 1983,
pg. 149.

En un intento de precisar el concepto de este contrato podemos afirmar que es


un acuerdo libre de voluntades, necesariamente formal, por el que se transmite
el uso, disfrute y la explotacin de una frmula, proceso, tcnica e incluso de
una marca y tcnica de venta, generalmente secreta que no est patentado, y
cuyo uso y explotacin tiene un propsito econmico, que se compensa
mediante el pago en dinero o con un porcentaje sobre el valor de las ventas del
usuario. Por lo que una de las partes intervinientes ha de ser necesariamente
un productor o un comerciante del extranjero, que deber adems mantener
la confidencialidad de la frmula, proceso, tcnica o conocimiento en general.

As, este tipo de contrato tiene las siguientes notas distintivas: formal, secreto
y oneroso. Se requiere una estipulacin formal y precisa que diferencia el tipo
de know-how, sea industrial, comercial, e incluso administrativo.

Este contrato debe inscribirse, usualmente, ante el organismo nacional


competente, encargado de la transferencia de tecnologa y de la inversin
extranjera. Es secreto, pues nicamente las partes tienen acceso a un
determinado saber; slo excepcional y ocasionalmente puede faltar esa
calidad. El hecho de que un conocimiento pueda ser patentable, no lo aleja de
ser considerado como know-how, pues si as fuera se estara obligando siempre
al inventor para que patente un conocimiento, procedimiento, plan o diseo ya
que de lo contrario se le negara la proteccin del contrato. Finalmente, es
oneroso porque se hace mediando un pago, aun cuando ste puede estar
incluido en otras prestaciones, como es el caso, por ejemplo, en donde el
propietario de la tecnologa pide que el pago est representado por un aporte
en el capital social, o bien est incluido en el precio del equipo industrial que
se vende para hacer factible la tcnica.

No es que necesariamente el know-how sea un "contrato sobre conocimiento no


patentado", pues si as fuera todo el conocimiento especializado que no est
patentado y que se desea tansferir debera hacerse va contrato de know-how.
En muchas ocasiones, un procedimiento patentable o una invencin no son
presentados para su patentamiento porque se teme la divulgacin. Uno tpico
es el de la Coca Cola, cuya frmula no est patentada, otros como en la
industria qumica que pierden rpidamente su valor por el desenvolvimiento
industrial, y que tampoco estn patentados. Y en consecuencia los contratos de
explotacin y transferencia no son, necesariamente de know-how, sino de
concesin o de licenciamiento(6).

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(6) Anbal SIERRALTA ROS. Negociacin y Contratacin Internacional. Asuncin,
Universidad Autnoma de Asuncin, 1993, pg. 199.

Stumpf, dice, que no resulta convincente que algunos inventos o sistemas no


sean denominados know-how "...solamente por ser en si patentables, porque
de esa manera se estara presionando al inventor, de un modo totalmente
infustificado, para que solicite la patente, ya que de lo contrario se le negara
la proteccin que le correspondera por know-how(7). Posteriormente aade:
"Tambin los contratos sobre inventos para los cuales se ha solicitado la
patente, pero que todava no han sido revelados, o publicados, tienen que
considerarse contrato de know-how (8). Asimismo Wiede, al referirse al perodo
en el cual la posicin monoplica de una invencin ya presentada para el
patentamiento reposa en el secreto, habla de una licencia de know-how. De
donde se puede concluir que la condicin esencial para el know-how, no es la
ausencia de una patente sobre el conocimiento que se est contratando; sino
particularmente el carcter secreto, la formalidad y la onerosidad, en ese
estricto orden. Lo que ocurre es que la prctica comercial ha hecho del know-
how el contrato previo e inicial al patentamiento de un conocimiento; incluso,
algunos tratadistas dicen que es un recurso de apuro del que echan mano los
inventores que tienen miedo de las patentes.

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(7) Herbert STUMPF.Op.cit.,pg .9.
(8) Ibidem, pg. 13.

2. ESTRUCTURA DEL CONTRATO


La formalidad es una caracterstica de este contrato ya que es uno de los
mecanismos de asegurar el secreto del procedimiento o del invento. De tal
manera que la precisin de las clusulas deviene en necesarias. Las clusulas
que ambas parte pueden considerar, con ms o menos precisin o con ms o
menos nfasis, segn el largo proceso de la negociacin donde nos encontremos
son:

2.1 Los sujetos:

- El propietario del conocimiento tcnico a quien tambin se le denomina


creador intelectual, proveedor, licenciante, cedente o exportador.
- El adquirente, a quien tambin se le denomina como cesionario, licenciado,
usuario, explotador, receptor o importador.

Debe sealarse que la relacin de los sujetos es intuito personae, ya que el acto
de transferencia de tecnologa a terceros implica el riesgo de prdida del
control que el transferente posea sobre ella.

2.2 Objeto:

El objeto del know-how puede versar sobre:

- Patentes, referido a explotacin de patentes, siempre y cuando no hayan sido


divulgadas previamente en escala mundial.
- Diseo industrial, que incluye dibujos de construccin, proceso con indicacin
de tiempos y tolerancias, sistemas de produccin.
- Asistencia Tcnica, que corresponde a clculos para montaje, trabajos de
programacin, adiestramiento de personal como es el caso de construccin y
equipamiento
- Desarrollo comercial, que se refiere a procesos y tcnicas de mercadeo, como
tambin poda ser gerenciamiento.

No incluimos al copyright o derecho exclusivo como susceptible de incluirlo


en un contrato de Know-how, pues es particularmente para obras literarias o
artsticas, que corresponde a los llamados derechos de autor, cuyo fin no es,
siempre, el nimo de reventa, no estn dentro del ius commerce, son
creaciones del espritu, como obras musicales, artsticas, literarias. Ahora bien,
cuando estas mismas obras se orientan a lo que se denomina trabajos de arte
aplicados tales como joyera, porcelana, industria de la decoracin en todos
sus aspectos, entonces se convierten en una manufactura con contenido
artstico y no son una creacin intelectual propiamente dicha, sino la aplicacin
de esa obra a la industria, hay una explotacin en serie y se persigue la reventa,
dejando de ser entonces derechos de autor.

La patente es una figura jurdica que protege a su inventor o propietario de la


competencia de los dems. De esa manera diseo y procedimientos pueden ser
patentados y susceptibles de comercializacin. Esas estipulaciones deben tener
dos condiciones bsicas: ser un producto original, que no est al alcance de
todos, pues en ese caso sera una res nullius, una cosa de todos, susceptible de
ser captada o usada por el pblico, como por ejemplo la tcnica de extraer
piedras, y ser luego susceptible de explotacin industrial. Como se ha sealado
puede haber Know-how an en el caso que la invencin sea patentable y
siempre que no se haya divulgado internacionalmente, de all que puede darse
el caso de un inventor que solicite una patente para la invencin en que se basa
el Know-how.

Sealamos como uno de los objetos contractuales la transferencia de patentes,


porque an la prctica lo sigue usando, sin embargo, es recomendable, en
homenaje a la perfeccin y mejor definicin del contrato, que slo se estimen
el diseo industrial y la asistencia tcnica como expresin contractual
tecnolgica.

El diseo industrial se refiere al aspecto exterior (forma, color, tamao) y no a


su funcionamiento, de tal manera que el primero es suceptible de patentarse y
lo segundo es estrictamente una cuestin o asunto del know-how. Luego en el
contrato ha de precisarse el diseo tal cual ser explotado y tal cual, ha sido
antes, registrado o patentado. Debe cuidar bien el contratante, que un diseo
no puede ser copiado o imitado y que las copias no autorizadas o imitaciones
no puedan ser vendidas o importadas.

Bueno es advertir que el registro pleno de un diseo industrial es bastante


cuestionable, ya que se pueden introducir modificaciones sutiles a punto de
crear un nuevo modelo de acuerdo con la ley.

Ello no debe desalentar a las partes, en todo caso hay que prever estar un paso
ms adelante que los imitadores, introduciendo nuevos modelos cuando el
anterior alcanza un xito que permite presuponer que ser rentable para los
plagiadores producirlos, aun corriendo los riesgos de la competencia desleal.

La asistencia tcnica tiene una papel preponderante en la gestin de cualquier


empresa y en el sistema econmico del pas receptor, pues los flujos de
tecnologa no se realizan aislados ni en el vaco, sino que se vinculan con los
sistemas generales de produccin y con las capacidades concretas de las
empresas y de las naciones.

Tal asistencia proviene de fuentes pblicas y privadas. La que merece nuestra


atencin, porque adems es la que suscita las mayores controversias, es la
ltima ya que el principal medio de transmisin est constituido por las
empresas transnacionales que se vinculan en gran medida con las industrias
manufactureras y extractivas que utilizan capital con relativa intensidad.

Pues bien, cuando el objeto contractual se refiere a estos casos de asistencia


tecnolgica las partes, segn su rol protagnico en el contrato, tratarn de
actuar con distinto acento: las empresas transnacionales buscarn lograr los
convenios ms redituables desde su punto de vista. El comprador, pretender
conseguir lo contrario en condiciones usualmente de frecuente desigualdad en
cuanto a su capacidad de negociacin. Igualmente, se ha de recordar como una
especie de regla axiolgica que cuanto ms capacidad tecnolgica tenga un
comprador tanto mayor ser su habilidad para negociar con su proveedor. En
tanto que por el lado del comprador, la falta de capacidad puede ser de dos
tipos: carencia de informacin (acerca de posibles fuentes de oferta
tecnolgica) y debilidad tecnolgica (falta de pericia, de habilidad o de
experiencia). Ambas situaciones, defectos de informacin y debilidad
tecnolgica, se presentan juntas y afectan las condiciones contractuales bajo
las cuales se realiza su transferencia.

2.3 Precio

El pago o precio de este contrato se denomina royalty o regala. Esta regala


puede consistir en una cantidad fija mensual o anual, o en una parte
proporcional al uso o explotacin que se haga de dicha patente, ya sea que se
trate de un porcentaje de las ventas totales, un porcentaje sobre cada
mercanca producida, e incluso un porcentaje sobre cierto tipo de unidades de
medidas que salgan de la fbrica licenciada.

Hasta fines del decenio de los 80 los Estados interferan en los contratos
internacionales de transferencia de tecnologa a travs del control de la remesa
de royalties, usualmente con la accin de los bancos centrales a fin de
equilibrar la balanza de pagos y evitar la evasin de divisas. Pero a partir del
ao 1991, con la presin de la banca internacional se liberalizaron los mercados
y los pases solo establecieron rganos de registro de remesa de royalties pero
con una menor interferencia, principalmente en Argentina y Per.

Este porcentaje, como es obvio, es enteramente arbitrario y sujeto a lo que


determinen las partes en cada caso y periodo durante el perodo de negociacin
contractual. Sin embargo, muchas legislaciones establecen un lmite mximo
de ese porcentaje para precisar no slo los precios en el mercado interno y de
exportacin sino para asegurar su balanza de pagos. En los pases donde existe
legislacin, una regala no puede exceder del 5% del valor neto de las ventas
que se determina por el valor de la facturacin, deducidos los descuentos,
bonificaciones, devoluciones e impuestos internos. Asimismo, existen
parmetros sobre el perodo de vigencia del contrato y lneas de productos
exportables por patentes.

A pesar de estas normas, es necesario sealar que en la prctica y con


frecuencia se suscriben contratos paralelos, privados (side letter) entre las
partes.

El procedimiento puede incluir la creacin de una subsidiaria en el pas, la cual


subcontrata con las empresas nacionales aisladas.

Muchas empresas latinoamericanas en su afn de introducir innovaciones


tecnolgicas a su produccin y, principalmente, por falta de informacin sobre
otras alternativas tcnicas, se someten a contrataciones paralelas que,
probablemente, en el momento les den buenos beneficios, basados en las
caractersticas monoplicas de este contrato como ya se explic -; pero el
problema surge en el mediano plazo cuando no en el corto al momento de
renovar la licencia, pues la empresa recipendiaria ha expandido un mercado
que no le pertenece y que puede ser simplemente transferido para otra o
asumirlo la propietaria del conocimiento tecnolgico, si sta decide producir
en el pas o durante un tiempo no quiere que dicho pas lo haga para orientar
las exportaciones desde otras regiones.

Al momento de determinar el precio, es menester precisar los costos. Lo mismo


que incluyen varios elementos que pueden agruparse segn el International
Institute for Enviroment and Development (IIED), en tres categoras:

- Costos previos a la contratacin, tales como los representados por la


explotacin del mercado internacional con el fin de adquirir conocimientos
tcnicos no patentados (Know-how), la creacin de capacidades tecnolgicas y
de negociacin interna (en el caso del comprador) o la generacin de los
conocimientos objeto de la transaccin (en el caso del vendedor).
- Costos directos correspondientes al proceso mismo de la transferencia y al
pago propio del contrato.
- Costos indirectos correspondientes a los insumos y recursos atados al contrato
de transferencia de tecnologa, venta de patente, o asistencia, segn el caso.

Una circunstancia que merece advertirse es lo que ocurrira si el secreto base


del contrato cobra publicidad. La obligacin del beneficiario de pagar regalas
cesar para el futuro; salvo si el objeto del contrato consiste en otras
prestaciones del cedente que conserven importancia para el beneficiario, como
el entrenamiento de personal.

2.4 Forma de pago

Existen diversas formas de pagar el diseo o procedimiento tecnolgico ya sea


en lo que corresponde al momento de pago o en el mecanismo de
compensacin. Cuando se trata de un pago adelantado al momento de
suscribirse el contrato, es que se est hablando de una clusula
internacionalmente conocida como down payment out of pocket expenses.
Otras veces, cuando el precio y el pago pactado es una suma total, se conviene
que vaya variando conforme a ndices preestablecidos ajustados
peridicamente.

Otra forma es la cesin de acciones. Se puede establecer que al monto total o


parcial de la regala se capitalice en la empresa receptora de la tecnologa,
mediante la emisin de acciones liberadas. Este mtodo implica ventajas e
inconvenientes, ya que si el royalty se capitalizase evita la salida de divisas al
exterior, pero despus aquellas divisas que no salieron como regalas saldrn
como dividendos.

En cualquiera de las formas, la empresa licenciada enva trimestral o


mensualmente a la empresa proveedora un informe contable del producto
fabricado y las ventas efectuadas, anotando mediante cuenta corriente el pago
estipulado. A ello se une la auditora que usualmente efecta, sin previo aviso,
la proveedora.

La moneda con que se efecta el pago es otro asunto a tratar en esta clusula,
siendo sta con frecuencia la del cedente o propietario. Es posible que el Estado
extranjero haga depender de una autorizacin la incorporacin de este rubro,
por lo que es desafortunado un convenio en un determinado tipo de cambio
como base para calcular las regalas; pero se puede insertar, como trmino de
garanta monetaria, que las regalas aumentarn en proporcin a la
desvalorizacin monetaria.

2.5 Trminos de amarre

El suministro de tecnologa o explotacin de patentes se hace, con alguna


frecuencia, sujeto a otras condiciones que van atadas al objeto principal del
contrato. Son la transferencia de insumos, equipos, bienes o repuestos, que si
bien no es la contratacin directa, es la accesibilidad que ofrece el cedente de
la tecnologa para poder poner en prctica el conocimiento que transmite.

Esta clusula lgicamente es objetable, pero en ciertas circunstancias no se


puede eximir el receptor de la adquisicin de productos intermedios o bienes
de capital, ya sea porque la persona o empresa establecida para aprovisionar
es la nica que se dedica a esta actividad, o porque las caractersticas tcnicas
de los bienes accesorios suministrados lo hacen necesario.

Es difcil de omitir esta clusula por parte del comprador, en razn del
desarrollo de la tecnologa, puede atenuarse fijando precios de los bienes
accesorios: por ejemplo, establecer que el precio de los bienes o materias
primas ser el establecido en el mercado internacional y si no pudiera obtenerse
ste, la autoridad administrativa nacional encargado del Registro e propiedad
sera la que los estime.

2.6 Paquete de licencias

Tambin se le conoce como Package Licensing, a travs de la cual el vendedor


se compromete a proveer la totalidad de la tecnologa, para satisfacer
plenamente el objeto del contrato, de modo de permitir que el licenciado o
adquiriente contine la fabricacin autnoma hasta el fin del contrato.

Cuando se habla de la totalidad del contenido de la patente, nos estamos


refiriendo a todo aquello que est relacionado al uso de una licencia, pues la
tecnologa o informacin tcnica que se transfiere, muy difcilmente puede ser
aplicada por s sola sin la ayuda de otros elementos comprendidos en otros
derechos industriales. El desarrollo tecnolgico, reflejo del desarrollo de la
cultura, es un conglomerado de conocimientos, donde es intrincado determinar
qu es lo totalmente nuevo o cul es la consecuencia de otro invento.

El comprador ha de tener presente esto para precisar el conocimiento


tecnolgico o el invento en s y todo aquello que permita su explotacin,
facilitando al receptor disponer de una serie de conocimientos tcnicos, no
necesariamente vinculados entre s pero bsicos para entender el objeto del
contrato.

Asimismo, el vendedor ha de explicar cul es el paquete de licencias necesarios


para que una patente pueda ser debidamente explotada y no caer en la nulidad
del contrato por imposibilidad de su ejecucin.

2.7 Absorcin de tecnologa

Una de las mayores preocupaciones de los pases receptores, es determinar la


manera cmo se pueden beneficiar sus empresas cuando compran tecnologas
o sistemas.

Estos contrato tiene un efecto inmediato relacionado con el desplazamiento o


promocin de capacidades tecnolgicas y las estructuras productivas locales. El
Estado busca formar tcnicos y poseer tecnologa propia para desprenderse de
la influencia externa. Las empresas tambin realizan esfuerzos para formar
cuadros tcnicos. Ello hace que los contratos incluyan el perodo de
entrenamiento y capacitacin.

Se establecer, entonces, quin asumir los costos del entrenamiento y si ste


va incluido en la remuneracin ya pactada. Pero no slo es el entrenamiento
sino, adems, la forma en que se va otorgando de manera exclusiva y sin
retribucin parte de la tecnologa, a fin de que una etapa del proceso industrial
que se haga mediante el procedimiento se entregue a la empresa usuaria en
carcter de propiedad. De otra manera, sera un contrato sin lmite y sin
beneficios en el largo plazo para quien en mrito a una tecnologa industrial
desarrolla algunos aspectos propios de su produccin.

2.8 Exclusividad

Estimamos que debe haber una exclusividad en el contrato. El licenciante debe


abstenerse de realizar contratacin sobre la misma patente a dos receptores
ubicados en un mismo territorio, incluso a dos usuarios que estn actuando en
un mismo mercado.

Esta es una clusula de mayor cuidado para el comprador que para el vendedor
y es la que debe influir en el precio. No le servira de mucho a un exportador
tener licencia sobre un producto que elaboran 3 4 empresas de las que 2 3
exportan al mismo mercado. Sin embargo, si esto ocurriera el comprador
debera exigir del proveedor las mejores condiciones que pueda haber con
terceros, ya sean stas de carcter tcnico o de carcter econmico. Esta
clusula es compatible con la obligacin que pesa sobre el usuario al no poder
ceder o transferir a terceros, bajo cualquier ttulo, sus derechos y obligaciones
derivados del contrato.

Stumpf dice que sera injusto sostener que el Know-how es transferible, ya que
para el cedente es importante saber quin explot el invento para efecto de la
rendicin de cuentas, el pago de las regalas, la calidad de los productos y
muchas otras obligaciones. Si el beneficiario pretende transmitir sus derechos
tendr que negociarse expresamente.

2.9 Cross licensing

De este modo se denomina a la clusula que precisa la provisin de una


tecnologa, conformada por ms de un proceso o sistema en propiedad plural o
diversa.

En algunas ocasiones, la tecnologa para elaborar un producto es la suma de


varios procesos o etapas, las mismas que son propiedad de igual nmero de
personas. Entonces se requiere que los cedentes se asocien formando un pool
para la adecuada explotacin o que, en el mejor de los casos, uno de ellos, el
proveedor principal, contrate a nombre y representacin de los otros; o tal vez
l sea el proveedor de su tecnologa y de la complementaria.

2.10 Restricciones

Son frecuentes y diversas las medidas que pueden limitar el uso y explotacin
de una tecnologa. Algunas de ellas se refieren a la prohibicin de exportar o la
limitacin de cupos y mercados de exportacin. Otras se refieren al pago de
regalas en moneda dura, o a la participacin en el capital accionario por
parte del vendedor.

El hecho de que el proveedor tenga la facultad de inspeccionar los estados


financieros de la sociedad, es otra restriccin.

Por su lado, la proveedora tiene como responsabilidad mantener los patrones


de calidad de los productos al nivel mnimo de los fabricados en el pas de
origen.

Las diferentes restricciones y medidas de control que imponga el cedente,


deben ser negociadas como parte del beneficio derivado por el proveedor de la
tecnologa, as como parte del costo real imputado del comprador.

2.11 Grant back

Mediante sta clusula el propietario de la tecnologa resultaba propietario de


las mejoras e innovaciones producidas por el ejecutar, realizador o usuario, sin
necesidad de indemnizacin alguna.

Existen dos posiciones sobre el particular: la primera que da pleno valor y


derecho al licenciante, pues, se afirma, el usuario logra esa innovacin cuando
el mayor trecho del camino ya fue allanado por el propietario de la tecnologa,
y en tal razn sera incorrecto que quien hizo un esfuerzo menor resulte
copropietario de algo que fue creado por quien dedic tiempo y denuedo en
desarrollar la idea principal. La otra corriente sostiene que es un factor
motivante para el desenvolvimiento tecnolgico de la empresa adquiriente y
que en muchas ocasiones hay una evidente innovacin derivada de la
experiencia prctica en el proceso industrial. Es una forma de superar los
paquetes tecnolgicos y es, tambin, una manera cmo las empresas
inicialmente usuarias de tecnologa pura pasan, despus de experimentar en su
propio cuerpo, a formar un pool de tecnologas. Si el pool se considera legtimo
y ste no es ms que una asociacin de propietarios vinculados por etapas a un
mismo proceso nada tiene de particular que si otra empresa inicialmente
usuaria y adquiriente enriquece el proceso con una innovacin, no pase a ser
copropietaria del mismo y luego parte del pool.

2.12 Confidencialidad (Secrecy agreement)

El objeto del contrato y sus detalles no pueden ser conocidos por terceros y el
comprador asume la total responsabilidad de la confidencialidad, ya que su
divulgacin traera la perdida de condiciones y ventajas respecto al precio de
la tecnologa.

El usuario del know-how debe adoptar una conducta diligente, a fin de evitar
la divulgacin indeseada del conocimiento, sin embargo no se le puede
responsabilizar, plenamente del resultado concreto que devenga de factores
extraos a su voluntad y que vengan a interferir en la conservacin del secreto.
Las partes deben establecer en el contrato la obligacin recproca de transferir
el mejoramiento y las innovaciones tecnolgicas, de esa manera tendrn
motivos para preservar, a travs de la confidencialidad, aquellas variaciones y
la base de las tecnologas que no estando protegidas por patentes, fueren
transmitidos.(9)

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(9) UNITED NATIONS. Guide to guarantee and warranty provisions in transfer-
of-techonology transactions. Viena, Unido, ID/98, 1973, pg. 17.

El objeto y los planos o descripciones de un invento han de mantenerse en


absoluto secreto, siendo no slo de inters del usuario que no se divulgue sino
que adems es una obligacin.

Es cierto que los acuerdos y tratados internacionales protegen el uso y


explotacin de tecnologa, pero la prctica aconseja que ello deba ser
complementado con la accin de especialistas establecidos en los pases donde
se est explotando y hacia donde llega la mercadera.

El carcter secreto del instrumento ha impedido su divulgacin, ya que es uno


de los elementos implcitos en el contrato. Con toda certeza se debe respetar
el secreto o el aspecto confidencial del Know-how de comercializacin o tcnica
que es transferible. Sin embargo, si el secreto no est definido o se utiliza mal
podra ocasionar dao a por lo menos una de la partes contratantes.

2.13 Solucin de controversias

Una decisin de los contratantes es someter sus diferendos o litigios a un


mecanismo de solucin de controversias, como puede ser el arbitraje, la
conciliacin o la mediacin que se puede realizar a travs de mecanismos
autocompositivos, es decir estructuras por las partes o mediante los
mecanismos institucionales o administrativos como los centros de arbitraje y
conciliacin.

La Cmara de Comercio Internacional ofrece los servicios de arbitraje para todo


litigio de ndole comercial, que tenga un carcter internacional y que hubiera
previsto una clusula compromisoria que la involucre. De igual manera que
otras instituciones gremiales ofrecen estos servicios en Amrica Latina,
posibilitando un mecanismo rpido y eficaz. Sin embargo, vale la pena sealar
algunas excepciones. En Francia son normalmente ineficaces estas clusulas en
los contratos de Know-how y de licencia, pues es exclusivamente competente
el Tribunal de Grande Instance, es decir hay una obligacin de sometimiento
jurisdiccional. Los pases de la Europa Oriental tiene una clusula especial,
utilizable en los contados casos en que se someten a la CCI (Cmara de
Comercio Internacional) estipulando que los rbitros sern designados por el
Presidente de la Cmara de Comercio de Suecia o de Zurich.

2.14 Recisin

En principio a falta de pacto en contrario el contrato es por tiempo


indeterminado; en consecuencia es aconsejable establecer plazos pues la
rescisin en cualquier momento puede perjudicar, con mayor frecuencia, al
beneficiario. Adicionalmente, las partes pueden establecer un sinnmero de
eventualidades en que el contrato se puede dar por concluido o rescindido,
siendo tres casos muy frecuentes y susceptibles de ser estipulados:

- Si alguna de las partes deja de cumplir alguna obligacin material del


contrato, a pesar de haber sido requerida de manera indubitable en un plazo
razonable y que debe estar claramente fijado en el documento. Es una causa
grave.
- Si alguna de las partes entrara en insolvencia, quiebra o proceso de disolucin
o liquidacin.
- Si el control accionario de la empresa usuaria fuera transferido a terceras
personas cuyos intereses a criterio de la vendedora fueran contrarios a los
propsitos o motivaciones del contrato.

Se ha de advertir que las posibilidades de recisin han de ser claramente


establecidas y que la anulacin de una de las clusula no invalida de modo
alguno la vigencia y validez de la totalidad del contrato.
Por otro lado, la conciliacin se ha abierto paso en Amrica Latina como un
mecanismo no adversarial de solucin de controversias. As Argentina, Colombia
y Per tienen leyes especficas que posibilitan que las contingencias derivadas
de contratos tecnolgicos sean resueltos por conciliadores autorizados antes de
ir a un procedimiento judicial. Incluso los entes administrativos del Estado
encargados del buen funcionamiento del mercado o del registro de las
inversiones y tecnologas poseen hoy en da mecanismo o unidades de
conciliacin o arbitraje.