ÎNAPOI

Acþiune în anulare. Cotitulari ai mãrcii. Interes

Legea nr. 84/1998, art. 35, art. 48

Faptul cã asupra mãrcii pretins prejudiciate nu existã un singur titular, ci mai

mulþi, nu face ca acþiunea unuia dintre cotitulari, prin care tinde a se demonstra cã
dreptul sãu asupra mãrcii este prejudiciat printr-un act ilicit al altui cotitular, sã fie
lipsitã de interes.
Calitatea reclamantei de titularã a unei mãrci înregistrate conferã, aºadar,
acesteia dreptul exclusiv de a se bucura de marcã, pentru produsele pentru care a
fost înregistratã, drept prevãzut expres în art. 35 alin. (1) din Legea nr. 84/1998.
Unul dintre mijloacele de apãrare a drepturilor conferite de marcã este ºi acþiunea
în anularea unei mãrci identice sau similare, în condiþiile ºi pentru motivele
prevãzute de art. 48 al Legii nr. 84/1998.

Secþia civilã ºi de proprietate intelectualã,

decizia nr. 5419 din 3 iulie
2007

Prin acþiunea înregistratã la 25 aprilie 2005, reclamanta S.C. Farmec S.A. a

chemat în judecatã pe pârâþii S.C. Gerovital Cosmetics S.A. ºi O.S.I.M., solicitând
instanþei ca, prin hotãrârea ce o va pronunþa, sã anuleze certificatul de înregistrare
a mãrcii Gerovital combinatã cu element figurativ, nr. 36441 din 24 februarie 1998
pentru produse din clasele 3 ºi 42.
Prin sentinþa civilã nr. 1514 din 21 decembrie 2005, Tribunalul Bucureºti,
secþia a V-a civilã, a admis excepþia lipsei de interes a reclamantei în formularea
acþiunii ºi a respins-o.
Pentru a pronunþa aceastã hotãrâre, tribunalul a reþinut urmãtoarele:
Reclamanta este titulara mãrcii combinate Gerovital H3 cu specimen de
semnãturã Prof. Dr. Ana Aslan, cu nr. 2487 ºi cu duratã de protecþie pânã în anul
2011, pentru produse din clasa 3, ºi anume: cremã grasã, cremã semigrasã ºi
emulsie de corp, toate conþinând novocainã.
În acelaºi timp, reclamanta nu mai are în prezent dreptul de a produce ºi comercializa
aceste produse, aºa dupã cum rezultã din art. 6 al Legii nr. 178/2000 coroborat cu Ordinul
nr. 1301/2002 al Ministrului Sãnãtãþii ºi Familiei, care interzic utilizarea novocainei în
componenþa produselor pentru care reclamanta deþine protecþie.
Prin urmare, deºi titularã a unei mãrci, reclamanta nu mai are dreptul a de a
produce produsele pentru care a fost înregistratã marca, protecþia asupra mãrcii
încetând astfel, ceea ce înseamnã cã reclamanta nu ar putea obþine niciun folos practic
din anularea înregistrãrii mãrcii pârâtei, despre care pretinde cã o prejudiciazã.
 ÎNAPOI

Prin decizia civilã nr. 194 din 13 octombrie 2006, Curtea de Apel Bucureºti, secþia a
IX-a civilã ºi pentru cauze privind proprietatea intelectualã, a admis apelul declarat de
reclamantã, a desfiinþat sentinþa ºi a trimis cauza spre rejudecare la acelaºi tribunal.
Pentru a decide astfel, Curtea de Apel a reþinut urmãtoarele:
Câtã vreme reclamanta are calitatea de titularã a mãrcii combinate Gerovital H3
cu specimen de semnãturã Prof. Dr. Ana Aslan, cu nr. 2487 ºi cu duratã de protecþie
pânã în anul 2011, are ºi drepturile conferite de art. 35 din Legea nr. 84/1998.
Modul în care tribunalul a apreciat asupra interesului reclamantei în
formularea cererii de chemare în judecatã, prin raportare la componenþa produselor
protejate prin marca acesteia, constituie mai degrabã o analizã de fond.
Împotriva deciziei a declarat recurs pârâta, criticând-o sub mai multe aspecte,
din care unele vizeazã însuºi fondul cauzei.
Astfel, recurenta susþine cã produsele protejate de marca reclamantei ºi cele
protejate de marca sa, a cãrei anulare se cere, sunt complet diferite.
De asemenea, susþine cã nu existã niciun risc de confuzie între cele douã
mãrci, nefiind aplicabile dispoziþiile art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, ci cele ale lit.
e) din acelaºi articol.
Asemenea critici nu pot fi supuse atenþiei în acest stadiu procesual, deoarece
fondul cauzei nu a fost antamat pânã în prezent, cauza fiind soluþionatã în temeiul
unei excepþii procesuale.
Referitor la modul de soluþionare a excepþiei, recurenta susþine cã:
Marca în litigiu a aparþinut timp de 22 de ani Centralei Industriale de
Medicamente, Cosmetice, Coloranþi ºi Lacuri – IMEDICO.
Printr-un contract de cesiune, pârâta a dobândit dreptul asupra mãrcii pentru
un numãr de 14 produse care conþin novocainã sau derivaþi de hidrolizã ai
acesteia, reclamanta a dobândit dreptul asupra mãrcii pentru un numãr de 3 produse
care conþin novocainã, iar S.C. Sicomed S.A. a dobândit dreptul asupra mãrcii
pentru producerea de medicamente.
Aºadar, reclamanta nu este singura titularã a mãrcii despre care se pretinde
cã a fost prejudiciatã prin înregistrarea de cãtre pârâtã a unei mãrci similare.
În calitate de cotitularã a mãrcii, pârâta are dreptul de a se bucura de
drepturile conferite de aceasta, inclusiv de dreptul de a folosi un semn identic sau
similar cu marca în activitatea sa comercialã.
Pe de altã parte, art. 35 al Legii nr. 84/1998 nu a fost niciodatã invocat de
reclamantã, acþiunea în anularea mãrcii fiind întemeiatã pe dispoziþiile art. 48 din lege.
În ceea ce priveºte interesul reclamantei de a promova acþiunea, acesta
trebuie nu doar arãtat, ci ºi dovedit, ºi, de asemenea, trebuie sã fie legitim, nãscut ºi
actual, personal ºi direct.
Aceste condiþii nu sunt întrunite în cauzã, deoarece, aºa cum corect a reþinut
tribunalul, reclamanta nu mai are dreptul de a comercializa produsele pentru care
are protejatã marca.
 ÎNAPOI

Recursul este, într-adevãr, nefondat ºi a fost respins pentru urmãtoarele

considerente:
Faptul cã asupra mãrcii pretins prejudiciate nu existã un singur titular, ci mai
mulþi, nu face ca acþiunea unuia dintre cotitulari, prin care tinde a se demonstra cã
dreptul sãu asupra mãrcii este prejudiciat printr-un act ilicit al altui cotitular, sã fie
lipsitã de interes.
Calitatea reclamantei de titularã a unei mãrci înregistrate conferã, aºadar,
acesteia dreptul exclusiv de a se bucura de marcã, pentru produsele pentru care a
fost înregistratã, drept prevãzut expres în art. 35 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, cum
corect a reþinut Curtea de Apel.
Unul dintre mijloacele de apãrare a drepturilor conferite de marcã este ºi
acþiunea în anularea unei mãrci identice sau similare, în condiþiile ºi pentru motivele
prevãzute de art. 48 al Legii nr. 84/1998.
Indicarea textului de lege care recunoaºte reclamantei dreptul asupra propriei
mãrci nu poate în niciun caz sã atragã nelegalitatea hotãrârii ºi nici nu reprezintã o
schimbare a temeiului de drept al acþiunii deduse judecãþii.
Referitor la îndreptãþirea reclamantei de a mai produce acele produse pentru
care a obþinut protecþia mãrcii, într-o componenþã chimicã sau alta, acestea sunt
aspecte care exced obiectului pricinii deduse judecãþii ºi pentru lãmurirea cãrora nici
cadrul procesual nu este cel adecvat.
Chiar dacã acest aspect ar fi necontestat, el nu este relevant pentru stabilirea
interesului reclamantei în promovarea acþiunii, deoarece, în principiu, nimic nu
împiedicã pe titularul unei mãrci sã-ºi extindã obiectul de activitate ºi, în consecinþã,
aria produselor ºi serviciilor protejate, câtã vreme nu încalcã alte drepturi de
proprietate intelectualã legal protejate ori convenþiile la care este parte.
În ceea ce priveºte afirmaþia recurentei potrivit cãreia, în calitate de cotitularã a
mãrcii combinate Gerovital H3 cu specimen de semnãturã Prof. Dr. Ana Aslan, are
dreptul de a se bucura de dreptul conferit prin înregistrare, inclusiv de acela de a utiliza
un semn identic sau similar, aceasta urmeazã sã facã obiect de analizã cu ocazia
rejudecãrii cauzei, deoarece priveºte chiar fondul chestiunii litigioase dintre pãrþi.
Astfel, numai cu ocazia judecãrii fondului se va putea verifica, dupã caz, dacã
pârâta a avea dreptul sã înregistreze marca Gerovital, respectiv dacã aceastã
înregistrare este susceptibilã sã aducã atingere drepturilor reclamantei asupra mãrcii
anterioare, în condiþiile art. 48 cu referire la art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998.
Având în vedere cã decizia atacatã este legalã, Înalta Curte a menþinut-o ºi a
respins recursul ca nefondat.
 ÎNAPOI

Acþiune în contrafacere. Produse identice.

Semn similar cu marca
Legea nr. 84/1998, art. 35

Articolul 35 din Legea nr. 84/1998 conferã titularului unei mãrci dreptul de a
cere instanþei sã interzicã terþilor folosirea în activitatea lor comercialã a unui semn
asemãnãtor cu marca, de naturã sã producã în percepþia publicului un risc de
confuzie, incluzând ºi riscul de asociere a mãrcii cu semnul.
Textul nu impune însã ca semnul folosit de terþ sã fie protejat ca marcã, în
patrimoniul reclamantului, ci ca prin asemãnarea cu marca al cãrei titular este
reclamantul, sã existe riscul inducerii în eroare a consumatorului mediu.

Secþia civilã ºi de proprietate intelectualã,

decizia civilã nr. 1862 din 27 februarie
2007

Prin cererea înregistratã pe rolul Tribunalului Bucureºti, secþia a IV-a civilã,

reclamanta A.S. A.G. a chemat în judecatã pe pârâta S.C. E.A.I.E.C. SRL, solicitând
sã se constate cã pârâta a încãlcat dreptul reclamantei de folosire exclusivã a mãrcii
„adidas”, obligarea acesteia la încetarea imediatã a activitãþilor de import, export,
stocare, distribuire, vânzare sau a oricãror altor activitãþi de comercializare a
produselor ce poartã în mod ilegal mãrcile adidas.
În motivarea cererii, s-a arãtat cã Biroul Vamal Constanþa Sud a reþinut
mãrfuri contrafãcute importate de pârâtã. Au fost încãlcate mãrcile nr. 414034,
constând în reprezentarea graficã a unui echipament sportiv ce are reproduse pe
vipuºca pantalonilor ºi a bluzei trei dungi paralele ºi echidistante, ºi marca 300806,
constând în reprezentarea graficã a trei linii paralele drepte.
Prin sentinþa civilã nr. 1277 din 8 noiembrie 2005, Tribunalul Bucureºti, secþia
a IV-a civilã, a respins acþiunea ca nefondatã.
Pentru a hotãrî astfel, prima instanþã a reþinut cã din simpla vizualizare a
produselor se poate observa faptul cã marca adidas nu poate fi confundatã cu
reprezentarea graficã ce apare pe produsul importat ºi nu poate produce percepþiei
publicului un risc de confuzie.
Curtea de Apel Bucureºti, secþia a IX-a civilã ºi pentru cauze privind
proprietatea intelectualã, a admis apelul declarat de reclamantã, a schimbat în tot
sentinþa tribunalului ºi a admis acþiunea astfel cum a fost formulatã.
În considerentele hotãrârii sale, instanþa de apel a arãtat cã art. 35 alin. (2) din
Legea nr. 84/1998 sancþioneazã atât contrafacerea propriu-zisã, adicã reproducerea
identicã sau cvasi-identicã a unei mãrci protejate, cât ºi contrafacerea deghizatã sub
forma imitãrii prin reproducerea trãsãturilor esenþiale ale mãrcii uzurpate.
 ÎNAPOI

Produsele importate de pârâtã, deºi identice cu cele pentru care mãrcile protejate
au fost înregistrate, nu poartã o reproducere identicã sau cvasi-identicã a mãrcilor
pentru care reclamanta beneficiazã de protecþie, astfel încât, neexistând un caz de
contrafacere propriu-zisã, instanþa a analizat pretinsa contrafacere deghizatã, imitarea
prin reproducerea trãsãturilor esenþiale ale mãrcilor protejate, prin verificarea riscului de
confuzie, deoarece scopul urmãrit prin imitaþie, ca act de contrafacere, este inducerea
în eroare a consumatorilor pe baza asemãnãrilor de ansamblu.
Instanþa a avut în vedere cã riscul de confuzie se apreciazã prin raportare la
consumatorul obiºnuit al categoriei de produse în cauzã, cã marca este perceputã în
ansamblul ei ºi cã rareori existã pentru consumator posibilitatea de a face o comparaþie
directã între diferite mãrci, motiv pentru care se acordã încredere imaginii, uneori
imperfecte, pe care acesta o pãstreazã în memorie în legãturã cu marca respectivã.
În cauzã, atât mãrcile pentru care reclamanta se bucurã de protecþie cât ºi
semnul folosit de pârâtã sunt utilizate pentru produse identice, ºi anume echipamente
sportive. Din punct de vedere grafic, atât mãrcile cât ºi semnul utilizat constau în trei
dungi. În cazul mãrcilor protejate, aceste dungi sunt de aceeaºi culoare, care este în
contrast cu culoarea îmbrãcãmintei, sunt amplasate de-a lungul braþelor, pe partea din
exterior a mânecii ºi de-a lungul braþelor, de la centurã pe partea de jos a pantalonului,
în poziþie verticalã ºi simetric de-o parte ºi de alta a îmbrãcãmintei.
Împrejurarea cã dungile aplicate pe produsele importate de pârâtã nu sunt
echidistante pe toatã lungimea lor este un element greu sesizabil chiar la o cercetare
atentã a semnului, dupã cum este lipsit de distinctivitate semnul sãgeþii existent la
capãtul dungilor, faþã de imaginea de ansamblu pe care consumatorul o are la
achiziþionarea unui produs.
Împotriva acestei hotãrâri pârâta a declarat recurs, criticile vizând urmãtoarele
aspecte:
Instanþa de apel a schimbat natura ºi înþelesul lãmurit ºi vãdit neîndoielnic al
cererii de chemare în judecatã prin care s-a solicitat sã se constate cã s-a încãlcat
dreptul de folosire exclusivã ce aparþine titularului mãrcilor 414034 ºi 300806, care
este reclamanta.
Hotãrârea este nelegalã pentru cã cele trei linii paralele, echidistante la pornire,
de culori diferite, care se întind pe 2/3 din suprafaþa de dispunere ºi care au terminaþii
în formã de sãgeatã, nu sunt protejate, fapt recunoscut chiar de reclamantã, astfel
încât nu existã temeiul legal al protecþiei date de marca înregistratã.
S-au încãlcat dispoziþiile art. 35 din Legea nr. 84/1998 pentru cã numai titularul
mãrcii poate introduce o cerere întemeiatã pe acest text. Or, reclamanta nu are o marcã
înregistratã cu elementul figurativ care apare pe produsele importate de pârâtã.
Analizând hotãrârea atacatã, în limitele criticilor formulate prin motivele de recurs
ºi în raport de dovezile administrate înaintea instanþelor de fond, Înalta Curte a
apreciat cã recursul nu este întemeiat, pentru urmãtoarele considerente:
Conform art. 304 pct. 8 C.proc.civ., modificarea unei hotãrâri se poate cere atunci
când instanþa, interpretând greºit actul juridic dedus judecãþii, a schimbat natura ori
înþelesul lãmurit ºi vãdit neîndoielnic al acestuia.