TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual
RESOLUCIÓN N° 1542-2015/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 1996-2013/DIN
ACCIONANTE: LUIS ELEAZAR SORIANO CÁCERES
EMPLAZADA: GALLETERA OLBAL S.A.C.
Nulidad de patente de modelo de utilidad: Infundada
Lima, nueve de abril de dos mil quince.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 29 de agosto de 2013, Luis Eleazar Soriano Cáceres (Perú) solicitó la nulidad de
la patente de modelo de utilidad MÁQUINA MEJORADA PARA EL MOLDEADO Y
COCCIÓN SIMULTÁNEA DE GALLETAS, concedida a favor de Galletera Olbal S.A.C.
bajo Título Nº 405. Manifestó lo siguiente:
(i) El modelo de utilidad cuestionado fue otorgado a pesar de no cumplir con el
requisito de novedad, ya que estaba anticipado por la patente de invención
inscrita a favor de su empresa mediante Título N° 3178.
(ii) En efecto, las patentes mencionadas presentan las siguientes características
semejantes:
(iii) El modelo cuya nulidad se pretende no implica alguna ventaja técnica, ya que lo
novedoso de éste es que ha cambiado de posición los mismos elementos que se
incluyen en la patente de su empresa.
(iv) El control del insumo se realiza a través de los agujeros superpuestos de la obra
inicial, pues encajan perfectamente, por lo que dicha virtud no puede adjudicase
únicamente al modelo cuestionado (sic).
(v) La ventaja respecto a la fricción de metales y grasas que podrían caer sobre la
masa no está debidamente probada, pues ambas máquinas usan rieles en
diferentes posiciones para realizar el proceso productivo.
Con fecha 6 de enero de 2014, Galletera Olbal S.A.C. absolvió el traslado de la acción
señalando lo siguiente:
- La patente de modelo de utilidad inscrita con Título N° 405 cumplió con todos los
requisitos exigidos para su protección legal, habiendo sido en su momento evaluado y
demostrado no solo el requisito de novedad, sino también la ventaja técnica.
- La Patente N° 405 protege una máquina para el moldeado y cocción simultánea de
galletas caracterizada por presentar una estructura soportada en un único nivel base, en
la que los dispositivos de deslizamiento del mecanismo de alimentación se sitúan en la
parte posterior de la estructura al mismo nivel que la base (reivindicación 1).
- Según la reivindicación 2, dicha máquina se caracteriza también por presentar un
mecanismo de cavidades a manera de topes o guías dispuestos a lo largo de los rieles
ubicados en la parte posterior de la máquina, los que facilitan la ubicación, centrado y
disposición exacta de la caja de alimentación sobre los moldes de cocción al momento
de operar la máquina.
 - En el informe técnico que se emitió respecto del modelo de utilidad ahora
cuestionado, se estableció que la novedad de éste frente a la Patente N° 3178 estaba
dada porque los dispositivos de deslizamiento del mecanismo de alimentación se sitúan
en el mismo nivel que la base donde se sitúan las planchas de cocimiento, mientras que
en el antecedente los dispositivos de deslizamiento del mecanismo de alimentación se
sitúan en un nivel superior donde se encuentran las planchas de moldeo. Dicho informe
agregó que la novedad antes mencionada proporcionaba como ventaja el que la grasa de
los rieles del nivel superior no caiga en la masa que se encuentra en los moldes,
concluyendo, así, que el modelo solicitado cumplía con los requisitos establecidos en el
artículo 81 de la Decisión 486.
- Por su parte, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, mediante la Resolución
N° 1757-2010/TPI-INDECOPI, recaída en el Expediente N° 87- 2008/OIN1 , señaló
que las máquinas allí analizadas presentaban características distintas.
- La máquina objeto del modelo de utilidad cuestionado presenta las siguientes ventajas
técnicas respecto del antecedente citado por la accionante:
 Eliminación total de contaminación de partículas de metal, grasa y lubricantes
producidos por la fricción que se origina en el nivel superior de la máquina del
antecedente y que pueden caer en la masa.
 Mayor estabilidad, ya que no se origina el movimiento tipo columpio que se
presenta en las máquinas con estructuras que soportan un nivel superior por
donde se desliza el mecanismo de alimentación.
 Fácil centrado del mecanismo de alimentación sobre cada plancha de cocimiento
al sistema de contrapeso, lo que permite que el producto sea uniforme,
permitiendo incrementar la producción al reducir las mermas o productos no
conformes.
 Fácil y rápido desplazamiento de los mecanismos de alimentación al presentar
los rieles en la parte posterior de la estructura al mismo nivel que las planchas
de cocimiento.
Con fecha 20 de febrero de 2014, la examinadora emitió el Informe Técnico SMS 12-2014,
en el cual señaló lo siguiente:
i) Análisis
- A fin de realizar el análisis de novedad en el cuadro comparativo, se ha procedido a
identificar al modelo de utilidad y al documento citado en el escrito de fecha 29 de agosto
de 2013 de la siguiente manera:
 Modelo de utilidad para MÁQUINA MEJORADA PARA EL MOLDEADO Y
COCCIÓN SIMULTÁNEA DE GALLETAS, cuyo titular es la empresa
Galletera Olbal S.A.C., con Título N° 405.
 PE 000600-2001 publicada el 25 de febrero de 2002 (Luis Eleazar Soriano
Cáceres), con título MÁQUINA PARA EL MOLDEADO Y COCCIÓN DE
GALLETAS”.
- Del cuadro comparativo se puede apreciar que la máquina descrita en la reivindicación 1
del modelo de utilidad (D1) no se encuentra anticipada por el documento D2, puesto que
dicha máquina presenta una estructura soportada en un único nivel base, y donde los
dispositivos de deslizamiento del mecanismo de alimentación se sitúan en la parte posterior
y al mismo nivel de la base de la estructura; mientras que en el documento D2 la máquina
está conformada por una estructura de soporte de dos niveles horizontales, uno inferior y
otro superior, siendo que tales diferencias permiten que la grasa de los rieles del nivel
superior no caiga sobre la masa para la elaboración de las galletas, y que la estructura se
mantenga firme y estable.
- En ese sentido, la reivindicación 1 cumple con los requisitos de novedad y ventaja técnica
establecidos en el artículo 81 de la Decisión 486.
- La reivindicación 2 de D1 describe una característica particular de la máquina,
específicamente que los dispositivos de deslizamiento presentan un mecanismo de
cavidades a manera de topes o guías dispuestos a lo largo de los rieles, y teniendo en cuenta
que las características descritas en dicha reivindicación dependiente deben entenderse como
la suma de las características descritas en la reivindicación 1 más la respectiva
característica de la reivindicación dependiente (sic), de modo tal que se puede observar que
el documento D2 no presenta ninguna de dichas características combinadas, y considerando
que la característica referida al mecanismo de cavidades permite una mejor ubicación,
centrado y disposición de la caja de alimentación sobre los moldes, con lo cual las galletas
son más uniformes.
- Por tanto, la reivindicación 2 también cumple con los requisitos de novedad y ventaja
técnica establecidos en el artículo 81 de la Decisión 486.
ii) Conclusiones
- El documento D2 no divulga las características técnicas protegidas mediante el
modelo de utilidad MÁQUINA MEJORADA PARA EL MOLDEADO Y
COCCIÓN SIMULTÁNEA DE GALLETAS inscrito con Título 405.
Mediante Resolución N° 40-2014/CIN-INDECOPI de fecha 4 de marzo de 2014, la
Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías, en virtud de lo dispuesto en el Informe
Técnico SMS 12-2014, declaró infundada la acción de nulidad interpuesta.
Con fecha 1 de abril de 2014, Luis Eleazar Soriano Cáceres interpuso recurso de apelación
señalando lo siguiente:
- Las ventajas del modelo de utilidad cuestionado respecto del antecedente más
cercano consisten en mayor estabilidad e higiene al momento de la elaboración de
las galletas, la uniformidad del producto al lograr el centrado del mecanismo de
alimentación sobre la plancha de cocimiento, mayor producción al reducirse los
productos no conformes así como lograr el fácil desplazamiento como consecuencia
de la presencia de un sistema de rieles en la parte posterior de la estructura.
- En el caso de los modelos de utilidad, la novedad no implica que éstos hayan sido
conocidos con anterioridad, sino que a un artefacto anterior se le agregue una
mejora que implique una ventaja técnica.
 - Teniendo en consideración lo señalado, se advierte que el modelo de utilidad cuya
nulidad se pretende no implica alguna ventaja técnica, ya que lo novedoso de éste es
que ha cambiado de posición los mismos elementos que conforman la patente de su
empresa.
- El control del insumo se realiza a través de los agujeros superpuestos de la obra
inicial, pues encajan perfectamente, por lo que dicha virtud no puede adjudicarse
únicamente a dicho modelo de utilidad.
- La ventaja respecto de la fricción de metales y grasas que podrían caer sobre la
masa no está debidamente probada, pues ambas máquinas usan rieles en diferentes
posiciones para realizar el proceso productivo.
Con fecha 16 de mayo de 2014, Galletera Olbal S.A.C. absolvió el traslado de la apelación
reiterando sus argumentos respecto a que a que el modelo de utilidad cuestionado cumple
con los requisitos de novedad y ventaja técnica. Agregó lo siguiente:
- A diferencia de lo señalado por el accionante, la nueva configuración o disposición
de elementos de algún objeto (por ejemplo una máquina) que le confiera un mejor
funcionamiento o una utilidad o ventaja técnica (tal como sucede en el presente
caso), justificaría plenamente el otorgamiento de un derecho de exclusividad a
través de una patente de modelo de utilidad. Por ello, carecen de fundamento los
argumentos del accionante en cuanto a que el modelo de utilidad cuestionado sólo
“ha cambiado de posición los mismos elementos que componen la patente inicial”.
- En cuanto al argumento referido al “control de insumo que se realiza a través de los
agujeros superpuestos de la obra inicial”, cabe señalar que si se refiere a los medios
de alimentación de la masa, en ningún momento su empresa ni la Primera Instancia
han hecho referencia a esta característica, ya que no es parte del elemento novedoso
de su patente, tratándose, en realidad, de una caja de alimentación con agujeros por
los que cae la masa, los cuales formaban parte del estado de la técnica incluso con
anterioridad a la solicitud de patente del accionante.
- Si el accionante se refiere a las cavidades dispuestas a lo largo de los rieles
posteriores en virtud de las cuales se facilita la ubicación y centrado de los medios
de alimentación, se está frente a una característica novedosa que reporta una ventaja
funcional, la cual no se divulgaba en el antecedente citado, habiendo sido
debidamente descrita y amparada en su patente de modelo de utilidad
(reivindicación 2).
- En cuanto a la ventaja respecto a la fricción de metales y grasas, basta revisar la
resolución de Primera Instancia que precisa que las diferencias existentes entre
ambas máquinas permiten que la grasa de los rieles del nivel superior no caiga sobre
la masa para la elaboración de las galletas y que la estructura se mantenga firme y
estable; además de lo cual la característica referida al mecanismo de cavidades
permite una mejor ubicación, centrado y disposición de la caja de alimentación
sobre los moldes, con lo cual las galletas son más uniformes.
 - Si bien ambas máquinas usan rieles en el proceso productivo, la máquina del
accionante presenta los rieles por encima de los compartimientos que albergan la
masa, mientras que la máquina de su empresa presenta los rieles en la parte
posterior de la estructura a un nivel más bajo que el de las cajas que contienen la
masa.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si la patente de modelo
de utilidad para MÁQUINA MEJORADA PARA EL MOLDEADO Y COCCIÓN
SIMULTÁNEA DE GALLETAS inscrita a favor de Galletera Olbal S.A.C. bajo Título Nº
405, fue concedida en contravención de las normas vigentes al momento de su
otorgamiento.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) La emplazada, Galletera Olbal S.A.C. (Perú) es titular de la patente de modelo de
utilidad para MÁQUINA MEJORADA PARA EL MOLDEADO Y COCCIÓN
SIMULTÁNEA DE GALLETAS, inscrita bajo Título N° 405, vigente hasta el 19 de
febrero de 2018.

b) Con fecha 28 de agosto de 2003 se otorgó a favor de Luis Eleazar Soriano Cáceres la
patente de invención para MÁQUINA PARA EL MOLDEADO Y COCCIÓN DE
GALLETAS, inscrita bajo Título N° 3178, por un plazo de 20 años contado desde el 21 de
junio del 2001, fecha de presentación de la solicitud. Solicitud tramitada mediante
Expediente N° 600-2001/OIN y publicado con fecha 25 de febrero de 2002.
Mediante Resolución N° 1693-2009/DIN-INDECOPI de fecha 11 de diciembre de 2009 se
inscribió la transferencia de la patente en cuestión a favor de Galletera San Lucas S.R.L.
(Perú).
 Con fecha 16 de mayo de 2005, bajo Expediente Nº 538-2005/OIN, Galletera Olbal
S.A.C. interpuso acción de nulidad contra la patente inscrita con Título n° 3178 aduciendo
la falta de novedad de la misma. Mediante Resolución Nº 2536-2007/TPI-INDECOPI de
fecha 6 de diciembre de 2007, la Sala de Propiedad Intelectual confirmó la Resolución Nº
330-2007/OININDECOPI de fecha 19 de abril del 2007 y, por sus efectos, la Resolución
Nº 1402-2006/OIN de fecha 22 de diciembre del 2006, que declaró infundada la acción
interpuesta.
 Con fecha 1 de febrero de 2008, mediante Expediente N° 233-2008/OIN, Olga Barrantes
Alfaro (Perú) solicitó la nulidad de la patente de invención con Título N° 3178 señalando
que la misma era evidente de acuerdo con los siguientes antecedentes: EP0211356,
GB571563, GB1245476, DE19707730, EP0695505, CA1302166, EP0274051,
GB1430112, DE2048505, GB700749, GB347583, GB223089, GB190786, GB147576,
GB190919017, GB190115777.
Mediante Resolución Nº 819-2008/OIN-INDECOPI de fecha 30 de julio de 2008, la
Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías declaró infundada la acción de nulidad
interpuesta.
Con fecha 26 de agosto de 2008, Olga Barrantes Alfaro interpuso recurso de apelación.
Mediante Resolución N° 2767-2009/TPI-INDECOPI de fecha 21 de octubre de 2009, la
Sala de Propiedad Intelectual:
Primero.- CONFIRMÓ la Resolución Nº 819-2008/OIN-INDECOPI de fecha 30 de julio de
2008, que declaró INFUNDADA la acción de nulidad de la patente de invención para
MÁQUINA PARA EL MOLDEADO Y COCCIÓN DE GALLETAS, inscrita a favor de
Luis Eleazar Soriano Cáceres bajo Título Nº 3178.
Segundo.- ORDENÓ a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías iniciar de oficio
la acción de nulidad de la patente de invención MÁQUINA PARA EL MOLDEADO Y
COCCIÓN DE GALLETAS, concedida a favor de Luis Eleazar Soriano Cáceres bajo
Título Nº 3178.
 Con fecha 22 de diciembre de 2009, mediante Expediente N° 1330- 2009/DIN, la
Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías inició de oficio una acción de nulidad
contra el Título N° 3178.
Mediante Resolución N° 39-2010/DIN-INDECOPI de fecha 25 de mayo de 2010, la
Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, en virtud de lo dispuesto en el Informe
Técnico CEA 45-2010, declaró infundada la acción de nulidad interpuesta.
 Con fecha 26 de noviembre de 2009, mediante Expediente N° 1270- 2009/DIN, Galletera
Olbal S.A.C. solicitó la nulidad de la patente de invención MÁQUINA PARA EL
MOLDEADO Y COCCIÓN DE GALLETAS, concedida a favor de Luis Eleazar Soriano
Cáceres bajo Título Nº 3178.
Mediante Resolución N° 38-2010/CIN-INDECOPI de fecha 25 de mayo de 2010, la
Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías, en virtud de lo señalado en el Informe
Técnico CEA 44-2010, declaró infundada la acción de nulidad interpuesta.
Con fecha 18 de junio de 2010, Galletera Olbal S.A.C. interpuso recurso de apelación.
Mediante Resolución N° 1037-2013/TPI-INDECOPI de fecha 27 de marzo de 2013, la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual REVOCÓ la Resolución Nº 38-2010/CIN-
INDECOPI de fecha 25 de mayo de 2010 y, en consecuencia, declaró FUNDADA la acción
de nulidad de la patente de invención para MÁQUINA PARA EL MOLDEADO Y
COCCIÓN DE GALLETAS, inscrita a favor de Galletera San Lucas S.R.L. bajo Título Nº
3178.
c) Con fecha 3 de enero de 2008, mediante Expediente N° 87-2008/OIN, Luis Eleazar
Soriano Cáceres interpuso acción por infracción a los derechos de Propiedad Industrial
contra Galletera Olbal S.A.C. alegando que ésta venía reproduciendo las características de
su patente de invención inscrita con Título N° 3178.
Mediante Resolución Nº 724-2008/OIN-INDECOPI de fecha 24 de junio de 2008, la
Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías declaró fundada la acción por infracción
interpuesta.
Con fecha 8 de julio de 2008, Galletera Olbal S.A.C. interpuso recurso de apelación.
Mediante Oficio Nº 011-2009/SPI-INDECOPI de fecha 16 de junio de 2009, la Secretaría
Técnica de la Sala de Propiedad Intelectual informó que la Facultad de Ciencias e
Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú ha sido designada por la Sala a fin
de que realice un análisis comparativo.
Con fecha 19 de julio de 2010, la Pontificia Universidad Católica del Perú remitió a la Sala
de Propiedad Intelectual el informe técnico final elaborado, en el cual se concluyó lo
siguiente:
 Las características técnicas constructivas de la máquina mostrada en las
fotos que se adjuntan en el anexo A del Oficio Nº 011-2009/SPIINDECOPI,
corresponden a la patente de modelo de utilidad, es decir, a la máquina 2
(Título Nº 405), según las dos reivindicaciones que señala dicha patente.
 Las máquinas analizadas presentan una clara diferencia de concepto de
diseño en lo que se refiere al sistema móvil de alimentación. La máquina 1
(Patente Nº 3178) presenta cargas de reacción de tipo fuerza únicamente. La
máquina 2 (Patente Nº 405) presenta cargas de reacción del tipo fuerza y
momento (equilibrado con el contrapeso).
 Las máquinas analizadas se diferencian, además, en que la máquina 2 cuenta
con un dispositivo de posicionamiento, mientras que la máquina 1 no tiene
algún dispositivo con esta finalidad.
Mediante Resolución N° 1757-2010/TPI-INDECOPI de fecha 6 de agosto de 2010, la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual REVOCÓ la Resolución Nº 724-2008/OIN-
INDECOPI de fecha 24 de junio de 2008 y, en consecuencia, declaró INFUNDADA la
acción por infracción a los derechos de Propiedad Industrial interpuesta contra Galletera
Olbal S.A.C.
2. Nulidad de la patente de invención.
Determinación de la norma aplicable La declaración de nulidad de una patente de modelo
de utilidad determina, con efectos retroactivos, que ni ésta ni la solicitud que lo originó, han
surtido los efectos previstos por la ley. Siendo así, es importante para declarar la nulidad de
una patente de modelo de utilidad determinar la norma que se encontraba vigente al
momento en que se otorgó, ya que la nulidad de la misma se evaluará de acuerdo a las
causales de fondo previstas en la norma vigente a la fecha de concesión de la patente. En tal
sentido, aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con
posterioridad no invalidan un título otorgado válidamente de acuerdo a la normatividad
vigente al momento de su concesión. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y
significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está expresamente prohibido por el
artículo 103 de la Constitución.
Al momento de otorgarse la patente de modelo de utilidad para MÁQUINA MEJORADA
PARA EL MOLDEADO Y COCCIÓN SIMULTÁNEA DE GALLETAS, inscrita bajo
Título N° 405 (31 de diciembre de 2008) se encontraban vigentes la Decisión 486 y el
Decreto Legislativo 823. En consecuencia, la solicitud de nulidad de la patente de
invención debe ser evaluada en base a los criterios contenidos en dichas normas.
Ahora bien, en cuanto a la parte procedimental, se aplica la norma vigente a la fecha de
tramitación de la acción de nulidad. La actual Decisión 486 fue aprobada el 14 de setiembre
del 2000. En virtud de lo dispuesto en su artículo 274 entró en vigor el 1° de diciembre del
2000. De conformidad con lo establecido en su Primera Disposición Transitoria, la norma
aplicable en cuanto a la parte procedimental de la presente acción de nulidad es la Decisión
486.
3. Causales de nulidad previstas en la Decisión 486
El artículo 85 de la Decisión 486 establece que son aplicables a los modelos de utilidad las
disposiciones sobre patentes de invención contenidas en dicha Decisión en lo que fuera
pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se
reducirán a la mitad.
Así, el artículo 75 de la Decisión 4864 establece que la Autoridad nacional competente
podrá decretar, de oficio o a petición de cualquier persona, la nulidad absoluta de una
patente cuando, entre otras causales, no cumpliese con los requisitos de patentabilidad
previstos en el artículo 14; debiendo entenderse como causal para la declaración de nulidad
de un modelo industrial, la falta de los requisitos contenidos en el artículo 81 de la Decisión
486.
El artículo 81 mencionado establece que se considera modelo de utilidad, a toda nueva
forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta,
instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o
diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpore o que le
proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.
Luis Eleazar Soriano Cáceres ha solicitado la nulidad de la patente de modelo de utilidad
para MÁQUINA MEJORADA PARA EL MOLDEADO Y COCCIÓN SIMULTÁNEA
DE GALLETAS inscrita bajo Título N° 405, a favor de Galletera Olbal S.A.C., toda vez
que considera que la patente de modelo de utilidad carecía de novedad y ventaja técnica al
momento de ser otorgada.
4. Requisito de novedad de los modelos de utilidad
4.1 Marco legal
El artículo 81 de la Decisión 486 dispone que "se considera modelo de utilidad, a toda
nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta,
instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o
diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le
proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Los modelos de
utilidad se protegerán mediante patentes".
Por otro lado, el artículo 16 de la Decisión 486, de aplicación a los modelos de utilidad
según lo dispuesto por el artículo 85 del texto legal citado, establece que: “Una invención
es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica
comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral,
utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la
solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la
determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el
contenido de una solicitud de patente en trámite ante la Oficina Nacional Competente cuya
fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de
patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la
solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto
en el artículo 40”.
En tal sentido, el requisito de la novedad exigido por la norma es de carácter absoluto y a
nivel mundial, ya que trasciende al espacio y al tiempo en que se haya efectuado la
divulgación. Así, la legislación aplicable al caso considera como nuevo lo que no es
conocido en un determinado momento. En consecuencia, los actos de divulgación de un
modelo de utilidad realizados con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud
destruyen la novedad e impiden que el titular obtenga el derecho de exclusiva.
Estos requisitos se encuentran recogidos en la doctrina sobre la materia: “(…) el modelo de
utilidad no sirve para proteger jurídicamente cualesquiera invenciones técnicas. Ahora bien,
como subraya la más autorizada doctrina, el modelo de utilidad es apto únicamente para
proteger la nueva forma de un objeto de la que resulta una utilidad práctica”
“(…) son requisitos indispensables para que pueda concederse el registro de un modelo de
utilidad, frente a la oposición formulada por el titular de otro modelo ya registrado, de un
lado, una reivindicabilidad en la forma, determinada por una suficiente diferenciación
externa con respecto al modelo anterior, y de otro, un beneficio o efecto nuevo…..Pues
bien, estos dos rasgos conceptuales del modelo de utilidad sobre los que se proyecta el
requisito de novedad han de ser valorados por igual. De tal modo que si en una creación es
nueva la forma, pero no lo es el efecto técnico producido por ella, esta creación de forma no
puede ser protegida como modelo de utilidad. De la misma manera, si la forma carece de
novedad, pero el efecto técnico producido es nuevo, la creación tampoco puede ser
protegida como modelo de utilidad”
4.2 Aplicación al presente caso
- El antecedente más cercano (citado por la accionante) es el documento D2: PE 000600-
2001 (solicitado por Luis Eleazar Soriano Cáceres) publicado en fecha 25 de febrero de
2002 con título de MÁQUINA PARA EL MOLDEADO Y COCCIÓN DE GALLETAS8 .
El documento D2 se refiere a una máquina para el moldeado y la cocción en simultáneo de
galletas que se caracteriza porque comprende un mecanismo sostén o bastidor que en su
nivel superior tiene dos carriles que permiten el deslice del mecanismo de transporte y
alimentación de insumo y en su nivel inferior se ubica el mecanismo de moldeado y
cocción.
El mecanismo de transporte y alimentación del insumo comprende un alimentador
deslizable de forma de un cajón que en su cara inferior tiene unos pequeños agujeros por
donde se extrae la masa hacia la superficie de la valva horizontal.
El mecanismo de moldeado y cocción está conformado por valvas paralelepípedas y
huecas, articuladas por uno de sus cantos, la valva superior es batiente y posee unas
hendiduras en bajo relieve que constituyen los moldes de las galletas en procesamiento;
además, está siempre en posición horizontal con su superficie expuesta lisa para recibir el
insumo del mecanismo alimentador. Al cerrarse herméticamente las valvas, se produce, en
simultáneo, el moldeado y la cocción de las galletas por el calor de una fuente eléctrica o un
aceite isotérmico que se encuentra en el interior hueco de dichas valvas.

- La patente de modelo de utilidad cuya nulidad se pretende está conformada por dos
reivindicaciones, las cuales son:
1. Máquina para el moldeado y cocción simultánea de galletas CARACTERIZADA POR
presentar una estructura soportada en un único nivel base en el que se encuentran
dispuestos los medios de moldeo y cocción y en la que los dispositivos de deslizamiento del
mecanismo de alimentación se sitúan en la parte posterior de la estructura, al mismo nivel
que la base donde se sitúan las planchas de cocimiento.
2. Máquina para el moldeado y cocción simultánea de galletas descrita en la reivindicación
1, CARACTERIZADA PORQUE los dispositivos de deslizamiento ubicados en la parte
posterior de la máquina presentan un mecanismo de cavidades a manera de topes o guías
dispuestos a lo largo de los rieles, los que facilitan la ubicación, centrado y disposición
exacta de la caja de alimentación por sobre los moldes de cocción al momento de operar la
máquina.

- La reivindicación 1 de la máquina para el simultáneo moldeado y cocción de galletas del

modelo de utilidad materia de nulidad se diferencia del documento D2 en lo siguiente:
 El número de niveles de la estructura de la máquina que, en el modelo de utilidad
materia de nulidad, existe un único nivel (o base) (a) en el que se ubica el medio de
moldeo, mientras que en el antecedente D2 existe dos niveles tal como un nivel
inferior (o base) (a) en el que se ubica el medio de moldeo y un nivel superior (b) en
el que se encuentran los rieles que permiten el deslizamiento del medio de
alimentación; ello permite que el modelo de utilidad materia de nulidad tenga como
ventaja reducir el riesgo de contaminación con grasas o minerales a la masa y a la
plancha ubicados en el nivel inferior debido a la fricción de los rieles en el nivel
superior durante el deslizamiento del medio de alimentación.
 La ubicación del carril (c) para el deslizamiento del medio de alimentación que, en
el modelo de utilidad materia de nulidad se encuentran en la parte posterior de la
estructura de la máquina, mientras que en el antecedente D2 se encuentran en la
parte superior de la estructura de la máquina (además, son dos carriles); ello permite
que el modelo de utilidad materia de nulidad tenga la ventaja de que la estructura de
la máquina (armadura) tenga una mayor estabilidad que conduzca a un
deslizamiento más rápido y fácil.
- La reivindicación 2 de la máquina para el simultáneo moldeado y cocción de galletas del
modelo de utilidad materia de nulidad se diferencia del documento D2 en la existencia de
cavidades a manera de topes a lo largo del carril, lo cual permite que el modelo de utilidad
materia de nulidad tenga como ventaja un mejor centrado con el molde de las planchas y,
así, se uniformiza el llenado tanto como que se minimizan las mermas.
- Las diferencias antes mencionadas se puede observar en el siguiente cuadro comparativo:
Argumentos esgrimidos en la apelación
 El presente modelo de utilidad es novedoso porque los mismos elementos en la
estructura del antecedente se han cambiado de posición pero que ello no
implica alguna ventaja técnica.
Al respecto, cabe mencionar que sí constituye una ventaja técnica el hecho de que el
modelo de utilidad cuestionado no presente rieles en el nivel superior sino en la parte
posterior, ello debido a que se reduce el riesgo de contaminación de la masa en la base
en el que se colocan los medios de cocción; además, la estructura de la máquina es más
estable, pues no sufre el tambaleo cuando existe el deslizamiento por los rieles
superiores (como ocurre en la máquina del antecedente).
 El encaje perfecto de los agujeros superpuestos no se puede adjudicar
únicamente al presente modelo de utilidad.
Al respecto, cabe mencionar que en el antecedente D2 se describe el medio de
alimentación con agujeros que permite que por superposición la masa caiga en el
molde; sin embargo, con las cavidades a manera de topes en los rieles de la parte
posterior se permite un exacto encaje que tendría la ventaja de uniformizar el llenado,
así como minimizar las mermas y/o desechos.
  No se prueba debidamente que el posicionamiento de los rieles presente la
ventaja de evitar que los metales y grasas puedan caer sobre la masa debido a
la fricción.
Al respecto, cabe mencionar que el mantenimiento de los rieles exige que se agregue
aceites lubricante para el continuo deslizamiento; en ese sentido, si existen carriles o
rieles en el nivel superior, el goteo de los materiales para su mantenimiento sobre la
plancha de moldeo ubicado en el nivel inferior siempre es un potencial riesgo.
Por las consideraciones expuestas, se concluye que Luis Eleazar Soriano Cáceres no ha
desvirtuado las conclusiones de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías, ya que
no ha demostrando que el modelo de utilidad para MÁQUINA MEJORADA PARA EL
MOLDEADO Y COCCIÓN SIMULTÁNEA DE GALLETAS (Título Nº 405) carecía del
requisito de novedad y ventaja técnica al momento de presentar la solicitud, razón por cual
corresponde confirmar la resolución impugnada.
5. Procedencia de la acción de nulidad
En virtud de lo expuesto, al haberse acreditado que el modelo de utilidad para MÁQUINA
MEJORADA PARA EL MOLDEADO Y COCCIÓN SIMULTÁNEA DE GALLETAS
cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 486 al momento de
su solicitud, se determina que la patente de modelo de utilidad en cuestión no se encuentra
incursa en la causal de nulidad establecida en el artículo 75 inciso b) de la Decisión 486,
aplicable al caso por remisión del artículo 85 de esa norma.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución Nº 40-2014/CIN-INDECOPI de fecha 4 de marzo de 2014,
que declaró INFUNDADA la acción de nulidad interpuesta contra la patente de modelo de
utilidad para MÁQUINA MEJORADA PARA EL MOLDEADO Y COCCIÓN
SIMULTÁNEA DE GALLETAS, inscrita bajo Título Nº 405, a favor de Galletera Olbal
S.A.C.
Con la intervención de los Vocales: Néstor Manuel Escobedo Ferradas, María Soledad
Ferreyros Castañeda, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, Gonzalo Ferrero Diez Canseco
y Ramiro Alberto del Carpio Bonilla

NÉSTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS Presidente de la Sala Especializada en

Propiedad Intelectual