Fallo por Arbitraje de dominio "Cencosudcn.

cl"

Expediente Rol N° 15392

Santiago, veinte de mayo del año dos mil dieciséis.

VISTO:

1) Que por oficio 201703151224-15392 de fecha 15 de marzo de 2017, el Centro

de Resolución de Controversias de NIC Chile, notificó vía correo electrónico al

suscrito su designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la

solicitud del nombre de dominio Cencosudcn.cl.

2) Que tal como lo exige el artículo 20.1. de la Política de Resolución de

Controversias por Nombres de Dominio .CL (en adelanta PRCND), este

sentenciador aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado, jurando

desempeñarlo fielmente con la debida diligencia y en el menor tiempo posible,

mediante el Sistema de Arbitrajes en Línea

(https://arbitrajes.nic.cl/arbitrajes/loginArb.do), circunstancia que fue debidamente

notificada a las partes y a NIC Chile, según consta en el expediente electrónico, rol

N° 15392.

3) Que según aparece en el oficio 201703151224-15392, son partes en esta

causa, el titular del nombre de dominio en disputa RENTON THOMAS, domiciliado

en Flat E,2/F, High Win Ind Bldg, 47 Hoi Yuen Rd,Kwun Tong,Kln, HK, HK,

999000, según información que consta en la base de datos de NIC Chile, y el

revocante CENCOSUD S.A. (en adelante CENCOSUD), representado por el

abogado ALFREDO MONTANER LEWIN, ambos domiciliados para estos efectos

en Avenida Andrés Bello 2711, Piso 19, Comuna de Las Condes, Región

Metropolitana.

4) Que de conformidad al artículo 8.1 de la PRCND, el actor interpuso demanda

de revocación de nombre de dominio por interés preferente, mediante

presentación de fecha 7 de febrero de 2017, señalando que el nombre de dominio

Cencosudcn.cl, le debe ser asignado, en base a los argumentos de hecho y de

derecho que a continuación se detallan:

Don HORST PAULMANN KEMNA inició el consorcio empresarial

multinacional CENTROS COMERCIALES SUDAMERICANOS S.A., en el año

1963 con la apertura del primer supermercado “Las Brisas” en la ciudad de

Temuco, inaugurando siete años más el hipermercado “JUMBO” en la zona

nororiente de Santiago. En el año 1982 abrió el primer hipermercado “JUMBO” en

Argentina, y seis años más tarde el primer centro comercial del consorcio

empresarial en aquel país.

En la década de los años 90 se inaugura el famoso mall “ALTO LAS

CONDES” en la ciudad de Santiago, conjuntamente con la primera tienda

dedicada al hogar: “EASY”. A los inicios del nuevo milenio se adquiere la cadena

de supermercados “SANTA ISABEL” y se comienza con la prestación de servicios

financieros a través de “CENCOSUD ADMINISTRADORA DE TARJETAS”;

consolidando su presencia comercial en nuestro país en el año 2005 con la

adquisición de las tiendas “Almacenes Paris S.A.”.

 En la actualidad CENCOSUD es un consorcio empresarial de carácter

internacional con presencia dentro y fuera de Chile, compuesto por empresas

dedicadas a la venta minorista de alimentos, ropa y accesorios para el hogar.

Cuenta con 359 en Chile, 336 tiendas en Argentina, 222 tiendas en Brasil, 99

tiendas en Perú y 111 tiendas en Colombia.

Su representada cuenta con una familia de marcas comerciales que

corresponden o bien se estructuran en el signo “CENCOSUD”, como parte de su

estrategia para proteger la denominación con la que se distingue en nuestro país.

Estas marcas se encuentran registradas ante el Instituto de Propiedad Industrial

(“INAPI”). A modo ejemplar el actor cita los siguientes casos:

 Registro Nº 920.883, “CENCOSUD”, denominativa, para distinguir servicios

en clase 35.

 Registro Nº 940.876, “CENCOSUD”, mixta, para distinguir servicios en

clase 35.

 Registro Nº 940.877, “CENCOSUD”, mixta, para distinguir servicios en

clase 35.

 Registro Nº 953.446, “CENCOSUD”, mixta, para distinguir servicios en

clase 35.

 Registro Nº 815.032, “CENCOSUD”, mixta, para distinguir servicios en

clase 35.

 Registro Nº 945.374, “CENCOSUD”, denominativa, para distinguir servicios

en clases 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44.

 Agrega consecutivamente el revocante que es titular de una familia de

marcas comerciales para el signo “CENCOSUD”, íntegramente reproducido en el

dominio en disputa “CENCOSUDCN.CL”, y que tiene por objeto distinguir e

identificar un reconocido consorcio empresarial en nuestro país, además de ser

una abreviación de su razón social.

Asimismo, el actor sostiene que es reconocida y lógica la actitud de los

usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son

familiares. En este caso, un usuario asociará inmediatamente el nombre de

dominio “CENCOSUDCN.CL” a un sitio de Internet con información relativa al su

Preuniversitario o que tiene autorización o cuenta con el respaldo o patrocinio de

CENTROS COMERCIALES SUDAMERICANOS S.A.

Esto último, debido a que en el nombre de dominio en disputa se encuentra

reproducido el signo “CENCOSUD” mediante el cual se distingue esta parte en el

mercado nacional e internacional, sin agregar ningún elemento diferenciador

suficiente.

Para reforzar lo anterior, el demandante destaca que ya es titular de varios

nombres de dominio muy similares al disputado. Ejemplos de dichos dominios son

los siguientes:

 CENCOSUD.CL

 CENCOSUDCHILE.CL

 CENCOSUDCONTIGO.CL

 CENCOSUDPUNTOS.CL
  CENCOSUDTARJETAS.CL

 CENCOSUDVENTAEMPRESA.CL

 BOLETASCENCOSUD.CL

 SEGUROSCENCOSUD.CL

 VIAJESPUNTOSCENCOSUD.CL

 SEGUROSYSERVICIOSCENCOSUD.CL

Estos nombres de dominio son sólo una muestra más del interés preferente

que asiste al demandante respecto del dominio en disputa, toda vez que

incorporan íntegramente el signo “CENCOSUD”, con el cual se identifica un

prestigioso consorcio empresarial dentro y fuera de Chile –además de ser la

abreviación de su razón social-, y que es idéntico a sus marcas registradas, que le

otorgan derechos exclusivos y excluyentes para desarrollar su actividad con dicho

nombre.

Para esta parte resulta claro que cualquier usuario de Internet enfrentado al

dominio “CENCOSUDCN.CL” se verá inducido a error, más aun considerando

que, el actor cuenta con una serie de marcas registradas y nombres de dominio

cuyo elemento diferenciador es “CENCOSUD”. Es por esto que la asignación del

dominio en el demandado simplemente fomentaría la confusión de los usuarios

quienes relacionarían el dominio “CENCOSUDCN.CL” con algo relativo al

consorcio empresarial CENTROS COMERCIALES SUDAMERICANOS S.A.

Agrega también el revocante que resulta evidente que cualquier persona

enfrentada al nombre de dominio “CENCOSUDCN.CL” pensará indudablemente

que se refiere a un dominio vinculado a su personalidad jurídica ya que incorpora

la famosa marca de mi mandante “CENCOSUD” a la cual se le agregaron las

letras “CN” al final, adición que no puede ser considerada como un elemento que

permita diferenciar del dominio en disputa de mi mandante y se trata de un caso

de “Typosquatting”, ya que como resulta evidente, los cambios realizados al

nombre de dominio impugnado no contribuyen en nada a distinguir el nombre de

dominio en disputa de la marca y expresión por la cual es reconocida esta parte

dentro y fuera de nuestro país.

Muy por el contrario, sostiene que el nombre de dominio en disputa no

adquiere por dicha modificación individualidad propia, por lo que en manos de un

tercero provocará una grave confusión en el público usuario y consumidor. En

efecto, originará toda clase de confusiones por parte de los usuarios que al querer

acceder a información del demandante inmediatamente asocian “CENCOSUD”

con los servicios desarrollados por CENTROS COMERCIALES

SUDAMERICANOS S.A.

Esta conducta, que se ha denominado mundialmente como Typosquatting,

se refiere a la probabilidad de que un usuario teclee erróneamente una dirección

Web y le abra otra página diferente a la que originalmente pensaba visitar.

En este caso, si una persona desea entrar a CENCOSUD.CL, pero por error

o desconocimiento escribe CENCOSUDCN.CL, lo normal sería que el navegador

le marcara un error, pero de permitirse el registro por un tercero de este nombre

de dominio, se provocaría el indeseado efecto de que el usuario terminaría en un

sitio web con contenido subido por un tercero.

Pide, a su vez, tener presente que la función básica de todo nombre de

dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente

a cada operador de internet, función que en este cado de mantenerse la

asignación del nombre de dominio de autos no se estaría cumpliendo.

Además representa que el demandado se limitó a tomar la expresión

“CENCOSUD”, idéntica a las marcas de nuestra mandante, a sus nombres de

dominio, además de corresponder a su razón social, agregando únicamente las

letras “CN”, que no pueden ser consideradas un elemento diferenciador suficiente.

Por el contario, induce a error y engaño a los usuarios de Internet y público

consumidor en general, quienes podrían perfectamente pensar que el dominio es

un sitio de CENTROS COMERCIALES SUDAMERICANOS S.A.

El revocante también vincula sus derechos marcarios previamente

individualizados con el artículo 14 del Reglamento para el funcionamiento del

Registro de Nombres de Dominio CL (Reglamento de NIC Chile) que dispone

expresamente que “Será de responsabilidad exclusiva del titular del registro que

su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y

de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como

asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros…”.

En razón de lo anterior, el demandante concluye que corresponde revocar

la inscripción del demandado respecto del nombre del dominio en disputa, ya que
de lo contrario se permitirá que un tercero haga uso de marcas comerciales que

están debidamente registradas ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

(INAPI) y que son reconocidas a nivel nacional e internacional por los usuarios de

Internet y consumidores, lo que llevaría a una inevitable confusión de los mismos,

además de un gran perjuicio para el mismo.

Para fundamentar su demanda, el actor recurre lo siguientes normas y

principios legales:

a) Título preliminar de la Política Uniforma de Resolución de Conflictos

de Nombres de Dominio de ICANN (UDRP) – Relación entre marcas

comerciales y nombres de dominio.

b) Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial

(OMPI) y las opiniones del Panel OMPI sobre ciertas preguntas

relacionadas con el UDRP.

c) Artículo 20 del Reglamento de NIC Chile.

d) Criterio de Notoriedad del Signo Inscrito.

e) Criterio de Mejor Derecho por el uso empresarial legítimo.

f) Criterio de identidad.

g) Uso efectivo de la marca “CENCOSUD”.

h) Jurisprudencia recogida en diversos fallos de distintos Árbitros NIC

Chile (caso “tarjetascencosud.cl”).

 I) Criterio de la creación intelectual del signo pedido.

J) Artículos 6 bis que protege marcas notoriamente conocidas y 10 bis del

Convenio de París que otorga protección contra la competencia desleal, que se

materializa en cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio

que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o

comercial de un competidor.

Posteriormente el revocante manifiesta que de acuerdo a lo expuesto

previamente y teniendo presente la titularidad de una familia de registros

marcarios vigentes en Chile, la fama y notoriedad de éstos, la vinculación de esas

marcas con los productos y servicios que éste ofrece y la titularidad de nombres

de dominios afines, considera que CENCOSUD S.A. es la titular del interés

preferente para la asignación del nombre de dominio en disputa. Pide tener

presente que los antecedentes y registros marcarios antes citados, acreditan que

ha sido quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo “CENCOSUD”

en el mercado nacional.

En estas circunstancias, y existiendo una acción de revocación temprana

válidamente presentada y que ha cumplido a cabalidad lo dispuesto en el

Reglamento de NIC-Chile, en cuanto a su formalización y al plazo de interposición

de la misma, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de

controversias por nombres de dominio, los que concluyen necesariamente en el

mejor derecho e interés preferente de CENCOSUD sobre el nombre de dominio en

disputa.
 Para concluir, esta parte tiene en cuenta que los nombres de dominio son la

herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de

Internet mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha

red, mantener la asignación del dominio “CENCOSUDCN.CL” en el demandado de

autos, induciría claramente a error y causaría confusión en el público usuario y

consumidor. Dicho efecto no se condice con el espíritu de la normativa marcaria

vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC

Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y

competencia desleal ratificados por Chile. Las evidentes ventajas y favorables

proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la

asignación del dominio de autos sea fundamental para los intereses de

CENCOSUD.

Para acreditar los hechos individualizados en su demanda, el revocante

acompañó los siguientes documentos que no fueron objetados por la contraria:

 Copia de los certificados de registro marcario de la marca CENCOSUD

 Copia de los certificados de los nombres de dominio individualizados en la

parte expositiva de esta sentencia.

 Impresión del sitio Web www.cencosud.cl, en donde aparece abundante

información acerca de la historia y los servicios de CENCOSUD.

 Impresión de la búsqueda en Internet de la expresión “CENCOSUD” en el

famoso buscador de Internet Google.

 Impresión del sitio Web www.elmostrador.cl en donde aparece una noticia

titulada " CENCOSUD se entusiasma: prevé ingresos por US$16.500

 millones en 2017 ante un contexto regional más favorable” y que da cuenta

del uso efectivo del signo “CENCOSUD”.

 Impresión del sitio web www.cooperativa.cl en donde aparece una noticia

titulada “Justicia falla a favor de CENCOSUD por proyecto del mall Alto Las

Condes 2”.

 Impresión del sitio web www.biobiochile.cl donde aparece una noticia

titulada “CENCOSUD insiste en abrir hotel en Costanera Center”, en la que

se reconoce el desarrollo empresarial de la marca “CENCOSUD”.

 Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio

colocolodetodos.cl.

 Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio viñasdelmaipo.cl.

 Copia del fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio

tarjetascencosud.cl.

Que, el titular del nombre de dominio en conflicto RENTON THOMAS, no

contestó en tiempo y forma, la demanda de revocación de nombre de dominio por

interés preferente, presentada por SAN PEDRO.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el conflicto de autos dice relación con la definición de cuál de las

partes tiene un interés preferente sobre el nombre de dominio CENCOSUDCN.CL.

Al efecto éste árbitro, en su calidad de árbitro arbitrador deberá resolver de

acuerdo a los principios que la prudencia y equidad le indiquen, basándose en

todo caso en los argumentos y pruebas rendidas en autos por las partes.
SEGUNDO: Que, para dirimir el caso de autos resulta necesario establecer el

sentido y alcance de la noción de “interés preferente” exigido por el artículo 19 de

la Reglamentación del Registro de Nombres del Dominio .Cl, para fundamentar la

presentación de una acción de revocación temprana.

En efecto, esta noción de “interés preferente” no ha sido definida en el

Reglamento de NIC Chile, por lo que su sentido y alcance ha ido desarrollándose

jurisprudencialmente. En este sentido resulta útil recurrir a la definición

desarrollada por el Árbitro de NIC Chile Marcos Morales Andrade, quien define

esta noción jurídica como “…cualquier derecho o posición jurídica legítima con

respecto a un bien referido en un nombre de dominio.”1

TERCERO: Que, corresponde hacerse cargo de los argumentos esgrimidos por el

actor para fundamentar la demanda de revocación de autos. Pues bien, tal como

lo permite el artículo 19 de Reglamentación para el funcionamiento del Registro de

Nombres del Dominio .CL, el demandante presentó una solicitud de revocación

temprana invocando un interés preferente que descansa principalmente sobre el

hecho de ser titular de la famosa y notoria marca “CENCOSUD” en Chile como

identificador de un grupo económico vinculado especialmente al retail o a la

compra y venta al por mayor y menor, lo que haría que los usuarios en Internet las

asocien inmediatamente de forma errónea al nombre de dominio inscrito

“CENCOSUDCN.CL”, generando confusión, principalmente por el hecho que el

signo “CENCOSUD” se encuentra íntegramente incorporado en el nombre de

1
Definición obtenida de sentencia definitiva del caso Googleclick.cl de fecha 24 de julio de 2015.
dominio en disputa, que además corresponde a la parte principal de su razón

social.

Ahora bien, la incorporación del término “CN”, dentro del nombre de

dominio impugnado en la especie, no le aporta mayor grado de distintividad ni se

constituye en un factor real y determinante de diferenciación con el signo y nombre

del actor, habida cuenta que se trata de una sigla menor.

En este orden de cosas, y a la luz de la documentación presentada en

autos y no objetada por el demandando, tales como informes de registros

marcarios obtenidos de la página web de INAPI, correspondientes a la marca

“CENCOSUD”, página web de actor, y jurisprudencia previa emanada de una

juicio arbitral de NIC Chile, como también analizando el nombre de dominio

inscrito en relación con la famosa y notoria marca “CENCOSUD” del revocante, es

posible para el suscrito concluir fundadamente que la posibilidad de confusión o

asociación alegada por el actor, basada en los criterios ICANN, OMPI, NIC Chile,

creación intelectual del signo, criterio de creación, notoriedad, identidad,

inversiones realizadas y uso de la denominación “CENCOSUD”, resulta ser real y

efectiva en la especie.

En consecuencia, en vista a que el demandante es titular de los derechos

marcarios que le otorga la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial respecto a estos

signos, que se encuentran también consagrados en la Constitución Política de

Chile, y de haberlos posicionado en el mercado nacional y en el extranjero, al ser

altamente similares al nombre de dominio “CENCOSUDCN.CL”, cabe concluir que

el actor del caso sub lite posee un interés preferente o mejor posición jurídica

legítima respecto al del demandando.

CUARTO: Que, para resolver el caso de marras no corresponde aplicar el artículo

20 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio

CL, tal como lo pretende la revocante de autos, toda vez que esta norma debe ser

usada en casos de revocaciones tardías, que son presentada con posterioridad al

vencimiento de 30 días corridos desde que se presenta una solicitud de nombre

de dominio ante NIC Chile, y en las que debe probarse que la inscripción de un

nombre de dominio ha sido abusiva.

QUINTO: Que, este sentenciador no encuentra razón alguna para concluir que la

inscripción del nombre de dominio en disputa implica necesariamente un acto de

competencia desleal, ya que tal como lo establece el artículo 3 de la Ley N°

20.169 que regula la competencia desleal (que recoge la protección otorgada por

el artículo 10 Bis del Convenio de París en nuestra legislación local), ésta implica

“…toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por

medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado.”; es decir

este tipo de conducta antijurídica exige la desviación efectiva y dolosa de clientela

ajena por medios ilegítimos, circunstancia que en autos no ha sido plenamente

acreditada ni es posible presumir fundadamente.

SEXTO: Que, no obstante haber sido reglamentariamente notificado, el titular

demandado ha guardado absoluto silencio, por lo que a este Arbitro no le ha sido

posible conocer sus argumentos de interés preferente, aspecto en que puede

atribuírsele cierta responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del

procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el

patrocinio de un abogado y, que además, de acuerdo a lo previsto en la PRCND

la defensa de su posición jurídica no importaba al referido solicitante incurrir en

gasto alguno.

Es menester tener presente que aun cuando en Chile la regla general en

materia civil es que el silencio de por sí, no constituye manifestación de voluntad

en ningún sentido. La doctrina ha entendido que por sí solo el silencio, no puede

ser una forma del consentimiento. En palabras de Luis REGATTA Solar: “…el que

guarda silencio y permanece en la inacción no manifiesta voluntad alguna, no dice

que no; pero tampoco dice que sí. El silencio no manifiesta más que una sola

intención, la de callar y no tomar resolución alguna.”

Ahora bien, la PRCND resuelve este problema en su artículo 16.1, al

señalar que: “El silencio, la falta de actividad o la no comparecencia de alguna de

las partes no podrá ser considerada como allanamiento, falta de interés, renuncia

o admisión de los hechos alegados por la otra. Asimismo, cualquiera de aquellas

circunstancias no podrá considerarse como motivo suficiente para aceptar las

reclamaciones de alguna de las partes o como una justificación para que el árbitro

no deba decidir el litigio de acuerdo con los hechos y pruebas que consten en el

proceso.”; es decir esta norma de forma negativa especifica que es lo que no

puede ser entendido como efecto del silencio o inactividad de alguna de las

partes, y también establece el deber del Árbitro a cargo de resolver una disputa de

revocación de nombre de dominio, de tomar en cuenta todos los argumentos

esgrimidos en el arbitraje por la partes, y de no asumir que la pasividad de una de

los mismos implica la aceptación de lo alegado por el otro, pero tampoco

necesariamente su absoluta contradicción.

En definitiva, no es posible asumir en autos que el demandado con su

silencio ha aceptado las alegaciones de su contraparte, pero al no comparecer

tampoco las ha contradicho directamente, lo que obliga a este sentenciador a

resolver esta litis teniendo a la vista los hechos y argumentos de derecho

esgrimidos por el revocante, pero también ponderándolas en sus propios méritos

frente a hechos o circunstancias que se imponen por su propia contundencia

factual.

SEPTIMO: Que, el actual titular del nombre en dominio en disputa lo tiene

desactivado, y no ha acreditado uso alguno respecto del mismo ni vinculación a

ninguna actividad, que pudiera en definitiva permitirle una diferenciación e

identidad propia respecto de la marca “CENCOSUD”, y su cobertura marcaria, lo

que lleva a éste sentenciador necesariamente a concluir que la posibilidad de

confusión y error alegada por el actor entre el nombre de dominio impugnado

“CENCOSUDCN.CL” y su denominación inscrita “CENCOSUD” es muy

contundente y altamente probable.

En este sentido, resulta plausible establecer que el titular del nombre de

dominio “CENCOSUDCN.CL” no ha cumplido a cabalidad con lo exigido por el

artículo 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres

del Dominio .CL, sólo en lo que dice relación con la contravención de los derechos
marcarios válidamente adquiridos por el revocante, pero no en base a una

supuesta competencia desleal o infracción a la ética mercantil.

OCTAVO: Que, finalmente debe tenerse presente que este sentenciador efectuó

sin éxito una búsqueda en Internet, para encontrar información respecto al término

“CENCOSUDCN.CL” y alguna posible relación legítima con el demandando, lo que

definitiva no fue posible, debiendo por ende resolverse esta litis únicamente con

los argumentos esgrimidos por el revocante.

NOVENO: Que,

Por estas todas estas consideraciones, y visto lo dispuesto en el artículo 636 del

Código de Procedimiento Civil y la Política de Resolución de Controversias por

Nombres de Dominio .CL., y de acuerdo a los principios que la prudencia y

equidad.

RESUELVO:

Asígnese el nombre de dominio “CENCOSUDCN.CL” al revocante CENCOSUD

S.A., representado por el abogado ALFREDO MONTANER LEWIN y en su

oportunidad, procédase al cierre y archivo del expediente electrónico.

Comuníquese a NIC Chile por el Sistema de Arbitrajes en Línea para su inmediato

cumplimiento.

No se condena en costas al demandado por tener interés en la litis.

Resolvió Rafael Pastor Besoain, Juez Árbitro NIC-Chile.

Autorizan en la calidad de testigos:

Verónica Correa Figari, Rut 13.037.770-K

Marco Arellano Quiroz, Rut 12.028.499-1