Lección 6: Propiedad industrial y empresa

Indice

1. Noción y modalidades de propiedad industrial.

2. Protección especial sobre invenciones y creaciones

industriales: las patentes.

3. Tutela de los signos distintivos: La marca.

4. El nombre comercial.
1. Noción y modalidades de propiedad industrial.

Por patente se entiende el derecho de propiedad especial que el titular registral de

una invención ostenta sobre la innovación registrada; este derecho de propiedad le
habilita para la explotación exclusiva de la innovación durante un periodo de tiempo
fijado por la Ley de Patentes (Ley 11/1986, de 20 de marzo).
1. Las patentes tienen por objeto una invención, una innovación en el campo del
conocimiento humano. No entiende la L.P. que cualquier invención pueda ser
objeto de una patente. Como especifican los Arts. 4-9 de la L.P., ciertas
caracteristicas han de ser reunidas; tales caracteristicas o requisitos intrinsecos
de la innovación se reservan para la categoria, impropiamente denominada por
la L.P., de las “invenciones industriales”. Esta categoria de innovaciones se
caracteriza, de una parte por reunir los denominados requisitos positivos de
patentabilidad; de otra por no estar excluida su patentabilidad expresamente
por la L.P., es decir, carecer de requisitos negativos de patentabilidad.
2. Los requisitos positivos de patentabilidad son tres:
a) La novedad: como primer requisito, implica que la invención para la que se
pretende obtener la patente no se encuentra comprendida en el denominado
“estado de la técnica”. Este estado de la técnica está constituido “por todo lo
que antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente se ha hecho
accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita
u oral, por una utilización o por cualquier otro medio”.
b) La actividad inventiva: implica la exigencia de que la innovación a patentar
haya sido fruto de la conducta investigadora expresa o implicita llevada a cabo
por el inventor. No obstante este carácter subjetivo fija una pauta
objetivizadora de la apreciación; este precepto señala que la invención
implicará actividad inventiva si dicha invención “no resulta del estado de la
técnica de una manera evidente para un experto de la materia”.
c) La aplicación industrial: es un requisito que resulta satisfecho por otra
invención que, conforme a lo dispuesto en el Art. 9 de la L.P., tenga por objeto
un producto o procedimiento susceptible de ser fabricado o utilizado en
cualquier clase de industria, incluida la agricola.
3. Por requisitos negativos de la patentabilidad se entienden aquellas
caracteristicas que la Ley considera como excluyentes bien de la condición de
la invención por parte de la innovación por parte de la innovación cuya patente
se pretende, bien de la posibilidad de patentar una invención aun cuando en
ella se den aprioristicamente los requisitos positivos de patentabilidad. La L.P.
Enumera los requisitos negativos. En orden a su consideración, pueden
agruparse en dos grandes apartados:
a) Innovaciones que no son consideradas patentables por la L.P. por no
constituir invenciones o no ser susceptibles de aplicación industrial: las teorias
cientificas, los métodos matemáticos, los programas de ordenadores,... Su
disciplina se encuentra generalmente en la L.P.I. En general el legislador
excluye de la patentabilidad de innovaciones por entender que adolecen de
aplicación industrial, lo que es harto discutible: los programas de ordenadores,
en muchos casos, poseen una decidida aplicación industrial.
b) A pesar de su condición de invenciones que reinen los requisitos positivos,
la Ley prohibe la patentabilidad de algunas de aquéllas. De conformidad con el
Art. 5 de la L.P.
2. Protección especial sobre invenciones y creaciones
industriales: las patentes.

La concesión de una patente a persona determinada es fruto de un procedimiento que

se inicia, con una solicitud formulada ante la OEPM por parte de la propia persona a
quien la patente acabará siéndole concebida; quien solicita la concesión recibe la
denominación legal de solicitante.
La solicitud contendrá 5 documentos: instancia o solicitud propiamente dicha,
descripción del invento o memoria descriptiva, reivindicaciones, dibujos que
acompañen a la descripción y resumen de la invención.
Por reivindicaciones hay que entender un conjunto claro, conciso y sistemático de
declaraciones efectuadas por el solicitante que delimitan el objeto en sentido amplio
para el que se solicita la protección que la patente, caso de ser concedida, otorga.
Pueden ser más de una por cada invento cuya patente se solicita. Por el contrario,
cada solicitud no podrá abarcar más de un invento procediéndose a la división de las
solicitudes que por la OEPM se entienda que abarcan más de un invento.
Una vez analizado someramente por la OEPM el contenido de la solicitud presentada,
el solicitante deberá pedir la elaboración de un “informe tecnológico de patentes” en
un plazo máximo de 15 meses desde la presentación de la solicitud: este documento
es revestido por la L.P. de una importancia capital en el procedimiento de concesión
de la patente. A partir del mismo se lleva a cabo el examen previo de los requisitos de
patentabilidad y se concede la patente.

Derechos atribuidos por la patente.

El derecho de propiedad especial atribuido por la patente engloba las siguientes
posiciones juridicas básicas:
1. Derecho moral del inventor, a ser reconocido públicamente como tal con
independencia de la persona que solicite la patente sobre el invento en
cuestión. Este derecho al reconocimiento público de la auditoria del hallazgo es
sancionado expresamente en el Art. 14 de la L.P.
2. Derecho patrimonial del titular, conjunto de derechos de dicha naturaleza
atribuidos al titular por el ordenamiento.
a) Derecho a impedir la fabricación o manufactura de productos amparados por
la patente o la utilización del procedimiento patentado.
b) Derecho a impedir el ofrecimiento u oferta del producto objeto de la patente.
c) Derecho a impedir la introducción en el comercio del producto objeto de la
patente.
 d) Derecho a impedir la utilización del objeto de la patente. Ello es claro
cuando tal objeto está constituido por un bien de equipo y no por bienes de
consumo.
e) Derechos a impedir la importación o posesión de los bienes objeto de la
patente.
f) Derecho a impedir la circulación, entre personas no autorizadas (Know-
how).
g) Derecho a adicionar a la patente, supone la facultad del titular de una patente
en vigor de proteger las innovaciones que la desarrollen o perfeccionen. Los
perfeccionamientos en cuestión son protegidos mediante las denominadas
adiciones a la patente; éstas, para ser obtenidas, habrán de ser objeto de una
solicitud independiente.
h) Derecho al beneficio de pobreza. Sólo reconocido al inventor sin recursos
económicos. Se producirá a partir de 3 años tras la concesión de la patente.

Obligaciones del titular de la patente.

Tres son las obligaciones con cargo al titular de una patente. De tales obligaciones
son dos generales (la de explotar la patente y la de pagar las correspondientes
anualidades) mientras que la restante es especifica para caso concreto (soportar el
secreto de la patente cuando fuera así declarada aquella de la que resulta titular).

La circulación de la patente.
Las patentes (objeto de derecho de propiedad especial y bienes materiales), son
susceptibles de circular INTER VIVOS o MORTIS CAUSA. La ley contempla
numerosas operaciones sobre las patentes y establece algunos rasgos comunes
minimos para que las operaciones surtan todos los efectos apetecidos por las partes
dada su condición de bienes inmateriales u objetos de una propiedad especial.
Las operaciones del tráfico son las siguientes:
1. Cesión: supone la transmisión definitiva de la titularidad de la patente
efectuada en favor de un tercero por su titularidad registral.
2. Copropiedad o contitularidad de la patente: se produce en los casos en que la
patente pertenece pro indiviso a varias personas, las cuales, en orden a su
explotación, han de constituir una comunidad de propietarios dotada de rasgos
particulares señalados por la propia L.P.
3. Usufructo: en relación con él, las disposiciones generales del C.c. son
plenamente aplicables.
Las operaciones mencionadas han de conformarse a ciertas disposiciones legalmente
previstas:
1. El objeto de las operaciones resulta indivisible incluso en los casos en que
sobre ella exista una copropiedad.
2. La validez de los contratos INTER VIVOS sobre patentes requiere que se
celebren por escrito, que, como se comprobará acto seguido, deberá revestir la
forma documental pública.
3. Para que surtan efectos frente a terceros, los mencionados negocios requerirán
ser inscritos en la OEPM, el contrato sobre patente en última instancia habrá de
formalizarse en instrumento público.

La licencia de patente.
1. La licencia de patente es un contrato en cuya virtud el licenciante, autoriza,
mediando una remuneración y por un periodo de tiempo establecido, al
licenciatario para que ejercite todas o algunas de las facultades que como
titular de la patente el ordenamiento le atribuye.
Este acto juridico posee discutida naturaleza contractual. Es un contrato
oneroso y pactado por tiempo cierto.
Las obligaciones generalmente adquiridas por las partes al amparo de un
contrato de licencia son las siguientes:
-Por el licenciado o licenciatario: pago del canon o regalia contractualmente
fijado, explotación de la patente licenciada, custodia del know-how o
conocimientos secretos transmitidos por el licenciante para facilitarle la
explotación de la patente y en general, respecto a los limites dentro de los
cuales ha sido concedida la licencia.
-Por el licenciante: transmisión del know-how referente a la patente licenciada
y afrontar la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por carencia de
facultades para licenciar o por daños causados a terceros por los defectos
inherentes a la invención.
2. Tres son las clases principales de licencia de patentes regladas por la L.P. a
saber:
a) Licencia contractual o voluntaria: regulada a partir del Art. 74 de la L.P., la
licencia contractual es aquella en la que la libertad de pacto alcanza máxima
expresión al ser la libre autonomia de las partes la determinante de la
perfección del contrato y del contenido del mismo, sin mediación alguna de las
autoridades encargadas de la aplicación de la L.P.
b) Licencia de pleno derecho: conforme al Art. 81 de la L.P., es aquella que se
otorga tras el ofrecimiento público y registral del contrato de licencia por parte
del titular de la patente cuya licencia pretende contratarse con cualquier
tercero.
 c) Licencia obligatoria: es aquella otorgada por la OEPM y obligatoria para el
titular de la patente licenciada cuando éste hubiese incumplido la obligación de
explotarla.

La extinción de las patentes.

1. Las patentes son temporales y desaparecen para la vida y el derecho en función
de una diversidad de causas legalmente establecidas. Factores determinantes de
la desaparición de las patentes se agrupan bajo la denominación genérica de
extinción de las patentes.
Tres grandes apartados: la nulidad de las patentes, la caducidad de las patentes
y la renuncia de su titular a la patente.
La patente se extingue por expiración del plazo legal de concesión fijado en 20
años a partir de su solicitud.
2. La L.P. Considera la nulidad de la patente como su falta de validez desde el
primer momento de su solicitud a pesar de un apariencia en contrario. Las
acusas pueden ser materiales o formales.
3. La caducidad supone la extinción de la vida de una patente que ha venido
regularmente existiendo desde su concesión hasta el momento en que sobre
ella incide alguna de las causas determinantes de su desaparición por
caducidad. La patente caducada, resulta ser una patente válida y eficaz desde
su nacimiento hasta el momento de su caducidad. Una vez intervenida la
patente se extingue. Las causas de caducidad son: falta de pago en tiempo
oportuno de una anulidad; falta de explotación de la patente en los dos años
siguientes al otorgamiento de una licencia obligatoria, y, falta de explotación
de la patente por su titular en ciertos casos de inaplicación del CUP y sus
beneficios.
4. La renuncia manifestada por el titular de una patente, el cual declara no querer
continuar en la propiedad del invento patentado.ç
3. Tutela de los signos distintivos: La marca.

1. El Art. 4.1 de la L.M. define la la marca como “todo signo susceptible de

representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o
servicios de una empresa de los de otras”.
Las funciones económicas son: función atributiva de calidad a los productos,
función condensadora y función publicitaria. La marca posee por si misma una
capacidad publicitaria tanto económicamente relevante como digna de
protección juridica.
2. Ha de notarse la enorme variedad de marcas existentes en la vida del tráfico
conforme a muy diversos criterios. Clasificaciones de las marcas:
Por su configuración, las se clasifican de la siguiente manera:
a) Marcas denominativas: son aquellas en las que el signo distintivo está
integrado por palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que, sirven
para identificar a personas fisicas o juridicas. La L.M. no distingue el idioma
de la denominación, que podrá ser cualquier español o extranjero.
b) Marcas gráficas: son aquellas en las que el signo distintivo está integrado
por imágenes, figuras, simbolos o gráficos, bien sea uno o varios de la misma o
distinta especie de entre las enunciadas.
c) Marcas tridimensionales: son las compuestas por una mera forma
tridimensional, y entre ellas se incluyen los envoltorios, los envases y la forma
del producto o de su presentación.
d) Marcas sonoras.
e) Marcas mixtas: son las marcas en las que el signo distintivo del producto o
servicio se caracteriza por constituir cualquier combinación de los signos que,
con carácter enunciativo, constituyen las marcas anteriores.
Por el objeto designado, las marcas se clasifican como: marcas de productos y
marcas de servicios. La marca podrá utilizarse, en primer término, para
distinguir cosas u objetos que sean fruto de la actividad transformadora del
hombre en relación con materias primas previamente extraidas. La marca, en
segundo lugar, sirve para distinguir la peculiar actividad que los empresarios
del sector prestan en relación con la mera circulación de los bienes, en
particular, y en la riqueza, en general.
Marcas industriales son las utilizadas por los fabricantes para distinguir los
productos propios de los de sus competidores. Marcas comerciales son las que
pueden utilizar los distribuidores al por mayor o los comerciantes minoristas
para distinguir los productos que, son comercializados por ellos.
Las marcas comerciales son un tipo especial de marca de servicio que se
caracteriza por convivir obligatoriamente con las marcas industriales de los
productos revendidos por los comercializadores no fabricantes.
Los bienes y servicios susceptibles de ser distinguidos por medio de marcas
son objeto de una enumeración internacionalmente establecida por el
denominado Nomenclátor o clasificación de marcas publicada en 1971 por la
Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual.
Por la naturaleza de su titular, las marcas de clasifican como: marcas
individuales y marcas colectivas. Las marcas individuales son aquellas cuyo
titular las registra para usarlas directa, personal y exclusivamente. Por el
contrario, las marcas colectivas son las registradas por una asociación de
productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios con la
intención de hacer accesible su uso a todos los miembros de la asociación.
Por su función económico-empresarial, las marcas son susceptibles de
diversas clasificaciones, muchas o algunas de la cuales no se mencionan
siquiera por la L.M. Deben de ser puestas de relieve las marcas de garantía,
las marcas defensivas y la de reserva.
Las marcas de garantia satisfacen una concreta función atributiva de calidad a
los productos que se encuentran con ella designados. La marca defensiva es
aquella registrada por un empresario para evitar que sea utilizada por alguno de
sus competidores pero sin intención de utilizarla personalmente. Marca de
reserva es la que se registra con ánimo no tanto de usarla inmediatamente, sino
de hacerlo de modo eventual en el futuro.
Por su difusión, cabe aludir a las marcas notorias y renombradas. Son
clasificaciones que encuentran su origen no en textos juridicos nacionales, sino
internacionales. La marca notoria es la que, por su volumen de ventas,
duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio
alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sea generalmente conocida
por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o
actividades que distinguen dicha marca. La marca renombrada es aquella que
resulta conocida no sólo por el sector pertinente del público al que se destinan
dichos productos, servicios o actividades, sino por el público en general.
Objeto: contenido y prohibiciones.
1. El objeto de la marca es el signo distintivo de la que clase que fuere sobre el
que se concede un derecho de uso exclusivo por parte de la OEPM para
designar un determinado tipo de bienes o servicios. Aquello en lo que el signo
distintivo consistente es el objeto de la marca: la materialidad del signo y, por
consiguiente, las palabras, letras, números, ilustraciones, gráficos, volúmenes,
etc,... que lo componen.
2. Una regla de libertad ha de establecerse en favor de todo empresario a la hora
de elegir un determinado signo distintivo para los productos o servicios que
coloca en el mercado. El potencial objeto material de la marca ha de respetar
una serie de limites establecidos por la L.M., y, asi, cabe hablar de ciertas
prohibiciones aplicables al objeto de las marcas: signos distintivos que el
ordenamiento impiden que puedan ser registrados como marca por la OEPM
atendiendo a razones de diversa indole. Las prohibiciones en cuestión son las
siguientes:
a) Signos que carezcan de fuerza distintiva.
b) Signos que puedan inducir a error al público.
c) Signos que resulten contrarios al uso privativo que el Estado y sus
dependencias administrativas inferiores o periféricas pueden hacer de sus
signos distintivos.
d) Signos que, puedan inducir a confusiones en el mercado o generar un riesgo
de asociación con la marca anterior. No podrá registrarse como marca un signo
que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores
aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a
los protegidos por dichos signos anteriores cuando, el uso se esa marca pueda
indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y
el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa
causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del
carácter distintivo o de la notoriedad o renombre la marca anterior. Cuando la
marca sea renombrada el alcance de la protección se extenderá a cualquier
género de productos, servicios o actividades.
e) Signos que sean contrarios a la ley, el orden público o a las buenas
costumbres.
f) Mención aparte merece el nombre civil de las personas, su imagen o su
seudónimo. Cualquier ciudadano puede solicitar la inscripción como marca de
su nombre, pero de acuerdo con el Art. 9 de la L.M., tal derecho decae cuando
existe identidad del signo cuyo registro se solicita con otras marcas o nombres
comerciales previamente registrados o solicitados meramente, asi como cuando
hay identidad con un rótulo de establecimiento previamente solicitado o
registrado.
 g) Cabe preguntarse acerca de la posibilidad de uso distintivo individual de las
denominaciones geográficas.

Adquisición de la marca: procedimiento y supuesto.

La marca en el derecho español, se adquiere exclusivamente mediante su concesión
con ocasión de la inscripción de la misma en la OEPM.

Derechos del titular de la marca.

1. Como señala el citado Art. 34 de la L.M., el registro de la marca confiere a su
titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico. Fines:
a) Identificación de los bienes o servicios a colocar en el mercado por el titular
del signo distintivo.
b) Comercialización o introducción en el mercado.
c) Utilización de la marca con fines publicitarios y de identificación
empresarial.
2. Derecho a prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico
económico:
a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a
aquéllos para los que la marca está registrada.
b) Cualquier signo que por ser idéntico a la marca implique un riesgo de
confusión del público.
c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean
similares a aquéllos para los que está registrada la marca.
3. Derecho a la renovación de la marca. La marca, cuya concesión se efectúa por
10 años, puede ser objeto de indefinido número de renovaciones en los
términos del Art. 31 del L.M.
Obligaciones del titular de la marca.
1. Obligación de uso: esta obligación es la más importante que recae sobre el
titular de la marca y se conoce bajo la expresión de uso obligatorio de la marca
registrada. El uso de la marca ha de verificarse en los 5 años siguientes al dia
de la publicación de su concesión.
2. Pago de tasas: no debe creerse que el registro y mantenimiento de una marca
se ha convertido en algo gratuito: la obligación de pago de los extintos
derechos quinquenales ha sido sustituida por la de otras variadas tasas
relacionadas con operaciones sobre las marcas.
3. Obligación de renovación: esta obligación se corresponde directamente con el
derecho a la renovación de la marca al que con anterioridad se ha hecho
referencia.

La marca como objeto de negocios jurídicos.

La marca es frecuentemente objeto de operaciones juridicas con independencia de
aquellas que se realizan con los bienes o servicios con ella distinguidos.
Las marcas son igualmente susceptibles de gravamen, embargo y ejecución, todo ello
con independencia de la suerte de los restantes elementos de la empresa de su titular.
La hipoteca mobiliaria, del mismo modo, podrá constituirse sobre toda marca.

La extinción de la marca.
Las causas determinantes de la extinción de la marca son semejantes a las que se
analizaron con ocasión del estudio de la extinción de las patentes. Ciertas diferencias,
no obstante, podrán ser apreciadas a pesar de una amplia similitud institucional. Las
causas en cuestión son las siguientes: nulidad de la marca, anulabilidad de la marca y
caducidad de la marca.
4. El nombre comercial.

Se regula en el Derecho español por los Arts. 87 y siguientes de la L.M. El concepto

de nombre comercial se encuentra en el mencionado articulo dicho nombre comercial
es todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el
tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan
actividades idénticas o similares.
El nombre comercial no tiene por qué coincidir con el nombre civil.
El derecho de propiedad sobre el nombre comercial se adquiere por el registro
válidamente efectuado, y dicha inscripción otorgará a su titular el derecho al uso
exclusivo del signo distintivo. Por otra parte, el nombre comercial es libremente
transmisible por su titular.