F11001032400020100019200PARAADJUNTARSENTENCIA20181130173158

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)
Núm. Único de Radicación: 11001032400020100019200
Demandante: Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
Terceros con interés: Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca y

Adivesa Mac Pollo S.A.
Acción de Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Marca mixta MISTER POLLO, términos de uso común, configuración de

causal de irregistrabilidad
La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de

nulidad y restablecimiento del derecho, presentaron Humberto Portilla Montenegro
y Luis Eduardo Chamorro Portilla contra la Superintendencia de Industria y
Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 31511 de 26
de junio de 2009, 41115 de 19 de agosto de 2009 y 55609 de 29 de octubre de
2009.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)

Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.
Núm. único de radicación: 11001032400020100019200 2
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla,

en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado
especial1, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho establecida en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de
enero 19842, presentaron una demanda contra la Superintendencia
de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, para
que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 31511 de 26
de junio de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro” y
41115 de 19 de agosto de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso
de reposición” expedidas por la Jefe de la División de Signos
Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y la
Resolución núm. 55609 de 29 de octubre de 2009, “Por la cual se
resuelve un recurso de apelación”, expedida por el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la
Superintendencia de Industria y Comercio. Las anteriores
resoluciones negaron el registro como marca del signo mixto
MISTER POLLO para distinguir servicios comprendidos en la Clase
43 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para
el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación
Internacional de Niza.
2. La parte demandante solicitó, a título de restablecimiento de

derecho, que se ordene a la parte demandada conceder el registro
como marca del signo mixto MISTER POLLO, para identificar
servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación
Pretensiones
1
Cfr. Folio 2
2
“Código Contencioso Administrativo”
“[…] ARTÍCULO 85. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma
jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su
derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda
que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó
indebidamente […]”
3. En la demanda se solicitaron las siguientes pretensiones 3:
“[…]
2.1. Que se declare la nulidad de las resoluciones número 31511 del 26 de
junio de 2009, 41115 del 19 de agosto de 2009 y 55609 del 29 de octubre de
2009 proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante
las cuales se negó el registro de la marca mixta MISTER POLLO para
distinguir servicios correspondientes a la clase 43 de la clasificación
internacional de Niza.
2.2. Que como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y
Comercio conceder el registro de la marca mixta MISTER POLLO en clase
43, a favor de los señores HUMBERTO PORTILLA MONTENEGRO y LUIS
EDUARDO CHAMORRO PORTILLA.
2.3. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la
publicación de la sentencia que se dicte en el presente proceso en la Gaceta
de Propiedad Industrial […]”.
Presupuestos fácticos
4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos

para fundamentar sus pretensiones:
4.1. Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla, el 28 de

agosto de 2007, solicitaron ante la Superintendencia de Industria y Comercio el
registro como marca del signo mixto MISTER POLLO para identificar servicios de
la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.
4.2. La Superintendencia de Industria y Comercio publicó la solicitud de registro en

la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 580 de 28 de septiembre 2007,
presentándose oposición por parte de:
i) Avidesa Mac Pollo S.A., con fundamento en el carácter genérico y

descriptivo del signo; y,
ii) Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca, con fundamento en las
marcas MR. MISTER POLLO, UN SEÑOR POLLO y MR. POLLO
registradas en las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
4.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de

Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 31511 de 26 de junio de 2009,
declaró infundada la oposición realizada por parte de Avidesa Mac Pollo S.A. y
3
Cfr. Folio 190
fundada la oposición presentada por Procesadora Nacional de Alimentos C.A.

Pronaca, negando así el registro del signo mixto MISTER POLLO solicitado por la
parte demandante para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación
4.4. Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla interpusieron

recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm.
31511 de 26 de junio de 2009.
4.5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de

Industria y Comercio por medio de la Resolución núm. 41115 de 9 de agosto de
2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución
núm. 31511 de 26 de junio de 2009 y conceder el recurso de apelación.
4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la

Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la Resolución núm. 55609
de 29 de octubre de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de
confirmar la Resolución núm. 31511 de 26 de junio de 2009.
Normas violadas
5. La parte demandante en el libelo introductorio adujo la vulneración

de los artículos 1344, 1355 y 1366 de la Decisión 486 de 14 de
septiembre 2000 de la Comisión Comunidad Andina 7, en adelante
Decisión 486.
Concepto de la violación
4
“[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto
para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos
susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de
aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas
y escudos;
c) los sonidos y los olores;
d) las letras y los números;
e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores
[…]”.
5
“[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;
b) carezcan de distintividad;
c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o
características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se
trate;
d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica
al producto o al servicio al cual se aplican;
e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para
describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de
producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para
los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a
esos productos o servicios;
f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del
producto o servicio de que se trate;
g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del
producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma
específica;
i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia
geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el
empleo de los productos o servicios de que se trate;
j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos
productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de
asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; -
k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;
l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión
respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;
m) reproduzcan o imiten , sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas,
bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos
y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de
vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o
denominaciones de cualquier organización internacional;
6. La parte demandante expuso los cargos de violación de la

siguiente forma:
6.1 . Con los actos acusados, la Superintendencia de Industria y Comercio violó
los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 por cuanto el signo
solicitado “[…] tiene la capacidad de ser apreciado por los consumidores en
el mercado y de fijarse en la mente de los mismos; así mismo, el signo es
susceptible de representación gráfica, tanto así que es acompañado de un
logo con características particulares que le otorgan mayor distintividad; y
por último, el signo MISTER POLLO goza de la suficiente distintividad para
identificar los servicios de restaurantes en el mercado, tal como lo ha hecho
durante más de 25 años en Colombia […] el signo MISTER POLLO goza
n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea
solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;
o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País
Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad
o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o
p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;
No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca
si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País
Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o
servicios a los cuales se aplica […]”.
6
“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada
por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los
cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o
enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de
asociación;
c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas
las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las
circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante
sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el
titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;
e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de
lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título,
hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o
identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que
se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran
declarados sus herederos;
f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un
tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;
g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las
denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos,
servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo
que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,
h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o
parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que
sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de
causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un
aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor
comercial o publicitario […]”
7
“Régimen Común sobre Propiedad Industrial”
de gran reconocimiento entre el público consumidor, lo cual se debe

principalmente a su gran capacidad de recordación e identificación de los
servicios que presta, frente a los servicios puestos en el mercado por sus
competidores […]”8.
6.2 Adujo que “[…] Teniendo en cuenta los signos en conflicto, se encuentra
que pese a que estos, tal como lo señala la Administración, desde el punto
de vista fonético pueden ser similares, los signos en conflicto no sólo se
conforman de las expresiones MR. MISTER POLLO UN SEÑOR POLLO o
MR. POLLO y MISTER POLLO, sino que están compuestos por un
elemento gráfico que por sus características particulares, forma, colores y
colocación, resultan determinantes en estas marcas y permiten distinguir en
el mercado productos y servicios de diferente naturaleza, sin que haya
lugar a confusión por parte del consumidor […]”9.
6.3 Sostuvo que “[…] En el presente caso, el examinador descompone el signo
solicitado por mis representados y omite realizar el cotejo marcario
teniendo en cuenta el elemento esencial y característico de la marca que
es, sin duda, el elemento gráfico de la misma. De realizarse un análisis en
conjunto de los signos en conflicto, se concluirá que estos no son
semejantes y que el signo MIXTO MISTER POLLO tiene la distintividad
requerida para ser protegido como marca […]”10.
6.4 Al respecto resaltó que “[…] si el elemento esencial de los signos en

conflicto es el gráfico que los conforma, siendo su parte esencial, es sobre
estos que se debe centrar el análisis o cotejo marcario. En tal sentido,
nótese que entre los elementos gráficos de las marcas en conflicto no
existen elementos que las hagan similares, por ejemplo las palabras
MISTER POLLO y MR. POLLO están situadas en diferentes lugares (una al
lado y la otra debajo del pollo), los dos pollos que se incluyen no tienen
ninguna semejanza, el pollo de la marca MR. POLLO consiste en una
silueta en blanco con el fondo rojo y en la marca MISTER POLLO, el
gráfico se compone de un pollo con colores y formas particulares que le
otorgan distintividad […]”11.
8
Cfr. Folios 200 y 201
9
Cfr. Folio 202
10
Cfr. Folio 203
11
Cfr. Folio 207
6.5 Advirtió que “[…] la parte gráfica de una marca, adquiere mayor relevancia
cuando se está frente a signos compuestos por palabras de uso común,
inapropiables por un sólo empresario en el mercado, como es el caso de la
marca MR. POLLO, lo cual por supuesto, refuerza la distintividad del signo
solicitado por mis poderdantes y hace que en el análisis o cotejo marcario
deba prevalecer el elemento gráfico que constituye la marca, evitándose
así cualquier riesgo de confusión […]”12.
6.6 En cuanto al principio de especialidad y conexidad competitiva, manifestó

que “[…] los productos y los servicios que se distinguen con las marcas
MR. POLLO o MR. MISTER POLLO UN SEÑOR POLLO y MISTER POLLO
no pertenecen a la misma clase […] En efecto, los productos
pertenecientes a la clase 30 y distinguidos con la marca MR. POLLO son
café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y
preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados
comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal,
mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo. Los productos
distinguidos con el signo MR. MISTER POLLO UN SEÑOR POLLO son
carne, pescado, aves y extractos de carne; y los servicios de la clase 43,
distinguidos con la marca MISTER POLLO, corresponden a los servicios de
restauración (alimentos) […]”13.
6.7 Respecto de los canales de comercialización y medios de publicidad de los
productos, indicó que “[…] Si se analiza el caso particular, se encuentra que
este criterio tampoco supone la conexidad entre los productos distinguidos
con la marca MR. POLLO o MR. MISTER POLLO UN SEÑOR POLLO y los
servicios de la marca MISTER POLLO distinguidos por mis poderdantes,
puesto que los lugares donde se venden los productos de la sociedad
PRONACA son supermercados, tiendas o almacenes de cadena y, por el
contrario, la marca MISTER POLLO ofrece sus servicios en locales o
establecimientos de comercio que se encuentran en la calle o en centros
comerciales. En consecuencia, el consumidor no encuentra en un mismo
lugar los servicios y productos distinguidos con las marcas en conflicto y
por supuesto, no será objeto de confusión sobre los servicios y productos o
sobre su origen empresarial […] Respecto de los medios de publicidad, es
12
Cfr. Folio 209
13
Cfr. Folio 211
importante resaltar que el signo MISTER POLLO tiene una publicidad

basada principalmente en la comunicación directa al consumidor mediante
boletines, revistas de turismo o culturales, vallas, publicidad radial periódico
local y volantes […]”14.
6.8 En cuanto a la vinculación entre productos “[…] este criterio no se

configura cuando los productos y servicios no se encuentran en el mismo
mercado, o […] en una misma tienda, como es el caso de las marcas MR.
POLLO y MISTER POLLO, las cuales distinguen productos y servicios que
se comercializan en diferentes mercados […]”15.
6.9 En relación al uso conjunto y complementario de los productos adujo que

“[…] de aceptarse el criterio de la Superintendencia de Industria y Comercio
tendría que concluirse que ninguna marca registrada actualmente para
alimentos, por ejemplo para arroz, salsas, condimentos o especias podría
ser usada por ningún empresario que pretendiera distinguir restaurantes o
cafeterías; por ejemplo ningún empresario podría distinguir su restaurante
con el signo EL REY, porque el consumidor podría llegar a creer que el
empresario utiliza para cocinar los condimentos EL REY; ninguno podría
nombrar su restaurante con el signo SAN JORGE, porque podría pensarse
que utiliza la salsa BBQ del mismo nombre, o ninguno podría llamarse
MANUELITA, porque se pensaría que los servicios prestados provienen de
la sociedad MANUELITA S.A. que comercializa azúcar. Lo importante de
esto es entender que el derecho otorgado al titular de una marca no puede
limitar el mercado y la competencia, ni se trata de un derecho absoluto,
más si se tiene en cuenta que existen suficientes elementos que llevan a
aminorar el riesgo de confusión en el mercado y permiten la coexistencia
de los signos […] Así las cosas, en el presente caso no se configura el
criterio de la complementariedad puesto que para la prestación del servicio
de restaurantes no es indispensable el uso de los productos distinguidos
con las clases 29 y 30 de la clasificación de Niza. Concluir lo contrario,
sería reconocer un derecho más amplio al otorgado por el derecho
marcario al titular de la marca MR. POLLO […]”16.
14
15
Cfr. Folio 219
16
Cfr. Folio 220
6.10 Indicó que “[…] no es procedente reconocer que los servicios de

restauración y los productos de las clases 29 y 30, pertenecen a un mismo
género o comparten alguna característica esencial. Otro sería el resultado
si el análisis se realiza entre los servicios que presta un restaurante y una
tienda o cafetería, puesto que en cierta medida, los dos servicios se
caracterizan por satisfacer la necesidad de un cliente de adquirir un
alimento y consumirlo inmediatamente. En el caso de MISTER POLLO y
MR. POLLO esto no es posible […]”17
6.11 Manifestó que “[…] la finalidad de los servicios de restaurante no es

la misma, ni semejante, a la finalidad de los productos de las clases 29 y
30. Un restaurante tiene como finalidad servir un alimento terminado al
consumidor y no que éste adquiera productos para cocinar o preparar sus
alimentos en su hogar, como es el caso de los productos pertenecientes a
las clases 29 y 30. El consumidor entonces también suple necesidades
diferentes, el consumidor que va a los restaurantes MISTER POLLO busca
comer un producto, no necesariamente pollo, en un ambiente agradable; el
consumidor de la marca MR. POLLO lo que busca es comprar un producto
sin cocinar para preparar en su casa. Son consumidores diferentes con
diferentes necesidades satisfechas […]” 18.
6.12 Puso de presente que “[…] el signo MISTER POLLO ha estado en el

mercado durante más de 25 años y durante dicho tiempo, el consumidor no
ha sido objeto de ningún tipo de confusión con los signos de la sociedad
opositora. En otras palabras, la capacidad distintiva del signo MISTER
POLLO ha permitido durante más de 25 años que los signos en conflicto
coexistan en el mercado sin afectar los intereses de los consumidores y de
los derechos de propiedad industrial de la sociedad opositora […]” 19.
Contestación de la demanda
7. La parte demandada se opuso a las pretensiones solicitadas por la

parte demandante, argumentando lo siguiente:
7.1 Manifestó que los actos acusados se encuentran ajustados a derecho por lo
que no violan las normas contenidas en la Decisión 486, en razón a que
17
Cfr. Folio 221
18
Cfr. Folio 222
19
Cfr. Folio 223
“[…] es evidente que “MISTER POLLO” (MIXTA ), si bien es susceptible de

representación gráfica, carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el
examen en conjunto de los signos comparados “MISTER POLLO ”
(MIXTA)” y “MR POLLO” (MIXTA) registrada resulta indudable que
presentan similitudes capaces de ocasionar confusión o error en el
consumidor sobre la procedencia de los productos y su origen empresarial,
lo que claramente no le otorga distintividad suficiente para cumplir con su
función diferenciadora en el mercado […]” 20.
7.2 Agregó que el elemento predominante en el conjunto marcario es el

nominativo por lo que adujo: “[…] Nos encontramos en la reproducción casi
total por parte del signo solicitado mixto MISTER POLLO de la combinación
del conjunto mixto de la marca registrada MR POLLO, presentándose
diferencias secundarias en el diseño de la figura de uso común, al apreciar
sucesivamente las marcas podría imaginar que la primera es una
actualización o diversificación de la marca tradicional MR POLLO toda vez
que enlazaría la abreviatura MR cuya traducción por el consumidor latino
es MISTER; consecuentemente creería que comparten las calidades
comerciales y el origen empresarial, la semejanza entre las dos
composiciones comparadas pueden inducir al consumidor que solo se haya
enterado de la existencia de I unas de4(sic) las marcas por referencia de
oídas, a tomar un producto o solicitar un servicio distinto del referido, al
momento de apreciarlas por primera vez , lo cual afectaría su decisión de
compra […]”21.
7.3 Sostuvo que “[…] el signo solicitado pretende registrar los servicios de
restauración (alimentación) comprendidos en la clase 43 de la clasificación
vigente, mientras que la marca registrada distingue productos los productos
comprendidos en la clase 30, en consecuencia el signo solicitado pretende
distinguir servicios que podrían inducir al consumidor a creer que el titular
de la marca registrada utiliza sus productos en la preparación de platos que
ofrece con el servicio de restaurante y que por ende ha extendido su giro
de negocios a los servicios referidos, razón por la cual al conceder el
20
Cfr. Folio 281
21
Cfr. Folio 283
registro, no existir elementos suficientes que permitan diferenciar el origen

empresarial de uno y del otro […]”22.
7.4 Agregó que “[…] el signo solicitado MISTER POLLO transmite la misma
idea del signo solicitado SEÑOR POLLO O MISTER POLLO O MR POLLO,
con lo cual los consumidores, fácilmente pueden creer que se trata de la
innovación de una marca registrada ya conocida. En consecuencia los
signos confrontados y analizados en conjunto y sucesivamente, son
confundibles incurriendo en la causal de irregistrabilidad contemplada en el
artículo 136 literal a) de la decisión 486 de la comunidad Andina […]” 23.
7.5 Concluyó indicando que “[…] la referencia que hace la parte demandante
de otras actuaciones administrativas cabe señalar que cada caso es
independiente en el cual se analizan circunstancias especiales, lo que no
compromete ni obliga a la oficina nacional competente a determinado
pronunciamiento y verse afectado el poder discrecional de la administración
[…]”24.
8. Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca y Adivesa Mac

Pollo S.A. vinculados25 en calidad de terceros con interés en el
resultado del proceso, en adelante los terceros con interés en el
resultado del proceso, no contestaron la demanda.
Interpretación Prejudicial
9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 22 de

septiembre de 201426, ordenó suspender el proceso para solicitar al
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación
prejudicial de las normas de la Decisión 486.
10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió

Interpretación Prejudicial 156-IP-2014 el 22 de abril de 2015 27, en
adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó que
22
Cfr. Folio 283
23
Cfr. Folio 284
24
Cfr. Folio 284
25
Notificación a Adivesa Mac Pollo S.A. a folio 262 y notificación a Procesadora Nacional de
Alimentos C.A. Pronaca (Ecuador) folio 275.
26
27
Cfr. Folios 325 a 346
interpretaría las normas solicitadas por la corte consultante, y

señaló que de oficio interpretaría específicamente los literales a),
b) y g) del artículo 134 y literales b), e) y f) del artículo 135 y los
artículos 225 y 228 de la misma normativa andina, y expuso las
reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que
a su juicio son aplicables.
Alegatos de conclusión
11. Visto el artículo 210 del Decreto 01 de 1984, el Despacho

Sustanciador, mediante auto proferido el 22 de agosto de 2017 28,
reanudó el trámite procesal corriendo traslado a las partes, para
que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de
conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar el
traslado especial previsto en el mencionado artículo. Dentro del
plazo la parte demandante y la parte demandada reiteraron, en
esencia, los argumentos de nulidad y de defensa expuestos en la
demanda y la contestación a la demanda.
12. Los terceros con interés en el resultado del proceso y el Ministerio
Público en esta oportunidad procesal, guardaron silencio.
13. Vistos los artículos 74 y 75 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 29,

sobre los poderes y la designación y sustitución de apoderados 30, y
atendiendo a que la abogada Claudia Alexandra Osorio Gómez,
identificada con la cédula de ciudadanía núm. 65.778.114 y con
tarjeta profesional de abogada núm. 149307, expedida por el
Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder para actuar en
calidad de apoderada especial de la Superintendencia de Industria
y Comercio y considerando que el poder cumple con los requisitos
de ley, esta Sala le reconocerá la respectiva personería.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
28
Cfr. Folio 141
29
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
30
Aplicable al presente asunto en los términos del artículo 267 del Decreto 01 de 2 de enero de
1984, “Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.
14. Visto el artículo 128 numeral 7.º31 del Decreto 01 de 198432, sobre
la competencia del Consejo de Estado, en única instancia,
aplicable en los términos del artículo 308 33 de la Ley 1437 de 18 de
enero de 201134, sobre el régimen de transición y vigencia y el
artículo 1.º35 del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de 2003 36, sobre
distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.
15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las
siguientes partes: i) los actos administrativos acusados; ii) el
problema jurídico; iii) la normativa comunitaria andina en materia
de propiedad industrial; iv) los principios y características del
Derecho Comunitario Andino; v) la interpretación prejudicial del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación
Prejudicial 156-IP-2014 de 22 de abril de 2015 y vii) el análisis del
caso concreto.
16. La Sala no observa que en el presente proceso se haya

configurado causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, en
consecuencia, se procede a decidir el caso sub lite.
Los actos administrativos acusados
17. Los actos administrativos acusados son los siguientes:
31
“[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado,
en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en
única instancia: […]7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley
[…]”.
32
“Código Contencioso Administrativo”.
33
“[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el
dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso
a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen
jurídico anterior […]”
34
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”
35
Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos
de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no
asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso.
36
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”.
17.1 Resolución núm. 31511 de 26 de junio de 2009 37, mediante la cual la Jefe
de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio, declaró infundada la oposición de Avidesa Mac Pollo S.A. y fundada la
oposición presentada por Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca,
negando así el registro del signo mixto MISTER POLLO solicitado por la parte
demandante para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación
Internacional de Niza. En la resolución se indicó:
“[…] 1.3. Caso en estudio
En el caso que nos ocupa es preciso señalar, que revisada la base de datos de la
entidad, se encontró que efectivamente la sociedad opositora PROCESADORA
NACIONAL DE ALIMENTOS C.A., PRONACA presentó solicitud de registro de la
marca MR. POLLO (nominativa), expediente N° 07-118610, para distinguir
productos de la clase 30, cumpliendo de esta manera con el requisito exigido por la
normatividad andina para acreditar el interés real en el mercado, con base en la
marca MR. POLLO registrada en Ecuador
[…]
Así las cosas, el caso que nos ocupa es determinar si la marca solicitada en registro
MR. POLLO se asemeja a la marca opositora MR. POLLO, expediente N° 07-
118610, clase 30 internacional, cuyo solicitante es la sociedad Procesadora
Nacional de Alimentos C.A. Pronaca, pudiendo causar un riesgo de confusión o de
asociación respecto de los productos o servicios que buscan distinguir.
Es necesario aclarar que la marca MR. MISTER POLLO, UN SEÑOR POLLO,

certificado 277552, Clase 29, cuyo titular es la sociedad Procesadora Nacional de
Alimentos C.A. Pronaca, se encuentra en trámite de cancelación.
Los signos a comparar se presentan de la siguiente manera:
El signo solicitado La marca opositora
[…] esta oficina considera que entre el signo solicitado MISTER POLLO y el signo
previamente solicitado MR. POLLO se presenta identidad de orden ortográfico,
fonético y conceptual, por lo que resulta claro que de coexistir en el mercado,
generarían riesgo de confusión en el consumidor y asociación respecto a los
productos que identifican.
De otro lado, pese a que el signo registrado se presenta de forma mixta,
acompañado de un componente gráfico, éste no logra desvirtuar el riesgo de
confusión respecto al signo solicitado, ya que evocan el mismo concepto, aunado a
que los dos signos están acompañados de la figura de un pollo en la parte lateral y
al lado comparten la expresión “MISTER POLLO “ y “MR POLLO”, en donde radica
37
Cfr. 3 a 11
la confundibilidad entre ellos, por lo que la parte figurativa que contiene el primero,
no constituye un elemento diferenciados entre las marcas que se comparan.
Lo anterior, lleva necesariamente a concluir que la marca solicitada no ostenta la
distintividad requerida, por lo tanto, de permitir su registro, se debilitaría la función
diferenciadora propia de la marca, creando en el consumidor confusión.
Expuesto lo anterior, deben tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten
conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos
y/o servicios. Para ello debe partirse del principio de la especialidad, que da alcance
a la protección en relación con los productos o servicios especificados en la solicitud
o en el registro.
[…]
Así las cosas, pese a que se trata de productos y servicios comprendidos en
diferentes clases del nomenclador internacional, éstos se encuentran
estrechamente relacionados, ya que los productos alimenticios que identifica el
signo solicitado, son utilizados en los servicios de restauración (alimentación) que
pretende identificar el signo solicitado, por lo cual pueden (sic)prestados por el
mismo empresario, por lo que de coexistir en el mercado, el consumidor crearía en
su mente la idea errada que unos y otros provienen del mismo origen empresarial.
Por tal razón, cuando los signos son idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser
la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican,
aspecto que no se da en la presente actuación administrativa, al existir riesgo de
confusión entre los signos y asociación entre los productos y servicios que
distinguen, con base en las razones anotadas.
Como consecuencia de lo expuesto los signos confrontados no pueden coexistir en
el mercado, ya que de concederse el registro del signo solicitado podría generar
riesgo de generar perjuicio a los consumidores y afectar el derecho de exclusividad
conferido al titular de la marca previamente solicitada.
Por lo tanto, la marca objeto de la solicitud, está comprendida en la causal de
irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina.
[…]
2.3. Caso Concreto

La sociedad Avidesa Mac Pollo S.A., manifestó que el signo solicitado MISTER
POLLO incurre en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículo 135
literales b), e) y f), por considerar que obedece a una expresión descriptiva,
genérica y carente de distintividad, por lo cual se procederá a efectuar el respectivo
análisis de registrabilidad.
En el presente caso, la expresión solicitada MISTER POLLO pretende amparar
“servicios de restauración (alimentación)”, comprendidos en la clase 43
internacional.
Así las cosas, encuentra esta oficina que la marca solicitada MISTER POLLO, no
obedece exclusivamente a una expresión descriptiva. Lo anterior por cuanto pese a
que el signo solicitado está conformado por expresiones que de forma individual
pueden resultan descriptivas o genéricas, su distintividad está dada por la
combinación particular de dichos elementos nominativos, que al ser analizados de
forma conjunta no fraccionada, constituye una unidad suficientemente distintiva, que
permite que el consumidor pueda relacionar los productos que identifica con un
origen empresarial determinado.
Por lo tanto, la expresión MISTER POLLO, de ser registrado no conferiría el uso
exclusivo de los términos genéricos y descriptivos incluidos en él, pues estos
elementos continúan siendo de libre disposición para informar las calidades y

características del producto o servicio.
En consecuencia, teniendo en cuenta la salvedad efectuada respecto de la
protección, el signo solicitado en registro no está comprendido en las causales de
irregistrabilidad establecidas en artículo 135 literales b), e) y f) de la Decisión 486 de
la Comisión de la Comunidad Andina.
En virtud de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad
Avidesa Mac Pollo S.A.
ARTICULO SEGUNDO: Declarar fundada la oposición presentada por la sociedad
Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca.
ARTICULO TERCERO: Negar el registro de la marca MISTER POLLO solicitado
por los señores Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla,
para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación
Internacional de Niza, octava edición […]”
17.2 Resolución núm. 41115 de 19 de agosto de 2009 38, mediante la cual la

Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio
resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución
núm. 31511 de 26 de junio de 2009 y conceder el recurso de apelación. En la
resolución se reiteraron los argumentos expuestos, precisando:
“[…]
2. Estudio de registrabilidad
Teniendo en cuenta los datos suministrados por el recurrente y una vez revisada de
oficio la clase para la que se solicita la marca y otras clases relacionadas, se
encontró la siguiente información relevante para efectos del presente examen de
registrabilidad:
No Signo Titulares Expediente Expediente Clase Tipo Certificado Vigencia Estado

Niza
1 MR. POLLO 1-PROCESADORA NACIONAL DE 07118610 8 30 MI 384024 30/06/2019 CONCESION
ALIMENTOS C.A. PRONACA
Los signos a cotejar son los siguientes:
El signo solicitado La marca registrada
De acuerdo al anterior registro visual encontramos que las marcas cotejadas son de
naturaleza mixta; por ende es necesario determinar cuál es el elemento de mayor
relevancia dentro del conjunto de las mismas. En efecto, las denominaciones de las
38
Cfr. Folios 12 a 16
marcas mixtas resultan ser el elemento predominante en su conjunto marcario, por

tanto, la comparación se hará sobre los respectivos planos nominativos de los
signos expuestos; claro está, sin desdeñar del examen la intervención del plano
figurativo de la marca registrada.
Pues bien, nos encontramos frente a una reproducción casi total por parte del signo
solicitado mixto MISTER POLLO de la combinación del conjunto mixto de la marca
registrada MR. POLLO, presentándose diferencias secundarias en el diseño de la
figura de uso común de la cabeza de un pollo. Además, contrario a la rocambolesca
y particular interpretación realizada por el recurrente, el consumidor, al apreciar
sucesivamente las marcas podría imaginar que la primera consiste en una
actualización o diversificación de la marca tradicional MR. POLLO, toda vez que
enlazaría la abreviatura MR., -cuya traducción es de amplio conocimiento por el
consumidor latino- con su trascripción MISTER; consecuentemente creería que
comparten las calidades comerciales y el origen empresarial. La semejanza anotada
entre las composiciones comparadas también puede inducir al consumidor que solo
se haya enterado de la existencia de una de las marcas por referencia de oídas, a
tomar un producto o solicitar un servicio distinto del referido, al momento de
apreciarlas por primera vez, lo cual afectaría su decisión de compra.
En este sentido, el análisis debe versar sobre la relación que pueda presentarse
entre los servicios que se pretenden distinguir con el signo solicitado, y los
productos que ampara la marca registrada, para determinar si existe o no entre ellos
una conexión competitiva que pueda impedir que coexistan los signos enfrentados
en el mercado, pero atendiendo a una mayor rigurosidad por esta circunstancia.
Relación de productos v servicios:
Por otra parte, deben tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir
a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o
servicios.
En este sentido, el signo solicitado pretende distinguir:
“Servicios de restauración (alimentación)”, servicios comprendidos en la clase 43
internacional.
La marca adoptada como fundamento para la negación distingue:
"Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y
preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados
comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza;
vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”, productos comprendidos en la clase
30 internacional.
De lo anterior bien puede colegirse que el signo solicitado en registro pretende
distinguir servicios que podrían inducir al consumidor a creer que el titular de la
marca registrada utiliza sus productos en la preparación de los platos que ofrece
con el servicio de restaurante y que por ende, ha extendido su giro de negocios a
los servicios referidos; razón por la que de permitirse el registro del signo solicitado
en registro, el consumidor no dispondría de los elementos necesarios y suficientes
que le permitan diferenciar el origen empresarial de uno y otro, presupuesto este
indispensable de registrabilidad.
En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de
irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina, razón por la que la decisión recurrida habrá de
ser confirmada.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 31511

de 26 de junio de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por
las razones expuestas en los considerandos anteriores […]”
ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el recurso de apelación interpuesto y enviar
las presentes diligencias ante el Superintendente Delegado para la Propiedad
[…]”.
17.3 Resolución núm. 55609 de 29 de octubre de 200939, mediante la cual el

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de
apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 31511 de 26 de junio
de 2009, de la siguiente manera:
“[…] 2. El caso concreto.

En el caso sub-examine, compete a esta Delegatura analizar el riesgo de confusión
que pudiere presentarse entre el signo solicitado a registro y la marca registrada MR.
POLLO (mixta) No. 384024, clase 30a Internacional, vigente hasta el 9 de agosto de
2014 cuyo titular es la sociedad opositora PROCESADORA NACIONAL DE
ALIMENTOS C.A. PRONACA.
2.1. Análisis comparativo de los signos.
Los signos confrontados son los siguientes:
SIGNO SOLICITADO MARCA REGISTRADA
[…]
Una vez cotejados los signos en su conjunto de manera sucesiva y no simultánea,
éstos son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación desde el punto de
vista de la comparación visual, fonética y conceptual. Lo anterior debido a que el
signo solicitado reproduce parcialmente la marca registrada, si bien no resulta una
reproducción exacta en nuestro medio "MR.”, resulta ser la forma abreviada de
MÍSTER y se pronuncian de igual manera MÍSTER, por tanto obra una identidad
fonética.
Señala el recurrente, una características especiales, en cuanto al diseño del signo
solicitado, pese a ello, se evidencia que ambos signos trasmiten la misma idea del
SEÑOR POLLO, O MÍSTER POLLO O MR. POLLO, con lo cual los consumidores,
fácilmente pueden creer que se trata de la innovación de una marca registrada ya
conocida en el mercado.
En conclusión, esta Delegatura considera que los signos confrontados, como tales,
analizados en conjunto y sucesivamente, son confundibles, por lo que es preciso
adentrarnos a analizar la conexión competitiva entre los productos que amparen o
pretendan amparar. Lo anterior, con el objetivo de determinar si existe o no riesgo de
confusión.
39
Cfr. Folios 17 a 21
2.2. Relación de productos o servicios.

La conexión competitiva es la relación existente entre los productos o servicios que
dos o más signos distinguen o pretenden distinguir. Esta conexión se desprende
directamente del principio de especialidad que rige el derecho marcario y está
estrechamente ligada al riesgo de confusión. Con el fin de evitar que este se
presente, el Tribunal ha acogido algunos criterios y factores circunstanciales de
análisis, entre los cuales se encuentran: a) La inclusión de los productos en una
misma clase del nomenclátor, b) Los canales de comercialización, c) Los medios de
publicidad idénticos o similares, d) La relación o vinculación entre productos, e) El
uso conjunto o complementario de productos, f) Las partes y accesorios, g) El mismo
género de los productos, h) La misma finalidad, i) La intercambiabilidad de los
productos.
El signo solicitado a registro pretende distinguir: "SERVICIOS DE RESTAURACIÓN
(ALIMENTACIÓN).’1 servicios pertenecientes a la clase 43a Internacional. De otra
parte, la marca registrada identifica: “CAFÉ, TE, CACAO, AZÚCAR, ARROZ,
TAPIOCA, SAGÚ, SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ; HARINAS Y PREPARACIONES
HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELERIA Y CONFITERÍA, HELADOS
COMESTIBLES; MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURA, POLVOS PARA
ESPONJAR; SAL, MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS;
HIELO", productos pertenecientes a la clase 30a Internacional.
Como puede observarse el signo solicitado pretende la protección de servicios
ubicados en distinta clase del nomenclador internacional que los productos
amparados por la marca registrada. No obstante lo anterior, se puede afirmar que los
productos que protege la marca registrada, pueden estar íntimamente relacionados
con los servicios de restaurante y expendio de alimentos del signo solicitado. En
efecto, el empresario que presta los servicios de restaurante puede también fabricar
los productos alimenticios objeto del servicio para su venta como producto
individualmente considerado del servicio, toda vez que contienen la misma naturaleza
(alimentos), y finalidad, adicionalmente son productos y servicios complementarios,
haciéndose más estrecha la relación entre los signos. En efecto, la realidad mercantil
nos demuestra que los servicios de restauración suelen lanzar al mercado los
productos que distribuyen con la marca del almacén, por lo tanto es evidente la
relación que existe entre los servicios de distribución de productos y los productos en
sí.
En este sentido, ante la identidad de los signos el consumidor en el mercado al
encontrar productos alimenticios con la misma marca que ya conoce podría pensar
que se trata del empresario que presta el servicio de restaurante con la marca
previamente registrada.
Por tanto, este Despacho no considera viable el registro del signo solicitado, puesto
que este se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el
artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 31511 de

26 de junio de 2009 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos […]”
El problema jurídico
18. Corresponde a la Sala determinar, con fundamento en la demanda,

en la contestación de la demanda y en la Interpretación Prejudicial,
si el signo mixto MISTER POLLO solicitado por la parte
demandante para identificar servicios de la Clase 43 de la
Clasificación Internacional de Niza, cumple con los requisitos
establecidos en los artículos 134 literales a), b) y g), 135 literales
b), e) y f) o si se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad
prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, con base en
la semejanza y confundibilidad con la marca mixta MR. POLLO,
que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación
Internacional de Niza, cuyo titular es la Procesadora Nacional de
Alimentos C.A. Pronaca.
19. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a
declarar la nulidad de las resoluciones demandadas.
Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial
20. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta

normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina,
como una organización internacional de integración, creada por el
Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena 40, la cual sucedió
al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino.
Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está
40
El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996;
normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la
sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo
Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir,
que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.
contenido en la Decisión 486 de 2000 41 de la Comisión de la

Comunidad Andina.42
Principios y características del Derecho Comunitario Andino
21. Esta Sala recuerda que, en el Derecho Comunitario Andino, las

decisiones se caracterizan por estar regidas por los principios de
primacía, obligatoriedad, aplicación y efecto directos.
22. Las decisiones aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores o la Comisión de la Comunidad Andina,
entendidas como actos jurídicos unilaterales, se deben aplicar de
manera prevalente43 sobre las normas internas de los Estados, sin
41
Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo
comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial
expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena:
i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy
Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen
común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas,
patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de
Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en
el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación
de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio
de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual
contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”;
ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991,
expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de
Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente
que reemplazaba en su integridad a la anterior;
iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en
Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso
modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera
disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de
1992;
iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de
21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la
cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos
vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo
de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que
anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del
otorgamiento de la patente; y
v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las
normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la
Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre
propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados
Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y
el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por
las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la
nulidad y la caducidad del registro.
42
La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino
de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los
Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino.
43
El principio de primacía o prevalencia del ordenamiento jurídico andino sobre las
normas nacionales, se incluyó inicialmente en el artículo 5 del Tratado de Creación del
Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo 4 de su protocolo modificatorio, al
establecer que los Estados Miembros “[…] están obligados a adoptar las medidas que
que sea posible aducir una norma jurídica interna como

fundamento para no aplicar lo dispuesto por la organización
internacional de integración.
23. Las decisiones obligan a los Estados Miembros desde la fecha en
que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina,
lo que define el carácter obligatorio del Derecho Comunitario
Andino44.
24. En relación con el principio de la aplicación y efecto directos 45, las
decisiones son directamente aplicables en los Estados Miembros,
a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial, a menos
que las mismas señalen una fecha posterior. En este mismo
sentido, cuando el texto de las decisiones así lo dispongan, se
requerirá de su incorporación al derecho interno, mediante un acto
expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en
cada Estado Miembro.
25. Ahora, en cuanto a las características de la normativa comunitaria,
las decisiones y resoluciones, son actos jurídicos unilaterales que
tienen como destinatarios los Estados Miembros, sus instituciones
y, en general, las personas jurídicas y naturales, quienes deben
cumplir y hacer cumplir la normativa comunitaria, toda vez que, su
incumplimiento puede dar lugar a que se comprometa la
responsabilidad internacional del respectivo Estado o del
respectivo sujeto del derecho comunitario, según sea el caso. En
este sentido, resulta posible solicitar el cumplimiento de las normas
ante los diferentes órganos de la organización internacional, en
especial, ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina46
sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no
adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún
modo obstaculice su aplicación […]”.
44
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia
y, posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio.
45
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia
y, posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio.
46
El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo
de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.
El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo
26. La normativa comunitaria andina regula la interpretación

prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial
internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN
y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 47
27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los
órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus
competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las
normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad
Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los
Estados Miembros.
28. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del
Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al
disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal
interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de
asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países
miembros […]”.
29. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces
nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar
o se controvierta alguna de las normas que conforman el
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar,
directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas
normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en
derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin
que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá
decidir el proceso […]”.
30. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma
disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los
procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos
por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas
exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de
1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de
Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado
Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro
Estado.
47
El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de
22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.
en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y

solicitará directamente de oficio o a petición de parte la
interpretación del Tribunal […]”.
31. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá
interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar
los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse
a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la
interpretación solicitada […]”.
32. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que
conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la
interpretación del Tribunal […]”
Interpretación Prejudicial 156-IP-2014 de 22 de abril de 2015
33. La Sala Procederá a destacar las conclusiones de la Interpretación

Prejudicial48:
“[…]
PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136,
literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de
terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o
productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso
de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de
asociación.
Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea
irregistrable.
Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación
será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los
signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o
servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los
consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o
servicios de que se trate.
SEGUNDO: Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o

varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La
combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto,
produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite
diferenciarla de las demás existentes en el mercado.
48
Cfr. Folios 325 a 346
La Corte consultante al realizar la comparación entre marcas mixtas

debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor
influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.
Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta

predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al
cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha
establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina
el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar al riesgo de
confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en
el ámbito comercial.
TERCERO: Si bien la norma comunitaria prohíbe el registro de signos conformados

exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o
partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden
generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede
proceder a su registro.
La irregistrabilidad de los signos, palabras o partículas descriptivas

implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el
destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros
datos característicos o informaciones de los productos o de los
servicios, si tales características son comunes a otros productos o
servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser
registrado.
El artículo 135 literal f) de la Decisión 486 prohíbe el registro de

signos genéricos, pero no impide que palabras genéricas conformen
un signo compuesto. La denominación genérica determina el género
del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el
derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se
crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.
Para determinar si un signo es genérico se debe apreciarlo en relación
directa con los productos o servicios de que se trate.
CUARTO: El reconocimiento de la notoriedad del nombre comercial, es un hecho

que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante
el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El
reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la
autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228
de la Decisión 486, para que se pueda determinar si el signo solicitado
(nombre comercial) es notoriamente conocido. Lo anterior, por cuanto
la notoriedad podría eliminar el riesgo de confusión; esto sólo le
corresponde determinarlo al juez al hacer un análisis profundo e
integral del caso particular.
QUINTO: La Corte consultante deberá matizar la regla de la especialidad y, en

consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva
de los productos y servicios que amparan los signos en conflicto, y de
esta forma poder establecer la posibilidad de error en el público
consumidor.
El consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos o

servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de
varios productos o servicios a una misma clase de nomenclátor no

demuestra su semejanza, así como la ubicación de éstos en clases
distintas, tampoco prueba que sean diferentes, tal como lo señala el
artículo 151 inciso segundo de la Decisión 486: “Las clases de la
Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no
determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios
indicados expresamente”.
SEXTO: En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una

pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este
elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo
general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará
que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general
común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí
y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen
común. Dado que el elemento dominante común obra como un
indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es
probable que el consumidor medio considere que el producto donde
figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que
pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de
aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a riesgo
de confusión.
SÉPTIMO: Sobre la base del principio de la autonomía se faculta a que la oficina

nacional competente en cada expediente administrativo evalúe
conforme a las circunstancias de cada caso, sin que exista la
obligación de fundamentar sus resoluciones en antecedentes de
proceso pasados, toda vez que la obligación de la autoridad
administrativa es efectuar un análisis actual de cada solicitud de signo
que admite o deniega […]”.
Análisis del caso concreto
34. Corresponde a esta Sala estudiar la legalidad de las resoluciones

núms. 31511 de 26 de junio de 2009, 41115 de 19 de agosto de
2009 y 55609 de 29 de octubre de 2009 por medio de las cuales la
parte demandada negó el registro como marca del signo mixto
MISTER POLLO, para identificar servicios de la Clase 43 de la
Clasificación Internacional de Niza, por lo que corresponde analizar
si el signo solicitado cumple con los requisitos establecidos en los
artículos 134 literales a), b) y g), 135 literales b), e) y f), o si se
encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el
artículo 136 literal a) de la Decisión 486, con base en la semejanza
y confundibilidad con la marca mixta MR. POLLO, que identifica
productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza,
cuyo titular es la Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca.
35. En este punto es importante aclarar que a pesar de que la

oposición realizada por Procesadora Nacional de Alimentos C.A.
Pronaca, en la vía gubernativa, fue fundamentada en las marcas
mixtas MR. POLLO y MR. MISTER POLLO SEÑOR POLLO, la
parte demandada en el acto acusado Resolución núm. 31511 de
26 de junio de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de
registro”, no realizó la comparación del singo respecto de la marca
mixta MR. MISTER POLLO, UN SEÑOR POLLO de la opositora,
indicando, solamente, respecto de esta marca lo siguiente: “[…] Es
necesario aclarar que la marca MR. MISTER POLLO, UN SEÑOR
POLLO, certificado 277552, Clase 29, cuyo titular es la sociedad
Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca, se encuentra
en trámite de cancelación […]” y, se limitó al análisis de
registrabilidad y cotejo marcario del signo solicitado respecto de la
marca mixta MR. POLLO.
36. La parte demandante, aunque interpuso recurso de reposición y en

subsidio de apelación haciendo mención a la situación anterior; lo
hicieron solamente para corregir la apreciación de la parte
demandada en el sentido de que “[…] es importante resaltar que
de manera contraria a lo señalado por la Administración y
mediante la Resolución No. 49659 de 27 de noviembre de 2008 se
confirmó la decisión de negar el signo. El trámite actualmente se
encuentra pendiente de que se resuelva la apelación […]”49 en
lo demás, los fundamentos del recurso estaban orientados a
discrepar sobre análisis realizado por la parte demandada respecto
del estudio de registrabilidad del signo solicitado en relación con la
marca MR. POLLO. De esa misma forma, los recursos de
reposición y apelación fueron resueltos por la parte demandada en
relación con de la comparación del signo solicitado y la marca MR.
POLLO.
37. Por lo anterior, aun cuando la parte demandante en su libelo

introductorio, en el capítulo “Fundamentos de Derecho”, analizan,
según su discernimiento, la comparación entre el signo solicitado y
49
Cfr. Folio 103 del cuaderno de antecedentes.
las marcas MR. POLLO y MR. MISTER POLLO, UN SEÑOR

POLLO, la Sala determina que en el examen de legalidad de los
actos acusados se deben analizar las motivaciones que tuvo la
parte demandada para negar el signo solicitado, por lo anterior,
para el estudio de registrabilidad del signo solicitado en la presente
sentencia, se tendrá en cuenta solamente la marca mixta MR.
POLLO cuyo titular es PRONACA. Además, el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial también
indicó que: “[…]” en el presente caso, la Corte consultante deberá
efectuar la comparación entre los signos MISTER POLLO (mixto) Y
MR. POLLO (mixto) y verificar si en efecto el singo solicitado,
puede crear riesgo de confusión en el público consumidor […]” 50.
38. Se precisa, en consecuencia, que el signo solicitado y la marca

registrada, sobre los cuales se realizará el estudio de semejanza y
confundibilidad, son como se muestran a continuación:
SIGNO MIXTO SOLICITADO MARCA MIXTA REGISTRADA
Titular:
Solicitante:
Procesadora Nacional de Alimentos C.A.
Humberto Portilla Montenegro y Pronaca
Luis Eduardo Chamorro Portilla
Clase 43 Clase 30
“[…] Servicios de restauración (alimentación)[…]” “[…] Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú,
sucedáneos del café; harinas y preparaciones
hechas de cereales, pan, pastelería y confitería,
helados comestibles; miel, jarabe de melaza;
levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza;
vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
[…]”
39. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta

Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis
50
Cfr. 335
metodológico para la comparación entre un signo mixto y una

marca mixta.
40. Expuesto lo anterior, la Sala procede a resolver el problema
jurídico planteado para lo cual se estudiará el cargo de nulidad
formulado en la demanda.
Cargo de nulidad por la violación de los artículos 134 literales a), b) y g), 135
literales b), e) y f) y artículo 136 literal a) de la Decisión 486
41. Visto el artículo 134 literales a), b) y g) de la Decisión 486, puede
constituir marca cualquier signo que sea apto para distinguir
productos o servicios en el mercado y que sea susceptible de
representación gráfica. El mismo artículo establece una lista no
taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de
esta, entre otras, se incluye “[…] las palabras o combinación de
palabras […]”, “[…] las imágenes, figuras, símbolos, gráficos,
logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos
[…]” “[…] cualquier combinación de signos o medios indicados en
los apartados anteriores […]”.
42. Visto el artículo 135 literales b), e) y f) de la Decisión 486, no
podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de
distintividad; consistan exclusivamente en un signo o indicación
que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la
cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época
de producción u otros datos, características o informaciones de los
productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho
signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a
esos productos o servicios; y, consistan exclusivamente en un
signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del
producto o servicio de que se trate.
43. En efecto, el singo MISTER POLLO, por una parte, está constituido
por dos palabras, una imagen de un pollo y una figura que es un
rectángulo que contiene la imagen y las palabras. Por otra parte,
no consiste exclusivamente en un signo que describe
características o informaciones del servicio y tampoco consiste
exclusivamente en un signo que sea el nombre genérico o técnico
del servicio en la Clase 43, por lo que, el signo solicitado tiene

aptitud marcaria para distinguir productos o servicios en el
mercado y tiene distintividad intrínseca mediante la cual se
determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir
productos o servicios.
44. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha referido al

concepto de distintividad como la capacidad que tiene una marca
para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los
productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o
usuario los seleccione y, al respecto, indicó en la Interpretación
Prejudicial que: “[…] la aptitud distintiva es uno de sus elementos
constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el
cual no podrán ser registrados como marcas los signos que
‘carezcan de distintividad´ […]”51.
45. Visto el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, es claro que para
la configuración de la causal de irregistrabilidad, es necesario que
entre el signo solicitado y la marca se genere un riesgo de
confusión o asociación derivado del cumplimiento de dos
supuestos, en primer término, el signo solicitado debe ser idéntico
o semejante a una marca anteriormente registrada y, en segundo
término, debe existir una identidad o conexión entre los productos
o servicios que pretende identificar el signo solicitado y la marca
registrada.
46. En consecuencia, la Sala deberá analizar en el presente caso si el
signo mixto MISTER POLLO solicitado para identificar servicios de
la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza se encuentra
incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en el
literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.
47. La parte demandante, en el cargo de violación desarrollado en el
libelo introductorio, indican específicamente que, a pesar de que en
la comparación del signo solicitado y la marca se advierta, que
desde el punto de vista fonético pueden ser similares, las palabras
que componen tanto el signo solicitado como la marca son de uso
51
Cfr. Folio 135v
común, por lo que, el elemento gráfico adquiere relevancia, siendo

éste el elemento esencial por sus características particulares, las
cuales difieren en el signo y la marca y les permiten distinguir en el
mercado productos y servicios de distinta naturaleza sin que haya
confusión para el consumidor y, por lo tanto, el signo tiene la
distintividad requerida para ser protegido como marca.
48. La parte demandada indicó, en los actos acusados, que entre el
signo mixto solicitado MISTER POLLO y la marca mixta MR.
POLLO se presenta identidad de orden ortográfico, fonético y
conceptual y el componente gráfico del signo solicitado no logra
desvirtuar el riesgo de confusión que se presentaría en el
consumidor respecto de la marca registrada, por cuanto evocan el
mismo concepto, lo que lleva necesariamente a concluir que la
marca solicitada no ostenta la distintividad requerida, por lo tanto,
de permitir su registro, se debilitaría la función diferenciadora
propia de la marca, creando en el consumidor confusión,
49. Adicionalmente, la parte demandada en los actos acusados

consideró que pese a que se trata de productos y servicios
comprendidos en diferentes clases de la Clasificación Internacional
de Niza, es decir, MISTER POLLO para servicios de la Clase 43 y
MR. POLLO para productos de la Clase 30, éstos se encuentran
estrechamente relacionados, debido a que los productos
alimenticios que identifica la marca, son utilizados en los servicios
de restauración (alimentación) que pretende identificar el signo
solicitado, por lo que de coexistir en el mercado, el consumidor se
daría una la idea errada que unos y otros provienen del mismo
origen empresarial.
50. Esta Sección52 ha hecho alusión en diversas ocasiones a la noción

de confusión en materia marcaria señalado por el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina en el sentido de que “[…] la
confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para
poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los
52
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida
el 15 de febrero de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-
03-24-000-2007-00201-00.
consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente

para ser distintivo […]”53.
51. Ello significa que para establecer la posibilidad del riesgo de
confusión será necesario determinar: si existe identidad o
semejanza entre el signo solicitado y la marca registrada, tanto
entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos,
y considerar la situación de los consumidores o usuarios.
52. En la Interpretación Prejudicial el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina sostuvo que “[…] la identidad o la semejanza
de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa,
caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al
comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado
en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que
implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos
o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo
hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los
hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un
origen empresarial común […]”54.
53. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación
Prejudicial indicó la diferencia entre la semejanza y la identidad en
los siguientes términos: “[…] la simple semejanza presupone que
entre los objetos que se comparan existen elementos comunes
pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores,
produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre
marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo
mismo, sin diferencia alguna entre los signos […]” 55.
54. Precisado lo anterior, la Sala procede a realizar el estudio de los
supuestos que exige la norma comunitaria para efectos de
determinar si el signo solicitado cumple con los requisitos en ella
previstos.
53
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de
2004, marca: “DIUSED JEANS”.
54
Cfr. Folio 332
55
Cfr. Folio 330
Análisis de los supuestos normativos
Primer supuesto: Identidad o semejanza entre el signo solicitado y la marca

registrada
55. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre el signo

solicitado y la marca registrada, la Sala observa que, por una parte,
el signo MISTER POLLO solicitado para identificar servicios de la
Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, es mixto, al igual
que la marca MR. POLLO, registrada para identificar productos de
la Clase 30 de la misma clasificación.
56. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la

comparación entre signos mixtos, tomando en cuenta la parte
denominativa compuesta indicó56:
“[…]49.La Corte consultante al realizar la comparación entre marcas mixtas debe
identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor
influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.
50. De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta
hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la
dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del
consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca
mixta va a suscitar en los consumidores”.
51. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el

elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos
aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por
otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo,
no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir
pacíficamente en el ámbito comercial.
52. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números,
palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual;
las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la
inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación
permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que
impacta y permanece en la mente del consumidor.
53. Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el

examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:
- Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su

unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras
que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a
entender cómo el signo es percibido en el mercado.
56
Folio 333
- Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si

ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre
los signos podría ser evidente.
- Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la

denominación.
- Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la

mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el
mercado […]".
57. En el caso sub examine se trata de la comparación entre el signo

mixto MISTER POLLO y la marca mixta MR. POLLO; a fin de
establecer el elemento predominante, se requiere que el
examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de
determinar cuál de los elementos capta con mayor facilidad y
recuerda al encontrarlas en el mercado.
58. Para la Sala, observados el signo mixto y la marca mixta en su

conjunto, resulta claro que prevalece el elemento nominativo por
tener una mayor influencia en la mente del consumidor y
determinar la impresión general que van a suscitar las marcas en
los consumidores debido a que, en este caso, son las palabras las
que realmente se fijan en la mente del consumidor.
59. Por lo anterior, el elemento predominante entre el signo solicitado y

la marca registrada es, sin duda, el elemento nominativo que, para
el caso del signo mixto solicitado es MISTER POLLO y para el
caso de la marca mixta es MR. POLLO.
60. La Sala, con el fin de obtener elementos adicionales de análisis,

consultó la base de datos pública de registros marcarios de la parte
demandada encontrando que para la época de la expedición de los
actos acusados los términos que componen tanto el signo
solicitado como la marca eran de uso común.
61. En efecto, en la base de datos de la parte demandada se constató

que los términos MISTER, MR. y POLLO son de uso común en
relación con los servicios de la Clase 43 de la Clasificación
Internacional de Niza, como se observa en algunos ejemplos de
marcas que identifican servicios en la Clase 43 de la Clasificación

Internacional de Niza, en la siguiente tabla:
Fecha de Tipo de
Marca Marca Titular Clase
registro
29 de octubre Mixta
MISTER ALBONDIGA Carlos Alberto Arias Mejía 43
2004
Mixta
10 de junio de
MISTER WINGS Edgar Colorado Quintero 43
2008
EXPRESS
Mixta
25 de junio de
MISTER POMPY Elio Fabio Villanueva López 43
2008
RESTAURANTE
26 de mayo de Mixta
MR. TACO Inversiones Alianza Ltda. 43
2003
3 de julio de Mixta Servicios Consolidados S.A. –
MR WHO? 43
2003 SERCONSA
30 de abril de Mixta
MR PORK Jaime Ernesto Salas B 43
2004
16 de mayo de Mixta
MR. BEEF Carlos Eduardo Santos Otálora 43
2007
Mixta
ASADERO EL GRAN 24 de junio de
José Aníbal Puerto Nocua 43
POLLO LUPI LULU Y 2003
PIPE
19 de junio de
SMUKY QUE NOTA DE Mixta La Pollería S.A. 43
2003
POLLO
POLLO & LOMO 27 de febrero Mixta

Uninvest S.A. 43
RECETA CAJÚN de 2006
POLLO CAMPERO, 26 de marzo de Mixta

Campero Internacional CORP. 43
TIERNO, JUGOSO Y 2008
CRUJIENTE
28 de Mixta
SIR POLLO noviembre de SALAR S.A. 43
2008
62. Igualmente en la base de datos de la parte demandada se constató

que los términos MISTER, MR. y POLLO son de uso común en
relación con los productos de la Clase 30 de la Clasificación
Internacional de Niza, como se observa en algunos ejemplos de
marcas registradas, en la siguiente tabla:
Fecha de Tipo de
Marca Marca Titular Clase
registro
3 de junio de Mixta
MISTER POP´S Arcor S.A.I.C. 30
2003
22 de marzo de Mixta
Gelco SRL 30
MISTER JELLIX 2002
Mixta
23 de
THE MISTER P
noviembre de Carlos Ariel Mejía 30
GRANOLA
2004
29 de agosto Nominativa
MISTER NUX Alinova S.A 30
2006
16 de febrero Mixta
MR. DAY Parmalat S.P.A. 30
de 2001
21 de agosto Mixta
MR. BROWN Grupo Bimbo S.A.B. DE C.V. 30
de 2002
21 de feb de Mixta
MR. CHURRO Juan Diego Ayarza Bustamante 30
2002
3 de julio de Mixta Servicios Consolidados S.A. –
MR WHO? 30
2003 SERCONSA
25 de febrero Mixta
MR. AREPA Marino Augusto Vallejo Hernández 30
de 2005
EL CARNAVAL DEL 30 de abril de Mixta
Humberto Melo Tovar 30
POLLO 2002
27 de Mixta
noviembre de Comercializadora Patriava Ltda. 30
POLLO ABA
2003
16 de
EL POLLO QUE septiembre de Nominativa Grupo CBC S.A. 30
SIEMPRE PIO 2006
13 de
EN FRISBY QUEREMOS Nominativa
septiembre de Frisby S.A. 30
DARTE SIEMPRE EL
2001
MEJOR POLLO
16 de
RAPI POLLO noviembre de Mixta Congelados Agricolas S.A.. 30
2007
63. Establecido entonces que los términos MISTER, MR. y POLLO que
identifican servicios y productos de las Clases 43 y 30 de la
Clasificación Internacional de Niza son de uso común, ha de
indicarse que ésta Sección, en sentencia proferida el 23 de enero
de 201457, estableció, con fundamento en la Interpretación
Prejudicial que se emitió para ese proceso que, no se deben tener
en cuenta las palabras de uso común al realizar el examen
comparativo de las marcas:
57
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida
el 23 de enero de 2014, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación,
11001-03-24-000-2007-00230-00.
“[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez
Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar
el examen comparativo de las marcas.
Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo:
“Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran

conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser
consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una
circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe
realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que
se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común,

la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya
que dichas expresiones son marcariamente débiles.
El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que
palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser
utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos
usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.” (Las
negrillas y subrayas fuera de texto) […]”
64. Conforme al análisis anterior y siguiendo la jurisprudencia previa

de esta sección, en el sentido de que las palabras de uso común
no deben ser consideradas en el cotejo marcario a efecto de
determinar si existe confusión, y dado que tanto el signo solicitado
como la marca registrada están compuestas por términos de uso
común, dichos términos se deberán excluir del cotejo desde su
dimensión ortográfica; sin embargo, es necesario advertir que
fonéticamente el signo solicitado y la marca registrada son
idénticos, tomando en cuenta que normalmente MR es
pronunciado como “Mister” en el idioma inglés, tanto que la propia
parte demandante aceptó la similitud desde el punto de vista
fonético indicando: "[…] Teniendo en cuenta los signos en conflicto,
se encuentra que pese a que estos, tal como lo señala la
Administración, desde el punto de vista fonético pueden ser
similares, los signos en conflicto no sólo se conforman de las
expresiones MR. MISTER POLLO UN SEÑOR POLLO o MR.
POLLO y MISTER POLLO, sino que están compuestos por un
elemento gráfico que por sus características particulares, forma,
colores y colocación, resultan determinantes en esta marcas y
permiten distinguir en el mercado productos y servicios de

diferente naturaleza, sin que haya lugar a confusión por parte del
consumidor […]”. Además, a pesar de ser expresiones del idioma
inglés, son palabras cuyo significado entiende el consumidor
promedio y conceptualmente significan lo mismo así estén escritas
como MR. o MISTER, por lo que, a juicio de esta Sala, en lo que
respecta al elemento nominativo, más que una similitud existe una
identidad.
65. En efecto, como se analizó, el elemento nominativo tanto del signo

solicitado como de la marca, es el predominante, sin embargo,
están compuestos por términos de uso común, que no pueden ser
apropiables y se deben excluir del cotejo marcario. Ahora bien,
tanto el signo como marca incluyen elementos gráficos, por lo que
se hace relevante observarlos en una visión de conjunto a fin de
determinar si existe el grado de distintividad requerida para
conceder como marca el signo solicitado. En efecto, la Sala,
como lo indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
realizará el cotejo atendiendo a una simple visión en conjunto de
los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus
componentes.
SIGNO MIXTO SOLICITADO MARCA MIXTA REGISTRADA
66. Observado el signo solicitado en su conjunto, la Sala encuentra

que este contiene una figura geométrica, rectángulo, que tiene un
fondo rojo del cual sobresalen los términos nominativos de uso
común MISTER POLLO escritas a partir de un diseño especial de
letra de color blanco, acompañado de la imagen de un pollo a color
que observa hacia el lado izquierdo y que sobresale del marco; la
imagen del pollo está incorporada al lado derecho del rectángulo;

la marca, por su parte, contiene una figura geométrica, triángulo
equilátero con vértices redondeados, que tiene fondo rojo del cual
sobresalen los términos de uso común MR.POLLO escritas a partir
de un tipo de letra de color blanco, acompañado de la figura de un
pollo delineado de color blanco, ubicado en la parte superior del
triángulo que observa, también, hacia el lado izquierdo.
67. El Tribunal de Justicia de la comunidad Andina indicó en la

Interpretación Prejudicial58:
“[…] Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse
en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre
las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice
el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen
mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la
impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis
ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el
consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a
establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro” […]”
68. Observados los conjuntos marcarios en forma sucesiva, la Sala

concluye que el consumidor no se detendría a establecer en forma
detallada las diferencias, entre los elementos gráficos del signo y
la marca cotejados y, observaría las semejanzas, es decir, que
tanto en el signo solicitado como la marca tienen la imagen de un
pollo, aunado a los elementos nominativos de uso común. Lo que
permite concluir que existe una importante similitud gráfica e
ideológica o conceptual por cuanto evocan la misma idea y, en
consecuencia, se genera riesgo de confusión y asociación para el
consumidor.
69. Una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva,

teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala
concluye que el signo solicitado tienen similitudes confundibles con
la marca, lo que deja una impresión semejante en la mente del
consumidor causando riesgo de confusión, debido a que el signo
solicitado no posee fuerza distintiva que permita al consumidor
diferenciarlo de la marca registrada y/o distinguir su origen
empresarial.
58
Cfr. Folio 331
Segundo supuesto: Conexidad entre los servicios que pretende identificar el

signo y los productos que ampara la marca
70. Visto el artículo artículo 136 literal a) de la Decisión 486, para la

Sala es claro que para la configuración de dicha causal de
irregistrabilidad, aunado al hecho de la similitud entre el signo
solicitado MISTER POLLO y la marca registrada MR. POLLO, es
necesario que los productos o servicios que distinguen tanto el
signo solicitado como la marcas registrada, sean los mismos o
presenten una conexión competitiva ente ellos.
71. En este caso, el signo fue solicitado para identificar servicios de la

Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Servicios
de restauración (alimentación) […]” y la marca MR. POLLO fue
registrada para identificar productos de la Clase 30 de la
Clasificación Internacional de Niza: “[…] Café, te, cacao, azúcar,
arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones
hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados
comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para
esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias;
hielo […]”.
72. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación
Prejudicial, indicó los criterios para definir la conexión competitiva,
así:
“[…]
1. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los
siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva
entre los productos, que también son aplicables a los servicios:
“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…)
Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una
clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda
la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los
productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud
para impedir el registro, corresponde a quien alega.
b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio

de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su
conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o
supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa
desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En
cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes

especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría
en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser
confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.
c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o

distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si
los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y
prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los
productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es
restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa,
boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.
d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos

puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en
una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y
muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados
también influye en la asociación que el consumidor haga del origen
empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede
llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor
medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.
e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que

comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa)
pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el
público consumidor supondría que los dos productos son del mismo
empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en
forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso
necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su
utilización no sería la de su última finalidad o función […]”
73. Para la Sala, en este caso, existe una conexión entre los servicios
de restauración de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de
Niza y los productos de la Clase 30 de la misma clasificación,
porque, a pesar de que no utilicen los mismos canales de
comercialización y no necesariamente utilicen los medios de
publicidad, si puede existir una complementariedad si se tiene en
cuenta que los productos de la Clase 30 de la Clasificación
Internacional de Niza pueden ser usados para la prestación de los
servicios de alimentación, creando en la mente del consumidor un
riesgo de asociación.
74. 1. En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal de Justicia

de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial, precisó
que el riesgo de asociación “[…] consiste en la posibilidad de que
el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el
origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el

productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra
empresa tienen una relación o vinculación económica […]”.
75. En suma, el consumidor podría creer erróneamente que en los

restaurantes MISTER POLLO se utilizan los productos alimenticios
de la marca MR. POLLO, o que los productos y servicios tienen el
mismo origen empresarial o, si disntinguen el origen empresarial
del signo y la marca, podrían pensar que existe un vínculo
económico empresarial; por lo que, es posible establecer el riesgo
de confusión y asociación.
76. Por lo anterior, le asistía razón a la parte demandada al negar el
registro del signo solicitado como marca, por cuanto se comprueba
la posibilidad de un riesgo de confusión y asociación entre el signo
mixto solicitado MISTER POLLO y la marca MR. POLLO.
77. Respecto del argumento de los demandados en el sentido de que

las marcas del tercero con interés en el resultado del proceso,
PRONACA como MR. POLLO, MR. PAVO o MR. CHANCHO,
comparten una forma similar entre ellas, y por lo tanto pertenecen
a una familia de marcas lo cual permite al consumidor que asocie
los productos con un mismo origen empresarial, la Sala precisa
que el consumidor podría pensar que existe un vínculo económico
empresarial entre los servicios de restaurante y los productos de la
Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es
posible concluir que existe un riesgo de confusión y asociación.
78. Finalmente respecto del argumento la parte demandante en el

sentido de que su actividad comercial y la prestación de servicios
de restauración (restaurantes, cafetería y bares) 59 tiene en el
mercado más de 25 años con el nombre comercial MISTER
POLLO, ha de indicarse que ni el reconocimiento del nombre
comercial, ni su uso en el mercado le da derecho automático al
registro de un signo, es necesario realizar el examen de
registrabilidad como ya se hizo en el presente caso, concluyendo
59
Folio Cfr. 191
que se configura la causal de irregistrabilidad establecida en el

artículo 136 literal a) de la Decisión 486.
79. Por todos los anteriores motivos, el cargo no tiene vocación de

prosperidad.
Conclusión
80. Corolario de lo expuesto, la Sala colige que en el presente asunto

se configura la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo
136, literal a), de la Decisión 486, al carecer el signo mixto
solicitado MISTER POLLO de distintividad extrínseca porque hay
semejanzas significativas con la marca registrada MR. POLLO y
conexión competitiva entre los productos y servicios, lo que podría
inducir a error al consumidor por confusión y asociación.
81. En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de
prosperidad del cargo endilgado en la demanda, se mantiene
incólume la presunción de legalidad que ampara los actos
acusados y, en consecuencia, la Sala habrá de negar las
pretensiones de la demanda y restablecimiento del derecho
contenidos en la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en

la parte motiva de la presente sentencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de la decisión al Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la
Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: RECONOCER personería a la abogada Claudia Alexandra Osorio

Gómez, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 65.778.114, y con tarjeta
profesional de abogada núm. 149307, expedida por el Consejo Superior de la

Judicatura, en los términos y para los efectos del poder visible a folio 359 del
expediente, como apoderada especial de la Superintendencia de Industria y
Comercio.
CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de

Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las
anotaciones a que haya lugar.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Presidente
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

F11001032400020100019200PARAADJUNTARSENTENCIA20181130173158

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)

Núm. Único de Radicación: 11001032400020100019200

Demandante: Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Terceros con interés: Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca y

Acción de Nulidad y restablecimiento del derecho

Tema: Marca mixta MISTER POLLO, términos de uso común, configuración de

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)

1. Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla,

2. La parte demandante solicitó, a título de restablecimiento de

3. En la demanda se solicitaron las siguientes pretensiones 3:

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos

4.1. Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla, el 28 de

4.2. La Superintendencia de Industria y Comercio publicó la solicitud de registro en

i) Avidesa Mac Pollo S.A., con fundamento en el carácter genérico y

4.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de

fundada la oposición presentada por Procesadora Nacional de Alimentos C.A.

4.4. Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla interpusieron

4.5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de

4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la

5. La parte demandante en el libelo introductorio adujo la vulneración

6. La parte demandante expuso los cargos de violación de la

de gran reconocimiento entre el público consumidor, lo cual se debe

6.4 Al respecto resaltó que “[…] si el elemento esencial de los signos en

6.6 En cuanto al principio de especialidad y conexidad competitiva, manifestó

importante resaltar que el signo MISTER POLLO tiene una publicidad

6.8 En cuanto a la vinculación entre productos “[…] este criterio no se

6.9 En relación al uso conjunto y complementario de los productos adujo que

6.10 Indicó que “[…] no es procedente reconocer que los servicios de

6.11 Manifestó que “[…] la finalidad de los servicios de restaurante no es

6.12 Puso de presente que “[…] el signo MISTER POLLO ha estado en el

7. La parte demandada se opuso a las pretensiones solicitadas por la

“[…] es evidente que “MISTER POLLO” (MIXTA ), si bien es susceptible de

7.2 Agregó que el elemento predominante en el conjunto marcario es el

registro, no existir elementos suficientes que permitan diferenciar el origen

8. Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca y Adivesa Mac

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 22 de

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió

interpretaría las normas solicitadas por la corte consultante, y

11. Visto el artículo 210 del Decreto 01 de 1984, el Despacho

13. Vistos los artículos 74 y 75 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 29,

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

16. La Sala no observa que en el presente proceso se haya

Los actos administrativos acusados

17. Los actos administrativos acusados son los siguientes:

“[…] 1.3. Caso en estudio

Es necesario aclarar que la marca MR. MISTER POLLO, UN SEÑOR POLLO,

Los signos a comparar se presentan de la siguiente manera:

El signo solicitado La marca opositora

2.3. Caso Concreto

elementos continúan siendo de libre disposición para informar las calidades y

17.2 Resolución núm. 41115 de 19 de agosto de 2009 38, mediante la cual la

No Signo Titulares Expediente Expediente Clase Tipo Certificado Vigencia Estado

Los signos a cotejar son los siguientes:

El signo solicitado La marca registrada

marcas mixtas resultan ser el elemento predominante en su conjunto marcario, por

Relación de productos v servicios:

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 31511

17.3 Resolución núm. 55609 de 29 de octubre de 200939, mediante la cual el

“[…] 2. El caso concreto.