21/ 03/ ‘11

DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Introducción:

La propiedad intelectual: El derecho de autor.

En este curso veremos como primer gran tema el mundo de la propiedad intelectual, que tiene
diversos aspectos, uno de ellos es el derecho de autor (ley 17.336) y otro, la propiedad
industrial (ley 19.039).

Respecto a el derecho de autor tiene por objeto proteger la creatividad del intelecto humano,
privilegia la creación humana que se transforma en algo tangible, la manifestación física, pues
la sola idea no se protege, pero sí lo que llega a ser algo tangible. Por tanto:

El derecho de autor lo que privilegia es la creación humana, que se transforma en algo

tangible. ¿Las ideas tienen protección? No, si no se transforman en algo tangible.

Ej.: Si tengo la idea de un cuento, no hay protección, pero si la transformo en un documento

escrito si tiene protección desde el momento en que la transformo.

El derecho de autor protege todas las obras del intelecto, en el Art. 3 de la ley 17.336 hace una
enunciación no taxativa, significa que el legislador ha entendido que las obras del intelecto no
tienen fin.

Dentro del derecho de autor, veremos los derechos patrimoniales y los derechos morales, los
derechos conexos, las sanciones que establece la ley a la infracción de este tipo de derechos, la
influencia de los Tratados Internacionales entre Chile y la Unión Europea en nuestra
legislación, veremos porque Chile está en la lista roja en cuanto a la protección de los derechos
de autor.
En el tratado de libre comercio con EE.UU hubo tres temas en los que estuvimos más
entrampados, uno de ellos fue la ley de propiedad intelectual, porque significa la mayor
cantidad de renuncia de su industria.

Derechos patrimoniales y derechos morales: son los derechos conexos.

A) Propiedad industrial: Ley 19.039.

A diferencia de la propiedad intelectual, el legislador ha pretendido proteger la creatividad

comercial y se manifiesta principalmente de dos formas:

a) Marcas comerciales

b) Patentes de invención.

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Dentro de la propiedad intelectual tenemos dos grandes temas:

1. Derecho de autor: Regulado en la ley 17.336, y en Reglamento y Tratados

internacionales.

2. Propiedad industrial: Busca proteger la creatividad comercial que se manifiesta de

diferentes formas pero principalmente en dos: (a) las marcas comerciales y (b) las
patentes de invención, Ley 19.039. Además de esta ley, en materia de patentes está
el Tratado de Cooperación de Patentes, firmado y ratificado por Chile.

Dº Patrimonial

Propiamente tal

Dº Moral
Derecho de autor

Propiedad intelectual
Derechos conexos

Propiedad industrial

Unido a esto tenemos dos temas:

i. Nombres de dominio Cl: En este Chile tuvo a nivel mundial el primer

reglamento de este tipo, que esta publicado en NIC Chile, y que establece como
adquiero un nombre de dominio y renuncio a uno.

ii. Jurisprudencia del CONAR que reúne a todas las agencias de publicidad
en Chile y todas las grandes compañías que buscan solucionar amigablemente los
conflictos de índole publicitaria. Sus resoluciones tiene fuerza pero solo para los
miembros de CONAR.

iii. Jurisprudencia en relación a las marcas comerciales y al tribunal de la

libre competencia, veremos a lo menos dos casos grandes.

CONAR: Organismo que reúne a todas las agencia de publicidad de Chile y además a las
compañías. El reglamento de la CONAR establece como se va a realizar la publicidad en chile,
solo tiene efectos sobre los miembros.

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 B) Propiedad Intelectual: Ley 17.336

Es la ley de derecho de autor en Chile.

El derecho de autor como institución no funciona en todos los países al igual que en Chile. Los
países anglosajones adoptan el sistema copyright, que no funciona de la misma manera, no
tienen los mismos derechos.
Nosotros tenemos influencia francesa, por lo que el derecho de autor viene del derecho
continental.

- ¿Qué dio origen a esta separación?

Al igual que en nuestro Código Civil tenemos influencia francesa, y nuestro derecho de autor
viene del derecho continental, que se separa del copyright, que lo tienen EE.UU, Canadá, India,
Inglaterra.

Similitudes y diferencias entre el derecho de autor y el derecho de copyright:

• Similitudes:

- Ambos se generan al momento de la creación de la obra intelectual.

- Ambos tienen normas de vigencia similares, salvo en aquellos países que han establecido
normas especiales (normas mínimas de vigencia).

• Diferencias:

El copyright no reconoce el derecho que tiene el realizador de una obra de poner quién realizó
la obra. El derecho de autor ellos lo transforman en un bien tangible, transferible sobre el cual
pierden todo poder. En cambio, el derecho de autor no obstante yo ceder el derecho de
explotación de la obra, puedo mantener ciertos derechos, como que yo soy el creador, que se
hagan compilaciones, que se hagan modificaciones. El derecho de autor reconoce dos tipos de
derechos: derechos patrimoniales (vinculados al copyright) y los derechos morales (que no
están relacionados con el copyright, porque este último no los reconoce).

Características:

Tanto el derecho de autor como el copyright no requieren de registro para la validez y vigencia
de la obra. La protección es desde el momento de la creación de la obra. Para probar que soy
la titular de la obra, la puedo inscribir para tener un medio de prueba calificado de autoría
(admite prueba en contrario).

¿En todo el mundo no es necesaria la inscripción? No, en Argentina es necesario que para que
exista derecho de autor haya una inscripción previa, sino no se reconoce. Con esto se logró
mucho trabajo para los abogados.

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 El DERECHO DE AUTOR:

Está regulado por la ley 17.336 que norma el derecho de autor propiamente tal y los derechos
anexos.

El derecho de autor contempla 2 grandes variantes:

a) Derechos morales: Estos funcionan, se contienen y generan en el patrimonio de una

persona, son inalienables, imprescriptible, como por ejemplo el cuadro de Carmen Aldunate,
siempre se le reconocerá como autora a ella, no por el hecho de vender el cuadro cambia de
autor.

b) Derechos patrimoniales: Es el derecho de explotación de la obra, se mantiene en el autor

hasta que este cede o transfiere la obra.

Características de los derechos morales:

1. Se reconoce siempre la autoría: Es un derecho imprescriptible.

2. No se puede modificar una obra si no se tiene la autorización del autor: De las

adaptaciones (ej.: libro que se transforma en película) nace una nueva obra con derechos
morales y derechos patrimoniales. Las adaptaciones requieren de autorización del autor.

3. Se pueden utilizar pseudónimos: Ocurre generalmente en casos en los cuales a las

personas no les gusta que aparezca su nombre. Ej.: Pablo Neruda (Neftalí Reyes Basoalto).

4. Derecho a mantener la obra inédita: Ej.: Cuando una persona realiza una obra y acepta
que se publiquen una determinada cantidad de libros de ella, vendidos los cuales no se pueden
publicar más (es solo una publicación).

Puede que el derecho moral y el patrimonial recaigan en una misma persona o en personas
distintas. Ej.: Pintora que vende cuadro y mantiene el derecho moral sobre ella pero cede el
derecho patrimonial. Sin embargo hay excepciones en donde se mantiene derechos sobre la
obra incluso después de vendida, y esto porque hay ciertas obras que con el tiempo van
aumentando su valor (sobre todo después que mueren). La ley chilena respecto a esta
situación dice que si la obra se vendió a un precio mayor del que la vendió el autor, tendrá
derecho a un 5% del sobre valor de la obra, solo cuando es la segunda venta. En Chile casi
nadie lleva el catastro de esto.

Al respecto hay estatutos especiales como ocurre con los arquitectos que deben inscribir sus
planos en el registro de los derechos de autor para que así puedan acreditar su autoría. Esto
permite evitar los casos en que hayan licitaciones, no los contraten y de todas formas utilicen
sus planos sin que les paguen nada.

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Para garantizar obligaciones se puede dar en prenda el derecho de explotación. Esta prenda es
sin desplazamiento.
También lo puedo arrendar, licitar, ceder; lo único que no se puede hacer es vulnerar los
derechos morales.

¿Cuánto duran los derechos morales?

Toda la vida, son indefinidos no vencen nunca.

¿Cuánto duran los derechos patrimoniales?

No pueden durar para todas la vida. Duran toda la vida del autor y hasta 70 años después de
su muerte, salvo que esté vive la viuda del autor y en este caso el derecho durará toda la vida
de la viuda. Si el autor tenía una hija soltera y una viuda, el derecho de autor se extiende a
toda la vida de la viuda y además a la hija soltera.

Paralelo entre la propiedad intelectual y la propiedad industrial:

1. El derecho de autor tiene una vigencia patrimonial de 70 años en principio y moral que
es imprescriptible. En cambio, en la propiedad industrial encontramos las marcas
comerciales que tienen una vigencia de 10 años renovables, y las patentes de
invención de 20 años no renovables. Entonces la primera diferencia está en la vigencia.

2. Respecto al territorio, los derechos de autor cubren todo el territorio de todos los
países del mundo, excepto en Argentina, siempre y cuando me registre. En cambio los
derechos de propiedad industrial, son territoriales, es decir, tienen protección solo
respecto del lugar donde se obtuvo el registro.

3. En el caso de los derechos de autor, el registro no es necesario. En cambio en el caso

de los derechos de propiedad industrial, el registro es condición de validez, es decir, yo
no tengo derecho de propiedad industrial si no obtengo su registro. ¿Qué tengo
mientras no tengo el registro de una patente o una marca en tramitación? Tengo una
mera expectativa que tiene a su vez derechos enunciados en la ley.

4. El derecho de autor dijimos que admitía los derechos morales y patrimoniales. El

derecho de propiedad industrial no admite esta distinción, solo derechos
patrimoniales, excepto respecto de los autores del invento que también tienen
derechos morales sobre la obra. Los autores de todas las obras de propiedad
intelectual e industrial solo pueden ser personas naturales porque no existen derechos
morales que pertenezcan a una sociedad o persona jurídica, una sociedad jamás ha
creado nada, puede ser titular de un derecho patrimonial como por ejemplo de un
derecho de propiedad sobre una patente, pero no autor.

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 28/ 03/ ‘11

Análisis de la ley 17.336 Ley de Derecho de Autor:

La ley 17.336 nace el dos de octubre de 1970 teniendo varias modificaciones hasta la fecha.
Esta norma protege los derechos que por el solo hecho de la creación de la obra adquieren los
autores de la misma.

Derecho de autor se podría definir como: “Conjunto de normas y principios que regulan los
derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores por el solo hecho de la
creación de una obra literaria, artística, científica o didáctica, este publicada o sea inédita”.
Hay que saber que la publicación es una manifestación del derecho, no es un requisito para su
protección, para su validez, puede que la obra no esté publicada e igual se tienen derechos.

En el derecho anglosajón se utiliza la noción de “copy right”, traducido literalmente como el

derecho de copia (que no es igual) y que comprende parte de los derechos de autor,
fundamentalmente los derechos patrimoniales. Por tanto la ley 17.336 protege los derechos
que por la sola creación de la obra adquieren los autores de las obras de inteligencia en las
áreas literarias, artísticas, científicas, cualquiera sea su expresión, y los derechos conexos que
de ella nacen.

Conforme a la misma ley el derecho de autor comprende:

- Derechos patrimoniales

- Derechos morales Protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integridad.

¿Qué significa la paternidad? La paternidad se refiere al autor de la obra. El derecho de

seudónimo solo lo tiene quien detenta la paternidad.

¿Qué significa la integridad de la obra? Un tercero no puede modificar la obra, todas sus
adaptaciones de cine a teatro, de un idioma a otra, requieren de la autorización del autor.

En la actualización no se modifica la obra, solo se trae al presente. Para esto se pone el

nombre del autor y el nombre de quien lo actualizó y por tanto no se requiere la autorización
del autor.

Por tanto adaptación y traducción requieren autorización, no así la actualización.

¿Qué significa el aprovechamiento?

Para el aprovechamiento se entrega a terceros la obra en garantía, en prenda, etc… y se

relaciona con el derecho patrimonial. Se pueden hacer todo tipo de transacciones que el
comercio permita. La discusión se presenta cuando hay una productora pequeña que quiere
contratar con una gran empresa como canal 13 por ejemplo. En este caso canal 13 comprará la
obra y dirá que la puede reproducir cuantas veces quiera. En este caso no se ataca ningún
derecho moral, pero si el contrato contiene una cláusula que menciona que se puede adaptar
6
y modificar la obra cuantas veces quiera, esto generaría objeto ilícito del art. 1464 Cº Civil. Por
tanto si se establece una norma que va contra ley habría objeto ilícito y el contrato tendría
nulidad absoluta respecto a la cláusula agregada que atenta contra la ley, no contra todo el
contrato.

Podemos decir que la ley 17.336 ampara los derechos de los autores chilenos y extranjeros
domiciliados en Chile, y establece así mismo que los autores extranjeros no domiciliados en
Chile tendrá protección siempre y cuando esas creaciones sean reconocidas por las
convenciones internacionales que Chile ha suscrito y ratificado, esto es, Convenio de Terna,
Tratado de Roma, etc..

Las obras que se encuentran protegidas, son en general el tipo literario, artístico y científico.

Art. 3 de la ley: “Quedan especialmente protegidos con arreglo a la presente ley:

1) Los libros, folletos, artículos y escritos, cualesquiera que sean su forma y naturaleza,
incluidas las enciclopedias, guías, diccionarios, antologías y compilaciones de toda clase;

2) Las conferencias, discursos, lecciones, memorias, comentarios y obras de la misma

naturaleza, tanto en la forma oral como en sus versiones escritas o grabadas;

3) Las obras dramáticas, dramático-musicales y teatrales en general, así como las

coreográficas y las pantomímicas, cuyo desarrollo sea fijado por escrito o en otra forma;

4) Las composiciones musicales, con o sin texto;

Composiciones musicales sin texto En esta obra ¿dónde queda la manifestación material? ,
¿Dónde queda el registro de sonido? Cuando habla con o sin texto se refiere a lo que esta
respaldado en un sistema de audición tecnológico. Ej.: Un CD.

5) Las adaptaciones radiales o televisuales de cualquiera producción literaria, las obras

originalmente producidas por la radio o la televisión, así como los libretos y guiones
correspondientes;

Ej.: Los programas televisivos “Yo soy” y “Mi nombre es” hacen sutiles diferencias, por ejemplo
en “Mi nombre es” se pone la música de fondo, en cambio en “Yo soy” no se agrega y canta a
capela.

6) Los periódicos, revistas u otras publicaciones de la misma naturaleza;

7) Las fotografías, los grabados y las litografías;

Fuera de Chile es muy buen negocio los bancos de fotografía ordenados por tema que sirven
por ejemplo para armar una página de web. La gracia que tiene es que son fotos inéditas y así

7
nadie más la tiene. Se puede comprar en forma exclusiva o no exclusiva manteniéndose en el
banco y pudiéndose reutilizar.
Esto significa que la creación del hombre cada día es más valiosa porque lo que se busca es la
creatividad.
Si no hay nada por escrito se entiende se presume que el derecho permanece en el autor.

Ej.: En cuanto a los periodistas hay una norma especial, las obras que hagan son del diario pero
tienen el derecho moral y los diarios los citarán como autores. Cuanto el periodista está por
honorarios y su relación con el diario no está regulada por un contrato especial, se entiende
que las obras son del periodista (y no del diario) por lo que puede ir con sus obras a otro diario.

8) Las obras cinematográficas;

9) Los proyectos, bocetos y maquetas arquitectónicas y los sistemas de elaboración de mapas;

Ej.: Cuando las licitaciones las declaran de desiertas y después igual utilizan el proyecto de un
arquitecto que fue a la licitación.

10) Las esferas geográficas o armilares, así como los trabajos plásticos relativos a la geografía,
topografía o a cualquiera otra ciencia, y en general los materiales audiovisuales;
Se refiere a los planos.

11) Las pinturas, dibujos, ilustraciones y otros similares;

En las pinturas el mayor valor por la segunda venta el autor tiene derecho al 5% de esa venta.

12) Las esculturas y obras de las artes figurativas análogas, aunque estén aplicadas a la
industria, siempre que su valor artístico pueda ser considerado con separación del carácter
industrial del objeto al que se encuentren incorporadas.

Qué ocurre con una fotografía sobre una escultura, ¿quién tiene el derecho de esa fotografía
para fines comerciales? El derecho lo tiene el fotógrafo pero para ello requiere la autorización
del autor porque la obra no es de él, siempre y cuando el autor de la escultura esté vivo, si
pasaron más de 70 años pasa a ser de dominio público. Es decir, la autorización es para usar
comercialmente la fotografía.

13) Los bocetos escenográficos y las respectivas escenografías cuando su autor sea el
bocetista;

14) Las adaptaciones, traducciones y otras transformaciones, cuando hayan sido autorizadas
por el autor de la obra originaria si ésta no pertenece al patrimonio cultural común;

Si una persona hace una traducción de un libro, quien hace la traducción genera un nuevo
derecho de autor que es la obra traducida, por tanto cada vez que estemos frente a una obra
8
traducida hay que fijarse si está el nombre del traductor o del autor, hay veces que en la
contratapa sale el nombre del traductor. ¿Qué significa esta diferencia? Cuando adelante dice
el nombre del traductor significa que tiene derechos de autor, morales y patrimoniales sobre
la obra, en cambio si su nombre está atrás significa derecho moral.

15) Los videogramas y diaporamas, y

16) Los programas computacionales, cualquiera sea el modo o forma de expresión, como
programa fuente o programa objeto, e incluso la documentación preparatoria, su descripción
técnica y manuales de uso.

¿Cómo se demuestra en Chile cuando se copió un software ante la justicia? Cuando el cliente
desarrolle un software debe encriptarle una información que sirva solo para demostrarle
que es autor. Como quien copia el software no sabe esto, cuando llegue el momento de hacer
el desglose no sabrá por qué esa correlación de números está ahí, por lo tanto se genera una
prueba calificada que generará que la contraparte tenga que demostrar porque esa
correlación de números está incluida sino sirve para nada.

17) Las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por máquina o en otra
forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos, constituyan creaciones
de carácter intelectual. Esta protección no abarca los datos o materiales en sí mismos, y se
entiende sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los
datos o materiales contenidos en la compilación;

¿Qué significa compilación de datos? Ej.: Guía de teléfonos CTC.

Hace mucho tiempo se hizo una guía de teléfonos por internet y la CTC lo demandó por copia
de la compilación de datos y esta persona dijo que no había sido así, que había ido casa por
casa pidiendo los números, frente a lo cual CTC tuvo que demostrar que ello no era cierto.
CTC demostró que ello era una copia porque tenía los mismos errores ortográficos que tenia
CTC, ej.: la pág. 78 estaba escrito Baesa con S y no con Z. Para proteger la información se
puede escribir con falta de ortografía a propósito.
El tema de la compilación tiene mucha importancia, conocemos un caso más importante de
datos de las multitiendas. Éstas se pelean la base de datos que son permanentemente
hackeados porque si cada tienda sabe qué compra cada persona, cuándo, etc.. podría ofrecerle
mejores opciones.

18) Los dibujos o modelos textiles”.

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Historia de la ley 17.336:

En la constitución de 1833, el art. 1.852 establecía que todo autor o inventor tendrá la
propiedad exclusiva de su descubrimiento o producción por el tiempo que le concediere la ley,
y si esta exigiera su publicación, se dará al inventor la indemnización competente. Esta norma
es la primera en Chile que se refiere a la propiedad intelectual.

Esta norma es anterior al Cº Civil, y la ley que se refiere a la propiedad intelectual se dictó el 24
de julio de 1834, lo que indica lo antiguo que está en Chile estas normas.

La ley actual data del año 1970 y es contemporánea con la entrada en vigencia en Chile de la
convención de Berna que entre otros principios consagra, que la protección de las obras no
debe estar condicionada al cumplimiento de formalidad alguna.

Respecto al listado del art. 3 de la ley, debemos mencionar que no es taxativo, estos no son los
únicos posibles derechos de autor, por lo tanto se debe entender que cualquier nueva creación
intelectual estará protegida por la ley.

Ej.: En los mineros se vendió el morbo, la experiencia trágica.

Cómo se definen los tipos de derecho que nacen del derecho de autor propiamente tal:

a) Derecho moral: Consiste en el reconocimiento de la autoría de la obra, poder

oponerse a cualquier modificación, mantener la obra inédita (es decir sin publicar),
etc..

Los derechos morales son inalienables, intransferibles e imprescriptibles y pueden ser

transmitidos al cónyuge sobreviviente y a los sucesores.

¿Qué ocurre si no se incluyen en la posesión efectiva? Para adquirir se requiere título y modo,
la ley en este caso es el modo pero hay que distinguir si es testado o intestado.

b) Derechos patrimoniales: Consiste en la utilización de la obra, ya sea su publicación

y reproducción.

Pueden ser cedidos a terceros previa autorización del titular de los derechos.

Duración de la protección:

Los derechos morales no prescriben en cambio los patrimoniales si, duran toda la vida del
autor más 70 años post mortem.

Actualmente los derechos de autor en Chile duran por toda la vida más 70 años post mortem.

Originalmente se estableció una protección de 30 años post mortem, pero ello fue aumentado
el año ’92 a 50 años y luego el año 2003 a 70 años.
10
En la ley 20.435 del año 2010 se eliminó una norma excepcional que señalaba que para la
cónyuge sobreviviente o las hijas solteras o viudas que estuvieran imposibilitadas de todo
trabajo, el derecho de autor continuaría vigente. Hoy esta norma ya no existe, en 70 años se
extingue el derecho.

La ley de autores establece que la reproducción de obras en la que participaron les da derecho
a remuneración. La ley establece que por la primera pasada no se paga, y en las segunda se
comienza a pagar, pero se discutía el cómo calcular el pago.

¿Qué ocurre con los contratos anteriores a la ley? La ley tiene efecto retroactivo pero ¿qué
prima, la ley o el contrato?

La ley 17.336 reconoce la existencia de un patrimonio cultural común, denominado afuera de

Chile “dominio público”. Estas son obras de patrimonio cultural que pueden ser utilizadas por
cualquiera, siempre que se mencione la autoría de la obra y se respete su integridad.

Estas obras de dominio público son:

1. Aquellas cuyo plazo de protección se extinguió, es decir, 70 años post mortem.

2. Aquellos casos en que el autor es desconocido, incluyéndose canciones, danza, etc..

¿Qué ocurre si hay un cuadro de autor desconocido que después se sabe de quién es? No está
regulado.

3. Obras cuyos titulares renunciaron a los derechos patrimoniales que le otorga la ley,
pero mantiene los derechos morales.

4. Obras de autores extranjeros domiciliados en el exterior que no estén protegidos por

las normas de derecho de autor en el extranjero o en Chile.

5. Las obras expropiadas (ej.: si el Estado expropiara la canción nacional)

Limitaciones de la norma a los derechos de autor:

Las excepciones son autorizaciones que la ley establece para determinados usos de obras
protegida.

Cada año se han introducido más excepciones al derecho de autor:

1. Art. 71 letra b): “Es lícita la inclusión en una obra, sin remunerar ni obtener
autorización del titular, de fragmentos breves de obra protegida, que haya sido
lícitamente divulgada, y su inclusión se realice a título de cita o con fines de crítica,
ilustración, enseñanza e investigación, siempre que se mencione su fuente, título y
autor”.

11
Este es el famoso derecho de cita.

Este derecho se extiende más allá que la obra literaria porque habla de ilustración, esto puede
ser un dibujo, fotografía, portada, etc.. Pero además la norma requiere un requisito especial, y
es que sea sin fines comerciales, exige que sea para enseñanza o investigación. Esto de todas
formas no es así del todo, muchas veces se utiliza el derecho de cita en diarios o revistas.

2. Art. 71 letra c): “Es lícito, sin remunerar ni obtener autorización del titular, todo acto
de reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público, de una obra
lícitamente publicada, que se realice en beneficio de personas con discapacidad visual,
auditiva, o de otra clase que le impidan el normal acceso a la obra, siempre que dicha
utilización guarde relación directa con la discapacidad de que se trate, se lleve a cabo a
través de un procedimiento o medio apropiado para superar la discapacidad y sin fines
comerciales.
En los ejemplares se señalará expresamente la circunstancia de ser realizados bajo la
excepción de este artículo y la prohibición de su distribución y puesta a disposición, a
cualquier título, de personas que no tengan la respectiva discapacidad”.

Esta norma hace que no tengan derecho de autor las personas que tengan esta discapacidad,
ejemplo: las obras escritas en sistema braile no tienen derecho de autor lo que es injusto, el
Estado debiera eximirles del IVA para hacerlo más accesible.

¿De qué premisa parte la ley? Parte de la idea que el autor no escribió para fines de lucro, solo
para ayudar a los demás lo que es injusto, el Estado no está llamado a presumir cuál es la
intención del dueño de la obra.

3. Art. 71 letra d): “Las lecciones dictadas en instituciones de educación superior, colegios
y escuelas, podrán ser anotadas o recogidas en cualquier forma por aquellos a quienes
van dirigidas, pero no podrán ser publicadas, total o parcialmente, sin autorización de
sus autores. Las conferencias, discursos políticos, alegatos judiciales y otras obras del
mismo carácter que hayan sido pronunciadas en público, podrán ser utilizadas
libremente y sin pago de remuneración, con fines de información, quedando reservado
a su autor el derecho de publicarlas en colección separada”.

Ej.: Apuntes de clase. Al respecto la ley no dice el medio así es que puede que la ley sea
filmada.

4. Art. 71 letra e): “En los establecimientos comerciales en que se expongan y vendan
instrumentos musicales, aparatos de radio o televisión o cualquier equipo que permita
la emisión de sonidos o imágenes, podrán utilizarse libremente y sin pago de
remuneración, obras o fonogramas, con el exclusivo objeto de efectuar demostraciones
a la clientela, siempre que éstas se realicen dentro del propio local o de la sección del
establecimiento destinada a este objeto y en condiciones que eviten su difusión al
exterior.

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 En el caso de los establecimientos comerciales en que se vendan equipos o programas
computacionales, será libre y sin pago de remuneración la utilización de obras
protegidas obtenidas lícitamente, con el exclusivo objeto de efectuar demostraciones a
la clientela y en las mismas condiciones señaladas en el inciso anterior”.

Si se trata de un establecimiento educacional y por fines educacionales se muestra una obra

con fines educativos no paga derecho de autor. Esto se asemeja a las fotocopias que los
alumnos sacan en todas las universidades.

5. Art. 71 letra f) : “La reproducción de obras de arquitectura por medio de la fotografía,

el cine, la televisión y cualquier otro procedimiento análogo, así como la publicación de
las correspondientes fotografías en diarios, revistas y libros y textos destinados a la
educación, es libre y no está sujeta a remuneración, siempre que no esté en colección
separada, completa o parcial, sin autorización del autor.
Asimismo, la reproducción mediante la fotografía, el dibujo o cualquier otro
procedimiento, de monumentos, estatuas y, en general, las obras artísticas que
adornan permanentemente plazas, avenidas y lugares públicos, es libre y no está
sujeta a remuneración, siendo lícita la publicación y venta de las reproducciones”.

Esta es la excepción de la reproducción de obras en espacios públicos. Ej.: plazas, edificios,

estatuas, etc..

6. Art. 71 letra i): “Las bibliotecas y archivos que no tengan fines lucrativos podrán, sin
que se requiera autorización del autor o titular ni pago de remuneración alguna,
reproducir una obra que no se encuentre disponible en el mercado, en los siguientes
casos:

a) Cuando el ejemplar se encuentre en su colección permanente y ello sea necesario a los

efectos de preservar dicho ejemplar o sustituirlo en caso de pérdida o deterioro, hasta un
máximo de dos copias.

b) Para sustituir un ejemplar de otra biblioteca o archivo que se haya extraviado, destruido o
inutilizado, hasta un máximo de dos copias.

c) Para incorporar un ejemplar a su colección permanente. Para los efectos del presente
artículo, el ejemplar de la obra no deberá encontrarse disponible para la venta al público en el
mercado nacional o internacional en los últimos tres años”.

En este caso no habla de estudiantes sino de las bibliotecas.

13
 7. Art. 71 letra m): Es lícito, sin remunerar ni obtener autorización del autor, reproducir y
traducir para fines educacionales, en el marco de la educación formal o autorizada por
el Ministerio de Educación, pequeños fragmentos de obras o de obras aisladas de
carácter plástico, fotográfico o figurativo, excluidos los textos escolares y los manuales
universitarios, cuando tales actos se hagan únicamente para la ilustración de las
actividades educativas, en la medida justificada y sin ánimo de lucro, siempre que se
trate de obras ya divulgadas y se incluyan el nombre del autor y la fuente, salvo en los
casos en que esto resulte imposible”.

La primera condición es con fines educacionales y los libros están excluidos, se trata de
extractos.

8. Art. 71 letra n): “No se considera comunicación ni ejecución pública de la obra, inclusive
tratándose de fonogramas, su utilización dentro del núcleo familiar, en
establecimientos educacionales, de beneficencia, bibliotecas, archivos y museos,
siempre que esta utilización se efectúe sin fines lucrativos. En estos casos no se
requerirá autorización del autor o titular ni pago de remuneración alguna”.

9. Art. 71 letra ñ): “Las siguientes actividades relativas a programas computacionales

están permitidas, sin que se requiera autorización del autor o titular ni pago de
remuneración alguna:

a) La adaptación o copia de un programa computacional efectuada por su tenedor, siempre

que la adaptación o copia sea esencial para su uso, o para fines de archivo o respaldo y no se
utilice para otros fines.
Las adaptaciones obtenidas en la forma señalada no podrán ser transferidas bajo ningún título,
sin que medie autorización previa del titular del derecho de autor respectivo; igualmente, las
copias obtenidas en la forma indicada no podrán ser transferidas bajo ningún título, salvo que
lo sean conjuntamente con el programa computacional que les sirvió de matriz.

Cuando se compra un software por internet se señala que no se tendrá que pagar por su
actualización, salvo que sea un programa completamente nuevo.

b) Las actividades de ingeniería inversa sobre una copia obtenida legalmente de un programa
computacional que se realicen con el único propósito de lograr la compatibilidad operativa
entre programas computacionales o para fines de investigación y desarrollo. La información así
obtenida no podrá utilizarse para producir o comercializar un programa computacional similar
que atente contra la presente ley o para cualquier otro acto que infrinja los derechos de autor.

c) Las actividades que se realicen sobre una copia obtenida legalmente de un programa
computacional, con el único propósito de probar, investigar o corregir su funcionamiento o la
seguridad del mismo u otros programas, de la red o del computador sobre el que se aplica. La
14
información derivada de estas actividades solo podrá ser utilizada para los fines antes
señalados”.

10. Art. 71 letra o):” Es lícita la reproducción provisional de una obra, sin que se requiera
remunerar al titular ni obtener su autorización. Esta reproducción provisional deberá
ser transitoria o accesoria; formar parte integrante y esencial de un proceso
tecnológico, y tener como única finalidad la transmisión lícita en una red entre terceros
por parte de un intermediario, o el uso lícito de una obra u otra materia protegida, que
no tenga una significación económica independiente”.

Ej.: Youtube, todo el mundo toma cosas de esta página y puede subir videos. Lo que se sube se
puede reutilizar.

11. Art. 71 letra p):”Será lícita la sátira o parodia que constituye un aporte artístico que lo
diferencia de la obra a que se refiere, a su interpretación o a la caracterización de su
intérprete”.

Ej.: Krammer no tiene que pedir autorización a todas las personas que imita, y estos
personajes cuando se transforman en obra son de él, por eso que nadie puede demandarlo,
esta norma lo protege.

12. Art. 71 letra q): “Es lícito el uso incidental y excepcional de una obra protegida con el
propósito de crítica, comentario, caricatura, enseñanza, interés académico o de
investigación, siempre que dicha utilización no constituya una explotación encubierta
de la obra protegida. La excepción establecida en este artículo no es aplicable a obras
audiovisuales de carácter documental”.

Ej.: Material que se entrega cuando se está haciendo un post grado y dan partes de obras para
fines académicos. De todas formas es discutible porque en los post grado se está pagando.

13. Art. 71 letra r): “Se podrá, sin que se requiera autorización del autor o titular, ni pago
de remuneración alguna, efectuar la traducción de obras originalmente escritas en
idioma extranjero y legítimamente adquiridas, para efectos de uso personal”.

14. Art. 71 letra s): “Se podrá, sin requerir autorización del autor o titular, ni pago de
remuneración alguna, reproducir o comunicar al público una obra para l realización de
actuaciones judiciales, administrativas y legislativas”.

Generalmente los diputados para legislar usan obras extranjeras y reproducen muchos
artículos.

15
Titulares de la obra: Cap. II, art. 6, 7 y 8 de la ley.

El titular de la obra es quien la crea, y el titular secundario es quien adquiere los derechos
patrimoniales.

Art. 6 de la ley: “Sólo corresponde al titular del derecho de autor decidir sobre la divulgación
parcial o total de la obra”.

Existen ciertas obras que por su naturaleza no es tan sencillo determinar quién es el autor de
la misma, el titular de los derechos, en estos casos se reputan de dominio público. Por ejemplo
tratándose de los programas computacionales, serán titulares de los derechos de autor las
personas naturales o jurídicas cuyos dependientes en el desempeño de las funciones laborales
los hubiesen producido.
En las películas el productor es el titular de los derechos patrimoniales, no obstante que
después debe repartir ese dinero. De todas formas hay películas donde se deja todo en
porcentajes en vez de llegar a una remuneración, por eso ello varía.

Ojo, Cuevana hace un uso público de material audiovisual lo que es delito, distinto sería que
fuese para uso privado.

Tratándose de los programas computacionales, estos son personas naturales o jurídicas, si

hubiese sido realizado por dependientes que estuviesen en sus funciones laborales.
Si una empresa tiene gente con honorarios es autor la persona natural, en cambio cuando hay
contrato laboral se reputa a la persona jurídica que es quien lo contrata.

¿Qué pasa con los programas computacionales por encargo? Se entenderá que se cedieron a
quien se lo encargó, salvo expresa estipulación en contrario en el contrato. La presunción es
que se cedieron los derechos.

Ej.: Señora Rocha del caso Rocha escribió un libro y no pagó remuneración a los periodistas. La
discusión era si los periodistas o ella eran los autores al ser obra por encargo.

El derecho moral es irrenunciable por lo que no puede hacer lo que buscaba que era
considerar que no existiera.

Artículo 7° de la ley: “Es titular original del derecho el autor de la obra. Es titular secundario del
derecho el que la adquiera del autor a cualquier título”.

Artículo 8° de la ley: “Se presume autor de una obra, salvo prueba en contrario, a quien
aparezca como tal al divulgarse aquélla, mediante indicación de su nombre, seudónimo, firma
o signo que lo identifique de forma usual, o aquéla quien, según la respectiva inscripción,
pertenezca el ejemplar que se registra.

16
Tratándose de programas computacionales, serán titulares del derecho de autor respectivo las
personas naturales o jurídicas cuyos dependientes, en el desempeño de sus funciones
laborales, los hubiesen producido, salvo estipulación escrita en contrario.
Respecto de los programas computacionales producidos por encargo de un tercero, se
reputarán cedidos a éste los derechos de su autor, salvo estipulación escrita en contrario”.

Otro caso es el de las obras derivadas, ej.: una adaptación, traducción, transformación, etc.. En
estos casos debe figurar la obra original y el autor original de la obra.

¿Qué pasa cuando la obra es de patrimonio común o de dominio público?

No es necesario poner el nombre del autor, pero ello implica que no puede impedir que la
transformen, adapten o traduzcan.

Art. 9 de la ley: “Es sujeto del derecho de autor de la obra derivada, quien hace la adaptación,
traducción o transformación de la obra originaria protegida con autorización del titular
original. En la publicación de la obra derivada deberá figurar el nombre o seudónimo del autor
original.
Cuando la obra originaria pertenezca a patrimonio cultural común, el adaptador, traductor o
transformador gozará de todos los derechos que esta ley otorga sobre su versión; pero no
podrá oponerse a que otros utilicen la misma obra originaria para producir versiones
diferentes”.

Cap. IV: derecho patrimonial, su ejercicio y limitaciones:

Párrafo primero del derecho patrimonial en general:

Art. 17: “El derecho patrimonial confiere al titular del derecho de autor las facultades de utilizar
directa y personalmente la obra, de transferir, total o parcialmente, sus derechos sobre ella y
de autorizar su utilización por terceros”.

Art. 18: “Sólo el titular del derecho de autor o quienes estuvieren expresamente autorizados
por él, tendrán el derecho de utilizar la obra en alguna de las siguientes formas:

a) Publicarla mediante su edición, grabación, emisión radiofónica o de televisión,

representación, ejecución, lectura, recitación, exhibición, y, en general, cualquier otro medio de
comunicación al público, actualmente conocido o que se conozca en el futuro;

b) Reproducirla por cualquier procedimiento;

c) Adaptarla a otro género, o utilizarla en cualquier otra forma que entrañe una variación,
adaptación o transformación de la obra originaria, incluida la traducción, y

17
d) Ejecutarla públicamente mediante la emisión por radio o televisión, discos fonográficos,
películas cinematográficas, cintas magnetofónicas u otro soporte material apto para ser
utilizados en aparatos reproductores de sonido y voces, con o sin imágenes, o por cualquier
otro medio.

e) La distribución al público mediante venta, o cualquier otra transferencia de propiedad del

original o de los ejemplares de su obra que no hayan sido objeto de una venta u otra
transferencia de propiedad autorizada por él o de conformidad con esta ley.

Con todo, la primera venta u otra transferencia de propiedad en Chile o el extranjero, agota el
derecho de distribución nacional e internacionalmente con respecto del original o ejemplar
transferido”.

La única excepción es la distribución, cuando se realiza una distribución el derecho patrimonial

se agota y vuelve al titular del derecho moral por lo que no se puede distribuir dos veces, si se
quiere volver a distribuir se requiere una nueva transferencia.

Artículo 19: “Nadie podrá utilizar públicamente una obra del dominio privado sin haber
obtenido la autorización a expresa del titular del derecho de autor.
La infracción de lo dispuesto en este artículo hará incurrir al o los responsables en las sanciones
civiles y penales correspondientes”.

Art. 22 de la ley: “Las autorizaciones relativas a obras literarias o musicales no confieren el uso
exclusivo de la obra, manteniendo el titular la facultad de concederlo, también sin exclusividad,
a terceros, salvo pacto en contrario”

Esto es muy importante porque la ley presume que si no se dice nada se entiende que no es
exclusivo, ¿En los demás casos ocurre esto? Cuando se cede la titularidad de obras literarias o
musicales, se entiende que no es exclusiva salvo que se pacte.

04/ 04/ ‘11

Las obras que no se sabe el autor son de dominio público.
La música clásica es barata porque no tiene derecho de autor.

Derechos conexos o derechos de interpretación:

Estos son los que otorga la ley a los artistas, intérpretes o/y ejecutantes para permitir o
prohibir la difusión de sus producciones y permitir una remuneración por el uso público de las
mismas; sin perjuicio de las que corresponden al autor de la obra.

Ej.: Autor de una partitura tiene derechos patrimoniales y morales, pero ¿qué ocurre si se le
pone música a esa partitura? Se crea una obra derivada que tiene derechos patrimoniales y
morales, ¿Y qué ocurre si además se tiene un intérprete de la música? Este intérprete tiene un
18
derecho pero no propiamente patrimoniales y morales porque no es el creador de la obra pero
sí tiene un derecho nuevo y estos son los conocidos derechos conexos.
Los derechos conexos nacen al agregar un valor adicional a una obra ya existente.
En una obra eventualmente habrá pagos paralelos y por tanto se les pagará a quien hizo la
música (a quien hizo la partitura), a quien la musicalizó y a quien lo interpretó. El interprete le
compra los derechos al que puso la musicaliza con y quien pone la musicalización le compra la
partitura a quien la hizo para interpretarla.

Por tanto, quien hizo la música es dueño de los derechos patrimoniales y morales, luego se
crea una música teniendo derechos derivados obteniendo derechos a cambio de un pago al
autor, ej.: Harry Potter la autora se hizo rica por las películas. Cuando entra un tercer actor que
interpreta por ejemplo, debe pagarle al de la obra derivada para poder interpretar.

Al respecto hay que tener claro que cuando se tiene partitura no se tiene musicalizada, no hay
sonido, son dos obras distintas y cuando se interpreta se interpreta la música que ya está
armada.

En el caso de los libros tenemos a una escritora con derechos patrimoniales y morales, y luego
de ello nace una obra de teatro o de cine por ejemplo. Cuando se pasa la obra al teatro se
requerirá arreglar ciertos aspectos pasando ser una obra derivada. Frente a esto lo usual es
que se requiera una obra pero esta música no pasa por el autor de la obra, se le encarga a otra
persona que tendrá a su vez los derechos morales y patrimoniales. En este caso los derechos
conexos los tendrá el autor de la música y podrá tenerlos además el productor de la obra de
teatro porque es una obra aparte, está adscrito a una obra que tiene también derechos
patrimoniales y morales.

Si quien le puso la música es el mismo que la interpreta hay derechos derivativos y conexos en
una misma persona.

Título II cap. I:

Prohibiciones respecto de las obras asociadas a derechos conexos:

1. Grabaciones, reproducciones y transmisión o retransmisión por medio de organismo

de radiodifusión o televisión, o el uso por cualquier otro medio con fines de lucro de
tales interpretaciones y ejecuciones.

Ej.: Canal 13 S.A produce y emite y por ende tiene un derecho conexo con las trasmisiones de
imagen las que son públicas.
Ej.: Al tomar canal 13 la señal del mundial por señal abierta. Hyundai por su parte se instala en
la municipalidad de Vitacura con una carpa para ofrecer ver el mundial. En este caso Hyundai

19
estaba retransmitiendo con fines comerciales frente a lo cual canal 13 lo demandó por haber
un derecho económico al realizar publicidad a raíz de la vista del mundial en su carpa.
Este juicio lo ganó canal 13 y Hyundai tuvo que parar la transmisión, la única opción que tenían
era de transmitirlo diferido lo que no fue negocio.

Ej.: Los que más ganan dinero con los canales de televisión abierta son los del cable, frente a
esto ¿le pagan los canales de televisión abierta al cable? Hay retransmisión con fines de lucro.
Frente a esto el cable señaló que no estaba retransmitiendo sino que estaba transmitiendo
porque toman la señal y la emite y que por ende no estaban infringiendo la ley. ¿Cuál es el
problema del cable, en qué se caen habiendo si o si retransmisión y no transmisión? La
televisión por cable emite por el canal 22 y por ende lo re direcciona través de un canal
diferente, distinto sería que lo emitiera por el canal al que llega originalmente (13, 7, 9, etc..).
El cable no puede transmitir por la misma señal porque la ley se lo permite.
Este juicio se encuentra en tramite y mantiene la discusión de ver hasta qué punto la
transmisión que hace VTR de la señal abierta es constitutiva o no de derecho.

Ej.: BBC de Inglaterra es una empresa pública de televisión que se paga porque es la que hace
más series y documentales que deben financiarse para tener televisión de calidad.

2. La fijación en un fonograma, sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas de tales

fijaciones.

3. La difusión por medios inalámbricos o la comunicación al público de sus

interpretaciones o ejecuciones.

Ej.: CNN en Atlanta EE.UU que tiene una señal que manda al espacio donde el satélite de CNN
retransmite la información a varias partes del mundo. La antena de Chile toma la señal y para
ello hay un operador que paga para obtener esa señal. Años atrás se construían los edificios y
les ponían una antena para colgarse del satélite, no era legal la señal.
Warner, CNN, etc. Han evitado que terceros puedan tomar esta señal y que puedan luego
retransmitirla. Frente a esto, en el caso anterior, ¿VTR está suscrito a las cadenas
internacionales? Si, si no, no podría transmitir, no podría pagarle.
VTR recibe señales de distintas partes, en algunos casos paga y en otros casos públicos
también recibe por antena, por tanto la antena es pública solo se requiere el código para
reproducir.
Canal 13 cable no paga y lo transmite VTR, ¿qué es esto? Compensación, ellos dicen que están
en juicio pero están compensando.
En televisión el canje es cuando un animador va a una tienda y le dice que le de ropa para
animar su programa a cambio de mencionar donde se viste.

En la señal abierta no se ve en el canal 24 horas pero si está en VTR. Canal 13 cable era
realmente la editorial de la pontifica universidad católica, lo que realmente querían transmitir
y lo otro era para ganar dinero.
20
Para evitar que se baje la señal sin pagar se utilizó esta norma que impide que terceros puedan
colgarse del satélite.

4. La distribución al público mediante venta o cualquier otra transferencia de propiedad

del original o de los ejemplares de su interpretación o ejecución que no hayan sido
objeto de una venta u otra transferencia de propiedad autorizada por el artista o su
cesionario.

Ej.: Sony music le dice a Shakira que firmen un contrato por un nuevo disco que será un
compendio de las mejores canciones y se harán 500.000 copias y definen el territorio que será
Sudamérica por un tiempo de 3 años.
En este caso sony music empieza a vender las copias, en el primero 100.000, en el segundo
200.000 y en el tercero 30.000 vendiendo al final 330.00 copias.
En este caso la norma señala que si por cualquier motivo sony music vende más copias, por
más tiempo y en otro territorio habrá infracción.
Las casas disqueras establecen distintas zonas, y en este caso digamos que se dividió
Sudamérica en 4 zonas, frente a esto qué pasa si alguien de la zona 3 va a la zona 4 porque en
esta el distribuidor de sony music está complicado con 30.000 copias originales, este puede ser
un supermercado, no pongamos que es el original. En este caso se está dentro de la zona,
cantidad y tiempo, pero frente al no poder vender en su zona los lleva a otra y los reduce en
un 20%. En este caso el de zona 3 ve que le llegan más copias de otra zona con un descuento
adicional bloqueándole las ventas, ¿qué hace el encargado de zona 3? Llama al encargado de
sony music EE.UU. el que manda las copias dirá que está dentro de todos los requisitos (lugar,
cantidad, tiempo) pero ello es competencia desleal utilizando la ley de manera inapropiada.

Ej.: Hoy la piratería ya no es tan evidente, ya no se usa comprar en la calle porque se arriesga a
que está malo y por ende se baja por internet lo que es no legal. Entonces ¿cómo se puede
evitar que se baje, aloje y use? Frente a esto, ¿el uso personal es infracción? La ley no
distingue, hay algunos que dicen que si no hay uso comercial no debiera ser infracción (cuando
se baja y se distribuye), pero la verdad es que se considera ilegal de todas formas porque se
está poniendo a disposición del público música que no se sabe si se pagó o no por ella por
derechos de autor.
En EE.UU lograron decir que había infracción porque no pudieron demostrar que las obras
eran auténticas.
Cuando uno baja música para sí no hay lucro pero en el portal hay publicidad con la cual se
gana dinero, google por ejemplo paga dependiendo de cuántas visitas se tengan.

21
Contravenciones y sanciones:

Art. 78: “Las infracciones a esta ley y su reglamento no contempladas expresamente en los
artículos 79 y siguientes, serán sancionadas con multa de 5 a 50 unidades tributarias
mensuales”.

El tipo es amplio y por ende cuando se dice que las infracciones no mencionadas en los arts. 78
y siguiente significa no significa que no tengan una sanción, sino que significa que tendrán una
sanción pero será una sanción residual.

Art. 79: “Comete falta o delito contra la propiedad intelectual:

a) El que, sin estar expresamente facultado para ello, utilice obras de dominio ajeno
protegidas por esta ley, inéditas o publicadas, en cualquiera de las formas o por
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 18.

b) El que, sin estar expresamente facultado para ello, utilice las interpretaciones,
producciones y emisiones protegidas de los titulares de los derechos conexos, con
cualquiera de los fines o por cualquiera de los medios establecidos en el Título II.

c) El que falsificare o adulterare una planilla de ejecución.

d) El que falseare datos en las rendiciones de cuentas a que se refiere el artículo 50”.

Art. 50: “Cuando la remuneración convenida consista en una participación sobre el producto de
la venta, ésta no podrá ser inferior al 10% del precio de venta al público de cada ejemplar.
En tal caso, el editor deberá rendir cuenta al titular del derecho por lo menos una vez al año,
mediante una liquidación completa y documentada en que se mencione el número de
ejemplares impresos, el de ejemplares vendidos, el saldo existente en bodegas, librerías,
depósito o en consignación, el número de ejemplares destruidos por caso fortuito o fuerza
mayor y el monto de la participación pagada o debida al autor.
Si el editor no rindiere cuenta en la forma antes especificada, se presumirá vendida la totalidad
de la edición y el autor tendrá derecho a exigir el pago del porcentaje correspondiente a dicho
total”.

Se refiere cuando la empresa disquera paga un porcentaje de lo que se vende y al hacer eso
altera los registros de venta para pagar menos de lo que se vendió realmente.

e) El que, careciendo de autorización del titular de los derechos o de la ley, cobrare derechos u
otorgase licencias respecto de obras o de interpretaciones o ejecuciones o fonogramas que se
encontraren protegidos.
Las conductas señaladas serán sancionadas de la siguiente forma:

22
1. Cuando el monto del perjuicio causado sea inferior a las 4 unidades tributarias mensuales, la
pena será de prisión en cualquiera de sus grados o multa de 5 a 100 unidades tributarias
mensuales.

2. Cuando el monto del perjuicio causado sea igual o superior a 4 unidades tributarias
mensuales y sea inferior a 40 unidades tributarias mensuales, la pena será de reclusión menor
en su grado mínimo y multa de 20 a 500 unidades tributarias mensuales.

3. Cuando el monto del perjuicio sea igual o superior a 40 unidades tributarias mensuales, la
pena será de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 50 a 1.000 unidades tributarias
mensuales”.

¿Quién tiene que demostrar el daño o falta de lucro? El demandante. En propiedad intelectual
hay una norma que invierte el peso de la prueba.

Art. 79 bis: “El que falsifique obra protegida por esta ley, o el que la edite, reproduzca o
distribuya ostentando falsamente el nombre del editor autorizado, suprimiendo o cambiando el
nombre del autor o el título de la obra, o alterando maliciosamente su texto, será sancionado
con las penas de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 10 a 1.000 unidades
tributarias mensuales”.

Hay que recordar que la obra incluye al autor, al título y al contenido y por ende cuando se
falsifica una obra basta que se altere cualquiera de estos tres elementos.

Art. 80: Comete delito contra la propiedad intelectual y será sancionado con pena de multa de
25 a 500 unidades tributarias mensuales:
a) El que, a sabiendas, reproduzca, distribuya, ponga a disposición o comunique al público una
obra perteneciente al dominio público o al patrimonio cultural común bajo un nombre que no
sea el del verdadero autor.
b) El que se atribuyere o reclamare derechos patrimoniales sobre obras de dominio público o
del patrimonio cultural común.
c) El que obligado al pago en retribución por la ejecución o comunicación al público de obras
protegidas, omitiere la confección de las planillas de ejecución correspondientes”.

Art. 81: “Comete delito contra la propiedad intelectual y será sancionado con pena de reclusión
menor en su grado mínimo y multa de 50 a 800 unidades tributarias mensuales, el que tenga
para comercializar, comercialice o alquile directamente al público copias de obras, de
interpretaciones o de fonogramas, cualquiera sea su soporte, reproducidos en contravención a
las disposiciones de esta ley.
El que con ánimo de lucro fabrique, importe, interne al país, tenga o adquiera para su
distribución comercial las copias a que se refiere el inciso anterior, será sancionado con las
penas de reclusión menor en su grado medio a máximo y multa de 100 a 1.000 unidades
tributarias mensuales”.

23
En este caso debemos recalcar dos cosas:
- Hay presidio

En Chile murió un autor de infracción al derecho de autor quemado dentro de la cárcel de San
Miguel.

Ahora, ¿es lógico que esté en la cárcel? Se ignoró el hecho de que era la sexta vez que lo
detenían, no tenía ánimo de dejar de hacerlo y por eso lo detuvieron dos semanas.

- Hay multas

Art. 82: “En caso de reincidencia de los delitos previstos en esta ley, se aplicarán las penas
máximas contempladas para cada uno de ellos. En estos casos, la multa no podrá ser inferior al
doble de la anterior, y su monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales”.

Art. 83:” Tratándose de los delitos previstos en el artículo 81, la pena aumentará en un grado si
el responsable formare parte de una agrupación o reunión de personas para cometer dichos
delitos, sin incurrir en los delitos de asociación ilícita.
En el caso del artículo 293 del Código Penal, se aplicará además una multa de 100 a 1.000
unidades tributarias mensuales; y de 50 a 500 unidades tributarias mensuales en el caso del
artículo 294 del Código Penal”.

Art. 84: “Incurrirá en responsabilidad civil el que, sin autorización del titular de los derechos o
de la ley y, sabiendo o debiendo saber que inducirá, permitirá, facilitará u ocultará una
infracción de cualquiera de los derechos de autor o derechos conexos, realice alguna de las
siguientes conductas:

a) Suprima o altere cualquier información sobre la gestión de derechos.

b) Distribuya, importe para su distribución, emita, comunique o ponga a disposición del público
copias de obras o fonogramas, sabiendo que la información sobre la gestión de derechos ha
sido suprimida o alterada sin autorización.

c) Distribuya o importe para su distribución, información sobre la gestión de derechos,

sabiendo que la información sobre la gestión de derechos ha sido alterada sin autorización.
El que realice alguna de las conductas descritas en los literales precedentes, será sancionado
con pena de multa de 25 a 150 unidades tributarias mensuales”.

Hasta ahora lo que hemos visto es reparación al Estado, a través de multa o cárcel, en este
caso vemos la lógica que es que el gran perjudicado, que es el particular al que le falsificaron y
no le pagaron, obtenga un resarcimiento a través de la indemnización de perjuicios.

24
Art. 85: “Para los efectos de lo dispuesto en el artículo precedente, se entenderá que es
información sobre la gestión de derechos:
a) La información que identifica a la obra, a la interpretación o ejecución o al fonograma; al
autor de la obra, al artista intérprete o ejecutante, o al productor del fonograma; o al titular de
cualquier derecho sobre la obra, interpretación o ejecución o fonograma.
b) La información sobre los términos y condiciones de utilización de las obras, interpretación o
ejecución o fonograma.
c) Todo número o código que represente tal información, cuando cualquiera de estos
elementos estén adjuntos a un ejemplar de una obra, interpretación o ejecución o fonograma o
figuren en relación con la comunicación o puesta a disposición del público de una obra,
interpretación o ejecución o fonograma”.

Art. 85 A): “El monto de los perjuicios a que se refiere este Título se determinará en base al
valor legítimo de venta al detalle de los objetos protegidos.
Cuando se trate de objetos protegidos que no tengan valor de venta legítimo, el juez deberá
prudencialmente determinar el monto de los perjuicios para efectos de aplicar la pena”.

La ley menciona que se fijará el valor de acuerdo a lo que establezca la ley. Ahí está la
avaluación.
Fin propiedad intelectual.

11/ 04/ ‘11

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Ley 19.039, veremos las marcas comerciales y las patentes de inversión.

Hemos mencionado que la propiedad intelectual tiene dos grandes vertientes:

- Derecho de autor.
- Propiedad industrial.

Diferencias entre ambas vertientes:

Siguen distintos regímenes jurídicos que funcionan muy distintos en varios términos:

1. Territorio:
- DA: En el derecho de autor por el hecho de crearse la obra tiene protección mundial,
es global. El registro del derecho de autor es un medio de prueba calificado que
admite prueba en contrario y es esencialmente revocable.
Se tiene protección global desde la creación y por ello la inscripción es solo para
probarlo.

- PI: El derecho es territorial, donde se solicita el registro se tiene protección, aunque

está buscando ampliarse a ser global.
25
 A diferencia del caso anterior se tiene protección desde el registro.

2. Vigencia:
- DA: Se debe distinguiré:
Moral: Para toda la vida.
Patrimonial: 70 años.

- PI:
Las patentes de invención duran 20 años desde que se solicita.
Las patentes comerciales son de 10 años renovables.

3. Validez:
- DA: Se tiene el derecho desde la creación. Basta que se cree un libro para que se tenga
derecho de autor.

- PI: En el caso de las marcas y patentes se tiene derecho solo al momento del registro,
es decir, es un sistema registral. Veremos más adelante que no obstante esto, el
legislador le ha entregado al titular de la solicitud ciertas prerrogativas, por ejemplo el
poder demandar en caso de una infracción, si otra persona quiere inscribir la marca
puede oponerse. Sin el registro solo se tiene expectativa de derecho, estos ¿pueden
venderse o tranzarse? Si se pueden. Se puede vender una solicitud de marca o
patente.

4. Acciones:
- DA: Tiene acciones de tipo civiles y penales. Dentro de las penales incluso tiene
acciones de presidio.

- PI: Tiene acciones administrativas, civiles y penales, pero en las acciones penales no
hay pena de presidio.

5. Titularidad:
- DA: ¿Puede ser titular de un derecho una empresa, ejemplo de un libro? No, por tantos
se debe distinguir:
Derechos morales: Siempre será una persona natural.
Derechos patrimoniales: Puede ser titular tanto una persona natural como jurídica.

- PI: Puede serlo una persona natural o jurídica en marcas y patentes. Sin embargo
debemos mencionar que respecto a las patentes que son una invención, es decir, se
creó algo y esta solución debe ser necesariamente creada por una persona natural que
puede ceder sus derechos a una jurídica, pero el autor de la invención siempre será de
la persona natural.

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Hay casos en que la ley presume cuando la creación es de la persona jurídica, ej.: empleados
contratados para crear soluciones, y si se le remunera por ello se entiende que es el titulo
traslaticio en virtud del cual esa persona natural le cede sus derechos a la jurídica.

En el caso de los derechos patrimoniales se admite toda clase de título y modo, pero el
derecho moral siempre permanece con el dueño.
El modo es un gravamen que se incluye, ej.: podrá vender siempre que se obligue
solidariamente, o decir también que dentro de la explotación del libro se debe pagar una
determinada cantidad, constituirse como aval de una deuda de terceros.
Cuando se pinta un cuadro por ejemplo y se reconoce como autor el hecho de la venta hace
que esa venta deje de ser del autor pero todas sus obras con las ventas pasan a ser valoradas.
Eso es lo que busca el derecho moral, busca mantener el origen de la obra.
La propiedad intelectual podría considerarse lo general y el derecho de autor lo especial.

1. Marcas Comerciales:

Hoy en día en las empresas este activo es de los más valiosos, por ejemplo en Coca- Cola
company existe dos elementos centrales que son la fórmula y la marca. La marca por sí sola
vale más de la mitad de la compañía y por ello porque la coca-cola sin la marca no vale nada.
En el caso de la coca-cola la fórmula es un activo intangible de propiedad intelectual, pero esa
fórmula nunca la patentaron porque es un secreto industrial, es decir, la forma especial en la
que se mezclan los elementos y el factor X son desconocidos. La coca-cola ha sido desglosada
químicamente un montón de veces y no se ha logrado determinar cuál es ese factor X que
hace que la coca-cola sea lo que es. La Bilz tiene una licencia alemana que tampoco se
encuentra registrada porque se haría pública y por ende se crearán muchas copias.

La marca constituye un activo fundamental en las empresas pero el SII de Chile considera que
no puede ser avaluado y se toma por tanto solo lo que costó inscribir la marca. La distorsión
de esto es que ¿qué pasa si se tiene un activo no valorado? Primero el balance no es real, pero
además cuando se trata de una S.A abierta, el valor de la acción no es el real, está subvalorado
porque existe un activo que no está valorado en su valor real y esto porque el SII no permite la
valoración de los activos intangibles por razones históricas.
Esta situación es una contradicción que se resuelva de esta forma: Cuando se compra una
empresa que en su balance no tiene reflejado un valor intangible (no se indexa la marca), esta
se compra aparte y se toma como un valor único, de esta manera se tiene un valor de la
empresa unida a sus marcas.

Ej.: Si se compra farmacia ahumada, cuando se compran los activos debe comprarse activos
intangibles que son las marcas y que deberían estar indexados al valor de la empresa. Esto
demuestra que la marca es más importante de lo que se consideraba.
La marca debe estar reflejada en el balance, y como no está debe estar indexada al valor de la
acción.

27
Lo que queremos demostrar es que las marcas son fundamentales, se asocian generalmente
con gerentes de marketing, gerentes comerciales, porque es un sistema de mercado.

Esta materia está regulada por la ley 19.039 que regula la forma de adquirir, mantener y de
ejercer los derechos del titular.

Marca (trademark): “Es cualquier símbolo registrado legalmente para identificar de manera
exclusiva y excluyente uno o varios productos, servicios, establecimientos comerciales, o
establecimientos industriales”.

Clasificación de las marcas:

I) Primera clasificación:

a) Denominativas Son aquellas marcas que identifican un producto, servicio,

establecimiento comercial o industrial a partir de una palabra o un conjunto de
palabras.

Ej.: “Nike” pero sin la figura.

Ej.: “CK” (Calvin Kleiun)

Puede ser por tanto un conjunto de letras que tengan un sentido o una sigla.

b) Figurativas Son imágenes o logotipos que distinguen visualmente una marca, es

decir, son figuras distintivas que no pueden reconocerse fonéticamente, solo
visualmente. El color, imagen o logotipo muchas veces es más importante que la
marca misma.

Ej.: Lagarto de Lacoste.

Ej.: Caballo de Polo.

Ej.: La ventanita de windows.

Puede pasar a ser más conocido que la marca misma.

c) Mixtas Son el resultado de la combinación de las denominativas con las figurativas.

Ej.: NIKE, cuando se mezcla palabra con diseño.

28
 d) Sonoras Consiste en un conjunto de notas musicales para identificar ciertos
productos o servicios.

Ej.: La música de ENTEL.

Afuera de Chile existen las marcas olfativas. En los mall de Japón los pisos son temáticos,
mujeres un piso, hombres otro piso, etc.. y los olores son diferentes porque se ha estudiado
que las mujeres frente a ciertos olores tienden más tendencia a comprar, lo mismo con los
hombres y niños. Esto no ocurre en Chile porque no se reconoce la marca olfativa ni la
tridimensional como puede ser el general de Kentucky que es un 3D pro que en Chile no es así.

e) Frases de propaganda Las marcas frases de propaganda son aquellas que tienen por
objeto destacar alguna cualidad del producto, servicio o establecimiento que con ella
se quiere distinguir.

De acuerdo a la legislación chilena, las marcas de frase propaganda solo pueden inscribirse
cuando se tiene previamente inscrita en la misma clase la marca que se difunde en la frase.

Ej.: “Jumbo le da más”.

Jumbo es de House Marck que es la marca base con la cual se basa toda la estrategia de marca
de la compañía. Si se saca una marca frase de propaganda se inscribe por ejemplo para
servicios de supermercado, la legislación frente a esto lo autoriza a registrarlo pero
previamente debe registrarse la marca base que en este caso es el Jumbo. Puede ocurrir que
Jumbo saque por ejemplo la marca Jumbo la lleva, entonces la pregunta es ¿se tiene registrada
la marca jumbo para los servicios que se quiere registrar (ej.: servicios financieros)? Si la
respuesta es no en estricto rigor no se puede registrar la marca porque no se tiene registrada
para servicios financieros pero si se puede usar, por tanto el que no la tenga registrada no
significa que no pueda usarla, se puede usar pero con ciertos riesgos como por ejemplo si La
Polar usa la frase la lleva se puede ser demandado.
La frase de propagando solo se puede inscribir cuando este previamente registrada la marca
para esos productos.
Siempre se deben informar los riesgos al cliente.

II) Segunda clasificación:

a) Productos.
b) Servicios.
c) Establecimientos comérciale. únicos en Chile
d) Establecimientos industriales.

Internacionalmente los productos y servicios están clasificados en el denominado clasificador

internacional de marcas comerciales que es un tratado internacional que se llama Arreglo de
Niza y rige desde 1892 aprox. Este clasificador regula los productos y servicios y establece para
29
ello que es imposible que una marca quede registrada a nombre de una persona para todos los
productos y servicios y por ello clasificó a los productos y servicios en distintas clases:

Productos: De la clase 1 a clase a la 34

Ej.: Clase 3 Cosméticos,
Ej.: Clase 5 Medicamentos.
Ej.: clase 25 Vestuario
Ej.: clase 14 Joyas

Servicios: De la clase 35 a 45
Ej.: Clase 37 Inmobiliaria
Ej.: Clase 38 TV y entretención
Ej.: Clase 39 Transporte
Ej.: Clase 41 Cine y educación

Por tanto debe registrarse la marca para el producto específico que se quiere proteger, y de
esta forma si se quiere proteger un producto similar para otro fin no tenga conflictos de
intereses.

Este clasificador rige en todo el mundo y se ha ido adaptando constantemente por la OMPI
(organización mundial de la propiedad intelectual) que depende de la ONU que va
actualizando el clasificador.

Ej.: Registrar marca ONG para automóviles y otro quiere registrar marca ONG para vestuario.
En este caso son derechos que actuarán en forma paralela sin conflictos.

Ej.: El ratón Mickey murió a los 50 años y pasó a ser de dominio público pero para ello Disney
lo está registrando como marca comercial en todos los productos de todas las clases.

Mundialmente las marcas solo admiten la clasificación entre productos y servicios pero solo en
Chile se agrego establecimientos de comercio y establecimiento industrial.
Un ejemplo de establecimiento de comercio es una librería, tienda de ropa, etc.. estos venden
productos específicos que pueden ser de la clase 25 de vestuario. Esta clasificación en Chile
está vigente desde 1978, y lo que ocurre es que Chile ha firmado tratados internacionales
relacionados a este tipo y por ende ¿Qué ocurre si Chile firma tratado relativo a un
establecimiento comercial y luego no renueva la marca? Comete una expropiación.
Para desincentivar la renovación de establecimientos Chile elevó los impuestos a la inscripción
de establecimientos industriales y comerciales.

Los establecimientos industriales son fábricas, ej.: laboratorios farmacéuticos, una juguetería,
plásticos, etc.

30
 La propiedad industrial están consagrado por la CPR art. 19 nº 24 y 25 y las leyes. Como se
trata de garantías constitucionales es susceptible de recurso de protección y el régimen de
expropiación se asimila al régimen de expropiación de los muebles.

Los registros de establecimientos comerciales son regionales, y los establecimientos

industriales son nacionales. En el caso de los productos y servicios son nacionales.

El Estado no puede expropiar porque está sujeto al régimen del art. 19 nº 24 y 25 de la CPR y
por ende se debe pagar por ello. Pero ¿qué pagará el Estado de Chile si expropia la marca
Jumbo? Se pagará lo que costó el registro de la marca. Frente a esto Jumbo dirá que su marca
vale 350 mil millones de pesos por ejemplo, y es culpa del SII que no deje registrarlo distinto.
Conflictos al respecto no ha habido.

Denominación de origen En Europa y en Chile hay ciertas denominaciones que establecen el

origen del producto, ej.: Champagne es de cierta localidad e Francia que tiene ciertas
cualidades.
El pisco chileno tiene ciertas cualidades y solo los agua ardientes de la IV, VI región pueden
denominarse así, los demás solo podrán llamarse agua ardiente. El pisco que llega de Perú no
se puede llamar pisco porque Chile firmó antes que Perú los Tratados de libre comercio siendo
que realmente el pueblo de Pisco está en Perú.
En España por ejemplo esta el Jerez que en Chile se le llama Salamillo.
Beaurdeax es una ciudad de Francia donde se hace un tipo de vino, Chile imito la forma en
cómo se hacía llamándole Carmen Beaurdeaux lo que podría ser expropiado.

Chile como no puede expropiar puso impuestos altos a las renovaciones pero necesitaba
mantener la protección y por ello el año ’91 actualizó la versión de esta clasificación (séptima
actualización) incorporando la clase retaille en el número 35 y de esta forma todos los que
estaban en establecimientos de comercio e industrial se incorporaron en retaille quedando
protegidos.

18/ 04/ ‘11

Normas constitucional de la protección a la propiedad intelectual:

Se aplican las mismas normas establecidas para la propiedad en general y por ende está sujeto
a los mismos recursos que se utilizan para la propiedad.

En el capítulo del art. 19 de la constitución se encuentran establecidas las garantías

constitucionales. Que se denomine garantías se busca mencionar que hay derechos que
tienen un especial resguardo y a los cuales hay especiales herramientas para protegerse. Estas
normas tienen por objeto por tanto proteger a la persona de dos cosas.
- De los actos de terceros que afecten los derechos
- De los actos del Estado que afecten los derechos.

31
Art. 19 nº 24: “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes
corporales o incorporales.

La marca comercial y el derecho de un autor es un bien mueble incorporal, por tanto la

primera definición sí incorpora la propiedad intelectual e industrial.

Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella
y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social.

La ley que rigen en materia de propiedad intelectual es la 17.336 y la de propiedad industrial

es la 19.039. Por tanto cuando se establecen las limitaciones no solo tiene que ser el mismo
cuerpo lega, pueden ser distintos.

Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la
utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.

Respecto de este acápite hay uno que se refiere a la seguridad nacional y a la seguridad
pública, en el caso de las patentes de invención efectivamente existe un art. en la ley 19. 039
donde está la posibilidad de expropiar a los titulares de derechos de patente en casos de crisis
en materia de salud, es decir, cuando hay una pandemia.

Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno
de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que
autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el
legislador.

Pongamos en el caso en que está en vigencia una ley y de acuerdo a esa ley se adquiere un
derecho, en este caso este pasa a ser un activo dentro del patrimonio.
Los activos pueden ser de tres tipos:
- Los sujetos a la protección de la constitución la ley
- Los con protección ley
- Los con protección reglamento u ordenanza.

Estos activos cuando son adquiridos bajo un estatuto jurídico determinado se rigen en virtud
de ese estatuto (su forma de ejercerlo, duración, etc..) pero ¿qué pasa si luego se modifica la
ley? Se entiende que su derecho es irrenunciable y que por ende la ley no lo puede afectar, a
menos que lo favorezca, en este caso el titular puede hacer suya la modificación aplicándola
con efecto retroactivo, o quedarse con su estatuto anterior.
La persona renuncia a su derecho ejerciendo la nueva ley.

Ahora, qué pasa cuando el Estado de Chile asume obligaciones con distintos Estados y como
consecuencia de ello firma un tratado de libre comercio, y esas obligaciones lo obligan a hacer
cambios en su normativa interna, ya sea ley, constitución, reglamento u ordenanzas y cada
uno de ellos había generado derechos a ciudadanos chilenos.

32
La constitución señala que si se modifican estos derechos por la razón que sea se tienen que
expropiar a través del debido proceso.
Frente a esto el Estado puede no hacer nada pero los demás Estados que contrataron con él
podrán alegar y ponerlo en lista roja; o por el contrario puede hacer las modificaciones
necesarias, o solo expropiar porque el tratado puede tener rango constitucional.

En materia de propiedad intelectual la ley señala que si se es titular de una marca Champagne
Subercoseux y Chile habiéndose comprometido que todas las expresiones que tienen origen
europeo no podían inscribirse. El Estado de Chile si quiere renovar esta marca establecida
antes de este acuerdo puede hacerlo porque si se le negara se le estaría expropiando.

Cuando un país firma un tratado de rango constitucional que modifica derechos garantizados
constitucionalmente ¿Qué prima? Prima el derecho adquirido porque es parte del patrimonio.

El titular puede optar por el régimen patrimonial que más le convenga.

¿Cómo se protege si alguien pretende (el Estado en este caso) impedir el uso de la marca?
Se tiene el recurso de protección. Si a una persona le quieren expropiar una marca deben
citarse art. 19 nº 24 y nº 25 porque el artículo 19 nº 24 hace algo que no hace el 24, el régimen
expropiatorio se circunscribe a lo dicho por el 19 nº 24.
Este recurso es de derecho estricto no obstante lo puede interponer cualquier persona.

Si el Estado pretende hacer efectiva obligaciones que tenga por otros lados y expropia, hay un
problema porque el propio Estado estableció la forma de valorar las marcas y esa es una
valoración artificial basada en el costo de inscripción y no en su valor real por tanto todas las
personas expropiadas se les pagará solo por el valor de la marca. Frente a esto el titular de la
marca reclamará que su balance no refleja el valor real de la marca porque el Estado (SII) no
ha permitido avaluarla en su justo precio porque SII ha establecido una limitante en términos
en que los activos intangibles se valoran solamente por el costo. Por tanto ¿qué pasa en el
caso de los derechos de autor donde no hay ni siquiera costo de inscripción?, ¿El valor es cero?
El Estado no acepta la valoración para efectos de tributos de los intangibles. Este valor no se
puede demostrar por medio del balance, por libros, el valor financiero de la compañía no
refleja el valor bolsa, de todas formas algunos creen que el valor real de la marca esta
indexado en el valor de la compañía.
Este tema aun no se ha resuelto, hay algunas empresas que han tratado de indexar ciertos
costos adicionales a las marcas pero realmente no hay una solución claro.

¿Cómo se llama lo avaluable pero que no tiene valor? Activos intangibles, no se pueden
valorar.
Ej.: La honra; prestigio de una marca, secreto industrial, etc..

El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales
ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente

33
causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por
dichos tribunales.

Hemos dicho que el problema de las marcas es una apreciación de gasto pero en este inciso se
abre la posibilidad de que el afectado pueda demostrar que el valor real del activo bien
incorporal mueble es mayor que el que refleja el inventario al mencionar el daño patrimonial
efectivamente causado.
Existen casos como la empresa de Singapur que tuvo un proyecto en Pirque en que había una
zona que estaba legalmente protegida como parque y estos querían hacer una inmobiliaria por
lo que la municipalidad no les dio los permisos de construcción. En este caso está la posibilidad
de que cuando la persona jurídica extranjera sea la perjudicada pueda acudir a un tribunal en
que el Estado de Chile previamente haya dado jurisdicción por la falta de confianza que puede
haber dado.
En las condiciones generales de inversión extranjera se menciona que si hay algún conflicto, las
partes acuerdan que los tribunales competentes son uno establecido ahí mismo en el contrato
dándose lugar a una prorroga de competencia siempre que se trate de contratos leyes porque
son avalados por la propia ley.

A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado.

La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del total de la
indemnización, la que, a falta de acuerdo, será determinada provisionalmente por peritos en la
forma que señale la ley. En caso de reclamo acerca de la procedencia de la expropiación, el juez
podrá, con el mérito de los antecedentes que se invoquen, decretar la suspensión de la toma de
posesión...”

El resto del artículo se refiere a los yacimientos mineros.

En este numeral el constituyente establece el marco jurídico en que en Chile se protege la

propiedad en términos generales y en el 19 nº 25 lo protege en términos especiales.

Art. 19 nº 25: “La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus
creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que
no será inferior al de la vida del titular.

Establece que el legislador tendrá libertad para establecer la vigencia del derecho de autor y
creaciones intelectuales pero que lo mínimo debe ser la vida del autor.
La CPR garantiza solo el derecho pro la vida del autor y por tanto cuando la ley menciona la
protección por 70 años posteriores a la vida del autor, ello no sería garantiza constitucional,
solo legal.

El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad,
la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.
34
Que protege la integridad de la obra quiere decir que no se modifique y ello es un derecho
moral, a esto tenemos que agregarle que la CPR posteriormente habla de paternidad que es
un derecho moral, y también de la edición también es moral por tanto la CPR solamente
garantiza respecto del derecho de autor en forma específica son los derechos morales,
respecto de los patrimoniales se discute.

Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas

comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que
establezca la ley.

Respecto del derecho de autor el constituyente menciona solo derechos morales, y respecto
de la propiedad industrial enuncia patentes de inversión, marcas comerciales, modelos, … y
usa además una frase que una expresión que debe interpretarse “u otras creaciones análogas”
dejando el campo abierto que no hace en derecho de autor. Se ha señalado por tanto que
respecto de la propiedad industrial la protección incluye todas las variantes que la ley de
propiedad industrial se refiere.

Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad

industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del número anterior”

Estos incisos se refieren a la expropiación y por tanto establece las mismas condiciones de la
propiedad en general a la propiedad intelectual.

Recurso de protección:

Art. 20 CPR: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación,
perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el
artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso cuarto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en
lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo
establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por
cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las
providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la
debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante
la autoridad o los tribunales correspondientes.

Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº8º del artículo 19, cuando el
derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u
omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada”.

Al presentar el recurso de protección hay que citar el art. 19 nº 24 y 25.

Cuando habla de privación, perturbación y amenaza puede ser en todos los casos total o
parcial.

35
 - Perturbación: Cuando uno se ve impedido del derecho.
- Privación: Por hecho no imputable al titular se ve excluido del ejercicio de su derecho
- Amenaza: Basta una amenaza del Estado para poder interponer un recurso de
protección.

Cuando se tienen recursos alternativos al de protección la norma señala que no existe la

obligación de ejercer los demás recursos que prevé la legislación, el recurso se puede
interponer conjuntamente o separadamente de los que la ley especifica prevé.

Veremos las marcas comerciales desde un punto de vista de su viabilidad de registro. Pueden
presentarlo tanto personas naturales o jurídicas, incluso si no están domiciliadas en el país.

¿Cuando en Chile se puede registrar una marca comercial? ¿Cualquier figura es registrable?
¿Se pueden registrar la marca “zapatos” para distinguir zapatos? ¿Se puede registrar la marca
“chaqueta” para distinguir chaqueta? En este caso las demás marcas no podrían usar el
producto y por ello se estableció que las marcas deben ser intrínsecamente distintivas, es
decir, que efectivamente ellas pudieran distinguir un producto sin que sea nombre propio a
través del cual se distingue el producto. Ej.: No se puede registrar un zapato con marca zapato.
Pero ¿qué ocurre con esas marcas que se usan en el mercado hace años pero no son
intrínsecamente distintivas?
Ej.: Telefónica que distingue telefonía y por ende no es distintiva.
Ej.: Nutrabien.

El legislador estableció que esas marcas podían registrarse porque no son distintivas pero tiene
uso relevante, lo que significa que ya está en el mercado y la gente relaciona el producto o
servicio con la empresa que lo produce.

Por tanto:
- Las marcas intrínsecamente distintivas son totalmente registrables.
- Las marcas no distintivas pero con uso relevante también se pueden registrar como
marca pero para ello se pedirá prueba.
- Marcas no distintivas pero que son solicitadas conjuntamente con una expresión
distintiva. Se parece mucho a una frase de propaganda, por ejemplo marcas que por sí
sola no son distintivas pero se unen a expresiones que si lo son.
Ej.: Super unimark “Super” no se puede registrar como marca, se debe unir a
unimark uniendo una distintiva con una no distintiva, entonces ¿Cómo se registró
súper pollo? – indica lo que es el producto - , ¿Lider? – indica una cualidad -, ¿Home
depot? No hay explicación, no se debían haber registrado.
- Marcas no distintivas, estas no son registrable.

¿Cuándo una expresión es plenamente distintiva?, o ¿Cuándo no es distintiva?

Ej.: Marca “casa”

36
La distintividad dice relación con los productos y servicios específicos para los cuales quiere
registrase, ninguna frase es por sí sola distintiva. Por lo tanto “casa” será no distintiva para
productos de la casa o elementos de construcción, pero si será distintiva para registrar
zapatos. Además por ejemplo se menciona “Bonito” que es una cualidad y estas se pueden
aplicar a todo, por tanto desde ese punto de visto una cualidad no será distintiva. Por todo,
cuando hablamos de cualidades estas en términos generales tampoco son distintivas.

Ej.: El canal “Mas” no se pudo registrar en Chile porque no es distintiva pero este tiene un uso
relevante en Europa por eso podría intentar registrar como marca no distintiva pero con uso
relevante.
Los superlativos en general no pueden ser registrados como marca, ej.: “más”, “súper”, “plus”

¿Qué pasa si se quiere registrar la palabra “pésimo”? Esta no es superlativo y tampoco es

cualidad, y respecto a esta último no hay jurisprudencia.

Serán por tanto no distintivas:

- Si se relacionan con el producto,
- Las cualidades
- Los superlativos

Procedimiento de las marcas: Ley 19.039.

1. Solicitud:
individualización de quien está pidiendo la marca:
- Nombre
- RUT
- Domicilio
- Etc..

Cuando se trate de personas jurídicas o naturales no domiciliada en Chile el RUT de

individualización debe ser el del apoderado habilitado, del representante legal.

El consulado fuera de Chile es como un ministro de fe y pasa a ser un notario público.

Individualización de la marca:
- Mencionar si es figurativa, mixta, sonoro, etc.
- Si es figurativa o marca debe describirse, es decir, señalar en qué consiste.
- Clases de productos, servicio, establecimiento de comercio o industrial

¿Qué ocurre si quien está pidiendo la marca es persona jurídica o natural extranjera que ya
la abrió en su país?
Ej.: Marca Hello el 21-02-2011
37
La ley estableció que se llama derecho de prioridad, esto significa que para todos los efectos
legales, nuestra legislación reconoce que la fecha en que se presentó la solicitud en Chile es la
misma en la que se presento en el país de origen. Es decir, si una persona va alanzar
internacionalmente una marca y quiere impedir que en Chile una persona la inscriba en el
tiempo intermedio, usa el derecho de prioridad que tiene un plazo fatal de 6 meses. Por tanto
si en EE.UU se presente el 2 del 1 del 2011 y de ahí se tiene seis meses para solicitarlo el
derecho de prioridad en otro país. Si en Chile se presenta el 4 del 4 del 2011 legalmente en
Chile debiera establecerse que se presento la marca el 4 del 4 del 2011 pero al usar este
derecho se entiende que es el 2 del 1 del 2011.
Se hace efectivo este derecho de prioridad al momento de solicitar la marca citando el nº de
solicitud, fecha y país, después de eso no se puede solicitarlo este derecho.
Este derecho de prioridad es solo para solicitar el registro, no para registrar.
Este derecho nació a raíz del Convenio de Paris.

La fecha de la presentación de solicitud es fundamental porque no obstante que no se

constituya un derecho, se constituye una expectativa de derecho.

Conjuntamente con la solicitud, si se es una persona jurídica o natural extranjera debe irse
necesariamente con un abogado habilitado, si se es nacional en cambio puede concurrir con o
sin apoderado, si concurre con apoderado debe acompañar copia simple del poder. Además
debe pagarse un impuesto que asciende a una UTM por cada clase, es decir, si se quiere
registrar una marca para tres clases deben pagarse 3 UYTM, a su vez si se quiere registrar para
tres regiones y respecto de tres clases, serán 6 UTM.

Una vez presentada la solicitud, esta es examinada por quien se denomina examen de forma
que realiza la Conservadora de marcas. Esta conservadora va a haber que:
i. Productos y servicios estén bien clasificados. Que las clases correspondan.
ii. Que las etiquetaras tratándose de marca figurativa o mixta se hayan acompañado
iii. Que el poder por el cual se actúa esté correctamente extendido
iv. Que el impuesto haya sido debidamente pagado,
v. Etc… en otras palabras, no ve asuntos de fondo, no se pronuncia respecto de si la
marca es o no registrable, solo si cumple requisitos legales.

¿Qué papel desempeña el conservador de marcas?

Hace un examen de forma, la conservadora por tanto examina la parte formal y si encuentra
algún defecto notifica por estado diario el defecto y otorgan un plazo de 30 días para
enmendarlo. De acuerdo a la ley 19.039 los días son hábiles pero de lunes a viernes.
Ej.: Si una solicitud viene sin poder.

38
¿Cuál es la sanción en caso de que no se acompañen los documentos en la presentación de una
solicitud?

Frente a esto:
- Si la persona a la que le notifican el defecto cumple parcialmente se dan otros 30 días
para cumplir la obligación.
- Si el notificado en cambio no cumple, se entiende por no presentada la solicitud.
- Si cumple totalmente se entiende por aceptada la solicitud a tramitación, esto significa
que la marca es aceptada para ser publicada en el diario oficial.

25/ 04/ ‘11

El conservador hace un examen de forma que puede tener dos resultados:

- Observaciones De forma.
Hay un plazo de 30 días para contestar y de días hábiles de lunes a viernes (plazos
hábiles de leyes especiales y por tanto cuando una ley establece normas especiales
siempre se rige por leyes especiales). Si no se cumple se siente abandonada y se puede
solicitar desarchivo dentro de los 60 días y la solicitud vuelve a funcionar sin perder el
impuesto.

¿Qué ocurre con los plazos cuándo una ley establece un procedimiento y se refiere a recursos
que están en una ley diferente?

Ej.: Ley de propiedad industrial que rige todo el procedimiento para la obtención de marcas y
patentes pero para algunos aspectos establece regímenes especiales (cuando una ley convoca
una ley diferente para resolver un problema) por ejemplo haciéndose referencia al recurso de
queja del Cº PT y por ende días hábiles de Lunes a sábado. Por tanto cuando hace mención a
normas con un estatuto también especial debe seguirse con ese estatuto especial de la ley a la
que hace referencia.

- No observaciones Si cumple con todos los requisitos formales es aceptada a

tramitación, eso quiere decir que el titular de la solicitud tiene un plazo de 20 días para
pagar (no de publicar) la publicación en el diario oficial, y mencionamos pagar y no
publicar porque el DO dejó de publicar de lunes a viernes y hoy solo lo hace el viernes
por tanto se mantiene el día del pago, hay una ficción como si se hubiese publicado el
día en que se pagó.

El DO los días viernes trae un anexo de todas las solicitudes de marca, esa publicación se hace
un solo día y por ende en estricto rigor no se cumple con la ley pero se hizo una ficción donde
es la fecha donde se paga en el DO cuando se hace la publicación. Antes se publicada de lunes
a viernes (en el anexo de marcas publicadas) pero ese sistema era demasiado caro para los
39
usuarios y para el DO porque obligaba a tener siempre un anexo y por eso solo se publica los
días viernes y para poder cumplir con la ley se determino que la fecha será el día en que se
paga la publicación.

i. Si se paga dentro de plazo la marca sigue su tramitación.

ii. Si no se paga dentro de plazo: La marca se entiende abandonada. Frente a esto se
debe presentar nuevamente y pagar el impuesto (se pierde el anterior), no se puede
solicitar un desarchivo.

¿Qué finalidad tiene la publicación de la marca?

Por razones de publicidad pero más que ello busca hacer oponible a terceros el derecho que el
Estado va a otorgar, si no publicara no sería oponible a terceros.
Ej.: Si existiera la marca “Dole” y la “Dolei”, una la tiene registrada y otra la solicita para los
mismos servicios, si no la publicara podría haber un recurso de protección porque no había de
tomar conciencia que se está perjudicando un derecho.

¿Qué ocurre cuando la publicación tiene errores sustanciales?, ¿Qué pasa cuando se otorga
el derecho con un manifiesto error de hecho?

Ej.: Se busca publicar “Dole” y en vez de ello se publica “Polei”, y se le otorga el registro.

El titular del derecho perjudicado podría pedir nulidad procesal cuando hay un manifiesto
error en el procedimiento que la ley ha establecido, debe haber un manifiesto error, y esta
nulidad procesal dura todo el procedimiento hasta el hecho que afecto.

La prescripción de la nulidad procesal La nulidad procesal no tiene plazo.

Por tanto, respecto de terceros perjudicados es oponible y por ello la publicación en el DO

tiene el fin de que si está bien hecha no podrá ejerce acciones establecidas por la ley, pero si
está mal hecha se puede pedir la nulidad procesal y nulidad del registro porque no se debió
haber otorgado.
Se puede interponer además un recurso de protección porque no se opone al de nulidad
procesal, por afectar el artículo 19 nº 24 y 25 porque un derecho adquirido posteriormente
afecta un derecho que ya se encuentra en el patrimonio de una persona.

Como bien hemos dicho, la razón de la publicación es para que el derecho que otorga el Estado
sea oponible a terceros. Una vez publicada dentro del procedimiento de la marca se abre un
periodo de oposiciones que va desde la publicación (no desde el día en que se pagó la
publicación) hasta el día treinta, es decir, treinta días hábiles y por ende hablamos alrededor
de 45 días corridos en los cuales el tercero, que se vea perjudicado, podrá presentar
oposiciones.

40
Quien ejerce el papel de revisor de la forma es el conservador de marcas y hemos dicho que su
papel se desempeña antes de la publicación, pero existe un revisor de fondo que es el director
del instituto nacional de la propiedad industrial. Es decir, el director de la INPI vela para que la
solicitud de marca que se está presentando no vulnere la ley desde el punto de vista del fondo.

Ej.: Supongamos que una persona pide la marca “Chile” para servicios turísticos, se publica en
el DO y a ninguna empresa le importa pero el Estado se da cuenta que si el Estado otorga esta
marca probar al resto de los chilenos para usar esta marca. Por tanto el legislador autoriza al
director de INPI para que haya o no oposiciones este pueda aplicar las causales legales del
artículo 20 para rechazar una marca, pero es más amplio, las causales del articulo 20 son de
oposición, nulidad y rechazo.
Por tanto en el examen de fondo hecho por el director de INPI es con o sin oposición y tiene
por objeto velar por el cumplimiento de las causales establecidas en el artículo 20.
Nos debe quedar claro que conforme a nuestra legislación haya o no oposición debe hacerse
un examen de fondo.
El examen del director comienza vencido el plazo de oposiciones.

Veremos por tanto dos causales:

Causales de oposición (cuando es tercero perjudicado).

Causales de rechazo de oficio (cuando es la autoridad quien se opone).

Art.20 de la ley 19.039: “No podrán registrarse como marcas:

a) Los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier
Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios públicos estatales.

Nombres de organismos internacionales, Estados y organizaciones estatales.

Ej.: Poleras con USA.

Esto demuestra que se han aceptado estas marca son obstante esta norma y esto porque
cuando una persone pide esta expresión por ejemplo (USA) esta expresión junto a un diseño es
una marca mixta y se puede pedir la protección a los elementos y no a las palabras. En la
práctica hay registro de este tipo en que la palabra misma no tiene protección pero si lo que la
rodea.

Ej.: Debemos recordar el famoso escudo nuevo para Chile de Lagos y Bachelet el cual podía ser
copiado por cualquiera porque no es un signo reconocido por el Estado sobre el cual el Estado
no tiene derechos, salvo que lo registre como marca. Este dibujo puede registrarse porque no
refleja nada. Este es un invento del Estado que no es emblema nacional los cuales si tiene
protección, y por tanto respecto de este dibujo si se podía usar por un tercero.

41
Ej.: Una persona tampoco podría registrar palaba SERVIU porque es el nombre de un servicio
estatal pero se podría responder que ese no es el nombre del servicio, es solo la sigla. Esto
también seria discutible.

b)Respecto del objeto a que se refieren, las denominaciones técnicas o científicas, el nombre de
las variedades vegetales, las denominaciones comunes recomendadas por la Organización
Mundial de la Salud y aquellas indicativas de acción terapéutica.

Ej.: Vademecum Este es un libro que describe el nombre científico de productos

farmacéuticos. Si alguien pretende registra un principio activo de nombre científico y está en el
vademecum, no puede registrarse. La ley busca evitar que alguien se apropie del principio
activo.
Específicamente la ley menciona la organización mundial de la salud por su importancia
porque se entiende que el privar al comercio del nombre técnico con el que se individualiza un
producto farmacéutico sería muy grave.

Ej.: Endermologie Este es un caso de alguien que creó una expresión pero no cae dentro de
este artículo porque estaba definido como un producto inventado. Antes no había tratamiento
parea la celulitis por lo que cuando se creó esto, enfermologie, se identificó con la solución.
Esta marca no es genérica, si no que es la marca de alguien.

Ej.: Confort, liquid, planza, etc.. en todos estos casos ocurre lo mismo que lo que pasó con
endermologie, porque se identifica la marca con el producto y se entiende que es genérico
cuando en el fondo es una marca en particular.

c) El nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo

consentimiento dado por ella o por sus herederos, si hubiera fallecido. Sin embargo, serán
susceptibles de registrarse los nombres de personajes históricos cuando hubieran transcurrido,
a lo menos, 50 años de su muerte, siempre que no afecte su honor.
Con todo, no podrán registrarse nombres de personas cuando ello constituya infracción a las
letras e), f), g) y h).

Debemos aclarar que si se quiere pedir el nombre de una persona viva y no se es esa persona
debe pedirse un permiso de esa persona para registrar su nombre como marca, si no se le
puede rechazar por este inciso. En el caso que este muerta y han transcurrido menos de 50
años se requiere autorización de sus herederos para poder registrar su nombre como marca
comercial. Lo mismo pasa con los pseudónimos.
Si han pasado más de 50 años se puede registrar el nombre como marca siempre que no se
afecte el honor.

Ej.: En el caso de Gabriela Mistral existe una excepción porque dice que aquellas personas que
son renombradas se va a poder ir al registro siempre y cuando no afecte el honor de las

42
mismas. Gabriela Mistral murió hace menos de 50 años y por ello de acuerdo a la regla general
la Universidad debió haber pedido permiso a sus herederos lo que no hizo porque se
adscribieron a la segunda parte de la norma que menciona que puede hacerse siempre y
cuando no afecte el honor de la misma.

Ej.: Gonzalo Rojas muerto hace 5 días, ¿podría pedirse su nombre como marca? Para responder
esta pregunta debe distinguirse si hay herederos, si los hay estos son los que pueden negar
que se registre su marca. Si han transcurrido más de 50 años se puede registrar la marca sin
pedir permiso pero siempre que no afecte su honra.

¿Qué ocurre en el caso del científico alemán Humbolt que descubrió la corriente?
Humboltt es el apellido de un científico alemán y en Chile la marca se encontraba registrada
para servicios de educación (clase 41) del colegio alemán pero se solicito inscribir nuevamente
la marca Alexander Humbolt pero a raíz del hermano del científico que era músico. Frente a
esto hubo un examen de fondo que se rechazo por estar registrada la marca Humbolt
anteriormente y se tuvo que demostrar que en esta familia había a lo menos tres hermanos
famosos y que este era diferente. Y por ello hoy coexisten Alexander Humbolt y Humbolt

¿Qué pasa si se trata de un nombre de fantasía?

Se requiere una declaración jurada en la que se declare que es un nombre de fantasía.

Ej.: En la década de los 80 un empresario de la costura llamado Isac Mottles pide en Chile la
marca Calvin Klein y cumple la ley declarando que este es un nombre de fantasía para lo cual
presenta una declaración jurada que así lo dice. Luego llega a Chile Calvin Klein que intenta
registrar su marca y se encuentra con este bloqueo. Desde que llega Calvin Klein y el “bloqueo”
han pasado 15 años. En este caso, ¿Por qué en este caso en Chile no se alegó la prescripción de
la acción? Esto ocurre porque al declarar Motles que era un nombre de fantasía mintió y por
ende se puso de mala fe, estar de mala fe hace que la acción de prescripción no funcione.

d) Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de garantías adoptados
por un Estado, sin su autorización; y las que reproduzcan o imiten medallas, diplomas o
distinciones otorgadas en exposiciones nacionales o extranjeras, cuya inscripción sea pedida
por una persona distinta de quien las obtuvo.

Punzones o timbres son por ejemplo un timbre de la controlaría, notaría, etc.

¿Dónde vemos las medallas? Los vinos usan muchas medallas que se tienden a registrar. En
este caso se podría decir que se han ganado muchas medallas y que sean mentiras, frente a
esto ¿cómo se regula la inscripción de medallas? Hoy en día ya no se pueden registrar, solo se
registra la etiqueta y no la medalla porque esta de quien se la otorga no de quien se la gana.
No es que no se pueda, es que se llegó a ese consenso al interior de la INPI.

43
e) Las expresiones o signos empleados para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad,
procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos;
las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o
establecimientos, y las que no presenten carácter distintivo o describan los productos, servicios
o establecimientos a que deban aplicarse.

- Hemos visto las clasificaciones de las marcas donde vimos 4 categorías, eso está
relacionado con el género, naturaleza, origen y nacionalidad. No se pueden registrar
marcas que tengan relación con esto, ej.: si registro palta tiene que ver con la
naturaleza, si registro país se puede confundir con nacionalidad.

Una marca no es intrínsecamente genérica pero hay que distinguir, casa para zapatos no es
genérica pero si para casas o cosas de casas. La genericidad dice relación con los productos y
servicios específicos que quiero proteger, no hay nada que sea genérico salvo los superlativos
porque no indican genero, naturaleza, origen y nacionalidad indican una cualidad que se aplica
a cualquier producto y servicio, y además, los adjetivos calificativos en general son
expresiones que caen dentro de las expresiones genéricas.

- Respecto a la procedencia, destinación, peso, valor o cualidad. ¿Qué ocurre si se

inscribe la marca feo? Sería un disvalor y la ley no dice nada al respecto pero no
debiera haber problema.

- Uso en general en el comercio ¿esta expresión no suena absolutamente subjetiva?

Ej.: Plumavit, pizarreño, planza. Esta norma es súper mala porque desnaturaliza lo que
son marcas que por su trascendencia han pasado a ser la forma en la que se distingue
el producto.

¿El Estado previó la forma de subsanar esto en la ley? Hay marcas que se aceptan no obstante
ser genéricas porque el público las ha distinguido. Hay marcas distintivas genéricas pero con
uso relevante, en este caso pueden registrar no obstante ser genéricas, ej.: Telefónica.
También hay marcas genéricas que unidas a otra expresión pueden ser registradas.

Esta situación de uso general en el comercio tiene una excepción que se da cuando existe una
expresión que es genérica pero que por su uso y fama pasa a ser distintiva. Ej.: Nutrabien,
Telefonica, Lider, Ekono, Redcompra o Redbank.

f) Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o
género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a
distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos
bienes, servicios o establecimientos.

Ej.: Titular de la marca Dole y se inscribe marca Dolex ello crearía confusión respecto de la
marca.

44
Ej.: Si se menciona TV cable VTR expres, se indica el género del producto al decir “tv cable” y
por tanto si se pide ese mismo nombre para telefonía se induciría a error respecto al tipo de
servicio que se va a usar.

Ej.: Si se quiere inscribir la marca Whisky Beefeter, Beefeter es un gin y se quieren proteger
todos los productos de la clase 33 que son los licores se creará confusión al usar la expresión
whisky porque la lógica dirá que solo se protege el whisky, induciría a engaño respecto a la
naturaleza de los productos.

Cuando vimos las marcas dijimos que están se encuentran en un clasificador internacional
reflejado en lo que se denomina el arreglo de Niza y mencionamos que este arreglo clasifica
los productos y servicios entre la clase 1 – 34 los productos, y de la 35 a la 35 los servicios. al
respecto debemos mencionar que existe un principio que rige en propiedad industrial llamado
principio de especialidad de las marcas comerciales. Este principio establece que si se es dueño
de una marca para distinguir un producto o servicio especifico no se puede pretender con esa
marca distinguir productos o servicios distintos para los cuales registro su marca.

Ej.: Si tengo la marca Mitjands para ron, no la puedo usar para whisky.

Por tanto si se tiene registrada la marca para un servicio determinado no se puede pretender
además para otros servicios diferentes. De todas formas este principio admite varias
excepciones, la primera dice relación con lo que se denomina relación de clases, esto significa
que se puede usar esas misma marca para otro producto que no es para aquel con que se
inscribió se puede usar si ese otro producto está relacionado.
Hay ciertos productos y servicios que estando clasificados en clases diferentes se encuentran
de todas formas relacionados, es decir, una cosa es que existe un clasificador y otra es que en
la realidad el comercio relacione productos de clases diferentes.

Ej.: Moda El vestuario y zapatos están en clase 25; los perfumes están en clase 3; las
carteras y billeteras están en clase 18. Hoy en día nadie que sepa de moda puede decir que
ropa y vestuario no tiene que ver con perfume porque a nivel mundial las marca famosas
tiene líneas de zapatos, perfumes y carteras que corren en forma paralela y por ende es
innegable que existe relación entre estos productos. El comercio en este caso entiende una
marca que está registrada para zapatos y ropa también lo estará para el perfume y así
entenderá que tienen un mismo origen. Incluso las grandes marcas quien explota la marca de
perfume es distinto a quien explota la marca de ropa o billeteras. Por ejemplo la marca Fendi
es muy famosa en que la señora Fendi ya no es dueña de nada, no existe en la empresa, se
creó un consorcio que es dueño también de Christian Dior que compró Fendi y estableció que
solo se preocupará del tema de la ropa y la licitará a XX el tema de los perfumes y de las
carteras, pero ¿Qué ocurre? Las marcas son todas del mismo consorcio y por ende si no
hubiera relación entre el titular de la ropa y del perfume quedaría la escoba, bastaría que la
calidad de uno bajara para que afectara a otros.

45
Ej.: Área farmacéutica se relaciona con el área de los cosméticos. La farmacéutica va en clase 5
y los cosméticos en 3 pero de todas formas están vinculados de tal forma que se vende en el
mismo lugar. Por tanto si alguien pretende registrar una marca para farmacéuticos existiendo
la misma para cosméticos, se podrá alegar el principio de especialidad pero ante ello el
interesado en el nuevo registro interpondrá la relación de clases.

Ej.: Servicios de construcción y servicios de inmobiliaria están en distintas clases. Si hay dos con
denominación con un nombre similar habrá confusión.

Ej.: Servicios de tv y radio (clase 38) con los servicios de eventos (clase 41), hoy en día los
grandes eventos son todos transmitidos, fiestas, partidos de futbol, etc. están vinculados
porque la producción de eventos es parte del área televisiva.

Por tanto la separación hecha en el clasificador en la práctica se mezcla.

La letra f) del artículo 20 contempla la excepción al principio de especialidad de las marcas

comerciales porque expresamente consagra la posibilidad de presentar oposición. Consagra la
relación de las clases.

f) Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder

confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos,
servicios o establecimientos comerciales o industriales, siempre que ellas gocen de fama y
notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos,
demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales, en el
país originario del registro.

Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular de la marca notoria registrada en el
extranjero, dentro del plazo de 90 días, deberá solicitar la inscripción de la marca. Si así no lo
hiciera, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los
90 días siguientes a la expiración del derecho del titular de la marca registrada en el extranjero,
aquella a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro. De igual manera, las
marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, podrán impedir el registro de
otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir productos, servicios o
establecimiento comercial o industrial distintos y no relacionados, a condición, por una parte,
de que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los productos, servicios o
establecimiento comercial o industrial que distingue la marca notoriamente conocida y que,
por otra parte, sea probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca
notoria registrada. Para este caso, la fama y notoriedad se determinará en el sector pertinente
del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso
a esos establecimientos comerciales o industriales en Chile.

46
Nuestra legislación consagra el principio de especialidad y como primera excepción vimos la
relación de clase, y la segunda excepción la vemos en esta norma denominada fama y
notoriedad. En este caso el legislador reconoce que cuando la marca goza de fama o
notoriedad en el extranjera o en Chile ello trasciende la clase para lo cual fue originariamente
registrada.

Ej. nacional.: COPEC, Cachantun.

Ej. extranjera.: Coca cola, Pepsi, Micriosofot

El legislador estableció diferentes estatutos para marcas nacionales-nacionales y para marcas

nacionales-extranjeras.

02/ 05/ ‘11

Veremos una causal que contiene cuatro incisos, los dos primeros incisos tratan de una
situación con un estatuto jurídico determinado, y los dos segundos incisos que siguen hablan
de otra situación con otro estatuto jurídico.

Art. 20 letra g) inc. 1 establece el estatuto jurídico de las marcas famosas, pero tiene tres
condiciones copulativas:
- Semejanza grafica y fonética.
- Idénticos productos
- Que gocen de fama o notoriedad

inc. 1. Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder
confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos,
servicios o establecimientos comerciales o industriales, siempre que ellas gocen de fama y
notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos,
demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales, en el
país originario del registro.

- ¿Qué pasa cuando son marcas que significan lo mismo pero que no son gráficas o
fonéticamente lo mismo? Conforme a esto no caben en este ley pero la jurisprudencia
ha señalado que cuando se trata de marcas que significan la mismo, la coexistencia de
las mismas podría producir error respecto del origen, por tanto legalmente no esta
resuelto pero a nivel jurisprudencial si.

Ej.: Brisa con Brisasy Similitud fisica y fonética.

Ej.: Marca playa para distinguir sombreros Si alguien pide la marca Beach no cabe en la
premisa porque fonéticamente y gráficamente son distinto.

47
 - ¿Qué pasa cuando se trata de idénticos productos o servicios? Al respecto cabe
señalar la relación de clases, esta norma no reconoce la relación de clases porque
expresamente habla de productos idénticos, no semejantes o en clase relacionadas.
Pero qué pasa con los establecimientos comerciales o industriales ¿existen en el
extranjero? No, son una clasificación nacional, por tanto, ¿Qué pasa si alguien quiere
oponerse a un establecimiento comercial en Chile pero que es igual a uno que hay en
el extranjero? Hay un problema porque el legislador no previó que la legislación
chilena no se aplica del todo en la legislación extranjera, su única solución es por vía
jurisprudencial.

- Fama o notoriedad en los consumidores que consumen. Ej.: Se tiene registrada la

marca Med en todo el extranjero pero no en Chile y viene Juan Pérez y solicita esta
marca para idénticos productos.

Al respecto, ¿Cómo se determina la fama a nivel mundial? Hay dos criterios:

i. Criterios objetivos:

El Estado elabora listas con todas las marcas que se consideran famosas y que
permanentemente se están actualizando. Ahora, ¿cómo se incorpora la marca al listado? Cada
interesado debe presentar antecedentes a la autoridad para que esta decuda si se incluye o
no, al respecto nada se dice si era necesaria tener registrada la marca en ese país para que se
incluya en esa lista, así es que consideramos que no es requisito.
Muy pocos países adoptan este sistema porque es muy engorroso mantenerlo actualizado.

ii. Criterios subjetivos:

En este caso se le deja a la autoridad la labor de determinar cuándo una marca es famosa o
notoria. Respecto de este criterio hay dos subcriterios:

Aquel que responde a parámetros predeterminados: La organización mundial de la

propiedad industrial (WIPO) fijó criterios a través de los cuales se puede
determinar que una marca es famosa y fijo:
a) Presencia en el mercado.
b) Difusión en el mercado, ya sea a través de prenda, radio, televisión, internet,
etc.
c) Registros de marcas existentes en el país de origen y en los demás países del
mundo.

Si se cumple con estos requisitos la marca es famosa. México tomó este criterio.

48
 Aquel que responde al antojo de la autoridad: Este es tomado por nuestro país, y
consiste en que la autoridad caso a caso dependiendo de los medios de prueba
que se aporten analiza si la marca es o no famosa. Es peligroso este sistema
porque queda entregado simplemente al criterio de la autoridad.

La segunda parte que obtenemos de esta parte del inciso señala que habrá dos tipos de
marcas famosas y notorias:

Las que por su naturaleza trascienden los productos para los cuales se encuentran
registrados. Son productos de consumo masivo que trascienden el área en que se
desempeñan

Ej.: Si se menciona la marca Nestlé, esta es famosa y trasciende por mucho los productos que
distingue o protege, nadie podría decir que es una marca solo conocida por los alimentos,
también se asocia con la empresa Nestlé y por tanto trasciende a los consumidores a los que
está dirigido.

Las que por su naturaleza son conocidas solamente por sus consumidores objetivos ( a
los que el producto está dirigido).

Ej.: En el área minera existe una pieza clave en los neumáticos que es solo conocida por la
gente que se desempeña en la minería y vale tres mil dólares cada pieza. Si siguiéramos las
características de genericidad no se cumpliría porque no hay difusión, registros, etc.. no
cumple los parámetros establecidos por la OMPI, pero la ley dice que cuando se trata de
productos cuyo nicho es pequeño también se puede considerar famosa si para los
consumidores objetivos lo es.

Inc. 2. Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular de la marca notoria registrada
en el extranjero, dentro del plazo de 90 días, deberá solicitar la inscripción de la marca. Si así
no lo hiciera, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de
los 90 días siguientes a la expiración del derecho del titular de la marca registrada en el
extranjero, aquella a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro.

Supongamos que Nestlé se opone a que Juanito Pérez registre la marca Nestlé y gana la
oposición, frente a esto tiene un plazo de 90 días para pedir la marca, si no se pide dentro del
plazo, el que la pidió originalmente tendrá derecho a pedirlo pero de todas formas Nestlé
podrá oponerse de nuevo pero la autoridad le dirá que su derecho precluyó y por tanto no
puede pretender impedir que el nuevo solicitante ejerza un derecho legal.
El plazo de 90 días solo rige en el extranjero porque estamos hablando solo de marcas famosas
en el extranjero

49
Inc. 3. De igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad,
podrán impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir
productos, servicios o establecimiento comercial o industrial distintos y no relacionados, a
condición, por una parte, de que estos últimos guarden algún tipo de conexión (relación de
clases) con los productos, servicios o establecimiento comercial o industrial que distingue la
marca notoriamente conocida y que, por otra parte, sea probable que esa protección lesione
los intereses del titular de la marca notoria registrada.

Fama y notoriedad es excepción al principio de especialidad (que es el principio rector), la

primera excepción es la relación de clases y luego esta.

¿Los requisitos de 20 letra g inc. 1 son iguales a los del inc.3? No, no son copulativos, y además:
- Debe haber semejanza gráfica y fonética
- Fama y notoriedad.
- Pueden ser o no relacionados.

¿Qué pasa entonces cuando un extranjero (inc.1) pretende oponerse a una solicitud de marca
de un establecimiento comercial? El establecimiento comercial es una clasificación solo
nacional y tiene como requisitos debe tratarse de productos o servicios idénticos y como tiene
clasificación distinta no puede hacerse. Sin embargo en el inc. 1 no hay problema porque el
legislador usa e termino productos o servicios idénticos o relaciones, frente a esto podría
decirse que hay discriminación arbitraria porque los extranjeros y nacionales tienen distintos
estatutos.

Hasta el año 2005 en Chile un nacional no podía defenderse por la fama o notoriedad, solo lo
podía hacer por otros medios.

Ej.: Capel A partir del año 2005 puede defenderse.

Ej.: Coloki Marca nacional.

Ej.: Pizarreño Nacional.

Ej.: Jumbo Nacional, lo que pasa es que luego se extendió.

Respecto a la fama se aplican los mismos criterios y en nuestro país es el subjetivo. Al respecto
cabe preguntar ¿en qué momento se determina si se cumple con os elementos de fama o
notoriedad? Cuando se fija la prueba, la prueba determinará si es famosa o no, si no se
acredita en juicio se presume que no es famosa, a diferencia de otras legislaciones con criterio
objetivo.

Esta norma habla de productos o servicios distintos o relaciones, ¿Qué significa? Capel está en
clase 33 que es alcoholes, pero esta norma menciona que se podrá oponer a capel clase 25. Es

50
decir, la marca nacional respecto a la extranjera reconocerá la relación de clase pero igual se
podrá oponer y demostrar fama o notoriedad. En otras palabras, dijimos que el principio de
especialidad tiene excepciones, uno la relación de clase y otro la fama o notoriedad, por tanto,
si una persona tiene registrada la marca Jumbo y otro quiere registrar jumbo para tuercas se
puede oponer no obstante no tenga producto relacionado por su fama o notoriedad. En estos
casos se ve la excepción al principio de especialidad.

¿Qué diferencia notamos respecto de las marcas famosas extranjeras? En este caso es
restrictivo, exige que sea en igual o idéntica clase, en cambio respecto a la marca nacional
puede ser incluso de una clase no relacionada, ¿esto no es discriminación? Pareciera que sí.
La redacción es contradictoria pero la interpretación armónica es que eran disyuntivas.

La no relación está sujeta a dos condiciones (requisitos): inc. 3

1. Relación de clase. Inc. 3
2. Cuando produzca lesiones. Anula la relación de clase

¿Los requisitos son copulativos o disyuntivos?

Hay una contradicción en el texto, primero habla de que sean distintos y luego dice que estén
relacionados. La interpretación armónica de este texto determina que cuando usa la expresión
“no relacionados” se refiere a la segunda aparte, cuando produce lesiones. Por tanto son
requisitos disyuntivos porque de la primera parte de la norma se deduce que se refiere a
productos no relacionados.

La norma está mal redactaba porque hay una evidente contradicción, cuando se usa la
conjunción “y” es copulativo, pero como anteriormente habla de una premisa que está en
sentido contrario, es disyuntivo.

Se da protección para productos idénticos y relacionados, pero después dice no relacionados,

por tanto cuando la ley dice no relacionados se refiere a la última parte del artículo y es
cuando haya habido lesión. De esta forma la lesión se refiere a un perjuicio pero ¿existe
perjuicio si la marca todavía no es otorgada? No, por eso la ley dice que acredite como le
podría lesionar el patrimonio si la otorga, con eso dice que no importa que esté o no
relacionado.

Ej.: Pisco Control Va en clase 33 que es alcohol, y esta clase se relaciona directamente con
las bebida analchólicas que son la clase 32 (jugos, bebidas, etc..). Por tanto si hay un jugo de
uva que se llama Control habría una relación y conforme al art. 20 letra g) inc. 3 se podría
impedir por la marca control que alguien pida la marca control para el jugo de uva porque la
marca es famosa. Ahora, ¿qué pasa si la marca fuera controlyn? Podría establecerse en la clase
32 o 33. Frente a esto la norma señala que si alguien tiene la marca control para camisetas
clase 25, ¿hay relación con los productos alcohólicos con ropa? No, pero el art. 20 letra g) dice
que si se acredita que este registro producirá lesión, no obstante de tratarse de marcas
idénticas y estando en clase son relacionadas se permite la oposición si se acredita lesión. Ej.:
diciendo que se hace publicidad con poleras que dicen marca control lo que generará una
51
confusión que pude generar detrimento patrimonial. La carga de la prueba es de quien alega la
oposición.

Inc. 4. Para este caso, la fama y notoriedad se determinará en el sector pertinente del público
que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos
establecimientos comerciales o industriales en Chile.

Por último, respecto del inciso final cabe mencionar que hay dos tipos de fama, la amplia y la
de nicho.
Ej.: Si Juan Pérez pide la marca control para jugos de uva de la clase 32 y se opone el dueño de
la marca control ganando la oposición y no pide la marca y la pide nuevamente Juanito Pérez,
¿control puede oponerse? Depende, la norma de los 90 días corre solo para los extranjeros por
eso tiene que verse si se es nacional o no, lo que es un nuevo caso de discriminación porque a
nivel nacional no hay plazo.
A los nacionales no se le exige ejercer un derecho y podría darse por tanto que no la pidiera y
lo volviera a solicitar y volver a oponerse, pero frente a esto se podría alegar cosa juzgada.
Por tanto dos manifestaciones discriminación:
- Relación de clase
- Extranjeros deben ejerce derecho dentro de los 90 días.

¿Cómo se resuelve la discriminación entre titulare marca extranjera y nacional? Por la vía
jurisprudencial, es decir, el instituto nacional de la propiedad industrial ha aplicado los
parámetros de la gama u notoriedad de la marca nacional a los extranjeros incluso aquello
relativo a la lesión. Se ha reconocido la relación de clases y la lesión pero legalmente es el
estatuto mencionado.

¿Se puede oponer una persona jurídica extranjera de una marca famosa extranjera de una
marca que distingue establecimiento comercial? Si o no conforme a la ley. Conforme a la ley
no es posible porque establecimiento comercial no está en el extranjero y por tanto no se
puede demostrar la fama o notoriedad de algo que solo existe en Chile.

h) inc. 1 Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan
confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para
productos, servicios o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares,
pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas.

Esta es la causal más amplia porque habla de:

- Igualdad o semejanza.
- Fonéticamente o gráficamente.
- de productos idénticos o similares.

52
Inc. 2. Esta causal será igualmente aplicable respecto de aquellas marcas no registradas que
estén siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud de registro dentro del
territorio nacional. Rechazado o anulado el registro por esta causal, el usuario de la marca
deberá solicitar su inscripción en un plazo de 90 días. Si así no lo hiciera, la marca podrá ser
dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del usuario, aquélla a quien se le
hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro.

¿El uso confiere derecho? No, el usar una marca no otorga nada, pero esta norma reconoce
que el uso si tiene valor para ciertos casos, es una expectativa de derecho porque se puede
alegar su uso.

1. Ej.: Sociedad Pluto SA. Esta sociedad tiene dos socios, Juan Pérez y Antonio Pérez y
funciona en el mercado con la marca Pluto, pero el socio Antonio Pérez la solicita a su
propio nombre.

¿Quién es el usuario de la marca, Antonio, Juan o Pluto? Pluto, por tanto el administrador de
Pluto SA podría oponerse a la solicitud de Antonio.

¿Qué pasa si es Antonio Pérez el administrador, en qué incurre cuando no defiende los
derechos de la sociedad? Se hace responsable en su propio patrimonio, por tanto si habiendo
pedido la marca no avisa al directorio de su solicitud es responsable ante el directorio.

2. Ej.: Existen dos farmacias, una en Iquique y otra en Antofagasta. La de Iquique

funcionan desde 1956 y la Antofagasta de 1998. La farmacia de Antofagasta decide
registrar decide registrar la marca de la farmacia de Iquique no habiendo ninguna
relación entre las dos pero la de Antofagasta puede acreditar un uso anterior a la
solicitud de la marca de la otra farmacia.

Se requiere un uso masivo y anterior al uso de la marca pero en territorio nacional, si el uso
fue fuera de Chile no se puede aplicar este numeral. En este caso el legislador establece que si
se gana se tienen 90 días para pedirle, si no lo hace tiene derecho quien lo solicitó primero.

El uso de la marca por tanto no constituye derecho pero el art. 20 letra h) inc. 2 establece una
cierta excepción.

Inc. 3. No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de esta letra, el Departamento podrá

aceptar los acuerdos de coexistencia de marcas, siempre que no transgredan derechos
adquiridos por terceros con anterioridad o induzcan a confusión al público consumidor.

¿Qué son los acuerdos de coexistencia?

Ej.: Soprole tiene la marca “uno al día” y Nestlé quiere sacar la macar “uno”, pero Nestlé
presume que será rechazada por el registro de Soprole, frente a esto Nestlé puede ir donde
Soprole y solicitarle un acuerdo de coexistencia con el cual Soprole puede autorizar que Nestlé
53
registre esa marca para leche, ya que “uno al día” está registrado como producto lácteo o con
lactobacilos, esto se realiza a través de un contrato.
Este es un acuerdo que firman las partes, y Sorprole de esta forma gana que Nestlé nunca
intente meterse en el rubro de Soprole y se ahorra el dinero de las oposiciones.

¿El acuerdo de coexistencia al que alude la ley debe ser necesariamente aceptado por la
oficina de propiedad industrial? La norma dice “podrá aceptar” lo que lo hace facultativo, y
esto porque el Instituto de propiedad industrial además de velar por los derechos, vela por el
bien común y frente a esto, el bien común cuando existen marcas tan parecidas podría verse
afectado. Por todo este acuerdo no le es oponible. La autoridad tiene que velar por el bien
común del consumidor, por la fe pública, porque el consumidor pude pensar por ejemplo que
un producto tiene los prebióticos que tenía el otro y confundirse.

En algunos países estos acuerdos son ley y la autoridad solo puede aceptarlo.

Cuando habla de que se induzca error al público se refiere al bien común.

i) La forma o el color de los productos o de los envases, además del color en sí mismo.

Color = forma > Envase

Color en sí mismo, ej.: marca rojo para el color rojo.

Cuando habla de la forma se refiere a la marca tridimensional, es decir, la ley establece que la
marca tridimensional como tal no se puede registrar en Chile. De todas formas esta palabra
está mal puesta porque debiese decir forma tridimensional.
Nadie puede apropiarse de ningún color.

j) Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, legalmente protegidas, en

relación con el objeto que ellas amparan.

Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, chilenas o extranjeras no podrán

registrarse como marca, solo pueden hacerlo como indicación geográfica.
Las denominaciones de origen, y geográficas con los que Chile firmo TLC no pueden registrarse
en Chile como marca, ej.: en EE.UU nadie puede registrar pisco como marca, salvo que sea
marca chilena como control. Estos TLC se refiere a palabras como Jerez, Champagne, Pisco /
Valle de casa Blanca, Valle de Cochagua, etc.. A su vez, es distinto una denominación
geográfica que la de origen, en una hay mano del hombre y en otra no.

Ej.: Vino de Casa Blanca no hay mucha modificación del hombre.

Ej.: Termoeléctrica cerca de plantación de paltas cerca de Quillota, le hace bien porque
caliente el aire.

54
Ej.: Se acaba de solicitar la inscripción de las langostas de Juan Fernández y se podrá porque no
existe un Juan Fernández en otra parte. Nunca se podrá inscribir como marca.

Ej.: Palta negra de la cruz no se registró como indicación geográfica pero es propia de esa zona
y tiene cualidades, es hilachenta pero el sabor es único, y se usa por tanto para la venta de
paltas sintéticas. Si estuviera inscrita nadie más podría usar palta negra de la cruz.

k) Las contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en éstas
los principios de competencia leal y ética mercantil”.

Frente a esto si hay declaración de competencia desleal ya se puede obtener una

indemnización, lo que no se puede solicitar acá.

Ej.: Carrefur Línea de supermercado Francés que se registró en Chile por parte de Fernando
Mackenna. Mckenna era el abogado de Paulman, Paulman le solicitó que le inscribiera esta
marca para que si estos vienen a Chile no pudieran hacerlo. Con esto Paulman no era solo el
líder del mercado sino que vio que podía llegar otra marca y bloqueo su ingreso lo que atenta
con la competencia leal. Ganó a Carrefur alegando esta norma y se llegó a un acuerdo
pudiendo ingresar esta nueva marca.

Ej.: Frafra Cuando era dueño de Unimarc tenía un vino que se llama “Errazuriz Ovalle”,
marca que no la pudo registrar por que la marca Errazuris se ha opuesto, pero de todas formas
decidió vender su vino amarrado a una venta del vino de Errazuriz. De esta forma generó una
confusión entre las marcas actuando con competencia desleal.
Con esto Errázuris incauto todos los productos que estaban con venta amarrada y destruyó
estas botellas de Errazuris Ovalle.

09/ 05/ ‘11

Publicación 30 días oposición Vencido este plazo, haya o no oposición, el director de la

INAPI debe realizar un examen de fondo sobre la base del art. 20 de la ley, es decir, si cumple o
no los requisitos de rechazo.

- Examen positivo sin oposición: Marca es aceptada a registro y se notifica al solicitante

para que este pague el impuesto final. Con esto la marca queda registrada.

- Examen positivo pero existe oposición: Se notifica al solicitante de la oposición. Se crea

una litis (un juicio) y se notifica al solicitante el cual tendrá un plazo de 30 días desde
notificación para contestar la oposición.

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 - Examen negativo y existe oposición: Se notifica al solicitante conjuntamente de la
oposición y del rechazo de oficio. Están dos notificaciones son por carta certificada y
separadas, quien la recibe debe referirse a ambas. En este caso también hay litis y el
solicitante tendrá 30 días para contestar la oposición y el rechazo también. Puede
ocurrir que la notificación del rechazo de oficio y de la oposición no sea simultanea en
cuyo caso los plazos se disocian.

- Examen negativo sin oposición: Se comunicará por estado diario y por carta certificada
del examen negativo. En este caso no existe litis, hay simplemente rechazo
administrativo con un plazo de 30 días desde notificación para contestar.

Analizaremos los casos que nos interesan:

- Oposición y rechazo:

Frente a esto hay que analizar cuáles son las causales, por ejemplo si es por la letra g) o por
letra h) será distinto.

Presentada la oposición y rechazo, se notifica y comienza a correr plazo para contestar de 30

días. ¿Qué puede ocurrir?:

i. Que no se conteste rechazo ni oposición:

Frente a eso autoridad resuelve el caso con los antecedentes que tiene.

ii. Que se conteste oposición y el rechazo de oficio:

En cuyo caso dependerá de la causal que se usará para determinar si habrá auto de prueba, si
se debe acompañar evidencia y si habrá una especie de juicio administrativo porque puede
ocurrir que cuando se presente la oposición se acompañe toda la prueba, en cuyo caso no será
necesario presentar la causa a prueba. Frente a esto, si uno es solicitante y el oponente
acompaña la prueba ¿es buena o mala estrategia? Mala estrategia porque se muestra toda la
evidencia. Si se acompaña prueba la autoridad dirá que no es necesario recibir causa a prueba
salvo que solicitante exija que si se dé porque las pruebas pueden ser para argumentos
distintos y se puede alegar que no sirve.

Finalmente habrá un pronunciamiento (fallo) en el cual el director de la propiedad industrial

(ojo el mismo que antes rechazó de oficio) deberá pronunciarse primero respecto de la
oposición y luego respecto del rechazo de oficio. Supongamos que la oposición es acogida y
que el rechazo de oficio es denegado, es decir, se revoca el rechazo de oficio y solo se acoge la
oposición (una eventual rectificación del director), en este caso ¿Quién puede apelar y cuando?
La autoridad no puede hacerlo, pero podrá hacerlo el solicitante para que conozca el tribunal
ad quem que es tribunal de propiedad industrial, este es un tribunal a nivel nacional de

56
segunda instancia colegiado que funciona en dos salas de 3 miembros cada una cuyo superior
jerárquico es la Corte Suprema.

¿Si quien presenta la apelación es el solicitante como se ve ante el tribunal de propiedad

industrial esa apelación? ¿En cuenta –con el solo merito expediente- o en relación –
escuchando alegato contra parte-? En relación porque hay contraparte.

Segunda situación: Rechaza la oposición y acogida el rechazo de oficio: Puede apelar el

solicitante y el oponente, en este caso se nuevamente en relación porque existe contraparte.
¿Cómo se ve la apelación del solicitante? En cuenta. Pero cuando hay dos apelaciones que se
ven de forma distinta, prima el que se vea en relación y por ello lo normal es que ambas pasen
a verse en relación, salvo que el tribunal decida verlo en forma separadas.
¿Qué ocurre si la marca es acogida a registro? Puede apelar el oponente y ello se ve en
relación.

Respecto al tribunal de propiedad industrial que ve las apelaciones, ¿qué ocurre si se

pronuncia respecto de una oposición o rechazo de oficio? Se puede recurrir ante un superior
jerárquico basándonos en el artículo referente a casación en la forma., art. 768 Cº PC, lo que es
absurdo porque acá funciona la sana critica y la casación en la forma ve aspectos de forma.
Plazo casación forma: 15 días desde que se es notificado y se presente ante el tribunal a quo,
es decir, ante el tribunal de propiedad industrial.

¿Quién conoce del recurso de casación forma? Suprema a través de la sala que establezca a
principio del año judicial que conocerá de este caso porque son causas especiales. La suprema
no tiene sala para casos especiales y por eso ahora lo está viendo la sala penal.

57
58
Procedimiento general:

Presentada la solicitud se hace un examen formal hecho por el conservador de marcas, si no

cumple los riquitos se tiene por abandona frente a lo cual se puede reclamar en un plazo de 5
días, si este recurso es acogido la marca pasa a ser aceptada y se publica frente a lo cual nace
un plazo de 30 días, después de esto se requiere hacer un examen de fondo pero si en ese
plazo se hicieron observaciones estas se pueden contestar y luego de ello se puede apelar en
un plazo de 15 días ante el tribunal de propiedad intelectual. Si en cambio me rechazaron el
recuso de reclamación se tiene 15 días para apelar (se concede en ambos efectos) al tribunal
de propiedad intelectual.
Se puede apelar en contra de una reclamación del examen de forma, y también respecto al
examen de fondo.

Hecho el examen de fondo que se ve conjuntamente con la oposición, fallo un que se notifica,
y esta proposición de fallo se puede apelar al TPI, en cambio si no hay oposición y en cambio es
aceptada, queda ejecutoriada y la marca queda registrada.

Estatutos referentes a la nulidad:

La legislación en materia de propiedad industrial ha tenido una variación en el tiempo, la cual

ha significado que algunos estatutos y normal legales aplicables a algunos aspectos de la
tramitación, nulidad, etc.. Cambiaron. Frente a esto podemos decir que el estatuto legal
referido a la nulidad no ha cambio solo por la ley que se aplica sino también porque las
condiciones para poder reclamar la nulidad y obtenerla son diferentes.

La legislación chilena actualmente vigente es fundamentalmente la ley 19.039 que entró en

vigencia el 30 de septiembre de 1991, pero antes de este estatuto existía una norma que
reglamentaba, este era el DL 958 que regulaba la obtención, mantención, y caducidad de los
derechos de propiedad industrial. Vemos esta norma porque los derechos adquiridos bajo
esta norma que son afectados se pueden defender con la legislación con la cual se adquirieron,
por tanto si se obtuvo un derecho de acuerdo a un estatuto jurídico el régimen de defensa
puede ser con el que se obtuvo el registro.

Este estatuto jurídico que es tiempo y condición ha ido cambiando y aquellos registros que se
obtuvieron durante estos, que son anteriores a 1991, establecían que si una persona obtenía
un registro de una marca, si se pretendía anular este registros e tenían que cumplir dos
condiciones:
- Que no se haya utilizado la marca en el mercado nacional.
- Que ese uso haya sido ininterrumpido por dos años.

Por tanto, si uno es dueño de la marca y se uso en el mercado durante dos años, la acción
prescribió.

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Entra en vigencia la ley 19.039 pero conjuntamente con ello entra en vigencia también el
denominado convenio de Paris, ambos el 30 de septiembre del 1991. Frente a esto se produce
un problema porque la ley nueva dice que el plazo para demandar la nulidad es de 5 años
desde que obtuvo el registro a quien se demanda sin necesidad de ningún requisito mas, pero
en paralelo aparece una norma que dice que si se quiere demandar la nulidad el plazo será
ninguno cuando quien obtuvo el registro estuvo de mala. (¿Qué otra norma contiene la
imprescriptibilidad? La partición de la comunidad) frente a esto ¿Qué norma prima, 5 años o
mala? O más bien, ¿Cuál es la norma especial y cuál es la general?
La especial es la mala fe y por tanto podríamos decir que en términos general la prescripción
es de 5 años salvo que haya mala fe en cuyo caso es imprescriptible.

Supongamos la siguiente situación: Se registra la marca Happy dog en 1990, pasan 4 años y
llega a Chile la marca Happy dog In, y alegan que el anterior Happy dog no tenía el derecho
para usar la marca y por ende estaba de mala fe. Happy dog obteniendo el registro en el año
’90 la ley 19.039 cuando se dicta menciona que el titular de un registro se facultad en virtud
del efecto retroactivo de las leyes para que elija con que estatuto quiere protegerse.
Por tanto nos encontraremos con demandas de nulidad que debe contemplar las dos
situaciones, porque si solo demanda por la ley 19.039 se podrá hablar de mala pero ¿si el
sujeto no la ha utilizado? También se tendrá que probar que no la ha usado, por tanto será una
demanda bastante complicada.

Año 2005, se fusiona la ley 19.039 con el convenio de Paris, es decir, se reconoce como ley de
la república la mala, por tanto quien ha obtenido registro de mala el plazo para obtener la
mala es imprescriptible pasando a ser norma de la ley 19.039.
La discusión ahora es la siguiente, volviendo a la imprescriptibilidad, ¿Qué se dice al respecto?
¿Ayuda a qué o desfavorece qué? Favorece la justicia y desfavorece la seguridad jurídica, con
esta misma línea algunos profesores señalan que cuando el legislador quiso señalar que era
imprescriptible se refería a la prescripción más laxa (más amplia en plazo), esta es la que se
refiere a la prescripción extraordinaria de bienes inmuebles que es de 10 años, por tanto
cuando se refiere a la imprescriptibilidad lo que hace es hacer suyo son las normas de la
prescripción mas laxa y por tanto es un plazo de 10 años. Esta interpretación se trató de llevar
adelante porque había un uso pero había mala fe, pero al final se resolvió que esta
interpretación del profesor Claudio Illanes tiene merito pero a la luz que lo que quiere el
legislado es que cuando hay mala fe no prescriba nunca la acción.

¿Cuáles son las causales de nulidad?

Las mismas que hemos vistos en las oposiciones, es decir, art. 20 de la ley.

Fin marcas.

60
 23/05/’11
PATENTES:

1) Patentes de invención y sus derivados (Modelos de utilidad y diseños industriales):

- Innovación:
- Duración
- Derecho
- Territorios:
País
Países:
PCT

No es un fin sino que un medio para proteger una invención que resuelve un problema que
hasta la fecha no ha sido resuelta. Es un derecho que el estado le otorga a un particular por un
periodo determinado de tiempo para que en forma exclusiva y excluyente, explote dicha
invención en uno o más mercados.
El estado, naturalmente no puede solucionar estos problemas, por ello se le deja esta labor
encomendada a los particulares. Por lo tanto busca una manera de incentivar que los privados
quienes asuman esta labor de buscar soluciones a los problemas habituales de la sociedad. Es
derechamente una aplicación del principio de subsidiariedad.

Si el Estado hubiere pagado, se hubiera transformado en una actividad excesivamente

onerosa. Por ello el aparataje estatal opta por otorgar un monopolio a quien inventa las
soluciones a estos problemas.
Cuáles son los grandes polos de desarrollo de soluciones técnicas: las universidades.
Ej.: DICTUC, que remunera a las profesores que innoven. En efecto, el 50% será para ese
equipo. El 25 % restante será para la facultad a la que pertenece y el 25% restante será para la
Universidad.

Un segundo concepto muy importante, se relaciona con que: cuando evalúo un proyecto
comercial, que junto con él va a asociado una innovación. Cuando este proyecto comercial es
malo, no tiene sentido protegerlo. Sino que se protege cuando el proyecto comercial es viable.
La patente de invención tiene por objeto proteger una innovación. Las innovaciones pueden
ser: mayores (cuando la innovación resuelve de manera efectiva un problema.
Ej.: ojo artificial que permita ver al humano, mas-menos que son aquellas que permiten
solucionar un problema, pero que ya tenía solución; menores que es aquella que reduce los
costos, pero es de corta vida. Por ejemplo un sistema de riego más económico). La diferencia
entre cada una de ellas está en el grado de innovación. Si el grado de innovación es mayor la
vida útil de la invención es muy larga. Por ejemplo, un remedio que ponga fin al glaucoma.
Tienen una vida útil aproximadamente larga, en principio son 20 años.
Las más-menos son aquellas que siendo desconocidas, su implementación reporta una
eficiencia mayor o un grado de certeza mayor. Ej: un filtro que hace que se contamine menos y

61
que la energía se pueda utilizar para otra cosa. Este tipo de tecnologías tienen una vía
relativamente corta: 7 años aprox.
Las menores, más que resolver bien un problema, constituye un buen negocio.

Al momento de desarrollar o determinar una invención, también debe tomarse en

consideración su valor de amortización o de reemplazo de dicha tecnología.
Las patentes de invención dura 20 años desde el momento en que solicito la innovación y no
desde el momento del registro. Aquí no hay una mera expectativa, porque la ley da acciones
desde el momento de su solicitud.
Otorga derechos exclusivos y excluyentes. Soy el único que puedo hacerlo y excluyente en
cuanto puedo evitar que terceros utilicen dicha tecnología.

¿Qué impide que cambie el sistema de internet en Chile?

Telefónica porque no le conviene, hoy en día las telecomunicaciones vía internet son lo nuevo
y en Chile lo limitan.

Cuando se evalúan las innovaciones respecto a los países hay que evaluar las potencialidades.
En Chile las innovaciones no tienen un gran mercado porque no conviene por tanto las
compran y las guardan.

Cuando es patente PCT se trata de es un sistema de patentes que de Chile se hizo parte desde
el 2005, es un sistema que permite solicitar patente en Chile y luego hacerla extensiva a más
de 150 países en el mundo. No es que sea patente propiamente tal sino que es un sistema que
permite proteger, tiene una ventaja dada fundamentalmente porque:
i. Permite determinar los países que se quieren proteger dentro de 30 meses después de
haber presentado la patente en el país respectivo, en este caso Chile.

ii. Hay solo una búsqueda y es la que vale para todos los países del mundo lo que permite
ahorro en tiempo y en plata.

Requisitos antes de la presentación de la patente:

Tiene tres requisitos mundiales, no son solo de Chile porque las patentes tienen por objeto
proteger en Chile y fuera de Chile, y estos son:

1) Que sea nuevo (novedoso):

Esto significa que no exista antes en el estado de la técnica, y el estado de la técnica es todo lo
que haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo mediante
una publicación tangible, venta o comercialización.
El punto es que si una persona tiene una innovación que se pretende que sea negocio no
puede venderla, darla a conocer o publicarla porque ya no es novedoso. Por tanto, si se
demuestra que se mostró antes en juicio ya se pierde este requisito.
62
Prohíbe comercialización, venta o publicación.

Ej.: Si en un diario se publica que se va sacar un artículo para solucionar un problema, si de

este sabemos el cómo hacerlo mata la innovación, sino dice cómo hacerlo no mata la
innovación. Si no permite el cómo hacerlo y por ende es imposible reproducirlo no destruye
la novedad.

Ej.: Se encontró la solución al cáncer y no se dice cómo se hace no la mata, si en cambio dijera
los elementos de la solución si la mata.

Ej.: Si se tiene un cliente chico que requiere dinero para seguir la investigación y se reúne con
un posible comprador del producto, frente a esto se puede arriesgar uno de los requisitos
porque se daría a conocer el producto. Esto es un riesgo porque puede copiar la idea o no
permitir que sea innovación. Esto se soluciona mediante un contrato de confidencialidad.
Este es un contrato mediante el cual una de las partes se compromete a mantener en reserva
absoluta todo lo que la otra le entregue, y además se les agrega una cláusula penal donde se
podrían anticipar los perjuicios en caso de que se infrinja la confidencialidad. No impide que la
novedad se destruya, solo permite una indemnización.

¿Qué pasa cuando por razones académicas se debe exponer la innovación en un seminario?
Al respecto hay una regla especial. Cuando Chile firmo TLC con EE.UU se vio con el problema
de que en EE.UU existe el periodo de gracias, este es un periodo establecido por la legislación
americana para que aquellos inventores que tengan innovaciones puedan exponer en
seminarios respecto de esa innovación y que esa exposición no se considere agraviante a la
novedad. Este periodo de gracia es de un año desde la exposición.
Ej.: Seminario de exposición 23/ 05/ ’11, se tiene hasta el 23/ 05/ ’12.
Esto ocurre en EE.UU, pero nuestro país lo copió y estableció un periodo de gracia de seis
meses pero que tiene un inconveniente, no existe en ninguna otra parte del mundo, solo en
Chile y E.UU y por ende si la patente tiene vocación mundial y se hace seminario en otra parte
del mundo no hay periodo de gracia y por ende se mató la innovación, y además si al séptimo
mes se presenta la innovación en EE.UU tampoco hay periodo de gracia, a menos que cayera
dentro de los seis meses.
Este periodo fue introducido en nuestra ley para el año 2005 y es solo para fines académicos.

2) Que tenga nivel inventivo:

Esto significa que para alguien versado en la materia correspondiente la invención no pueda
resultar obvia ni derivar de manera evidente del estado de la técnica para una persona
normalmente versada en la técnica correspondiente.

Ej.: Se tiene un medicamento que mejora el glaucoma y otro laboratorio crea otro remedio
que además de mejorar el glaucoma le da una lubricación al ojo. Frente a esto si lo que se

63
agrega al producto ya conocido es obvio o una persona versada lo considera una obvia
derivación, no tiene carácter inventivo.
Pero ¿podrá considerarse este ejemplo obvio si se es abogado? No, por eso la ley exige que sea
una persona versada en la materia y ella será la vinculada al área específica de la innovación en
cuestión.
Ej.: Producto de innovación estructura metálica será un ingeniero metálico.

Caso práctico:
Hay patentes que se denominan de “segundo uso”. Pzifer crea un remedio para el déficit
erectil del hombre denominado “viagra” pero este remedio originariamente era para tratar
afecciones al corazón por arritmia cardiaca pero se dio cuenta que los viejitos producto de
tomar este remedio tenían un efecto secundario. Estas afecciones al corazón tenían una
patente y en este se desglosaba toda la composición química para llegar a la solución. Cuando
Pzifer se dio cuenta del segundo uso se dio cuenta que era mejor el segundo efecto y lo
patentó de nuevo. Frente a esto Chile consideró que la segunda patente se deduce de la
primera, la composición química de la primera permite deducir la segunda y por ende no tiene
nivel inventivo para una persona erudita en la materia, es una obvia derivación. ¿Qué paso en
EE.UU? Estableció que eran dos patentes y por tanto no se deduzca la segunda de la primera, y
en Europa están divididos. De esto obtenemos que los resultados frente a estas situaciones
son dispares. En Chile el viagra no está patentado

Producto de esta discusión en Chile se regulo las denominadas patentes de “segundo uso”, es
decir, cuando ya se desarrolló una patente y de esa surge otra.
Se permitió en Chile las patentes de segundo uso siempre y cuando el principio básico de la
segunda patente no se derive de la primera pero con eso permitió su aplicación pero con
mucho cuidado por ello hay que ver muy bien como se redacta la patente.

3) Que tenga aplicación industrial.

Esto significa que en principio debe poder ser producida o utilizada en cualquier tipo de
industria, ya sea manufacturera, artesanía, minería, agricultura u otra.

Aplicación industrial: Quiere decir que se puede reproducir para hacerlo comercialmente
viable. Si no cumple este requisito nunca se habrá pensado en patentarlo. Sin embargo existe
un caso que no obstante no cumplirse este requisito se patenta rompiendo el principio base
que es que sea comerciable.

En Japón una de las cosas que ocurre es que el 20% de las patentes no tienen aplicación
industrial, es decir, el 20% de las patentes no sirven. ¿Por qué se puede caer en algo como
esto? ¿Qué pasa con el ser humano con la reacción del ser humano? ¿Es predecible o no? ¿A
todos los pasará lo mismo? Si la innovación se basa solo en la teoría hay una alta probabilidad
de que falle, por tanto lo que ocurre es que hay patentes que se presentan cuya solución es
teórica, pero cuando se lleva a la práctica la solución no es practicable, falla.

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Se han desarrollado soluciones que tienen patente teórica y son obstáculos para los que
quieren patentar, a menos que el que quiere patentar se dé cuenta que es teórico y no
práctico porque en la práctica no funciona. Por tanto, si uno efectivamente que es algo teórico
no es problema para patentar pero para ello se debe dar cuenta que es teórico el obstáculo.

Documentos que se requieren para presentar una solicitud de patente:

1) Solicitud de patente:

Esta solicitud debe señalar:

- Si tiene prioridad o no en el extranjero.
En las marcas la prioridad es de seis meses y se señala abajo del documento, en el caso de
patente en cambio es por un 1 y se señala al principio de la solicitud de patente.
- Además se debe enunciar un breve resumen de la innovación.
- El o los inventores.
- Titular de la patente.

Hemos enunciado la palabra “inventores”, cuando vivimos el derecho de autor, allí

mencionamos que nunc apodia ser una persona jurídica, y tratándose de las invenciones
ocurre exactamente lo mismo, una empresa no puede hacer una invención o desarrollo, lo
hacen los empleados de la empresa o una empresa externa, por lo tanto los inventores no
siempre son los mismos que los titulares de la patente. Serán los mismos cuando sean las
mismas personas naturales, y no lo serán cuando sea una persona natural distinta o una
empresa distinta.

Frente a esto ¿Cómo adquiere la empresa o la persona distinta la titularidad de la solicitud de

las patentes?: Hay más de una opción:

- A través de un contrato de cesión.

- Trabajador remunerado si se está trabajando en una empresa y se es parte del

desarrollo e invención, no obstante él lo haya creado la invención es de la empresa y
para la cesión se acompaña el contrato de trabajo que tiene que tener una clausula
escrita que señala que las innovaciones que se creen durante el trabajo son de la
compañía.

- Trabajador remuneradora que no está contratado para innovar Aquí hay que
distinguir:
a) Si el trabajador desarrollo la innovación durante la jornada de trabajo se entiende
que la innovación es de la empresa.

65
 b) Si el trabajador desarrolló la innovación fuera del horario de trabajo pero con
materia prima, tecnología y dinero de la empresa se entiende que es de la
empresa pero esta deberá remunerarlo.

c) Si el trabajador desarrolló la innovación fuera de la hora del trabajo y con

tecnología que no es de la empresa pertenece al trabajador.

*Siempre los contratos de trabajo, especialmente en los ingenieros, debe mencionarse que las
invenciones son de la empresa.

¿Qué pasa con los terceros? Supongamos el caso de la empresa Ianza SA que contrata una
empresa de diseñadores externos para diseños de embase. ¿De quién es la innovación?

Si el contrato no dice nada de diseñadores industriales SA con sus empleados: Pertenece a la

empresa. Si Ianza contrata la empresa y solicita la solicitud, requerirá de la empresa de
diseñadores los contratos de los empleados.
Si Ianza y la empresa de diseñadores firman cesiones de derecho ¿es suficiente? No, hay que
acompañar los contratos.
Si los diseñadores no quieren ceder los derechos o si Ianza no pide la cesión ¿de quién son los
derechos? Es decir, si a una empresa contratan para diseñar no contratan para ceder diseños,
cuando se es creador una cosa es que se entregue para que se explote comercialmente y otra
cosa es que se cedan los derechos sobre ello, por tanto si el contrato de Ianza no dice que se
tiene que ceder los derechos de propiedad industrial quiere decir que los diseñadores se
quedan con los derechos.
En un solo contrato pueden haber dos actos involucrados, una cosa es que se ceda el hacer y
otra cosa son los derechos del hacer, se requiere una cláusula adicional.

Cuando se encarga una obra que además lleva consigo una creatividad adicional el contrato
tendría dos naturaleza, el de creación y además lleva implícito para quien es la creación. Si no
se incluye la clausula que es de parte de la empresa se queda con el inventor.
Por tanto debe ponerse la clausula vinculada a la obra y la vinculada a la propiedad industrial.

30/ 05/ ‘11

2) Además de la solicitud se deben acompañar una serie de documentos:

a) Resumen del invento:

Art. 43 bis inc. 1 de la ley: “El resumen tendrá una finalidad exclusivamente técnica y no podrá
ser considerado para ningún otro fin, ni siquiera para la determinación del ámbito de la
protección solicitada”.

66
Busca reproducir vía resumen la invención, es decir, tiene una finalidad técnica.

b) Memoria descriptiva del invento:

Art. 43 bis inc. 2 segunda parte: “La memoria descriptiva deberá ser clara y completa de forma
tal de permitir a un experto o perito en la materia reproducir el invento sin necesidad de otros
antecedentes”.

Es el documento mediante el cual se hace una breve reseña en lo que consiste el invento. Se
expresa el problema y se señala cómo se ha resuelto este problema a la fecha, luego se
menciona las falencias que estos han tenido y por último la solución que se pretende
proteger. Es realmente un cuento del problema, sus soluciones, las falencias de las soluciones
y las ventajas de la invención.

Cuando mencionamos que las patentes pueden ser de muy alto nivel inventivo, mediano o
bajo, cuando es de muy alto nivel normalmente las soluciones existentes son muy lejanas, las
medianas son cercanas y las baja son más “a la mano”. Por tanto el nivel inventivo dependerá
mucho de las soluciones existentes.

c) Un pliego de reivindicaciones del invento:

Art. 43 bis inc. 2: “Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección.
Estas deben ser claras y concisas y han de fundarse en la memoria descriptiva”.
El pliego de reivindicaciones describe lo que esencialmente ese invento, cómo funciona y los
parámetros director e indirectos que determina la invención.

Las reivindicaciones son de dos tipos:

Principal: Es aquella que determina esencialmente el invento. Ahora, una

reivindicaciones no puede estar fijada por el resultado, la reivindicación está fijada
por cómo resolverlo, por tanto la reivindicación principal que fija el invento es una
sola.

Qué ocurre si una persona que se dedica a la industria del salmón tiene que alimentar y darles
penicilina en el mismo acto. Se puede inventa un procedimiento a través del cual se le agrega
al pellet alimenticio la penicilina.
Por ende tenemos: un procedimiento para en la alimentación darle penicilina a los salmones y
además, se crea y un sistema para que la pastilla no se deshaga. Además con esto se logró que
redujera el alimento. Por tanto habría una patente del procedimiento y otra del producto final
pero ¿qué pasa si solo se patenta el procedimiento? El producto perdería el nivel inventivo, y lo
mismo si se patenta el producto y no el procedimiento porque son invenciones unidas.
67
Para no matar ni el procedimiento ni el producto, cuando ocurre que la invención tiene varias
aristas como en este caso lo que se establece es que se podrán hacer dos reivindicaciones, usa
enfocadas al producto y otras la procedimiento porque llegado el momento lo que ocurrirá es
que hay una patente divisional pero se logra evitar la patente por novedad o nivel inventivo.
Habrá una reivindicación asociada al procedimiento y otra al producto.

Secundaria: Son las que establecen modalidades, modificaciones ,etc… que tiene la
reivindicación principal.

Un perito analiza las patentes y analiza las reivindicaciones, y si la reivindicación principal está
mal hay un problema, en cambio si la secundaria esta mala hay un problema pero mucho
menor, la principal es la que ve si el procedimiento vale o no vale.

¿Se puede reivindicar resultados? No, solo se puede reivindicar el cómo hacerlo, cómo
resolverlo, y no el resultado.

d) Dibujo del invento.

Se deja gráficamente expresado como se soluciona el problema. Tiene mucha importancia en

temas de química, ingeniería y alimentos, porque grafica lo que muchas veces las palabras no
pueden entender.

Todo esto es para poder describir la invención, pero si por ejemplo viniera la Coca- Cola a
hablar con nosotros y a decirnos que quiere protegerla, ¿Cuál sería nuestra recomendación?
¿Debe protegerla en forma amplia o restrictiva?

Frente a esto el problema sería alimento bebida con buen sabor, el cual tiene soluciones:
Pepsi, Crash, Bilz, etc.. La pregunta es que se quiere proteger la fórmula que no está en
ninguna de estas soluciones y por ende se tiene que describir detalladamente o se tiene que
describir de forma laxa para que ninguno lo pueda reproducir. La respuesta a esto es que
depende fundamentalmente de que cuando el reproducir la invención se hará en un trabajo
imposible evidentemente conviene que la descripción sea laxa, esto es, con parámetros
amplios.

Ej.: Si uno sabe que su fórmula es: Co2 + 5F Pero se sabe que este puede ser en rangos más
amplios o más bajos, por tanto cuando se manejan formulas de clientes lo ideal es que se
manejen los rangos lo más amplio posible para que estando protegido sea imposible
reproducirlo. De esta mamerta se logra protegerlo de las dos vías, queda imposible
reproducirlo pero a la vez se protege si alguien lo hace.

68
Ahora, ¿qué pasa cuando este mercado tiene otro muy similar?
Se tiene que usar la técnica de describir minuciosamente para saber en qué consiste la
invención para que no caída en algo ya conocido, así se podrá demostrar que el invento si
tiene nivel inventivo.

Art. 45 de la ley: “Ingresada la solicitud al Departamento, se practicará un examen preliminar,

destinado a verificar que se hayan acompañado los documentos señalados en el artículo 43. Si
en el examen preliminar se detectara algún error u omisión, se apercibirá al interesado para
que realice la correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del
término de sesenta días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no subsanarse los
errores u omisiones dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por no presentada.
Las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación, dentro de los plazos
señalados en esta ley o su reglamento, se tendrán por abandonadas, procediéndose a su
archivo. Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante podrá requerir su desarchivo siempre que
subsane las exigencias de tramitación dentro de los ciento veinte días siguientes, contados
desde la fecha del abandono, sin que pierda el derecho de prioridad. Vencido el plazo sin que se
hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por abandonada
definitivamente.
Cuando del examen de una solicitud de derecho de propiedad industrial se deduzca que el
derecho reclamando corresponde a otra categoría, será analizada y tratado como tal,
conservando la prioridad adquirida”.

Si los documentos del art. 43 no son acompañados después de apercibido en un plazo de 60

días se sanciona con la inexistencia, es decir, se tiene por no presentada la solicitud.
La ley se refiere en su inc. 3 al poder, a la cesión de los inventores, la hoja técnica, etc..
Inc. final: ej.: si se presenta solicitud de modelo industrial y se detecta que es una patente de
invención.

Procedimiento:

Las solicitudes de patente de invención se presentan ante el instituto de propiedad intelectual,

en especial al conservador de patentes.

Por tanto se hace la solicitud que debe ser acompañada con la tasa que es una UTM por la
invención más los documentos del art. 43 de la ley.

Luego de ello viene el examen preliminar que verá si será admitida o no la invención, y este
puede tener o no observaciones.
Ej.: Falta la memoria, la memoria está mal estructura, la reivindicación principal no está bien
descrita, etc.. Va en razón de la forma de la presentación.

69
Cuando se han cumplido los requisitos de forma y la solicitud es aceptada, un extracto de la
misma es publicada en el DO para que quien sienta que la patente no cumple con los
requisitos legales pueda presentar una oposición dentro del plazo de 60 días de publicada.

Una vez publicado el extracto en el DO, la ley da un plazo para consignar los honorarios del
perito que son aproximadamente $400.000 mil pesos.

Una vez efectuada la oposición, esta es notificada al solicitante para que en un plazo de 60 días
conteste la oposición señalando porque lo que señala el oponente no es real y por ende la
solicitud cumple con todos los requisitos que exige la ley. Debe contestar todas las
oposiciones.

En este caso la prueba es condición esencial del procedimiento de oposición porque quien
presenta oposición debe fundar sus dichos y debe hacerlo con documentos fidedignos que son
aquellos que son comprobables. Por su parte el solicitante deberá contrarrestar la prueba.
El termino probatorio dura 45 días.

Frente a esto hay un problema porque hay una materia que ambas partes no pueden
determinar si es verdad o no.
Luego de la prueba viene la consignación de honorarios por parte del solicitante para que un
tercero independiente (perito) revise dos cosas:
Si la oposición tiene o no base.

Si la solicitud de autos cumple con los requisitos que la ley establece para que sea
patentado.

El perito emite un informe que es notificado a las partes y estas pueden contestarlo y
replicarlo, hasta dos veces. Es decir, se puede replicar hasta dos veces porque el perito deberá
sustentar sus dichos.

El perito es nombrado por el INAPI pero se puede adjuntar en la prueba el nombre de peritos
independientes.

Después viene una preposición de fallo aceptado o rechazando la solicitud, la oposición y la

aceptación y rechazo de la solicitud y de la oposición, es decir, no se puede dejar nada en no
pronunciarse, si no puede darse ultrapetita o extrapetita, es decir, entraríamos a casación.

El informe pericial hemos dicho que es notificado a las partes para que dentro de 60 días
conteste, los cuales van y vienes hasta dos veces que no lo dice la ley pero es una práctica
habitual. Finalmente se emite una resolución definitiva donde se acoge o rechaza.

Supongamos entonces que se tiene un rechazo de la oposición y de la solicitud ¿Quiénes

pueden apelar? Quien se opuso tendrá menos incentivo porque la solicitud de patente fue
rechazada pero en la práctica pueden apelar ambos, y se apela en ambos efectos en un plazo
70
de 15 días desde la notificación por el estado diario, conociendo en segunda instancia el
tribunal colegiado de propiedad industrial.

¿Qué pasa cuando no hay oposición y el INAPI rechaza la solicitud de patente? En este caso la
apelación se conoce en cuenta pudiéndose pedir alegato cuando se hace parte y para eso se
tiene cinco días, si no se hace parte el recurso se tiene por no presentado.

¿Qué puede pasar si el tribunal rechaza la patente? Casación forma.

En la casación se revisa que en la forma la solicitud este correcta y esto lo hace la sala de
cuenta (revisa formalidades de los requisitos y luego pasa a la sala principal.

¿Qué es lo que determina la protección de una patente?

La patente está protegida por el pliego de reivindicaciones.

¿A que se extiende el derecho de patente? La apetente se extiende por todo el territorio de la

república hasta que expire y ello es luego de 20 años después de solicitada la patente en Chile.
Existen también otros tipos como la patentes como la europea que es para varios territorios.

Importaciones paralelas:

Ej.: Se es dueño de una marca Gucci y en Chile hay un representante de Gucci y otro en EE.UU,
y el de EE.UU le vende a un comerciante chico chileno que lo vende en Chile, en este caso
serian productos originales y no habría infracción de marca, infracción habría cuando los
productos son falsificados.

Esto mismo lo veremos en razón de las patentes.

- Ej.: Navartis tiene una invención contra el cáncer y para ello patenta el producto y el
procedimiento. En Chile existe Navartis Chile quien distribuye estos productos en
nuestro país. Si viene el laboratorio Axinol y compra en EE.UU productos y los trae a
Chile, el producto en el país de origen estaba patentado y en el venta también, pero en
principio hay un tercero que veden un producto Navartis que no es el mismo dueño,
esto no genera saancion porque la venta del producto es en países que lo tiene
patentado.

Si la misa empresa compra el producto en Japón donde no está patentado pero se lo compra al
mismo laboratorio Navartis y lo vende en Chile, en este caso y tampoco habría infracción
porque los actores son los mismos.

Ahora, ¿por qué no hay sanción? Porque el enriquecimiento que hizo Navartis ya lo ganó
cuando vendió en Japón, por eso no se puede impedir que luego de vendido se prohíba que se

71
use ese producto solo en Japón, si Navertis prohibiera la venta del producto vendido en Japón
solo a ese país afectaría la libre competencia que está establecida en la CPR.

- Supongamos que Farmaluc compra productos de Navarti en India a otra farmacia que
no es Navartis y las vende en Chile. En esta cadena estaría fallando a que se le esta
comprando a quien no es dueño de la patente pero se vende en territorio donde si hay
Parente, en este caso de todas formas si hay infracción.

- Otro caso se da cuando Farmaluc LTDA de India vende productos Navartis sin
autorización de Navartis para que los venda en Chile, en este caso no habría infracción
porque son productos originales. …

Por tanto las importaciones paralelas existen en tres situaciones y la única en donde hay
infracción es aquella en la que quien importa productos protegidos con procedimiento de
patente lo hace de quien no es legítimo titular de la patente o de quien no cuenta con licencia
para explotar comercialmente dicha invención.

Ej.: Knopp Chile tiene el producto Paltomiel que es un expectorante natural basado en la palta
y la miel. Este producto supongamos que lo tiene patentado en Chile, Mexica, Argentina,
Brasil, EE.UU y en Canadá, pero Knopp considera que en Chile lo distribuirá pero en los demás
países dará una licencia fijada por territorio para que ellos los vendan. Frente a esto si viene
Juan Pérez y le pide que le venda y este no accede porque le tiene deudas, Juan Pérez puede ir
a Argentina a comprar el producto peor esta farmacia tiene prohibición de vender en otras
partes del mundo pero este señor las importa a Chile. En este caso ¿hay infracción?, ¿a quién
le es oponible el contrato de licencia? ¿Es oponible a quien compra en Argentina y vende en
Chile? Son productos originales, bajo patente pero la patente no le es oponible a Juan Pérez,
solo podría accionarse contra la farmacia Argentina.

En el tema de las patentes de invención a nivel mundial hay dos grandes vertientes:
- EE.UU
- Unión Europea.

Estas dos grandes vertientes teniendo muchas similitudes en sus requisitos básicos, difieren en
qué se puede registrar como patente. EE.UU es más liberal que la UE.
En Chile y en la Unión Europea se estableció que no se permitió que se registre el genoma
humano porque pertenece a toda la humanidad, pero lo que si se permitirá es que el genoma
humano que está compuesto de miles de millones de elementos, se pueda hacer una
abstracción de una parte de este, se aísle y de este se deduzcan cosas productos.
Sorprendentemente hoy están apareciendo ciertos remedios para el alzaimer y otras
enfermedades.
En EE.UU en cambio son totalmente liberales, se puede proteger como patente de invención
todas las creaciones del intelecto humano y por ende se podría proteger por ejemplo un
método de cirugía. Ej.: Si un médico descubre una forma más efic8iente de operar al corazón.
72
Se pueden proteger sistemas financieros para hacer por ejemplo más efectiva la compra y
venta de acciones lo que no se podría en Chile. También pueden proteger sistemas
matemáticas, etc..

Ej.: Amazong tiene libros más baratos que n….. porque tiene un sistema de utilización de
material más barato porque tiene todos los libros y paga los derecho de autos, cuando alguien
le pide un libro ellos lo imprimen no lo piden.

Art. 37 de la ley de patentes se estableció que es lo que no puede ser patentado:

Art. 37 ley 19.039: “No se considera invención y quedarán excluidos de la protección por
patente de esta ley:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

Ej.: los descubrimientos se excluyen porque no hace tan pocos años atrás, tres laboratorios
americanos se fueron a la selva amazónica para saber qué hacían para sanar ciertas
enfermedades, qué plantas les sirven. Naciones Unidas se opuso a todo esto, y les anularon
todas las patentes, a consecuencia de esto se estableció que los descubrimientos no podían
ser patentados.

b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones
generales de patentabilidad. Las variedades vegetales sólo gozarán de protección de acuerdo
con lo dispuesto por la ley Nº19.342, sobre Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades
Vegetales. Tampoco son patentables los procedimientos esencialmente biológicos para la
producción de plantas y animales, excepto los procedimientos microbiológicos. Para estos
efectos, un procedimiento esencialmente biológico es el que consiste íntegramente en
fenómenos naturales, como los de cruce y selección.

c) Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales, de negocios

o de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o
intelectuales o a materias de juego.

Ej.: Si alguien inventa la canasta podría patentarlo 3en Chile, en EE.UU no.

d) Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como
los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos
destinados a poner en práctica uno de estos métodos.

e) El nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de proporciones o el

cambio de materiales de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con
determinados fines. Sin perjuicio de lo anterior, podrá constituir invención susceptibles de
protección el nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos, siempre que dicho nuevo
uso resuelva un problema técnico sin solución previa equivalente, cumpla con los requisitos a
73
que se refiere el artículo 32 y requiera de un cambio en las dimensiones, en las proporciones o
en los materiales del artículo, objeto o elemento conocido para obtener la citada solución a
dicho problema técnico. El nuevo uso reivindicado deberá acreditarse mediante evidencia
experimental en la solicitud de patente.

Menciona que las patentes de segundo uso se pueden patentar a menos que sean nuevas,
aplicación industrial y ..

f) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos
naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado,
inclusive genoma o germoplasma.
Sin embargo, serán susceptibles de protección los procedimientos que utilicen uno o más de los
materiales biológicos antes enunciados y los productos directamente obtenidos por ellos,
siempre que satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 32 de la presente ley, que el
material biológico esté adecuadamente descrito y que la aplicación industrial del mismo figure
explícitamente en la solicitud de patente”.

Análisis art. 49 inciso final de la ley:

Art. 49 inc. final: “La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros
importen, exporten, fabriquen la materia protegida por una patente con el objeto de obtener el
registro o la autorización sanitaria de un producto farmacéutico”

La patente de invención puede ser de producto o de procedimiento, y esta da un monopolio,

es decir, un derecho exclusivo y excluyente en todo Chile. La ley en esta norma señala que si
una persona quiere importar, exportar, traer, productos patentados para autorización o
registro sanitario no hay infracción. Esto es gravísimo.
Para que cualquier producto farmacéutico ingrese a Chile se requiere un registro sanitario que
es aquel que se otorga por el ISP (instituto de salud pública) y que vela porque el producto que
se va a vender sea medicamente idóneo para la población de los chilenos.
Estos son registros que son ante el ISP son de dos tipos:

- Registros primarios o de primer grado: Respecto de esto son registros muy

complicados porque se trata de productos que nunca han sido comercializados en
Chile y por ende se debe acreditar que el producto es idóneo para ser consumido
humanamente y que sana efectivamente una afección.

- Registros secundarios o de segundo grado: Tiene por objeto “colgarse del primero” se
adscribe al primer registro mencionando que se cumplen los mismos parámetros. No
tiene que cumplir con todos los requisitos legales.

74
EE.UU buscaba que el ISP solo aceptara registros secundarios, es decir, que se adscriban al
primerio, si el primerio no tiene patente vigente, si la tiene no se puede aceptar. Con esto
lograba bloquear el mercado en el ISP – una infracción del ISP puede ir a la cárcel-. Chile no
aceptó esto y señaló que ISP debe velar por la idoneidad de los productos no por si se tiene o
no patente, entonces la ley sostuvo que si se tiene patente en Chile, se puede impedir que
alguien comercialice en Chile el producto o el procedimiento para el producto. A esta regla se
le estableció una excepción mencionando que se podrá traer a Chile solo cuando se quiera un
registro secundario pero ¿para qué se querría si se no se tiene comercialización? No tiene
mucho sentido pero fue puesto así cuando Chile desechó lo propuesto en EE.UU, entonces se
estableció que todo registro secundario por el hecho de obtener un registo0r sanitario es un
principio de comercialización, es decir, se está haciendo para obtener una comercialización y
por ende será una infracción. ¿Esta teoría tiene asidero? ¿Por tener un registro se puede
presumir que se va a comercializar?
El registro secundario busca comercializar entonces ¿para qué se querrá registrar?

En caso de que se quiera traer copiar de productos patentados en Chile que corresponde a
registros primarios para obtener registros de segundo grado se podrá y no constituirá
infracción.

01/ 06/ ‘11

La patente es un monopolio que otorga el Estado exclusivo y excluyente para explotar en un

territorio. De esto deducimos que explotación se equipara o es sinónimo de comercialización.
La palabra explotación se asocia con el uso (título gratuito) y goce (sacar provecho económico
de algo)

Cuando el Estado otorga el derecho de patente lo que hace es otorgar el derecho de uso, goce
y disposición de una invención en un territorio por un tiempo determinado que son 20 años.

Cuando se tiene derecho de patente, este derecho da un monopolio comercial que no revisa la
idoneidad farmacológica, esto significa que el producto cumple los estándares chilenos para
poder ser consumido por un ser humano. ¿Y quién vela por esto entonces? El Instituto de salud
público (ISP) cuando sean productos destinados al hombre y el SAG cuando sean productos
destinados a los animales.
Frente a esto puede ocurrir que se tenga un producto farmacéutico que tenga patente lo que
no permite que se comercialice hasta que tenga el registro en el ISP que tiene por objeto velar
por la idoneidad farmacológica.
Los registros en el ISP pueden ser primarios (donde se acompañan todas los antecedentes
médicos, las pruebas, etc..) y los secundarios (son aquellos cuyo principio activo – el cómo
funciona- es idéntico al primario y por ende deben cumplir requisitos menores que es
acompañar solo ciertos requisitos).

Por tanto una cosa es el monopolio para comercializar y otra cosa es el derecho para poder
vender.
75
Cuando Chile firmó TLC con EE.UU, los americanos pretendían que si había producto
farmacéutico primario con patente registrada se dejara anotado al margen que tenia patente y
por ende ningún registro secundario fuera aceptado por tener patente vigente. Chile rechazó
esta idea porque señalo que el registro sanitario no tiene por objeto velar las patentes sino
que solo cumplir ciertos requisitos para que el producto sea consumido por seres humanos.

Producto de todo esto y para zanjar cualquier mal entendido, el art. 49 inc. final señaló que:
“la patente de invención no confiere el derecho de impedir que los terceros exporte, importen,
fabriquen, produzcan, materia protegida por una patente…”

Ej.: Se trae de la india un producto que tiene principio activo igual a uno registrado en el
registro primario, se fabrica en Chile y se reproduce.

Este principio está en una patente de un tercero y lo que se hace es permitirle a una persona
que fabrique, exporte, -- el principio activo presente en una patente de tercero solo para el
objeto de obtener un registro sanitario secundario.

La pregunta es entonces: si Merck –laboratorio farmacéutico- por ejemplo, tiene una patente y
un registro sanitario primario y el laboratorio Sanitas fábrica un producto para obtener un
registro sanitario secundario, ¿hay infracción? Conforme a la ley no, se puede obtener ese
registro secundario.

Respecto a “obtener” según la interpretación que hacen los laboratorios extranjeros esta
obtención del registro secundario seria un principio de uso porque el registro sanitario
secundario tiene por único objeto comercializar productos sanitarios en Chile.
La pregunta es ¿nos parece que este razonamiento es o no lógico?
En este asunto hay una discusión en cuanto a determinar si el registro constituiría o no un
principio de uso, y ¿cómo se puede tener la certeza de si es un principio de uso o no?

Merk demanda a Sanitas por considerar que el registro secundario es principio de uso y habría
infracción de patente, frente a esto Sanitas responde que no habría principio de uso y que por
ende no hay infracción, y además diría que no está usando la patente y para ello acompañará
pruebas. Esto ha sido muy bueno para los laboratorios extranjeros porque los laboratorios
nacionales con esto están reconociendo que su patente no tiene relación con la otra patente y
por ende son productos diferentes ¿Qué significa eso? ¿Qué hizo esta persona antes de
comercializarte? Obtuvo un registro secundario y para ello tuvo que decir que había un
principio activo idéntico al de uno primario y por ende si dicen que son cosas distintas cae este
registro por haber mentido y como a confesión de parte relevo de prueba se cae el registro.

Por lo tanto, si un cliente que es un laboratorio nacional y quiere hacer un registro secundario,
primero hay que estudiar si hay o no patente involucrada, si hay se lucha porque sea patente
primaria. Si se llega a la conclusión que es registro secundario se lucha en ISP que sea primario
porque queda en evidencia en el expediente que su opinión es discrepante por el autoridad y
que la autoridad los obligo a obtener un registro secundario lo que será prueba clave si es que
76
el IPS luego le cancela el derecho por decir que son distintos ya que uno ya le dejó en claro que
eran distintos y la autoridad los obligó a que sean secundarios.

Por todo, el último párrafo nos señala que registro es sinónimo de comercialización.

Art. 50 de la ley: “Procederá la declaración de nulidad de una patente de invención por alguna
de las causales siguientes:
a) Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario.

Ej.: Cliente presente una solicitud de la empres ay el gerente dice que él fue quien lo creó si él
no fue no se tiene que decir que el gerente lo creó sino que se debe regularizar la relación con
el trabajador que lo creó.

b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente

deficientes.

Esto no es manejable por las personas, si el perito no supo bien la materia del análisis del
antecedente puede ser que las conclusiones se hayan equivocado.

c) Cuando el registro se ha concedido contraviniendo las normas sobre patentabilidad y sus

requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.

Este numeral es obvio, debe cumplirse con los requisitos (novedad, inventivo y aplicación
industrial)

La acción de nulidad de una patente de invención prescribirá en el término de cinco años,

contado desde el registro de la misma”.

En marcas era un poco distinto porque si el registro era de mala fe era imprescriptible, y esta
imprescriptibilidad se sostuvo por algunos como prescripción extraordinaria.

MODELOS DE UTILIDAD:
Hemos mencionado que en Chile que las patentes de invención admiten ciertas modalidades
que fundamentalmente dicen relación con el nivel de invención que tenían:
- Propiamente tal
- Modelos de utilidad
- Diseños industriales.

Art. 54 de la ley: “Se considerarán como modelos de utilidad los instrumentos, aparatos,
herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos, en los que la forma sea
reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que ésta

77
produzca una utilidad, esto es, que aporte a la función a que son destinados un beneficio,
ventaja o efecto técnico que antes no tenía”.

Las patentes de invención requieren novedad, nivel inventivo e industrialización, pero en este
caso se requiere novedad y altura inventiva, y el nivel inventivo se encuentra matizado.
Esta norma señala que se podrá proteger como modelo de utilidad los aparatos que tiene una
forma para una respectiva función novedosa.

Ej.: Maquina donde se saca numero Es una forma asociada a una función, no tiene nivel
inventivo de gran calibre pero esa especial forma de enrollar los números es una forma
asociada a una función que le da solución a la técnica.

Ej.: Cuando se establece una forma de regar ejemplo un riego por goteo. El riego es
conocido pero esa especial forma que se da lo hace más eficiente.

Los modelos de utilidad en EE.UU son también patentes de invención pero de un nivel inferior
(con requisitos menores), acá en cambio es matizado porque puede que el aparato o la función
ya exista perola forma y función unidas es lo que determina que sea protegido como modelo
de utilidad y no como patente de invención.

Art. 56 de la ley:” Un modelo de utilidad será patentable cuando sea nuevo y susceptible de
aplicación industrial.
No se concederá una patente cuando el modelo de utilidad solamente presente diferencias
menores o secundarias que no aporten ninguna característica utilitaria discernible con respecto
a invenciones o a modelos de utilidad anteriores.
La solicitud de patente de modelo de utilidad sólo podrá referirse a un objeto individual, sin
perjuicio de que puedan reivindicarse varios elementos o aspectos de dicho objeto en la misma
solicitud”.

Duración del modelo de utilidad:

En las patentes son de 20 años pero acá en cambio son de 10 años.

Documentos que se deben acompañar:

Los mismos que en los de las patentes.
Es importante porque se puede presentar un modelo d utilidad que podría ser patente y por
ende si no se presentó por ejemplo el pliego de reivindicaciones nunca podrá ser patente.
El perito es quien puede determinar que una solicitud para modelo de utilidad sea patente.

78
DISEÑOS INDUSTRIALES:

Art. 62 inc. 1de la ley: “Bajo la denominación de diseño industrial se comprende toda forma
tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de
patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su
forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que
dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal
manera que resulte una fisonomía nueva”.

Acá se da protección a las formas pero solamente a las formas tridimensionales y estas se les
exigirán que sean nuevas y que tengan aplicación industrial (igual que los modelos de utilidad).
Cuando hablamos de estas formas realmente nos estamos refiriendo fundamentalmente a los
embases.
Ej.: Embase Coca- cola.
Ej.: General de Ketucki Fried Chicken es una marca tridimensional pero en Chile no se pueden
registrar las marcas, solo los diseños tridimensionales. ¿Pero qué pasa si hay un diseño y una
marca?, ¿cuál prima? Siempre prima el diseño porque la marca solo se registra, no tiene un
estudio, en cambio en el diseño si lo hay. Ahora, puede pasar que una marca tridimensional
que se instala antes puede matar la novedad. De todas formas este problema no está en Chile
porque no se pueden registrar marcas tridimensionales

Hay clientes que para no gastar en diseños industriales lo registran como derechos de autos
porque son dibujos pero lo mala es que el derecho de autor no admite modalidades en cambo
en el diseño industrial se pueden registrar también las modalidades.

El diseño industrial solo requiere memoria descriptiva y dura 10 años.

Cuando hablamos de patentes vimos la prioridad y mencionamos que respecto de las marcas
eran seis meses, de las patentes de invención son 12 meses, y tratándose de los modelos de
utilidad y diseños industriales el plazo es de seis meses.

Denominación de dibujo industrial:

Art. 62 inc. 2 de la ley: “Bajo la denominación de dibujo industrial se comprende toda

disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollen en un plano
para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a
ese producto, una apariencia nueva.
Los dibujos y diseños industriales se considerarán nuevos en la medida que difieran de manera
significativa de dibujos o diseños industriales conocidos o de combinaciones de características
de dibujos o diseños industriales conocidos.
Los envases quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como diseños
industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes señalada.

79
Los estampados en géneros, telas o cualquier material laminar quedan comprendidos entre los
artículos que pueden protegerse como dibujos industriales, siempre que reúnan la condición de
novedad antes señalada”.

Es muy difícil determinar quien realizo el diseño o el estampado, generalmente todo se copia.

06/ 06/ ‘11

Denominaciones de origen y las indicaciones geográficas:

Equivocación de profe, norma correcta

Producto de las críticas se modifico el art 42. Es una excepción a la novedad y nivel inventivo,
se modificaron los 6 meses.
Si 12 meses antes de presentar patente, esta se difundió personalmente o a través de su
autorización, o por tercero por mala fe o por prácticas desleales, no va afectar la novedad ni
nivel inventivo de la solicitud. 12 meses antes se puede vender, porque no habla de qué medio
Cuando hablamos de “divulgación”, incluye venta, internet, folleto, presentación, etc.
Por lo que esta norma deja en letra muerta los principios básicos.

Esta modificación es una excepción al principio soluto de la novedad y del nivel inventivo, y
como excepción, no tiene aceptación en otras legislaciones, para nosotros es una regla torpe.

Titulo noveno de la ley; indicaciones geográficas y denominaciones de origen

Artículo 92.- La presente ley reconoce y protege las indicaciones geográficas y denominaciones
de origen de conformidad con las siguientes disposiciones:
a) Se entiende por indicación geográfica aquella que identifica un producto como originario del
país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra
característica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su origen geográfico.
b) Se entiende por denominación de origen aquella que identifica un producto como
originario el país, o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando
la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a
su origen geográfico, teniendo en consideración, además, otros factores naturales y humanos
que incidan en la caracterización del producto

Este capítulo, es consecuencia de los tratados de libre comercio con USA y UE, antes solo
habían ciertas indicaciones vinculadas al pisco, en que la expresión pisco solo puede ser
empleada a aguas ardientes entre 1 y 3° regio y en algunos lugares de la sexta. El pisco
peruano solo se puede vender como agua ardiente de Perú.

80
Art 92 letra A define indicaciones geográfica:

Lo primero es que hablamos de las indicaciones geográficas, puede ser:

- Un país

- Una localidad
De chile y el extranjero Cuya característica esencial está determinada fundamentalmente por
su origen geográfico.
Como las paltas negras de la cruz, que es zona de 5° región, que se usa para hacer la pasta.
Otro caso es el limón de pica, que es un limón de pica, también el cordero magallánico, que
tiene menos grasa por el frío, y por salinidad del pasto es más sabroso. O sea que tienen
característica natural por el lugar.

Letra b; Denominaciones de origen

El factor relevante es el origen geográfico, pero esta matizado por factores adicionales, tales
como climáticos, la acción del hombre, etc.
Una denominación de origen sería la palta de Copiapó, ya que hay clima particular, que
permite en un espacio de tiempo se permite producir cuando en otros lugares no se produce,
es decir que sacan variedades a destiempo. El problema es que el agua es tan escaza que están
vendiendo el agua en millones a las mineras, por lo que se ve todo seco.

(Frutas orgánicas son más caras porque no son alterados genéticamente)

Otra denominación de origen son los cacharros de pomaire, y que la greda es de pomaire

Artículo 94.- El reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen se

hará por el Departamento, mediante la incorporación de la misma en un Registro de
Indicaciones
Geográficas y Denominaciones de Origen que se llevará al efecto.
Cualquier persona, natural o jurídica, podrá solicitar el Registro de una Indicación Geográfica
o Denominación de Origen, siempre que represente a un grupo significativo de productores,
fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica, cuyos predios o establecimientos de
extracción, producción, transformación o elaboración se encuentren dentro de la zona de
delimitación establecida por la indicación geográfica o denominación de origen solicitada y
cumplan con los demás requisitos señalados en esta ley. También podrán solicitar
el reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen las autoridades
nacionales, regionales, provinciales o comunales, cuando se trate de indicaciones geográficas
o denominaciones de origen ubicadas dentro de los territorios de sus respectivas
competencias.

Las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, no pueden ser registradas como

marca, todas las marcas que dicen relación con oporto, champagne, jerez, ya no pueden

81
registrarse como marcas, antes en chile se registraba “jerez algo”, hoy ya no se puede registrar
como marca.

¿Quiénes pueden? Persona o personas que representen a un grupo significativo de fabricantes

o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica (comunidad, sociedad, asociación, etc) con el fin
de evitar la exclusión.

La primera parte del art se trata de entes privados, que pueden ser una o varias personas que
estén unidas por un elemento común, como comunidad, origen, giro, etc.

La segunda parte señala que el alcalde de la cruz, gobernador, intendente, también podría.

Artículo 96.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras podrán

registrarse en Chile, de conformidad con las normas de esta ley. No podrán protegerse, o
perderán la protección si la tuvieran, cuando dejen de estar protegidas o hayan caído en
desuso en su país de origen.
En particular, no estarán sujetas a la protección establecida en esta ley las indicaciones
geográficas y denominaciones de origen extranjeras que identifiquen vinos y bebidas
espirituosas en relación con bienes y servicios, y que hayan sido utilizadas de forma continua
por nacionales o residentes en el territorio nacional para identificar, en Chile, esos mismos
bienes o servicios u otros afines, de buena fe, antes del 15 de abril de 1994, o durante
diez años, como mínimo, antes de esa fecha, salvo que se haya dispuesto lo contrario en un
tratado internacional ratificado por
Chile.

Respecto a las denominaciones de origen extranjeras, se pueden registrar en chile siempre que
estén registradas en su país de origen y no hayan sido abandonadas, o sea que estén en uso. es
un requisito de validez.

Si se ocupa oporto para oporto, no hay problema, el problema es que si se hace champagne en
chile, no es champagne, sino vino espumoso. Por lo tanto hoy deben decir vinos espumosos

Artículo 96 bis A.- Cuando por aplicación de las normas previstas en esta ley o en tratados
internacionales ratificados por Chile, el Departamento llegue a la convicción que es posible la
coexistencia entre marcas e indicaciones geográficas o denominaciones de origen, o de estas
últimas entre sí, en la resolución definitiva determinará las condiciones en las cuales deben ser
usadas las Indicaciones Geográficas, Denominaciones de Origen o Marcas, para evitar la
inducción a error o confusión al público consumidor.
Cuando uno o más de los productos en cuestión tengan carácter silvoagropecuario o
agroindustrial, el Departamento, para formar su convicción acerca de la posibilidad de
coexistencia, deberá solicitar el informe al Ministerio de Agricultura.

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En todo caso, las condiciones de uso formarán parte del registro respectivo. El
incumplimiento de las condiciones de uso, priva a su titular de la facultad de hacer valer las
acciones establecidas en esta ley

Di ce que se reconoce que en el pasado se aceptaron marcas son denominaciones de origen o

indicaciones geográficas, y que para el futuro se deberá estudiar en el caso de querer aceptar
nuevamente. Es una norma que el profe encuentra que está de más, porque o se acepta o no
se acepta.

Dice descripción detallada del producto o de los productos refiriéndose a que se puede
abarcar a más productos de uno. Uno no solo habla de vino, sino de vinos. La serie riberas, son
las viñas pegadas al río, lo único bueno que tiene es que sueña bien. Aquí en el art se refiere a
una serie de productos, no a uno en particular
Artículo 97.- La solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de
origen deberá indicar:
a) Nombre, domicilio, rol único tributario, si procediera, y actividad del solicitante relacionada
con la indicación o denominación pedida.
b) La indicación geográfica o denominación de origen.
c) El área geográfica de producción, extracción, transformación o elaboración del producto que
se distinguirá con la indicación o denominación, delimitándola a los caracteres geográficos y
la división político-administrativa del país.
d) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la indicación
o denominación solicitada, así como sus características o cualidades esenciales del mismo.
e) Estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes, en el
sentido que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables
fundamental o exclusivamente a su origen geográfico.
f) Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación o denominación
solicitada”.

A diferencia de las marcas, a que debe venir estudio que respalde lo que estoy señalando, las
características propias del producto deben estar respaldadas en un informe. Especialmente en
productos vegetales o frutos. (Limón de pica que tenemos aquí es peruano y mejor que el
chileno)

(Leer art 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105) no pregunta con detalle

Acciones civiles

Artículo 106:” El titular cuyo derecho de propiedad industrial se lesionado podrá demandar
civilmente:

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Nosotros estamos hablando de acciones de los titulares de derechos de propiedad industrial,
que pueden ser:

- Titulares de marca

- Patente

- Modelo de utilidad

- Diseño industrial

- etc

Vimos acciones administrativas: oposición, apelación, casación en el fondo. también hay

acciones penales sin pena de cárcel, hay pena de cárcel en el derecho de autor, no en
propiedad intelectual.

Hay acciones civiles, lo que se busca es que sean resarcidos los daños productos de una
infracción, que se indemnice, que se pague el daño.

Lesionado podrá demandar civilmente:

a) La cesación de los actos que violen el derecho protegido.

Se debe expresar que es lo que se busca con la acción. Porque el acto de comercialización por
ejemplo lo daña
b) La indemnización de los daños y perjuicios.

¿Puede pedir de las 2 cosas?, claro que si, por lo que puede ser disyuntiva o copulativa
c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción.

Puede pedir prohibición de celebrar actos y contratos, de importar, de exportar

d) La publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a

elección del demandante. Esta medida será aplicable cuando la sentencia así lo
señale expresamente.

Es la sanción pública. Pero fundamentalmente el profe se queda con las 3 primera en forma
disyuntiva o copulativa

Artículo 107.- “Las acciones civiles establecidas en el artículo 106 se tramitarán conforme al
procedimiento sumario y corresponderán a cualquiera que tenga interés en deducirlas, sin
perjuicio de la acción penal que pueda proceder”

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Diferencia entre procedimiento sumario y ordinario:

1. El sumario es verbal y las partes pueden hacer presentación escrita, que no pasa en lo
ordinario

2. La primera audiencia es de contestación y prueba, lo que significa que hay que tener
preparada la contestación y acompañado documento, y en esta audiencia, el demandado
puede pedir la sustitución de procedimiento, que se pase a ordinario porque necesita más
tiempo.

3. Si se queda en el sumario viene el término probatorio y luego fallo

Esto en la práctica no pasa, ya que se llena de incidentes. Por lo que lo normal es que las
partes lleguen a acuerdo de pasarse a ordinario

La ley señala que las acciones civiles son sin perjuicio de las penales o criminales que yo pueda
ejercer.

¿Qué busca este procedimiento? Resarcir daño, busca plata. ¿Cómo se determina el daño?
Nuestra ley establece cómo se van a determinar los daños en art 108

Artículo 108: “La indemnización de perjuicios podrá determinarse, a elección del demandante,
de conformidad con las reglas generales o de acuerdo con una de las siguientes reglas

Quien elige es el demandante y lo debe señalar al momento de presentar a demanda

a) Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción;

En el caso de knopp que tiene producto palto miel, tenía una distribuidora, que era sociedad
diferente, y los de FASA comenzaron a producir producto palto con miel, y knopp demando a
FASA porque era una copia de palto miel. Lo demando por las utilidades que había dejado de
percibir, y para ello acompaño facturas de distribuidora knopp. A lo que el tribunal dijo que
había dejado de percibir un tercero, la distribuidora, y al pedirle la licencia, knopp dijo que no
tenía la licencia inscrita, por lo que las ventas de knopp no eran imputables al laboratorio. Pero
lo que hizo el tribunal otorgo el daño moral.

b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, o

Knopp también demando a un laboratorio chileno

c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de
una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias
contractuales que ya se hubieran concedido.

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Para que las licencias sean oponibles a terceros, debe están inscrita al margen de la inscripción
correspondiente.

Ejemplo: Como laboratoirio knopp inscribo marca palto miel en productos farmacéuticos. El
laboratorio produce, pero distribuye a través de distribuidora knopp limitada. Existe un tercero
llamado laboratorio VOLTA y saca producto patomie. La ley dice que desea demandarla, le
debe haber otorgado licencia a la distribuidora, que debe estar inscrita al margen de la
inscripción de la marca, si no está inscrita no es oponible, si está inscrita pero mal, no es
oponible.

Artículo 109: “Sin perjuicio de las otras acciones contempladas en este Título, no responderán
por daños y perjuicios las personas que hubieran comercializado productos que infrinjan un
derecho de propiedad industrial, salvo que estas mismas personas los hubieran fabricado o
producido, o los hubieran comercializado con conocimiento de que estaban cometiendo una
infracción a un derecho de propiedad industrial”

Dice que se debe poner sobre aviso a las personas que voy a demandar, o sea mandar carta de
que se está usando marca falsificada, si no cesa el uso, significa que esta de mala fe y se debe
demandar

Artículo 110: “El juez de la causa estará facultado para ordenar, en la sentencia, que el
infractor proporcione las informaciones que posea sobre las personas que hubiesen participado
en la producción o elaboración de los productos o procedimientos materia de la infracción, y
respecto de los circuitos de distribución de estos productos

Este tipo de infracciones está relacionado con marcas extranjeras en que no solo hay que
saber quién es el distribuidor sino productor

Artículo 112: “Las medidas precautorias procederán en todos los asuntos que digan relación
con infracciones a los derechos de propiedad industrial.
Sin perjuicio de otras medidas precautorias, el Tribunal podrá decretar las siguientes:
a) La cesación inmediata de los actos que constituyan la presunta infracción;
b) El secuestro de los productos objeto de la presunta infracción y de los materiales y medios
que sirvieran principalmente para cometerla. Tratándose de signos distintivos, podrá además
decretarse el secuestro de los envases, embalaje, etiquetas, material impreso o de publicidad
que posean el signo motivo de la presunta infracción;
c) El nombramiento de uno o más interventores;
d) La prohibición de publicitar o promover, de cualquier manera, los productos motivo de la
presunta infracción, y
e) La retención, en poder de un establecimiento de crédito o de un tercero, de los bienes,
dineros o valores que provengan de la venta o comercialización de dichos productos, en
cualquier forma”

Dice que las medidas precautorias son una copia de las que salen en el Cº PC.
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Nombres de dominio:

Internet hoy tiene gran relevancia jurídica, ya que prácticamente todo pasa por internet.
Pronto ya no se va a necesitar tener celular con comunicación, sino que va a bastar que tenga
internet. Por lo que como fenómeno jurídico es muy importante. Nosotros nos abocaremos a
los nombres de dominio, que me permite estar visualizado en internet.
Internet como fenómeno partió en los 80 como necesidad que se tenía en ciertos
establecimientos educacionales superiores para comunicarse en forma expedita entre ellos, lo
que se denominaba intranet. Era como correo privado. Tenía capacidad muy limitada. Este
sistema luego pasó a las FFAA norte americanas, y la vieron como excelente herramienta para
comunicarse, pero después, en los principio de los 90 vuelve a las universidades y al mundo
civil y este mundo civil se da cuenta de que internet es excelente herramienta para
comunicarse en términos globales, pero habían inconvenientes que era que todas las
identificaciones estaban expresadas en números, o sea que el nombre patricio de la barra
aparecía como 144446779…. Lo que hacía tremendamente complicado todo.

El problema era cómo se masificaba algo tan técnico, por lo que se dijo que los números se
iban a asociar a letras, por lo que la letra a se asocia al número 145 y así sucesivamente,
haciéndolo el sistema automáticamente. Con esto se logra que se puedan tener múltiples
usuarios que podían identificarse con su nombre.

El otro problema es que hay muchas personas y todas van a querer un espacio en internet por
lo que ¿cómo se segmenta internet? Hay que señalar que en ese momento esta visualizado
para el mundo yanqui únicamente.

Se decide establecer ciertos códigos que van a hablar del área de que se trata. Si el .COM será
comercial, si es .EDU es de educación, si el .GOV será de gobierno, si es organización será ORG.

¿Pero cómo se logra aplicar al resto del mundo? Y se denominaron los top level domain names
(tldn), que son los anteriores más aquellos asignados a todos los países del mundo (.cl, . arg, .it,
etc.)

pero el administrador de USA se dio cuenta que no podía administrar todos los dominios,
especialmente en cuanto a los países, por lo que delegó la facultad de administración, en el
caso de chile, se delego en la universidad de chile, en la facultad de ciencias de la computación
de la universidad de Chile.

La importancia de los delegados es que deben ocupar el mismo sistema y habilitar la recepción
de mensajes bajo los mismos códigos. O sea que sea computacionalmente idéntico al de USA.
Eso se logró al principio con muchas dificultades. Es tanto que algunos países vendieron su
tldn, como el caso de .TV. también .CO, que es de Colombia, ya que se asemeja a company.

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La segunda parte era como se regulaba la asignación de dominios. Patricio (arrova) ugm.cl. el
UGM es el first level domain name, el nombre patricio es el second level domain name. El
punto CL ya estaba administrado.

Pero quedaba por determinar quien administraba el first domain level, lo que en un principio
se dejó que fuera libre, lo que llevo a que los piratas crearan honda.cl, Suzuki.cl, Toyota.cl, y la
universidad de Chile se empezó a llenar de recursos de protección. Este problema se resolvió
estableciendo un reglamento para la asignación de nombres de dominio, con el tiempo y
también estableció un sistema de oposición al nombre de dominio y revocación del nombre de
dominio. Este es el único reglamento nacional, en que se estableció como solucionar los
problemas internamente, en cambio los otros países deben recurrir a instituciones
internacionales. Chile fue el único país que estableció la forma de asignación de nombre de
dominio.

Internet es una red de redes virtuales a través del cual puede vender, comunicarme,
informarme, bajar información, etc, administrada internacionalmente por organismo llama
ICANN y en Chile es administrados por NIC CHILE que es la facultad de ciencias de la
universidad de Chile

El nombre de dominio es una dirección IP que permite individualizar a una o varias personas
en la red de redes o internet.

Por tanto quien adminitra .CL es NIC CHILE por delegación de IANA a través de ICANN. Para
administrar el first level domain name se creó reglamento, en que no se recurre a
especificación tales como: com.cl, o .gov.cl.

¿Cómo se resuelve esto? El problema es que las letras están asociadas a números, por lo tanto,
por lo que si tengo 2 personas que se llaman Juan castro, solo una de ellas puede tener un first
level domain name, por tanto como se determina quién es mejor asignatario. Por lo que s
estableció sistema que buscaba:

- Si uno pide un dominio, se tendrá plazo de 20 días para pagar y se va a publicar su

dominio en la página web de NIC CHILE para que quien se tienda afectado dentro de plazo de
30 días presentar la misma solicitud para que se resuelva quién es mejor adjudicatario del
dominio.

- Fuera de chile, en Francia, el sistema implementado, no se establece sistema de

oposición, el primero que lo pide lo registra, si uno pide juancastro.fr, y si alguien es
perjudicado, se podrá pedir la revocación.

- En chile se pide el dominio y antes de asignar se da periodo de 30 días para oposiciones,

con lo que se evita constituir el derecho, lo que es más lógico. Esta acción que se puede
oponer es la acción de mejor derecho para que se demuestre que se es mejor asignatario para
obtener el dominio.

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Caso
Librería conocer pide conosur.cl, y saltan turismo conosur y farmacia conosur, diciendo que
también tienen derecho para ser asignatario del dominio. La pregunta ¿se lleva a justicia
ordinaria? No se podría, porque no están preparados para algo así, además es más lenta. Se
dijo que entonces se fuera a la cámara de comercio de Santiago, el problema es que la materia
y el cargo no cuajaban, siendo muy caro. Por lo que se decidió establecer un cuerpo arbitral
para el nombre de dominio, para que resuelvan conflictos de nombre de dominio. Inicialmente
el cuerpo arbitral estaba constituido por 9 personas hoy son 28.

Se logró sustraer el tema de la justicia ordinaria a un sistema expedito, el problema es que se

han ido judicializando por las cantidades de recursos. Este es un sistema que solo se aplica al.cl

Hasta aquí para la solemne

Memoria art 20 letra g, art 19 marcas genéricas con segundo uso

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