Para citar: COPETTI, Michele . A propriedade industrial e os direitos autorais: agregando distintos regimes de proteo.

In: II Congresso de direito de autor e interesse pblico, 2008, Florinapolis. Anais do II Congresso de Direito de Autor e Interesse Pblico. Florianpolis : Fundao Boiteux, 2008. A PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OS DIREITOS AUTORAIS: AGREGANDO DISTINTOS REGIMES DE PROTEO Michele Copetti

RESUMO: Este artigo aborda a possibilidade de agregar a proteo das obras protegidas pelos direitos autorais e pelo desenho industrial, assim como a proteo dos direitos autorais e do direito de marcas. Aborda-se a diferena de proteo conferida pela propriedade industrial e pelo direito autoral apontando-se os conceitos de desenho industrial, marcas e direitos autorais, os requisitos impostos pelas leis para o registro e proteo segundo o objeto, distinguindo-os para o melhor entendimento das diferentes formas de proteo. PALAVRAS CHAVES: DESENHO INDUSTRIAL; MARCAS; DIREITOS

AUTORAIS; CUMULAO; PROTEO. ABSTRACT: This article discusses the possibility of aggregating the protection afforded to original work by copyright law with that offered by registering industrial drawings and of aggregating the protection guaranteed for titles in copyright law with that offered by trademark legislation. The paper deals with the differences in the protection offered by the industrial property and copyright law frameworks, indicating the concepts underlying industrial drawing, trademarks and copyright, the legal requirements for registration and protection, depending on the subject of protection, making distinctions between them in order to indicate their differences and improve understanding of the aggregation of copyright and industrial property rights. KEYWORDS: INDUSTRIAL DRAWING; TRADEMARKS; COPYRIGHT LAW; AGGREGATION; PROTECTION. INTRODUO

Advogada, especialista em Direito e Gesto de Empresas pela Fundao Boiteux / UFSC, mestre em Relaes Internacionais/UFSC, pesquisadora ad hoc do Departamento de Propriedade Intelectual da UFSC e doutoranda do Programa de Doutorado Derecho, Empresa y Justicia da Universidade de Valencia, Espanha. E-mail: michelecopetti@hotmail.com.

As produes do intelecto, nos domnios industrial, cientfico, literrio e/ou artstico so objetos protegidos pelos direitos de propriedade intelectual. No Brasil, os direitos de propriedade intelectual passaram a ser objeto de regulamentao a partir de 1809, com a expedio de um Alvar que regulava a concesso de privilgios aos inventores. A partir desta data a legislao brasileira sofreu muitas evolues e modificaes ao longo deste tempo, sempre, de forma paralela aos compromissos assumidos, no mbito internacional, e em conformidade com o estgio evolutivo do desenvolvimento econmico interno. A propriedade industrial e os direitos autorais possuem diferentes marcos legais, por isso entend-los fundamental para proteger as criaes tcnicas e as intelectuais de forma correta, e, principalmente estratgica. O crescente interesse pela propriedade intelectual por parte das empresas deriva essencialmente das vantagens econmicas auferidas. Um dos desafios para o direito autoral no sculo XXI corresponder aos interesses das empresas, titulares de direito, sem, no entanto lhes conceder uma exclusividade excessiva de modo a restringir a liberdade de comrcio. Muitas so as restries impostas pelas leis, sendo imprescindvel analisar os interesses dos titulares de forma a lhes garantir uma tutela jurdica mais eficaz, porm equilibrada. Com a finalidade de entender as protees conferidas s diferentes formas do mesmo objeto (criao artstica e a criao tcnica) este artigo aponta a diferena entre os institutos, conceituando o desenho industrial, as marcas e os direitos autorais e os requisitos para registro e proteo. Recordando-se que a Lei n 9.279, de 14 de maio de 1996 regula a concesso de patentes de inveno e de modelo de utilidade, a concesso de registro de desenho industrial, a concesso de registro de marca, a represso s falsas indicaes geogrficas e a represso concorrncia desleal; a Lei n 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, consolida a legislao sobre direitos autorais e a Lei n 9.609, de 19 de fevereiro de 1998 regula a proteo da propriedade intelectual de programa de computador. Com base nestas consideraes, o presente artigo contempla a proteo das marcas, do desenho industrial e dos direitos autorais e os pontos de interseco e a possibilidade de cumulao da proteo conferida pelo direito industrial e pelo direito autoral.

1.

A DIFERENA DE PROTEO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E

DO DIREITO AUTORAL A principal diferena entre a proteo conferida pela propriedade industrial e pelos direitos autorais que esta ltima independe de registro. A proteo conferida pelo direito autoral independente de registro, sendo facultativo, ao contrrio da propriedade industrial, em que a lei exige o registro sendo constitutivo de direito. A proteo do direito de autor se origina com a criao da obra a ser protegida, isso significa que mediante a criao intelectual do autor ele exterioriza uma obra, a expressa por qualquer meio ou fixada em qualquer suporte, tangvel ou intangvel. Deste conceito tem-se que nem o pensamento tampouco a obra em si so protegidos, pois o que o direito protege a expresso da idia e a proteo nasce com a criao. Dispe a Lei n 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 em seu artigo 18 que a proteo aos direitos de que trata esta Lei independe de registro. No mesmo sentido que a Lei n 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, dispe em seu artigo 2 , 3 que a proteo aos direitos de que trata esta Lei independe de registro. De forma diversa dispe a Lei n 9.279, de 14 de maio de 1996. Esta lei estabelece que para os desenhos industriais a propriedade adquire-se pelo registro validamente concedido, nos termos do artigo 109 para os desenhos industriais e para as marcas estabelece no artigo 129 que a propriedade adquire-se pelo registro validamente expedido, assegurando ao titular o uso exclusivo em todo o territrio nacional.

a) Os desenhos industriais No Brasil, o registro dos desenhos industriais teve como marco regulatrio o Decreto n 24.507 de 29 de junho de 1934. At a promulgao deste decreto, os desenhos industriais no eram objeto de proteo, embora o Decreto n 1.606, de 29 de dezembro de 1906 tenha criado a Secretaria de Estado com a denominao de Ministrio dos Negcios da Agricultura, Indstria e Comrcio e a tenha designado como competente para o estudo e despacho de todos os assuntos relativos s patentes de inveno, desenhos e modelos industriaes, marcas de fabrica e de commercio (artigo 2,c) no havia uma legislao que os regulasse.

Os desenhos da poca, considerados obras artsticas poderiam ser protegidos pelas disposies do direito autoral, nos termos do Cdigo Civil vigente na poca, ou ento, registrados como marca. Em 1899 encontram-se registros de marcas que preenchiam parcialmente os requisitos, hoje conhecidos, para a registrabilidade como desenho industrial. Ou ainda, os requisitos para registro de marca tridimensional, conforme o registro n 490 de 1899, do Tomo 9, Livro de marcas registradas da Junta Comercial de Porto Alegre, Figura 1. A marca Viborina (Figura 1) foi apresentada para registro, no rgo competente, com uma breve descrio das caractersticas essenciais que configuravam a marca, isto , os desenhos da figura em vista frontal, lateral, superior, inferior e em perspectiva. (JUNTA COMERCIAL. Tomo 9, Ano 1899)

Figura 1 Marca Viborina Fonte: Livro de marcas registradas

Figura 2 - Descrio da marca Viborina Fonte: Livro de marcas registradas

At a promulgao da Lei n 9.279, de 14 de maio de 1996 o desenho industrial foi objeto de proteo pelas patentes. Por esta Lei, o desenho industrial a forma plstica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configurao externa e que possa servir de tipo de fabricao industrial, excluem-se da proteo as obras puramente artsticas e aqueles que representem a forma necessria comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por consideraes tcnicas ou funcionais nos termos do artigo 95, 98 e 100, II.

A novidade do desenho industrial impe que este no esteja compreendido no estado da tcnica (artigo 96), isto , tudo aquilo que, antes da data do depsito, no Brasil ou no exterior, j tenha se tornado acessvel ao pblico pelo uso ou qualquer outro meio. A originalidade do desenho industrial resulta de uma configurao visual distintiva, em relao aos objetos anteriores, ainda que a originalidade seja decorrente de uma combinao de elementos j conhecidos, nos termos do artigo 97, da Lei n 9.279, de 14 de maio de 1996. Da definio legal tem-se que os requisitos para a registrabilidade do desenho industrial so a novidade, a originalidade, a ornamentao e a aplicao industrial. O direito de requerer o registro de desenho industrial surge com o ato de criao deste, porm, diferentemente do direito autoral, no partir desta criao que surge a proteo, mas a partir do depsito. (ZIBETTI, 2008) O prazo de proteo conferida ao desenho industrial de 10 (dez) anos contados da data do depsito, prorrogvel por 3 (trs) perodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada, nos termos do artigo 108, da Lei n 9.279, de 14 de maio de 1996.

b) As marcas A primeira lei brasileira que tratou da proteo das marcas data de 1875, quarenta e cinco anos aps a primeira lei sobre privilgios de inveno (Decreto n 2.682, de 23 de outubro de 1875). Surgiu a partir de um grande conflito na Bahia, em que Rui Barbosa foi advogado do autor da demanda, Meuron & Cia., contra Moreira & Cia., no caso Rap Areia Preta e Rap Areia Parda. Aps a edio desta lei outras onze leis foram promulgadas. No perodo do imprio foram editadas trs leis sobre a proteo das marcas, enquanto na Repblica foram oito leis. Atualmente a proteo das marcas regulada pela Lei n 9.279, de 14 de maio de 1996. Segundo esta Lei, artigo 122, marca todo sinal distintivo, visualmente perceptvel, que identifica e distingue produtos e servios de outros anlogos, de procedncia diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificaes tcnicas, obtendo seu titular o direito de uso exclusivo em todo territrio nacional, dentro de sua atividade. Portanto, so registrveis como marcas os sinais distintivos e visualmente perceptveis quando no compreendidos nas proibies legais dispostas no artigo 124, da referida lei.

A marca o sinal que permite ao consumidor a identificao da origem do produto ou do servio. Ela integra um amplo sistema de sinais que aproximam o consumidor do produtor e/ou comerciante, bem como do prestador de servios no mercado, cada vez mais competitivo e sem barreiras. Pela Lei brasileira, no se admite o registro de sinais que no sejam visualmente perceptveis. Alm deste requisito, o artigo 122, da Lei n 9.279/1996, exige que os sinais sejam distintivos e no compreendidos nas proibies legais, contidas nos vinte e trs incisos do artigo 124 da Lei n 9.279/1996. Para que um sinal seja tido como marca indispensvel que exera a funo de diferenciar um produto de outro, idntico ou semelhante ou afim com o objetivo de evitar a confuso ou associao com as marcas anteriores. Ao solicitar o registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) as marcas so categorizadas, segundo seu uso, em marcas de produto ou servio, coletivas e de certificao. As marcas de produto ou servio so utilizadas para diferenci-los de outros idnticos, semelhantes ou afins, utilizados por terceiro, assegurando, portanto, a distino da procedncia e/ou origem empresarial (artigo 123, I, Lei n 9.279/1996). A marca coletiva identifica produtos ou servios provindos de membros de uma determinada entidade (artigo 123, III, Lei n 9.279/1996). Estas marcas indicam que um produto ou servio provm de determinada origem ou que prestado por uma pessoa membro da coletividade (Associao, Cooperativa). As marcas de certificao so usadas para atestar a conformidade de um produto ou servio a determinadas normas ou especificaes tcnicas, principalmente quanto qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. Assim, a marca de certificao um meio de informar o pblico de que o objeto distinguido se conforma a normas ou padres especficos, nos termos do artigo 123, II, da Lei n 9.279/1996. O prazo de proteo conferida s marcas de 10 (dez) anos contados da data da concesso, prorrogvel por iguais e sucessivos perodos, nos termos do artigo 133, da Lei n 9.279, de 14 de maio de 1996.

c) Os direitos autorais e os programas de computador A primeira Lei Autoral brasileira de 1898, a Lei 496 de 1 de agosto de 1898 e diferentemente de hoje, exigia-se o registro para que o autor pudesse gozar da

proteo da lei, nos termos do artigo 13, sendo competente para o registro a Biblioteca Nacional. Somente com a publicao do Cdigo Civil de 1917 a exigncia do registro desapareceu do direto brasileiro (artigo 673). Os direitos autorais, hoje regulados pela Lei n 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, artigo 7, protegem as obras intelectuais enquanto criaes do esprito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangvel ou intangvel, conhecido ou que se invente no futuro. Este artigo elenca um rol, no taxativo das obras protegidas, como por exemplo, os textos de obras literrias, artsticas ou cientficas, as obras dramticas e dramtico-musicais; as obras coreogrficas e pantommicas, as composies musicais, com ou sem letra, as obras audiovisuais, sonorizadas ou no, inclusive as cinematogrficas, as obras fotogrficas, as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cintica; os programas de computador, entre outras. Nos termos do artigo 18 a proteo aos direitos de que trata a Lei n 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 independem de registro e os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados de 1 de janeiro do ano subseqente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessria da lei civil, nos termos do artigo 41. Nos termos do artigo 1, da Lei n 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, o programa de computador a expresso de um conjunto organizado de instrues em linguagem natural ou codificada, contida em suporte fsico de qualquer natureza, de emprego necessrio em mquinas automticas de tratamento da informao, dispositivos, instrumentos ou equipamentos perifricos, baseados em tcnica digital ou anloga, para faz-los funcionar de modo e para fins determinados. importante destacar que o software abrange, alm do programa de computador em si, a descrio detalhada do programa, as instrues de uso, a documentao escrita e o material de apoio relacionados a este. A proteo conferida aos programas de computador, igualmente independem de registro e assegura proteo pelo prazo de cinqenta anos, contados a partir de 1 de janeiro do ano subseqente ao da sua publicao ou, na ausncia desta, da sua criao, nos termos do artigo 2, 2, da Lei n 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. A proteo pelo direito autoral confere exclusividade de uso ao autor, porm, imprescindvel que exista a exteriorizao da obra pelo autor, pois o que o direito autoral protege a expresso da idia e no a idia em si. Dessa forma, a obra, no

entender de Oliveira Ascenso uma criao intelectual exteriorizada. (OLIVEIRA ASCENSO, 2007, p. 30)

1.1 DOS REQUISITOS IMPOSTOS PARA O REGISTRO E PROTEO Os requisitos impostos para a registrabilidade do desenho industrial so a novidade, a originalidade, a ornamentao e a aplicao industrial. A ornamentao exige do desenho industrial a forma plstica de um objeto ou a combinao de linhas e cores aplicada a este. Alia-se ao aspecto esttico e visual que imprime ao objeto um equilbrio pela sua composio simtrica, o que no pode ser confundido com o cunho artstico de um objeto. No desenho industrial estes aspectos buscam a funcionalidade, enquanto a obra artstica pode ser esttica e visualmente bela, porm sem ser funcional. Dessa forma, a obra de arte caracterizada pela liberdade do artista e independe de sua utilidade, enquanto os produtos das artes industriais se sujeitam a fins determinados e visam utilidade, embora preocupando-se com o lado artstico da produo. (CERQUEIRA, 1982, Vol.I. p. 651.) Por outro lado, a aplicao industrial, exigida das patentes e dos desenhos industriais definida no artigo 15, da Lei n 9.279, de 14 de maio de 1996, isto , so considerados suscetveis de aplicao industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indstria. Para as marcas impem-se como requisitos para o registro a novidade, a distintividade, a veracidade e licitude. Para a proteo conferida s obras intelectuais, artsticas e cientficas, assim como para os programas de computador, que independem de registro, igualmente impem que a obra seja original. Portanto, os requisitos da novidade so exigidos para o registro das marcas e dos desenhos industriais, assim como para a proteo dos desenhos e dos direitos autorais impem-se a originalidade. Estes requisitos no podem ser confundidos, pois guardam especificidades em relao nas anlises dos objetos protegidos. A novidade imposta aos desenhos industriais absoluta, avaliada no Brasil e no exterior, diferentemente das marcas, em que o requisito da novidade relativo. O requisito da originalidade, presente nos desenhos industriais, no pode ser confundido

com o da distintividade exigido no direito das marcas, isso porque a originalidade do desenho analisada em relao aos objetos existentes, enquanto que a distintividade das marcas analisada em relao aos produtos ou servios, agrupados segundo a Classificao Internacional de Produtos e Servios, permitindo-se registros para classes que no guardem afinidade entre si e, portanto, no suscetveis de causar confuso ou associao ao consumidor. A originalidade do desenho industrial e dos direitos autorais avaliada de forma diferente, pois a originalidade no desenho considerada em relao aos objetos anteriores, de forma objetiva, enquanto, no direito autoral, a avaliao ocorre de forma mais subjetiva, sendo fundamental que a originalidade esteja atrelada a forma de expresso imprimida obra. Neste sentido a originalidade objetiva est prxima a novidade, requisito, por exemplo, do direito das marcas. Oliveira Ascenso (2007, p. 62 e ss.) ao explicar a originalidade no direito autoral utiliza a idia de novidade indo ao encontro da lgica de Gama Cerqueira ao explicar a distintividade das marcas, de onde o requisito da novidade derivado. Dessa forma estar-se-ia frente a dois enfoques, o subjetivo e o objetivo. Nos direitos autorais a novidade subjetiva impe implicitamente a exigncia de individualidade, conseqentemente que o contributo do esprito fique impresso na obra criada. Nisto consiste a originalidade. No enfoque objetivo estar-se-ia avaliando a obra em relao s anteriores. (OLIVEIRA ASCENO, 2007, p. 62 e ss.) Para Hammes (1988, p.15-16) existe novidade subjetiva, quando a obra no constitui imitao de uma configurao preexistente. Explica que a obra, que ainda no foi publicada por ningum, objetivamente nova. Original a obra que apresenta traos individuais. As marcas, subjetivamente, devem ser distintas em si mesmas, enquanto que, objetivamente, deve ser diferente dos demais em uso. Por isso, este ltimo enfoque aparece intimamente ligado ao requisito da novidade. O requisito da novidade da marca relativo, bastando que no seja utilizada para assinalar produtos ou servios idnticos, semelhantes ou afins. Por isso, diz-se que a marca deve ser especial, isto , aplicar-se a certo produto ou classe de produtos ou servios, conforme observa Gama Cerqueira. A

novidade da marca resulta de sua especializao, concluindo-se que a marca no precisa ser nova em si, to pouco indita ou original. (CERQUEIRA, 1982, Vol.II. p. 777-778.)

1.2 OS DIREITOS AUTORAIS E O DESENHO INDUSTRIAL A proteo do desenho industrial dispostas nos tratados internacionais no taxativa sobre a forma como estes devem ser protegidos pela legislao nacional. A Conveno da Unio de Paris (CUP) deixa a critrio das legislaes nacionais a forma de proteo, nos termos do artigo 5, a Conveno de Berna igualmente deixa a critrio dos pases podendo ser protegido como obras artsticas quando inexistir um regime especial (artigo 2.7). O Acordo TRIPS segue na mesma linha que a Conveno de Berna, facultando a proteo pelo desenho industrial ou pelo direito autoral (artigo 26.2). No Brasil, o desenho industrial objeto de proteo pela Lei n 9.279, de 14 de maio de 1996, que estabelece os requisitos da novidade, originalidade, ornamentao e aplicao industrial. Conforme apontado, o requisito da originalidade e da novidade exigido para a proteo das obras artsticas. Dessa forma, se garante proteo para obras diferentes, pois enquanto uma protege a criao intelectual exterioriza pelo desenho a outra protege a criao tcnica suscetvel de aplicao industrial. Analisando o requisito da originalidade, Moro expe que se deve considerar se a originalidade deveria ser avaliada da mesma para todos os tipos de obras existentes. No resta dvida que a anlise deve ocorrer frente ao caso concreto. Ao se analisar a obras de arte aplicada a anlise da originalidade crucial, pois a existe a dificuldade de aferi-la subjetivamente conduzindo para uma anlise objetiva, tal como ocorre no desenho industrial. (MORO, 2007, p. 318) Gama Cerqueira explica que as artes aplicadas, artes industriais e decorativas so expresses mais ou menos equivalentes, que se aplicam a certos ramos industriais, cujas produes se inspiram em motivos estticos ou artsticos, como a arquitetura, a decorao, o mobilirio, a cermica, a fundio (....).As obras de arte aplicada possuem uma fronteira muito sensvel entre a arte e a indstria, por isso Gama Cerqueira esclarece que a arte aplicada tem por objeto a produo artstica de objetos industriais, e no a produo industrial de objetos de arte. Explica ainda que no a arte que se industrializa, mas o contrrio, pois a indstria que se reveste de arte, pois isso o correto seria utilizar aplicaes da arte indstria e no o termo arte aplicada. (CERQUEIRA, 1982, Vol.I. p. 650 e 659.)

Ainda que a obra possa ser suscetvel de fabricao industrial no retira desta sua qualidade enquanto obra autoral. A revogada Lei n 5.988, de 14 de dezembro de 1973, havia disposto em seu artigo 6, XI, que eram obras intelectuais as criaes do esprito, de qualquer modo exteriorizadas, tais como as obras de arte aplicada, desde que seu valor artstico possa dissociar-se do carter industrial do objeto a que estiverem sobrepostas. A atual lei embora tenha omitido este inciso, aponta um rol, exemplificativo de obras intelectuais protegidas, o que, conforme Moro, no retira sua habilitao proteo autoral. Por outro lado, a dualidade de proteo encontra uma limitao, na medida me que, no seria possvel outorgar a proteo pelos direitos autorais quelas obras em que a forma seja imposta pela funo do objeto, isso porque, estar-se-ia contradizendo as caractersticas do direito autoral, isto , a liberdade de forma e a criatividade. (MORO, 2007, p. 319-320) inquestionvel que o desenho, em alguns casos, pode assumir as caractersticas que o tornam protegidos como obras artsticas, constituindo-se os direitos autorais desde o ato de criao. Porm, para ser protegido como desenho industrial imprescindvel o registro. (ZIBETTI, 2008) Note-se que so poucas as menes em uma ou outra lei que vedam expressamente a dualidade de proteo. A Lei n 9.279, de 14 de maio de 1996, em seu artigo 98 e 100 vedam, expressamente, da proteo pelo desenho industrial, as obras puramente artsticas e aqueles que representem a forma necessria comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por consideraes tcnicas ou funcionais. Da mesma forma que veda o registro como marca, em seu artigo 124, XXI e XXII, da forma necessria, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que no possa ser dissociada de efeito tcnico e o objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro. Os desenhos industriais se destinam ao comrcio e garantem um privilgio de fabricao e venda, impondo restries a liberdade de comrcio e indstria, no entender de Gama Cerqueira. (CERQUEIRA, 1982, Vol.I. p. 654.) Por outro lado, as obras de arte no so criadas para serem multiplicadas e sua proteo no impe restries liberdade de comrcio e indstria, interessando ao criador o respeito ao seu direito

moral e a possibilidade de proibir a reproduo e explorao da obra por terceiros. Ademais, as sanes impostas aos terceiros que violam o direito do titular do desenho industrial e do titular do direito autoral so diversas. Da que resulta que, aos interesses do comrcio e da indstria proteger um objeto pelo direito autoral pouco til, seno ineficaz. Para se concluir pela proteo do desenho industrial e do direito autoral ou no preciso determinar previamente se a forma do objeto ou no separvel do efeito tcnico produzido. Se a forma for separvel do efeito tcnico produzido pelo objeto, entre sua forma e a regra tcnica plasmada no objeto existir to-s uma mera unio externa. (SILVEIRA, 2008) As jias, por exemplo, podem ter sua forma ornamental tridimensional protegida como desenho industrial e como marca, ou ainda, o prprio desenho protegido pelo direito autoral. Note-se que se garante proteo para criaes diferentes, pois enquanto uma protege a criao intelectual exterioriza pelo desenho a outra protege a criao tcnica suscetvel de aplicao industrial. Ademais, os requisitos para o registro do desenho industrial e para a proteo pelo direito autoral so diferentes e a cumulao apenas ser vivel quando se preencherem os requisitos para um e outro. Diferem, igualmente os prazos de proteo, pois enquanto o desenho industrial pode ser protegido por at 25 anos contados da data de depsito, o direito autoral confere proteo aos direitos patrimoniais do autor por setenta anos contados de 1 de janeiro do ano subseqente ao de seu falecimento. Os titulares devem atentar ao requisito da novidade. O depsito do pedido de registro deve ser feito antes de qualquer divulgao da obra ou, no mximo, em 180 dias contados da divulgao para que no percam a novidade. Desrespeitando-se este prazo, a publicao que garante a proteo pelo direito autoral prejudicar o requisito de novidade para a proteo do desenho industrial. Resta claro a possibilidade de proteger a criao intelectual exterioriza pelo desenho pelo direito autoral e a proteo da criao tcnica suscetvel de aplicao industrial por meio do desenho industrial. Cabe ao titular do direito a deciso, sob o ponto de vista estratgico, de uma das protees almejadas ou ambas, isso porque os interesses protegidos so diversos. Por fim, embora haja vedaes impostas pela lei a obra que preenche o requisito de aplicao industrial, imprescindvel no registro do

desenho industrial, pode ser protegida pelo direito autoral quando constitui-se em criao artstica. Excluem-se da proteo pelo desenho industrial apenas as obras puramente artsticas.

1.3 OS TTULOS PROTEGIDOS PELOS DIREITOS AUTORAIS E SUA CUMULAO COM A PROTEO PELO DIREITO DE MARCAS A proteo do ttulo pode referir-se a obra em si ou a ele prprio como designativo desta, ou ainda, tornar-se marca por meio do registro no rgo competente. A proteo pelo direito autoral disciplinada pela Lei n 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que consolida a legislao sobre direitos autorais, pela Lei n 9.609, de 19 de fevereiro de 1998 que regula a proteo da propriedade intelectual de programa de computador e a proteo como marca disciplinada pela Lei n 9.279, de 14 de maio de 1996. Recaem sobre o ttulo propriamente dito dois possveis vnculos jurdicos, ou seja, a proteo autoral e/ou a proteo pelo direito das marcas. A proteo autoral da obra extensiva ao ttulo, nos termos do artigo 10, da Lei n 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. O ttulo, como parte da obra igualmente protegido quando original e inconfundvel com o de obra do mesmo gnero, no sendo objeto de proteo os nomes e ttulos isolados, nos termos do artigo 8, VI. A originalidade disposta neste artigo no pode ser confundida com a originalidade exigida para os desenhos industriais. Estes requisitos guardam especificidades em relao aos objetos protegidos, conforme explicado anteriormente. Para Oliveira Ascenso a originalidade do artigo 10 significa simplesmente a no banalidade. O ttulo protegido desde que traga algo de novo. (OLIVEIRA ASCENSO, 1997, p. 527) A pergunta se o ttulo pode ser protegido de forma autnoma. Para isso, devese considerar que os ttulos dividem-se em trs categorias, os que so protegidos como obras; os que no so protegidos e os que so protegidos como ttulos. (OLIVEIRA ASCENSO, 1997, p. 526-527) Sabe-se que para a proteo de uma obra exige-se que esta seja uma criao intelectual, porm, em contrapartida os ttulos, em sua maioria, quando tomados de forma isolada no correspondem a uma criao intelectual. Porm, quando ocorre uma

verdadeira criao intelectual, no entendimento de Oliveira Ascenso trata-se de pequeninas obras, merecendo, portanto, a proteo autnoma pelo direito autoral. (OLIVEIRA ASCENSO, 1997, p. 527) Por outro lado, aqueles que no se constituem em verdadeiras obras, mas que no so banais ou genricos esto protegidos nos termos do mencionado artigo 10. Oliveira Ascenso (1997, p. 528) esclarece que esta proteo no admite que o ttulo surja como elemento separado da obra, no sendo autonomamente protegido, inclusive vedando a transmisso deste, de forma isolada da obra. O outro requisito disposto no artigo 10 a no confundibilidade com outras obras do mesmo gnero. A originalidade avaliada em relao forma de expresso imprimida obra, caracterizando o ttulo em si, enquanto que a confundibilidade o caracteriza em relao aos anteriores, do mesmo gnero. A vedao possui como marco a divulgao da obra anterior. Note-se que o artigo menciona confundvel com obra anterior do mesmo gnero, portanto, permite a utilizao em obra musical ou pintura ou ainda, em um romance. Dessa forma, fica confirmado que ao ttulo no se impe a exigncia de criao intelectual, prpria da obra. A anlise da confundibilidade considera a identidade e semelhana dos ttulos, no considerando apenas abstratamente os gneros, mas a possibilidade de confundir o consumidor mdio. O ttulo gozar da mesma proteo concedida obra, com exceo aos ttulos de peridicos. Estes gozam da proteo disposta no artigo 10, pargrafo nico que determina que os ttulos de publicaes peridicas, inclusive jornais, protegido at um ano aps a sada do seu ltimo nmero, salvo se forem anuais, caso em que esse prazo se elevar a dois anos. (Lei n 9.610, de 19 de fevereiro de 1998) Vale mencionar que os ttulos de peridicos devem cumprir a exigncia do artigo 8, I, da Lei de Imprensa (Lei no 5.250, de 9 de fevereiro de 196). Isso significa que deve ser registrado no Registro Civil de Pessoas jurdicas, de forma a assegurar a regularidade da publicao. Afora o registro no Cartrio, deve-se considerar que a simples publicao implica em proteo pelas regras dos direitos autorais. Para a proteo pelo direito das marcas deve considerar o inciso XVII, do artigo 124, da Lei n 9.279, de 14 de maio de 1996. Neste inciso, verifica-se a proibio de registro de obra literria, artstica ou cientfica, assim como os ttulos que estejam

protegidos pelo direito autoral e sejam suscetveis de causar confuso ou associao, salvo com consentimento do autor ou titular. O termo ttulo referido neste artigo pode ser entendido na acepo da obra como um todo ou o ttulo isoladamente considerado. Esta proibio est pensada para se evitar o aproveitamento indevido, por terceiro, de obra protegida pelo direito autoral. Diferentemente, por exemplo, da Lei espanhola (Lei n 17/2001) o dispositivo da Lei brasileira exige o consentimento do titular quando o registro no feito por este. A anlise desta proibio relativa por parte do rgo competente complicada, na medida em que no se exige para a proteo dos direito autorais o registro. Dessa forma, a no ser que se tente registrar como marca ttulos de obras conhecidas, ou ainda, nomes de personagens ou desenhos conhecidos, o rgo declinar pelo deferimento, inexistindo oposio por parte do legtimo titular ou restando insuficiente a prova de criao. A vedao do inciso XVII, do artigo 124 da Lei n 9.279, de 14 de maio de 1996 relativa, pois admite o registro desde que com o consentimento do titular e que no seja suscetvel de confuso ou associao ao consumidor. Tendo esclarecida a acepo do termo ttulo contida neste inciso, importa abordar a registrabilidade deste enquanto marca. Um ttulo, mesmo que esteja protegido pelos direitos autorais pode ser protegido pela propriedade industrial, desde que no seja suscetvel de causar confuso ou associao. A tentativa de aproveitamento indevido banida, conforme se verifica em alguns julgados. Na Apelao Cvel n 89.02.01986-1 que visava anulao dos registros ns 760025479 (marca Popeie, classes 33.10 e 33.20) e 811236781 (marca Popeye, classes 33.10 e 33.20) concedidas a Bela Vista S/A-Produtos Alimentcios entendeu-se que inexiste controvrsia quanto ao carter artstico da obra protagonizada pela personagem POPEYE, cujo nome tambm constitui o seu ttulo, inicialmente desenvolvida sob a forma escrita e posteriormente adaptada televiso.(TRF2, Apelao Cvel n 89.02.01986-1) Neste sentido, os registros foram anulados, considerando-se a proibio legal, destacando-se no acrdo que o objetivo da norma no era meramente proteger o detentor dos direitos autorais, mas tambm coibir a concorrncia desleal, evitando que o interessado em determinado registro se aproveitasse do esforo alheio, utilizando-se, em

seus produtos, de expresso artstica oriunda da criatividade de outrem, podendo causar, inclusive, confuso no pblico consumidor [...]. (TRF2, Apelao Cvel n 89.02.01986-1) Nas obras protegidas pelos direitos autorais esto os programas de computador (artigo 7, XII, da Lei n 9.610, de 19 de fevereiro de 1998), porm sua proteo objeto de lei especfica, a Lei n 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, aplicveis no que couber as disposies da Lei n 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Na proteo conferida ao registro do programa de computador destaca-se a proteo para o ttulo deste, estando condicionada que este seja "original e inconfundvel com obra, do mesmo gnero, divulgada anteriormente por outro autor", nos termos do artigo 10, nico, Lei n 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Dessa forma, a proteo ao ttulo comercial do programa de computador obtida concomitantemente com a providncia relativa ao registro, bastando para tanto que aquele seja informado como ttulo do programa no ato da apresentao do pedido. Esta mais uma caracterstica positiva do registro, de forma que com o registro estaro sendo protegidos o programa e o seu nome comercial, desde que, o ttulo do programa no seja descritivo e nem evocativo da funo executada. Ao depositar o programa de computador, deve-se ter em mente que as expresses designativas das funes executadas pelos programas necessariamente no aportam nenhuma originalidade, sendo simplesmente banais, pois so descritivas e evocativas. Tais expresses no devem ser utilizadas como ttulo porque no atendero ao requisito legal e afastaro a proteo pelo direito autoral. Por outro lado, na tentativa de registro como marca, igualmente iro recair nas proibies contidas no artigo 124, da Lei n 9.279, de 14 de maio de 1996. Embora exista a prerrogativa de proteo concomitante do produto e do ttulo comercial esta no exclui a proteo do ttulo tambm como marca. Alis, muitos programas de computador conhecidos, como por exemplo, o CorelDraw (registro n 822306018) possui registro de marca para a classe 09 (NCL (08) 09). A Adobe Systems Incorporated possui registros no INPI das marcas Adode, identificando marca de produto, NCL (7) 09 (registro n 813921643) e NCL (7) 16, (registro n 813921635), Adobe Illustrator marca de produto, NCL (8) 09 (registro n 813590272) e para a classe 16:30, para manuais para uso com programas de

computador (registro n 813590264), Abobe Premiere, marca de servio, NCL (9) 40 (registro n 816942978) e A Abode, marca de servio, classe NCL (9) 40 (registro n 817249150), etc. (INPI, 2008) A Microsoft Corporation por sua vez possui registro do conhecido Microsoft Office 2000, registrado como produto na classe NCL (7) 09 (registro n 821325698, INPI, 2008), para a Windows a Microsoft possui registros 816619271 (classe 09:40-5580), 816619255 (classe NCL(8 ) 41), 816619263 (classe 16 : 20 30), 200050133 (NCL(8 ) 35), 822800756 (NCL(7 ) 35) e 822800748 (NCL(7 ) 41). (INPI, 2008) Como se pode observar nada obsta que um ttulo, originariamente protegido pelos direitos autorais, possa igualmente, ser protegido como marca, desde que, igualmente preencham os requisitos de disponibilidade, novidade, ainda que relativa, etc., conforme j fora apontado e que no sejam suscetveis de causar confuso ou associao para o consumidor. Somente a Adobe Systems Incorporated possui no INPI brasileiro 28 registros e/ou pedidos de marcas identificando produtos da classe 09. Por outro lado, existem 138 processos que contemplam o termo windows ou for windows. Deste nmero, excluindose os registros e/ou depsitos da Microsoft Corporation, apenas o 821393294 (Window Side Street Wear, classe 25), 823799514 (Windows , classe 03), 824361423 (New Way Pvc Windows, classe 19) no esto sub-judice, extintos ou sobrestados. Isso porque, muitos depsitos utilizam, indevidamente, o termo for windows na composiao da marca. Este o caso dos depsitos Finance para Windows (depsito n 817205322), Clinic Manager for Windows (depsito n 817768920), entre outros. Este o caso da Apelao em Mandado de Segurana n 2000.02.01.0474270/RJ. A Microsoft Corporation teve sua segurana concedida, anulando-se os registros de ns 817769030 e 818020245, relativos s marcas Business para Windows e Finance para Windows, destinadas a assinalar servios de anlise e processamento de dados. Alegou a Microsoft Corporation que o INPI, ao conceder a marca a terceiro, infringiu o artigo 6 bis da CUP, e os artigo 124, incisos X, XIX, XXIII, 126 e 129 da LPI. Ao final, a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2 Regio, por unanimidade, negou provimento a Apelao do Ru. (TRF2, Apelao em Mandado de Segurana n 2000.02.01.047427-0/RJ)

Em se tratando de tecnologias da informao e comunicao, no existem dvidas de seu papel estratgico no mercado. A imaterialidade que caracteriza os programas de computador e a facilidade de disseminao nos ambientes virtuais, aliada a dificuldade de controle, facilita a pirataria e dificulta a prova de autoria. fundamental que as empresas brasileiras se utilizem convenientemente do aparato legal existente. Assim, a empresa que tiver interesse em registrar o ttulo comercial de seu programa de computador ou da obra por ele criada como marca, pode faz-lo, enquadrando-o na respectiva classe, garantindo-se assim, uma maior proteo ao seu produto e/ou servio, protegendo o sinal que o diferencie dos demais existentes no mercado.

CONSIDERAES FINAIS Analisada a possibilidade de agregar a proteo das obras pelos direitos autorais e pelo desenho industrial, assim como a proteo dos ttulos protegidos pelos direitos autorais e sua proteo pelo direito de marcas, conclui-se que, embora as leis imponham algumas restries no vedam expressamente a possibilidade. Embora haja vedaes impostas pela lei, estas no probem de todo, desde que a obra quando protegida pelo desenho industrial preencha os requisitos imprescindveis para o registro. Excluem-se da proteo pelo desenho industrial, apenas as puramente artsticas. O desenvolvimento e o sucesso das empresas esto diretamente relacionados a uma srie de fatores, principalmente capacidade de ser identificada, de projetar e de explorar os ativos intangveis por ela criados. notria a importncia da propriedade intelectual como instituio necessria para dar proteo e facilitar a valorizao econmica dos ativos intangveis, auxiliando no desenvolvimento e sucesso das empresas. No mundo sem fronteiras fsicas imperiosa que as empresas busquem mecanismos para garantir a exclusividade de circulao de seus produtos e servios, protegendo-os de seus concorrentes. Criar uma cultura de proteo jurdica dos bens intangveis gerados na empresa tarefa constante e sempre projetada para o futuro, cabendo ao titular do direito a deciso sobre a cumulatividade de proteo, decidindo sob o ponto de vista estratgico, acerca de uma das protees almejada ou ambas.

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