Anda di halaman 1dari 56

PEMERIKSAAN

SUBSTANTIF
DAN ISU TERKINI BIDANG
PATEN
Oleh:
M. ADRIL HUSNI
Pemeriksa Paten

Pelatihan HKI Tingkat Dasar


BPSDM
2012

Pendahuluan
Kebaruan
Langkah Inventif
Dapat Diterapkan Dalam
Industri
Satu Kesatuan Invensi
Isu Terkini

Pemeriksa Paten
Pemeriksa adalah seseorang yang

karena keahliannya diangkat dengan


Keputusan Menteri sebagai pejabat
fungsional Pemeriksa Paten dan ditugasi
untuk melakukan pemeriksaan substantif
terhadap permohonan (Pasal 1 UUP)
Pemeriksa paten memiliki bidang
keahlian atau latar belakang pendidikan
sesuai bidang teknologi permohonan
paten yang diperiksanya.
Pemeriksa paten merepresentasikan the
person of ordinary skill in the art.

Aspek Substansi yang Diperiksa


Isi spesifikasi cukup jelas dan lengkap

menguraikan subject matter invensi?


Klaim permohonan jelas?
Invensi tergolong invensi yang tidak dapat
diberi paten? (Pasal 7 dan Bagian Penjelasan
Umum UUP)
Permohonan memenuhi kriteria satu
kesatuan invensi?
Invensi baru?
Invensi memiliki langkah inventif?
Invensi memenuhi kriteria dapat diterapkan
dalam industri?

Prosedur Pemeriksaan Substantif


Apakah spesifikasi cukup jelas
dan lengkap?

Apakah subject matter


permohonan memenuhi kriteria
jenis invensi menurut UU Paten?

Penentuan apakah permohonan


dapat diberi paten atau tidak

Apakah permohonan memenuhi


kriteria satu kesatuan invensi?

Penelusuran paten

Penentuan kebaruan, langkah


inventif, keterterapan dalam
industri

PENELUSURAN PATEN
Pasal 2 ayat 3 UU Paten
Penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal
yang tidak dapat diduga sebelumnya harus
dilakukan dengan memperhatikan keahlian
yang ada pada saat Permohonan diajukan
atau yang telah ada ada saat diajukan
permohonan pertama dalam hal Permohonan
itu diajukan dengan Hak Prioritas.
Pasal 3 ayat 1 UU Paten
Suatu Invensi dianggap baru jika pada
Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak
sama dengan teknologi yang diungkapkan
sebelumnya.

Tujuan dan Sarana Penelusuran


Tujuan: mencari prior art yang relevan

dalam penentuan kebaruan dan langkah


inventif invensi.
Sarana: offline/online patent database,
koleksi hardcopy paten, buku, journal, dst.
Cara: menggunakan kata-kata kunci
(keywords) penelusuran seperti IPC, judul,
abstrak, klaim, dst.

Prior Art

KEBARUAN

Pasal 2 ayat 1 UU Paten


Paten diberikan untuk invensi yang baru
dan mengandung langkah inventif serta
dapat diterapkan dalam industri.

Terminologi
Tanggal penerimaan = Tanggal acuan dalam

penentuan kebaruan.
Tidak sama = bukan sekadar beda, tetapi
harus dilihat sama atau tidak samanya
fungsi ciri teknis (fitur) Invensi tersebut
dengan ciri teknis invensi sebelumnya
(Penjelasan Pasal 3(1) UUP).
Teknologi yang diungkapkan sebelumnya
adalah state of the art atau prior art, yang
mencakup baik berupa literatur Paten
maupun bukan literatur Paten (Penjelasan
Pasal 3(1) UUP).

Tujuan Persyaratan
1. Invensi bukan merupakan apa yang telah

pernah dikenal, diinformasikan/dipublikasikan


orang atau digunakan sebelumnya.
2. Invensi bukan merupakan perwujudan atau
realisasi dari informasi atau pengetahuan
yang telah pernah diungkapkan orang
meskipun belum pernah direalisasikan
sebelumnya.
3. Invensi bukan merupakan modifikasi atau
variasi sederhana yang dibuat tanpa
kreativitas intelektual atau meniru dari apa
yang dimaksudkan dalam point 1 dan 2.

Kaidah Pemeriksaan
Penilaian kebaruan dilakukan dengan

membandingkan permohonan dengan prior


art.
Invensi yang telah dipublikasikan tetapi
permohonan patennya diajukan sesuai
ketentuan dalam Pasal 4 UUP tidak termasuk
prior art.
Pembandingan bertujuan untuk melihat
perbedaan fitur-fitur tekniknya. Fitur teknik
invensi terangkum dalam klaim (kecuali cara
penulisan klaim salah).
Penentuan kebaruan suatu klaim (invensi)
didasarkan atas perbedaannya dengan
informasi/uraian yang terdapat hanya dalam
satu (tidak lebih) prior art.

Kaidah Pemeriksaan
Invensi tidak baru jika prior art

mengungkapkan baik secara eksplisit


maupun implisit semua fitur teknis esensial
invensi asalkan pengungkapan itu jelas dan
tidak menimbulkan kerancuan atau ambigu
(bagi orang yang mempunyai keahlian di
bidang teknik).
Jika dijumpai keraguan (ambigu) mengenai
apakah fitur invensi terungkap secara jelas
atau tidak dalam prior art, maka invensi
harus dinyatakan baru (benefit of doubts
principle).

Kaidah Pemeriksaan
Jika fitur invensi lebih umum (generik)

dibanding prior art maka invensi dianggap


tidak baru.
Jika invensi dan prior art berbeda hanya
dalam tujuan penggunaannya maka
invensi dianggap tidak baru.
Meskipun prior art tidak menyebutkan
fitur invensi secara eksplisit, tetapi
menyebut fitur lain yang karakteristik
atau sifatnya diyakini persis sama seperti
fitur invensi maka invensi dianggap tidak
baru.

Apa yang dibandingkan?

Invens
i

Prior art

Yang dibandingkan adalah fitur-fitur tekniknya


(technical features), yaitu elemen-elemen
struktural (konkrit) atau fungsional (performansi)
dari invensi yang dimaksudkan untuk
menghasilkan efek teknik invensi.

Fitur Teknik
Invensi berupa teko yang dapat mempercepat
pengisian sejumlah cangkir, misalnya pada
saat ada pesta.
Fitur
Tekni
k?

Fitur
Tekn
ik

Fitur
Tekni
k?

Inven
si

Fitur
Tekni
k?

Efek
Tekn
ik

Pembandingan Fitur Teknik


2
Corong

Inven
si

Tutu
p?

Tutu
p

2
Corong
?

Prior Art

Hanya satu Prior Art untuk


menilai!
Kebaruan invensi dinilai berdasarkan informasi yang
terdapat hanya dalam satu, bukan dua atau lebih
prior art. Contohnya:

?
u
r
Ba

Invens
i

Ba
ru
?

Prior art
1

Prior art
2

Prosedur
pemeriksaan
kebaruan
Komparasi Invensi VS Prior Art
Klai
m

P1

P2

ft1

ft2

P3

P4

P5

ft3

ft4

Pemeriksaan kebaruan

Baru atau Tidak?


2
Corong

Tutup

2
Corong?

Tutup?

Prior art
Tutup? 1
Inven
si
Invensi tidak
baru
karena semua fitur
teknik esensialnya
telah diungkapkan
dalam prior art 2.

2
Corong?

Prior art

Baru atau Tidak?


Tidak
Baru
Pisau yang mempunyai ciri di mana tangkainya

Invensi

diikatkan dengan badan pisau dengan menggunakan


sarana pengikat.
Prior Art
Pisau yang mempunyai ciri di mana tangkainya
diikatkan dengan badan pisau dengan menggunakan
baut dan mur.Tidak
Invensi

Baru

Komposisi obat X yang terdiri atas senyawa-senyawa


A, B dan C.
Prior Art
Komposisi obat X yang terdiri atas senyawa-senyawa
A, B dan D. Prior art tidak menyebut-menyebut
tentang senyawa C, tetapi telah umum diketahui
bawah senyawa D dibuat dari senyawa C .

Baru atau Tidak?


Invensi

Prior Art

LANGKAH INVENTIF

Pasal 2 ayat 1 UU Paten


Paten diberikan untuk invensi yang baru
dan mengandung langkah inventif serta
dapat diterapkan dalam industri.

Definisi Menurut UU Paten


Suatu Invensi mengandung langkah inventif

jika Invensi tersebut bagi seseorang yang


mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik
merupakan hal yang tidak dapat diduga
sebelumnya (Pasal 2(2) UUP).
Penilaian bahwa suatu Invensi merupakan hal
yang tidak dapat diduga sebelumnya harus
dilakukan dengan memperhatikan keahlian
yang ada pada saat Permohonan diajukan atau
yang telah ada pada saat diajukan permohonan
pertama dalam hal Permohonan itu diajukan
dengan Hak Prioritas (Pasal 2(3) UUP).

Terminologi
Langkah inventif Hal yang tidak dapat

diduga sebelumnya.
Seseorang yang mempunyai keahlian
tertentu di bidang teknik orang yang
mempunyai keahlian rata-rata = the person
having ordinary skill in the art.
Hal yang tidak dapat diduga sebelumnya =
Lebih dari sekedar berbeda dari prior art;
tidak merupakan konsekuensi logis atau
sesuatu yang mudah dihasilkan dari
perkembangan teknologi pada umumnya.

Tujuan Persyaratan
Invensi bukan merupakan sekedar

penggabungan atau modifikasi dari apa yang


telah dikenal.
Invensi bukan sekedar untuk mengisi
kekosongan yang lupa diklaim dan diuraikan
dalam paten-paten sebelumnya.
Invensi bukan merupakan sekedar konsekuensi
logis dari perkembangan biasa di bidang
teknolologi, tetapi merupakan hasil kegiatan
yang memerlukan kreativitas intelektual.
Perbedaan invensi dari prior art merupakan
solusi baru atau solusi alternatif baru bagi
masalah tertentu di bidang teknologi.

Kaidah Pemeriksaan
Penilaian langkah inventif diperlukan jika invensi

terbukti baru.
Diperbolehkan menggunakan lebih dari satu prior
art (biasanya cukup dua untuk menilai satu klaim).
Yang menjadi dasar penilaian adalah persamaan
atau perbedaan antara fitur dan efek teknik invensi
dengan fitur dan efek teknik prior art.
Mencari informasi dari seluruh prior art yang ada
apakah ada petunjuk untuk mengkombinasi,
memodifikasi dan/atau mengadaptasi prior art
untuk menghasilkan efek teknik yang sama dengan
invensi.
Menggunakan metode problem and solution
approach

Problem and Solution Approach


1. Menentukan prior art terdekat.
yang mengungkapkan efek teknik, tujuan dan
penggunaan yang paling mirip dengan invensi, atau
Yang memiliki kombinasi fitur teknik yang paling
banyak kesamaannya dengan invensi dan dapat
melakukan fungsi invensi.
2. Memformulasikan masalah teknik yang akan

dipecahkan.

Bagaimana memodifikasi atau mengadaptasi prior art


terdekat untuk menghasilkan efek-efek teknik invensi?

3. Menentukan keterdugaan (obviousness) invensi

berdasarkan prior art terdekat dan masalah teknik di


atas.

Apakah ada informasi dan petunjuk dalam semua


prior art untuk melakukan kombinasi, modifikasi dan
adaptasi untuk memecahkan masalah teknik di atas?

Menentukan prior art terdekat

Terdek
at

Menentukan masalah teknik

Elemen
masalah

Masalah teknik = Berdasarkan prior art terdekat,


bagaimana
menghasilkan/mencapai invensi atau efek teknik

Menemukan solusi untuk masalah


teknik

Inventif atau tidak?


Tidak
Invensi
Inventif
Pisau yang mempunyai ciri di mana tangkainya
diikatkan dengan badan pisau dengan
menggunakan rivet.
Prior Art 1
Pisau yang mempunyai ciri di mana tangkainya
diikatkan dengan badan pisau dengan
menggunakan baut dan mur.
Prior Art 2
Sarana pengikat berupa rivet yang digunakan
untuk mengikat dua panel logam.

Inventif atau tidak?


Peta

Kompa
s

Sajada
h

Sajada
h

Prior Art 1
(terdekat)
Invensi

Invensi tidak
inventif karena
dapat diduga
berdasarkan prior

Kompa
s

Peta

Prior Art 2

Inventif atau tidak?


Raha
ng

Raha
ng
Penga
tur
Penga
tur

Invensi

Raha
ng

Raha
ng
Prior Art
1
(terdeka
t)

Prior Art
2

DAPAT DITERAPKAN
DALAM INDUSTRI
Pasal 2 ayat 1 UU Paten
Paten diberikan untuk invensi yang baru
dan mengandung langkah inventif serta
dapat diterapkan dalam industri.

Definisi menurut UU Paten


Suatu invensi dapat diterapkan dalam industri
jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam
industri sebagaimana yang diuraikan dalam
permohonan (Pasal 5 UUP).

Penjelasan Pasal 5 UUP


Jika invensi berupa produk, produk tersebut
harus mampu dibuat secara berulang-ulang
(secara massal) dengan kualitas yang sama
(Penjelasan Pasal 5 UUP).
Jika invensi berupa proses, proses tersebut
harus mampu dijalankan atau digunakan
dalam praktik (Penjelasan Pasal 5 UUP).

Tidak dapat diterapkan dalam


industri
Teori (misalnya rumus W=mc2) kecuali

diterapkan dalam produk atau proses yang


dapat dilaksanakan.
Kreasi dan metode untuk melakukan
kegiatan yang melibatkan kegiatan mental.
Sesuatu yang berlawanan dengan hukum
alam, misalnya perpetual machine.

SATU KESATUAN INVENSI

Pasal 21 UU Paten
Setiap Permohonan hanya dapat
diajukan untuk satu Invensi atau
beberapa Invensi yang merupakan satu
kesatuan Invensi (Pasal 21 UUP).

Definisi menurut UU Paten


Satu kesatuan Invensi adalah beberapa Invensi

yang baru dan masih memiliki keterkaitan


langkah inventif yang erat. Misalnya, suatu
Invensi yang berupa alat tulis yang baru dengan
tintanya yang baru. Dalam kasus tersebut jelas
bahwa tinta tersebut merupakan satu kesatuan
Invensi untuk dipergunakan pada alat tulis , yang
merupakan suatu Invensi yang baru sehingga
alat tulis dan tintanya tersebut dapat diajukan
dalam satu Permohonan (Penjelasan Pasal 21
UUP).

Terminologi
Keterkaitan langkah inventif yang erat

memiliki satu masalah/efek teknik utama dan


masalah/efek teknik (bukan utama) untuk
setiap berkaitan dengan masalah/efek teknik
utama tersebut.

Tujuan Persyaratan
Menghindari kompleksitas dan

ketidakjelasan permohonan/paten.
Menghindari penumpukan sejumlah
invensi dalam satu permohonan, di mana
hal ini kontradiktif dengan tujuan dan
prinsip sistem paten.
Memberikan rasa keadilan (fairness) bagi
pemohon dengan membayar biaya yang
sama bagi satu permohonan yang hanya
boleh berisi satu invensi atau sekelompok
invensi yang berkaitan.

Kaidah pemeriksaan
Bukan merupakan dasar penolakan pemberian

paten.
Yang menjadi dasar penilaian adalah klaim-klaim
mandiri.
Keterkaitan langkah inventif yang erat memiliki
satu masalah/efek teknik utama dan masalah/efek
teknik (bukan utama) untuk setiap berkaitan
dengan masalah/efek teknik utama tersebut.
Penentuan satu kesatuan invensi dapat dilakukan
sebelum melakukan analisa prior art (a priori test)
atau setelah melakukan analisa prior art (a
posteriori test)

A priori test
Klaim mandiri VS klaim turunan satu

kesatuan invensi.
Permohonan memiliki satu klaim mandiri
satu kesatuan invensi.
Permohonan memiliki beberapa klaim mandiri
tetapi masing-masing klaim itu diadaptasikan
khusus untuk pelaksanaan klaim mandiri
lainnya satu kesatuan invensi.
Permohonan memiliki beberapa klaim mandiri
tetapi masing-masing klaim itu jelas
menghasilkan efek teknik yang berbeda dan
tidak berkaitan satu sama lain tidak ada satu
kesatuan invensi.

A posteriori test
Dilakukan jika a priori test tidak dapat

dilakukan.
Permohonan memiliki beberapa klaim mandiri
tetapi masing-masing klaim itu menghasilkan
efek teknik berbeda yang keterkaitannya
tidak mudah diketahui secara pasti.
Pengujian dilakukan jika masing-masing
invensi (klaim mandiri) baru dan mengandung
langkah inventif.
Jika fitur-fitur teknik invensi yang inventif
ekivalen atau saling berkaitan (komplementer)
satu sama lain maka kriteria SKI terpenuhi.

SKI terpenuhi atau tidak?

Klaim
Klaim
mandiri 1
mandiri 2
Cangkir pada klaim 2 tidak khusus atau harus
digunakan untuk teko pada klaim 1 tetapi dapat
juga untuk teko atau peralatan lain satu
kesatuan invensi tidak terpenuhi.

SKI terpenuhi atau tidak?

Klaim
Klaim
mandiri 1
mandiri 2
Untuk melakukan fungsinya steker pada klaim 1
membutuhkan stop kontak seperti pada klaim 2
satu kesatuan invensi terpenuhi.

SKI terpenuhi atau tidak?

Klaim
Klaim
mandiri 1
mandiri 2
Untuk melakukan fungsinya steker pada klaim 1
dapat menggunakan stop kontak lain selain stop
kontak seperti pada klaim 2 satu kesatuan
invensi tidak terpenuhi.

SKI terpenuhi atau tidak?


Klaim mandiri 1
Penjepit kertas (paper clip).
Klaim mandiri 2
Proses untuk pembengkokan kawat.
Klaim mandiri 2
Mesin pembengkok kawat.
Invensi

Klaim 1 tidak memiliki satu kesatuan invensi dengan


klaim 2 dan 3 karena klaim 2 tidak spesifik digunakan
untuk membuat penjepit kertas. Klaim 3 dapat
memiliki satu kesatuan invensi dengan klaim 2
asalkan mesin tersebut digunakan untuk menjalankan
proses pada klaim 2.

ISU TERKINI BIDANG


PATEN

INVENSI TERKAIT
PROGRAM KOMPUTER

Permasalahan
Berkembang

pesatnya
teknologi
yang
menggunakan program komputer
Semakin banyaknya permohonan paten
terkait program komputer
Pemohon membutuhkan perlindungan paten
yang tidak diakomodir oleh perlindungan
cipta
Belum adanya aturan yang jelas mengenai
pemeriksaan
paten
terkait
program
komputer di Indonesia

Definisi Menurut UU
Paten
Invensi

tidak mencakup
aturan dan
metode mengenai program komputer
(Penjelasan Umum UUP)
Tidak ada penjelasan lebih lanjut program
komputer apa yang tidak dapat diberi
paten

Definisi Menurut Petunjuk


Teknis Pemeriksaan
Substantif Paten

Program komputer per se (program listing)

bukan invensi, karena program komputer


tersebut hanyalah serangkaian instruksi untuk
mengendalikan suatu urutan operasi dari suatu
sistem pengolahan data sehingga cenderung
merupakan
metode
dalam
bidang
ilmu
pengetahuan, meskipun di-instal pada suatu
komputer.

53

Namun

demikian, jika kombinasi program


komputer dan perangkat keras menghasilkan
suatu kontribusi teknis terhadap teknologi
terdahulu, kombinasi program komputer dan
perangkat keras ini dapat merupakan suatu
invensi. Suatu alat yang dapat dijalankan
dengan
menggunakan
suatu
program
komputer adalah invensi. Klaim dapat berupa
metode pengoperasian peralatan tersebut,
alat untuk menjalankan metode tersebut.
54

Solusi
Diperlukan revisi/perubahan UU Paten 14 Tahun

2001 guna mengakomodir/memperjelas invensi


yang berkaitan dengan program komputer (saat ini
telah diperjelas pada rancangan UU Paten baru).
Diperlukan
revisi/perubahan
Petunjuk
Teknis
Pemeriksaan
Substantif
Paten
lama
guna
memperjelas
definisi,
subject
matter,
patentabilitas, persyaratan spesifikasi berikut
contoh-contoh klaimnya (saat ini telah diperjelas
pada rancangan Juknis Pemeriksaan Substantif
Paten baru).

Sumber:
M. Adril Husni
P. Togi Edward S.

56