5

marque + brevet + techno

vincent gautrais
professeur titulaire
directeur CRDP
titulaire de la chaire L.R. Wilson
facult de droit CRDP universit de montral
www.twitter.com/gautrais
www.gautrais.com

marque + brevet + techno

vincent gautrais
professeur titulaire
directeur CRDP
titulaire de la chaire L.R. Wilson
facult de droit CRDP universit de montral
www.twitter.com/gautrais
www.gautrais.com

Plan
Principes fondamentaux en droit des marques (sujet 1)
Noms de domaine et droit des marques (sujet 2)
Usage des mtatags (sujet 3)

Sujet 1

Principes fondamentaux en droit des marques

Droit des marques

Les pays de droit civil
Plus formel
EX: droit franais

Les pays de common law

Moins formel
EX: Mais modification de la Loi canadienne sur les marques de
commerce (2015) (tentative de se conformer avec traits
internationaux)
EX: Lanhan Act amricain

Droit des marques (2)

Fait partie de la proprit intellectuelle

Mais rien dintellectuel
EX: Affaire EXXON (pas de droit dauteur mme si $$$$ originalit)
"The protection of trade-marks is the law's recognition of the
psychological function of symbols. If it is true that we live by
symbols, it is no less true that we purchase goods by them. A trademark is a merchandising short-cut which induces a purchaser to
select what he wants, or what he has been led to believe he wants
Juge Frankfurter dans Mishawaka Rubber & WoollenManufacturing c.
S.S. Kresge, (1941) 316 U.S. 203.

Droit des marques (3)

Souvent appel aussi proprit industrielle
Attention au terme de proprit

VRAI

FAUX
pas interdiction totale de lusage (citation dans un livre), si
terme devient un terme gnrique (frigidaire), arrt de lusage par le
titulaire, , et plus gnralement, un usage qui ne porte pas
confusion et qui nest pas injuste

vente, licence, transmit si faillite, etc

Droit des marques (4)

Une contravention existe de plein droit (pas besoin de
volont de contrevenir)
Pour une dure de 15 ans renouvelable (Art. 46 (1))
La protection concerne indpendamment

Un nom
Un symbole
Une couleur
Une odeur (mais )
Un bruit (mais)

Sauf exception ncessite un enregistrement (diffrent

du droit dauteur)

Droit des marques (5)

Diffrence entre MC selon la Loi sur les marques de
commerce et selon la common law
La contravention selon la common law (passing-off) selon la
dcision Cina-Geigy Canada c. Apotex, (1992) 3 R.C.S. 120.
EX: utilisation dune forme de mdicament dune forme et dune
couleur trompeuse
Un droit acquis de bon droit
Une mauvaise reprsentation occasionnant tromperie ou
confusion entre les deux entreprises
Dommage actuel ou en devenir du plaignant
Pas dargument dordre public qui pourrait justifier la continuit
dans lutilisation par le contrevenant
La contravention selon la Loi sur les marques de commerce met
davantage laccent sur leur qualit de PRODUIT (que ce soit un bien
ou un service) et sur leur valeur dchange

Droit des marques (6)

Passing-off implique une valeur marchande alors que la Loi permet

une protection avant lutilisation du symbole
Passing-off protge dans un espace correspondant son champ
dapplication rel alors que la Loi accorde une protection pancanadienne
Passing-off implique la preuve 1) de lutilisation du symbole et 2) des
dommages conscutifs alors que la Loi protge sans quil y ait preuve
de dommage (prvaut pour les catgories enregistres)
Passing-off implique la preuve de latteinte la rputation du plaignant
alors que prsomption de validit dun enregistrement (mme si peu
utilise)
Passing-off peut tre par contre plus efficace notamment pour
organisations non commerciales

Droit des marques (7)

Modalits denregistrement selon la Loi

Voir le site de lOPIC

Choix du nom ou du symbole (videmment)
Approche nationale
Rapport prliminaire pour jauger les conflits potentiels
Sur le nom
Sur les noms proches ou homophones

Application auprs du Bureau des MC (Gatineau)

Dterminer la MC demande
Si dessin, ajouter la description
Dterminer les spcificits (voir le Manuel dexamen)
Dterminer les champs dapplication
Dterminer la date de la premire utilisation
Cots modiques
Etc

Examen de la demande par le Bureau des MC

Publication de la demande
Priode dopposition
Admission et enregistrement

Droit des marques (8)

Conditions gnrales
Conformit avec la Loi sur les MC
Personne na un titre pralable sur une marque susceptible de confusion
tre enregistrable (par exemple)
tre une MC
Ne pas tre susceptible de recours avec une marque pr-enregistre (ou sur le
point de ltre)
Pas tre un terme gnrique
Ne pas tre source tromperie
Ne pas tre offensant
Ne pas tre interdit
Ne pas suggre un lien avec un tre vivant ou rcemment dcd

Analyse du respect de ces conditions par un examinateur du Bureau

des MC
- Rejet (appel possible la CF)
- Publication dans le Journal des MC

Droit des marques (9)

Pour que la protection de la Loi puisse tre assure, il
faut:
Art. 2: Marque employe par une personne pour
distinguer
Une marque (Art. 2)
Distinctive (Art. 2)
Utilise comme tant une MC (Art. 4 et s.)

Droit des marques (10)

Les lments de distinction
Facile
KODAK
Pas facile
EXPORT (Molson Breweries c. John Labatt,
(2000) NR TBEd FE 045 (CAF))
NON pour les termes gnriques
Nylon
Frigidaire
Champagne , etc belle jurisprudence)

NON pour les termes usages par plusieurs compagnies

(quaucune na enregistr)
EX: Bell Canada et son non contrle de compagnies rgionales
Unitel Communications Inc. c. Bell Canada, (1995) 61 CPR (3d) 12

NON lorsque changement quant au produit originel

EX: Heintzman c. 751056 Ontario, (1990) 34 CPR (3d) 1

Droit des marques (11)

Il existe deux droits principaux attachs une MC

Imitation
Confusion (le plus sujet dveloppements)

Droit des marques (12)

Confusion
Art. 6 (5) : critres de confusion

Caractre distinctif
Priode dutilisation
Genre des marchandises ou services
Nature du commerce
Degr de ressemblance
Non exhaustif
Question factuelle

Art. 7 : Nul ne peut : () b) appeler lattention du public sur ses

marchandises, ses services ou son entreprise de manire causer ou
vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsquil a
commenc a y appeler ainsi lattention, entre ses marchandises, ses
services ou son entreprise et ceux dun autre;

Droit des marques (13)

Confusion en pratique
Similarit des MC
EX: Smoothies et Smarties (Rowntree c. Paulin Chambers, (1968) RCS 134
EX: Moonshine et Sunlight

lments dapprciation complmentaires

Vision de ltude comme un tout
Se mettre la place dun acheteur raisonnable
Ne pas prendre en compte les efforts par le commerant pour viter la
confusion
Laccent est fait sur les similarits et non les lments de distinction
Souvent, prise en compte de tmoignages dexperts

La prise en compte du produit (sadresse-t-il des spcialiste ou

non)
La question ardue des commerces diffrents (6.2) (diffrent si connu
ou pas)

Droit des marques (14)

lments non enregistrables de plein droit (liste
laborieuse mais vidente) (Art. 9 11)

Croix-rouge
Croissant rouge
Municipalits
Drapeaux
Universits
Appellation de vin (sauf exceptions)
Etc..
Sauf consentement

Rsum - Principes gnraux en droit des

marques
Dfinition:

"The protection of trade-marks is the law's recognition of the psychological function of symbols. If it is
true that we live by symbols, it is no less true that we purchase goods by them. A trade-mark is a
merchandising short-cut which induces a purchaser to select what he wants, or what he has been led to
believe he wants Juge Frankfurter dans Mishawaka Rubber & WoollenManufacturing c. S.S. Kresge,
(1941) 316 U.S. 203.

proprit intellectuelle

Mais attention au terme proprit

VRAI
vente, licence, transmit si faillite, etc
FAUX
pas interdiction totale de lusage (citation dans un livre), si terme devient un terme
gnrique (frigidaire), arrt de lusage par le titulaire, , et plus gnralement, un usage qui ne porte pas
confusion et qui nest pas injuste

Une contravention existe de plein droit (pas besoin de volont de contrevenir)

Pour une dure de 15 ans renouvelable (Art. 46)
La protection concerne indpendamment :Un nom, un symbole, une couleur, une odeur (mais ),
un bruit (mais)
Sauf exception ncessite un enregistrement (diffrent du droit dauteur)
Art. 7 Loi canadienne sur la confusion : Nul ne peut : () b) appeler lattention du public sur ses
marchandises, ses services ou son entreprise de manire causer ou vraisemblablement causer
de la confusion au Canada, lorsquil a commenc a y appeler ainsi lattention, entre ses
marchandises, ses services ou son entreprise et ceux dun autre

Sujet 2

Noms de domaine et droit des marques

Approche chronologique

La procdure administrative (trs vite)

La procdure de rglement des diffrends

Lorganisation des instances responsables (ICANN ET

ACEI)

La procdure
administrative

Les diffrentes approches nationales

ICANN et linformalit galopante
Simple et rapide

1Vrifier si disponible
2 Confirmer intention
3 Enregistrer
4 Remplir linfo.
5 Vrifier si linfo. est juste
6 Payer

Pas dobligation nationale (videmment)

Certains ccTLD et leur formalisme outrancier

Chine
France

La procdure administrative
(Canada)
Entre en vigueur le 01 dcembre 2000
Multiplicit de documents
Rgles en matire denregistrement
Convention denregistrement (23 pages)
Rgles denregistrement (44 pages)
Conditions relatives la prsence canadienne (16 pages)

Rgles pour rglement des diffrends

Rgles pour registraires

La procdure administrative
(Canada) (2)
Prsence canadienne
Personne physique (si plus de 18 ans)
Canadien
Rsident

Personne morale ou groupes dont

PM selon loi fdrale ou provinciale

SNC (si 2 tiers des associs canadiens)
Association (si 80% membres sont canadiens)
Association (si 80% membres + de 183 jours au Canada)
Syndicat
Gouvernement
Autres si propritaire dune MC enregistre au Canada
Etc..

La procdure administrative (Canada) (3)

Choix dun registraire agr (voir liste)

Demande denregistrement sur le site du registraire
Transmission lACEI
Choix dune priode denregistrement (1 10 ans)
Modalits denregistrement
Registraire agre uniquement
Conditions du registraire respecter

Conditions techniques
Prsence au Canada
Assise financire minimale
Irresponsabilit du registraire
Titulaire responsable du choix de NDD

Premier arriv, premier servi (2.9 a))

(suite)

La procdure administrative
(Canada) (4)
Vrification de tous les champs (moyens)
Confirmation de lacceptation

Courriel
Numro de compte
Mot de passe temporaire
Systme scuris (notamment SSL)
Demandeur doit se rendre sur un site scuris pour:

Confirmer les renseignements saisis

Lire la convention denregistrement
Souscrire la convention denregistrement
Si conflit entre version franaise et anglaise

sinon, annulation du NDD .ca (7 jours)

Drogation pour les NDD enregistrs avant le 01 dcembre
2000

La procdure administrative
(Canada) (5)
Cas particulier dune demande sans nom de
domaine (2.12 2.15)
2.12: cette option pourrait tre souhaitable pour un demandeur qui
envisage demander lenregistrement dun grand nombre de
noms de domaine auprs de lACEI.
Procdure un peu plus expditive
Procdure plus demandante quant la solvabilit
Permet dviter la procdure de confirmation

La procdure administrative
(Canada) (6)

Admissibilit des NDD

Caractres acceptables (a z; 1 9; trait dunion)
Entre 2 et 50
Noms rservs

Gtld.ca
Ville ou village.ca (plus autres)
Autres dtermins par ACEI
Grandes viles .ca et abrviation province .ca
Noms concurrents: EX: xyz.on.ca et xyz.ca
Refus pour quelques motifs que ce soit

Autres lments plus accessoires

Renouvellement
Changement de registraire
Renouvellement denregistrement

La procdure de rglement des

diffrends
ICANN et le rapport de lOMPI (30 avril 1999)

RED et lACEI

La procdure de rglement
des diffrends (2)
Trois objectifs majeurs
Rapide (45 jours) (trop pour certains)
Pas cher (environ $ 1 000 US)
Uniforme et autre

Acteurs susceptibles dtre impliqus

Plainte du demandeur
Dfense du dfendeur
Prestataire de service en rglement des diffrends
ICANN
Registraire

Procdures labores (trois niveaux)

ICANN
REGISTRAIRE
RGLEMENT FACULTATIF DU REGISTRAIRE

Procdure obligatoire? Voir plus loin

La procdure de rglement des

diffrends (3)
Requte du demandeur
Formulaire dinformation avec

Nom du dfendeur
NDD en cause (parfois plusieurs)
Marque (enregistre ou non) en cause
Exposer les motifs (cf. motifs plus loin)
Exposer la mesure de rparation
Exposer si autre procdure en cours

Etc..

Technique de communication
1 ou 3 experts (arbitres)

La procdure de rglement
des diffrends (4)

Dpt auprs dun registraire (provider)

Vrification
Notification de la plainte
Si conforme, dans les 3 jours, demande de paiement
Par requrant
Sauf si demande de 3 panlistes

Transmission au dfendeur (date douverture) et ICANN

Nomination dune commission
Rponse de celui-ci dans les 20 jours
Certification de la vrit des infos.
Sinon, on statue et communication la commission

Dcision (dans les 14 jours de sa nomination)

Transmission de la commission (panel) au registraire
Transmission aux parties
Rien sur la possibilit dappel

Pour en savoir plus

voir le site de lOMPI

Site index
http://arbiter.wipo.int/domains/gtld/index-fr.html

Dcisions rendues par l'OMPI

http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/index-fr.ht
ml

Les critres de base

Principes de 4 (a) des rgles de lICANN

(idem 3.1 RED de lACEI)

a) Un nom de domaine est identique ou semblable au point de prter

confusion, une marque de produits ou de services sur laquelle le
requrant a des droits ;
b) b) que le titulaire actuel n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun
intrt lgitime qui sy attache; et
c) c) ce nom de domaine a t enregistr et est utilis de mauvaise foi. (un
peu diffrent de lACEI)

Les critres de base (2)

mauvaise foi

a) les faits montrent que le commerant a enregistr ou acquis le nom de domaine

essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de cder dune autre manire titre onreux
lenregistrement de ce nom de domaine au requrant qui est le propritaire de la marque de
produits ou de services, ou un concurrent de celui-ci, et pour un prix excdant le montant
des frais qu'il peut prouver avoir dbourss en rapport direct avec ce nom de domaine,

b) le commerant avait enregistr le nom de domaine en vue dempcher le

propritaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de
nom de domaine, et il est coutumier d'une telle pratique,

c) le commerant avait enregistr le nom de domaine essentiellement en vue de

perturber les oprations commerciales dun concurrent ou

d) en utilisant ce nom de domaine, le commerant a sciemment tent dattirer, des

fins lucratives, les utilisateurs de lInternet sur un site Web ou autre espace en ligne lui
appartenant, en crant une probabilit de confusion avec la marque du requrant ou espace
Web ou dun produit ou service qui y est propos.

Les critres de base (3)

mauvaise foi dans RED de lACEI

Facteurs aggravants (presque identiques)

Pas dintention demploi

Causer du tort
Plusieurs NDD enregistrs
Vente, etc

Facteurs attnuants

Emploi raisonnable
Dnomination sociale de la compagnie
Description claire de produits ou services vendus
Publicit
Etc

Quelques affaires
Affaire Jeanette Winterson

MC de common law
Mondialement connue (dans 21 pays)
Droit anglais sapplique
Voil pourquoi changements dans ACEI

Idem Julia Roberts

Quelques affaires (2)

Affaire Lecavalier

Pas de mauvaise foi au dbut

Le nom patronymique d'une personne est un attribut de la

personnalit et le droit au nom et au respect du nom est un droit de
chaque personne humaine. Certaines d'entre elles, ayant acquis une
notorit, ont galement la possibilit d'exploiter leur nom
patronymique, lequel devient galement un lment de leur patrimoine.
En l'espce, il n'est pas contest, et il est mme reconnu, que Vincent
Lecavalier jouit d'une notorit internationale qui l'autorise exploiter
de manire commerciale et patrimoniale son patronyme. L'absence
d'enregistrement du nom patronymique en tant que marque ne fait
obstacle la reconnaissance des droits que le demandeur a sur son
nom en tant que dnomination commerciale susceptible d'tre
enregistre en tant que marque

Quelques affaires (3)

Mais diffrent avec laffaire Springsteen
Fan club qui a enregistr
tude des trois critres
Semblable
Intrt lgitime
Mauvaise foi

OUI
NON
NON

Critique de Julia Roberts et Jeannette Winterson

Charge de la preuve au demandeur quant la mauvaise foi
Rpondant na pas de relation avec le plaignant pas relevant

Une personne dissidente

La preuve que le titulaire du NDD na pas de droit dans la MC
renverse la charge de la preuve
4 (c) (iii) non prouv
Il y a du dtournement de consommateurs

Quelques affaires (4)

Liste de toutes les affaires

http://www.icann.org/udrp/proceedings-list-name.htm

Quelques affaires au Canada

Quelques affaires au Canada

Dcision DCA1189-CIRA sur le nom de domaine
www.revenuquebec.ca (site qui tait encore en ligne le fvrier 2010
mais plus maintenant)

Confusion
Pas dintrt lgitime
Mauvaise foi
Plainte accueillie

Quelques affaires au Canada

exemple de 2015
30 affaires
26 oprent un transfert
4 refusent
www.tous.ca (voir par. 50)
www.cloudflare.ca
www.restocsa.ca
www.scoutscanada.ca

La force obligatoire des

sentences arbitrales
Weber-Stephen Product c. Armitage Hardware and Building
Supply, (2000) du juge Aspen
Demande que la dcision de lOMPI ne soit pas obligatoire
Contrat dadhsion
we conclude that this Court is not to be bound by the outcoms
of the ICANN administrative proceeding.
Nature un peu hsitante des dcisions rendues
Diffrent de ce qui se passe en arbitrage traditionnel

La qute de lgitimit
(ICANN)

Michael FROOMKIN, Wrong Turn in Cyberspace: Using ICANN

to Route Around the APA and the Constitution , (2000) Duke Law
Journal 17
http://www.law.miami.edu/~froomkin/articles/icann.pdf

Raisons notamment invoques

Structure byzantine
Fonds de grosses compagnies
Reprsentation douteuse
Consensus manipul

Sujet 3

Lutilisation des mta-tags

Dfinition

A Meta-Tag is a special type of HTML code that provides

identification information about a particular Web page. Unlike
normal HTML code, a Meta-Tag does not affect how the Web page
is displayed. Instead, the Meta-Tag simply provides information
that will allow search engines to locate the particular Web page.
Typical Meta-Tag information includes who created the page, how
often it is updated, what the page is about, and perhaps most
importantly the keywords that represent the Web page's content.

Exemple

<HEAD>
<TITLE>SITE MOI</TITLE>
<META name="description" content="Everything you wanted to
know about stamps, from prices to
history.">
<META name="keywords" content="stamps, stamp collecting, stamp
history, prices, stamps for sale">
</HEAD>

Consquences videntes
Attraction dusagers sur des sites qui nont rien voir
Attraction dusagers sur des sites concurrents
Gains publicitaires substantiels pour les mtatageurs
Possibilit datteinte au droit des marques (les multiples
Playboy)
Possibilit daction sur la base de concurrence dloyale

La jurisprudence
amricaine

Brookfield Communications c. West Coast Entertainment, (1999)

174 F. 3d 1036
Brookfield a la MC MovieBuff
WCE a le NDD www.moviebuff.com
Dbut de la tendance dextension du concept de confusion

Similarit des appellations

Proximit des activits
Rputation de la MC de Brookfield
Besoin dattention pour distinguer pour le consommateur
Intention de WCE dans la slection du NDD

Mais traitement diffrent pour les mta tags

Consommateur est capable de faire la distinction dans la
liste qui provient du moteur de recherche
Il verra aussi lURL (www.wce.com)
En revanche, possibilit de dprciation dachalandage

La jurisprudence amricaine (2)

Idem Niton c. Radiation Monitoring (1998)

Utilisation de mta tags de lentreprise concurrente
Mme critres que Brookfield

Playboy Enterprises c. Asiafocus International (1998)

Premier cas avec un dommage substantiel (3 millions de $US)

Playboy Enterprises c. Welles, (1998)

Mta tags avec playboy mais

Terry welles a t Playgirl of the year 1981
Pas de confusion possible (mention en bas des pages)
Dfense de Fair Use
Nom gnrique pour sidentifier elle mme

La jurisprudence
amricaine (3)

Bally Total Fitness Holding c. Faber (1998)

Le premier est une compagnie dordinateur MC
Le second est un site qui fait de la diffamation
Utilisation de mta tags (mais pas dutilisation de la MC dans le NDD)
(Bally sucks)
Il y a t-il confusion
NON

Force de la MC
Proximit des biens
Similarit des MC
vidence de la confusion
Chane de distribution
Sortes de biens et attention des acheteurs

Intention du dfendeur

Justement intressant dans BCAA car dusage commercial proprement

dit

La jurisprudence canadienne

BCAA c. Office and Profesional Employees, (2001)

http://www.courts.gov.bc.ca/jdb%2Dtxt/sc/01/01/2001bcsc0156.htm
Faits:
Conflits entre employeur (BCAA) et syndicat
1997 www.bcaa.com et www.bcaa.org
2000 www.bcaabacktowork.com, www.bcaaonstrike.com et
www.picket.com
Utilisation du design du site de lemployeur
clair
Passing-off
on va le voir
Deprciation dachalandage (22)
on va le voir

La jurisprudence canadienne (2)

NON, pas de violation par les mta tags et pour le NDD dit le juge
(notamment p. 54 et s.)
Pas de confusion ou possibilit de confusion dans lesprit des
internautes
Clair que le site nest pas endoss par lemployeur
Il sagit dune hypothse o il ne sagit pas dune confusion pure
mais dun NDD qui contient la MC
Pas de comptition commerciale
BCAA est descriptif du syndicat (comme Terry Welles)
Intrts lgitimes
Interprter le Passing-off en vertu de la Charte canadienne
Balance raisonnable entre IP et libert dexpression
Balance favorise le syndicat

marque + brevet + techno

vincent gautrais
professeur titulaire
directeur CRDP
titulaire de la chaire L.R. Wilson
facult de droit CRDP universit de montral
www.twitter.com/gautrais
www.gautrais.com

Brevet dfinitions
EX: Art. 2 invention Toute ralisation, tout procd, toute
machine, fabrication ou composition de matires, ainsi que
tout perfectionnement de l'un d'eux, prsentant le caractre de
la nouveaut et de l'utilit.
35 USC #101: Whoever invents or discovers any new and
useful process, machine, manufacture, or composition of matter,
or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent
therefor, subject to the conditions and requirements of this
title.

Brevet Principes
gnraux

Les procds
Les machines
Les ralisations
Les produits manufacturs
Les compositions de matires
Toutes amliorations (80% des brevets qui sont allous)
Le reste ne lest pas comme

Lois de la nature
Formules mathmatiques
Phnomne naturel
Anciennement, les mthodes daffaires

Et notamment: Art. 27 (8) : il ne peut tre octroy de brevet pour de

simples principes scientifiques ou conceptions thoriques

Brevet Principes
gnraux
BUT
Encourager linnovation technologique en rtribuant les inventeurs
par le biais dun monopole des inventeurs
Permettre la socit civile den bnficier terme
Principe de justice naturelle: Justice gives every man a title to the
product of his honest industry. John Locke (1690)

PRINCIPE DUTILISATION
Dvoile tout sur linvention et
Obtient le droit de jouir des fruits de celle-ci

TENDANCE
Monde des affaires utilise de plus en plus la PI comme dune arme
conomique (EX: Microsoft)

Brevet Principes
gnraux
Formalisme lev des brevets

Processus fastidieux
Analyse de lantriorit (dans banque de donnes)
Mmoire descriptif (identifiant les lments de changements)
Identification et isolement des revendications
Et ce, pour 20 ans

Application nationale (sauf PCT (Patent Cooperation Treaty))

Vrification des antriorits

Voir le site du registraire sur le site dindustrie Canada

http://patents1.ic.gc.ca/intro-f.html
Voir sur le site amricain de lUSPTO
http://patents.uspto.gov/

Droit du titulaire du brevet dempcher quautrui

Fabrique
Utilise
Importe
Vende linvention protge

Brevet
160000
140000
120000
100000
Nombre de brevets
US

80000
60000
40000
20000
0

1964

1974

1984

1994

Brevet
8000
7000
6000
5000
Brevets US sur les
mthodes de
commerce

4000
3000
2000
1000
0

1997

1998

1999

2000

Brevet - Exigences
Critre de la non vidence
Art. 28.3 : Lobjet que dfinit la revendication dune demande de
brevet ne doit pas, la date de la revendication, tre vident pour une
personne verse dans lart ou dans la science dont relve lobjet () .

Nouveaut (incident)
Non divulgu (art. 28.2)
Utilit
Conforme la dfinition dinvention

Brevet

Que sont les mthodes

daffaires?
Mthodes relatives au commerce lectronique
Mthodes sur les transactions financires
Mthodes utilisables dans le domaine des assurances
Mthodes de gestion
Mthodes pour des rservations de billets
Mthodes dencans

Approche amricaine (1)

Tout commena avec les logiciels

Gottschalk Comr. Pats c. Benson, (1972) 175 U.S.P.Q. 673 (US S. c.)
Mthode de conversion de donnes numriques par le biais dune formule
mathmatique
PAS BREVETABLE
Here the ``process'' claim is so abstract and sweeping as to cover both known
and unknown uses of the BCD to pure binary conversion
(1) vary from the operation of a train to verification of drivers' licenses to researching
the law books for precedents and
(2) be performed through any existing machinery or future-devised machinery or
without any apparatus.

Parker c. Flook, (1978) 175 U.S.P.Q. 193 (US S. c.)

Idem mais sur une application beaucoup plus prcise (actualisation dune alarme si
raction chimique)
PAS BREVETABLE
Pas clair:
La nouveaut nest pas un critre primordial

Approche amricaine (2)

Diamond c. Chakrabarty, (1980) 447 U.S. 303 (US S. c.)

Concerne une bactrie synthtique invente
Rapport du Congrs (1952) : anything under the sun that is made by
man
Plus large que les prcdentes car, et cest la justification, dans des
domaines de pointe non rgis par la loi

Diamond c. Diehr, (1981) 450 U.S. 175 (US S. c.)

Vulcanisation de caoutchouc qui se fait notamment avec un programme
informatique effectuant des calculs selon un algorithme (pas trs diffrent
de Flook)
Brevetable

Approche amricaine (3)

Le test Freeman-Walter-Abele (1978 / 1980 / 1980)
CCPA (Court of Customs and Patent Appeals)
Consquences des quatre dcisions prcites

Test en deux parties

Savoir si le brevet porte sur un algorithme mathmatique
Si OUI, et mme si procd sera moins efficient, il faut regarder si le brevet pourrait
tre nanmoins attribuable en labsence de cet algorithme
Si OUI, il faut aussi regarder si cet algorithme sapplique toutes ses applications
pratiques (alors NON BREVETABLE) ou si seulement une seule (alors
BREVETABLE)

Le critre de la tangibilit comme facteur additionnel

(Walter) Si le produit de linvention est un pur nombre (comme dans Benson et Flook),
pas brevetable
Mais si le produit de linvention est un lment physique, le fait que ce soit une forme
numrique ne le rend pas de ce seul fait non brevetable (il faut que cette donne
numrique reprsente une chose physique et tangible)

Approche amricaine (4)

Arrhythmia Research Technology c. Corazonix, (CAFC 1992)

Procd pour surveiller le cur de patients
Brevetable sur la base quil y a en bout de compte un rsultat tangible
et physique qui est constat

In re Alappat, (CAFC 1994)

Appareil install dans un oscilloscope pour contrler lintensit de tracs
lumineux
Nouveau test (fracture avec les constructions jurisprudentielles):
lancien tait bas sur le fait que les simples ides ntaient pas
brevetables
Le nouveau est bas sur les lments suivants:
Il faut analyser linvention comme un tout
Invention is not disembodied mathematical concept, but a
specific machine to produce a useful, concrete, & tangible
result.

Approche amricaine (5)

State Street Bank & Trust c. Signature Financial Group (1997) 47

U.S.P.Q. 2d 1596 (C.A.F.C.)
Systme de traitement de donnes qui permettait la gestion dun
portefeuille de fonds communs de placement
CARACTRISTIQUE: Production de donnes numriques non
conscutives dlments physiques et tangibles
CRITRE:Est brevetable tout ce qui est useful, concrete and tangible
result
Semble dfinitivement mettre de ct lanalyse faite sur les algorithmes
Problmes
Simplifie ou limine llment de tangibilit et de caractre physique
(production de calcul en dollars est une transformation suffisante).
Met de ct le test F-W-A estimant quil fut mis de ct par Diehr, mme si
Diehr was a t dcid avant Abele.

Une certaine confusion rgne

Approche amricaine (6)

Exemples

Amazon.con c. Barnesandnoble.com
Brevet damazon (1999) numro 5,960,411
Mthode pour placer un ordre envers un item :
Sous le contrle du systme du client
Sous le contrle dune simple action
Gnrant un ordre dachat de litem en question
Accomplissement de lordre dachat

Brevet de Barnesandnoble (2000)

Similitudes de la mthode de vente

Priceline.com c. Microsoft (1999)

Idem avec un systme denchres en ligne)

LMENT NOUVEAU: le partage du savoir

Approche amricaine (7)

La raction

Problme de la classe 705

This is the generic class for apparatus and corresponding methods for
performing data processing operations, in which there is a significant
change in the data or for performing calculation operations wherein the
apparatus or method is uniquely designed for or utilized in the practice,
administration, or management of an enterprise, or in the processing of
financial data. This class also provides for apparatus and corresponding
methods for performing data processing or calculating operations in
which a charge for goods or services is determined.

USPTO annonce le 29 mars 2000 un plan pour prciser

lutilisation des brevets attachs cette classe
Un papier blanc est en cours dlaboration

Approche canadienne

Initialement trs classique (jusquen 1981)

Affaire Lawson c. Commissaire des brevets (1970) 62 C.P.R. 101.
Mthode pour subdiviser en lot des terrains en forme de coupe
champagne
NON: linvention doit agir concrtement sur le monde physique

Affaire Schlumberger (1981)

La seule vritable rfrence
Refus de breveter un mode dexploration sismique qui utilisait un
programme dordinateur
Mais introduit lide que larticle 2 nexclut pas les inventions du seul fait
quelle se rapporte un ordinateur
Surtout si le fruit du programme est lui mme un lment brevetable

Approche canadienne (2)

Lignes directrices de la direction des brevets (1995)

Recueil des pratiques du Bureau des brevets (Manual of Patent
Office Practic - MOPOP)
(Ce Recueil n'est qu'un guide et ne doit pas tre cit comme
autorit)
Chapitre 16.04: (e) Toute matire visant seulement un schma ou
un plan, des mthodes commerciales, des mthodes comptables ou
de communication de statistiques, des tests de personnalit ou du
Q.I. et des sujets analogues, dpasse le cadre de la dfinition de
l'invention prvue l'article 2 de la Loi sur les brevets.

Approche canadienne (3)

Beaucoup moins de permissivit (approche plus europenne)

President and Fellows of Harvard College c. Commissioner of
Patents (2003)
Ces quelques arrts dmontrent clairement qu'il n'est pas exact que
tout ce qui est nouveau, utile et suppose une activit inventive constitue
a priori un objet brevetable. Le commissaire aux brevets a la fois le
droit et le devoir de prendre en considration l'intrt public en vue de
dcider s'il doit accorder un brevet.

Rcapitulatifs:
Les formules mathmatiques non appliques sont considres comme
des conceptions thoriques non brevetables
La prsence dun ordinateur nenlve rien et najoute rien la question
Brevetable si lutilisation relie lordinateur est intgre un systme
traditionnellement brevetable
Pas de brevetabilit si le titre commence par logiciel

Approche canadienne (4)

Mais remise en cause avec laffaire dAmazon ?

NON

Amazon.com, Inc. c. Canada (Procureur gnral), 2010 CF 1011 (CanLII)

Canada (Procureur gnral) c. Amazon.com, inc., 2011 CAF 328

Conclusion - Conflits
dapproches
Progressiste
Trs prsente chez les avocats qui pratiquent en la matire
Joue la carte du dveloppement conomique
Trs utile pour les logiciels
dans la mesure o il est plus facile de dvoiler de linformation qui est
de toutes les manires difficile de ne pas dvoiler
La dure de 20 ans est suffisante tant donn la rapidit
dobsolescence
Favorise linnovation

Traditionaliste
Trs prsente dans les bureaux denregistrement des brevets
Situation mondiale: seulement une dizaine de pays permet la
brevetabilit des logiciels

marque + brevet + techno

vincent gautrais
professeur titulaire
directeur CRDP
titulaire de la chaire L.R. Wilson
facult de droit CRDP universit de montral
www.twitter.com/gautrais
www.gautrais.com