Grant Invencioneslaborales

LAS INVENCIONES LABORALES EN LA LEY DE PATENTES 11/1986, 20 DE
MARZO. CONFLICTOS CON INVENTORES. ACTOS DE CONCILIACIÓN ANTE

LA OEPM
MENCIÓN A OTROS SISTEMAS LEGALES: EEUU, JAPÓN, ALEMANIA, GRAN

BRETAÑA Y FRANCIA.
JURISPRUDENCIA DE INTERÉS
LARA GRANT SEGOVIA

Abogada
SOL MUNTAÑOLA & ASOCIADOS

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA
 LA MAYOR PARTE DE LAS INVENCIONES EN ESPAÑA Y

RESTO DE PAÍSES SON DE CARÁCTER LABORAL
 MENOR PORCENTAJE DE INVENCIONES DE INVENTORES

INDEPENDIENTES
 LAS INVENCIONES SE GENERAN POR LO GENERAL EN EL

SENO DE EMPRESAS, UNIVERSIDADES Y CENTROS
PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN (CPI)
 EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS INVENCIONES

LABORALES PERSIGUE:
- ATRIBUCIÓN DEL DERECHO A LA INVENCIÓN

LABORAL (facilitar la explotación económica
conjugando los intereses particulares de los sujetos
que intervienen)
- DETERMINAR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

DERIVADOS DE DICHA ATRIBUCIÓN
 DIFICULTADES DE ARMONIZACIÓN ENTRE DIFERENTES

LEGISLACIONES
 NO HAY REGULACIÓN INTERNACIONAL DE LA MATERIA,

SALVO LEY-TIPO DE LA OMPI SOBRE INVENCIONES PARA
PAÍSES EN DESARROLLO (1979)
 CONVENIO DE LA PATENTE EUROPEA (CPE) ART. 60.1

REMITE A LA LEGISLACIÓN NACIONAL DEL ESTADO donde
empleado ejerza actividad principal, o donde empresario tenga el
establecimiento del cual el empleado dependa PARA
DETERMINAR EL DERECHO A LA PATENTE DEL INVENTOR
ASALARIADO
 NECESIDAD DE ARMONIZACIÓN A NIVEL EUROPEO:

DIFICULTADES
- DIFERENTE REGULACIÓN NACIONAL (Ley Patentes v. Ley
específica)
- DISTINTA ATRIBUCIÓN DERECHOS SOBRE LAS
INVENCIONES
- CONSIDERACIONES DE DERECHO LABORAL V. CIVIL
- DETERMINACIÓN POR CLAÚSULAS CONTRACTUALES
 BENEFICIOS DE UNA DESEADA ARMONIZACIÓN:
- PROYECTOS TRANSNACIONALES DE I+D+i

- POR EL INTERÉS DE COMPAÑÍAS MULTINACIONALES
- FACILITAR COOPERACIÓN ENTRE COMPAÑIAS DE
DIFERENTES NACIONES
- OBTENER SOLUCIÓN JUSTA Y EQUITATIVA PARA
DISTRIBUCIÓN BENEFICIOS EMPRESARIO-EMPLEADO
- LEGISLACIÓN ESPAÑOLA : ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y

FUNDAMENTOS
 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE ESTA REGULACIÓN.
- MATERIA A CABALLO ENTRE EL DERECHO LABORAL Y

DERECHO DE PATENTES
- Origen contractual de la regulación de esta materia en países

europeos (Conv. Colectivos o contratos trabajo, como UK antes
Patent Act 1977)
- Ley de Invenciones Laborales Alemana 1957 (Dinamarca,

Noruega, Suecia)
- España: Regulación originalmente contenida en normas Derecho

Laboral:
- Art. 24 y 25 LEY CONTRATO DE TRABAJO 21/11/1931 – (No

regulación en antiguo EPI 1929)
- Art. 29 y 30 LEY CONTRATO TRABAJO 27/01/1944: establece

clases de invenciones (de encargo; de empresa o taller; libres) y
derechos y obligaciones correspondientes
ART 29 LCT 1944
 ATRIBUÍA AL EMPRESARIO LAS INVENCIONES REALIZADAS POR

TRABAJADORES CONTRATADOS AL EFECTO PARA “ESTUDIARLAS Y
OBTENERLAS” (INVENCIONES DE ENCARGO).
 TAMBIÉN ATRIBUÍA AL EMPRESARIO LA TITULARIDAD DE AQUELLAS

INVENCIONES, SIN TENER QUE PAGAR INDEMNIZACIÓN ALGUNA, EN LAS
QUE DOMINARA EL PROCESO, LAS INSTALACIONES, LOS MÉTODOS Y
PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA” SIN SER ATRIBUIBLES A UN
TRABAJADOR DETERMINADO (INV. DE EMPRESA O TALLER).
 LAS NO INCLUIDAS EN ESAS CATEGORÍAS Y “EN LAS QUE PREDOMINE LA

PERSONALIDAD DEL TRABAJADOR” PERTENECEN AL TRABAJADOR
(INVENCIONES LIBRES), SIENDO NULA TODA RENUNCIA PREVIA A LA
PROPIEDAD DE LA INVENCIÓN
ART. 30 LCT 1944
 ATRIBUÍA DERECHO AL TRABAJADOR A RECIBIR

LA ADECUADA INDEMNIZACIÓN ESPECIAL que
establezcan las partes o en su defecto el Magistrado
de Trabajo, si el empresario OBTUVIERA DE SU
EXPLOTACIÓN GANANCIAS QUE SUPUSIERAN
EVIDENTE DESPROPORCIÓN CON LAS
REMUNERACIONES DEL TRABAJADOR
- ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 1980, mantiene Art. 29 y

30 Ley 1944 reglamentariamente
- Superación del EPI se intentó mediante los Anteproyectos de Ley

1967 y 1970, contenían regulación invenciones laborales
- Anteproyecto Ley Patentes 1981 (jurisdicción civil y arbitraje para

conflictos)
- LEY DE PATENTES DE 1986, Capítulo específico sobre

invenciones laborales (Título IV) y Conciliación en materia de
invenciones laborales (Capítulo IV Título XIII Jurisdicción y
Normas Procesales)
 ART. 20. 1 b) CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: Derecho fundamental

a la producción y creación científica y técnica
 INVENCIÓN: manifestación de la creación o actividad inventiva

del ser humano.
 INVENTOR por tanto ha de ser siempre una persona física
 DOBLE VARIANTE EN LA INVENCIÓN: PERSONAL (inventor,

derecho a ser reconocido y a oponerse si no se le reconoce) y
PATRIMONIAL (derecho a solicitar patente, explotarla y
reivindicarla de quienes la hayan obtenido sin legitimación)
 LEY PATENTES 11/1986, de 20 de marzo de 1986.
- ART. 10.1 LP (ART. 60 CPE) PRINCIPIO GENERAL
DERECHO A LA PATENTE PERTENECE AL INVENTOR PRIMER

SOLICITANTE
- ART. 10.2. COINVENTORES
- NO RELEVANTE EN PRINCIPIO PARA LA LP LA INVENCIÓN SI NO SE

SOLICITA PATENTE, O NO ES PATENTABLE (Derecho de Exclusiva)
 ART. 10.3. Cuando una misma invención hubiere sido realizada por distintas
personas de forma independiente, el derecho a la patente pertenecerá a aquél
cuya solicitud tenga una fecha anterior de presentación en España, siempre que
dicha solicitud se publique con arreglo a lo dispuesto en el artículo 32.
 Art. 10.4. En el procedimiento ante el Registro de la Propiedad Industrial[1] se

presume que el solicitante está legitimado para ejercer el derecho a la patente.
- SISTEMA ESPAÑOL INTERMEDIO ENTRE EL PRINCIPIO DEL INVENTOR

(USA) Y EL LLAMADO PRINCIPIO DEL SOLICITANTE
 ART. 10.1. RECONOCE QUE EL DERECHO A LA PATENTE ES

TRANSMISIBLE POR TODOS LOS MEDIOS QUE EL DERECHO
RECONOCE
 Bien jurídico inmaterial transmisible por actos inter vivos o mortis

causa
 EN EL CASO DE CESIÓN, EL INVENTOR SIEMPRE TIENE

DERECHO A SER MENCIONADO COMO TAL (Art. 14 LP)
 EXCEPCIÓN AL Pº GENERAL:
INVENCIONES LABORALES
TÍTULO IV LP (Art. 15 a 20) y CAPÍTULO IV TÍTULO XIII (Art.

140-142) CONCILIACIÓN EN MATERIA INVENCIONES
LABORALES
 REGLAS IMPERATIVAS DE ATRIBUCIÓN ESPECÍFICA SOBRE

EL DERECHO A LA PATENTE
 LAS NORMAS QUE REGULAN LAS INVENCIONES LABORALES CONTENIDAS

EN LP SON APLICABLES A:
PATENTES (Art. 15-20 LP)
INVENCIONES BIOTECNOLÓGICAS (Art. 4.1 LP),
MODELOS DE UTILIDAD (Art. 154 LP)
ADICIONES A LAS PATENTES (Art.111 LP),
TOPOGRAFÍAS DE PRODUCTOS SEMICONDUCTORES (Art. 11 Ley 11/1988)
Y OBTENCIONES VEGETALES (Art. 10.5 Ley 3/2000)

INVENCIONES LABORALES
TÍTULO IV
LEY PATENTES
(ART. 15 A 20)
- CATEGORÍAS DE INVENCIONES LABORALES.

NOMENCLATURA
A) INVENCIONES DE SERVICIO O DE ENCARGO (Art. 15)-

Pertenecientes al Empresario
B) INVENCIONES LIBRES (Art. 16) – Pertenecientes al Trabajador
C) INVENCIONES MIXTAS O DE LA EXPERIENCIA (Art. 17) –

Asumibles por el Empresario
INVENCIONES DE SERVICIO O DE
ENCARGO
Art. 15
(pertenecientes al empresario)
INVENCIONES DE SERVICIO (O DE ENCARGO)
- ART. 15.1 LP
Las invenciones, realizadas por el trabajador durante
la vigencia de su contrato o relación de trabajo o de
servicios con la empresa, que sean fruto de una
actividad de investigación explícita o
implícitamente constitutiva del objeto de su
contrato, pertenecen al empresario
- ATRIBUCIÓN POR LEY AL EMPRESARIO DE LA

TITULARIDAD DE LA INVENCIÓN Y DERECHO A
SOLICITAR PATENTE O CUALQUIER OTRA
PROTECCIÓN
- FUNDAMENTO LEGAL DE LA ATRIBUCIÓN:

PRINCIPIO DE LA AJENIDAD DE LOS FRUTOS
VERTEBRADOR DEL DERECHO LABORAL
Todo resultado, beneficio o utilidad patrimonial del
trabajo del empleado se atribuye de forma directa a un
tercero distinto del trabajador, que es el empresario
adquirente de los frutos
- PRESUPUESTOS DE INVENCIONES DEL Art. 15
1. INVENCIÓN
2. REL. LABORAL O DE SERVICIOS
3. VIGENCIA DE LA RELACIÓN. EXCEPCIÓN Art. 19
4. FRUTO DE TAREA INVESTIGADORA EXPLÍCITA O

IMPLÍCITAMENTE CONTEMPLADA EN CONTRATO
1. INVENCIÓN
- PATENTABLE
- NO PATENTABLE (MU, productos semiconductores, obtenciones

vegetales) Y EXCLUSIONES LEGALES Contrarias al orden
público o buenas costumbres; Descubrimientos; programas de
ordenador en sí mismos; materia protegida por Propiedad
Intelectual
- SECRETO INDUSTRIAL O KNOW HOW

2.RELACIÓN LABORAL O DE SERVICIOS
Art. 1.1. Estatuto de los Trabajadores. Definición de TRABAJADOR
- Trabajadores por cuenta ajena

- Relación laboral de hecho
- Personal directivo –relación laboral especial- (excluidos regulación
anterior Contrato de Trabajo 1944)
- Cualquier contrato laboral: temporal, eventual, interino, en prácticas
- Relación de servicios, exclusiva o no exclusiva
- Presten sus servicios en España o empresas españolas ubicadas en
extranjero
- Profesores de Universidad y personal investigador de Centros Públicos
de Investigación
Excluidos de la consideración de relación laboral:
- Trabajadores independientes
- Relación similar a la laboral (deportistas profesionales
o personal que presten servicios en el hogar)
- Consejeros u órganos de administración de la
empresa dentro de sus actividades como tales dentro
de la empresa
- Becarios, estancia formativa y trabajadores con
contrato de formación
3.DURANTE LA VIGENCIA DE LA RELACIÓN laboral o de servicios:
Horario laboral o extra laboral

vacaciones
huelga
baja
siempre que esté formalizada la relación laboral o de servicios o relación

asimilable a la laboral, no antes
- Art. 19 incluye ampliación (año después de terminado

contrato trabajo o servicios)
Artículo 19. 1. Las invenciones para las que se
presente una solicitud de patente o de otro título de
protección exclusiva dentro del año siguiente a la
extinción de la relación de trabajos o de servicios
podrán ser reclamadas por el empresario
4. FRUTO DE ACTIVIDAD INVESTIGADORA explícita o

implícita objeto contrato de trabajo
- Funciones explícitas del contrato trabajo

- Funciones asignadas por empresario
- Nexo causal entre relación laboral o de servicios y la
invención
IMPORTANTE ESPECIFICAR O PODER DETERMINAR LAS FUNCIONES

PROPIAS DEL CONTRATO DE TRABAJO:
- Contrato trabajo o de servicios

Función: “investigación y desarrollo de nuevos productos/procedimientos propios
de la actividad de la empresa/relacionados con el Proyecto XXX y las demás
funciones propias del puesto”,
- Convenios Colectivos
- Reglamentos internos de la empresa
- Protocolos de control y evaluación de empleados, indicando participación en
proyectos, funciones asignadas, contribución a invenciones, co-inventores
- Cuadernos de laboratorio
- Firma de documentos por los inventores declarando participación en determinada
invención
¿DERECHO DEL INVENTOR DE INVENCIÓN

DE SERVICIO A REMUNERACIÓN
SUPLEMENTARIA?
- EN PRINCIPIO, NO
- Artículo 15.2. El trabajador, autor de la invención, no

tendrá derecho a una remuneración suplementaria
por su realización, excepto si su aportación personal
a la invención y la importancia de la misma para la
empresa exceden de manera evidente del contenido
explícito o implícito de su contrato o relación de trabajo
- NO DERECHO A REMUNERACIÓN SUPLEMENTARIA (Principio

ajenidad frutos propio del Derecho laboral), SÍ A LA MENCIÓN COMO
INVENTOR
- EXCEPCIONALMENTE, SÓLO SI REQUISITOS CUMULATIVOS:
- Aportación personal a invención
- y la importancia de la invención
- EXCEDEN DE MANERA EVIDENTE del contenido explícito o implícito

contrato o relación de trabajo
APORTACIÓN PERSONAL QUE EXCEDA DE MANERA EVIDENTE

CONTENIDO DEL CONTRATO: a analizar en cada caso particular
en el sentido de una contribución por parte del trabajador de

conocimientos (experiencia o no; único inventor; porcentaje de
contribución de cada coinventor; formación a cargo de la empresa;
fondo de comercio de la empresa; actividad empresarial; categoría
laboral), de medios (puestos por la empresa; patentes anteriores de
la empresa; aportados por el trabajador), esfuerzo (el normal en la
prestación laboral o más allá) y de tiempo (el de su jornada laboral,
horas extras, vacaciones, cuándo surge la invención) que vayan
más allá de su contrato y de la prestación debida por el mismo
IMPORTANCIA DE LA INVENCIÓN PARA LA EMPRESA QUE EXCEDA

DE MANERA EVIDENTE DEL CONTENIDO DEL CONTRATO DE
TRABAJO
- Ventas generadas por la invención (fabricación duradera).
Comparativa con otros años (Cuentas anuales)
- Beneficios netos (Ingresos brutos – gastos)
- Alcance de la exclusiva otorgada por las patentes
(reivindicaciones, validez de patentes, extensión de la protección,
licencias otorgadas, pleitos ganados, alternativas técnicas
existentes en el mercado)
- Abandono de patentes
POSIBILIDAD DE QUE EMPRESARIO Y

TRABAJADOR PACTEN EN EL CONTRATO DE
TRABAJO LAS BASES PARA DETERMINAR LA
CUANTÍA DE LA REMUNERACIÓN
SUPLEMENTARIA, DE DARSE LOS
PRESUPUESTOS PARA SU NACIMIENTO
- NO REGULADO EN LP:
FÓRMULA O BASE PARA CALCULAR LA REMUNERACIÓN

SUPLEMENTARIA (asimilación royalty licencia sobre los ingresos o
beneficios; tanto alzado, analogía Art. 66 LP?)
PLAZO O MOMENTO EN EL QUE ES EXIGIBLE LA REMUNERACIÓN

SUPLEMENTARIA (desde el momento en que comunique la invención.
Prescripción de acciones?¿. Generalmente se plantea el conflicto cuando
el trabajador ya no trabaja para la empresa. Art. 59.1. ET. Acción
personal)
PLAZO PARA DETERMINAR LA REMUNERACIÓN (en principio se deja

al pacto entre las partes, y se entiende que deberá ser en un plazo
razonable)
EN EL CASO DE CONSIDERAR EL INVENTOR ASALARIADO

TENER DERECHO A REMUNERACIÓN SUPLEMENTARIA, NO
ALCANZARSE ACUERDO CON EL EMPRESARIO SOBRE SU
CUANTÍA O PAGO, O CONSIDERAR QUE DE HABERSE
PERCIBIDO REMUNERACIÓN ÉSTA ES INJUSTA O
DESPROPORCIONADA:
SOMETER ASUNTO A CONCILIACIÓN PREVIA OEPM, ANTES

DE INICIAR ACCIONES JUDICIALES
NO EXISTE JURISPRUDENCIA EN ESPAÑA HASTA

LA FECHA QUE HAYA OTORGADO
REMUNERACIÓN SUPLEMENTARIA A
TRABAJADOR ASALARIADO POR SU
APORTACIÓN EXCEPCIONAL A LA INVENCIÓN
INVENCIONES LIBRES
ART. 16
(pertenecientes al trabajador)
INVENCIONES LIBRES
- Artículo 16. Las invenciones en cuya
realización no concurran las circunstancias
previstas en el artículo 15, punto 1, pertenecen
al trabajador, autor de las mismas.
- LA LP LAS DEFINE DE FORMA NEGATIVA, EN LAS

QUE NO CONCURRA PRESUPUESTOS DEL ART.
15
- Serían las realizadas por trabajador durante la vigencia del
contrato pero que no son fruto de una actividad
investigadora explícita o implícitamente contenida en su
contrato de trabajo, relación laboral o de servicios
- Aquellas en las que no hayan influido en su obtención los
medios o conocimientos proporcionados por la empresa tal
como se recoge en Art. 17.
INVENCIONES MIXTAS
Art. 17
(asumibles por el empresario)
INVENCIONES MIXTAS O ASUMIBLES POR EMPRESARIO
- Artículo 17. 1. No obstante lo dispuesto en el artículo 16, cuando

el trabajador realizase una invención en relación con su actividad
profesional en la empresa y en su obtención hubieran influido
predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la
empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, el
empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la
invención o a reservarse un derecho de utilización de la
misma
 Serían aquellas invenciones obtenidas por un

trabajador cuya actividad profesional no consista en
realizar investigaciones de las que presumiblemente
puedan esperarse invenciones, pero que guardan
relación con la actividad profesional de la empresa que
están obligados a desarrollar, y en su obtención han
influido predominantemente los conocimientos
adquiridos dentro de la empresa o la utilización de los
medios proporcionados por ésta.
EL EMPRESARIO TIENE DERECHO A OPTAR POR:
- ASUMIR LA TITULARIDAD DE LA INVENCIÓN (solicitar la patente o

modelo utilidad)
- A RESERVARSE UN DERECHO DE UTILIZACIÓN (exclusiva o no
exclusiva)
DESDE QUE EL TRABAJADOR LE COMUNIQUE LA EXISTENCIA DE LA

INVENCIÓN (3 MESES)
EN EL CASO DE QUE NO OPTE POR NINGUNO DE ESOS DERECHOS, LA

INVENCIÓN PERTENECERÁ AL TRABAJADOR
¿DERECHO DEL INVENTOR A RECIBIR UNA

COMPENSACIÓN?
SÍ DERECHO A COMPENSACIÓN ECONÓMICA JUSTA
- Art. 17. 2. Cuando el empresario asuma la titularidad de una

invención o se reserve un derecho de utilización de la misma, el
trabajador tendrá derecho a una compensación económica
justa, fijada en atención a la importancia industrial y
comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los
medios o conocimientos facilitados por la empresa y las
aportaciones propias del trabajador.
El INVENTOR tiene derecho a una COMPENSACIÓN ECONÓMICA

JUSTA fijada en atención:
- A LA IMPORTANCIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL INVENTO y
- TENIENDO EN CUENTA EL VALOR DE LOS MEDIOS O

CONOCIMIENTOS FACILITADOS POR LA EMPRESA y
- LAS APORTACIONES PROPIAS DEL TRABAJADOR
DADO QUE HA REALIZADO UNA INVENCIÓN NO EXIGIDA POR SU

RELACIÓN LABORAL Y EN COMPENSACIÓN POR LOS DERECHOS
ASIGNADOS AL EMPRESARIO
- LA COMPENSACIÓN HA DE SER SUPERIOR A LA

REMUNERACIÓN SUPLEMENTATIA DE LAS INVENCIONES DE
SERVICIO ART. 15., DADA LA NATURALEZA DE LA
PRESTACIÓN DEL TRABAJADOR MÁS ALLÁDE SU CONTRATO
DE TRABAJO
- EN EL CASO DE QUE EL EMPRESARIO OPTE POR ASUMIR UN

DERECHO DE UTILIZACIÓN, SE ENTIENDE QUE LA
COMPENSACIÓN ECONÓMICA JUSTA DEBERÁ SER MENOR
QUE SI ASUMIERA LA TITULARIDAD, POR CUANTO EL
TRABAJADOR PUEDE SACARLE BENEFICIO A LA MISMA
PERMANECIENDO DE SU TITULARIDAD
OBLIGACIONES DEL INVENTOR DE LAS

INVENCIONES DE SERVICIO y MIXTAS
Artículo 18. 1. El trabajador que realice alguna de las

invenciones a que se refieren los artículos 15 y 17,
deberá informar de ello al empresario, mediante
comunicación escrita, con los datos e informes
necesarios para que aquél pueda ejercitar los
derechos que le corresponden en el plazo de tres
meses. El incumplimiento de esta obligación
llevará consigo la pérdida de los derechos que se
reconocen al trabajador en este Título
COMUNICACIÓN POR ESCRITO Y CON LOS INFORMES Y DATOS NECESARIOS

PARA QUE EMPRESARIO PUEDA VALORAR LA INVENCIÓN
NO SE EXIGEN DEMASIADAS FORMALIDADES
NO SE DETERMINA PLAZO PARA COMUNICACIÓN (establecer en contrato)
PLAZO PARA EJERCICIO DE LOS DERECHOS DEL EMPRESARIO SE

ESTABLECE EN 3 MESES DESDE LA COMUNICACIÓN
OBLIGACIÓN MORAL DEL TRABAJADOR DE OFRECER PRIMERO LA

EXPLOTACIÓN DE LA INVENCIÓN LIBRE AL EMPRESARIO (STS 28-12-1959)
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE COMUNICAR LA

EXISTENCIA DE LA INVENCIÓN:
PÉRDIDA DE DERECHOS
- INVENCIÓN DE SERVICIO, si en plazo de 3 meses el

empresario no protege la invención, no se produce la
reversión del derecho al trabajador; sino que el empresario
ejercita su derecho a la renuncia a la protección la cual puede
devenir de dominio público o bajo secreto industrial
- INVENCIÓN MIXTA, si en el plazo de 3 meses el empresario

no opta por asumir titularidad o se reserva un derecho de
utilización sobre la misma, el trabajador deviene titular de
todos los derechos pudiendo ofrecerla a terceros
- SUPUESTOS
- Caso invención servicio, no derecho a remuneración suplementaria
- Caso de invención mixta, perdería derecho a compensación económica justa

y el derecho a la invención
- Caso que incumpla y además divulgue la invención, podría subsumirse

supuesto en divulgaciones inocuas Art. 7 a) LP
- Caso de que inventor solicite la patente sin comunicar al empresario, el

empresario tendrá derecho a que sea reconocido su derecho sobre la
patente (Art. 11 LP) o a reivindicar la patente una vez concedida (Art. 12)
Art.18.2. Tanto el empresario como el trabajador deberán

prestar su colaboración en la medida necesaria para la
efectividad de los derechos reconocidos en el presente
Título, absteniéndose de cualquier actuación que
pueda redundar en detrimento de tales derechos
OBLIGACIÓN GENERAL DE COLABORACIÓN:
Trabajador comunicar todos los datos que tenga de la invención, mantener la

confidencialidad de la invención y cooperar en efectiva protección (firma de
documentos precisos);
y empresario cooperar para que se puedan hacer efectivos los derechos que le
atribuye la Ley al trabajador (mención inventor, remuneración suplementaria,
compensación económica justa)
SE DERIVA DEL DEBER DE BUENA FE QUE DEBE REGIR EL CONTRATO Y

RELACIÓN CONTRACTUAL
PATENTES SOLICITADAS TRAS LA

TERMINACIÓN DEL CONTRATO LABORAL
POR EL INVENTOR
Artículo 19. 1. Las invenciones para las que se

presente una solicitud de patente o de otro
título de protección exclusiva dentro del año
siguiente a la extinción de la relación de
trabajos o de servicios podrán ser reclamadas
por el empresario
SE ENTIENDE QUE TODA INVENCIÓN ES DE SERVICIO Y SERÁ

ATRIBUIDA DIRECTAMENTE AL EMPRESARIO, AUNQUE LA
DOCTRINA OPINA QUE DEBERÍA PODER PROBARSE POR EL
TRABAJADOR QUE NO REALIZADA DURANTE LA REL.
LABORAL
NO SE LIMITA ÚNICAMENTE A LAS INVENCIONES DE SERVICIO
O MIXTAS, LA DOCTRINA OPINA QUE NO DEBERÍA
INCLUIRSE LAS INVENCIONES LIBRES
IMPOSIBILIDAD DE RENUNCIA ANTICIPADA

A LOS DERECHOS CONTEMPLADOS EN TÍT. IV
Artículo 19. 2. Será nula toda renuncia

anticipada del trabajador a los derechos que la
Ley le otorga en este Título.
LAS CLAÚSULAS DEL CONTRATO QUE MODIFIQUEN LA

REGULACIÓN LEGAL IMPERATIVA DEL TÍT. IV LP SERÍAN
NULAS
PODRÍA EL TRABAJADOR RENUNCIAR UNA VEZ OBTENIDA

INVENCIÓN A LOS DERECHOS QUE LE CORRESPONDAN
SOBRE ELLA (ONEROSA O GRATUITAMENTE)
INVENCIONES DE FUNCIONARIOS Y
UNIVERSITARIAS
ART. 20
INVENCIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y

UNIVERSIDADES
Artículo 20. 1. Las normas del presente título serán

aplicables a los funcionarios, empleados y
trabajadores del Estado, Comunidades Autónomas,
Provincias, Municipios y demás Entes Públicos, sin
perjuicio de lo previsto en los párrafos siguientes.
PRINCIPIO DE IGUALACIÓN INVENCIONES

DESARROLLADAS POR INVESTIGADORES EN SECTOR
PRIVADO O PÚBLICO
Art. 20.2. Corresponde a la Universidad la titularidad de

las invenciones realizadas por el profesor como
consecuencia de su función de investigación en la
universidad y que pertenezcan al ámbito de sus
funciones docente e investigadora, sin perjuicio de lo
establecido en el Art. 11 de la Ley Orgánica de
Reforma Universitaria.
ESTABLECE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS

INVENCIONES REALIZADAS POR UN PROFESOR
UNIVERSITARIO COMO CONSECUENCIA DE SU
FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN LA
UNIVERSIDAD
Y QUE PERTENEZCAN AL ÁMBITO DE SUS

FUNCIONES DOCENTE E INVESTIGADORA
- PROFESOR UNIVERSITARIO (relación laboral o funcionarial,

Univerisdad pública o privada)
- REGULACIÓN DETALLADA EN LEY DE REFORMA

UNIVERSITARIA Y REAL DECRETO SOBRE EL RÉGIMEN DEL
PROFESOR UNIVERSITARIO
- SE CONTIENE 4 CATEGORÍAS: Catedráticos y profesores

titulares de Universidad; catedráticos de escuelas universitarias y
profesores titulares de escuelas universitarias
NO SE ENGLOBARÍAN LAS INVENCIONES DESARROLLADAS :
- Profesor universitario actuando por cuenta propia o ajena (ha de

ser en su calidad de profesor universitario)
- Profesor actuando como miembro de empresa o centro público de
investigación
- Los profesores de Centros de formación profesional o institutos
- Becarios, doctorandos o ayudantes que intervengan en un
proyecto
ÁMBITO OBJETIVO DE APLICAICÓN RÉGIMEN INV.

UNIVERSITARIA: 2 REQUISITOS
1.- FUNCIÓN INVESTIGADORA. VIENE DEFINIDA POR LOS ESTATUTOS DE LAS

UNIVERSIDADES.
P.J. ESTATUTOS DE LA UNIV. ALICANTE
“PROCESO CREADOR DE NUEVOS CONOCIMIENTOS INDISPENSABLE PARA EL PLENO

EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DOCENTE”
ES PARTE FUNDAMENTAL DE LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA Y SUPONE UN DERECHO

Y UN DEBER DE LOS PROFESORES
2.- CORRESPONDER AL ÁMBITO DE SUS FUNCIONES DOCENTE E INVESTIGADORA
FUNCIONES QUE SE DETERMINAN POR LOS CORRESPONDIENTES

DEPARTAMENROS E INSTITUTOS
LA INVENCIÓN HA DE RESPONDER DIRECTAMENTE A DICHAS FUNCIONES,

EXCLUYÉNDOSE LAS OBTENIDAS EN UN ÁREA DISTINTA
LAS INVENCIONES UNIVERSITARIAS DEL ART. 20.2

PERTENECEN POR LEY A LA UNIVERSIDAD
SI BIEN EL PROFESOR TIENE EN TODO CASO DERECHO A

PARTICIPAR EN LOS BENEFICIOS OBTENIDOS POR LA
MISMA (Art. 20.4)
OBLIGACIÓN DE COMUNICACIÓN
Art. 20. 3. Toda invención, a la que se refiere el punto 2,

debe ser notificada inmediatamente a la Universidad
por el profesor autor de la misma.
Art. 20.4 El profesor tendrá, en todo caso, derecho a

participar en los beneficios que obtenga la Universidad
de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre
las invenciones mencionadas en el punto 2.
Corresponderá a los Estatutos de la Universidad
determinar las modalidades y cuantía de esta
participación.
ESTATUTOS DE LAS UNIVERSIDADES HAN DE

DETERMINAR LA PARTICIPACIÓN EN LOS BENEFICIOS DE
LA EXPLOTACIÓN (aunque algunos remiten a Normativas o
reglamentaciones internas)
CREACIÓN DE LAS OFICINAS DE TRANSFERNCIA DE LOS

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN (OTRIS) EN SENO DE
UNIVERSIDADES 1989, que se encargan de la gestión de las
invenciones universitarias, protección jurídica de los
resultados y transferencia de tecnología con empresas
ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

(de forma indirecta) y en Normativa interna (normas
generales sobre gestión y tramitación de patentes)
CESIÓN DE TITULARIDAD AL PROFESOR
Art. 20.5. La Universidad podrá ceder la titularidad de las

invenciones mencionadas en el punto 2 al profesor,
autor de las mismas, pudiendo reservarse en este
caso una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita
de explotación.
DERECHO DELA UNIVERSIDAD A PARTICIPAR EN

LOS BENEFICIOS DELA IVENCIÓN OBTENIDOS
POR EL PROFESOR
Art. 20.6. Cuando el profesor obtenga beneficios de la

explotación de una invención mencionada en el punto
5, la Universidad tendrá derecho a una participación
en los mismos determinada por los Estatutos de la
Universidad
RELACIONES DEL PROFESOR UNIVERSITARIO

CON EMPRESAS U OTROS CENTROS PÚBLICOS
Art. 20. 7 Cuando el profesor realice una invención

como consecuencia de un contrato con un ente
privado o público, el contrato deberá especificar a cuál
de las partes contratantes corresponderá la titularidad
de la misma
INVENCIONES DEL PERSONAL INVESTIGADOR DE

ENTES PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN
Art. 20.8 El régimen establecido en los párrafos 2 a 7

de este artículo podrá aplicarse a las invenciones del
personal investigador de entes públicos de
investigación
Art. 20.9 Las modalidades y cuantía de la participación

del personal investigador de Entes públicos de
investigación en los beneficios que se obtengan de la
explotación o cesión de sus derechos sobre las
invenciones mencionadas en el punto 8 de este
artículo, serán establecidas por el Gobierno,
atendiendo a las características concretas de cada
Ente de investigación
REAL DECRETO 55/2002, DE 18 DE ENERO, SOBRE

EXPLOTACIÓN Y CESIÓN DE INVENCIONES REALIZADAS
EN LOS ENTES PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 20
DE LA LEY 11/1986, DE 20 DE MARZO, DE PATENTES
ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN R.D. 2002:
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),

el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT),
el Instituto Geológico y Minero de España (IGME),
el Instituto Nacional de Técnica Aerospacial «Esteban Terradas» (INTA),
el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA),
el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y
el Instituto de Salud «Carlos III»
ART. 1 AMBITO DE APLICACIÓN
1. Las invenciones realizadas por el personal investigador al servicio del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CISIC), del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), del Instituto Nacional de Técnica Aerospacial
«Esteban Terradas» (INTA), del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA), del Instituto Español de Oceanografía (IEO), del Instituto Geológico y
Minero de España (IGME) y del Instituto de Salud «Carlos III» se regirán, en lo previsto en el
apartado 9 del artículo 20 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, por las
disposiciones contenidas en el presente Real Decreto.
2. Tiene la consideración de personal investigador, a efectos de lo establecido en el presente
Real Decreto:
a) Los funcionarios civiles o el personal militar vinculados a los organismos señalados en el
apartado 1 del presente artículo por una relación de servicios de carácter estatutario. que
desarrollen actividades de investigación.
b) El personal contratado en régimen de derecho laboral por los mismos organismos que,
asimismo, desarrolle actividades de investigación.
Art. 1. 2. Tiene la consideración de personal investigador, a efectos de lo

establecido en el presente Real Decreto:
a) Los funcionarios civiles o el personal militar vinculados a los organismos

señalados en el apartado 1 del presente artículo por una relación de servicios de
carácter estatutario. que desarrollen actividades de investigación.
b) El personal contratado en régimen de derecho laboral por los mismos

organismos que, asimismo, desarrolle actividades de investigación.
 Artículo 2. Titularidad de las invenciones
Corresponde a los organismos públicos de investigación a los que

se refiere el artículo anterior la titularidad de las invenciones
realizadas por el personal investigador como consecuencia de las
actividades desarrolladas en el ámbito específico de sus
funciones, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 3 y 5 del
presente Real Decreto.
Art. 3 Se contiene obligación de notificación de la invención, imponiéndose

expresamente la obligación de no divulgar la invención en el plazo de 3 meses
desde que se comunique al organismo
Art. 4. Distribución de los beneficios.

1. Los beneficios obtenidos por el organismo público de investigación por la
explotación de una invención se distribuirán de la siguiente forma:
a) Un tercio para el organismo.
b) Un tercio para el autor o autores de la invención.
c) Un tercio que se distribuirá de acuerdo con los criterios que establezca el
Consejo Rector del organismo, teniendo en cuenta la importancia y
transcendencia de la patente, los beneficios que pueda generar y la participación o
colaboración de personal distinto al autor o autores de la invención.
 Disposición adicional segunda. Derechos sobre propiedad industrial de los

becarios de investigación.
En cuanto a los posibles derechos de los becarios de investigación sobre

propiedad industrial, se estará a lo que disponga la correspondiente convocatoria.
 Disposición transitoria única. Distribución de beneficios de explotación de

las patentes ya registradas.
Los beneficios obtenidos por los organismos públicos de investigación a partir de
la entrada en vigor del presente Real Decreto, por la explotación de invenciones
registradas con anterioridad, serán distribuidos con arreglo a lo previsto en el
artículo 4 de este Real Decreto.
CONFLICTOS CON INVENTORES

- MENCIÓN COMO INVENTOR
- TITULARIDAD DE LOS DERECHOS
- NO COOPERACIÓN EN PROTECCIÓN EFECTIVA. (EXTENSIONES DE

PATENTES A USA)
- RECLAMACIONES DE CANTIDAD POR DESARROLLO DE LAS INVENCIONES
- CONSIDERA INADECUADA LA REMUNERACIÓN O COMPENSACIÓN

RECIBIDA POR LA INVENCIÓN
- RECOMENDACIONES PRÁCTICAS
- Sólo designar a aquellos INVENTORES que hayan

contribuido realmente a la invención con aportación
original a la misma (consecuencias en USA. No meros
“pair of hands”) y comprobar funciones de su contrato
de trabajo (inv. Del Art. 15 o 17)
- Inclusión de cláusulas contractuales específicas.
Ejemplos
 CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD
Toda información, de cualquier tipo o naturaleza, en forma oral o escrita,

incluyendo de forma enunciativa no limitativa manuales de instrucción, software,
modelos, datos técnicos o financieros, fórmulas, procesos de fabricación,
prototipos, muestras, know-how, relación de clientes y proveedores, secretos
industriales, patentes u otros derechos de propiedad industrial (en adelante
“Información Confidencial”), que se revele y/o a la que tenga acceso el
EMPLEADO con motivo de su relación laboral será considerada y tratada como
estrictamente confidencial y titularidad exclusiva de la EMPRESA,
comprometiéndose el EMPLEADO a mantenerla en secreto, a no divulgarla a
terceros sin la autorización previa y por escrito de la EMPRESA y a no usarla más
que para el desarrollo de las funciones que se le encomienden.
La obligación de confidencialidad persistirá a la terminación de la relación

laboral en tanto en cuanto la Información Confidencial no haya sido
divulgada expresamente por la EMPRESA. El EMPLEADO deberá
devolver a la EMPRESA toda Información Confidencial que posea en el
plazo de 3 días a la terminación de su relación laboral.
 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y/O INDUSTRIAL
La EMPRESA será la titular única y en exclusiva de todos los derechos de

propiedad intelectual e industrial, para todo el mundo y durante toda la vida legal
de los mismos, sobre los resultados creativos y/o inventivos desarrollados por el
EMPLEADO durante su relación laboral que guarden relación con la actividad de
la empresa o con cualquier obra o proyecto que, aún no constituyendo la actividad
habitual de la empresa, fueran realizadas por iniciativa o por encargo de ésta y/o
desarrolladas con medios y/o recursos de la EMPRESA, cediendo en su caso en
exclusiva el EMPLEADO a la EMPRESA, por medio del presente, cualesquiera
derechos de explotación sobre dichos resultados creativos y/o inventivos sin
limitación alguna, ya sea de carácter espacial, temporal y/o de modalidades de
explotación.
El EMPLEADO comunicará de inmediato a la EMPRESA toda innovación, desarrollo o mejora

de los conocimientos, productos y técnicas empleadas en el desempeño de sus funciones o
siguiendo las instrucciones de la EMPRESA que se produzcan durante la vigencia de su
relación laboral.
El EMPLEADO se compromete a colaborar, durante la vigencia del presente contrato y

después de su terminación por cualquier causa, con la EMPRESA en cuantos trámites y
gestiones sean necesarios para obtener la protección óptima y cualesquiera extensiones de la
protección que se estimen oportunas, de los resultados creativos y/o inventivos en los que
haya participado ya sea mediante la firma de cuantos documentos sean precisos, con la
participación en la redacción de solicitudes, prestación de asistencia técnica y/o cualquier otra
asistencia útil que se le requiera.
Asimismo el EMPLEADO se obliga a no explotar en modo alguno, por sí mismo ni por medio
de terceros, ninguno de dichos resultados, durante la vigencia del presente contrato ni
después de haberse producido la extinción del mismo, salvo en el caso de que dispusiera de
previa, expresa y escrita autorización de la EMPRESA para ello.
 Cláusula de Derechos sobre Invenciones
En el supuesto de que en el marco del contrato de trabajo o sobre la

base de los conocimientos adquiridos en la empresa o empleando
medios de la EMPRESA, el trabajador realizara una invención, la
EMPRESA tendrá derecho a asumir la titularidad de la misma. En el
supuesto de que la invención no fuera el resultado de una actividad de
investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto del
presente contrato de trabajo/prestación de servicios y la EMPRESA
asumiera la titularidad de la misma, el trabajador tendrá derecho a
percibir una compensación económica justa, basada en la importancia
industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los
medios o conocimientos facilitados por la EMPRESA y las propias
aportaciones del trabajador, si las hubiere.
 Cláusula de Derechos de Propiedad Intelectual (Contrato Francés)
9.1 This Article 9 applies to all work, intellectual creations and inventions,
whatever the nature, including know-how, methods and methodologies,
technologies, developments, equipment and models, software and the
documentation related thereto as well as any realization which can be
protected under intellectual property rights or by any other means
(hereinafter collectively designated as the "Creations") designed or
developed by the Partner, alone or jointly, in any place, in connection
with the performance of this employment contract and in the exercise of
his duties within the Company.
9.2 The Partner acknowledges that the Creations created by him or in

collaboration, in connection with the performance of this employment contract
and any previous employment contract with the Company, - are produced at the
initiative and under the supervision of Company (and/or the Group), and -
belong, as of right, without any exception or reserve, to Accenture which may take
any measure in order to protect them; accordingly, the Comapny is entitled to
patent, edit, publish and disclose them, directly or indirectly, under its name or the
name of a Group entity, or to transfer them, particularly within the Group. In that
respect, the Partner undertakes to cooperate, in order to allow the Creations to be
protected in Company’s interest, by ensuring the confidentiality of the Creations,
except with respect to Company's management, and by signing all the documents
necessary requested by the Company during and after the performance of this
employment contract.
9.3 Insofar as needed, and particularly in order to comply with the

provisions of the Code de la Propriete Intellectuelle (French code of
intellectual property), the collective bargaining agreement and the
Group's policies, the Partner hereby declares that he shall transfer to
Accenture, without any exception or reserves and with all of the legal or
factual warranties associated therewith, the entirety of the rights he
holds or will hold on the Creations of any kind - particularly drawings,
studies, methods, texts, recordings, software, specifications, analysis
files, databases, computer Creations, images, sounds, graphic devices,
designs, logos, prototypes, layouts, designs, screens, files,
architecture, navigation, graphic charts, catalogue - and inventions that
he has produced or will produce during the term of this employment
agreement.
9.4 The present transfer of intellectual property rights is made for the
entire world and for the entire duration of the copyrights attached to the
Creations.
9.5 As a result of the present transfer, the Partner formally agrees not to
reproduce or reuse, in any form whatsoever, all or part of the transferred
rights, notwithstanding his right to reuse the experience and know-how
acquired in connection with this employment contract.
9.6 The Partner hereby undertakes not to make any claim relating to his
moral rights, if any, on the Creations against Accenture, any Group
entity, the clients of the Company or the Group, or the holders of a use
license (dudosa)
9.7 The financial consideration for the transfers referred to in this

Article 9 is included in the gross compensation of the Partner,
provided for in this employment agreement. Such consideration
may result in some fair compensation to be agreed upon by the
parties solely for the patentable inventions created outside of a
project, on which inventions the Company would obtain a
patent. 9.12 In case of dispute, the Partner must prove that his
Creations do not belong fully to the Company.
 Cláusulas Contrato USA
NONDISCLOSURE OF CONFIDENTIAL INFORMATION.

Employee agrees that he will not use or disclose, or
permit others to use or disclose (other than other
employees or representatives of Employer), any trade
secrets, confidential information, data or records relating
to the business, techniques, operations and conditions
(financial or otherwise) of Employer which is not generally
known or available through other lawful sources.
PROPERTY RIGHTS. Subject to the last sentence in this Paragraph,Employer

shall acquire exclusive right, title, and interest to all inventions,discoveries,
improvements, designs, ideas, know-how, technology and the like developed,
conceived, or invented by Employee, in whole or in part, whether written or in
some other form and whether or not patentable or eligible for protection under any
copyright law. Without limiting the generality of the foregoing, Employee hereby
assigns to Employer (i) all rights to any inventions,or to improvements, and all
rights to apply for United States and/or foreign letters of patent granted upon such
inventions; and (ii) any copyrights Employee may have in materials created by
Employee or otherwise generated during the period in which Employee is
performing services for Employer, and Employer shall have the sole right to apply
for and obtain copyright protection for any materials for which such protection can
be obtained and to obtain such copyright renewals. Despite any of the foregoing,
nothing in this Paragraph 6 shall apply to an invention for which no equipment,
supplies, facility or trade secret information of Employer is used and which is
developed entirely on Employee's own time, and (i) does not relate (a) directly to
the business of Employer or(b) to Employer's actual or demonstrably anticipated
research or development, or(h) which does not result from any work performed by
Employee for Employer.
- FIRMA DE DECLARACIONES DE INVENTOR EN EL

MOMENTO DE SOLICITAR PATENTE ESPAÑOLA O PCT
(ANTES ENTRADA EN USA)
- A LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

REALIZAR UN “CHECK DE PATENTES” PARA OBTENER
FIRMA DE DECLARATION DE INVENTORSHIP Y ASSIGNMENT
OF RIGHTS PARA USA
- RECOMENDACIÓN A EMPRESAS DE PREVER SISTEMA DE

INCENTIVOS POR DESARROLLO DE INVENCIONES
CONCILIACIÓN ANTE LA OEPM

ART. 140 A 142 LP
CON CARÁCTER PREVIO A UNA RECLAMACIÓN POR LA VÍA

JUDICIAL LA LEY IMPONE SOMETIMIENTO A ACTO DE
CONCILIACIÓN EN LA OEPM
 Artículo 140. Antes de iniciar acción judicial alguna basada

en la aplicación de las normas del Título IV de esta Ley,
relativo a las invenciones laborales, la cuestión discutida
deberá ser sometida a un acto de conciliación ante el Registro de
la Propiedad Industrial[1].
 Artículo 141. 1. A los efectos del acto de conciliación mencionado en el

artículo anterior, se constituirá una Comisión presidida por un experto
del Registro de la Propiedad Industrial[1] designado por el Director de
dicho Organismo y formada por un experto designado por los
trabajadores de la empresa a la que pertenezca el inventor y otro experto
designado por el empresario.
 2. En los casos en que el inventor sea una persona al servicio de

cualquiera de las Administraciones Públicas, la Comisión de conciliación
estará presidida por un experto del Registro de la Propiedad Industrial[1]
designado por el Director de dicho Organismo y formarán parte de la
misma los miembros designados en la forma que se establezca por Real
Decreto dentro del marco de la legislación de funcionarios.
 Artículo 142. 1. Una propuesta de acuerdo deberá dictarse por

la Comisión de conciliación en un plazo máximo de dos meses
desde que el acto de conciliación se solicitó y las partes deberán
manifestarse en el plazo máximo de quince días si están o no
conformes con dicha propuesta. En caso de silencio se
entenderá que existe conformidad.
 Artículo 142. 2. Ningún Juez admitirá una

demanda sobre derechos dimanantes del Título IV de
la presente Ley que no vaya acompañada de una
certificación del Director del Registro de la Propiedad
Industrial[1] en que se haga constar la no conformidad
de alguna de las partes con la propuesta de acuerdo
prevista en los artículos anteriores.
 3. Los artículos 460 y 480 de la Ley de Enjuiciamiento

civil serán de aplicación supletoria en lo que sea
pertinente (no aplicación actual)
EXPERIENCIA CONCILIADORA DE LA OEPM:
- No demasiados casos desde su inicio en 1986 (20

casos total)
- Desde 1999, 5 casos promovidos por trabajadores; 7
por empresarios
- La mayoría de casos promovidos por trabajador la
cuestión debatida se basaba en Art. 17.2. LP
solicitando compensación económica justa
- Un supuesto el trabajador tras ser despedido solicitaba

transferencia de las máquinas que entendía eran de su propiedad
- Casos de conciliación promovidos por empresa ésta consideraba

la invención de servicio y tenía derecho a asumir la titularidad
- En un caso, la empresa solicitó titularidad de la patente por

considerar que se encuadraba en Art. 19 LP
- Sólo en 4 casos se elabora propuesta de acuerdo: en una se

determinó que era invención del Art. 17 y en otra ocasión, que
debía indemnizarse al trabajador según el principio de equidad y
equilibrio de las prestaciones
- En pocas ocasiones se ha declarado el derecho del inventor a

remuneración suplementaria
- En ninguna de las 4 conciliaciones con propuesta de acuerdo

hubo conformidad por alguna de las partes
JURISPRUDENCIA EN ESPAÑA
 ESCASA JURISPRUDENCIA RELATIVA A INVENCIONES

LABORALES
- CASO RENFE (STS 22/05/1981)
- CASO ACEITE OLIVA (ST AP Madrid 7/4/1999)
- CASO PROYECTO DE VENTAS (TSJ Sala Social Cataluña
3/02/04)
- CASO POSIBLE SOCIEDAD Y M.U. (ST AP Madrid 17/06/1994)
- CASO RELACIÓN DE SERVICIOS PREVOA A LA REL.
LABORAL (STS 31/12/1999)
- CASO RENFE ST TRIBUNAL SUPREMO 22/05/1981
LEY APLICABLE CTO TRABAJO 1944
TS DESESTIMA REC. INTERPUESTO POR TRABAJADOR CONTRA ST DE LA

MAGISTRATURA DE TRABAJO DESESTIMANDO LA RECLAMACIÓN DE
CANTIDAD CONTRA RENFE
A PESAR DE RECONOCERSE LA EXISTENCIA DE INVENCIÓN Y SU

IMPORTANCIA PARA EMPRESA (AHORRO DE 75 Mio ptas) SE DESESTIMA
RECURSO AL NO HABER SIDO CONTRATADO PARA ELLO
- CASO ACEITE DE OLIVA ST AUDIENCIA PROVINCIAL MADRID
LEY APLICABLE LP 86’ (Art. 17)
Desestima la AP el recurso de apelación planteado contra la sentencia de

Primera Instancia que desestimó la demanda sobre reconocimiento de
derechos sobre patente de invención. Indica la Sala que, de los hechos
probados, resulta que la invención del procedimiento para la obtención
de aceite de oliva cuya patente se reclama por el demandante apelante,
fue fruto de un grupo de investigación constituido por trabajadores de la
empresa con el empleo de medios por la misma proporcionada, no
siendo acreditado por el demandante que fuera de su exclusiva
invención.
CASO PROYECTO DE VENTA (Tribunal Superior de Justicia de

Cataluña Sala de lo Social)
Ley Patentes 1986
Trabajador al ser despedido exige reclamación de cantidad por un

proyecto de ventas que entendió era invención y por tanto
competente la jurisdicción civil
TSJ anula por no ser invención patentable y retrotrae al momento

antes del pronunciamiento
CASO PROYECTO DE VENTA II

Frente a sentencia que acogió la excepción de incompetencia de
jurisdicción alegada por la mercantil demandada, se alza la parte actora
en suplicación. Estima el TSJ el recurso y declara la nulidad de la
resolución recurrida y la competencia del orden social para conocer de la
cuestión planteada, pues aunque la jurisdicción competente para conocer
de reclamación de cantidad por el trabajador a su empresa consecuencia
de invenciones laborales durante el tiempo que permaneció al servicio de
ésta, es la civil, en este caso no se trata de una invención en sentido
estricto, sino en la elaboración de un proyecto de venta que consistía en
proponer a los constructores y arquitectos, la oferta con los pisos nuevos
de una alarma instalada, incluida en el precio de compra del piso
CASO POSIBLE SOCIEDAD Y M.U. (ST Audiencia

Provincial Madrid)
La AP desestima el recurso de apelación interpuesto por el actor contra la
sentencia que en la instancia no acogió las acciones subrogatoria y/o
reivindicatoria por él ejercitadas respecto de los derechos de propiedad industrial
en cuanto a modelo de utilidad. Entiende la AP que de la prueba practicada se
desprende que el recurrente, aún cuando se admitiese que las innovaciones las
había propuesto él, no desplegó actividad inventiva alguna para dar al objeto
presentado a registro una configuración, estructura o constitución de la que
resultan ventajas apreciables para su uso y fabricación, sin que pueda
considerarse que el damandado trabajese para el apelante puesto que en ningún
momento recibió dinero de éste, sufragando aquél todo el material que utilizó en la
configuración del cuestionado modelo de utilidad, que por ser exclusivamente
invención suya sólo a él le corresponden los derechos sobre el mismo.
CASO RELACIÓN DE SERVICIOS PREVIA A LA

LABORAL (Tribunal Supremo)
El TS estima el recurso de casación interpuesto por la empresa actora contra sentencia que
revoca la de primera instancia, donde se condenaba al trabajador demandado a transferir a la
demandante los derechos de propiedad industrial y la titularidad registral sobre los modelos de
utilidad en litigio. La empresa basa su recurso en la infracción de la Ley de Patentes, puesto
que la sentencia recurrida interpreta erróneamente la letra de la ley, al considerar como
relación laboral lo que en realidad no era más que una prestación de servicios. Por otra parte,
en cuanto a la fecha en que la relación laboral da comienzo, no cabe concluir que ya existía la
misma y que fruto de la cual sea el modelo de utilidad, sino que el demandado,
voluntariamente, hace entrega a la demandante de su proyecto. Así, aunque pudiera tener
ideada su invención con anterioridad a su incorporación legal a la empresa, la conclusión de la
misma se produjo en el seno de su relación laboral, y fue fruto de una actividad de
investigación constitutiva del objeto de su contrato de trabajo.
LAS INVENCIONES LABORALES. COMPARATIVA DE SISTEMAS
MENCIÓN A OTROS SISTEMAS LEGALES:

EEUU, JAPÓN, ALEMANIA, FRANCIA Y
GRAN BRETAÑA
JURISPRUDENCIA DE INTERÉS
LAS INVENCIONES LABORALES EN USA
USA
 NO REGULACIÓN FEDERAL O ESTATAL SOBRE INVENCIONES LABORALES
 REGULACIÓN CONTRACTUAL DE CESIÓN DE DERECHOS
 EN PRINCIPIO EL TRABAJADOR SE ENTIENDE REMUNERADO POR EL

EMPLEO Y SALARIO
 POCAS EMPRESAS ESTABLECEN INCENTIVOS PARA SU PERSONAL EN

TAREAS INVESTIGADORAS, NO SIENDO RELEVANTES LAS CANTIDADES
 NO EXCESIVA LITIGIOSIDAD EN LA MATERIA, EXCEPTO PERSONAL AL

SERVICIO DE UNIVERSIDADES QUE VENDEN SUS INVENTOS A EMPRESAS
PRIVADAS
LAS INVENCIONES LABORALES EN USA
 American Telephone & Telegraph Co. V. Integrated Network Corp. Fed Circuit
1992.
“CONCEPTION OF INVENTIONS” may include not only patentable inventions but
also unpatentable inventions or held as trade secrets
 McElmurry v. Arkansas Power & Light Co. Fed. Circuit 1993
SHOP RIGHT: a shop right is generally accepted as being a right that is created at
common law when circumstances demandit, under principles of equity and
fairness, entitling an employer to use without charge an invention patented by one
or more of its employees without liability for infringement
 Carroll Touch, Inc. V. Electro Mechanical Systems, Inc.

EMPLOYMENT, SALARY AND BONUSES AS CONSIDERATION FOR
EMPLOYEE ASSIGNMENT OF PATENT RIGHTS
LAS INVENCIONES LABORALES EN JAPÓN
JAPÓN
- RECIENTES SENTENCIAS QUE HAN CONCEDIDO CUANTIOSAS

SUMAS A INVENTORES (Tanaka v. Olympus; Yonezawa v. Hitachi Inc;
Nakamura v. Nichia Corp)
- LAS INVENCIONES PERTENECEN POR LEY AL TRABAJADOR
- PUEDEN CEDER A EMPRESA O CONCEDER LICENCIA EXCLUSIVA A

CAMBIO DE UNA COMPENSACIÓN RAZONABLE, que se regulaba por
lo general en normativas internas de las empresas con cantidades fijas y
bastante bajas
LAS INVENCIONES LABORALES EN JAPÓN
- COMPENSACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS BENEFICIOS PARA LA

EMPRESA Y LA CONTRIBUCIÓN DEL INVENTOR
- CAMBIO EN LA LEY PATENTES JP: si el proceso para llegar a un

acuerdo con el/los trabajador/es no ha sido razonable el trabajador
tendrá derecho a reclamar compensación en función de los beneficios de
la patente y el grado de contribución del inventor
- Si el ACUERDO DE LA COMPAÑÍA ES RAZONABLE, LOS

TRIBUNALES RESPETARÁN DICHOS ACUERDOS Y LA
COMPENSACIÓN ABONADA
LAS INVENCIONES LABORALES EN ALEMANIA
ALEMANIA
- LEY INVENCIONES LABORALES DE 1957. INVENCIONES

LABORALES Y LIBRES
- INVENCIONES LABORALES SON LAS REALIZADAS EN

CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TRABAJO O
BASADAS EN LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA
- EL RESTO PUEDEN SER LIBREMENTE EXPLOTADAS POR EL

TRABAJADOR
- LAS INV. SERVICIO PUEDEN SER RECLAMADAS POR EL EMPRESARIO

QUIEN PUEDE ASUMIR LA TITULARIDAD U OBTENER UNA LICENCIA NO
EXCLUSIVA. EN AMBOS CASOS COMPENSACIÓN RAZONABLE.
- OBLIGACIÓN DE COMUNICACIÓN
- LA COMPENSACIÓN VIENE DETERMINADA POR COMPLEJAS REGLAS

MATEMÁTICAS Y TÉCNICAS EN LOS GUIDELINES DEL GOBIERNO ALEMÁN
DE 1959
- GUIDELINES ESTABLECEN PARÁMETROS A CONSIDERAR: BENEFICIOS X

ROYALTY ORIENTATIVO X FACTOR DE CONTRIBUCIÓN A LA INVENCIÓN
- SISTEMA BASTANTE CRITICADO POR SUS LOS COSTES BUROCRÁTICOS

QUE CONLLEVA
- RAZÓN DE LA TRAMITACIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA LEY (PAGO DE UNA

CANTIDAD A TANTO ALZADO), que parece ha fracasado
- A PESAR DE LAS COMPENSACIONES ESTABLECIDAS POR LEY (CUANTÍAS

QUE VAN DE 200 A 3000 Euros AÑO) EXISTEN NUMEROSAS
RECLAMACIONES JUDICIALES
- EXISTE ARBITRAJE EN OFICINA PATENTES ALEMANA, NO OBLIGATORIO

PARA EL CASO DE QUE EL TRABAJADOR YA NO EN LA EMPRESA
- CASO “OZON” PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES (Federal Supreme Court 2003)

LAS INVENCIONES LABORALES EN FRANCIA
FRANCIA
- CÓDIGO PROPIEDAD INTELECTUAL RECIENTE (Ley Patentes 1978)
- INVENCIONES DE SERVICIO AQUELLAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS

FUNCIONES DEL CONTRATO, TIENE DERECHO A REMUNERACIÓN
ADICIONAL
- REMUNERACIÓN A DETERMINAR EN CONV. COLECTIVOS,

REGLAMENTACIONES DE LA EMPRESA O CONTRATOS CON
TRABAJADORES
- NO SE ESTABLECEN REGLAS PARA EL CÁLCULO

LAS INVENCIONES LABORALES EN FRANCIA
- ALGUNOS CONV. COLECTIVOS (INDUSTRIA QUÍMICA) DAN INDICACIÓN :

VALOR DE LA INVENCIÓN A DETERMINAR CONSIDERANDO EL MARCO DE
LA INVESTIGACIÓN, LAS DIFICULTADES PRÁCTICAS DE IMPLEMENTACIÓN,
LA CONTRIBUCIÓN DEL INVENTOR Y EL INTERÉS COMERCIAL DEL
INVENTO
- LA JURISPRUDENCIA ES VARIABLE (CASOS EN QUE LA REMUNERACIÓN SE

ESTABLECE EN FUNCIÓN DEL SALARIO DEL TRABAJADOR Y OTROS QUE
NO). Roussel Uclaf v. Raynaud 600,000 Euros
- CÁMARA DE CONCILIACIÓN CONJUNTA PARA INVENCIONES LABORALES

(COMPETENTE PARA DICTAR PROPUESTAS QUE SON EJECUTIVAS SI NO
SE ATACAN ANTE LOS TRIBUNALES)
LAS INVENCIONES LABORALES EN GRAN BRETAÑA
GRAN BRETAÑA
- Uk Patent Act 1977. Modificada 2004.
- INVENCIONES DE SERVICIO.
1) The invention was made in the course of the normal duties of the employee and
the circumstances were such that an invention might reasonably be expected to
result from the carrying out of the employee’s duties
2) The invention was made in the course of duties falling outside the noraml duties
of the employee, but in the course of duties specifically assigned to the employee,
and the circumstances were such that an invention might reasonably be expected
to result from the carrying out of the employee’s duties
3) The invention was made in the course of the duties of the employee and, at the
time of making the invention, because of the nature of his duties and the particular
resonsibilities arising from the nature of his duties the employee had a special
obligation to further the interests of the employer’s undertaking
- ES NULA TODA DISPOSICIÓN CONTRACTUAL MÁS FAVORABLE AL

EMPRESARIO
- HASTA 2005 JURISPRUDENCIA ESCASA, CARGA DE LA PRUEBA DIFÍCIL DE

SUPERAR PARA INVENTOR AL PRETENDER UNA COMPENSACIÓN (Memco-
Med Ltd’s Patent 1992)
- Uk Patent Act 1977 THE PATENT SHALL BE OF “OUTSTANDING BENEFIT” (not

the invention)
- MODIFICACIÓN PATENT ACT 2004, EN VIGOR DESDE ENERO 2005

- DERECHO A COMPENSACIÓN. REQUISITOS:
- “Section 40 (1) Where it appears to the court or the comptroller on an application
made by an employee within the prescribed period- that
- A) the employee has made an invention belonging to the employer for which a
patent has been granted
- B) having regard among other things to the size and nature of the employer’s
undertaking, the invntion or the patent for it (or the combination of both) is of
outstanding benefit to the employer, and
- C) by reason of those facts it is just that the employee should be awarded
compensation to be paid by the employer, the court or comptroller may award him
such compensation of the amount determined under section 41 below”
- CÁLCULO DE LA COMPENSACIÓN. Section 41
1) An award of compensation to an employee under Section 40 (1) and (2)

above shall be such as will secure for the employee a fair share (having
regard to all the circumstances) of the benefit which the employer has
derived, or may reasonably be expected to derive, from any of the
following-
a) the invention in question
b) The patent for the invention
PARA DETERMINAR FAIR SHARE OF THE BENEFIT se tendrán en cuenta

(Section 41 (4)):
- La naturaleza de las funciones del empleado, su salario y otras ventajas que

deriven o puedan derivar de su puesto o que haya derivado de la invención
- El esfuerzo y preparación dedicado por el empleado en desarrollar la invención
- El esfuerzo y preparación empleados por otras personas en realizar la invención
conjuntamente con el inventor, y los consejos y otra asistencia facilitada por
cualquier empleado que no sea un coinventor, y
- La contribución hecha por el empresario en la realización, desarrollo e
implementación de la invención mediante consejos, medios y otra asistencia, por
la creación de oportunidades y por su preparación comercial y directiva y
actividades.
MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN
SOL MUNTAÑOLA & ASOCIADOS

lgrant@solmuntanola.com

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LAS INVENCIONES LABORALES EN LA LEY DE PATENTES 11/1986, 20 DE

MARZO. CONFLICTOS CON INVENTORES. ACTOS DE CONCILIACIÓN ANTE

MENCIÓN A OTROS SISTEMAS LEGALES: EEUU, JAPÓN, ALEMANIA, GRAN

LARA GRANT SEGOVIA

SOL MUNTAÑOLA & ASOCIADOS

 LA MAYOR PARTE DE LAS INVENCIONES EN ESPAÑA Y

 MENOR PORCENTAJE DE INVENCIONES DE INVENTORES

 LAS INVENCIONES SE GENERAN POR LO GENERAL EN EL

 EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS INVENCIONES

- ATRIBUCIÓN DEL DERECHO A LA INVENCIÓN

- DETERMINAR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

 DIFICULTADES DE ARMONIZACIÓN ENTRE DIFERENTES

 NO HAY REGULACIÓN INTERNACIONAL DE LA MATERIA,

 CONVENIO DE LA PATENTE EUROPEA (CPE) ART. 60.1

 NECESIDAD DE ARMONIZACIÓN A NIVEL EUROPEO:

 BENEFICIOS DE UNA DESEADA ARMONIZACIÓN:

- PROYECTOS TRANSNACIONALES DE I+D+i

- LEGISLACIÓN ESPAÑOLA : ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y

 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE ESTA REGULACIÓN.

- MATERIA A CABALLO ENTRE EL DERECHO LABORAL Y

- Origen contractual de la regulación de esta materia en países

- Ley de Invenciones Laborales Alemana 1957 (Dinamarca,

- España: Regulación originalmente contenida en normas Derecho

- Art. 24 y 25 LEY CONTRATO DE TRABAJO 21/11/1931 – (No

- Art. 29 y 30 LEY CONTRATO TRABAJO 27/01/1944: establece

ART 29 LCT 1944

 ATRIBUÍA AL EMPRESARIO LAS INVENCIONES REALIZADAS POR

 TAMBIÉN ATRIBUÍA AL EMPRESARIO LA TITULARIDAD DE AQUELLAS

 LAS NO INCLUIDAS EN ESAS CATEGORÍAS Y “EN LAS QUE PREDOMINE LA

ART. 30 LCT 1944

 ATRIBUÍA DERECHO AL TRABAJADOR A RECIBIR

- ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 1980, mantiene Art. 29 y

- Superación del EPI se intentó mediante los Anteproyectos de Ley

- Anteproyecto Ley Patentes 1981 (jurisdicción civil y arbitraje para

- LEY DE PATENTES DE 1986, Capítulo específico sobre

 ART. 20. 1 b) CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: Derecho fundamental

 INVENCIÓN: manifestación de la creación o actividad inventiva

 INVENTOR por tanto ha de ser siempre una persona física

 DOBLE VARIANTE EN LA INVENCIÓN: PERSONAL (inventor,

 LEY PATENTES 11/1986, de 20 de marzo de 1986.

- ART. 10.1 LP (ART. 60 CPE) PRINCIPIO GENERAL

DERECHO A LA PATENTE PERTENECE AL INVENTOR PRIMER

- ART. 10.2. COINVENTORES

- NO RELEVANTE EN PRINCIPIO PARA LA LP LA INVENCIÓN SI NO SE

 Art. 10.4. En el procedimiento ante el Registro de la Propiedad Industrial[1] se

- SISTEMA ESPAÑOL INTERMEDIO ENTRE EL PRINCIPIO DEL INVENTOR

 ART. 10.1. RECONOCE QUE EL DERECHO A LA PATENTE ES

 Bien jurídico inmaterial transmisible por actos inter vivos o mortis

 EN EL CASO DE CESIÓN, EL INVENTOR SIEMPRE TIENE

TÍTULO IV LP (Art. 15 a 20) y CAPÍTULO IV TÍTULO XIII (Art.

 REGLAS IMPERATIVAS DE ATRIBUCIÓN ESPECÍFICA SOBRE

 LAS NORMAS QUE REGULAN LAS INVENCIONES LABORALES CONTENIDAS

INVENCIONES BIOTECNOLÓGICAS (Art. 4.1 LP),

MODELOS DE UTILIDAD (Art. 154 LP)

ADICIONES A LAS PATENTES (Art.111 LP),

TOPOGRAFÍAS DE PRODUCTOS SEMICONDUCTORES (Art. 11 Ley 11/1988)

Y OBTENCIONES VEGETALES (Art. 10.5 Ley 3/2000)

- CATEGORÍAS DE INVENCIONES LABORALES.

A) INVENCIONES DE SERVICIO O DE ENCARGO (Art. 15)-

B) INVENCIONES LIBRES (Art. 16) – Pertenecientes al Trabajador

C) INVENCIONES MIXTAS O DE LA EXPERIENCIA (Art. 17) –

INVENCIONES DE SERVICIO (O DE ENCARGO)

- ATRIBUCIÓN POR LEY AL EMPRESARIO DE LA