PENLAT KONSULTASI HUKUM

CASE LAW REPORT

Dosen :

I NENGAH JULIANA, S.H., M.Hum

Disusun Oleh :

NI KADEK ITA KUSUMA DEWI (3.16.1.1491)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL
2017/2018
I. LEGAL FACT
 Bahwa pada tanggal 22 Januari 2013, terhadap putusan mahkamah agung nomor
216/K/Pdt. Sus-HaKI/2013 terhadap putusan tersebut dengan surat kuasa khusus
tanggal 7 Februari 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 februari 2013.
 Termohon kasasi/penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di
kepaniteraan pengadilan negeri Jakarta pusat pada tanggal 26 Februari 2013
 Bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi/tergugat pada pokoknya
berdasarkan Judex facti Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum
dalam mempertimbangkan eksepsi-eksepsi pemohon kasasi/tergugat.
 Bahwa pada surat kuasa termohon kasasi/penggugat tertanggal 26 juli 2012 yang
bertindak mewakili Tencent Holding Limited adalah Xu Yan yang “mengaku” sebagai
Direktur Kekayaan Intelektual, namun dalam susunan Board of Directors (Dewan
Direktur) tidak terdapat nama Xu Yan.
 Dengan tidak diuraikannya posita uraian jenis barang pada Merek-Merek Tergugat
maupun pada merel-merek penggugat dalam fundamentum petendi gugatan penggugat,
maka menjadikan timbulnya ketidak jelasan posita gugatan mengenai sejenis/tidak
sejenisnya uraian barang-barang yang terdapat pada merek-merek tergugat maupun
penggugat.
 Bahwa adapun eksepsi gugatan penggugat yaitu secara yuridis permohonan pedaftaran
merek-merek tergugat yang menjadi obyek gugat penggugat yakni: Merek QQ kelas
09 Daftar Nomor IDM000298533, Merek QQ KIU-KIU kelas 09 Daftar Nomor IDM
000133953 dan Merek QIU-QIU kelas 09 Daftar Nomor IDM000133954 atas nama
Tergugat sejak tanggal 04 Januari 2006
 Secara factual merek obyek gugatan atas nama tergugat telah terdaftar selama 5 tahun
terhitung sejak tanggal pendaftaran merek tersebut.
 Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti pengadilan Niaga Jakarta Pusat
telah salah/keliru menerapkan hukum dalam mempertimbangkan alasan-alasan prinsip
“first to file”
 Secara yuridis, sejatinya Judex Facti berkewajiban membandingkan terlebih dahulu
apakah persamaan antara merek-merek pemohon kasasi dengan merek-merek
termohon kasasi sebelum mempertimbangkan “siapa yang lebih dahulu terdaftar”, hal
tersebut karena antara satu merek dengan merek lain tidak dapat diperbandingkan
apabila faktanya tidak terdapat persamaan dari merek-merek tersebut.
 Judex facti dalam mempertimbangkan hukumnya telah mempertimbangkan seakan-
akan merek QQ termohon kasasi adalah merupakan merek terkenal bersandarkan pasal
6 ayat 1 huruf b undang-undang no 15 tahun 2001 yang dikaitkan dengan keberadaan
bukti-bukti p-6 s.d p-24, dimana menurut pertimbangan judex facti telah beranggapan
merek qq termohon kasasi aquo telah diperoleh karena promosi yang gencara dan
besar-besaran melalui internet, investasi di beberapa negara dan terdapat bukti
pendaftaran di Hongkong, Lebanon, Afrika Selatan, Singapura, RRC dan Uni Eropa
 Keberadaan bukti-bukti dari internet yang diajukan termohon kasasi adalah termasuk
sebagai “bukti foto copy” saja yang sepatutnya menurut hukum tidak dapat dijadikan
bahan pertimbangan oleh Judex Facti. Oleh karena hal tersebut belum dianggap cukup
sejatinya “Judex Facti harus memerintahkan untuk dilakukan survey terlebih dahulu
oleh lembaga survey independen” guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal
atau tidaknya Merek QQ termohon kasasi a quo
 Menurut penggugat sejatinya merek termohon kasasi bukan merupakan merek
terkenal karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan penjelasan pasal 6 ayat
1 huruf b UU no. 15 tahun 2001. Merek QQ termohon kasasi sama sekali tidak
memenuhi unsur “pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang
usaha yang bersangkutan, sehingga klaim penggugat a quo adalah keliru mengingat
faktanya merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan.
 Bahwa secara a contrario permohonan pendaftaran Merek KIU KIU dan QIU QIU
pemohon kasasi telah dilandasi itikad baik karena telah menempuh proses pendaftaran
dan pemeriksaan merek yang ketat oleh pemeriksa-pemeriksa Direktorat Merek
Republik Indonesia yang ahli dibidang Merek,
 Bahwa oleh karena telah memenuhi persyaratan pendaftaran merek sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang No.15 tahun 2001 tentang merek, maka pada akhirnya
 pendaftaran Merek KIU KIU dan QIU QIU pemohon kasasi dapat terdaftar pada
Direktorat Merek Republik Indonesia.
 Terhadap alasan-alasan kasasi tersebut mahkamah agung berpendapat bahwa alasan-
alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama
memori kasasi tanggal 13 februari 2013, jawaban memori kasasi tanggal 26 Februari
2013 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga
pada Pengadilan Negri Jakarta Pusat sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum
dengan pertimbangan Karena terbukti antara merek QQ milik penggugat yang terdaftar
dibanyak negara di dunia termasuk di Indonesia dengan merek KIU KIU dan dan QIU
QIU milik tergugat dengan kelas barang yang sama yaitu kelas 9 dan 38, telah terdapat
persamaan pada pokoknya baik dari tulisan, bunyi, ucapan, dan atau susunan kata atau
huruf, sehingga dapat menyesatkan konsumen, dan pula merek penggugat telah terlebih
dahulu terdaftar dari pada merek tergugat.
 Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata penggugat telah berhasil
membuktikan kebenaan dalil gugatannya, sebaliknya tergugat tidak berhasil
membuktikan dalil bantahannya, sebagaimana yang sudah dipertimbangkan dengan
tepat dan benar oleh Judex Facti dalam putusannya.

II. ISSUES
A. Apa yang menjadi kriteria merek yang dapat disebut sebagai merek terkenal. Dan
bagaimana apabila salah satu syarat menjadi merek terkenal tersebut tidak terpenuhi ?
B. Bagaimana dapat dikatakan bahwa terdapat persamaan pada pokok antara merek QQ,
KIU KIU, dan QIU QIU?
C. Mengapa Merek QQ dianggap sama bentuk, ucapan dan tulisan dengan QIU-QIU dan
KIU-KIU sebagaimana ditetapkan dalam putusan mahkamah agung tersebut ?
D. Apa yang menjadi dasar diterimanya suatu merek jika dihubungkan dengan kasus
tersebut ?
III. RULES
1. Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016 yang
menetapkan bahwa :

1. Kriteria penentuan Merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)
huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum
masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
2. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat konsumen
atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi,
promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi
oleh Merek terkenal dimaksud.
3. Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
a) tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di
bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
b) volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari
penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
c) pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan
peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
d) jangkauan daerah penggunaan Merek;
e) jangka waktu penggunaan Merek;
f) intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk
promosi tersebut;
g) pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
h) tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai
pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang;
atau
i) nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas
barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.
2. Pasal 91 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek yang menetapkan bahwa:
“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo,
nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3
(tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut
untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan
hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”
3. Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, yang
menetapkan bahwa
“Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan suatu merek
terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis.
IV. ANALYSIS
A. Kriteria merek yang dapat disebut sebagai merek terkenal. Dan bagaimana apabila salah
satu syarat menjadi merek terkenal tersebut tidak terpenuhi

Definisi merek menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 20 tahun 2016 menyebutkan bahwa

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo,
nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau
3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur
tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau
badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Dalam aturan di Indonesia suatu merek dapat dikatakan terkenal diatur pada pasal 18 Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran
Merek sebagai berikut:

1. Kriteria penentuan Merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan
huruf c dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek
tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

2. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau
masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi,
distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal
dimaksud.
3. Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mempertimbangkan:
a) tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang
usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
b) volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan
merek tersebut oleh pemiliknya;
c) pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran
barang dan/atau jasa di masyarakat;
d) jangkauan daerah penggunaan Merek;
e) jangka waktu penggunaan Merek;
 f) intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk
promosi tersebut;
g) pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
h) tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai
pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
i) nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas
barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut. Mengenai apakah merek
tersebut dinyatakan tidak terkenal apabila salah satu syarat tidak terpenuhi ? dalam
perjanjian Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-
Known Marks on article 2 paragraph 1 dijelaskan bahwa beberapa syarat yang telah
ditentukan bukan merupakan syarat utama untuk dapat menyebut merek tersebut
terkenal atau tidak tergantung situasi yang sedang berjalan, sehingga apabila salah satu
syarat tersebut tidak terpenuhi untuk dapat menyebutkan merek tersebut terkenal, tidak
akan terpengaruh tergantung situasi yang sedang berjalan pihak mana yang lebih
diutamakan.

B. Persamaan pada pokoknya antara merek QQ, KIU KIU, dan QIU QIU

Merek yang sama pada pokoknya menurut menjelaskan bahwa kemiripan yang disebabkan
oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain yang
dapat menimbulkan adanya kesan persamaan baik bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau
kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek
tersebut. Ada juga teori yang mengatakan bahwa untuk menentukan persamaan pada pokoknya
atau keseluruhannya haruslah memperhatikan kriteria:

a) adanya persamaan rupa atau penampilan

b) adanya persamaan bunyi
c) adanya persamaan pengertian atau konotasi
d) adanya persamaan kesan dalam perdagangan
e) adanya persamaan jalur perdagangan. Dalam substansi nasional sendiri persamaan
merek diatur pada UU no 15 tahun 2001 tentang merek tepatnya pada pasal 91 yaitu
 “ Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama
pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau
jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.
800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”. Sehingga dari definisi tersebut
kesamaan pada pokoknya pada kasus tersebut memfokuskan pada penyebutan
bunyi merek tersebut karena sama antara merek satu dengn yang lain

C. Merek QQ dianggap sama bentuk, ucapan dan tulisan dengan QIU-QIU dan KIU-KIU
sebagaimana ditetapkan dalam putusan mahkamah agung tersebut.

Putusan pengadilan niaga telah Menyatakan bahwa merek QQ, QQ KIU KIU dan QIU QIU
Tergugat nomor pendaftaran IDM000298533, IDM000133953 dan IDM000133954 mempunyai
persamaan pada pokoknya untuk barang dan/atau jasa sejenis dengan merek QQ Penggugat yang
sudah didaftarkan lebih dahulu, Mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-
Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, yang dimaksud dengan terdapat Mempunyai
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan suatu merek terkenal milik pihak lain
untuk barang dan/jasa sejenis. Focus dari putusan tersebut mengenai persamaan pada pokoknya
dalam hal kesamaan penyebutan suatu bunyi merek tersebut sehingga pemegang merek KIU KIU
dan QIU QIUdinyatakan bersalah.
 D. Dasar diterimanya suatu merek jika dihubungkan dengan kasus tersebut ?

Diterimanya suatu merek apabila tidak bertentangan dengan ketentuan Merek yang tidak dapat
didaftar dan ditolak dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis (“UU 20/2016”) yang tercantum dalam Pasal 20 dan 21. Namun, untuk menjawab
pertanyaan Anda, kami mendasarkannya pada ketentuan yang ada di dalam Pasal 21 ayat (1) UU
20/2016 dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 67
Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (“Permenkumham 67/2016”), sebagai berikut:

Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya dengan:
a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu[1] oleh pihak lain untuk
barang dan/atau jasa sejenis;
b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi
persyaratan tertentu; atau
d. Indikasi Geografis terdaftar.

Serta dalam pasal 21 undang-undang no 20 tahun 2016 Keberatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Perrnohonan ditolak jika Merek tersebut mernpunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan
lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Sehingga jika dihubungkan
dengan kasus tersebut syarat diterimanya merek tersebut adalah tidak adanya persamaan
baik dengan merek terkenal, merek terdaftar, maupun indikasi geografis. Yang tentu dilihat
juga pokok kesamaan dalam hal ini penyebutan bunyi merek antara merk QIU QIU, KIU
KIU dengan QQ
V. CONCLUSION
1. Dasar yang menjadikan suatu merek terkenal diatur dalam pasal 18 Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
2. Merek yang sama pada pokoknya dalam hal bentuk, cara penempatan, cara penulisan,
atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat
dalam merek tersebut. Dalam kasus tersebut yang menjadi persamaan adalah
penyebutan bunyi
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek,
yang dimaksud dengan terdapat Mempunyai persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya dengan suatu merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa
sejenis. Antara beberapa merek tersebut dinyatakan sama dalam hal penyebutan bunyi
suatu merek tersebut
4. Dasar diterimanya suatu merek diatur apabila tidak bertentangan dengan ketentuan
Merek dalam hal merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU 20/2016”) yang
tercantum dalam Pasal 20 dan 21.