ANALISIS PUTUSAN NOMOR 37/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Hukum Kekayaan Intelektual

Oleh:
MUHAMMAD UMAR FARIQ
NIM. 1750101001110063 / 7

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2020
 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa merek ”DIESEL & Variasinya” milik Penggugat sebagai merek
terkenal Internasional dan merek terkenal di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek ”DIESEL & Variasinya” milik Penggugat bagian
essensial dari nama badan hukum Penggugat yakni DIESEL, S.p.A.;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik tunggal dan satu -satunya yang berhak
untuk menggunakan merek ”DIESEL & Variasinya” di Indonesia untuk
membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lain;
5. Menyatakan merek “DIESELINDUST RIE”, atas nama Tergugat, Daftar No.
IDM000487465, tanggal 7 Desember 2015, dalam kelas 25, mempunyai
persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terkenal ”DIESEL & Variasinya”
milik Penggugat;
6. Menyatakan tindakan Tergugat mengajukan pendaftaran merek “DIESELINDUST
RIE”, Daftar No. IDM000487465, tanggal 7 Desember 2015, dalam kelas 25,
mengandung itikad tidak baik, karena meniru merek merek terkenal milik
Penggugat;
7. Menyatakan batal pendaftaran merek “DIESELINDUST RIE”, Daftar No.
IDM000487465, tanggal 7 Desember 2015, dalam kelas 25, milik Tergugat,
dalam Daftar Umum Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan
segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan
Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran
merek “DIESELINDUST RIE”, Daftar No. IDM000487465, tanggal 7 Desember
2015, dalam kelas 25, milik Tergugat, dengan cara mencoret pendaftaran
merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam
Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek yang
berlaku;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp.2.161.000,- (dua juta seratus enam puluh satu ribu
rupiah);
 Demikian lah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin , tanggal 30 September 2019
oleh kami, Agustinus Setya Wahyu T., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Titik
Tejaningsih, S.H., M.Hum., dan Duta Baskara, S.H., M.H., masing- masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober
2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko
Nurcahyo P., S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat,
Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

A. KAJIAN PUSTAKA
1. Merek
Definisi merek menurut Keller (2008:5) adalah: Sebuah merek merupakan
lebih dari sekedar produk, karena mempunyai sebuah dimensi yang menjadi
diferensiasi dengan produk lain yang sejenis. Diferensiasi tersebut harus rasional
dan terlihat secara nyata dengan performa suatu produk dari sebuah merek atau
lebih simbolis, emosional, dan tidak kasat mata yang mewakili sebuah merek.
Berdasarkan definisi tersebut, satu merek berfungsi untuk mengidentifikasikan
penjual atau perusahaan yang menghasilkan produk tertentu yang
membedakannya dengan penjual atau perusahaan lain yang memiliki nilai yang
berbeda yang pada setiap merek-nya.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
(UU Merek) mendefinisikan merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara
grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam
bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 {tiga) dimensi, suara, hologram, atau
kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang
dan /atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan
perdagangan barang dan/atau jasa (Pasal 1 ayat 1 UU Merek).” Hal perlu diingat
merek harus berbeda dengan merek yang sudah ada agar bisa didaftarkan.

2. Merek Terkenal
Merek terkenal mengandung makna “terkenal” menurut pengetahuan umum
masyarakat. Merek terkenal yaitu merek yang dikenal luas oleh sector-sektor
 relevan di dalam masyarakat1. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b
UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, telah dijelaskan
bahwa penentuan keterkenalan suatu Merek, harus dilakukan dengan
mempertimbangkan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut
dibidang usaha bersangkutan, dan memperhatikan pula reputasinya sebagai
Merek terkenal yang diperoleh karena promosi besar-besaran, investasi di
beberapa negara di dunia yang dilakukan pemiliknya, dan disertai bukti
pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara di dunia. Perlindungan Merek
terkenal di Indonesia diatur di dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c dan Pasal
21 ayat (3) di dalam UU Nomor 20 Tahun 2016.

3. Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek

Secara umum jangkauan pengertian itikad tidak baik meliputi perbuatan
“penipuan” (fraud), rangkaian “menyesatkan” (misleading) orang lain, serta
tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapat keuntungan.
Bisa juga diartikan sebagai perilaku yang tidak dibenarkan secara sadar untuk
mencapai suatu tujuan yang tidak jujur (dishonestly purpose) 2. Dalam pengkajian
merek, setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak atau
membonceng kemasyuran merek orang lain dianggap sebagai perbuatan
pemalsuan, penyesatan atau memakai merek orang lain tanpa hak (unauthorized
use) yang secara harmonisasi dalam perlindungan merek dikualifikasikan sebagai
persaingan curang (unfair competition) serta dinyatakan sebagai perbuatan
mencari kekayaan secara tidak jujur (unjust enrichment). 3
Berkaitan dengan hukum merek, itikad tidak baik dijelaskan dalam Pasal 21
ayat (3) UU Merek 2016 bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon
yang beritikad tidak baik. Selanjutnya penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU Merek
2016 disebutkan : "Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang
patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru,
menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya
menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau
1
Desmayanti Rakhmita, TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL SEBAGAI DAYA
PEMBEDA MENURUT PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA, Jurnal Cahaya Keadilan . Vol. 6. No. 1,
2018.
2
Agus Mardianto, “Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga”, Jurnal
Dinamika
Hukum, Unsoed Purwokerto, 2010, Hlm 47.
3
Fajar Mukti, Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia,
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2018.
 menyesatkan konsumen. Mahkamah Agung memiliki frasa yang jelas mengenai
presumptions yaitu “sulit dibayangkan adanya itikad lain selain mendompleng
popularitas merek pihak lain”. Berbanding dengan frasa tersebut, maka tindakan
mendompleng merek orang lain berarti melakukan tindakan yang didasari
dengan itikad tidak baik.
Itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dapat dijadikan sebagai alasan
pembatalan merek menurut Undang-Undang Merek. Alasan terjadinya suatu
pembatalan pendaftaran merek yang didasarkan pada persamaan pada pokoknya
sama dengan yang dibuktikan pada itikad baik dalam suatu gugatan pembatalan
terhadap pendaftaran merek.

4. Penegakan Hukum Terhadap Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek

Sistem perlindungan merek di Indonesia menggunakan sistem konstitutif
(first to files). Kelebihan dari sistem first to files adalah terjaminnya kepastian
hukum dengan sertifikasi bagi pemilik merek untuk tujuan komersial. Akan
menjadi masalah ketika pihak-pihak yang bersengketa tersebut sama-sama
memiliki sertifikat merek yang terdaftar. Oleh karena itu, pemeriksaan dan
pengawasan tidak hanya sebelum proses sertifikasi tetapi juga setelah merek
tersebut terdaftar sehingga tidak menimbulkan pemboncengan merek terkenal 4.
Selanjutnya apabila ada merek-merek yang diketahui memenuhi unsur-unsur
itikad buruk dapat dilakukan penghapusan maupun pembatalan berdasarkan
pengaduan dan gugatan dari pemilik merek terdaftar yang merasa dirugikan
sebagaimana Pasal 72 sampai dengan Pasal 79 UU Merek 2016.
Undang-undang merek beserta penjelasannya telah memadai sebagai arahan
dalam pelaksaaan pendaftaran merek. Berikut penegakan hukum atas
pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik dilakukan dengan beberapa model :
a. penolakan merek sejak proses pendaftaran jika terdapat persamaan pada
pokoknya;
b. Upaya penghapusan merek terdaftar yang oleh pemilik merek yang
bersangkutan kepada Menteri atau dapat dilakukan atas prakarsa Menteri
serta oleh pihak ketiga yang berkepentingan dengan gugatan ke Pengadilan
Niaga;

4
Emmy Yuhassari, Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya, Jakarta: Pusat Pengkajian
Hukum,
2004, hlm. 206-207.
 c. Upaya pembatalan merek dilakukan dengan cara gugatan ke Pengadilan
Niaga oleh pihak berkepentingan dengan batas waktu daluarsa. Tetapi
gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur
iktikad tidak baik.

Peran dari pemerintah untuk mencegah terjadinya pendaftaran merek

dengan motif itikad tidak baik menjadi sangat strategis, karena proses ini akan
dilakukan pengecekan atas pendaftaran merek untuk menentukan terbitnya
sertifikat kepemilikan merek. Dimana pemegang sertifikat merek adalah bukti
satu-satunya kepemilikan yang sah dan kuat secara hukum. Pemerintah dalam
hal ini Dirjen HKI menjadi pintu pertama sekaligus terakhir dari legalisasi
kepemilikan merek. Oleh karena itu, fungsi pengawasan menjadi sangat penting
untuk meminimalisir terjadinya kemiripan merek sebelum mendapatkan kekuatan
hukum yang sah pada saat diterbitkan sertifikat.

B. ANALISIS PUTUSAN
Dalam putusan tersebut mengenai pendaftaran merek dengan itikad tidak baik
dijelaskan bahwa pendaftaran merek “DIESELINDUST RIE”, atas nama Tergugat
diperoleh berdasarkan permohonan pendaftaran merek oleh pemohon yang beritikad
tidak baik, karena meniru kata-kata merek ”DIESEL & Variasinya” milik Penggugat.
Dan berdasarkan adagium PIRATE NON MUTAT DOMINIUM yang berarti “Pembajak
tidak mempunyai titel yang sah/hak atas barang yang dikuasainya”, maka merek
“DIESELINDUST RIE”, yang dimiliki oleh Tergugat sampai kapanpun tidak dapat
diakui secara hukum sebagai miliknya oleh karena telah didaftarkan dengan itikad
tidak baik, dengan maksu d untuk membonceng merek pihak lain yang sudah
dikenal.
Atas dasar tersebut, maka menurut Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang
No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa adalah Pemohon
yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru,
menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya
menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan
konsumen.Selanjutnya dengan terpenuhinya unsur-unsur itikad buruk dalam
pendaftaran merek oleh Tergugat. Berdasarkan kriteria persamaan merek sesuai
dengan Undang - Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. antara merek “DIESELINDUST RIE”,
milik Tergugat baik secara visual, pengucapan, jenis barang maupun penilaian
yuridis, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “DIESEL & Variasinya”
milik Penggugat, maka dilakukan penghapusan maupun pembatalan berdasarkan
pengaduan dan gugatan dari Penggugat selaku pemilik merek terdaftar yang merasa
dirugikan sebagaimana Pasal 72 sampai dengan Pasal 79 UU Merek 2016.
Selanjutntya sesuai dengan sistem perlindungan merek di Indonesia
menggunakan sistem konstitutif (first to files). Kelebihan dari sistem first to files
adalah terjaminnya kepastian hukum dengan sertifikasi bagi pemilik merek untuk
tujuan komersial. Dimana Penggugat telah mendaftarkan mereknya “DIESEL &
Variasinya” terlebih dahulu dan sebagai merek terkenal Internasional dan merek
terkenal di Indonesia, sehingga Penggugat mendapatkan perlindungan hukum dari
Dirjen HKI. Kemudian sesuai dengan penegakan hukumnya maka pendaftaran merek
dengan itikad tidak baik yang dilakukan oleh Tergugat, dilakukan penghapusan
maupun pembatalan berdasarkan pengaduan dan gugatan dari Penggugat selaku
pemilik merek terdaftar yang merasa dirugikan sebagaimana Pasal 72 sampai
dengan Pasal 79 UU Merek 2016.
 DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Emmy Yuhassari, Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya, Jakarta: Pusat

Pengkajian Hukum, 2004, hlm. 206-207.

JURNAL

Agus Mardianto, “Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga”,

Jurnal Dinamika Hukum, Unsoed Purwokerto, 2010, Hlm 47.

Desmayanti Rakhmita, TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL SEBAGAI DAYA

PEMBEDA MENURUT PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA, Jurnal Cahaya Keadilan . Vol. 6.
No. 1, 2018.

Fajar Mukti, Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di
Indonesia, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2018.