PUTUSAN

Nomor 41/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa

dan mengadili dalam peradilan tingkat pertama, perkara-perkara dalam bidang
HAKI, dalam gedungnya yang khusus disediakan untuk itu di Jalan Gajah Mada
No. 17 Jakarta Pusat menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara
Merek antara :

Boncafe International Pte Ltd., suatu Perseroan menurut Undang-

Undang Singapura, berkedudukan di 208 Pandan Loop Singapore, Singapura
128401, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya
pada Kantor Pengacara WIDJOJO (OEI TAT HWAY) Cs. berkedudukan di Wisma
Kemang Lantai 5 Jalan Kemang Selatan No.1, Jakarta Selatan, selanjutnya
disebut sebagai: PENGGUGAT;

Melawan

Evelina Natadihardja, berkedudukan di Jalan Manyar Kertoarjo VIII/3

Surabaya, dan juga beralamat di JI. Raya Gubeng No. 44, Surabaya, selanjutnya
disebut sebagai : TERGUGAT ;

Pengadilan Niaga Tersebut ;

 Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat
Nomor : 41/MEREK/2003/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal: 22 Mei 2003
tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini;
 Membaca berkas perkara Nomor: 41/MEREK/2003/PN.NIAGA. JKT.PST.,
dan segala Surat yang terlampir didalamnya;
 Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:
41/MEREK/2003/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal: 23 Mei 2003 tentang hari
sidang pertama untuk memeriksa perkara ini ;
 Mendengar dan membaca surat gugatan Penggugat, Surat Jawaban
Tergugat, Replik Penggugat serta Duplik dari Tergugat;
 Membaca dan memeriksa surat-surat bukti-bukti dan Kesimpulan yang
diajukan dalam persidangan;
 Membaca berita acara sidang ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat
melalui surat tertanggal : 21 Mei 2003, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal : 22 Mei 2003 dalam Register Perkara
Nomor : 41/MEREK/2003/PN.NIAGA.JKT.PST;
 Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tersebut diatas, Penggugat
mengemukakan alasan-alasan hukum gugatannya sebagai berikut :
1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik yang berhak atas:
a. Merek Dagang : BONCAFE & LOGO
b. Nama Perusahaan/ : Boncafe International Pte Ltd.
Badan Hukum
Bahwa Merek Dagang dan Nama Perusahaan/Badan Hukum milik
Penggugat telah ada sejak tahun 1962 (Bukti P-1);
2. Bahwa merek dagang BONCAFE & LOGO milik PENGGUGAT selain
terdaftar di Singapura juga telah terdaftar di mancanegara, antara lain di
Australia dan New Zealand (BuktiP-2);
3. Bahwa Merek dagang BONCAFE & LOGO milik PENGGUGAT telah
terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat HAKI dengan nomor-
nomor pendaftaran sebagai berikut:
a. No. 430986, tanggal 20 Agustus 1999 (Pembaharuan dari No. Reg.
251346, tanggal 12 Juli 1989), untuk melindungi barang-barang
yang termasuk dalam kelas 30 (Bukti P-3);
b. No. 430985; tanggal 20 Agustus 1999 (Pembaharuan dari No. Reg.
251346, tanggal 12 Juli 1989), untuk melindungi barang-barang
yang termasuk dalam kelas 31 (Bukti P-4);
4. Bahwa karena itu adalah pasti menurut hukum, bahwa PENGGUGAT
mempunyai hak tunggal/hak khusus untuk memakai merek tersebut di
Indonesia untuk membedakan hasil-hasilnya dari hasil-hasil pihak lain;
5. Bahwa ternyata TERGUGAT tanpa sepengetahuan dan seijin
PENGGUGAT telah mendaftarkan merek BONCAFE Logo yang telah
terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat HAKI dibawah No. 445024,
tanggal pendaftaran 24 April 2000 (Perpanjangan dari Nomor 260621,
tanggal 27 Juni 1990), untuk melindungi barang-barang yang termasuk
dalam kelas 30 (Bukti P-5);
6. Bahwa PENGGUGAT sangat berkeberatan atas pendaftaran merek
BONCAFE LOGO atas nama TERGUGAT daftar No. 445024 tersebut,
oleh karena merek tersebut semata-mata hanya merupakan tiruan belaka
dari nama perusahaan/badan hukum BONCAFE & Logo milik
PENGGUGAT, karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya dengan nama perusahaan/badan hukum dan merek milik
PENGGUGAT tersebut diatas, sehingga karenanya jelas terbukti adanya
itikad tidak baik dari tergugat yang ingin membonceng pada ketenaran
nama perusahaan/badan hukum BONCAFE INTERNATIONAL Pte, Ltd.,
dan merek terkenal BONCAFE & Logo milik Penggugat yang telah dibina
selama puluhan tahun dengan biaya yang tidak sedikit;
7. Bahwa tanpa diilhami nama badan hukum BONCAFE INTERNATIONAL
Pte, Ltd., dan merek terkenal BONCAFE & Logo milik Penggugat,
tergugat tidak akan memikirkan untuk mendaftarkan merek BONCAFE
Logo daftar No. 445024;
8. Bahwa karenanya dapat dipastikan apabila merek BONCAFE Logo milik
Tergugat daftar No. 445024 tersebut dipakai dan beredar dipasaran
 disamping nama perusahaan/badan hokum BONCAFE INTERNATIONAL
Pte, Ltd., dan merek BONCAFE Logo milik Penggugat, maka hal ini jelas
akan sangat membingungkan dan mengacaukan serta memperdaya
khalayak ramai konsumen di Indonesia tentang asal-usul barang dan
kualitasnya, hal mana tidak akan menguntungkan Penggugat;
9. Bahwa karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1), (3), dan (4)
jo. Pasal 69 ayat (2) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat
(3) huruf (a) dan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15
Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan
pembatalan merek BONCAFE Logo daftar No. 445024 atas nama
tergugat tersebut;
Maka berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum seperti tersebut diatas,
PENGGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Niaga Jakarta
berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan:
I. Menyatakan PENGGUGAT adalah satu-satunya pemilik dan pemegang
hak serta pemakai pertama atas nama perusahaan/badan hukum
BONCAFE INTERNATIONAL Pte, Ltd., dan merek terkenal BONCAFE &
Logo;
2. Menyatakan terdapat persamaan secara keseluruhannya atau persamaan
pada pokoknya antara merek BONCAFE Logo daftar No. 445024 atas
nama TERGUGA T dengan nama perusahaan/badan hukum BONCAFE
INTERNATIONAL Pte, Ltd., dan merek BONIGAFE & Logo milik
PENGGUGAT;
3. Menyatakan pendaftaran merek BONCAFE Logo daftar No. 445024 atas
nama TERGUGAT mempunyai itikad tidak baik karena meniru merek
dagang dan nama perusahaan milik PENGGUGAT;
4. Menyatakan membatalkan merek BONCAFE Logo daftar No. 445024 atas
nama TERGUGAT dalam Datar Umum merek Direktorat Jenderal HAKI,
dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara;
Atau
Mohon putusan yang menurut pertimbangan Pengadilan seadil-adilnya (Ex
Aequo et bono)
Menimbang, bahwa pada hari sidarlg yang telah ditetapkan, untuk
PENGGUGAT datang menghadap I:lalam persidangan, kuasa hukumnya
bernama Wisnoe Widjaja, berdasar surat kuasa khusus dari Penggugat
tertanggal : 2 April 2003;
Menimbang, bahwa untuk TERGUGAT datang menghadap dalam
persidangan kuasa hukumnya bernama: Efendy H. Purba, SH., berdasar Surat
Kuasa Khusus dari TERGUGAT tertanggal 10 Juni 2003;
Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan
kesempatan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk mengupayakan
perdamaian dalam perkara ini, namun karena perdamaian belum bisa dicapai
oleh mereka, pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan pembacaan
surat gugatan Penggugat dan selanjutnya PENGGUGAT menyatakan tetap pada
gugatannya;
 Menimbang, bahwa melalui Surat tertanggal 23 Juni 2003 No.
110/JPP/017.01/JP, TERGUGAT menyampaikan tanggapan secara tertulis
terhadap gugatan PENGGUGAT yang isinya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan

alasan sebagai berikut :

Alasan Penolakan Pertama

1. Tergugat adalah pendaftar pertama merek BONCAFE & Logo untuk
jenis barang yang termasuk dalam kelas 30.
Alasan Penolakan Kedua
2. Tidak terdapat persamaan pada pokoknya maupun persamaan pada
keseluruhannya antara merek Penggugat dan Tergugat.
Alasan Penolakan Ketiga
3. Jenis barang yang didaftarkan oleh Tergugat dan Penggugat adalah
berbeda (tidak sejenis) dan merek Penggugat bukanlah merek terkenal
sebagaimana didalilkan Penggugat.
Alasan Penolakan Keempat
4. Gugatan pembatalan merek BONCAFE & Logo yang diajukan oleh
Penggugat telah melewati tenggang waktu 5 tahun sebagaimana
disyaratkan oleh UU No. 15 tahun 2001 tentang MEREK

BUKTI-BUKTI DAN URAIAN TERPERINCI ATAS ALASAN-ALASAN

PENOLAKAN TERGUGAT

Uraian Alasan Penolakan Pertama

BAHWA TERGUGAT MERUPAKAN PEMILIK TUNGGAL DAN, YANG BERHAK
ATAS MEREK BONCAFE & Logo DAN TELAH TERDAFTAR PERTAMA KALI
(first to file principle) DI INDONESIA SEJAK TAHUN1981.

1. Bahwa adalah tidak benar dalil Penggugat pada butir 5 halaman 2

gugatannya yang pada pokoknya mengatakan bahwa merek BONCAFE
& Logo milik Tergugat terdaftar tanggal 27Juni1990. Bahwa Tergugat
telah melakukan pendaftaran merek BONCAFE & Logo pertama kali di
Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek pada tanggal 15 Juni
1981 (sekarang menjadi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Inteleklal)
dalam daftar umum merek dengan Nomor Pendaftaran 157265 untuk
barang yang termasuk dalam kelas 30, 32 serta 35, dan untuk melindungi
jenis barang: segala macam makanan yaitu kripik-kripik, kue-kue dan
minuman yaitu ice cream, kembang gula, minuman-minuman segar
terbuat dan sari buah-buahan (Bukti T-1). Selanjutnya pendaftaran merek
BONCAFE & Logo kemudian diperpanjang pada tanggal 27Juni 1990
dengan Reg. Nomor 260621 (Bukti T -2) untuk barang yang termasuk
dalam kelas 30, 32 serta 35, dan kemudian diperpanjang/diperbaharui lagi
pada tanggal 24 April 2000 dengan Reg. Nomor : 445024 (Bukti T -3)
untuk barang yang termasuk dalam kelas barang 30 yang jenisnya adalah
 segala macam makanan yaitu kue-kue, dan minuman yaitu ice cream,
kembang gula.
2. Bahwa sebagai pendaftar pertama atas merek BONCAFE & Logo, maka
sesuai dengan sistem pendaftaran konstitutif yang dianut oleh Undang-
undang Merek No. 15 Tahun 2001, Tergugat WAJIB dilindungi selaku
pemilik tunggal dan sah (hak eksklusif) atas merek BONCAFE & Logo
tersebut.
3. Mohon akta, bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat dalam
gugatannya pada halaman 1 butir 2 dan 3 terbukti merek yang didaftarkan
Penggugat adalah BONFACE & Logo. Bahwa antara kata "BONFACE"
dan "BONCAFE" terdapat perbedaan yang sangat jelas dan terang
sehingga terbukti antara merek Penggugat dan Tergugat tidak ada
persamaan. Bahwa dalam butir 1 gugatan Penggugat justru mendalilkan
hal yang berbeda dimana Penggugat mendalilkan sebagai pemilik dari
merek BONCAFE & Logo, sedangkan dalam butir 2 dan 3 gugatannya
Penggugat mendalilkan telah mendaftarkan merek BONFACE & Logo.
Dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas,
karena disatu sisi Penggugat mengaku sebagai pemilik merek BONCAFE
& Logo, tetapi disisi lain Penggugat mendalilkan telah mendaftarkan
merek BONFACE & Logo pada tanggal 12 Juli 1989 dengan Reg. No.
251346 untuk kelas barang No. 30 dan diperpanjang/diperbaharui pada
tanggal 20 Agustus 1999 dengan Reg. No. 430986 (Vide Bukti P-3) untuk
barang yang termasuk dalam kelas 30 dan jenis barang yang dilindungi
hanyalah biji-biji kopi dan kopi bubuk, sehingga Penggugat bukan
merupakan pihak pendaftar pertama (first to file) Bahwa gugatan
Penggugat yang tidak jelas (kabur) tersebut dari segi hukum acara di
pengadilan haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakaln tidak dapat
diterima. Bahwa setelah diteliti dan berdasarkan bukti yang ada ternyata
merek milik penggugat adalah BONACAFE PTE. LTD & Logodi tambah
huruf BC pada logo (bukan BON CAFE & Logo).
4. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) diatas,
terbukti bahwa Tergugat merupakan pihak pendaftar pertama (first to file)
dan Tergugat sejak tahun 1976 telah memakai merek BONCAFE & Logo
sebagai merek usaha Steak Hause di Indonesia dan pertama kali
mendaftarkan merek BONCAFE & Logo pada tahun 1981, dan sejak itu
Tergugat secara terus menerus dengan tidak terputus telah memakai
merek BONCAFE & Logo, sehingga secara hukum, Tergugat merupakan
pemilik tunggal (hak eksklusif) dan yang berhak atas merek BONCAFE &
Logo.
5. Bahwa Tergugat juga sudah mendaftarkan secara terpisah hak cipta dari
logo yang melekat pada merek BONCAFE milik Tergugat tersebut yang
diberi judul "Kepala Boneka Imajinatif' yaitu pada tanggal 23 Mei 2001
pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Hak
Cipta, Topografi Sirkit Terpadu dan Desain Industri (Bukti T -4).

Uraian Alasan Penolakan Kedua

BAHWA MEREK TERDAFTAR MILIK TERGUGAT TIDAK MEMPUNYAI
PERSAMAAN PADA POKOKNYA MAUPUN PADA KESELURUHANNYA
DENGAN MEREK TERDAFTAR MILIK PENGGUGAT

6. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan keras dalil Penggugat

dalam butir 6 pada halaman 2 karena :
Tidak terdapat persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya
antara merek milik Tergugat dan Penggugat.
Jika diperhatikan dengan seksama dan teliti maka terdapat perbedaan
yang sangat nyata antara kedua merek tersebut yaitu:
6.1. Bahwa merek terdaftar milik Tergugat terdiri dari warna merah dan
putih, sedangkan merek Penggugat adalah warna hitam dan putih.
Jadi bagaimana mungkin warna merah sama atau mempunyai
persamaan dengan warna hitam?
6.2. Bahwa merek terdaftar milik Tergugat terdiri dari kata "BONCAFE"
& Logo, (yang bergambar kepala boneka) sedangkan merek milik
Penggugat terdiri dari kata-kata “BONCAFE PTE. LTD." & Logo
serta ada huruf BC pada logonya.
6.3. Bahwa logo yang terdapat pada merek milik Tergugat adalah terdiri
dari gambar boneka hasil ciptaan Tergugat dan sangat jauh
berbeda dengan logo milik Penggugat dan logo milik Penggugat
ditambahkan huruf BC.
6.4. Bahwa merek terdaftar milik Penggugat merupakan merek
kombinasi yang menonjolkan lukisan biji kopi dan kata BONCAFE
PTE. LTD., sedangkan merek terdaftar milik Tergugat bukan hanya
berupa nama yang dibuat dengan karakter huruf yang khas dan
disertai gambar kepala boneka.
7. Berdasarkan uraian Tergugat tersebut diatas terbukti adanya perbedaan-
perbedaan yang sangat menonjol dan sama sekali tidak menimbulkan
kekeliruan bagi khalayak ramai apabila dipakai secara bersamaan apalagi
untuk barang-barang yang jenisnya berbeda pula. Bahwa kesan yang
muncul bagi masyarakat atas merek BONCAFE PTE. LTD. & Logo milik
Penggugat adalah merek untuk (minuman) kopi, sedangkan merek
BONCAFE & Logo milik Tergugat adalah merek untuk makanan (roti-roti
dan/atau kue-kue) dan ice cream.
8. Bahwa Penggugat tidak dapat mendalilkan sebagai pemilik apalagi
pencipta dari kata BONCAFE, karena kata tersebut adalah kata-kata
umum yang terdapat dalam kamus dan karenanya setiap orang berhak
untuk memakainya. Bahwa bila dilihat dalam kamus kata-kata Bon dan
Cafe tersebut masing-masing memiliki arti tersendiri. Bahwa, kata bon
dalam kamus diartikan sebagai tagihan (bill). Dengan demikian kata-kata
tersebut tidak dapat dimonopoli penggunaannya oleh Penggugat.
Sedangkan Kata "cafe" juga adalah kata umum yang terdapat di kamus,
yang artinya adalah restoran atau rumah makan. Bahwa kata CAFE bagi
masyarakat umum sudah merupakan kata yang akrab didengar sebagai
"kata" yang mencirikan adanya suatu ruangan pada suatu tempat yang
 menyediakan makanan (restoran), minuman kopi dan minuman-minuman
lainnya seperti Hard Rock Cafe, News Cafe, Wien Cafe, NESCAFE dan
masih ada ribuan lagi yang memakai kata CAFE di seluruh dunia maupun
di Indonesia. Dengan demikian, kata BON dan CAFE sudah dikenal luas,
sehingga tidak seorangpun dapat mengklaim kata-kata tersebut menjadi
hak eksklusifnya.
9. Bahwa Tergugat dengan demikian menolak secara tegas dalil gugatan
Penggugat angka 6 (enam) dan 7 (tujuh), yang intinya menyatakan merek
BONCAFE & Logo milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya
atau keseluruhannya dan merek Tergugat diilhami dan membonceng
merek terkenal milik Penggugat.

BAHWA TERGUGAT ADALAH PENDAFTAR DAN PENGGUNA MEREK

YANG BERITIKAD BAIK

10. Bahwa Tergugat mendaftar dan menggunakan merek BONCAFE & Logo
tidak membonceng pada mana dan merek BONCAFE PTE. LTD & Logo
milik Penggugat, atau dengan kata lain merek BONCAFE & Logo milik
Tergugat yang dibuat dalam bentuk tulisan yang khas adalah semata-
mata berdasarkan kreativitas dan imajinasi dari Tergugat. Dan apabila
ternyata merek tersebut memiliki kata yang sama, hal tersebut merupakan
kebetulan belaka, karena kata-kata BON dan CAFÉ merupakan kata-kata
umum dan/atau sudah memasyarakat. Dengan demikian pendaftaran dan
penggunaan merek BONCAFE & Logo oleh Tergugat, sepenuhnya
didasarkan pada itikad baik.

Uraian Alasan Penolakan Ketiga

11. Bahwa jenis barang yang didaftarkan oleh Tergugat dan Penggugat
adalah sangat jauh berbeda sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
 Jenis Barang milik Tergugat yang didaftarkan dengan merek
BONCAFE & Logo adalah: Kue-kue, dan minuman yaitu ice
cream, kembang gula.
 Jenis barang milik Penggugat yang didaftarkan dengan merek
BONCAFE PTE. LTD & Logo adalah biji-biji kopi dan kopi bubuk.
12 Bahwa disamping antara merek Penggugat dan merek Tergugat adalah
sangat jauh berbeda ternyata jenis barang yang dilindungi oleh masing-
masing merek tersebut adalah juga sangat berbeda. Bahwa walaupun
misalnya kedua merek tersebut adalah mempunyai persamaan pada
pokoknya- quod non- tetapi apabila jenis barangnya adalah berbeda,
maka secara hukum hal itu adalah dibenarkan.
13 Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan mereknya
adalah merek terkenal, karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa
merek BONCAFE PTE. LTD. & Logo adalah merek terkenal. Bahwa
pendaftaran semata di negara asal (Singapura) maupun di Australia dan
New Zealand tidaklah dapat dianggap secara hukum bahwa merek
 tersebut adalah merek terkenal. Dengan demikian dalil Penggugat yang
mengatakan mereknya adalah merek terkenal adalah tidak berdasar dan
harus ditolak.

Uraian Alasan Penolakan Keempat

BAHWA GUGATAN PEMBATALAN MEREK OLEH PENGGUGAT TELAH

MELEWATI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG
KARENANYA HARUS DITOLAK.

14. Bahwa Gugatan Pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat

terhadap merek BONCAFE & logo milik Tergugat telah bertentangan
dengan ketentuan Pasal 69 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang
MEREK karena telah melampaui batas waktu 5 (lima) tahun sebagaimana
ditentukan dalam undang-undang tersebut.

Pasal 69 UU No. 15 Tahun 2001 menyatakan :

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran
Merek.
(2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila
Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama,
kesusilaan, atau ketertiban umum.
15. Bahwa ternyata gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh
Penggugat telah melewati jangka waktu limitatif yang dibenarkan oleh UU
Merek, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak. Bahwa merek
BONCAFE & Logo yang telah terdaftar pertama kali di Kantor Merek pada
tanggal 15 Juni 1981. Dengan demikian terbukti gugatan pembatalan
merek milik Tergugat oleh Penggugat telah kadaluarsa. Bahwa gugatan
pembatalan merek oleh Penggugat dengan memakai dasar Pasal 69 ayat
2 UU No. 15 tahun 2001 adalah tidak tepat dan tidak benar, karena
terbukti merek BONCAFE & Logo milik Tergugat tidak bertentangan
dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Bahwa
dengan demikian terbukti bahwa gugatan pembatalan merek yang
diajukan oleh Penggugat terhadap merek BONCAFE & Logo milik
Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 UU No. 15 Tahun
2001 dan oleh sebab itu, gugatan pembatalan a quo harus ditolak atau
setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan hukum yang diuraikan diatas, Tergugat

mohon agar Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan memutus
perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat sebagai pemilik tunggal dan sah atas merek
BONCAFE & Logo dengan Nomor Pendaftaran No. 445024;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban TERGUGAT tersebut diatas

PENGGUGAT mengajukan Replik secara tertulis dengan surat tertanggal 03 Juli
2003 dan terhadap replik tersebut, TERGUGAT mengajukan Duplik secara
tertulis dengan surat tertanggal 14 Juli 2003 No. 125/JPP/014.01/JP;
Menimbang, bahwa Replik dan Duplik dimaksud diatas terlampir dalam
Berita Acara Sidang yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam
putusan dan telah dianggap diuraikan dalam putusan ini ;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, PENGGUGAT
mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan dengan tanda sebagai berikut:
1. Bukti P-1 Surat Pernyataan dari BONCAFE INTERNATIONAL Pte,
Ltd., tertanggal 1 Nopember 2002 (surat asli dan
terjemahannya dalam Bahasa Indonesia) bahwa merek
dagang BONCAFE & Logo serta nama perusahaan/badan
hukum milik Penggugat telah ada sejak tahun 1962;
2. Bukti P-2 Fotocopy Sertifikat Merek Dagang BONCAFE & Logo
(beserta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia) terdaftar
di negara asal yaitu Singapore dibawah No. T01/01628B
untuk melindungi barang-barang yang termasuk ke dalam
kelas 30;
3. Bukti P-3 Fotocopy Sertifikat Merek Dagang BONCAFE & Logo
(beserta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia) terdaftar
di negara Australia di bawah No. 311833 dengan kelas 30,
terdaftar sejak tanggal 3 Oktober 1977 dan telah
diperpanjang kembali untuk jangka waktu 10 tahun sampai
dengan tanggal 3 Oktober 2008;
4. Bukti P-4 Fotocopy Sertifikat Merek Dagang BONCAFE & Logo
(beserta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia) terdaftar
di negara New Zealand di bawah No. 603848 dengan jenis
barang yang termasuk dalam kelas 30;
5.Bukti P-5 Fotocopy Sertifikat Merek Dagang BONCAFE & Logo
terdaftar di manca negara;
6.Bukti P-6 Fotocopy Sertifikat Merek Dagang BONCAFE & Logo
terdaftar di negara Indonesia dengan registrasi No. 430985,
tanggal 12 Juli 1999 (perpanjangan dari No. 251346)
dengan jenis barang yang termasuk dalam kelas 31;
7. Bukti P-7 Fotocopy Sertifikat Merek Dagang BONCAFE terdaftar di
negara Indonesia dengan Registrasi No. 430986, tanggal 12
Juli 1999 (perpanjangan dari No. 251346) dengan jenis
barang yang termasuk dalam kelas 30;
8. Bukti P-8 Fotocopy Sertifikat Merek Dagang BONCAFE atas nama
EVELINA NATADIHARDJA, terdaftar di negara Indonesia
 dengan registrasi No. 445024 (perpanjangan dari No.
260621) dengan jenis barang yang termasuk dalam kelas
30;
9. Bukti P-9 Asli Company Profile (data diri perusahaan) BONCAFE
INTERNATIONAL Pte, Ltd., mengenai jenis usaha yang
dikembangkan;
10.Bukti P-10 Foto copy Putusan pengadilan Niaga/Negeri/Jkt.Pst/Tgl. 2
Juli 2003 Nomor: 39;
11. Bukti P-11 Contoh kemasan produk BONCAFE & Logo;

Menimbang, bahwa TERGUGAT mengajukan bukti-bukti surat dalam

persidangan dengan tanda sebagai berikut:
01. Bukti T -1 Fotocopy Surat Permohonan Pendaftaran Merek
perusahaan dan Merek Perniagaan BONCAFE warna-warna
etiket Merah atas dasar Putih, atas nama EVELINA
NATADIHARDJA tertanggal 25 Pebruari 1981 didaftarkan
dalam Daftar Umum pada tanggal 15 Juni 1981 dengan
Nomor: 157265 untuk barang dalam kelas 30-32-35 jenis:
segala macam makanan yaitu: kripik-kripik, kue-kue dan
minuman yaitu: ice Cream, Kembang Gula, Minuman segar
terbuat dan sari buah-buahan;
02. Bukti T -2 Fotocopy Surat Permohonan (Pembaharuan) Pendaftaran
Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan BONCAFE
tertanggal 23 Oktober 1989 terhadap merek yang sama
yang telah terdaftar sebelumnya pada tanggal 15 Juni 1981
No. 157265 warna-warna etiket: Merah atas dasar Putih,
atas nama EVELINA NATADIHARDJA; Pembaharuan ini
terdaftar dalam Daftar Umum dengan No. 260621 (untuk
kelas dan jenis barang yang sama) pada tanggal 27 Juni
1990;
03. Bukti T-3 Fotocopy sertifikat Merek BONCAFE No. 445024 tanggal 24
April 2000 atas nama EVELINA NATADIHARDJA,
Perpanjangan Pendaftaran dari No. 260621 tanggal 27 Juni
1990 atas nama EVELINA NATADIHARDJA, untuk barang
dalam kelas 30 jenis: segala macam makanan yaitu: kue-
kue, dan minuman yaitu ice cream, kembang gula;
04. Bukti T -4 Fotocopy Surat Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu dan rahasia Dagang Direktorat
Jendral Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta Indonesia No.
022226, tanggal 23 Mei 2001, Pencipta dan Pemegang Hak
Cipta: EVELINA NATADIHARDJA, JI. Manyar Kertoarjo
VIII/3, Surabaya, Jenis Ciptaan: Seni Lukis, Judul Ciptaan:
"KEPALA BONEKA IMAJINATIF";
05. Bukti T -5 Asli Lukisan dan Tulisan BONCAFE warna kuning diatas
warna dasar merah;
 Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT maupun
yang diajukan oleh TERGUGAT sebagaimana telah disebutkan diatas telah
bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya yang
ditunjukkan didepan siding masing-masing oleh Penggugat dan oleh Tergugat;
Menimbang, bahwa pihak-pihak dalam perkara ini menyatakan tidak
mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya mengajukan Kesimpulan masing-
masing tertanggal 29 Juli 2003 dari Penggugat, tertanggal 29 Juli 2003 No.
143/JPP/014.01/JP-EHP dari Tergugat;
Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak-pihak berperkara menyatakan
tidak bisa menyelesaikan perkara ini dengan cara damai dan selanjutnya mohon
putusan pengadilan;
Menimbang, bahwa selebihnya untuk segala sesuatu yang terjadi dan
diperoleh dalam persidangan dicatat seluruhnya dalam Berita Acara Sidang dan
dianggap diuraikan lagi dalam dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan
dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok gugatan Penggugat adalah

agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan batal
pendaftaran Merek BONCAFE Logo daftar No.445024 atas nama TERGUGAT
dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jendral HAKI, dengan segala akibat
hukumnya;
Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa gugatannya dalam
perkara ini didasarkan pada pasal 68 ayat (1), (3), dan (4) jo. Pasal 69 ayat (2),
jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) dan pasal 4
Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek dengan uraian sebagai
berikut:
1. Bahwa, Penggugat adalah pemilik yang berhak atas merek dagang
BONCAFE & Logo dan Nama perusahaan/Badan Hukum: Boncafe
International Pte Ltd.
2. Bahwa, merek dagang dan nama perusahaan/badan hukum milik
Penggugat tersebut sudah ada sejak tahun 1962 (P- I );
3. Bahwa merek dagang BONCAFE & Logo milik Penggugat sudah terdaftar
di mancanegara, antara lain: Singapura, Australia dan New Zealand untuk
melindungi barang dalam kelas 30 dan 31 (bukti P-2);
4. Merek dagang BONCAFE & Logo milik Penggugat juga sudah terdaftar di
Indonesia (bukti P-4) karenanya Penggugat mempunyai hak tunggal/hak
khusus atas merek dagang: BONCAFE & Logo di Indonesia untuk
membedakan hasil-hasilnya dari hasil-hasil pihak lain;
5. Merek BONCAFE Logo yang terdaftar atas nama Tergugat dalam daftar
Umum Merek di Indonesia dibawah No. 445024 tanggal 24 April 2000
(perpanjangan dari No. 260621 tanggal 27 Juni 1990) untuk melindungi
barang-barang yang termasuk dalam kelas 30 mempunyai persamaan
pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama perusahaan/badan
hukum dan merek milik penggugat tersebut diatas;
6. Tergugat telah mendaftarkan merek BONCAFE Logo atas namanya di
Indonesia untuk barang yang termasuk dalam kelas 30 dalam daftar
Umum Merek No. 445024 tanggal 24 April 2000 (perpanjangan dari No.
260621 tanggal 27 Juni 1990) didasarkan atas itikad tidak baik;
7. Apabila merek BONCAFE Logo milik Tergugat daftar No. 445024 tersebut
dipakai dan beredar di pasaran disamping nama perusahaan/badan
hukum Boncafe International Pte Ltd. dan merek BONCAFE & Logo milik
Penggugat akan sangat membingungkan dan mengacaukan serta
memperdaya khalayak ramai konsumen Indonesia tentang asal-usul
barang dan kualitasnya, hal mana tidak akan menguntungkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak alasan gugatan Penggugat

tersebut diatas atas dasar alasan sebagai berikut:
1. Tergugat adalah pendaftar pertama merek BONCAFE & Logo untuk jenis
barang yang termasuk dalam kelas 30;
2. Tidak terdapat persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya
antara merek Penggugat dan Tergugat;
3. Jenis barang yang didaftarkan oleh Tergugat dan Penggugat adalah
berbeda (tidak sejenis) dan merek penggugat bukanlah merek terkenal
sebagaimana didalilkan Penggugat;
4. Gugatan pembatalan merek BONCAFE & Logo yang diajukan oleh
Penggugat telah melewati tenggang waktu 5 tahun sebagaimana
disyaratkan oleh Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek;
Menimbang, bahwa melalui Replik yang diajukannya, pada pokoknya
Penggugat mempertahankan isi gugatannya dan menolak dalil Jawaban
Tergugat;
Menimbang, bahwa melalui Duplik, Tergugat mempertahankan dalil
Jawabannya dan membantah dalil Replik penggugat;
Menimbang, bahwa berdasar Jawaban Tergugat, Replik Penggugat serta
Duplik Tergugat dapat disimpulkan bahwa Tergugat pada pokoknya menolak dan
membantah dalil gugatan Penggugat, karenanya menurut hukum Penggugat
harus membuktikan lebih dulu kebenaran dalil gugatannya;
Menimbang, bahwa salah satu dalil gugatan Penggugat yang ditolak dan
dibantah oleh Tergugat adalah dalil yang mengatakan bahwa, gugaIan tenggugat
dapat diajukan tanpa batas waktu sebagaimana disebutkan oleh Pasal 69 ayat
(2) Undang-UndangNo. 15 Tahun 2001 tentang Merek;
Menimbang, bahwa dalam bantahan/penolakannya terhadap dalil gugatan
Penggugat tersebut diatas, Tergugat menyatakan bahwa, gugatan Penggugat
telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek
sebagaimana diberikan oleh Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun
2001 tentang Merek, atau dengan perkataan lain, gugatan Penggugat
bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun
2001 tentang Merek;
Menimbang, bahwa karena berkaitan erat dengan jangka waktu
pengajuan suatu gugatan pembatalan pendaftaran Merek sebagai syarat formal
yang harus dipenuhi dalam mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran
Merek, Majelis berpendapat, dalil tersebut diatas harus dipertimbangkan lebih
dulu dalam putusan ini, yaitu, apakah secara hukum benar terbukti gugatan
Penggugat dalam perkara ini dapat diajukan tanpa Batas waktu;
Menimbang, bahwa berdasar Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 15
tahun 2001 tentang Merek, gugatan pembatalan pendaftaran Merek baru dapat
diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan
dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 15
Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan bahwa, "termasuk kedalam pengertian
ketertiban umum adalah itikad baik sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4
Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek";
Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa
Tergugat telah mendaftarkan Merek BONCAFE Logo atas namanya di Indonesia
pada No. 445024 tanggal pendaftaran 24 April 2000, perpanjangan dari No.
260621 tanggal 27 Juni 1990 atas dasar itikad tidak baik;
Menimbang, bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Penggugat
tersebut diatas dan selanjutnya mengatakan bahwa Tergugat adalah pendaftar
dan pengguna Merek BONCAFE Logo yang beritikad baik;
Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P-8 yang diajukan oleh
Penggugat yang ternyata sama dengan surat bukti T -3 yang diajukan oleh
Tergugat dimana kedua surat bukti ini telah bermeterai cukup dan cocok dengan
surat aslinya terbukti, Merek BONCAFE Logo milik Tergugat, daftar No. 260621
tanggal 27 Juni 1990 telah diperbaharui/diperpanjang oleh tergugat yang
kemudian diterima dan terdaftar lagi dalam daftar No. 445024 tanggal
pendaftaran 24 April 2000;
Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keberatan terhadap
pendaftaran Merek BONCAFE Logo daftar No. 445024 tanggal pendaftaran 24
April 2000 karena menurut penggugat merek tersebut semata-mata hanya
merupakan peniruan belaka dari nama perusahaan/Badan Hukum Boncafe
International pte Ltd., dari merek dagang terkenal BONCAFE & Logo milik
Penggugat;
Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P-8, T-3, T-2 dan T-1 terbukti
Nomor yang disebutkan oleh Penggugat tersebut diatas bukan nomor
pendaftaran pertama atas merek BONCAFE Logo atas nama Tergugat,
melainkan nomor pendaftaran atas pembaharuan/perpanjangan pendaftaran
merek tersebut yang sebelumnya terdaftar dalam daftar No. 260621 tanggal 27
Juni 1990;
Bahwa, berdasar surat bukti T -1 terbukti Nomor pendaftaran pertama
merek BONCAFE Logo adalah No. 157265 yang terdaftar di Indonesia atas
nama Tergugat pada tanggal 15 Juni 1981 yang kemudian perpanjangannya
didaftarkan pada tanggal 27 Juni 1990 dibawah No. 260621;
Menimbang, bahwa pada saat pendaftaran pertama dilakukan yakni
tanggal 15 Juni 1981, untuk merek, di Indonesia berlaku Undang-Undang No. 21
Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang belum
memberikan perlindungan terhadap merek terkenal dan juga tidak memberikan
rumusan tentang itikad tidak baik ;
 Menimbang, bahwa terlepas dari hal diatas, dan dengan adanya
penolakan/bantahan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya akan
dipertimbangkan apakah secara hukum benar terbukti Tergugat mempunyai
itikad tidak baik dalam mendaftarkan perpanjangan pendaftaran Merek
BONCAFE Logo yang dilakukanya pada tanggal 24 April 2000 dalam Daftar
Umum Merek No. 45024 yang sebelumnya terdaftar dalam daftar No. 260621
tanggal 7 Juni 1990 sebagai tersebut dalam surat bukti P-8 dan T-3 tersebut
diatas;
Menimbang, bahwa pada saat pendaftaran atas perpanjangan merek
BONCAFE Logo milik tergugat daftar No. 260621 tanggal 27uni 1990 dilakukan
oleh Tergugat yakni pada tanggal 24 April 2000 yang kemudian merek tersebut
terdaftar dalam daftar No. 445024, diIndonesia masih berlaku Undang-Undang
No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1992
tentang Merek karena Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang merek baru
dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Agustus 2001 ;
Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun1997
tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek
menyebutkan bahwa, Merek hanya dapat didaftar atas dasar permintaan yang
diajukan pemilik merek yang beritikad baik;
Menimbang, bahwa penjelasan secara khusus terhadap Pasal 4 ayat (1)
tersebut diatas tidak ada dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1997 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek, akan tetapi
dalam penjelasan umumnya disebutkan bahwa, perlindungan terhadap merek
terkenal didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal milik
orang lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik, terutama untuk mengambil
kesempatan dari ketenaran merek orang lain sehingg tidak seharusnya
mendapat perlindungan hukum;
Bahwa, penjelasan umum dimaksud diatas lebih lanjut menyebutkan
bahwa, mekanisme perlindungan merek terkenal selain melalui inisiatif pemilik
merek tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-
Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, dapat pula ditempuh melalui
penolakan oleh Kantor Merek terhadap permintaan pendaftaran merek yang
sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal;
Menimbang, bahwa berdasar penjelasan umum Undang-undang No. 14
tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 19 Tahun 1992 Tentang
Merek dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 19
Tahun 1992 tentang Merek sebagamana telah dikernukakan dalam
pertimbangan diatas, Majelis berpendapat, peniruan merek yang dimaksud
dalam penjelasan urmum tersebut harus diartikan sebagai peniruan yang terbukti
terjadi pada seat pendaftaran suatu merek dilakukan oleh pemilik merek;
Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah peniruan
sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum tersebut diatas berlaku pula
terhadap permintaan pembaharuan atau perpanjangan jangka waktu
perlindungan merek terdaftar sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat
dalam perkara ini;
 Menimbang, bahwa Undang-Unciang No. 19 tahun 1992 tentang Merek
sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 14 tahun 1997 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, mengatur
tentang permintaan pembaharuan atau perpanjangan jangka waktu perlindungan
merek terdaftar dalam Pasal 36, 37, dan 38, dan khusus rnengenai
penolakannya, diatur dalam Pasal 38 jo. Pasal 36 dan Pasal 37;
Menimbang, bahwa ternyata kedalam Pasal 38 jo. Pasal 36 dan pasal 37
Undang-Undang No, 19 tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah dirubah
menjadi Undang-Undang No.14 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, unsur peniruan merek terkenal milik
orang lain tidak dimasukkan sebagai alasan penolakan permintaan perpanjangan
jangka waktu perlindungan merek terdaftar;
Menimbang, bahwa berdasar atas hal-hal yang diuraikan dalam
pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap merek
terkenal berdasar Ulndang-Undang Merek tersebut diatas hanya dilakukan
melalui mekanisme permintaan pendaftaran merek dan tidak melalui permintaan
pembaharuan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar;
Bahwa, tidak demikian halnya dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2001
tentang Merek: Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum terhadap
merek terkenal baik melalui mekanisme pendaftaran merek maupun melalui
mekanisme permintaan perpanjangan pendaftaran merek;
Bahwa, khusus untuk yang disebutkan belakangan ketentuannya ada
pada Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek yang
menyebutkan bahwa, permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jendral
apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain, dengan memperhatikan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2):
Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang No. 14 Tahun 1997
tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek
tidak memberi perlindungan kepada merek terkenal melalui mekanisme
permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar, maka
perlu dipertimbangkan, apakah ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang No.
15 tahun 2001 yang nyata-nyata memberikan perlindungan kepada merek
terkenal dan dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Agustus 2001 dapat
diberlakukan terhadap permintaan pembaharuan/perpanjangan pendaftaran
Merek BONCAFE Logo atas nama tergugat daftar No. 445024 tanggal
pendaftaran 24 April 2000, perpanjangan dan No. 260621 tanggal 27 Juni 1990;
Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas dan dengan mengingat
asas hukum bahwa Undang-Undang tidak berlaku surut, Majelis berpendapat
ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tidak dapat
diberlakukan terhadap pendaftaran atas perpanjangan/pembaharuan
pendaftaran Merek BONCAFE Logo atas nama Tergugat, daftar No. 445024
tanggal pendaftaran 24 April 2000, (sebelumnya terdaftar dibawah No. 260621
tanggal 27 Juni 1990), karenanya tentang hal itu tetap berlaku ketentuan dalam
Undang-Undang Merek yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang No.
15 Tahun 2001 Tentang Merek;
 Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam
pertimbangan diatas, Undang-Undang Merek yang berlaku sebelum Undang-
Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah Undang-Undang No. 14 tahun
1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang
Merek;
Menimbang, bahwa dengan mengambil landasan hukum kepada Undang-
Undang Merek tersebut diatas jo. Penjelasan umumnya jo. Pasal 38 jo. Pasal 36
dan pasal 37, yang memilih mekanisme perlindungan merek terkenal pada
permintaan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya
dengan merek terkenal (tidak pada permintaan pembaharuan/perpanjangan
jangka waktu perlindungan merek terdaftar) , Majelis berpendapat, bahwa alasan
peniruan merek terkenal tidak termasuk kedalam alasan yang berdasar hukum
untuk menyatakan Tergugat mempunyai itikad tidak baik dalam pendaftaran atas
perpanjangan/pembaharuan pendaftaran merek BONCAFE Logo atas nama
Tergugat daftar No. 445024, tanggal pendaftaran 24, April 2000, yang
sebelumnya terdaftar dibawah No. 260621 tanggal 27 Juni 1990;
Menimbang, oleh karena itu dan tanpa harus mempertimbangkan lagi
tentang apakah merek dagang BONCAFE & Logo milik Penggugat dan nama
perusahaan Penggugat (Boncafe International Pte Ltd.) terkenal atau tidak
terkenal, Majelis berpendapat bahwa tidak ada alasan menurut hukum untuk
menyatakan Tergugat mempunyai itikad tidak baik pada saat yang bersangkutan
mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu pendaftaran merek
BONCAFE Logo miliknya, daftar No. 260621 tanggal 27 Juni 1990 dan juga pada
saat yang bersangkutan mendaftarkan perpanjangannya tersebut pada tanggal
24 April 2000 dibawah No. 445024;
Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas Majelis berpendapat,
ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek
tidak berlaku bagi penggugat dalam mengajukan gugatan pembatalan merek
dalam perkara ini, dengan perkataan lain, gugatan pembatalan merek yang
diajukan oleh penggugat dalam perkara ini, tidak dapat diajukan tanpa batas
waktu;
Menimbang, bahwa dengan demikian yang berlaku adalah ketentuan
Pasal 69 ayat (1) Undarlg-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek yang
menyebutkan bahwa: "Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat
diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek";
Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P-8 dan T-3, T-2, dan T-1 terbukti
Merek BONCAFE Logo milik Tergugat mulai terrlaftar di Indonesia sejak tanggal
15 Juni 1981 dalam daftar Umum Merek No. 157265 untuk barang dalam kelas
30, 32, dan 35 (segala macam makanan yaitu: kripik-kripik, kue-kue, dan
minuman yaitu ice cream, kembang gula, minuman segar terbuat dari sari buah-
buahan;
Menimbang, bahwa tanggal pendaftaran tersebut diatas saat ini telah
melewati jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1)
Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek yang bersifat imperatif,
karenanya gugatan tersebut tidak dapat diajukan karenanya harus ditolak tanpa
mempertimbangkan lagi materi gugatan yang selebihnya;
 Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat ditolak maka secara
hukum ongkos perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang besarnya
akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;
Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 4 jo.
Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Undang-Undang No. 15 Tahun 2001
tentang Merek serta peraturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :
 Menolak gugatan Penggugat;
 Menghukum PENGGUGAT untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah).
Demikian diputuskan d! Jakarta pada hari: SENIN, tanggal 04 Agustus
2003 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan susunan : PUTU
SUPADMI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDRIANI NURDIN, SH. MH.,
dan ERWIN MANGATAS MALAU, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : Selasa, tanggal 19 Agustus 2003,
dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut
diatas, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh :
SUSWANTI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta
Pusat, dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

ttd. ttd.
ANDRIANI NURDIN, SH. MH. PUTU SUPADMI, SH.

Hakim Anggota,
ttd.
ERWIN MANGATAS
MALAU, SH. MH.
Panitera Pengganti,
ttd.
SUSWANTI. SH.