PUTUSAN Nomor 24/Merek/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara merek pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini yang dlajukan oleh: ANDRIS, beralamat di Jalan Angke Jaya III No.8, Jakarta Barat dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya T. ASTI SOEKANTO, SH, ATMAJAYA SALIM, SH, BISMO BREVIANTO, SH dan IRSAN PARDOSJ, SH, Advokat-Advokat pada Law Office Soekanto Salim & Rekan, berkantor di Jalan Jenggala II No.9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110, berdasarkan surat kuasa khusus No. 0171/SS/IV/2004, tanggal 19 April 2004, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai PENGGUGA T : Melawan: AGUS YADI KIUNG, yang beralamat di Jalan Ampera V No. 30, Rt. 007, Rw. 009, Kelurahan Pademangan BRT, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; Pengadilan Niaga tersebut ; Setelah membaca surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat; Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan ; Setelah mendengar saksi ahli yang diajukan ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA: Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2004 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 06 Mei 2004, dibawah Register Nomor : 24/MEREK/2004/PN.NIAGA.JKT. PST., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : PENGGUGAT ADALAH PENDAFTAR PERTAMA DAN PEMILIK SAH MEREK "RODY" A. Pendaftaran Merek "RODY" oleh Penggugat Telah Memenuhi Ketentuan UU Merek. 1. Bahwa Penggugat adalah pendaftar pertama, pemilik yang sah dan pemegang hak khusus atas merek "RODY" yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek, Departemen Kehakiman & HAM Republik Indonesia ("Kantor Merek"). 2. Bahwa Penggugat sebagai pendaftar pertama telah mendaftarkan merek "RODY" pada Kantor Merek dengan No. pendaftaran 465634, tanggal daftar 5 Februari 2001, untuk melindungi jenis barang antara lain kosmetik-kosmetik, kapas untuk keperluan kosmetik, sediaan-sediaan untuk pembersih, bedak-bedak, krem pemutih kulit, sabun sabun dan sebagainya yang termasuk dalam Kelas Barang 3 (Bukti P-1). 3. Bahwa dengan demikian pendaftaran merek "RODY" a quo telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 4, 5, dan 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ("UU Merek").

4.

B.

Bahwa penggugat mendaftarkan merek "RODY" a quo secara layak dan jujur in casu Penggugat tidak membonceng, tidak meniru atau tidak menjiplak merek pihak lain untuk kepentingan usaha Penggugat. 5. Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat merek "RODY" atas nama Penggugat dengan No. Pendaftaran 465634 tertanggal 5 Februari 2001 yang telah didaftarkan pada Kantor Merek, maka penggugat mempunyai hak eksklusif untuk memakai merek terdaftar serta mendapat perlindungan hukum atas merek terdaftar "RODY" tersebut di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Merek yang berbunyi : - Pasal 3 UU Merek: "Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdattar da/am Dattar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya ". 6. Bahwa dengan demikian menjadi terang dan jelas bahwa dengan adanya pendaftaran merek "RODY" No. Pendaftaran 465634 tertanggal 5 Februari 2001 oleh Penggugat, maka Penggugat merupakan pemilik yang sah atas merek "RODY" tersebut. Oleh karena itu, patutlah kiranya demi hukum Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Yang Mulia; Produk atas Merek "ROCY" Telah Memperoleh Izin dari Instansi Terkait 7. Bahwa dengan adanya merek terdaftar "RODY" yang dimiliki oleh Penggugat, maka Penggugat melalui perusahaan Penggugat telah pula mendaftarkan dan memperoleh persetujuan pendaftaran atau izin untuk memproduksi kosmetika dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. 8. Bahwa Penggugat telah memperoleh izin pendaftaran dari Kepala Badan Pengawas Dan Makanan untuk memproduksi, mengedarkan dan menjual secara resmi produk-produk kosmetik bermerek "RODY" sebagai berikut: a. RODY Special Whitening Cream berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Dan Makanan Nomor : 1000/Reg/CD/03 tertanggal 5 Juni 2003, dengan No."' Pendaftaran: POM CD 1006301000. (Bukti P-2) b. RODY Special Moisturizer Cream berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Dan Makanan Nomor :, 1001/Reg/CD/03 tertanggal 5 Juni 2003, dengan No.; Pendaftaran: POM CD 1005301001. (Bukti P-3) c. RODY Hand & Body Lotion Whitening with Vitamin E berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Dan Makanan Nomor: 0972/Reg/CD/03 tertanggal 5 Juni 2003, dengan No. Pendaftaran: POM CD 1009300972.(Bukti P-4) d. RODY Facial Foam Whitening berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Dan Makanan Nomor :1002/Reg/CD/03 tertanggal 5 Juni 2003, dengan No.Pendaftaran: POM CD 1001301002. (Bukti P-5)

e. RODY Whitening Soap berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Dan Makanan Nomor: 1267/Reg/CD/03 tertanggal 18 Juli 2003, dengan No. Pendaftaran:POM CD 0201301267. (Bukti P-6) f. Bahwa Penggugat juga telah memperoleh Izin Produksi Kosmetika berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 0271/PK/84/88/92/99 tertanggal 5 Juli 1999 (Bukti P-7). 9. Bahwa dengan demikian menjadi terang dan jelas bahwa produk kosmetik bermerek "RODY" yang dimiliki oleh Penggugat telah memperoleh izin produksi dari Menteri Kesehatan RI serta izin pemasaran dari Kepala Badan Pengawas Dan Makanan. Oleh karena itu, patutlah kiranya demi hukum Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Yang Mulia; PENDAFTARAN MEREK "NEWRODYSPECIAL" MILIK TERGUGAT A. Merek Tergugat Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Penggugat 10. Bahwa ternyata penggugat menjumpai adanya pendaftaran merek atas nama Tergugat yaitu merek terdaftar "NEWRODYSPECIAL" dengan No. Daftar 526394, tertanggal 6 Januari 2003 yang terdaftar pada Kantor Merek untuk jenis barang antara lain kosmetik-kosmeuk, sediaan-sediaan untuk pembersih dan sebagainya yang termasuk dalam Kelas Barang 3; (Buktl P-8); 11. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dengan adanya pendaftaran merek "NEWRODYSPECIAL" dengan No.Daftar 526394, tertanggal 6 Januari 2003 atas nama Tergugat karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis dengan merek terdaftar "RODY" milik Penggugat; 12. Bahwa berdasarkan Putusan No. 04/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tanggal 23 April 2002 (Perkara Merek POLO) yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 09 K/N/HaKI/2002 tanggal 7 Agustus 2002, terbukti bahwa pendaftaran merek atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan pendaftaran merek atas nama Penggugat karena terdapat: (i) persamaan bunyi atau ucapan, (ii) cara penulisan huruf/kata, (iii) penempatan unsur-unsur pokok, (iv) menimbulkan kesan yang dapat membingungkan masyarakat serta mengingatkan pada merek lain yang sudah dikenal luas dalam masyarakat, (v) untuk barang yang sejenis. 13. Bahwa sukar dapat dibayangkan maksud lain dari pendaftaran merek atas nama Tergugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik Penggugat selain dari niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak merek pihak lain untuk barang yang sejenis pula sehingga dapat membingungkan, mengacaukan dan menyesatkan konsumen/khalayak ramai tentang asal usul dan kwalitas barang; B. Tergugat Adalah Pendaftar Beritikad Tidak Baik 14. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang ada maka permohonan pendaftaran merek "NEWRODYSPECIAl" atas nama Tergugat secara yuridis seharusnya tidak dapat didaftarkan oleh Kantor

C.

Merek, karena Tergugat merupakan pendaftar yang beritikad tidak baik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Merek, yang berbunyi: - "Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik". 15. Bahwa dalam perkara a quo, sangat jelas dan tegas bahwa Tergugat membonceng, meniru dan/atau menjiplak merek terdaftar atas nama Penggugat yaitu merek "RODY", apalagi untuk barang yang sejenis berupa kosmetik, sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi Penggugat serta menyesatkan konsumen Penggugat ; 16. Bahwa berdasarkan Putusan No. 04/Merek/2002/PN.Niaga.). Jkt.Pst. Tanggal 23 April 2002 (Perkara Merek POLO) yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 09 K/N/HaKI/2002 tanggal 7 Agustus 2002, parameter pendaftar merek yang beritikad tidak baik adalah (i) adanya niat untuk kepentingan usaha pendaftar sekaligus merugikan pihak lain, (ii) melalui cara penyesatan konsumen atau perbuatan persaingan curang atau menjiplak atau menumpang ketenaran merek orang lain. 17. Bahwa bukti Tergugat merupakan pendaftar beritikad tidak baik adalah Tergugat mendaftarkan merek "NEWRODYSPECIAL" dengan No. Pendaftaran 526394 tertanggal 6 Januari 2003 ke Kantor Merek. Padahal pendaftaran merek "RODY" No. Daftar 465634 tertanggal 5 Februari 2001 atas nama Penggugat secara yuridis terbukti telah mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh Kantor Merek. 18. Bahwa pendaftaran merek "NEWRODYSPECIAL" atas nama Tergugat jelas-jelas menjiplak merek Penggugat, menyesatkan konsumen sehingga merugikan Penggugat (karena merek Penggugat teJah terlebih dahulu terdaftar sebagai merek yang sah di Kantor Merek serta dipasarkan ke konsumen. 19. Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat merupakan pendaftar yang beritikad tidak baik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Merek karena Tergugat telah membonceng, meniru, menjiplak merek Penggugat serta menyesatkan konsumen dan khalayak ramai. Oleh karena itu, patutlah kiranya demi hukum Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Yang Mulia; 20. Bahwa oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 68 ayat 1 jo Pasal 4 dan Pasal 6 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2001 tentang Merek, penggugat sangat berkepentingan untuk menuntut pembatalan merek "NEWRODYSPECIAL" atas nama Tergugat dengan No. Pendaftaran 526394 tertanggal 6 Januari 2003 yang telah didaftarkan pada Kantor Merek tersebut dengan segala akibat hukumnya. Pendaftaran Merek "NEWRODYSPECIAL II Oleh Tergugat Bertentangan Dengan Pasal 5 Huruf d UU Merek Karena Penggunaan Kata "NEW" dan "SPECIAL" Hanya Bersifat Keterangan Saja.

21. Bahwa penggunaan kata atau tanda dalam pendaftaran merek tertentu tidak boleh menggunakan kata atau tanda yang hanya merupakan keterangan yang berkaitan dengan barang/jasa yang dimohonkan pendaftarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d dari UU Merek, yang berbunyi sebagai berikut : "Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini : "merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya." 22. Bahwa yang merupakan merek atau yang mengandung unsur merek adalah kata-kata "RODY". 23. Bahwa pendaftaran merek "NEWRODYSPECIAL" oleh Tergugat kepada Kantor Merek jelas bertentangan dengan Pasal huruf d dari UU Merek karena kata-kata "NEW" dan "SPECIAL" hanyalah merupakan keterangan dari barang yang dimohonkan pendaftarannya saja ; 24. Bahwa terjemahan bahasa Indonesia dari kata "NEW" artinya "baru", sedangkan "SPECIAL" adalah "spesial atau khusus".dimana terbukti bahwa arti dari kedua kata tersebut hanya merupakan keterangan barangnya saja. Sedangkan kata yang khusus, yang mengandung unsur merek dan yang tidak bersifat keterangan adalah merek "RODY" yang nota bene merek milik Penggugat ; 25. Bahwa Tergugat berhasil mengelabui Kantor Merek ketika mendaftarkan merek "NEWRODYSPECIAL", dimana Tergugat menyelipkan kata "RODY" di tengah-tengah kata-kata "NEW" dan "SPECIAL" sehingga Kantor Merek terkecoh dengan pendaftaran merek "NEWRODYSPECIAL" oleh Tergugat yang mengakibatkan diterbitkannya merek "NEWRODYSPECIAL" oleh Kantor Merek kepada Tergugat, sedangkan sekali lagi Penggugat tegaskan bahwa yang merupakan unsur merek adalah kata "RODY" saja; 26. Bahwa kejadian seperti ini bisa dikatakan cukup sering dialami oleh Kantor Merek karena sistem pendaftaran merek oleh Kantor Merek masih bersifat manual sehingga cukup berpotensi terjadinya kelalaian pemeriksaan atas pendaftaran merek, oleh karenanya Kantor Merek berencana akan menggunakan sistem komputerisasi untuk pendaftaran merek agar dapat mengeleminir potensi terjadinya kelalaian ketika memeriksa pendaftaran merek; 27. Bahwa dengan demikian merupakan suatu fakta hokum dan bukti yang sempurna bahwa pendaftaran merek "NEWRODYSPECIAL" oleh Tergugat adalah bertentangan .dengan Pasal 5 huruf d UU Merek, karena penggunaan kata-kata: "NEW" dan "SPECIAL" hanya bersifat keterangan saja. Oleh karena itu, patutlah kiranya demi hukum Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Yang Mulia; Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan hal-hal sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pendaftar pertama, pemilik yang sah dan pemegang hak khusus atas merek dagang

3.

4. 5.

6.

7. Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasa hukumnya T. Asti Soekanto, SH dan Irsan Pardosi, SH AdvokatAdvokat dari Law SOEKANTO-SALIM & REKAN, beralamat di Jalan Jenggala II No.9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 berdasarkan sural kuasa khusus tertanggal 19 April 2004 dan Tergugat hadir kuasanya M.T. ENDAH MARTININGSIH, SH, Pengacara yang berkantor di Jalan Mawar Merah V-2 No. 38, Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur, sesuai dengan sural kuasa khusus tertanggal 28 Me; 2004 ; Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; Menimbang, bahwa untuk menjawab gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 09 Mei 2004 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : 1. Bahwa secara tegas T ergugat menolak dan membantah semua dalildalil yang diungkapkan oleh kuasa Penggugat dalam gugatannya, kecuali kebenaran yang diakui secara tegas ; DALAM EKSEPSI (KONPENSI) : GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) 2. Gugatan Penggugat tidak jelas antara posita dan petitum tidak saling mendukung dan berhubungan : Bahwa gugatan Penggugat dalam posita point 20 didasarkan kepada pasal 68 ayat 1 Jo. Pasal 4 dan pasal 6 dan di dalam point 21 didasarkan kepada pasal 5 huruf d Undang-undang Merek, sedangkan di

"RODY" pendaftaran no. 465634, tanggal daftar 5 Februari 2001, untuk melindungi jenis barang antara lain : kosmetik-kosmetik, .sediaansediaan untuk pembersi~, bedak-bedak, krem pemutih kulit, sabunsabun dan sebagamya yang termasuk dalam Kelas Barang 3 ; Menyatakan bahwa terdapat persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis termasuk dalam satu kelas antara merek "RODY" pendaftaran no. 465634, tanggal daftar 5 Februari 2001 milik Penggugat dengan merek "NEWRODYSPECIAL" pendaftaran no. 526394 tertanggal 6 Januari 2003 milik Tergugat ; Menyatakan bahwa Tergugat sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik ; Menyatakan membatalkan pendaftaran merek "NEWRODYSPECIAL" daftar No. 526394 tertanggal 6 Januari 2003 milik Tergugat dalam Daftar Umum Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dengan segala akibat hukumnya; Memerintahkan Kantor Merek untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan membatalkan merek terdaftar "NEWRODYSPECIAL" pendaftaran no. 526394 tertanggal 6 Januari 2003 milik Tergugat dan mencoret dari Daftar Umum Merek pada Kantor Merek dengan segala akibat hukumnya ; Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara ;

dalam Petitum Penggugat tidak ada sama sekali untuk dinyatakan mengenai merek dagang Tergugat berkaitan dengan keterangan barang atau mengenai merek dagang Tergugat mengenai (pasal 5 huruf d) . Petitum Penggugat hanya mengenai : Point 3 gugatan Pembatalan merek berdasarkan pasal 68 ayat 1 Jo. Pasal 6 "Menyatakan bahwa terdapat persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis termasuk dalam satu kelas antara merek RODY pendaftaran Nomor : 465634, tanggal 05 Pebruari 2001 milik Penggugat dengan merek "NEWRODYSPECIAL" pendaftaran Nomor 526394 tertanggal6 Januari milik Tergugat ; Petitum point 4 (pasal 68 ayat 1 jo. pasal 4) "menyatakan bahwa Tergugat sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik ; Sehingga apa yang didalilkan di dalam posita Penggugat mengenai pasal 5 huruf d UU Merek tidak ada di dalam petitum, hal ini yang membuat gugatan tidak jelas (kabur), sehingga gugatan Penggugat berdasarkan pasal berapa ?" Gugatan yang demikian sangat merugikan Tergugat dan kabur sehingga harus dinyatakan dibatalkan ; 3. Bahwa hal ini diperkuat oleh Yurisprudensi MA : Yurisprudensi MA No. 117 K/Sip/1973 tanggal 5 Nopember 1973 berbunyi : "Gugatan harus ditolak karena terdapat pertentangan antara posita dan petitum".; Yurisprudensi MA No. 28 K/Sip/1975, tanggal 5 Nopember 1975 berbunyi: "Gugatan posita yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak"; DALAM POKOK PERKARA 4. Bahwa dalam gugatan penggugat mendalilkan sebagai pendaftar pertama kali (dalil Penggugat dalam point 1), terhadap merek "RODY" tetapi Penggugat harus ingat pendaftaran pertama kali terhadap merek "NEWRODYSPECIAL" adalah Tergugat dan merek dagang Tergugat telah dicatat dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman Dan Hak Azasi Manusia ; 5. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam point 2, 3, 4 & 5 sebagai pendaftaran yang jujur dan layak maka diterbitkan sertifikat mereknya, hal tersebut bukan terhadap merek Penggugat saja tetapi terhadap merek Tergugat juga didaftarkan berdasarkan secara layak dan jujur sehingga diterbitkan sertifikatnya, sebagaimana yang Penggugat ketahui, dan disamping itu masing-masing pemilik merek terdaftar mendapatkan hak eksklusif sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 UU Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek ; 6. Bahwa tujuan terbentuknya Undang-undang Merek adalah untuk daya pembeda dalam bentuk "tanda/simbol" (design) sehingga dapat membedakan antara barang milik Penggugat dengan barang milik Tergugat sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi sebagai berikut : Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angkaangka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dalam kegiatan perdagangan barang. , Berdasarkan ketentuan tersebut Tergugat mendaftarkan merek "NEWRODYSPECIAL" karena terdiri dari kata yang tidak dapat "

7.

8.

9.

dipecah-pecah menjadi bagian-bagian, karena merupakan satu " kesatuan yang utuh (total indruk) dan pemeriksaan merek ..diperiksa secara keseluruhan bukan bagian perbagian, karena merek tersebut sama atau tidak bukan urusan Penggugat tetapi, kewenangan dari pemeriksa merek yaitu pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri, dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek sebagaimana tercakup dalam ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek ; Bahwa Penggugat mendalilkan pada point 7, 8 dan 9 dimana produk atas merek "RODY" telah memperoleh izin dari instansi terkait, hal tersebut merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang memproduksi alatalat kecantikan (kosmetik) hal tersebut juga Tergugat lakukan pendaftarannya kepada instansi terkait untuk izin memproduksi dan mengedarkan untuk merek "NEWRODYSPECIAL" sebagai berikut : a. Keputusan dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan untuk merek "NEWRODYSPECIAL", transparent Soap untuk CD : 02795/CD-1, Nomor : paM CD 0201300801, tanggal 23 April 2003 ; b. Keputusan dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan untuk merek "NEWRODYSPECIAL" Hand & Body Lotion untuk CD: 02713/CD-1, Nomor : paM CD 1009300721, tanggal 23 April 2003 (bukti T -2) ; c. Keputusan dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan untuk merek "NEWRODYSPECIAL" Night Cream untuk CD: 04068/CD-1, Nomor paM CD 1004301979 tanggal 09 Oktober 2003 (bukti T -3) ; d. Keputusan dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan untuk merek "NEWRODYSPECIAL" Day Cream untuk CD : 04068/CD-2, Nomor: paM CD 1010301980, tanggal 09 Oktober 2003 (bukti T -4) ; e. Keputusan dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan untuk merek "NEWRODYSPECIAL" Compact Powder Natural untuk CD 04067/CD-1 Nomor paM CD 0903302022, tanggal14 Oktober 2003 (bukti T -5) ; f. Keputusan Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan : Depkes RI PKD 20307300231 untuk merek "NEWRODYSPECIAL" Pepaya Herbal Multipurpose Soap, tanggal 17 Juni 2003 (bukti T -6) ; Bahwa disamping merek "NEWRODYSPECIAl" Tergugat terdaftar pada Badan pengawas Obat Dan Makanan untuk CD, juga mempunyai izin produksi Kosmetika Nomor : 0820/PK/02, tanggal 07 Oktober 2002 (bukti T -7) ; Bahwa dengan telah dikeluarkannya surat izin edar dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan yang berbentuk CD maupun izin edar dari Departemen Kesehatan RI untuk merek dagang "NEWRODYSPECIAl" telah membuktikan secara factual antara merek "RODY" Penggugat dengan merek "NEWRODYSPECIAL" Tergugat tidak mempunyai kesamaan sehingga dapat diterbitkan surat izin edar dan surat izin produksi bila merek "NEWRODYSPECIAl" dianggap sarna dengan merek "RODY" tentu Badan Pengawas Obat Dan Makanan tidak akan menerbitkan surat izin tersebut Untuk merek yang sarna kepada pihak yang berbeda ;

10. Bahwa merek "NEWRODYSPECIAl" atas nama Tergugat terdaftar pada Direktorat Merek dengan nomor 526394 untuk jenis barang dalam kelas 3. Telah memenuhi ketentuan dalam pasal 4, 5, 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan layak untuk didaftarkan sehingga diterbitkan sertifikatnya dan sejak diterbitkan sertifikat merek "NEWRODYSPECIAL" maka sejak itu pula Tergugat mempunyai hak khusus atas merek "NEW RODYSPECIAl" tersebut; 11. Bahwa Penggugat mendalilkan merek Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Tergugat pada point 10, 11, 12 dan 13 adalah dalil yang mengada-ada mohon untuk ditolak, karena semua permohonan yang masuk ke kantor Merek sudah tentu akan diperiksa terlebih dahulu oleh Pemeriksa merek (pasal 18 UU Nomor 15 tahun 2001) sebelum dikabulkan permohonannya atau sebelum mendapatkan sertifikat sesuai dengan ketentuan dalam bagian kedua merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak pasal 4, 5 dan 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, bila tahapan tersebut telah dilalui ternyata tidak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan ketentuan antara lain: didaftarkan berdasarkan itikad baik dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku baik agama, moral, kesusilaan, ketertiban umum, memiliki daya pembeda, tidak telah menjadi milik umum, memiliki daya pembeda, tidak telah menjadi milik umum, dan tidak merupakan keterangan barang atau berkaitan dengan barangnya, tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang yang sejenis dalam kenyataannya Tergugat tidak ada unsur-unsur tersebut sehingga didaftarkan oleh Direktorat Merek dengan nomor 526394 untuk kelas 3 tanggal 5 Januari 2003 (bukti T -8) ; 12. Bahwa penggugat menunjuk kepada kasus merek polo dalam perkara sekarang ini adalah dalil yang tidak perlu ditanggapi atau ditolak, karena kasus polo tersebut adalah antara merek polo dengan merek polo, tetapi perkara sekarang ini adalah antara merek "RODY" dengan merek "NEWRODYSPECIAL" yang notabenenya tidak ada sangkut pautnya agar dikesampingkan. Untuk menyatakan merek tersebut tidak mempunyai persamaan dapat dilihat antara lain: Merek Tergugat Merek Penggugat Pada pokoknya "NEWRODYSPECIAL" RODY Bunyi/ucapan NEWRODYSPECIAL RODY Cara penulisan NEWRODYSPECIAL RODY Jumlah huruf 14 kata 4 kata Ternyata bila diperbandingkan secara factual merek tersebut diatas tidak ada satupun kategori yang mengatakan terdapat persamaan diantara merek Tergugat dengan merek Penggugat; 13. Bahwa pendaftaran merek telah dilakukan oleh Tergugat dengan itikad baik dan telah pula memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan oleh Direktorat Merek semua itu dipenuhi, sehingga permohonan Tergugat dikabulkan dengan diterbitkan sertifikatnya, maka dalil-dalil Penggugat pad a point 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 mohon untuk ditolak ; 14. Bahwa disamping merek NEWRODYSPECIAL sudah mendapatkan sertifikat dari kantor Merek dan terdaftar juga di Badan Pengawas Obat

15.

16.

17.

18.

dan Makanan dan dikuatkan lagi dengan adanya Izin Industri dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Surat Izin Usaha Perdagangan (bukti T -9, T -10); Bahwa disamping merek NEWRODYSPECIAL sudah terdaftar danTergugat juga mendaftarkan untuk kotak kemasan kosmetik agar barang yang beredar sama dengan yang terdaftar pada Direktorat Desain Industri Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan nomor ID.0.005.295 dan ID.0. 005.299 (bukti T -11, T -12) ; Bahwa itikad baik Tergugat telah dibuktikan dengan mendaftarkan pada berbagai instansi Pemerintah dalam mempergunakan merek "NEWRODYSPECIAL" dalam perdagangan barang kosmetik ke masyarakat ; Bahwa itikad baik Tergugat dapat dibuktikan secara hukum, tetapi dalam kenyataannya Penggugat tidak mempunyai itikad baik terutama dalam hal penggunaan merek pada barang-barang Penggugat yang beredar dipasaran untuk barang-barang : sabun transparent, cream siang, cream malam, dan facial foam yang secara de facto Penggugat mempergunakan., kata "NEW RODY SPECIAL" sedangkan merek Penggugat adalah RODY, karena berdasarkan ketentuan dalam pasal 61 ayat (2) huruf b UU Nomor 15 tahun 2001, maka merek yang dipakai untuk beredar dipasaran tidak sesuai dengan merek yang terdaftar dapat dihapuskan (T -13, T -14, T -15, T -16) ; Dalil-dalil Penggugat dalam gugatan pada point 14, 15, 16, 17, 18 yang menyatakan Tergugat tidak mempunyai itikad baik tetapi dalam kenyataannya Penggugat yang tidak mempunyai itikad baik. Tergugat akan buktikan berdasarkan bukti yang ada pada waktu acara pembuktian didepan Majelis Hakim itikad tidak baik yang dilakukan Penggugat selama ini ; Bahwa terdaftarnya merek Tergugat dalam Daftar Umum Merek sudah memenuhi semua persyaratan yang antara lain berdasar-kan ketentuan pasal 7, 13, 18 dan diumumkan ke masyarakat selama 3 (tiga) bulan pasa! 21 jika ada masyarakat yang keberatan atas merek "NEWRODYSPECIAL" diberikan waktu untuk dapat mengajukan keberatan terhadap merek tersebut pasal 24 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, ternyata selama 3 (tiga) bulan diumumkan tidak ada yang mengajukan keberatan/oposisi terhadap merek Tergugat dalam hal ini termasuk Penggugat, berarti merek Tergugat dapat diterbitkan sertifikatnya. Dengan diterbitkannya sertifikat merek "NEWRODYSPECIAL" secara hukum Tergugat mendapatkan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara untuk merek "NEWRODYSPECIAL" dalam jangka waktu tertentu, dengan diterbitkan sertifikat merek Tergugat oleh kantor Merek berarti antara merek Tergugat dan merek penggugat tidak terdapat persamaannya baik pada pokoknya maupun pada keseluruhan-nya dan terbukti pula Tergugat mempunyai itikad baik. Jika merek Tergugat mempunyai persamaan dengan merek Penggugat tentu Penggugat akan mengajukan keberatan terhadap merek Tergugat, ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat, berarti penggugat mengakui atau menyetujui merek Tergugat didaftarkan ;

19. Bahwa dalil Penggugat dalam point 21, 22, 23, 24, 25 dan 26 mohon untuk dikesampingkan atau ditolak karena Penggugat tidak mengerti/salah menafsirkan karena apa yang dikatakan merek dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran (pasal 5 huruf d) lihat penjelasan, huruf ini khusus untuk barang bukan untuk merek dagang contoh merek kopi untuk barang kopi atau produk kopi (bukti T -17) ; 20. Bahwa perlu pula Penggugat perhatikan merek adalah dipergunakan sebagai landa/symbol yang mempunyai daya pembeda berguna untuk membedakan antara merek Penggugat dengan merek Tergugat dipasaran agar tidak membingungkan masyarakatlkonsumen dan untuk menjadikan merek boleh saja kata apapun tidak harus dalam bahasa Indonesia; Kata SUPERVIEW jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah kuat (bukti T -18) Kata TOPONE jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah Nomor satu (bukti T -19) ; Merek ini semua sudah terdaftar dalam daftar umum merek dan begitu pula dengan merek Tergugat yaitu NEWRODYSPECIAL merupakan satu kesatuan (satu kala) tidak dapat dipisah-pisah, jika dipisah-pisah akan lain artinya sehingga menimbulkan dampak kepada konsumen atau masyarakat yang mempergunakan barang dengan merek tersebut ; 21. Bahwa dalil Penggugat pad a point 25 yang mengatakan Tergugat mengelabui kantor Merek merupakan dalil yang harus ditolak, sebab sebelum merek tersebut diterbitkan sertifikatnya terlebih dahulu diperiksa oleh Pemeriksa Merek dan diumumkan kepada masyarakat termasuk kepada Penggugat, tetapi dalam kenyataannya tidak satupun yang merasa keberatan dengan merek tergugat dan kantor Merek tidak merasa terkecohl dikelabui oleh Tergugat, termasuk Penggugat tidak berkeberatan pada saat diumumkan pasal 22 ayat (1) ayat (2) UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek ; DALAM REKONPENSI : PENGGUGAT REKONPENSI ADALAH PEMILIK YANG SAH, PEMAKAI PERTAMA DARI MEREK DAGANG NEWRODYSPECIAL. 1. Bahwa merek dagang penggugat Rekonpensi (Tergugat Konpensi) NEWRODYSPECIAL, yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Kantor Merek dibawah No. 526394, dengan demikian, maka Penggugat Rekonpensi (Tergugat Konpensi) adalah pendaftar pertama, pemilik yang sah dari merek dagang NEWRODYSPECIAL ; 2. Bahwa merek dagang NEWRODYSPECIAL juga telah mendapat persetujuan dan terdaftar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Direktur Penilaian Obat Tradisionil Suplemen Makanan dan Kosmetik dan dikuatkan lagi dengan adanya izin untuk menjalankan industri dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Surat Izin Usaha Perdagangan (bukti T -9, T -10) ; 3. Bahwa berdasarkan pasal 3 UU Merek No. 15 tahun 2001, maka Penggugat Rekonpensi (Tergugat Konpensi) adalah pemilik hak eksklusif yang diberikan oleh Negara, karena merek dagang Penggugat Rekonpensi (Tergugat Konpensi) telah terdaftar dalam Daftar Umum

Merek dibawah No. 526394 pada Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman R I ; 4. Bahwa dengan demikian maka Penggugat Rekonpensi (Tergugat Konpensi) berdasarkan pasal 3 UU Merek No. 15 tahun 2001, berhak untuk mendapat perlindungan hukum oleh karenanya dapat mempergunakan mereknya sendiri, mengizinkan pihak lain untuk mempergunakannya ; ITlKAD TIDAK BAlK TERGUGAT REKONPENSI (PENGGUGAT KONPENSI) 1. Bahwa namun Tergugat Rekonpensi (Penggugat Konpensi) dengan itikad tidak baik telah memakai merek dagang penggugat Rekonpensi (Tergugat Konpensi) tanpa seizing penggugat Rekonpensi (Tergugat Konpensi) yaitu pada kotak kemasan sabun transparent New Whitening Soap memakai kata "RODY" sedangkan pada bagian bungkus plastik dalam memakai merek dagang NEW RODY SPECIAL, yang mana jelas merek dagang tersebut adalah sah terdaftar atas nama Penggugat Rekonpensi (Tergugat Konpensi) ; 2. Bahwa itikat tidak baik dari Tergugat Rekonpensi juga terdapat pada pemakaian produk : cream siang, cream malam dan facial foam, pada kotak kemasan cream siang dan malam dengan mencantumkan nomor pendaftaran 465634 yaitu merek dagang RODY. tetapi pada kenyataannya yang tercantum dalam kotak kemasan adalah NEW RODY SPECIAL, serta brosurnya juga tercantum NEW RODY SPECIAL, sedangkan pada produk facial foam juga tercantum NEW RODY SPECIAL, dimana merek NEW RODY SPECIAL itu adalah merek dagang Penggugat Rekonpensi yang terdaftar secara sah pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan telah mendapat sertifikat No. 526394 ; 3. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi (Penggugat Konpensi) dengan itikad tidak baiknya mengelabui dan merugikan konsumen mengenai asal usul barang karena konsumen akan mengira merek dagang tersebut berasal dari penggugat Rekonpensi (Tergugat Konpensi), hal ini dilakukan karena merek dagang penggugat Rekonpensi (Tergugat Konpensi) lebih dikenal konsumen, kemudian Tergugat Rekonpensi (Penggugat Konpensi) ingin mendompleng ; 4. Bahwa hal .jni jelas sang at merugikan Penggugat Rekonpensi maupun konsumen, karena mengelabui/menipu/menyesatkan seakan-akan merupakan produk Penggugat Rekonpensi yang sudah dikenal oleh konsumen, dengan mutu yang baik ; 5. Bahwa dengan telah beredarnya merek dagang Tergugat Konpensi, maka hal ini sangat merugikan Penggugat Rekonpensi, karena akan mengecohkan konsumen mengenai asal usul barang dan merugikan omzet Penggugat Rekonpensi ; 6. Bahwa dengan dipakainya merek dagang Penggugat Rekonpensi oleh Tergugat, Rekonpensi tanpa seizin, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan merek dagang Tergugat Rekonpensi (Penggugat konpensi) berdasarkan pasal 68 ayat 1 jo. Pasal 4 UU Merek No. 15 tahun 2001, karena Tergugat Rekonpensi beritikad tidak baik ; 7. Bahwa itikad tidak baik dari Tergugat Rekonpensi secara fakta dapat terlihat dengan dipakainya!digunakannya untuk barang-barang sabun,

cream siang, cream malam, facial foam yang beredar dipasaran maupun brosur dengan memakai merek dagang NEW RODY SPECIAL milik Penggugat Rekonpensi yang notabene sama persis baik tulisan (jumlah huruf) maupun pengucapannya!penyebutannya di dalam konsumen membeli barang ; 8. Bahwa adalah sangat keliru kalau dikatakan hanya tergugat Rekonpensi yang hanya mempunyai hak, karena Penggugat Rekonpensi juga mempunyai hak malahan haknya yang telah diakui oleh Negara untuk memakai merek dagang NEWRODYSPECIAL dipakai oleh Tergugat Rekonpensi dalam barang yang beredar dengan itikad tidak baiknya ; Maka berdasarkan hal tersebut diatas kami mohon agar Bapak Majelis Hakim Yang Terhormat dapat mengabulkan sebagai berikut: EKSEPSI (DALAM KONPENSI) 1. Mengabulkan eksepsi T ergugat Konpensi seluruhnya ; 2. Membatalkan!menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; DALAM KONPENSI (POKOK PERKARA) : 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; 2. Menyatakan penggugat beritikad tidak baik ; 3. Menyatakan tidak ada persamaan antara merek dagang RODY No. 465634 milik Penggugat dengan NEWRODYSPECIAL No. 526394 milik Tergugat; 4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ; DALAM REKONPENSI (POKOK PERKARA) : 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ; 2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi adalah pendaftar pertama merek dagang RODY No. 465634 tanggal 5 Pebruari 2001 yang beritikad tidak baik berdasarkan pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 4 UU No. 15 tahun 2001 ; 3. Menyatakan pemakaian merek dagang NEWRODYSPECIAL milik Penggugat Rekonpensi oleh Tergugat Rekonpensi merupakan pelanggaran hak atas merek terdaftar No. 526394 milik Penggugat Rekonpensi; 4. Membatalkan merek dagang "RODY" atas nama Tergugat Rekonpensi No. 465634, dengan segala akibat hukumnya ; 5. Memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual RI untuk mencoret merek dagang "RODY" No. 465634, tanggal 5 Pebruari 2001 dari Daftar Umum Merek ; 6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonpensi ; Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan repliknya pada tanggal 16 Juni 2004 ; Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dupliknya pada tanggal 01 Juli 2004 ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan fotocopy surat-surat bukti dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-25 adalah sebagai berikut : 1. Bukti P-1 : Foto copy sertifikat merek RODY atas nama Penggugat dengan No. pendaftaran 465634, tanggal 05 Pebruari 2001 ; 2. Bukti P-2 : Foto copy izin pendaftaran RODY Special Whitening Cream berdasarkan Keputusan Kepala Badan pengawas Obat Dan Makanan No: 1000/Reg/CD/03, tertanggal 05

3.

Bukti P-3

4.

Bukti P-4

5.

Bukti P-5

6.

Bukti P-6

7. 8. 9.

Bukti P-7 Bukti P-8 Bukti P-9

: : :

10. Bukti P-10 :

11. Bukti P-11 :

12. Bukti P-12 : 13. Bukti P-13 : 14. Bukti P-14 : 15. Bukti P-15 : 16. Bukti P-16 : 17. Bukti P-17 : 18. Bukti P-18 : 19. Bukti P-19 :

Juni 2003, dengan Nomor pendaftaran POM CD 1006301000; Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : 1001/Reg/CD/03, tertanggal 05 Juni 2003, dengan Nomor pendaftaran POM CD 1005301001 tentang RODY Special Moisturizer Cream; Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : 0972/Reg/CD/03, tertanggal 05 Juni 2003, dengan Nomor pendaftaran POM CD 1009300972 tentang RODY Hand & Body Lotion Whitening With Vitamin E ; Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : 1002/Reg/CD/03, tertanggal 05 Juni 2003, dengan Nomor pendaftaran POM CD 1001301002 tentang RODY Facial Foam Whitening; Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : 1267/Reg/CD/03, tertanggal 18 Juli 2003, dengan Nomor pendaftaran POM CD 0201301267 tentang RODY Whitening Soap; Foto copy Izin Produksi Kosmetika berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 0271/PK/84/88/92/99, tertanggal 05 Juli 1999; Foto copy sertifikat merek NEWRODYSPECIAL atas nama Tergugat dengan pendaftaran merek No.: 526394, tertanggal 06 Januari 2003 ; Contoh barang Sabun Papaya Herbal produksi milik Tergugat ; Foto copy Surat Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika Dan Produk Komplemen No. P0.01.04.42.4208, tentang Pedoman Tata Cara Pendaftaran Dan Penilaian Kosmetika (Lampiran VIII) ; Foto copy tanda terima atas surat Somasi dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 0301/SMDT/TS/1/03, tertanggal 03 Januari 2003, perihal Somasi atas pemakaian merek tiruan/palsu "RODY" kepada Tergugat ; Foto copy surat tanggapan atas somasi Penggugat yang dikirim oleh Tergugat tertanggal 12 Januari 2003, perihal Konfirmasi; Foto copy Nota penarikan barang oleh Tergugat; Foto copy kamus Bahasa Mandarin, halaman 580 dan 1267 ; Contoh barang produk kosmetika merek Tergugat; Foto copy brosur merek Tergugat ; Foto copy Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 27 Pebruari 2003; Foto copy Huruf kanji produk kosmetika Tergugat yang menyerupai huruf kanji dari produk kosmetika milik Penggugat; Contoh barang yaitu Minyak Goreng Bimoli Special;

20. Bukti P-20 :

Contoh barang yaitu Rokok Benson & Hedges Special Filter; 21. Bukti P-21 : Contoh barang yaitu Rokok DJI SAM SOE Super Premium ". 22. Bukti P-22 : Contoh barang yaitu Sabun Antiseptik New Dettol" ; 23. Bukti P-23 : Contoh barang yaitu Sabun Wangi Cemara "New Dettol" ; 24. Bukti P-24 : Contoh barang yaitu Popok Anak "New Huggies Dry" ; 25. Bukti P-25 : Produk kosmetika milik Penggugat dengan merek RODY; Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya juga mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli yaitu YUSLISAR NINGSIH, SH yang telah memberikan keterangannya sesuai dengan keahliannya dibawah sumpah dan telah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa definisi merek diatur dalam Bab I pasal 1 Undang-undang Merek Nomor: 15 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Merek adalah tanda-tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa ; Sistem pendaftaran merek di Indonesia mengalami banyak perubahan dan perkembangan dimana jika menurut Undang-undang merek yang lama sistim pendaftaran merek berlaku sistim deklaratif yaitu hak atas merek diberikan kepada pemakai pertama sedangkan menurut Undangundang merek yang baru yaitu UU No. 15 Tahun 2001 sistim pendaftaran merek berlaku sistim konstitutif atau sistim First to file yang artinya hak atas merek diberikan kepada pendaftar pertama bukan pemakai pertama. Dan sekarang sesuai pasal 3 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diatur bahwa kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek di berikan hak eksklusif , oleh Negara ; Bahwa tidak semua merek dapat didaftarkan ada syarat-syarat dimana suatu merek dapat didaftarkan atau tidak oleh Kantor Merek. didalam pasal 4 UU Merek No. 15 Tahun 2001 diatur bahwa Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Dan pasal 5 UU Merek No. 15 Tahun 2001 diatur bahwa Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur : bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum; tidak memiliki daya pembeda; telah menjadi milik umum atau.merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya ; Bahwa sesuai dengan pasal 6 UU Merek No. 15 Tahun 2001 kantor Merek dapat menolak suatu permohonan merek antara lain alasan penolakan itu adalah apabila merek tersebut mempunyai .persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal;

Bahwa didalam penjelasan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut ; Bahwa didalam penjelasan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dijelaskan yang dimaksud Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen ; Bahwa sesuai dengan yang diatur dalam pasal 68 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka dapat diajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga ; Bahwa Brosur milik Tergugat yang bertuliskan NEW RODY SPECIAL CREAM menerangkan bahwa kata RODY adalah merupakan sebuah merek sedangkan kata-kata New dan Special adalah merupakan keterangan saja dan Cream adalah merupakan bentuk dari barang tersebut ; Bahwa Jika dilihat, maka merek RODY mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek NEWRODYSPECIAL untuk barang yang sejenis, karena RODY adalah merupakan merek dan kata-kata New dan Special adalah merupakan keterangan saja; Bahwa dari data-data yang diperoleh, maka yang pertama kali mendaftarkan mereknya adalah Penggugat yaitu pada tanggal 05 Pebruari 2001, setelah itu baru Tergugat pada tanggal 06 Juni 2003 ; Bahwa karena merek RODY sudah terdaftar lebih dahulu, maka merek NEWRODYSPECIAl seharusnya ditolak oleh kantor merek jika akan diajukan permohonan pendaftaran merek, karena mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis ; Bahwa terhadap suatu merek dapat ditambah dengan kata-kata New dan Special karena kata-kata New dan Special hanyalah merupakan keterangan saja ; Bahwa tidak ada hubungannya antara pendaftaran merek dengan pendaftaran hak cipta ; Bahwa pemeriksaan merek di kantor merek masih dilakukan dengan cara manual (6 digit) belum dilakukan secara komputerisasi dimana kita bisa melihatnya dari Buku Besar yang berisi nomor-nomor merek terdaftar untuk masing-masing kelas barang". Dan juga untuk diketahui bahwa setiap harinya ada kira-kira 400 permohonan pendaftaran merek yang diajukan di kantor Merek ; Bahwa Saksi ahli memberikan keterangan untuk contoh barang BIMOll SPECIAL, dimana Bimoli merupakan unsur merek, sedangkan Special merupakan keterangan dari barang demikian pula dengan kata-kata New Dan Special pada produk yang lain; Bahwa yang dilindungi adalah tanggal pengajuan permohonan lengkap (filling date) ;

Bahwa terhadap permohonan merek yang akan diajukan pendaftarannya, maka kantor merek akan melakukan pemeriksaan sebagai berikut : Pemeriksaan formalitas (kelengkapan administrasi) sesuai dengan yang diatur dalam pasal 13 dan pasal 14 UU Merek No. 15 Tahun 2001). Dalam hal permohonan kelengkapan administrasi sudah dipenuhi syarat-syaratnya seperti yang diatur dalam UU, maka terhadap permohonan tersebut akan diberikan tanggal penerimaan permohonan setelah diberikan tanggal penerimaan permohonan maka permohonan merek akan diproses lebih lanjut masuk ke dalam pemeriksaan substantif sebagaimana diatur di dalam pasal 18 sampai dengan pasal 20 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek; Bahwa terhadap merek dilindungi pada saat tanggal pengajuan permohonan pendaftaran merek, dimana tentunya pendaftaran merek tersebut sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan hal ini berarti merek RODY juga harus dilindungi sebagai pendaftarpertama; Bahwa yang berwenang menerbitkan sertifikat merek adalah Direktorat Merek, dimana terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan secara formalitas dan Substantif oleh pemeriksa Merek yang berada dibawah Ka. Sub. Dit Pemeriksaan Merek, setelah semua persyaratan dipenuhi, barulah Direktur Merek menandatangani sertitikat merek tersebut ; Bahwa yang dimaksud dengan kesatuan merek adalah menilai merek secara keseluruhan sebagai satu kesatuan ; Bahwa sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek, merek kombinasi tidak diperkenankan lagi untuk dipergunakan ; Bahwa saksi akan melakukan pengecekan dengan melihat sertitikat mereknya terlebih dahulu ; Bahwa yang dilindungi oleh Undang-undang adalah siapa yang pertama lebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek (firs to file) ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti berupa toto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan telah diberi meterai secukupnya, bukti mana telah dicocokkan pula sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-40 adalah sebagai berikut : 1. Bukti T-1 : Foto copy SK. Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 0801/Reg/CD/03, untuk merek Dagang NEW RODY SPECIAL "Transparent Soap dengan nomor pendaftaran POM CD : 0201300801, tanggal 23 April 2003 ; 2. Bukti T-2 : Foto copy SK Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 0721/Reg/CD/03 untuk merek Dagang NEW RODY SPECIAL "Hand & Body Lotion" dengan nomor pendaftaran POM CD : 1009300721, tanggal21 April 2003; 3. Bukti T-3 : Foto copy SK. Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 1979/Reg/CD/03, untuk merek dagang NEW RODY SPECIAL "Night Cream" dengan nomor pendaftaran POM CD 1004301979 tanggal 09 Oktober 2003 ; 4. Bukti T-4 : Foto copy SK Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 1980/Reg/CD/O3 untuk merek NEWRODYSPECIAL "DayCream" dengan nomor

5.

Bukti T-5

6.

Bukti T-6

Bukti T-6a

7.

Bukti T-7

8.

Bukti T-8

Bukti T-8a 9. Bukti T-9

: :

10. Bukti T-10 11. Bukti T-11

: :

Bukti T-11a :

12. Bukti T-12

Bukti T-12a :

pendaftaran : POM CD 1010301980. tanggal 09 Oktober 2003 ; Foto copy SK. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 2022/Reg/CD/03 untuk merek dagang "NAEWRODYSPECIAL" "Compact Powder Natural" dengan nomor pendaftaran : POM CD 0903302022, tanggal 14 Oktober 2003 ; Foto copy SK. Direktur Jenderal Pelayanan Kefarmasian Dep. Kesehatan RI PKD 20307300231 untuk merek NEWRODYSPECIAL, "Pepaya Herbal Multipurpose Soap", tanggal 17 Juni 2003; Foto copy SK. Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 0276/Reg/I/CD/O4 merek dagang NEWRODYSPECIAL "Facial Foam Whitening" dengan nomor pendaftaran POM CD 1001400517, tanggal18 Mei 2004 ; Foto copy SK. Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. HK.00.06.43.1481, tentang Izin Produksi Kosmetika, dengan Nomor : 0820/PK/02, tanggal 07 Oktober 2002; Foto copy petikan sertifikat merek NEWRODYSPECIAL terdaftar dibawah No. 526394 untuk kelas 3, tanggal 05 Januari 2003, pada Direktorat Merek. Direktorat Jenderal HKI; Foto copy sertifikat pendaftaran ciptaan dengan judul PIALA NEWRODYSPECIAL yang telah terdaftar dibawah No. 025067, tanggal 09 Juni 2004; Foto copy surat izin Industri dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI Propinsi Jawa Barat No. 153/KANWIL.1O.19.22/IKAH/b/IZ.00.O2/XII/2001, tanggal 14 Desember 2001 ; Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.0307/PKN/2002 ; Foto copy sertifikat Desain Industri atas nama AGUS YADI KIUNG (Tergugat) tanggal 12 Nopember 2003, permintaan pendaftaran A00 2003 01508 dan Desain Industri : 10 0 005 296 dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual; Foto copy sertifikat Desain Industri atas nama AGUS YADI KIUNG (Tergugat) nomor permintaan pendaftaran A00 2003 01509, Nomor Desain 10 0005297 tanggal 12 Nopember 2003 ; Foto copy sertifikat Desain Industri atas nama AGUS YADI KIUNG (Tergugat) No.permintaan pendaftaran A. 002003 01511, nomor Daftar Desain ID 0 005 299, tanggal 12 Nopember 2003; Foto copy sertifikat Desain Industri atas nama AGUS YADI KIUNG (tergugat) No. permintaan A00 2003 01510 No. Desain ID 0 005 298, tanggal 12 Nopember 2003 ;

13. Bukti T-13 14. 15. 16. 17. Bukti T-14 Bukti T-15 Bukti T-16 Bukti T-17

: : : : : : : :

18. Bukti T-18 19. Bukti T-19 20. Bukti T-20

Bukti T-20a :

Bukti T-20b : Bukti T-20c :

Bukti T-20d :

Bukti T-20e :

21. Bukti T-21

Bukti T-21a : Bukti T-21b : Bukti T-21c : Bukti T-21d : Bukti T-21e : Bukti T-21f :

Produk sabun transparant soap milik penggugat dengan merek dagang RODY ; Produk cream Penggugat "New RODY Special"; Produk cream Penggugat "New Rody Special"; Produk Facial Foam penggugat ; Foto copy penjelasan pasal 5 huruf d dari UU Merek No. 15 Tahun 2001 ; Foto copy buku BRM merek dagang Superview ; Foto copy buku BRM merek dagang Topone; Foto copy petikan merek dagang Roudye yang terdaftar dibawah No. 438557, tanggal 10-2-2000, atas nama JOKO D. KUSUMA TJIAM ; Produk merek dagang Roudye dengan nomor pendaftaran 438557, yang diproduksi oleh Cressindo, Jakarta, POM CD.1 0091 00988, dengan barcode Indonesia dengan angka awal 8 992832576018, dimana Barcvode dengan angka awal 8 merupakan barang-barang diproduksi di Indonesia; Foto copy petikan merek dagang NEWERA yang terdaftar dibawah No. 371579, pada Direktorat Merek Dep. Kehakiman RI ; Foto copy sertifikat pendaftaran merek dagang NEWDONALD No.477128 atas nama SUGIARTO SALIM; Foto copy sertifikat pendaftaran merek dagang NEW DELAND No. 399409 atas nama PT. TANAYA ADHI ; Foto copy sertifikat pendaftaran merek dagang NEW EGYPT No. 468425 atas nama ANTON HAM; Foto copy petikan merek dagang SPECIAL EDITION, terdaftar dibawah No. 477841, tanggal 28 Mei 2000 pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual; Foto copy sertifikat merek SPECIAL OCCASION No. 366986 tanggal 19 Juni 1996 atas nama BEECHAM GROUP pada Direktorat Merek ; Foto copy sertifikat merek SPECIALMINT No. 490710, tanggal 18 Juli 2000 atas nama BATOOK CHEWING GUM INDUSTRY Co, pada Direktorat Merek ; Produk sabun transparant soap Ginseng & Honey milik Tergugat ; Produk sabun transparant soap Papaya Herbal Multipurpose Soap milik Tergugat ; Produk Cream Day Cream (dengan kemasan warna kuning emas milik Tergugat) ; Produk Night Cream (dengan kemasan warna putih) milik Tergugat ; Produk NEWRODYSPECIAL, Compact Powder Natural milik Tergugat ; Produk Facial Foam Whitening milik Tergugat; Produk Hand & Body Lotion milik Tergugat ;

22. Bukti T-22

23. Bukti T-23 : Bukti T-23a : 24. Bukti T-24 :

Bukti T-24a : Bukti T-24b : Bukti T-24c : 25. Bukti T-25 :

26. Bukti T-26 : Bukti T-26a : 27. Bukti T-27 :

28. Bukti T-28

29. Bukti T-29 30. Bukti T-30 31. Bukti T-31 32. Bukti T-32

: : : :

33. Bukti T-33 34. Bukti T-34 35. Bukti T-35 36. Bukti T-36 37. Bukti T-37

: : : : :

Produk merek dagang RODY yang diimpor dari China oleh Tergugat ke Indonesia; Produk Cream penggugat ; Foto copy terjemahan dari Bahasa Mandarin ke Indonesia dari produk pada kemasan penggugat ; Produk kotak kemasan bagian luar dan dalam dengan memakai warna biru ; Brosur produk cream milik Penggugat dengan tulisan NEWRODYSPECIAL ; Produk Facial Foam milik penggugat ; Produk barang produksi dari Cina merek dagang BINGWEN; Produk pada kemasan/kotak sabun transparant milik penggugat ; Plastik pembungkus sabun RODY milik Penggugat; kontirmasi dari Tergugat atas surat Somasi kepada kuasa Penggugat tanggal 12 Januari 2003; Foto copy Invoice pembelian Tergugat produk RODY asli dari China pada tanggal 27-10-1998, foto copy Invoice pembelian Tergugat produk RODY asli dari China pada tanggal 20-05-1999; Foto copy Invoice pembelian produk New Rody Special dari China pada tanggal 13-08-2000; Foto copy Invoice pembelian produk New Rody Special dari China pada tanggal 23-06-2002; Foto copy terjemahan bahasa Mandarin ke dalam bahasa Indonesia invoice bukti T-27 dan T-28 ; Produk New Rody Special yang dibeli oleh Tergugat dengan Invoice T -28 ; Foto copy kartu nama Thian Fo Kui ; Foto copy nota pembelian produk Cream New Rody Special milik Penggugat tanggal 09 Juli 2004 ; Foto copy Nota pembelian produk Rody Special milik Penggugat tanggal 09 Juni 2004 ;Foto copy nota pembelian Cream Rody Special milik Penggugat tanggal 02 Mei 2004 ; Foto copy nota pembelian Cream New Rody Special milik Penggugat tanggal 09 Juni 2004; Foto copy invoice penjualan Tergugat atas merek dagang ROOY, NEW ROOY SPECIAL pada I tanggal 08-12-2000 ; Foto copy invoice penjualan Tergugat atas merek dagang New Rody Special tanggaI10-01-2001 ; Foto copy surat pernyataan dari Penyalur barang produk Tergugat toko Jaya Abadi ; Foto copy surat pernyataan dari penyalur barang produk Tergugat toko Berkah Jakarta; Foto copy surat pernyataan dari penyalur barang produk Tergugat toko "Agus Cosmetik";

38. Bukti T-38

Foto copy surat pernyataan dari penyalur barang produk Tergugat toko "PD NIAGA JAYA" 39. Bukti T-39 : Foto copy surat pernyataan dari penyalur barang produk Tergugat toko "Asen Cosmetik"; 40. Bukti T-40 : Foto copy petikan merek dagang The New Perfume System, terdaftar dibawah No. 543366, tanggal 01 Juli 2002 pada Direktorat Merek Dir. Jenderal HAKI ; 41. Bukti T-41 : Foto copy berita resmi merek No. 311/XI/B-2003, merek NEW ERRA terdaftar No. 455358, pada Direktorat Merek ; Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ahli yang memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya dan dibawah sumpah adalah sebagai berikut : 1. Saksi AGUNG DAMARSASONGKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa yang dimaksud dengan merek menurut UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dapat kita lihat dalam Bab I pasal 1 disebutkan yang dimaksud dengan merek adalah tanda-tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa ; Bahwa pada prinsipnya setiap merek yang sudah sama-sama terdaftar mempunyai hak untuk menggunakan merek tersebut karena terdapat daya pembeda dan juga kepada merek yang sudah terdaftar kepada pemiliknya diberikan hak eksklusif yaitu hak atas merek yang diberikan oleh Negara (sebagaimana hal ini diatur dalam pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001) ; Bahwa pihak yang mendaftarkan merek ke kantor Direktorat merek ; Bahwa ketiga merek tersebut yaitu merek ROUDYE, merek RODY dan merek NEWRODYSPECIAL semuanya telah terdaftar dikantor Direktorat Merek dan sesuai UU, kepada merek-merek tersebut telah diberikan Hak Eksklusif oleh Negara ; Dan setelah melalui proses pemeriksaan formalitas, maka setelah itu dilanjutkan dengan proses pemeriksaan substantif selama 9 (sembilan) bulan terhadap ketiga merek tersebut, maka terhadap ketiga merek tersebut tidak memiliki persamaan dan terhadap ketiga merek tersebut masing-masing memiliki daya pembeda ; Bahwa yang dimaksud dengan Total indruk adalah istilah-istilah yang timbul dan berkembang dalam praktek pengadilan contoh : Aqua adalah nama jenis barang, melalui putusan Mahkamah Agung Aqua menjelma menjadi merek; Bahwa Kesatuan Karakter merek adalah menilai suatu merek berdasarkan Undang-undang (pasal 4, 5 dan 6 UU No. 15 tahun 2001) secara keseluruhan ; Bahwa perlindungan terhadap merek diberikan sejak tanggal pengajuan pendaftaran merek (pasal 28 UU No. 15 tahun2001) ;

2.

Bahwa yang berwenang adalah Direktur Merek pada kantor Direktorat merek ; Bahwa ada syarat-syarat dimana suatu merek dapat didaftarkan atau tidak hal ini dapat kita lihat dalam pasal 4 dan 5 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek ; Bahwa yang dimaksud dengan itikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pad a pihak lain, atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen (penjelasan pasal 4 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek) ; Bahwa, seseorang yang mendaftarkan mereknya dapat dikombinasikan dengan merek lainnya hal ini dapat dilihat dari komposisi, karateristik dan karakter merek tersebut contoh merek NEWERA, sebelumnya ada merek ERA untuk barang sejenis ; Bahwa unsur dari merek NEWRODYSPECIAL adalah NEWRODYSPECIAL hal ini dapat dilihat karena merek tersebut sudah mempunyai kesatuan karakter ; Bahwa kita dapat menggunakan kata Special dalam merek, akan tetapi hal ini diluar dari perlindungan merek yang diberikan oleh Undang-undang ; Bahwa kita dapat melihat seseorang mempunyai itikad tidak baik hal ini dapat kita lihat, apakah merek yang akan didaftarkan tersebut mempunyai persamaan atau tidak dengan merek yang sudah terkenal tersebut ; Bahwa pemeriksaan merek sampai saat ini masih dilakukan secara manual belum sepenuhnya dapat dilakukan dengan komputerisasi ; Saksi Dra. KRISTINA HARYATI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa pemberian kodeltanda untuk Kosmetik local diberi tanda/kode CD dengan 10 angka Digit dan untuk kosmetik Luar Negeri diberi tanda/kode C L dengan 10 angka Digit; Bahwa syarat-syarat penandaan sesuai dengan SK. kepada Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. HK. 00.05.4.1745 tentang kosmetik, maka syarat-syarat penandaan : nama produk, nama dan alamat produsen, ukuran, isi komposisi, nomor izin edar ; Bahwa untuk bukti P-18 dikaitkan dengan bukti T-23 a yang merupakan terjemahan dari bukti P-18, maka tidak sesuai dengan izin beredar yang dikeluarkan oleh Badan POM karena produkproduk tersebut adalah merupakan produk impor dari Shenzhen Cina bukan produk local; Bahwa setelah saksi lihat, bahwa di kedua bukti tersebut yaitu bukti T16 dan T-13, untuk bukti T-16 tidak tercantum nama Produsen, alamat Produsen, komposisi, kode produksi dan penggunaan sedangkan untuk bukti T -13 tidak tercantum kode produksi dan tidak tercantum kegunaannya; Bahwa terhadap barang-barang yang tidak mencantumkan syaratsyarat penandaan yang telah diatur sesuai dengan SK. Kepala

Badan pengawas Obat Dan Makanan, hal ini dapat menyesatkan konsumen ; Bahwa tugas dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan adalah menilai keamanan mutu dan kwalitas suatu produk tidak menilai merek suatu produk ; Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 27 Juli 2004 ; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termasuk dan menjadi bagian dalam putusan ini ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA: DALAMKONPENSI: DALAM EKSEPSI : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ; Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengemukakan eksepsi sebagai berikut ini : Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, antara posita dan petitum saling mendukung dan berhubungan ; Bahwa dalam posita gugatan point 20 didasarkan kepada pasal 68 ayat 1 jo. Pasal 4 dan pasal 6 dan point 21 didasarkan kepada pasal 5 huruf d Undangundang Merek, sedangkan dalam petitum Penggugat tidak ada sama sekali untuk dinyatakan mengenai merek dagang Tergugat berkaitan dengan keterangan barang atau mengenai merek dagang Tergugat mengenai pasal 5 huruf d ; Petitum Penggugat hanya mengenai: Point 3 gugatan pembatalan merek berdasarkan pasal 68 ayat 1 jo. Pasal 6 ; "Menyatakan bahwa terdapat persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis termasuk dalam satu kelas antara merek RODY" pendaftaran Nomor 465634, tanggal 05 Pebruari 2001 milik Penggugat dengan merek "NEWRODYSPECIAL" pendaftaran Nomor 526394 tertanggal 06 Januari milik Tergugat ; Petitum point 4 (pasal 68 ayat 1 jo. Pasal14) ; "Menyatakan bahwa Tergugat sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik" ; Sehingga apa yang didalilkan didalam posita Penggugat mengenai pasal 5 huruf d Undang-undang Merek, tidak ada di dalam petitum, hal ini membuat gugatan tidak jelas (kabur), sehingga gugatan penggugat berdasarkan pasal berapa? Gugatan yang demikian sangat merugikan Tergugat dan kabur sehingga harus dinyatakan dibatalkan; Bahwa pendapat Tergugat tersebut didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 117 K/Sip/1973 tanggal 05 Nopember 1973 yang berbunyi : "Gugatan harus ditolak karena terdapat pertentangan antara posita dan petitum"; Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 28 K/Sip/1975 tanggal 5 Nopember 1975 yang berbunyi : Gugatan posita yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak ; Menimbang, bahwa atas materi eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menanggapinya sebagai berikut : Bahwa Penggugat menolak materi eksepsi Tergugat ;

Bahwa Tergugat tidak membaca dan tidak mempelajari secara utuh, cermat dan teliti gugatan a quo, sehingga Tergugat keliru mendalilkan gugatan a quo tidak jelas (Obscuur libel), padahal gugatan a quo sangat jelas dan terang. Diantara posita dan petitum saling mendukung yaitu merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek, Penggugat untuk barang yang sejenis. Karena itu Tergugat merupakan pendaftar yang beritikad tidak baik ; Bahwa dalam posita gugatan a quo sangat jelas dan tegas diuraikan mengenai bukti dan fakta yang nyata secara hukum bahwa Tergugat membonceng, meniru dan/atau menjiplak merek Penggugat yang lebih dahulu terdaftar di Kantor Merek; dim ana merek Tergugat tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis dengan merek Penggugat ; Didalam petitum sangat jelas dan tegas bahwa Penggugat menuntut merek Tergugat dibatalkan, oleh karena itu hal-hal yang diuraikan di dalam posita dan petitum saling mendukung ; Bahwa berdasarkan uraian tersebut, mohon eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya; Menimbang, bahwa terlepas dari pendapat Penggugat atas materi eksepsi Tergugat tersebut, berikut ini Majelis Hakim mengetengahkan pendapat sendiri sebagai berikut : Bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat, utamanya pada bagian posita maupun petitum gugatannya, ternyatalah kesemuanya disusun secara jelas. Dalam arti kata, segala apa yang diuraikan dalam posita gugatan telah terakomodasi dalam petitum gugatan ; Bahwa lebih dari hal itu, setelah dicermati dengan seksama ternyata materi eksepsi Tergugat telah menyangkut materi pokok perkara ; Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, materi eksepsi Tergugat tidak beralasan menu rut hukum, karena itu ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka bahasan berikut ini beralih pada materi pokok perkara: DALAM POKOK PERKARA : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut, ternyatalah yang menjadi materi pokok tuntutannya adalah sebagai berikut : Pertama : Tentang tuntutan agar Penggugat dinyatakan sebagai satusatunya pendaftar pertama, pemilik yang sah dan pemegang hak khusus atas merek dagang "RODY" pendaftaran Nomor 465634, tanggal daftar 5 Pebruari 2001 untuk melindungi jenis barang yang termasuk kelas 3 ; Kedua : Tentang tuntutan agar dinyatakan terdapat persamaan i pada pokoknya untuk barang yang sejenis termasuk dalam satu kelas antara merek RODY pendaftaran nomor 465634, tanggal 5 Pebruari 2001 milik Penggugat dengan merek

"NEWRODYSPECIAL" pendaftaran nomor 526394 tertanggal6 Januari 2003 milik Tergugat; Ketiga : Tentang tuntutan agar pendaftaran merek "NEWRODYSPECIAL" daftar nomor 526394 tanggal 6 Januari 2003 dinyatakan batal, dengan segala akibat hukumnya ; Menimbang, bahwa atas materi tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menolak dengan secara keseluruhan dengan alasan sebagai berikut : Bahwa merek "NEWRODYSPECIAl" milik Tergugat terdaftar pertama kali dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia ; Bahwa pendaftaran itu dilakukan secara layak dan jujur, sehingga diterbitkan sertifikatnya. Perlu Penggugat ketahui masing-masing pemilik merek terdaftar mendapatkan hak eksklusif, sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undangundang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek ; Bahwa merek terdaftar "NEWRODYSPECIAl" terdiri dari kata yang tidak dipecah-pecah menjadi bagian per bagian, karena merupakan satu kesatuan yang utuh (total indruk) dan pemeriksaan merek diperiksa secara keseluruhan bukan bagian per bagian, karena merek tersebut sarna atau tidak bukan urusan Penggugat tetapi kewenangan pemeriksa merek, yaitu pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek sebagaimana tercakup dalam ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek ; Bahwa antara merek "RODY" dengan "NEWRODYSPECIAl" tidak terdapat persamaan pada pokoknya ; Bahwa Tergugat melakukan pendaftaran merek "NEWRODYSPECIAL" dengan dilandasi itikad baik ; Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Tergugat mohon agar gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya ; Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim mempertimbangkan satu demi satu tuntutan Penggugat tersebut, sebagaimana diuraikan dibawah ini ; Menimbang, bahwa atas tuntutan pokok yang pertama agar Penggugat dinyatakan sebagai satu-satunya pendaftar pertama, pemilik yang sah dan pemegang hak khusus atas merek dagang "RODY" pendaftaran nomor 465634, tanggal daftar 5 Pebruari 2001, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 3, dipertimbangkan sebagai berikut : Bahwa untuk membuktikan dalil tuntutan pokok yang pertama tersebut, penggugat mengajukan alat bukti tertulis produk P-1 berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya sertifikat Merek "RODY" atas nama Penggugat dengan Nomor 465634, tanggal 05 Pebruari 2001 ; Bahwa dari bukti P-1 tersebut, telah ternyata Penggugat merupakan pendaftar pertama dan pemilik sah sekaligus pemegang hak khusus atas merek "RODY" . Bahwa pada waktu Penggugat mendaftarkan produknya merek "RODY" saat itu Tergugat sama sekali belum mendaftarkan produknya dengan merek "NEWRODYSPECIAL" mengingat produk tersebut baru didaftarkan sesudah Penggugat mendaftarkan produknya (bukti T-9 dan T-10) ; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pokok yang pertama tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim membahas tentang tuntutan agar merek milik Tergugat NEWRODYSPECIAL daftar nomor 526394 tanggal 06 Januari 2003 dinyatakan batal, karena terdapat persamaan pad a pokoknya ; Bahwa Tergugat menerangkan tidak ada persamaan pada pokoknya antara merek "RODY" dengan "NEWRODYSPECIAL", karena yang satu terdiri dari 4 (empat) huruf, sedangkan yang lainnya terdiri dari 14 (empat belas) huruf ; Bahwa atas persoalan tersebut, Majelis Hakim berpendapat antara merek RODY dan NEWRODYSPECIAL, terdapat persamaan pada pokoknya, ialah kata "RODY" ; Bahwa adapun merek 'NEWRODYSPECIAL' yang didalilkan Tergugat tidak terdapat persamaan pada pokoknya karena terdapat kata-kata NEW dan SPECIAL diantara kata "RODY", Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil tersebut, sebab kata-kata "NEW" dan SPECIAL" hanyalah tambahan saja dari kata "RODY ; Bahwa persamaan pada pokoknya inilah yang merupakan alasan bagi Pemohon untuk menyatakan batalnya merek NEWRODYSPECIAL milik Tergugat tersebut ; Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pokok yang kedua tentang adanya persamaan pada pokoknya antara merek RODY milik penggugat dengan NEWRODYSPECIAl milik Tergugat telah terbukti dan karena itu dikabulkan ; Bahwa demikian pula halnya dengan tuntutan yang ketiga agar merek "NEWRODYSPECIAl" dinyatakan batal, beralasan menurut hukum untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena ternyata merek Tergugat "NEWRODYSPECIAl" milik Tergugat pada dasarnya meniru merek "RODY" milik Penggugat yang telah ada lebih dahulu, maka perbuatan tersebut merupakan langkah mengikuti merek "RODY" yang lebih dulu dikenal oleh masyarakat, sehingga Tergugat dikwalifikasikan beritikad tidak baik ; Menimbang, bahwa perihal tuntutan yang selebihnya agar Kantor Merek mencoret dari Daftar Umum merek atas NEWRODYSPECIAL, menurut Majelis Hakim tuntutan itu beralasan menurut hukum, karena itu dikabulkan ; Menimbang, bahwa karena Tergugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini ; DALAM REKONPENSI: Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan diatas ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dengan seksama materi gugatan penggugat Rekonpensi tersebut, ternyata Penggugat Rekonpensi meminta agar merek "RODY" milik Tergugat Rekonpensi dinyatakan batal karena dilandasi oleh itikad tidak baik ; Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Konpensi, Majelis telah menyatakan secara hukum merek "RODY" milik Tergugat dalam Rekonpensi penggugat dalam Konpensi telah didaftar sesuai dengan prosedur dan ketentuan Undang-undang serta tidak ternyata "RODY" didaftar dengan mendompleng merek lain yang telah ada lebih dahulu ; Bahwa karena itu dalil Penggugat Rekonpensi tidak beralasan menurut hukum, oleh sebab itu ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi ditolak, maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya nihil; Mengingat ketentuan Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini : MENGADILI : DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pendaftar Pertama pemilik yang sah dan pemegang Hak Khusus atas merek dagang "RODY" pendaftaran Nomor 465634, tanggal Daftar 5 Pebruari 2001, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 3 ; 3. Menyatakan bahwa terdapat persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis termasuk dalam satu kelas antara merek "RODY" pendaftaran Nomor 465634, tanggal 5 Pebruari 2001 milik penggugat dengan merek "NEWRODYSPECIAl" pendaftaran Nomor 526394 tertanggal6 Januari 2003 milik Tergugat ; 4. Menyatakan bahwa Tergugat sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik ; 5. Menyatakan membatalkan pendaftaran merek "NEWRODYSPECIAL", Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya ; 6. Memerintahkan Kantor Merek untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan membatalkan merek terdaftar "NEWRODYSPECIAL" pendaftaran Nomor 526394, tertanggal 06 Januari 2003 milik Tergugat dan mencoret dari Daftar Umum Merek pada Kantor Merek dengan segala akibat hukumnya ; DALAM REKONPENSI : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; DALAM KONPENSI/REKONPENSI : Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada hari Jum'at, tanggal 13 Agustus 2004 oleh kami MULYANI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS SUBROTO, SH. M.Hum., dan SUDRAJAD DIMYATI, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2004 oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut, dibantu NINIK RUKMINI, SH., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh kuasa Penggugat. HAKIM-HAKIM ANGGOTA, ttd. 1. AGUS SUBROTO. SH.M.HUM SH. HAKIM KETUA MAJELIS, ttd. M U L Y A N I.

ttd. 2. SUDRAJAD DIMYATI. SH. Panitera Pengganti, ttd. NINIK RUKMINI. SH.