PERLINDUNGAN

HUKUM BAGI
PEMEGANG
MEREK
TERKENAL
Studi Kasus Putusan Nomor
968 K/Pdt.Sus-HKI/2016
Anggota Kelompok 5

Annisa Arti Afifah Nugraha 1183050014

Arzy Januariza Imani 1183050019
Devid Abdul Hafid 1183050035
Dini Siti Rukmini 1183050040
Dhita Restu Putri Ramadhani 1183050037
Fahira Ainun Nisa 1183050045
Faisal Maulana Irfan 1183050046
Erlina Nurhasanah 1183050041
 Pengaturan Hubungan
Pengaturan mengenai
Merek Terkenal di
01 02 Hubungan antara Itikad
Tidak Baik dengan
Indonesia pelanggaran Merek
Terkenal

Perlindungan
Hukum
Perlindungan hukum Merek
Terkenal yang diterapkan di
03
Indonesia dalam putusan
Nomor 968 K/Pdt.Sus-
HKI/2016
Pengertian Merek
Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek
dan Indikasi Geografis, dapat dilihat
bahwa: “Merek adalah tanda yang
dapat ditampilkan secara grafis
berupa gambar, logo, nama, kata,
huruf, angka, susunan warna, dalam 2
(dua) dimensi dan/atau 3 (tiga)
dimensi, suara, hologram, atau
kombinasi dari 2 (dua) atau lebih
unsur tersebut untuk membedakan
barang dan/atau jasa yang diproduksi
oleh orang atau badan hukum dalam
kegiatan perdagangan barang
dan/atau jasa.”
“Merek adalah tanda pengenal
yang membedakan milik
seseorang dengan milik orang
lain.”
— Harsono Adisumarto, S.H.,
MPA
01

PENGATURAN
Pengaturan Perlindungan Hukum
Merek Terkenal
Tentang Merek
Persoalan mengenai Merek sifatnya
“internasional”. Barang-barang yang
diedarkan di pasaran luar negeri
dijualnya adalah berdasarkan Merek.
Adapun orang-orang di luar negeri
membeli barang-barang tersebut karena
mempercayai merek-merek tertentu
yang sudah terkenal. Bahkan, dapat
dikatakan bahwa pada transaksi-
transaksi jual-beli di luar negeri, lebih
banyak penjualan-penjualan dari
barang-barang dengan Merek terkenal
daripada penjualan dari barang-barang
domestik.
Organisasi Dagang
Masalah-masalah tentang Merek dan perlindungan yang diberikan oleh
perundang-undangan nasional kepada Merek Internasional yang sudah
terkenal sering memperoleh perhatian dari pihak pengusaha internasional.
Hal ini dapat dilihat dari berbagai usaha Organisasi Kamar Dagang
Internasional (International Chamber of Commerce) yang berkantor pusat di
Paris. Organisasi ini dengan seksama mengikuti perkembangan hukum Merek
dan secara aktif mempersiapkan “Model Laws” tentang Merek-Merek. Selain
hal tersebut, perhatian dari usahawan-usahawan luar negeri dapat dilihat juga
dari perkembangan dan yurisprudensi di negeri kita dalam lingkup merek –
merek dagang, seperti perkara yang dibahas secara khusus di dalam sirkuler
dari CAFI (Commercial Advisory Foundation in Indonesia) di tahun 1975.
Organisasi Dagang
Adapun dalam isi dari Paris Union Convention, terdapat catatan penting mengenai
Merek Terkenal, yaitu adanya perlindungan khusus bagi merek-merek dagang terkenal.
Merek-merek dagang terkenal dapat didaftar untuk barang-barang yang sama atau
serupa oleh pihak lain selain pihak pemegang merek dagang asli. Permohonan
pendaftaran tersebut harus ditolak atau dibatalkan oleh negara anggota, baik secara ex
officio ataupun atas permohonan pemegang pendaftaran merek dagang asli.
April
 Perlindungan
Hukum Atas
Merek Terkenal
dikaitkan dengan
Itikad Tidak Baik
02
Hubungan antara
Itikad Tidak Baik
dengan pelanggaran
Merek Terkenal
Dalam hal pelanggaran Merek
Terkenal, erat kaitannya dengan itikad
tidak baik dimana pada Pasal 21 ayat
(3) Undang – Undang Nomor 20 Tahun
2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis menyatakan bahwa:
“Permohonan ditolak jika diajukan
oleh Pemohon yang beritikad tidak
baik”.
Lanjutan

Adapun mengenai penjelasan atas “Pemohon yang beritikad tidak baik” terdapat dalam penjelasan
Pasal 21
ayat (3) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang
menyatakan
bahwa: “Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut
diduga
dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak
lain demi
kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau
menyesatkan
konsumen.”
03

Perlindungan Hukum
Merek Terkenal Yang
Diterapkan Di
Indonesia Dalam
Putusan Nomor 968
K/Pdt.Sus-HKI/2016
Contoh Kasus

Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 968 K/Pdt.SusHKI/2016 tersebut, Majelis Hakim
mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi J.
CASANOVA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
11/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 1 Juni
2016 sehingga Permohonan Penggugat yang diajukan ke
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
dikabulkan seluruhnya.
 Lanjutan
Adapun dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, Merek J.
Casanova dinyatakan
sebagai Merek Terkenal dengan pertimbangan bahwa merek
J. Casanova milik Penggugat/Pemohon Kasasi telah ada
sejak tahun 1998 dan didaftarkan di beberapa Negara antara
lain: Inggris, Perancis dan Arab Saudi sehingga merek
Penggugat/Pemohon Kasasi telah memenuhi kriteria merek
terkenal.
Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut
yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-
besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang
dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran
Merek dimaksud di beberapa negara.
 Lanjutan
Selain itu, terdapat juga Yurisprudensi Mahkamah Agung
yang mendukung seperti yang telah diuraikan dalam
Gugatan Penggugat, antara lain Yurisprudensi Mahkamah
Agung Rl Nomor 426 PK/Pdt/1994 tanggal 3 November
1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor
022K/H/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002. Oleh karena
itu, putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Merek
J. Casanova adalah Merek Terkenal. Dalam putusan
Mahkamah Agung tersebut, dinyatakan juga bahwa Merek
Casanova milik Tergugat mempunyai persamaan pada
pokoknya dengan Merek J. Casanova milik Penggugat.
 Lanjutan
Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis telah dicantumkan secara tegas pengertian
“persamaan pada pokoknya”, yaitu pada penjelasan Pasal 21
ayat (1), yang menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan
"persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang
disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek
yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan
kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara
penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur,
maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam
Merek tersebut.”
Lanjutan
Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) tersebut, maka dapat dilihat bahwa memang benar Merek
Casanova milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya terhadap Merek J.
Casanova milik Penggugat, yaitu adanya unsur dominan berupa kata “Casanova” sehingga
menimbulkan kesan adanya persamaan. Selanjutnya, dalam putusan Mahkamah Agung tersebut
dinyatakan bahwa Tergugat adalah pendaftar merek Casanova yang beritikad tidak baik dan
Penggugat adalah Pendaftar merek J. Casanova yang beritikad baik di Indonesia dan mempunyai
hak tunggal/khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia. Sehingga yang berhak dikatakan
sebagai pemakai pertama di Indonesia adalah Penggugat dengan Merek J. Casanova.
Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016
tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut, dapat dilihat bahwa permohonan pendaftaran
Merek seharusnya ditolak apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya dengan salah satunya yaitu merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau
jasa sejenis. Dalam kasus ini, telah diputuskan bahwa merek J. Casanova merupakan merek terkenal
dan merek Casanova milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek J. Casanova
milih Penggugat sehingga pada dasarnya permohonan Merek Casanova milik Tergugat tersebut
seharusnya ditolak.
Lanjutan

Selanjutnya, pada putusan yang menyatakan bahwa Menghukum Termohon Kasasi untuk
membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ditetapkan
sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dinilai sudah tepat. Hal ini dikarenakan pembebanan
biaya perkara ini sudah sesuai dengan prinsip pembebanan biaya berdasarkan Pasal 181 ayat (1)
HIR, yaitu bahwa dalam keadaan mutlak, dimana gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya,
maka hakim membebankan biaya perkara kepada pihak yang kalah.
Terima Kasih!