STUDI KASUS

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 197 PK/PDT.SUS-HKI/2018

TENTANG MEREK

Disusun Oleh :

Amyra Ikbar P Miftah 110110180023

Johna Samuel 110110180032

Ahmad Fikri Haykal  110110180047

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

JATINANGOR

2021
KASUS POSISI

Dalam studi ini membahas tentang putusan NO.197 PK/PDT.SUS-HKI/2018

yang berawal ketika J.Casanova dimana itu adalah perusahaan kosmetik asal paris

yang akan mendaftarkan mereknya untuk kelas 3 namun ternyata permohonannya

ditolak oleh Ditjen HKI karena mempunyai persamaan dengan merek Casanova

milik Irawan Gunawan. Oleh karena itu J.Casanova ini yang berkedudukan di

Prancis berdasarkan surat kuasa mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta

pusat terhadap Irawan Gunawan selaku tergugat dan gugatan kedua kepada

Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Direktur Merek selaku turut

tergugat berdalih bahwa merek penggugat adalah merek yang terkenal dalam hal ini

tergugat dianggap tidak memiliki itikad baik karena meniru atau menjiplak ketenaran

atas dasar merek penggugat J.Casanova dengan merek tergugat Casanova.

J.Casanova sendiri merupakan perusahaan yang berasal dari paris, Prancis

yang didirikan secara resmi berdasakan hukuum yang berlaku di negara Prancis.

J.Casanova ini bergerak dalam bidang penjualan ekspor serta impor produk-produk

baju, parfum dan barang-barang kecantikan seprti kosmetik dengan brand

J.Casanova dan telah didaftarkan di berbagai negara dunia sejak tahun 1998.

Dengan ketenaran merek J.Casanova dan ketenaranya daoa dibuktikan dengan

sudah terdaftarnya merek tersebut dalam World Intellectual Property Organization

(WIPO) dan juga J.Casanova sudah terdaftar di 12 negara di dunia beserta

pengetahuan masyarakat akan merek tersebut.

Brand Casanova atas nama Irawan Gunawan telah terdaftar pada tanggal 27

September 2011 di Indonesia dengan kelas barang 03 daalam jenis barang

kosmetik, parfum, shampo, deodoran, kutek, eye shadow, minyak rambut dan

barang kecantikan lainnya.

J.Casanova mengajukan permintaan pendaftaran merek pada tanggal 23

Februari 2015 dan J.Casanova juga pernah mengrimkan surat yang menyatakan

bahwa J.Casanova tea mendaftarkan mereknya untuk kelas 3 namun ditolak oleh

Diten HKI karena mempunyai persamaan dengan merekk Casanova milik Irawan

Gunawan lalu pada 3 Februari 2016 J.Casanova melakukan upaya hukum denga

gugatan pembatalan merek terhadap merek Casanova di pengadilan Niaga Jakarta

Pusat.

Beberapa alasan pengajuan gugatan antara lain karena merek Casanova

mempunyai persamaan dengan merek J.Casnova yaitu persamaan penulisan dan

persamaan bunyi serta ucapan mereknya. Adanya itikad tidak baik dari tergugat

untuk meniru, membonceng, atau menjipplak merek J.Casanova milik penggugat

yang mana dapat mengecoh presepsi masyarakat mengenai asal muasal barang

tersebut seolah-olah produk Casanova dengan J.Casanova itu merek yang sama.
IDENTIFIKASI MASALAH

Berdsarkan kasus posisi terhadap putusan NO. 197 PK/PDT.SUS-HKI/2018

dapat diambil beberapa poin masalah yang timbul dari kasus tersebut yaitu :

1. Perlu adanya pembatalan merek yang sudah terdaftar karena adanya

sengketa.

2. Betapa pentingnya merek agar masyarakat dapat membedakan dan tidak

akan ada kerugian yang terjadi antara para pihak pelaku bisnis.
ANALISIS

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan

negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang

kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual

yang dimiliki atau diciptakan. Istilah HKI merupakan terjemahan dari Intellectual

Property Right (IPR), sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994

tentang pengesahan WTO (Agreement Establishing The World Trade Organization). 1

Pengertian Intellectual Property Right adalah pemahaman mengenai hak atas

kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai

hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (human

right). HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama

dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.2

Salah satu Kekayaan Intelektual (KI) yang dilindungi adalah Merek. Pada

dasarnya, merek adalah tanda sebagai mengidentifikasi asal barang dan jasa (an

indication of origin) dari suatu perusahaan dengan barang dan jasa perusahaan lain.

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo,

nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2D, 3D, suara, hologram

atau kombinasi dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau

jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan

barang dan/atau jasa. Merek disini meliputi merek dagang dan merek jasa.

Lingkupnya adalah Merek dan Indikasi Geografis.

Merek juga perlu adanya perlindungan hukum sebelum itu perlindungan

hukum itu sendiri merupakan adanya upaya melindungi kepentingan

1
Tim Lindsey, ed el, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Alumni, 2002,) hlm.3
2
Eddy Damain, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Alumni, 2002), hlm. 120
seseorangdengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan

kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. 3 Konsep mengenai

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena

pengakuandan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahka kepada

pembatasan serta peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. 4 Oleh

karena itu merek juga merupakan sebuah pengakuan untuk menyatakan bahwa dia

itu ada dan turut andil dalam suatu perdagangan.

Menurut buku Doddy Kridasaksana mengatakan Apabila seseorang/badan hukum

ingin agar mereknya mendapat perlindungan hukum berdasarkan hukum merek,

maka merek yang bersangkutan harus terdaftar terlebih dahulu.Suatu permohonan

pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi

persyaratan baik yang bersifat substantif maupun formalitas. 5 Persyaratan substantif

untuk pendaftaran merek di Indonesia terdapat dalam Pasal 20 dan Pasal 21

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 6

Kemudian ada pesyaratan formalitas pendaftaran merek di Indonesia diatur mulai

dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

tentang Merek dan Indikasi Geografis. 7 Pada prinsipnya persyaratan formal

menyangkut dokumen administratif yang harus dipenuhi dan dilampirkan dalam

permohonan pendaftaran merek. Kemudian Perlindungan hukum represif adalah

perlindungan hukum terhadap merek manakala ada tindak pidana merek atau

3
Satjipro Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.
4
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-
Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan
Peradilan Administrasi Negara), PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38.
5
Doddy Kridasaksana, perlindungan hukum terhadap pengaturan passing off atas merek terkenal
bagi kesejahteraan konsumen di Indonesia, dalam International Conference “Symphonizing
Intellectual Property and Potential Resources for public welfare”, hlm.381
6
Rahmi Jened, Hukum Merek, Trademark Law, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015, hlm. 138
7
Ibid, hlm 139
pelanggaran hak atas merek. Perlindungan hukum yang repsesif ini diberikan

apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek.

Hak merek akan diperoleh setelah didaftarkan.8 . Permohonan pendaftaran

diajukan kepada Menteri secara elektronik maupun non elektronik, dan

ketentuannya tertera pada Pasal 4 UU 20/2016. Jangka waktu perlindungan adalah

10 tahun setelah didaftarkan.

Pada kasus ini bisa dikatakan dengan Penggunaan Merek terdaftar tanpa hak

artinya penggunaan tanpa persetujuan pemilik atau pemegang hak.Perbuatan

menggunakan Merek atau tanda semacam ini termasuk golongan perbuatan

persaingan tidak sehat atau persaingan tidak jujur atau curang (unfair competition). 9

Secara yuridis definisi dan pengertian merek dapat kita temukan dalam Pasal

1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo,

nama, kata, huruf, angka susunan warna, dalam bentuk dua (dua) dimensi dan/atau

3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur

tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau

badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. 10

Pada kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Niaga memeriksa dan memutus

perkara ini mempunyai pertimbangan hukumnya. Majelis Hakim Pengadilan Niaga

membenarkan adanya pendaftaran merek Penggugat di berbagai negara dengan

adanya bukti P 1 sampai dengan P 15. Namun, dalam bukti-bukti yang ada di

sertifikat tersebut telah habis masa berlakunya, dan juga tidak dilampirkannya surat
8
Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
9
Abdulkadir Muhammad, Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
2001, hlm.229
10
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
adanya perpanjangan sertifikat tersebut. Sehingga Majelis Hakim berpendapat

bahwa Penggungat tidak memiliki hak lagi sebagai pemegang hak milik dari merek

J. CASANOVA.

Sesuai yang tertera pada Pasal 4 UU 20/2016 yaitu permohonan pendaftaran

diajukan kepada Menteri secara elektronik maupun non elektronik, dan

ketentuannya-ketentuannya. Jangka waktu perlindungan adalah 10 tahun setelah

didaftarkan.

Pada kasus ini, J. Casanova menyatakan merek Casanova yang dimiliki oleh

Irawan Gunawan mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan J. Casanova.

Dalam gugatannya, J. Casanova meminta pengadilan memerintahkan turut tergugat

membatalkan merek Casanova atas nama Irawan Gunawan tersebut dan

mencoretnya dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi

Merek. Namun , Merek Casanova yang dimiliki oleh Irawan Gunawan itu telah

terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan No.

IDM000324610 pada 27 September 2011 pada kelas 3. Mahkamah Agung

menyetujui gugatan untuk J. Casanova yang digugat oleh Irawan Gunawan pemilik

merek Casanova tersebut.

Gugatan tersebut kemudian diputuskan pada 1 Juni 2016 dengan amar

menolak gugatan J.Casanova. Dalam perjalanan waktu, J.Casanova mengajukan

kasasi dengan dalil sama dengan gugatan tingkat pengadilan negeri.

J. Casanova mengajukan Permohonan Kasasi. Mahkamah Agung dalam

memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan mengabulkan Permohonan Kasasi

dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Niaga. Mahkamah Agung

berpendapat bahwa membenarkan tuntutan dari Pemohon Kasasi dan telah meneliti
memori kasasi serta kontra memori kasasi yang dihubungkan dengan pertimbangan

Judex Facti secara saksama. Mahkamah Agung berpendapat Pengadilan Niaga

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru dalam menerapkan hukum.

Pertimbangan pertama Mahkamah Agung menyebutkan Judex Facti salah

menerpakan hukum pembuktian atas beberapa sertifikat merek yang ternyata ada

perpanjangan merek.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan J. Casanova

sepenuhnya. Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa J. Casanova adalah merek

terkenal. Dalam hal ini yang dimaksud merek terkenal merek yang memiliki reputasi

tinggi. Merek ini memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga

jenis barang yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan senuhan

keakraban (familiar) dan ikatan mitos (mythical context) kepada segala laporan

konsumen.11 Definisi mengenai merek terkenal tidak disebutkan secara tegas di

dalam UU Merek, namun secara implisit dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 21 ayat

(1) huruf b UU Merek. Menurut penjelasan pasal tersebut, definisi merek terkenal

yakni merek yang dikenal oleh masyarakat dibidang bersangkutan, memiliki reputasi

yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di

beberapa negara yang dilakukan oleh pemiliknya dan terdaftar di beberapa negara.

Berdasarkan batasan akan merek terkenal yang telah diberikan oleh WIPO

maka J. CASANOVA patut disebut merek terkenal. beberapa faktor yang telah

dipenuhi oleh J. Casanova adalah faktor durasi akan merek tersebut yaitu didirikan

mulai tahun 1998 sampai sekarang dan faktor wilayah geografis dari permohonan

pendaftaran merek yang mana telah didaftarkan di 12 negara.

11
Purwaka, Tommy. Perlindungan Merek, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).
 Dilihat dari Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 67 Tahun 2016, penulis berpendapat bahwa J. Casanova

merupakan merek terkenal. Karena terpenuhinya unsur yang menonjol dalam suatu

merek terkenal adalah merek tersebut telah terdaftar di 12 negara dan

peredarannya sudah melewati batas-batas regional. J. Casanova juga telah

pertama kali terdaftar di Perancis pada tahun 1998 dan diteruskan didaftakan ke

berbagai negara. Disini kita bisa melihat unsur dari jangka waktu penggunaan merek

tersebut telah lama digunakan. Sedangkan, tergugat yaitu Casanova milik Irawan

Gunawan baru didaftarkan pada tanggal 25 Mei 2010 jauh dengan merek J.

Casanova telah telah terdaftar tahun 1998. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung

mengabulkan permohonan J. Casanova. Atas putusan itu, Irawan Gunawan tidak

terima dan mengajukan Peninjauan Kembali pada 26 September 2017. Dengan

permohonan Menerima dan mengabulkan kontra memori peninjauan kembali yang

diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Irawan Gunawan dan membatalkan

keputusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi Nomor968 K/Pdt.Sus-HKI/2016

tanggal 6 Desember 2016 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut. Namun

Permohonan Peninjauan Kembali ditolak dengan alasan, J. Casanova tidak berhak

memperoleh perlindungan hukum dengan pertimbangan bahwa istilah atau nama

Casanova bukan ciptaan, inovasi atau temuan khusus dari Penggugat, karena istilah

atau nama Casanova telah dikenal di dunia melalui kisah legendaris dalam buku

maupun dalam film layar lebar.

KESIMPULAN
 Berdasarkan kajian serta analisis kasus diatas dapat disimpulkan bahwa

dengan jelas J.Casanova dimana dapat dikatakan sebagai merek asli dan ingin

mendaftarkan mereknya di Indonessia tetapi permohonannya ditolak oleh pihak

Dirjen Hak kekayaan Intelektual karena di Indonesia terdapat merek yang jika

dilafalkan memiliki kesamaan jadi pemhonan itu ditolak. Pada akhirnya karena

J.Casanova meemiliki itikad baik untuk megembangkan dengan mendaftarkan

mereknya di Indonesia J.Casanova menggugat Casanova miliki Irawan Gunawan.

Dalam gugatanya Pengadilan majelis hukum memerintahkan tergugat untuk

membatalkan mereknya karena tidak memiliki daya pembeda suatu merek dan bisa

jadi merek Casanov ini menjiplak atau mendompleng ketenaran dari merek

J.Casanova

J.Casanova juga memiliki hak prioritas karena merupakan merek terkenal

yang tertuls dalam Pasal 18 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum da HAM Nomor 67

Tahun 2016 dan faktor-faktor merek terkenal yang telah dikeluarkan oleh WIPO dan

memiliki unsur merek terkenal yaitu sudah terddaftar di 12 negara dan peredarannya

sudah melewati batasan regional.

Dalam perkara ini kedua merek ini jelas tidak memiliki unsur daya pembeda

namun jika dilihat dari historis meskipun kata “Casanova” ini kanlah cicptaan, inovasi

ataupu temuan khusus penggugat namun J.Casanova masih memiliki hak

mendaftarkan kembali di Indonesia karena J.Casanova adalah merek terkenal dan

terlebih dahulu muncul dibanding Casanova milik Irawan Gunawan.

DAFTAR PUSTAKA
Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Damain, E. (2002). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung: PT.

Alumni.
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi
tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam
Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi
Negara). Surabaya: PT. Bina Ilmu.
Jened, R. (2015). Hukum Merek, Trademark Law. Jakarta: Prenadamedia Group.
Kridasaksana, D. (t.thn.). Perlindungan hukum terhadap pengaturan passing off atas
merek terkenal bagi kesejahteraan konsumen di Indonesia, dalam
International Conference “Symphonizing Intellectual Property and Potential
Resources for public welfare. 381.
Lindsey, T. (2002). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung: PT.
Alumni.
Muhammad, A. (2001). Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: PT
Citra Aditya Bakti.
Purwaka, & Tommy. (2018). Perlindungan Merek. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
Indonesia.
Rahardjo, S. (2003). Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Kompas.