BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus hukum merek yang terjadi di Indonesia, karena masih minimnya

pengetahuan hukum merek itu sendiri. Masyarakat luas juga tidak begitu peduli
dengan hukum merek. Terlebih lagi yang bergelut di dunia bisnis (memproduksi
barang atau jasa). Sehingga yang terjadi di kemudian hari timbul sengketa
merek.

Selain itu ada pula pemilik BMW asal Jakarta yang diduga beriktikad tidak
baik saat mendaftarkan mereknya ke Jenderal Merek. Karena mereknya itu pula,
perusahaan BMW asal Jerman menggugatnya ke Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat.

Merek merupakan salah satu kunci keberhasilan bagi perusahaan. Dengan

merek maka setiap produk barang atau jasa yang dihasilkan, konsumen akan
langsung mengenal perusahaan tersebut. Sehingga jika ada kasus merek, maka
pihak-pihak terkait akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan
kasusnya di pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana bisa terjadi kasus hukum merek antara BMW mobil asal
jerman dengan BMW pakaian asal Jakarta?
 BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Definisi Merek

Di Undang-undang Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Merek dijelaskan

merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo,
nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau
3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur
tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang
atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau
badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang jenis lainnya. Merek
jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh
seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk
membedakan dengan jenis-jenis jasa lainnya.

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada
pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu
tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin
kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Selain merek biasa (tunggal) dikenal pula dengan merek kolektif, yakni
merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama
yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-
sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Merek
juga bisa dialihkan dengan cara: 1. Pewarisan, 2. Wasiat, 3. Hibah, 4. Perjanjian,
5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Merek yang terdaftar mendapat perlindungan hukum selama 10 tahun dan

berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran. Merek dapat dimiliki oleh
satu orang atau lebih atau badan hukum. Hak merek dinyatakan eksklusif karena
hak tersebut hak yang sangat pribadi bagi pemiliknya dan diberi hak untuk
menggunakan sendiri atau memberikan izin kepada orang lain untuk
menggunakannya sebagaimana ia sendiri menggunakannya.

Pemberian izin ini biasanya disebut pemberian lisensi kepada orang lain
dalam jangka waktu tertentu dengan biaya yang sudah disepakati, dan
didaftarkan pula kepada Direktorat Merek untuk dicatat dalam Daftar Umum
Merek. Definis lisensi adalah izin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada
seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk
menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau
jasa yang didaftarkan.
 Adrian Sutedi S.H., M.H dalam buku Hak Atas Kekayaan Intelektual
menerangkan pencatataan itu dimaksudkan agar akibat hukum dari pengalihan
Hak Atas Merek terdaftar tersebut berlaku terhadap pihak-pihak yang
bersangkutan dan terhadap pihak yang ketiga. Pihak-pihak yang dimaksud
adalah pemilik merek dan penerima pengalihan atas merek. Sedangkan pihak
ketiga adalah yang menerima lisensi. Tujuan pendafataran itu juga untuk
mempermudah pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum.

B. Indikasi-geografis dan Indikasi-asal

1. Indikasi-geografis

Indikasi-geografis Indikasi-geografis dilindingi sebagai suatu

tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor
lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau
kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu
pada suatu barang yang dihasilkan. Dr. Ahmadi Miru dalam bukunya
Hukum Merek, Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek
menerangkan bahwa indikasi-geografis adalah suatu indikasi atau identitas
dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah
tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi, dan karakeristik
termasuk faktor alam dan manusia yang dijadikan atribut pada barang
tersebut.

Tanda yang digunakan sebagai indikasi-geografis dapat berupa

etiket atau label yang diletakkan pada barang yang dihasilkan. Sedangkan
tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata,
gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Agar mendapat perlindungan hak merek indikasi-geografis ini bisa

diajukan oleh:

1. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi

barang yang bersangkutan
 2. Lembaga yang diberi kewenangan atas barang tersebut

3. Pedagang yang menjual barang tersebut.

2. Indikasi-asal

Indikasi-asal dilindungi sebagai suatu tanda yang:

a. Menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor

lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau
kombinasi dari kedua faktor tersebut pada barang yang dihasilkan,
tetapi tidak didaftarkan; atau
b. Semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa

3. Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan

Menurut Undang-undang Merek Indonesia hal-hal yang tidak

boleh didaftarkan sebagai merek adalah:

1. Merek yang permohonannya diajukan atas dasar iktikad tidak baik

2. Merek yang bertentangan dengan moral, perundang-undangan, dan
ketertiban umum
3. Merek yang tidak memiliki daya pembeda
4. Tanda-tanda yang telah menjadi milik umum. Contohnya
terngkorak dan tulang bersilang sebagai tanda bahaya.

Permohonan merek juga ditolak jika:

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan
merek yang sudah terdaftar milik orang lain, atau sudah didaftarkan
terlebih dahulu dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa
yang sama.
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan
merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis.
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan
indikikasi geografis yang sudah dikenal
 4. Nama atau singkatan nama dan foto dari orang terkenal, atau badan
hukum, tanpa izin darinya.
5. Lambang-lambang negara, bendera tanpa izin dari pemerintah.
6. Tanda atau cap atau stempel resmi dari tanpa persetujuan tertulis
dari pihak yang berwenang.

C. Proses Pendaftaran Hak Merek

1. Pemeriksaan Subtantif
Direktorat Jendral selain memeriksa kelengkapan administratif
terhadap permohonan pendaftaran hak merek, juga melakukan
pemeriksaan subtantif yang diselesaikan dalam waktu paling lama
9 bulan.Pemeriksaan subtantif itu mengacu pada ketentuan Pasal
4, Pasal 5, dan Pasal 6, Undang-undang No.15 Tahun 2001
Tentang Hak Merek. Apakah merek yang terdaftar tersebut
diajukan oleh pemohon yang beriktikad baik atau merek tersebut
memenuhi unsur yang mengharuskan merek ditolak
pendaftarannya atau merek tersebut memang tidak dapat
didaftarkan.

2. Pengumuman Permohonan

Selanjutnya Direktorat Jenderal menyetujui permohonan

merek tersebut untuk didafatkan dan mengumumkan permohonan
tersebut dalam Berita Resmi Merek. Pengumuman tersebut
berlangsung selama 3 bulan dilakukan dengan:

a. Menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan

secara berkala oleh Direktorat Jenderal; dan/atau
b. Menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta
jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat
Jenderal.
 Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

a. nama dan alamat lengkap pemohon, termasuk kuasa apabila

permohonan diajukan melalui kuasa
b. kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi merek yang dimohon
peendaftarannya;
c. tanggal penerimaan
d. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama
kali, dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan hak
prioritas; dan

contoh merek. Termasuk keterangan mengenai warna, dan

apabila etiket merek menggunakan bahasa asing dan/atau angka
yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, harus
menyertakan terjemahan dalam bahasa Indonesia.
3. Keberatan dan Sanggahan

Selama jangka waktu pengumuman, setiap pihak dapat

mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal
atas permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.
Keberatan tersebut dapat diajukan apabila terdapat alasan yang
cukup disertai bukti bahwa merek yang berdasarkan Undang-
undang Merek tidak dapat didaftarkan atau harus ditolak.

Dalam hal keberatan pihak tertentu, Direktorat Jenderal

dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal
penerimaan keberatan mengirimkan Salinan surat yang berisikan
keberatan tersebut kepada pemohon atau kuasanya.

Pemberian kesempatan kepada setiap pihak untuk mengajukan

keberatan atas permohonan pendaftaran merek, menunjukkan
bahwa bbukan hanya pemilik merek terdaftar yang dapat
mengajukan keberatan atas suatu permohonan pendaftaran merek,
 tetapi siapa saja yang berpendapat bahwa merek yang dimohonkan
pendaftaran tersebut harusnya ditolak atau tidak dapat sebagai
merek.

4. Pemeriksaan Kembali
Pemeriksaan kembali oleh Direktorat Jenderal dilakukan jika ada
pihak- pihak yang keberatan, atau si pemohon menyanggah
penolakan pendaftaran merek. Hal ini dilakukan sebagai bahan
pertimbangan bagi Direktorat Jenderal untuk menerima atau menolak
pendaftaran hak merek.

Sertifikat merek dapat diberikan tanpa pemeriksaan kembali jika:

a. Tidak ada keberatan pada saat pengumuman; atau

b. Keberatan tidak diterima

Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud di atas memuat:

c. Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang didaftar;

d. Nama dan alamat lengkap kuasa, dalam hal permohonan
diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal di luar negeri dan
yang menggunakan hak prioritas;
e. Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan
f. Nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali
apabila permohonan tersebut diajukan dengan hak prioritas.
g. Etiket merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai
macam warna apabila merek tersebut menggunakan unsur warna
dan apabila merek meggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain
huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam
bahasa Indonesia, harus menyertakan terjemahannya dalam bahasa
Indonesoa, huruf Latin, dan angka yang lazim digunakan dalam
bahasa Indonesia serta cara ucapannya dalam ejaan Latin
 h. Nomor dan tanggal pendaftaran
i. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang mereknya didaftar ;
dan
Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek.

5. Permohonan Banding

Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan

permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan
mengenai hal-hal subtantif. Banding tidak dapat diminta karena alasan
lain, misalnya karena dianggap ditariknya kembali permohonan.
Permohonan banding diajukan.
secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi
Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat
Jenderal dengan dikenai biaya.

Permohonan banding yang diajukan tersebut menguraikan

secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan
sebagai hasil pemeriksaan subtantif.

D. Penyelesaian Kasus Merek dan Sangsinya

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap

pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan, untuk barang
atau jasa yang sejenis, yaitu:

a. Gugatan ganti rugi, dan/atau;

b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan menggunakan
merek tersebut.

Yang dimaksud dengan ‘persamaan pada pokoknya’ adalah

kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol
antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan
kesan adanya persamaan baik menggunakan bentuk, cara penempatan,
cara penulisan, kombinasi antara unsur-unsur, ataupun persamaan
bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut.

Syarat mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan Niaga:

a. Pemohon melampirkan bukti kepemilikan merek; yang berupa

Sertifikat Merek, tetapi dalam hal pemohon penetapan sementara
adalah penerima lisensi, bukti tersebut dapat berupa surat
pencatatan perjanjian lisensi
b. Pemohon melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas
terjadinya pelanggaran merek
c. Keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang
diminta, dicari, dikumpulkan, dan diamankan untuk keperluan
pembuktian, yaitu keterangan yang berupa uraian jenis barang atau
jenis jasa yang diduga sebagai produk hasil pelanggaran merek.
d. Adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan
pelanggaran merek akan dapat dengan mudah menghilangkan
barang bukti.
e. Pemohon membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank.
Besarnya jaminan ini sebanding dengan nilai barang atau nilai jasa
yang dikenai penetapan sementar.

Dalam hal ini pemegang lisensi merek juga bisa mengajukan

gugatan, baik secara sendiri, maupun secara bersama-sama.

Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah

kerugian yang lebih besar, atas permohonan penggugat, hakim dapat
memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran,
dan/atau jasa yang menggunakan tanpa hak merek tersebut. Si tergugat
juga diminta oleh pengadilan untuk menyerahkan barang atau nilai
sampai adanya putusan pengadilan yang tetap.
 Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat
meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan
sementara, yakni: a. pencegahan barang yang berkaitan dengan hak
merek, b. menyimpan alat bukti yang berkaitan dengan merek tertentu.
Selain penyelesaian sengketa di pengadilan, para pihak bisa
menyelesaikan sengketa yang telah diatur dalam Undang-undang
Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa, yaitu: a. arbitrase, b. konsultasi, c. mediasi, d. konsiliasi;
atau, f. penilaian ahli.

E. Penyidikan Kasus Merek

Selain penyidik dari kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil

tertentu di Direktorat Jenderal juga diberi wewenang khusus sebagai
penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang merek.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang

sebagai berikut:

a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan

dengan tindak pidana di bidang merek
b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang
diduga melakukan tindak pidana di bidang merek berdasarkan
aduan tersebut pada huruf a

c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan

hukum sehubungan denga tindak pidana di bidang merek.
d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen
lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek;
e. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang merek.
 Hasil penyidikan tersebut dilaporkan kepada penyidik
polisi, dan kepada Penuntut Umum melalui penyidik polisi,
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor
8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:

a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dari kepolisian

memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil dan
memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan
b. Dalam hal suatu peristiwa patut diduga merupakan tindak
pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil
dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada
penuntut umum, penyidik pegawai negeri sipil melaporkan hal itu
kepada penyidik dari kepolisian.
Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik
pegawai negeri sipil, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya
kepada penuntut umum melalui penyidik dari kepolisian.

F. Tindak Pidana Merek

Tindak pidana merek diatur dalam Pasal 100 Undang-undang Nomor 20

Tahun 2015 Tentang Merek, sebagai berikut: Ayat 1: Setiap Orang yang
dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya
dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis
yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Ayat 2: Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang
mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak
lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
 Pada Pasal 100 ayat 1 penegertian dari “sama pada keseluruhan” adalah
merek yang digunakan oleh orang yang yang tidak berhak tersebut, memang
persis sama dengan merek yang sudah terdaftar. Sedangkan pada Pasal 100
ayat 2 pengertian dari “sama pada pokoknya” adalah merek yang digunakan
oleh pihak yang tidak berhak tersebut ialah tidak persis sama dengan merek
yang telah terdaftar, tetapi tetap dapat menyesatkan konsumen.

Undang-undang merek juga mengatur tindak pidana terhadap pelanggaran

atas indikasi-geografis. Sebagaimana diatur dalam Pasal 101:

Ayat 1: Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang
mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik
pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan
barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Ayat 2: Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang
mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik
pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis denga
barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Tindak pidana yang dimaksud di atas merupakan delik aduan, yang mana
tindak pidana tersebut bisa diproses bilamana ada pihak yang melaporkan
karena kerugian atau menjadi korban tindak pidana tersebut.
 BAB III

PEMBAHASAN

A. Kasus Hukum Merek BMW

1. Profil Mobil BMW Asal Jerman

Mobil BMW atau singkatan dari Bayerische Motoren Werke, dan versi inggrisnya
Bavarian Motor Works, bermula pada tahun 1913. Karl Fredrick Rapp mendirikan Rapp
Motoren Week, sebuah perusahaan yang berfokus pada pembuatan motor di Munich,
Jerman.

Saat itu Rapp memulai dengan usaha mesin pesawat terbang, dan sempat
mengalami sakit. Perusahaan Rapp tersebut dikembangkan lagi oleh putranya
yang bernama Gustav Otto. Otto lebih berfokus dalam pengembangan usaha
bidang pembangunan lapangan pesawat terbang kecil. Dia membawa kesuksesan
“Gustaf Flugmanschinefabrik” pada usahanya.

Pada tahun 1916, Karl Fredrick Rapp mengundurkan diri dari perusahaan
Rapp- Motoren Werk karena soal keuangan. Sebelumnya, perusahaan itu
bekerjasama dengan Austro Daimler asal Amerika untuk memenuhi permintaan
pembuatan mesin Aero V12 karena tidak mendapatkan izin penerbitan (under
lisensi) yang menimbulkan permasalahan.

Lalu perusahaan Rapp Motoren Werk diambil alih oleh warganegara

Austria, Franz Joseff Popp dan Max Fritz. Perusahaan Otto, Gustav
Flugmaschinefabrik, menggabungkan diri ke Rapp Motoren Werk, dan
penggabungan kedua perusahaan tersebut menjadi BWM AG di tahun 1918. Ag
dalam bahasa Jermannya adalah aktiengesellchaft, yang artinya saham
perusahaannya diperjualbelikan di pasar saham.

Dan pada tahun 1928 sampai 1930-an BMW AG mulai melahirkan BMW
seri 303 bermesin 6 silinder dengan kapasitas 1200cc. Pada era awal tahun1950
sampai 1963, BMW memproduksi seri 502 dengan menggunakan mesin 8
slinder dengan kapasitas 2600cc.
 Perusahaan mobil itu terus memproduksinya sampai sekarang dengan
tekhnologi yang semakin canggih sesuai pada zamannya. Di tahun 2018,
setidaknya BMW memamerkan produk terbarunya di Indonesia International
Motor Show (IIMS). Di antaranya seperti BMW X3, yang baru diluncurkan
bulan April lalu, dan juga ada BMW 320i Luxury, BMW 330i M Sport, BMW
440i Coupé M Sport, BMW 530i Luxury.

Selanjutnya BMW 520i Luxury, BMW 740Li, BMW M4 Coupé, BMW

X1 sDrive18i xLine, BMW X5 xDrive35i xLine, dan BMW X6 xDrive35i M
Sport Edition.

BMW juga sudah didaftarkan di Jerman sejak tahun 1929, dan terus
diperpanjang sampai 28 Februari 2019 untuk barang di kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 dan 42 termasuk, dan tidak terkecuali di
Jerman, Jepang, Hong Kong, India, Filipina, Thailand, Turki, Komunitas Eropa
(OHIM), dan negara-negara lainnya.

Pendaftaran pertama merek BMW di Jerman terdaftar di bawah

Pendaftaran Nomor 410579 pada 15 November 1929 dan berlaku hingga 28
Februari 2019 untuk barangbarang di Kelas 07 dan 12. Pendaftaran pertama
untuk BMW LOGO di Jerman setidaknya sejak tahun 1917, (Keterangan dari
keputusan Mahkamah Agung).
Logo BMW (Bayerische Motoren Werke) | Foto dari Wikipedia.org.

Logo BMW dipercaya berkaitan erat dengan produksi mesin-mesin

pesawat. Logo tersebut terdiri dari empat bagian seperempat lingkaran berwarna
putih dan biru secara bergantian. Hal tersebut merupakan representasi
bergaya/artistik dari suatu baling-baling pesawat yang berputar pada langit biru
yang cerah. Warna putih dan biru juga merupakan warna tradisional dari
Bavaria, yang secara geografis merupakan negara bagian terbesar Jerman,
(keterangan dari Mahkamah Agung).

2. Profil Pakaian BMW (Body Man Wear) Asal Indonesia

Sedangkan BMW (Body Man Wear) yang dimiliki Henrywo Yuwijono asal
Indonesia adalah sebuah merk yang memproduksi pakaian, seperti kemeja, kaos,
celana jins, sampai celana dalam. Perusahaan yang dimiliki oleh warga Muara
Karang, Penjaringan, Jakarta Utara tersebut telah pengajuan pendaftaran
mereknya sejak tanggal 3 Mei 2002, dengan nomor pendaftaran IDM000016513.

Dan tanggal pendaftaran mereknya 17 September 2004 di kelas 25: yaitu

pakaian pria/wanita, anak-anak dan bayi, pakaian pengantin, gaun pesta, pakaian
olah raga,pakaian muslim, baju koko, tunik, gamis, baju/celana renang, pakaian
dalam pria/wanita, anak-anak dan bayi, celana dalam pria/wanita, anak-anak dan
bayi, celana panjang/pendek, celana/baju senam, baju-baju kaos, kaos singlet,
kaos oblong, T-shirt, bretel, syal, kerudung, mukena, kimono tidur, kimono
mandi, jas, rompi, jacket, sweater, jas hujan, rok dalam, underok, kutang wanita
(BH), cadar, korset, sarung-sarung tangan, sarung tangan bayi, popok bayi dari
bahan tekstil, gurita-gurita, gurita bayi, dasi, topi, ikat pinggang, kaos kaki, kaos
kaki bayi, ikat kepala, ikat pergelangan tangan, pelindung lutut, sepatu, sepatu
olahraga, sepatu bayi, sandal, sepatu sandal, sepatu bot, sol sepatu.
 Hangtag dan logo BMW (Body Man Wear) pada salah satu produknya | Foto dari
http://grosir-jeans.blogspot.co.id/p/boss-bmw.html

3. BMW Mobil Menggugat BMW Pakaian

Tanggal 10 Desember 2013, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

mengabulkan gugatan Bayerishce Motoren Werke (BMW) asal Jerman terhadap
merek pakaian Bayerishce Motoren Werke (BMW) Indonesia. “Mengabulkan
gugatan penggugat seluruhnya,” ujar ketua majelis hakim Gosen Butar Butar,
Selasa, 10/12/2013, (Kontan.co.id).

Majelis hakim memutuskan amarnya berdasarkan pertimbangan bahwa

BMW milik penggugat terbukti sebagai merek terkenal di dunia. Sedangkan
BMW asal Indonesia, Henrywo Yuwijono (tergugat), mendaftarkan merek Body
Man Wear (BMW) dengan iktikad tidak baik. Mendompleng nama BMW yang
sudah terkenal di berbagai negara di dunia tersebut.
Dikutip dari Mahkamahagung.go.id, Merek mobil BMW dikenal
masyarakat dunia bisa diukur dari peringkat perusahaan 100-besar dari daftar
FORTUNE GLOBAL 500. Merek BMW tersebut berada di peringkat 12 dalam
daftar peringkat 100 teratas dari Merek Global Terbaik oleh Interbrand.
 Untuk memenuhi syarat berada dalam peringkat ini, berikut adalah
kriteria miminum yang harus dipenuhi: untuk memenuhi syarat, suatu merek
harus berada pada setidaknya di tiga benua utama, dan harus memiliki lingkup
geografis yang luas dalam pasar-pasar berkembang dan baru.

Tiga puluh persen dari pendapatan harus berasal dari luar negeri, dan tidak
lebih dari lima puluh persen dari pendapatan harus berasal dari salah satu benua
manapun. Dengan demikian, posisi yang dimiliki BMW di peringkat Merek
Global Terbaik/Global Best Brand memastikan keterkenalannya di seluruh
dunia. Hal ini berarti bahwa huruf BMW dapat langsung dikenali oleh hampir
semua orang berkaitan dengan usaha yang dimiliki penggugat.

Walaupun di lain kelas, Body Man Wear (BMW) di kelas 25, sedangkan
Bayerishce Motoren Werke (BMW) di kelas 07 dan 12, hakim menilai merek
Body Man Wear memiliki persamaan pada pokok BMW asal Jerman tersebut.

1. Cara penyebutan dari huruf BMW, yang merupakan unsur dominan

pada merek milik Tergugat adalah identik dengan merek-merek
BMW dan LOGO BMW milik Penggugat;
2. Tampilan secara visual dari merek-merek milik Tergugat adalah
sama pada pokoknya dengan tampilan secara visual dari BMW dan
LOGO BMW milik Penggugat;
3. Kesan keseluruhan dari merek-merek Tergugat adalah sangat mirip
dengan Merek-merek BMW dan LOGO BMW milik penggugat.
Ketetapan itu berdasarkan Undang-undang No.15 Pasal 6 Ayat 1 Tahun
2001 Tentang Hak Merek, yang berbunyi: Permohonan harus ditolak oleh
Direktoral Jenderal apabila merek tersebut: a. mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar
terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; b. mempunyai persamaan
pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik
pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenisnya, c. mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi- geografis yang sudah dikenal.
 4. BMW Pakaian Mengajukan Eksepsi

Tak terima dengan keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pihak

tergugat (BMW: Body Man Wear) bersama kuasa hukumnya Ruly Johari
melakukan eksepsi (pembelaan). Dalam eksepsinya tersebut gugatan dari
penggugat sudah kadaluarsa:

 Merek BMW Body Man Wear Daftar Nomor IDM000016513

dan Merek Logo Daftar Nomor IDM000181631 milik Tergugat
masing- masing terdaftar sejak tanggal 3 Mei 2002 dan tanggal
5 Juli 2005 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk
dalam kelas 25;

 Sementara itu gugatan pembatalan pendaftaran merek-merek

milik Tergugat seperti tersebut di atas baru diajukan oleh
Penggugat ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 1
Agustus 2013;

 Dengan demikian gugatan pembatalan pendaftaran Merek BMW

Body Man Wear Daftar Nomor IDM000016513 dan Merek
Logo Daftar Nomor IDM000181631 milik Tergugat diajukan
setelah 5 tahun sejak tanggal mulai berlakunya perlindungan
Merek BMW Body Man Wear dan merek Logo milik Tergugat
tersebut, sehingga gugatan pembatalan merek ini telah
kadaluwarsa, sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1)
Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang
menyebutkan: “Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya
dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal
pendaftaran Merek”;

 Jika Penggugat mendalilkan dapat mengajukan gugatan

 pembatalan pendaftaran merek ini tanpa batas waktu (sesuai
ketentuan Pasal 69 ayat
 (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek),
dengan alasan Tergugat telah beritikad tidak baik dalam
mengajukan permintaan pendaftaran Merek BMW Body Man
Wear dan merek Logo tersebut, hal tersebut tidak berdasar
hukum dan mengada-ada;
 Adapun argumen dan dalil-dalil hukum yang menunjukkan
tidak adanya itikad buruk dari Tergugat dalam mengajukan
pendaftaran Merek BMW dan merek Logo akan Tergugat
uraikan dalam jawaban bagian pokok perkara;
 Berdasarkan hal-hal tersebut, maka sudah selayaknya Majelis
Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima, karena telah kadaluwarsa,
sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat(1) Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
“Lagi pula pengajuan pembatalan merek itu sudah melebihi batas waktu
menurut undang-undang, yaitu dalam jangka waktu 5 tahun," ujar Ruly, dikutip
dari Beritagar.id.

5. Keputusan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung membacakan amar keputusannya nomor 79 K/ Pdt.Sus-

HKI/2014 tanggal 27 Oktober 2014 sebagai berikut:
 Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HENDRYWO
YUWIJOYO (Henrywo Yuwijoyo Wong) tersebut;
 Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 10
Desember 2013;
 Mengadili Sendiri:

 Menolak gugatan Penggugat;

 Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

6. BMW (Bayerishce Motoren Werke ) Mengajukan Peninjauan

Kembali Tapi Ditolak

Permohonan Peninjauan Kembali (PK) oleh BMW dengan alasan:

Kekhilafan Judex Juris dan atau kekeliruan yang nyata dalam mengabaikan
secara total itikad tidak baik Termohon Peninjauan Kembali/semula Tergugat
dan tidak memberikan pertimbangan apapun atas dasar hukum pengajuan
gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek yang mana hal
ini merupakan pelanggaran atas hukum pembuktian dan hukum acara.
Upaya melakukan Peninjauan Kembali oleh BMW itu teryanya tidak
diterima oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada tanggal 11 Mei 2016,
berikut keputusannya:
 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya
perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan
kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Majelis beralibi gugatan pembatalan merek itu tidak diterima karena
barang yang disengketakan tidak sejenis. Mahkamah berargumen bahwa hingga
hari ini belum ada Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut dari Pasal 6
ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, (beritagar.id).
Dan BMW (Body Man Wear) yang dimiliki oleh Henrywo Yuwijono kini sudah
bisa bernapas lega, juga melanjutkan produksinya karena ia sudah memenangkan
kasus merek dengan BMW (Bayerische Motoren Werke) asal Jerman.
 BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kemenangan kasus hukum merek BMW (Body Man WearI pakaian asal
Jakarta dari penggugatnya BMW (Bayerische Motoren Werke) mobil asal
jerman itu dikarenakan hakim menolak Peninjauan Kembali yang diajukan
penggugat. Dan untuk pembatalan hak merek yang dipegang oleh BMW pakaian
itu sudah kadaluarsa, yakni lebih dari 5 tahun. Hal ini pula yang menjadi
pertimbangan majelis hakim. Selain itu juga soal pendaftaran kelas merek, BMW
(Body Man Wear) mendaftarkan mereknya di kelas 25, yakni kelas pakaian dan
lain-lain, sedangkan BMW (Bayerische Motoren Werker) di kelas yang berbeda.
Hal yang paling penting juga soal asas hukum merek, yakni first to file, not
first to use, maksudnya adalah mengutamakan siapa yang pertama kali
mendaftar, bukan siapa yang pertama memakai. Jika dilihat kapan
pendaftarannya, maka BMW (Body Man Wear) sudah mengajukan hak
mereknya pada tanggal 3 Mei2002.
BMW (Bayerische Motoren Werker) pendaftaran merk di kelas 25
(pakaian, alas kaki, dan penutup kepala) pada 1 Agustus 2003 dengan nomor
permohonan D002003020151.

A. SARAN

Penyusun menyadari masih banyaknya kekurangan dari makalah hukum

merek ini. Mulai dari materi merek, data-data, dan informasi-informasi terkait
kasus hukum merek antara BMW (Body Man Wear) dengan BMW ((Bayerische
Motoren Werker). Untuk itu pula penyusun membuka pintu selebar-lebarnya atas
saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan tugas-tugas makalah
selanjutnya.
 DAFTAR PUSTAKA

1. Dr. Ahmadi, S.H., M.S, Hukum Merek, Cara Mudah Mempelajari

Undang-undang Merek, Rajagrafindo Persada, 2005
2. Leden Marpaun, S.H., Tindak Pidana Terhadap Hak Atas
Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, 1996
3. Adrian Sutedji, S.H., M.H., Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar
Grafika, 2013
4. Taryana Soenandar, S.H., Hak Perlindungan HAKI
(Hak Milik Intelektual) di Negara-negara Asean, Sinar
Graffika, 2017
5. Undang-undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek
6. https://pdki-indonesia.dgip.go.id
7. Mahkamahagung.go.id (Diakses tanggal 7 Mei 2018)
8. beritagar.id/artikel/mahkamah agung/baju-bmw-penjaringan-
kalahkan- mobil-bmw-dalam-sengketa-merek-di-ma (Diakses
tanggal 7 Mei 2018)
9. http://nasional.kontan.co.id/news/bmw-batalkan-merek-pakaian-
body- man-wear (Diakses tanggal 7 Mei 2018).