Artis Gugat Pembatalan Merek yang Telah Terdaftar atas Nama Pengusaha

Telah terdaftarnya merek ‘Bensu’ milik Jessy Handalim sebagai pemilik kedai Bengkel Susu, berdampak
pada tertahannya pendaftaran perlindungan merek ‘Geprek Bensu’ milik Ruben Onsu selama 1 tahun.

Sejak 3 September 2015 lalu, Jessy Handalim, pemilik kedai Bengkel Susu (Bensu) terdaftar dan
dilindungi sebagai pemegang hak eksklusif merek Bensu dengan nomor IDM000622427 berdasarkan
pangkalan data DJKI. Adapun Bensu milik Jessy tersebut terdaftar pada kelas barang 43 yang meliputi
perlindungan atas jasa bar, kafe, kantin, catering, penyewaan kursi, meja, taplak meja, peralatan terbuat
dari kaca, restoran, restoran swalayan, kafetaria, tempat makan yang menghidangkan kudapan,
penyewaan dispenser air minum.

Telah terdaftarnya merek Bensu milik Jessy tersebut, ternyata berdampak pada tertahannya pendaftaran
perlindungan merek ‘Geprek Bensu’ milik artis Ruben Onsu selama 1 tahun. Pengacara Ruben Onsu,
Minola Sebayang, menyebut lantaran ada kesamaan nama ‘Bensu’ dengan pemilik merek Bengkel Susu,
pendaftaran merek milik Ruben menjadi terhambat.

Padahal, katanya, pada Pasal 21 ayat 2 (a) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
jelas diamanatkan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) wajib menolak pendaftaran
merek jika merupakan nama atau singkatan nama dari orang terkenal.

“Jadi sudah 1 tahun ini terhambat, padahal proses daftar merek di undang-undang kan 6 bulan
harusnya,” kata Minola kepada hukumonline, Selasa (16/10).

Pasal 21:

Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

1. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan
hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
2. Selain kerugian karena tidak bisa mendaftarkan merek Bensu, Minola menyebut Ruben Onsu
juga berpotensi merugi karena nama baik dan materi. “Karena kan orang melihatnya kalau ada
apa-apa karena ada merek Bensu-nya itu dianggap Ruben Onsu, itu yang kita tidak mau,” kata
Minola.
3. Lantas apakah masih terbuka kesempatan bagi pemilik nama terkenal yang ‘keduluan’ oleh pihak
lain dalam pendaftaran merek tanpa adanya keberatan dalam masa pengumuman berita resmi
merek?

Berdasarkan penelusuran hukumonline, Pasal 14 UU Merek telah membuka kesempatan untuk

mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan ketika Menteri mengumumkan merek
yang sedang didaftarkan tersebut dalam Berita Resmi Merek.

Bagian Kelima
Pengumuman Permohonan

Pasal 14:

(1) Menteri mengumumkan Permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima
belas) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(2) Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlangsung selama 2 (dua) bulan.

(3) Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan secara berkala oleh Menteri
melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik.

Bagian Keenam

Keberatan dan Sanggahan

Pasal 16:

(1) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 setiap pihak dapat
mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan yang bersangkutan dengan
dikenai biaya.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup
disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-
Undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak.

(3) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lama 14
(empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, salinan surat yang berisikan keberatan
tersebut dikirimkan kepada Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 17:

(1) Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 kepada Menteri.

(2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2
(dua) bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri.

Karena baru mengetahui adanya pihak yang menggunakan singkatan nama terkenal kliennya, Minola
menyebut masih ada upaya lain untuk perlindungan singkatan nama terkenal yang belum terdaftar, yakni
melalui pasal gugatan pembatalan merek.
Berdasarkan penelusuran hukumonline, ketentuan soal gugatan pembatalan pendaftaran bisa ditemukan
pada Pasal 76 UU Merek yang gugatan pembatalannya diajukan kepada Pengadilan Niaga.

“Jadi kan memang ada mekanisme gugatan pembatalannya di Pengadilan Niaga, cuman orang banyak
keliru menganggap yang benar adalah siapa yang pertama kali mendaftarkan,” kata Minola.

Pasal 76:

(1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan
alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.

(2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.

(3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.

Untuk diketahui terkait masalah ini pada 25 September 2018, Ruben telah mengajukan gugatan
pembatalan merek ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dikutip dari Sistem
Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, gugatan ini terdaftar dengan nomor perkara
48/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst. Ada beberapa hal yang diinginkan Ruben Onsu atas
gugatan merek Bensu:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan singkatan nama Penggugat “BENSU” adalah singkatan nama orang terkenal.
3. Menyatakan Merek GEPREK BENSU milik Penggugat adalah Merek terkenal.
4. Menyatakan Penggugat sebagai pendaftar Merek “BENSU” yang beriktikad baik dan mempunyai
hak tunggal/khusus untuk memakai Merek tersebut.
5. Menyatakan Merek BENSU yang didaftarkan oleh Tergugat dengan Nomor IDM000622427 dalam
kelas 43 dibatalkan karena merupakan singkatan nama terkenal milik Penggugat.
6. Menyatakan Merek BENSU yang didaftarkan oleh Tergugat dengan Nomor IDM000622427 dalam
kelas 43 dibatalkan karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek GEPREK
BENSU Penggugat.
7. Menyatakan Merek BENSU yang didaftarkan oleh Tergugat dengan Nomor IDM000622427 dalam
Kelas 43 dibatalkan karena permohonannya diajukan atas dasar iktikad tidak baik.
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan Merek BENSU atas nama JESSY HANDALIM
dengan Nomor Pendaftaran IDM000622427 untuk Kelas 43, dengan mencoretnya dari Daftar
Umum Merek dan Berita Resmi Merek dengan segala akibat hukumnya.
9. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Hukumonline sudah berusaha menghubungi Direktur Merek DJKI Kementerian Hukum dan HAM,
Fathlurachman, untuk melakukan konfirmasi. Hanya saja, hingga berita ini ditayangkan belum ada
jawaban dari yang bersangkutan.
Konsultan sekaligus pengamat hukum kekayaan intelektual, Gunawan Suryo Murcito, menyebut biasanya
jika memang dalam pendaftaran suatu merek terdapat indikasi nama atau singkatan nama orang
terkenal yang bisa dibuktikan, maka pendaftaran merek itu akan ditolak oleh DJKI Kementerian Hukum
dan HAM.

Untuk mengetahui sejauhmana suatu nama atau singkatan nama itu bisa dikatakan terkenal, kata
Gunawan, pihak DJKI biasanya menggunakan data pembanding seperti menelusuri pada laman google,
atas pengetahuannya sendiri seperti nama itu sering digunakan artis di televisi.

“Pembuktian nama orang bisa dianggap terkenal banyak cara, misalnya dari dimuat di media massa,
sering dimuat atau misalnya pemain sinetron terkenal atau dari pembuktian sinetronnya banyak diputar
dan berapa lama dia berkiprah di situ dari bukti-bukti yang relevan,” kata Gunawan.

Pada praktiknya, Gunawan menyebut gugatan pembatalan merek oleh nama/singkatan nama orang
terkenal ini bukanlah yang pertama terjadi. Ia menyebut pernah ada kasus pelawak terkenal yang
mengajukan gugatan tersebut karena terhambat mendaftarkan mereknya yang telah digunakan orang
lain hingga akhirnya berhasil didaftarkan.

Akan tetapi, kata Gunawan, perlu ditekankan bahwa dalam kondisi pemeriksa tidak memiliki
pengetahuan tentang ‘keterkenalan’ singkatan nama itu maka pihak pemeriksa tidak bisa dikenakan
sanksi atas ketidaktahuannya. Untuk mengantisipasi hal itulah, mengapa dalam UU Merek diatur juga
mengenai ketentuan gugatan pembatalan.

Lantas jika memang terbukti pihak lawan beriktikad tidak baik mendompleng nama atau singkatan nama
orang terkenal tanpa izin, apakah bisa dikenakan sanksi kepada yang bersangkutan?

Terkait hal itu, Gunawan menyebut sanksinya hanya berupa pembatalan pendaftaran merek. Soalnya,
dalam doktrin HKI suatu merek yang sudah terdaftar tak bisa dikatakan telah melanggar hak kecuali saat
merek itu sudah dibatalkan, namun ia tetap menggunakannya.