TUGAS ANALISIS KASUS

MATAKULIAH HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Oleh:

Nama: Debora Belaria Nainggolan

NPM: B1A020091

Kelas: A

Dosen Pengampu:

Candra Irawan Dr., S.H., M.Hum.

Kiki Amaliah, S.H., M.H.

PT Terbit Financial Technology menggugat Gojek dan Tokopedia Rp. 2,08 Triliun atas
penggunaan merek 'GoTo' ke Pengadilan Niaga. Adapun gugatan hak merek ini sudah terdaftar
di pengadilan sejak Selasa, 2 November 2021 dengan nomor perkara 71/Pdt.Sus-
HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst.

Seperti diketahui merek GoTo muncul pasca merger antara Gojek dan Tokopedia yang resmi
diumumkan pada Senin (17/05/2021). Kolaborasi dua perusahaan ini merupakan kolaborasi
usaha terbesar di Indonesia.

Sengketa muncul karena pihak Terbit Financial menganggap merek “GOTO”, “goto”, dan “goto
financial” mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “GOTO” milik penggugat.
Dalam penelusuran Bisnis baik merek dagang GoTo versi PT Terbit Financial Technology
maupun GoTo dan GoTo Financial versi Gojek dan Tokopedia telah terdaftar di Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Merek GoTo versi Terbit Financial dengan kode IDM000858218 telah dimohonkan sejak
tanggal 10 Maret 2020 dan telah mendapatkan perlindungan hingga tanggal 10 Maret 2030.
Meski demikian, merek ini baru didaftarkan pada tanggal 25 Mei 2021.
Sementara merek GoTo versi Gojek dan Tokopedia dengan nomor pendaftaran IDM000903101
baru didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2021. Namun, sebenarnya merek tersebut sudah
dimohonkan pada tanggal 5 Maret 2021 dan telah mendapatkan perlindungan hingga 5 Maret
2031. Adapun merek GoTo Financial dengan nomor pendaftaran DID2021033887 baru
dimohonkan pada tanggal 18 Mei 2021. Saat ini merek tersebut sedang dalam proses
pemeriksaan substantif dan telah memperoleh perlindungan sejak tanggal tersebut.
ANALISIS KASUS

A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DI INDONESIA

Merek di Indonesia mendapat perlindungan hukum apabila sudah terdafatar, baik
secara preventif maupun secara represif. Perlu dipahami bahwa pendaftaran merek
memiliki masa berlaku yaitu 10 tahun dan dapat diperpanjang lagi dengan jangka waktu
yang sama. Maka dalam hal kasus mengenai Go To ini dapat diketahui bahwa PT Terbit
Financial Technology sudah lebih dahulu mendaftarkan merek pada tanggal 25 Mei 2020
dengan kode IDMOOO858218 dan mendapat perlindungan sampai tanggal 10 Maret
2030. Merek Go To oleh PT Terbit Financial Technology sudah memiliki perlindungan
terlebih dahulu dibandingkan dengan GoTo versi Gojek dan Tokopedia yang didaftarkan
pada tanggal 27 Oktober 2021 sekalipun itu dimohonkan pada 5 Maret 2021. Dalam hal
ini dapat diketahui bahwa pendaftaran merek sangatlah penting untuk mendapat
perlindungan merek. Alangkah pentingnya pendaftaran merek terlebih dahulu karena
akan mendapat hak dibandingkan dengan pihak yang belum mendaftarkan mereknya atau
telat mendaftarkan mereknya.

Perlindungan hukum terhadap merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2001 tentang Merek. Serta merek juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

bahwa Merek dapat diartikan sebagai tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-
huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang
memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
Dalam hal ini permasalahan mengenai Merek GoTo antara PT Terbit Financial
Technology dengan Gojek dan Tokopedia. Dalam hal sejauh yang diketahui bahwa
merek yang terlebih dahulu terdaftar serta memiliki nomor yang dapat menyatakan
bahwa merek tersebut adalah sah. Maka dalam hal ini dapat dikaitkan dengan 2 jenis
Perlindungan merek, yaitu;

a. Perlindungan Merek Preventif

Perlindungan hukum terhadap merek secara preventif yang terdapat pada Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dapat dilihat tepat pada pasal 4 dikatakan
bahwa merek tidak dapat di daftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon
yang beretikad tidak baik, pasal 5 dikatakan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila
merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini:

- Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas

agama, kesusilaan, atau ketertiban umum
 - Tidak memiliki daya pembeda
- Telah menjadi milik umum
- Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang
dimohonkan pendaftarannya,

Serta pada pasal 6 ayat 1 yang menyebutkan bahwa permohonan harus ditolak oleh
Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik

pihak lain yang sudah terdafatar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang
sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi
geografis yang sudah dikenal.

dan ayat 3 yang menyebutkan bahwa permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat
Jenderal apabila Merek tersebut:

a. Merupakan atau meyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang
dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau
symbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas
persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan
oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang
berwenang.

Dapat juga dilihat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1994 jo

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, ha katas merek adalah hak khusus yang
diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk
jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada
seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum atau
menggunakannya.

b. Perlindungan merek represif

Perlindungan merek represif lebih mengarah ke ketentuan pidana, yaitu pada

pasal 90 sampai dengan pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Undang-
Undang tentang merek.
 Pasal 90 mengatakan bahwa Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak
menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik
pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam Pasal 91 Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan

Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk
barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 92 (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda
yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang
yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah). (2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda
yang pada pokoknya dengan indikasigeografis milik pihak lain untuk barang yang
sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00
(delapan ratus juta rupiah). (3) Terhadap pencatuman asal sebenarnya pada barang
yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan
bahwa baranng tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi
berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 93 mengatakan bahwa Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak

menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa
sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang
atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 94 (1) mengatakan bahwa Barangsiapa memperdagangkan barang

dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut
merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal
92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau
denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

Pasal 95 mengatakan bahwa Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan detik aduan.
 Dalam hal ini apabila merek benar-benar dilindungi oleh hukum terutama
merek yang sudah didaftarkan terlebih dahulu.

B. Undang-Undang yang Memperbolehkan Mendaftar Merek yang Sama untuk Didaftarkan

di DJKI Kemenkumham.

Dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan
Indikasi Geografis. Tepat pada pasal 20 dan pasal 21 dapat dilihat ketentuan mengenai
merek.

Pada pasal 20 disebutkan bahwaMerek tidak dapat didaftar jika:

a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan,

moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa
yang dimohonkan pendaftarannya;

c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas,

jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan
pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang
dan/atau jasa yang sejenis;

d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat
dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;

e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau

f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Pasal yang lebih tepat mengenai permasalahan merek GoTo ini dapat dilihat pada
pasal 21 ayat 1, yang menyebutkan bahwa;

Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya

atau keseluruhannya dengan:

a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk
barang dan/atau jasa sejenis;
b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang
memenuhi persyaratan tertentu; atau
d. Indikasi Geografis terdaftar.
 Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal 21 ayat 1 ini yang disebutkan
dengan persamaan pada pokoknya yaitu terdapat kemiripan yang timbul karena suatu
unsur yang sangat dominan antara merek tersebut, yang dapat menimbulkan
persamaan dalam merek tersebut. Maka sejauh ini dapat dipahami bahwa bila pun
memiliki nama yang sama akan tidak ada masalah bila barang atau jasa tidak sama
atau tidak sejenis.
Maka dapat dipahami bahwa Merek GoTo Financyal memiliki perbedaan dengan
Merek GoTo versi Gojek dan Tokopedia. Dimana Merek GoTo Financyal bergerak
dalam hal penyediaan layanan pembayaran yang merupakan perusahaan digital yang
menyediakan platform perdagangan terpadu. Dan Merek GoTo versi Gojek dan
Tokopedia ini merupakan perusahaan dengan grup GoTo yang menghadirkan pilihan
barang dan jasa yang tidak tertandingi.
Jadi berdasarkan pasal 21 ayat 1 ini walaupun memiliki merek yang sama akan
tetap dapat diberikan perlindungan selama memiliki perbedaan terutama pada pasal
21 ayat 1 ini serta segala ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang yang
mengatur mengenai Merek.