Contoh Kasus :

Gambar disamping adalah produk ponsel yang pernah Berjaya beberapa waktu lalu.
Berikut informasi terkait produk tersebut.

1. Perusahaan Jepang, Somy, bekerja sama dengan sebuah perusahaan Swedia,

Erricss, dan menamai ponsel buatan perusahaan tersebut dengan nama Somy
Errics.
2. Terdapat beberapa keunggulan dari ponsel Somy Errics salah satunya
ketahanan baterai yang lebih awet dari ponsel sejenis. Ketahanan baterai
tersebut selain karena teknologi yang digunakan tetapi juga pemilihan bahan
pembuat baterai dan cara pembuatannya yang sampai saat ini menjadi rahasia
perusahaan.
3. Dalam ponsel tersebut dilengkapi dengan software komputer.
4. Bentuk dapat dibuka dan dilipat serta ukurannya yang tipis, dirancang agar
mudah dimasukan ke kantong

Pertanyaan :

Berdasarkan contoh kasus diatas, manakah bagian informasi yang menjelaskan

tentang Merk? Apabila terdapat produk sejenis yang memiliki kemiripan nama dan logo
dan duluan terdaftar di Ditjen KI Indonesia? Berikan analisis anda berdasarkan
peraturan perundang-undangan terkait

Jawaban :
Merek atau brand adalah suatu tanda atau simbol yang terdiri dari nama, istilah, gambar, logo,
lambang, desain atau kombinasi dari semua itu yang ditujukan untuk mengidentifikasi,
mendefinisi atau memberi identitas kepada suatu barang atau layanan (jasa) dari suatu penjual
serta membedakannya dari pesaing.

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis,
menyebutkan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-
angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda
dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang
sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang
atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain. Merek mengandung janji perusahaan untuk secara
konsisten memberikan ciri, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa informasi yang menjelaskan
tentang merk pada kasus adalah :

1. Logo/gambar/lambang yang tertera pada ponsel

2. Tulisan Somy Errics pada ponsel
3. Kombinasi warna yang melekat pada logo dan tulisan tersebut serta jenis tulisan yang
digunakan.

Perlu dipahami bahwa terdapat pengaturan tentang Merek yang tidak dapat didaftar
dan ditolak dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis (“UU 20/2016”) yang tercantum dalam Pasal 20 dan 21. Namun, untuk
menjawab pertanyaan Anda, kami mendasarkannya pada ketentuan yang ada di
dalam Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran
Merek (“Permenkumham 67/2016”), sebagai berikut:

Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya dengan:

a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain
untuk barang dan/atau jasa sejenis;
b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang
memenuhi persyaratan tertentu; atau
d. Indikasi Geografis terdaftar.

Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang

disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek
yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk,
cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan
bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Apabila Anda menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya atau mempunyai
persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar pada kelas barang dan/atau jasa
sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, maka Anda dapat dikenakan
ketentuan pidana dalam Pasal 100 ayat (1) dan (2) UU 20/2016 yaitu untuk sama pada
keseluruhannya pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp2 miliar, sementara untuk persamaan pada pokoknya berupa pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.
Selengkapnya simak artikel Jika Ada Kemiripan Merek dan Kesamaan Komposisi Pada
Produk Makanan.

Kriteria Penentuan Barang dan/atau Jasa yang Sejenis

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Permenkumham 67/2016, kriteria penentuan barang
dan/atau jasa sejenis dapat berupa barang dengan barang, barang dengan jasa, atau
jasa dengan jasa dengan ditentukan berdasarkan:

a. Sifat dari barang dan/atau jasa;

b. Tujuan dan metode penggunaan barang;
c. Komplementaritas barang dan/atau jasa;
d. Kompetisi barang dan/atau jasa;
e. Saluran distribusi barang dan/atau jasa;
f. Konsumen yang relevan; atau
g. Asal produksi barang dan/atau jasa.

Pasal 14 ayat (4) Permenkumham 67/2016 menjelaskan bahwa ketentuan mengenai

kelas barang dan/atau jasa berpedoman pada perjanjian Nice (Nice Agreement)
tentang Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk Pendaftaran Merek. Versi yang
berlaku untuk sekarang ini adalah versi tahun 2018 yang merupakan edisi ke 11.
Diakses dari laman WIPO - Nice Classification, terdapat 34 kelas barang dan 11 kelas
jasa.

Apabila Anda mengajukan pendaftaran Merek yang sama pada keseluruhannya atau
mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar pada kelas barang/jasa
yang tidak sejenis, undang-undang tidak melarangnya, kecuali terhadap Merek
terkenal.

Penolakan permohonan dilakukan berdasarkan Merek terkenal untuk barang dan/atau

jasa yang tidak sejenis harus memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tertentu
meliputi:

a. Adanya keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek terkenal
terhadap Permohonan; dan
b. Merek terkenal yang sudah terdaftar.
Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan
berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU
20/2016.

Sumber :

https://e-journal.uajy.ac.id/8869/3/2MM02054.pdf

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pendaftaran-merek-yang-sama-dengan-merek-terkenal-untuk-
kelas-barang-yang-berbeda-lt5a4a1655f16a2/